Bundespatentgericht: 27 W (pat) 506/17 vom 21.05.2019

27. Senat

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Tenor

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke IR 1 046 870

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch die Richterin Werner als Vorsitzende und die Richter Schwarz und Paetzold auf die mündliche Verhandlung vom 21. Mai 2019

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

2. Der Beschwerdeführerin werden die durch den Termin vom 21. Mai 2019 entstandenen außergerichtlichen Kosten der Beschwerdegegnerin auferlegt. Im Übrigen trägt jede der Beteiligten ihre Kosten selbst.

Entscheidungsgründe

I.

1

Gegen die Schutzerstreckung der am 25. September 2008 in der Ukraine basisregistrierten, am 22. April 2010 international und am 9. September 2010 in dem vom Deutschen Patent- und Markenamt geführten Markenregister für Waren und Dienstleistungen der Klassen 01, 02, 03, 41 und 43 registrierten (schwarz / weiße) Wort- / Bildmarke IR 1 046 870

Abbildung

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hat die Beschwerdegegnerin Widerspruch erhoben (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG) aus ihrer am 29. Juli 2009 eingetragenen (bis 20. Oktober 2028 verlängerten) Unionswortmarke EM 007 326 846

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KODi

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eingetragen neben Waren der Klassen 02 und 16 u. a. auch für folgende Dienstleistungen der

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Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen von Einzelhandelsgeschäften und Großhandelsverkaufsstellen, nämlich das Zusammenstellen und die Präsentation von Waren und Dienstleistungen aus den Bereichen … Reinigungs- und Pflegemittel, … Drogerie, … Schönheit und Körperpflege, …; Dienstleistungen von Einzelhandelsgeschäften und Großhandelsverkaufsstellen, nämlich das Zusammenstellen von Waren aus den vorgenannten Bereichen (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern und Abnehmern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern; Zusammenstellen von Waren aus den vorgenannten Bereichen (ausgenommen deren Transport) mit Hilfe elektronischer Medien für Dritte, um den Verbrauchern und Abnehmern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern.

6

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 3 (internationale Registrierung), hat den Widerspruch mit Beschluss vom 2. Februar 2016 teilweise zurückgewiesen und im Übrigen der angegriffenen international registrierten Marke IR 1 046 870 den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland für folgende Waren der Klasse 3 (insgesamt) und Dienstleistungen der Klassen 41 und 44 (teilweise) verweigert:

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Klasse 03: Breath freshening sprays; amber (perfume); colorants for toilet purposes; bergamot oil; eyebrow cosmetics; eyebrow pencils; astringents for cosmetic purposes; petroleum jelly for cosmetic purposes; cosmetic preparations for baths; bath salts, not for medical purposes; cotton wool for cosmetic purposes; cotton sticks for cosmetic purposes; skin whitening creams; bleaching preparations (decolorants) for cosmetic purposes; cosmetic preparations for slimming purposes; cosmetic preparations for eyelashes; false eyelashes; adhesives for affixing false eyelashes; hair colorants; hair lotions; hair waving preparations; make-up; make-up preparations; make-up removing preparations; lipsticks; disinfectant soap; deodorants for personal use; deodorant soap; depilatories; depilatory wax; depilatory preparations; scented water; scented wood; extracts of flowers (perfumes); ethereal essences; essential oils; potassium hypo chloride; jasmine oil; greases for cosmetic purposes; aromatics (essential oils); ionone (perfumery); bases for flower perfumes; essential oils of cedar wood; adhesives for affixing false hair; adhesives for cosmetic purposes; cosmetics; make-up powder; beauty masks; cosmetic kits; cosmetic creams; cakes of toilet soap; lavender water; lavender oil; incense; hair spray; nail polish; essential oils of citron; polishing lipsticks; polishing wax; medicated soap; lotions for cosmetic purposes; tissues impregnated with cosmetic lotions; after-shave lotions; mint for perfumery; mint essence (essential oil); make-up preparations; make-up removing preparations; almond oil; almond soap; almond milk for cosmetic purposes; soap; cakes of toilet soap; soap for foot perspiration; antiperspirant soap; cleansing milk for toilet purposes; musk (perfumery); neutralizers for permanent waving; nail polish; nail care preparations; false nails; fumigation preparations (perfumes); eau de Cologne; cosmetic pencils; oils for perfumes and scents; oils for cosmetic purposes; oils for toilet purposes; perfumery; perfumes; pumice stone; hydrogen peroxide for cosmetic purposes; pomades for cosmetic purposes; sunscreen preparations; sunscreen preparations; potpourris (fragrances); talcum powder, for toilet use; cotton sticks for cosmetic purposes; terpenes (essential oils); rose oil; toilet water; mascara; cosmetic dyes; shampoos; cosmetic preparations for skin care,

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Klasse 41: Arranging and conducting of workshops (training); educational services; arranging and conducting of seminars; arranging of beauty contests; correspondence courses; educational services; educational services; practical training (demonstration),

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Klasse 44: Manicuring; beauty salons; hairdressing salons.

Zur Begründung ist ausgeführt, zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke sei die Gefahr von Verwechslungen im Sinne der §§ 119, 124, 114, 43 Abs. 2 S. 2., 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 26, 125 b MarkenG i. V. m. Art. 15 GMV, Art. 5 PMMA, Art. 6 quinquies B PVÜ zu befürchten. Auf das zulässige Bestreiten der Inhaberin der angegriffenen Marke habe die Widersprechende die Benutzung der Widerspruchsmarke für den Großteil der beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 in dem für § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG (§§ 124, 116 Abs. 1, 43 Abs. 1 Satz 2, 26 MarkenG, 115 Abs. 2 MarkenG, Art. 15 GMV, Art. 5 PMMA) maßgeblichen Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch gemäß § 26 MarkenG, Art. 15 GMV, vorliegend von Februar 2011 bis Februar 2016, ausreichend glaubhaft gemacht.

Dass die Widerspruchsmarke in abgewandelter Form auf der Schauseite des Geschäftslokals angebracht worden sei, wie es auf der eingereichten Fotografie zu sehen sei (s. die Fotografie eines Geschäftslokals) und in dieser Form auch auf Prospekten verwendet werde, sei unschädlich. Bei einer für Einzelhandelsdienstleistungen eingetragenen Marke stelle einerseits nur ein branchenübliches wirtschaftliches Handeln eine rechtserhaltende Benutzung dar, andererseits genüge ein solches Handeln auch für eine Anerkennung als Benutzung. Für „Dienstleistungen eines Einzelhändlers“ seien die für sonstige Dienstleistungen anerkannten Verwendungsformen in Betracht zu ziehen. Angesichts der Unkörperlichkeit von Dienstleistungen beziehe sich eine Benutzung von Dienstleistungsmarken beispielsweise auf die Anbringung der Marke auf Geschäftsräumen, auf Werbemaßnahmen oder auf einen markenmäßigen Einsatz von Unternehmenskennzeichnungen. Dabei beschränke sich die in der Klasse 35 genannten „Dienstleistungen eines Einzelhändlers“ auf spezifische Tätigkeiten, die von Einzelhändlern in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Vertrieb von Waren fremder Produktion erbracht würden und mit denen er im direkten Wettbewerb zu anderen Einzelhändlern stehe, nicht jedoch auf Dienstleistungen wie beispielsweise „Reisevermittlung“ oder „Vermittlung von Versicherungsverträgen“. In der eidesstattlichen Versicherung seien als Gegenstand der Einzelhandelsdienstleistungen, unter den Oberbegriff „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ zu subsumierenden Waren „Haarspray, Schaumfestiger, Stylinggel, Haarwasser, Spülung, Shampoo, After-Shave, Rasierschaum, Rasiergel, Deo, Badezusätze, Duschgel, Seife, Zahncreme, Mundwasser, Gebissreiniger, Haftcremes, Massageöl, Körperlotionen, Hautsalbe, Peelingcreme, Lippenpomaden, Handcremes, Hautcremes, Nagellackentferner“ genannt. Sie seien nicht selbst als Waren im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke aufgeführt und auch nicht über die Einzelhandelsdienstleistungen der Klasse 35 als Waren geschützt, ebenso nicht wie deren Vertrieb. Und in den Prospektkopien aus den Jahren 2010, 2011, 2012 und 2013 seien auch „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ verschiedener Anbieter genannt, die Gegenstand des Einzelhandels seien, beispielsweise Rasierschaum, Deo, Badezusätze, Duschgel, Seife, Zahncreme und Hautcremes. Die Umsätze in 230 Warenhäusern im Bundesgebiet, schwerpunktmäßig in Nordrhein-Westfalen, in den Jahren 2010, 2011, 2012 und 2013, die einen ausreichenden Teil des Benutzungszeitraums abdeckten, für den Einzelhandel mit den oben aufgeführten unter den Oberbegriff „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ zu subsumierende preisgünstige Waren des täglichen Bedarfs seien mit jeweils über … Euro angegeben und für

das Jahr 2014 für letztgenannte Waren deutlich über … EUR.

Nach Form, Zeitraum, Umfang und Ort spreche dies insgesamt gesehen unter Berücksichtigung der erweiterten Minimallösung für eine ernsthafte Benutzung der „Einzelhandelsdienstleistungen von Einzelhandelsgeschäften, nämlich das Zusammenstellen und die Präsentation von Waren und Dienstleistungen aus dem Bereich der Mittel zur Schönheit und Körperpflege; Dienstleistungen von Einzelhandelsgeschäften, nämlich das Zusammenstellen von Waren aus dem Bereich der Mittel zur Schönheit und Körperpflege (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern und Abnehmern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern“. Demgegenüber sei die Benutzung für die Waren der Klassen 2 und 16 ebenso wenig wie die Benutzung weiterer Dienstleistungen der Klasse 35 ausreichend glaubhaft gemacht.

Da bei bestrittener Benutzung der Widerspruchsmarke nur Waren bzw. Dienstleistungen zu berücksichtigen seien, für die die Benutzung glaubhaft gemacht bzw. nachgewiesen sei, seien den genannten, nachweislich benutzten Dienstleistungen der Klasse 35 der Widerspruchsmarke nun die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen gegenüber zu stellen. Bei dem Vergleich von Waren und Dienstleistungen sei eine Ähnlichkeit zumindest für solche Waren und Einzelhandelsdienstleistungen anzunehmen, bei denen die angesprochenen Kreise davon ausgingen, dass diese aus demselben Unternehmen stammten, also die Annahme gleicher oder untereinander verbundener Ursprungsstätten unter Berücksichtigung branchenbedingter Gegebenheiten nahelegten. Ein entsprechendes Verständnis einer einheitlichen Produktverantwortung für Handel und Ware habe sich nur in Bezug auf Branchen entwickeln können, in denen Händler üblicherweise auch Waren unter ihrer Handelsmarke anböten, wie etwa auf dem hier verfahrensgegenständlichen Kosmetiksektor. Die Ähnlichkeit von Einzelhandelsdienstleistungen konkret zu Waren der Klasse 3 sei zwar in der Vergangenheit, worauf die Inhaberin der angegriffenen Marke zutreffend hinweise, unterschiedlich beurteilt worden. Jedoch nehme die Rechtsprechung inzwischen einheitlich an, dass die Waren der Klasse 3 der angegriffenen Marke und die diesbezüglich erbrachten Einzelhandelsdienstleistungen in der Wahrnehmung des angesprochenen Publikums von organisatorisch und wirtschaftlich verbundenen Unternehmen angeboten und erbracht würden.

Die Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich der oben genannten Schönheit und Körperpflege der Widerspruchsmarke könnten daher als ähnlich zu den hier beanspruchten Waren der Klasse 3 der angegriffenen Marke angesehen werden. Darüber hinaus seien die Einzelhandelsdienstleistungen in dem Bereich der Schönheit und Körperpflege der Widerspruchsmarke allgemein ähnlich zu den für die angegriffene Marke geschützten Dienstleistungen der Klasse 44 „Dienstleistungen eines Schönheitssalons, Dienstleistungen eines Friseursalons“ und „Maniküre“, die unter die Dienstleistungen eines Schönheits- / Friseursalons fielen, da in Schönheitssalons und Friseursalons auch Mittel zur Körper- und Schönheitspflege und zur Maniküre vertrieben würden. Keine Ähnlichkeit sei dagegen festzustellen bezüglich der verbleibenden Dienstleistung der Klasse 44 „Durchführung von Massagen“, da dort üblicherweise nur Massagen erbracht und keine Massageöle oder andere Mittel zur Körper- und Schönheitspflege angeboten würden. Die angesprochenen Kreise würden daher nicht vermuten, dass die Einzelhandelsdienstleistungen in dem Bereich der Schönheit und Körperpflege und die Durchführung von Massagen unter derselben betrieblichen Verantwortung stünden, zumal sich die gegenüberstehenden Dienstleistungen erheblich nach Art, Zweck und Nutzen unterschieden. Einzelhändler, auch im Bereich der Schönheit und Körperpflege, könnten auch neben Fachhändlern „Ausbildungen, Workshops und Seminare, Fernkurse sowie Demonstrationsunterricht in praktischen Übungen“ anbieten. Einzelhändler könnten auch Schönheitswettbewerbe (z. B. zu Unterhaltungszwecken) veranstalten.

Ob mittlere oder nur entfernte Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit vorliege, könne offenbleiben, denn auch soweit die Waren bzw. Dienstleistungen einander nur entfernt ähnlich sein sollten, könne angesichts der hochgradigen Zeichenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden.

Mangels anderweitiger Anhaltspunkte sei eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke anzunehmen. Der Grad der Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers könne zwar je nach Art der betroffenen Waren bzw. Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein. In der Regel werde der durchschnittliche Verbraucher bei günstigen Waren bzw. einfachen Dienstleistungen dem jeweiligen Kennzeichen der Waren bzw. Dienstleistungen weniger Aufmerksamkeit als bei hochwertigen und teuren widmen. Dem Kauf hochwertiger Gegenstände oder der Inanspruchnahme aufwendiger Leistungen gingen zwar meist eingehende Überlegungen und Prüfungen der Marktlage voraus, so dass die Unterschiede der Marken somit eher ins Bewusstsein gelangten. Der Unterschied der beiden hier zu vergleichenden Marken sei allerdings so gering und beschränke sich auf einen beschreibenden Bestandteil, so dass dennoch markenrechtliche Verwechslungsgefahr bezüglich oben genannter Waren bzw. Dienstleistungen zu befürchten sei.

Die angegriffene Marke bestehe aus den untereinander angeordneten Begriffen „kodi“ und „professional“; die Widerspruchsmarke sei das Wort „KODI“. Zwar sei es grundsätzlich nicht zulässig, aus der angegriffenen jüngeren Marke ein Element herauszugreifen und allein auf dieser Grundlage eine Verwechslungsgefahr mit der älteren Marke festzustellen. Dennoch zwinge dieser Ausgangspunkt nicht dazu, die Marken stets nur in ihrer Gesamtheit zu vergleichen. Denn auch ein Markenbestandteil könne eine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung haben, wenn er den Gesamteindruck präge. Werde der Gesamteindruck der jüngeren Kombinationsmarke nicht durch den Bestandteil geprägt, der mit der älteren Marke übereinstimmt, könne grundsätzlich keine Verwechslungsgefahr angenommen werden. Eine Prägung des Gesamteindruckes einer Marke durch einen einzelnen Bestandteil sei dabei nur anzunehmen, wenn die übrigen Bestandteile für die Kreise derart zurückträten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden könnten. Dabei dürften beschreibende oder kennzeichnungsschwache Markenteile zwar nicht von vorneherein unberücksichtigt bleiben, allerdings prägten sie prinzipiell nicht für sich alleine den Gesamteindruck einer Marke. Es sei also grundsätzlich anzunehmen, dass beschreibende Bestandteile vom angesprochenen Publikum nicht als selbständig kennzeichnende und den Gesamteindruck prägende Elemente aufgefasst würden.

Der in der angegriffenen Marke enthaltene Markenbestandteil „professional“ werde in seiner international geläufigen Bedeutung „professionell“ lediglich in beschreibender Bedeutung verstanden, indem er ganz allgemein auf „fachmännisch hergestellte Waren / erbrachte Dienstleistungen“ hinweise. Somit könne nicht ausgeschlossen werden, dass die angesprochenen Kreise den Markenbestandteil „professional“ vernachlässigen und die angegriffene Marke verkürzt mit „kodi“ wiedergeben würden. Dem Begriff „kodi“ komme somit hinsichtlich der hier verfahrensgegenständlichen Waren bzw. Dienstleistungen in der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung zu, zumal er dem beschreibenden und deutlich kleiner geschriebenen Begriff „professional“ vorangestellt sei. Für die markenrechtliche Beurteilung sei, auch wenn die Marken in visueller Hinsicht unterschiedlich seien, davon auszugehen, dass die oben dargestellte Widerspruchsmarke – unter Zugrundelegung des Grundsatzes, dass eine Wort- / Bildmarke in der Regel mit dem Wortbestandteil benannt werde – in entscheidungserheblichem Umfang als „kodi“ bezeichnet werde. In klanglicher Hinsicht stünden sich also die identisch aussprechbaren Marken „kodi“ und „KODI“ gegenüber. Da bei verkürzter Wiedergabe der angegriffenen Marke mit „kodi“ für die angesprochenen Kreise keine Veranlassung bestehe, die angegriffene Marke in englischer Aussprache wiederzugeben, liege in klanglicher und begrifflicher Hinsicht eine die Verwechslungsgefahr begründende Markenidentität vor, so dass eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen sei.

Aufgrund der Ähnlichkeit der im Tenor genannten Waren bzw. Dienstleistungen sowie der klanglichen und begrifflichen Identität der Marken sowie unter Annahme einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei dem Widerspruch insoweit teilweise stattzugeben gewesen und der IR-Marke daher der Schutz für die ähnlichen Waren bzw. Dienstleistungen teilweise zu versagen.

Gegen den ihr am 5. Februar 2016 zugestellten Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 3 (internationale Registrierung), vom 2. Februar 2016, wendet sich die Inhaberin der angegriffenen Marke mit ihrer am Montag, den 7. März 2016 unter gleichzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr erhobenen Beschwerde, soweit der angegriffenen Marke mit dem Beschluss der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland verweigert worden ist.

Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, die Beschwerdegegnerin habe eine Benutzung der Widerspruchsmarke nicht ausreichend nachgewiesen. Die Umsätze der Beschwerdegegnerin mit den von ihr genannten Kosmetikwaren (Haarspray, Schaumfestiger, Stylinggel, Haarwasser, Spülung, Shampoo, After-Shave, Rasierschaum, Rasiergel, Deo, Badezusätze, Duschgel, Seife, Zahncreme, Mundwasser, Gebissreiniger, Haftcremes, Massageöl, Körperlotionen, Hautsalbe, Peelingcreme, Lippenpomaden, Handcremes, Hautcremes, Nagellackentferner) sollen zwar in den Jahren 2010 bis 2013 stets mehr als … Euro betragen haben.

Jedoch gehe weder aus der eingereichten eidesstattlichen Versicherung noch aus den sonstigen eingereichten Unterlagen hervor, wie sich dieser Umsatz auf die genannten Waren im Einzelnen verteile. Dabei sei zudem bereits fraglich, ob tatsächlich alle Begriffe unter den registrierten Oberbegriff „Waren aus dem Bereich Schönheit und Körperpflege“ gefasst werden könnten. Je nach Verteilung des Umsatzes sei weiter fraglich, ob die beschriebenen Benutzungshandlungen überhaupt auf diejenigen Produkte, mit welchen ein relevanter Umsatz erzielt worden sei, zuträfen. Es komme nicht darauf an, dass die Widerspruchsmarke umfangreich für Einzelhandelsdienstleistungen benutzt werde. Es sei darüber hinaus ein Bezug zu den von der Registrierung umfassten Produkten erforderlich.

Insoweit sei die Aussage, die Widerspruchsmarke werde „umfangreich“ in den Warenhäusern der Beschwerdegegnerin verwendet und auch in „regelmäßig“ erscheinenden Prospekten, welche „umfangreich“ verteilt würden, zu vage und genüge nicht. Abgesehen von dem Foto der Schauseite einer Filiale der Widersprechenden und Abbildungen der Marke in vier Prospekten werde keine Beziehung zwischen der Widerspruchsmarke und den Waren, mit welchen ein Umsatz erzielt worden sein soll, dargetan. Den vorgelegten vier Prospekten aus fünf Jahren, welche zum Teil nicht einmal in den hier relevanten Zeitraum fielen, sei nicht zu entnehmen, dass eine oder mehrere der vorgenannten Waren in ausreichendem Maße in den Prospekten beworben würden, um diese Prospekte in die Beurteilung der rechtserhaltenden Benutzung für eine Einzelhandelsdienstleistungsmarke einbeziehen zu können. Die Prospekte enthielten lediglich sporadisch Angebote für die fraglichen Waren. Es komme nicht darauf an, in welchem Umfang die besagten Waren vertrieben würden, soweit unklar bleibe, ob und in welcher Weise die Widerspruchsmarke für Dienstleistungen eines Einzelhändlers in Bezug auf diese Waren benutzt worden sei. Weiter bleibe fraglich, ob gerade mit den in den Prospekten aufgeführten Waren aus den Bereichen Schönheit und Körperpflege ein relevanter Umsatz getätigt worden sei, oder ob sich der angegebene Umsatz von mindestens … Euro ganz überwiegend auf solche Produkte beziehe, welche nicht oder nur selten in den Prospekten beworben worden seien. Es bleibe also offen, ob die Prospekte überhaupt Auskunft über eine Verbindung zwischen der Widerspruchsmarke und Waren gäben, mit welchen ein relevanter Umsatz erzielt worden sei, und, sofern in den Prospekten einzelne Waren, mit denen ein relevanter Umsatz erzielt worden sei, beworben worden seien, ob diese Waren tatsächlich regelmäßig beworben worden seien. Schließlich sei fraglich, ob eine rechtserhaltende Benutzung einzelner Waren auch als Benutzung des weiten Oberbegriffs „Waren aus dem Bereich Schönheit und Körperpflege“ angesehen werden könne.

Die Beschwerdeführerin ist in der mündlichen Verhandlung nicht erschienen und hat dort keinen Antrag gestellt. Schriftsätzlich hat sie – sinngemäß – angekündigt zu beantragen,

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angegriffenen Beschluss und reicht zur weiteren Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke ergänzend zu der eidesstattlichen Versicherung vom 12. Dezember 2014 von Frau K… weitere Unterlagen ein, u. a. eine eidesstattliche Versicherung vom 29. April 2019 von Herrn H… Der eidesstattlichen Versicherung von Herrn H… sei detailliert zu entnehmen, wie und in welchem Umfang die Widerspruchsmarke durch die Widersprechende K1… GmbH in den vergangenen fünf Jahren für Einzelhandelsdienstleistungen auf dem Gebiet der Körper- und Schönheitspflege in der Bundesrepublik Deutschland benutzt worden sei.

Die Widerspruchsmarke und das Zeichen der angegriffenen Marke seien hochgradig ähnlich. Gleiches gelte für die Ähnlichkeit der unter der Widerspruchsmarke geschützten und benutzten „Einzelhandelsdienstleistungen für Waren der Körper- und Schönheitspflege“ einerseits mit den unter der angegriffenen Marke beanspruchten „Waren der Körper- und Schönheitspflege“ andererseits. Insoweit entspreche es nunmehr ständiger Rechtsprechung, insoweit eine Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen anzunehmen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss, die Schriftsätze der Beteiligten, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 21. Mai 2019, die Hinweise des Senats und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke führt in der Sache nicht zum Erfolg (§ 66 MarkenG).

Da es sich vorliegend um ein Verfahren über einen Widerspruch handelt, der nach dem 1. Oktober 2009, aber vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden ist, ist für den Widerspruch die Vorschrift des § 42 Absatz 1 und 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden, allerdings § 43 Abs. 3 und 4 MarkenG in der ab 14. Januar 2019 geltenden Fassung nicht (§ 158 Abs. 3 bis 5 MarkenG).

1.

Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu löschen, wenn zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Waren- bzw. Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens die Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, besteht.

a)

Das Vorliegen einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr für das Publikum im Sinn der § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH, Urteil vom 24. Juni 2010 – C-51/09 P, GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER; Urteil vom 2. September 2010 – C-254/09 P, GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; BGH, Beschluss vom 1. Juni 2011 – I ZB 52/09, GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; Urteil vom 9. Februar 2012 – I ZR 100/10, GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; Urteil vom 5. Dezember 2012 – I ZR 85/11, GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; Beschluss vom 14. Januar 2016 – I ZB 56/14, GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; Beschluss vom 9. November 2017 – I ZB 45/16, GRUR 2018, 79 Rn. 9 – Oxford/Oxford Club). Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, bemisst sich im Wesentlichen nach dem Zusammenwirken der Faktoren Identität oder Ähnlichkeit der Waren bzw. Dienstleistungen, Kennzeichnungskraft der älteren Marke und Identität oder Ähnlichkeit der Vergleichszeichen. Dabei stehen die genannten Faktoren in einem Verhältnis der Wechselwirkung, so dass ein geringerer Grad eines Faktors durch einen höheren Grad eines anderen Faktors ausgeglichen werden kann (EuGH, Urteil vom 11. November 1997 – C-251/95, GRUR 1998, 387, 389 Rn. 22 – Sabél/Puma; Urteil vom 29. September 1998 – C-39/97, GRUR 1998, 922, 923 Rn. 17 – Canon; BGH, a. a. O., Rn. 25 – pjur/pure; Urteil vom 2. Februar 2012 – I ZR 50/11, GRUR 2012, 930, 932 Rn. 22 – Bogner B/Barbie B/; a. a. O., Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; Urteil vom 20. Januar 2011 – I ZR 31/09, GRUR 2011, 824 Rn. 18 – Kappa; Urteil vom 29. Juli 2009 – I ZR 102/07, GRUR 2010, 235 Rn. 35 – AIDA/AIDU).

Wenn die Benutzung der Widerspruchsmarke in zulässiger Weise bestritten worden ist, sind auf Seiten der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG a. F. nur die Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen, für die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht worden ist.

Darüber hinaus können sich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich auswirken, wie u. a. etwa die Art der Ware oder Dienstleistung, die im Einzelfall angesprochenen Kreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Kreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen (vgl. auch BPatG Beschluss vom 24. April 2018 – 25 W (pat) 534/15, BeckRS 2018, 10425 – HERMÈS / ERMES 69).

Der Schutz der älteren Marke ist dabei aber auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (s. a. EuGH, Urteil vom 25. Januar 2007 – C-48/05, GRUR 2007, 318, 319 [Rz. 21] – Adam Opel/Autec m. w. N.).

b)

Nach diesen Grundsätzen besteht vorliegend Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 125b Nr. 1 MarkenG i. V. m. Art. 151 Abs. 1 und 2 GMV.

(1)

Entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin sind zu den Dienstleistungen der Klasse 35 der Widerspruchsmarke, für die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht wurde, die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren der der Klasse 3 und die Dienstleistungen der Klasse 41 (Arranging and conducting of workshops (training); educational services; arranging and conducting of seminars; arranging of beauty contests; correspondence courses; educational services; educational services; practical training [demonstration]) und der Klasse 45 (Manicuring; beauty salons; hairdressing salons) hochgradig ähnlich.

(a)

Beim Waren- und Dienstleistungsvergleich sind, nachdem die Beschwerdegegnerin in zulässiger Weise die Einrede der fehlenden rechtserhaltenden Benutzung nach § 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG a. F. erhoben und diese auch in der Beschwerde aufrecht erhalten hat, auf Seiten der Widerspruchsmarke nur die Dienstleistungen zu berücksichtigen, für welche eine Benutzung glaubhaft gemacht oder gerichtsbekannt ist. Für international registrierte Marken gelten nach § 114 MarkenG und Art. 5 PMMA die nationalen Vorschriften des MarkenG entsprechend. Bei Widersprüchen gegen IR-Marken ist nach § 114 Abs. 1 MarkenG zu verfahren, d. h. an die Stelle der Veröffentlichung der Eintragung nach § 41 MarkenG tritt für IR-Marken die Veröffentlichung in dem vom Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum herausgegebenen Veröffentlichungsblatt.

Die am 29. Juli 2009 eingetragene Widerspruchsmarke war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen IR-Marke am 9. September 2010 noch nicht fünf Jahre eingetragen, so dass die Einrede der mangelnden Benutzung nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG a. F. nicht zulässig war. Da sie aber zum Zeitpunkt der Erhebung der Einrede bereits über fünf Jahre im Register eingetragen, war die Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulässigerweise erhoben. Der Beschwerdegegnerin oblag es daher, die Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 26 MarkenG nach Art, Dauer und Umfang für den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F. relevanten Zeitraum, hier also für die letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch, d. h. vom 21. Mai 2014 bis zum 21. Mai 2019 glaubhaft zu machen (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F.).

(b)

Bereits im Widerspruchsverfahren und auch im Beschwerdeverfahren hat die Beschwerdegegnerin Unterlagen vorgelegt, nach denen die Marke „KODi“ in dem maßgeblichen Zeitraum der letzten fünf Jahren in dem Bereich der „Einzelhandelsdienstleistungen für Schönheit und Körperpflege“ verwendet worden ist.

Bei Dienstleistungen scheidet naturgemäß ein Anbringen der Marke aus. Als Benutzungshandlungen im Sinn des § 26 MarkenG sind hier stattdessen indirekte branchenübliche Verwendungsformen zu berücksichtigen (s. a. BGH, Urteil vom 18. Oktober 2007 – I ZR 162/04 –, GRUR 2008, 616 Rn. 13 – AKZENTA; Beschluss vom 29. Juli 2009 – I ZB 83/08 –, GRUR 2010, 270 – ATOZ III). Voraussetzung dabei ist, dass das angesprochene Publikum die konkrete Benutzung des Zeichens zumindest auch als Herkunftshinweis versteht. Es muss also erkennbar sein, dass mit der Verwendung der Bezeichnung nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt, sondern auch eine Leistung bezeichnet wird, die aus diesem stammt. Zur rechtserhaltenden Benutzung einer Einzelhandelsdienstleistungsmarke genügt grundsätzlich die Anbringung der Marke am Geschäftslokal oder auf Geschäftspapieren und die Verwendung der Marke in Werbemaßnahmen sowie auf Gegenständen, die zur Erbringung der Dienstleistung verwendet werden (s. a. OLG Hamm, Urteil vom 4. August 2015 – 4 U 119/14 –, BeckRS 2015, 16121 Rn. 33 – grillstar; BPatG, Beschluss vom 6. September 2017 – 28 W (pat) 514/17 –, BeckRS 2017, 132751 Rn. 36 f. – Conrad).

Die im Amtsverfahren eingereichte eidesstattliche Versicherung vom 12. Dezember 2014 von Frau K…, seit Oktober 2002 Personalchefin der Beschwerdegegnerin, und insbesondere die im Beschwerdeverfahren vorgelegte eidesstattliche Versicherung vom 29. April 2019 von Herrn H…, Bereichsleiter Controlling bei der Beschwerdegegnerin, vom 29. April 2019 (Anlage zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 3. Mai 2019, Anlagenmappe) sowie die zur Akte gereichten weiteren Unterlagen (insbesondere Werbungsprospekte der Jahre 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019) belegen entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin eine Benutzung der Widerspruchsmarke auch für die Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich „Schönheit und Körperpflege“. Danach betreibt die Beschwerdegegnerin die größte Haushaltswarenkette in Deutschland mit zwischenzeitlich mehr als 250 Warenhäusern bundesweit. Alle Warenhäuser sind an ihrer Schauseite mit der Marke „KODi“ versehen. In den Warenhäusern bietet die Beschwerdegegnerin neben verschiedensten Haushaltswaren auch weitere Waren an, wobei die Waren jeweils nach Themengruppen zusammengestellt sind. Eine dieser Themengruppen umfasst verschiedenste Produkte aus dem Bereich der Körper- und Schönheitspflege, insbesondere auch Haarspray, Schaumfestiger, Stylinggel, Haarwasser, Spülung, Shampoo, Aftershave, Rasierschaum, Rasiergel, Deo, Badezusätze, Duschgel, Seife, Zahncreme, Mundwasser, Gebissreiniger, Haftcremes, Massageöle, Körperlotionen, Hautsalbe, Peelingcreme, Lippenpomaden, Handcremes, Hautcremes, Nagellackentferner.

Dies wird auch durch die eingereichten Werbeprospekte aus den Jahren 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 bestätigt, in denen in dem maßgeblichen Zeitraum unter Verwendung der Marke „KODi“ zahlreiche Körper- und Schönheitspflegeprodukte, insbesondere „Haarspray, Schaumfestiger, Stylinggel, Spülung, Shampoo, Aftershave, Rasierschaum, Rasiergel, Deo, Badezusätze, Duschgel, Seife, Zahncreme, Mundwasser, Gebissreiniger, Haftcremes, Massageöle, Körperlotionen, Hautsalbe, Lippenpomaden, Handcremes, Hautcremes, Nagellackentferner, und auch Eau de Toilette“ angeboten werden.

Damit ist ausreichend glaubhaft gemacht, dass die Bezeichnung „KODi“ nach Maßgabe der von der Rechtsprechung geforderten Voraussetzungen für die Benutzung einer Dienstleistungsmarke in relevantem Umfang durch die Widersprechende durch das Anbieten der Kosmetik- und Pflegeprodukte in Werbemaßnahmen und -prospekten sowie durch Anbringung der Marke am Geschäftslokal funktionsgemäß als Marke für Einzelhandelsdienstleistung im Bereich der Körper- und Schönheitspflege benutzt worden ist.

Entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin sind die eingereichten Unterlagen auch in Verbindung mit den vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen ausreichend, um eine Benutzung der Widerspruchsmarke für die Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich „Schönheit und Körperpflege“ zu belegen. Denn insoweit kommt es, anders als die Beschwerdeführerin annimmt, nicht darauf an, welchen konkreten Umsatz die Beschwerdegegnerin unter Verwendung ihrer Widerspruchsmarke tätigt, sondern ob die Beschwerdeführerin ihre Umsätze im Bereich „Schönheit und Körperpflege“ auch durch den insoweit belegten Einsatz der Widerspruchsmarke erzielt.

(c)

Dem Waren- und Dienstleistungsvergleich sind demnach die mit der Widerspruchsmarke glaubhaft gemachten benutzten Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich „Schönheit und Körperpflege“ der Klasse 35 zugrunde zu legen.

Ähnlichkeit der Waren bzw. Dienstleistungen ist anzunehmen, wenn diese so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Kreise annehmen, dass die betroffenen Waren bzw. Dienstleistungen aus demselben oder ggf. aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren bzw. Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren bzw. Dienstleistungen kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren bzw. Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren bzw. Dienstleistungen (grundlegend EuGH, Urteil vom 29. September 1998 – C-39/97, GRUR 1998, 922 Rn. 22-29 – Canon; außerdem EuGH, Urteil vom 11. Mai 2006 – C 416/04 P, GRUR 2006, 582 Rn. 85 – VITAFRUIT; grdl. BGH, Beschluss vom 6. November 2013 – I ZB 63/12, GRUR 2014, 488, Rn. 14 – DESPERADOS / DESPERADO; BGH, Beschluss vom 8. Oktober 1998 – I ZB 35/95, GRUR 1999, 245 f. – LIBERO; BGH, Beschluss vom 9. November 2017 – I ZB 45/16, GRUR 2018, 79, Rn. 11 – OXFORD/Oxford Club; BGH, Urteil vom 31. Oktober 2013 – I ZR 49/12, GRUR 2014, 378 Rn. 38 – OTTO CAP; BGH, Beschluss vom 13. Dezember 2007 – I ZB 39/05, GRUR 2008, 719 Rn. 32 – idw Informationsdienst Wissenschaft).

In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren bzw. Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen (BGH, Urteil vom 19. April 2012 – I ZR 86/10, GRUR 2012, 1145 Rn. 34 – Pelikan; BGH, Beschluss vom 13. Dezember 2007 – I ZB 26/05 –, GRUR 2008, 714 Rn. 32 – idw; BGH, Beschluss vom 28. September 2006 – I ZB 100/05, GRUR 2007, 321 Rn. 20 – COHIBA). Maßgeblich für die Annahme einer Dienstleistungsähnlichkeit ist in erster Linie die Vorstellung des Publikums über Art und Zweck der Dienstleistung, d. h. den Nutzen für den Empfänger der Dienstleistung (BGH, Urteil vom 21. September 2000 – I ZR 143/98 –, GRUR 2001, 164 Rn. 31 – Wintergarten).

Eine Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen ist ebenfalls möglich. Auch insoweit gelten dieselben Kriterien, auf die bei der Beurteilung von Waren (und Dienstleistungen) untereinander abgestellt wird (EuGH, Urteil vom 29. September 1998 – C-39/97 –, GRUR 1998, 922 Rn. 23 – Canon; BGH, Urteil vom 31. Oktober 2013 – I ZR 49/12 –, GRUR 2014, 378 Rn. 38 – OTTO CAP; Beschluss vom 21. Januar 1999 – I ZB 15/94 –, GRUR 1999, 731 (733) – Canon II). Allerdings ist dem grundlegenden Unterschied zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer körperlichen Ware Rechnung zu tragen. Dabei dürfen an eine Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen keine unüberwindbar hohen Anforderungen gestellt werden (BGH, Urteil v. 19. April 2012 – I ZR 86/10 –, GRUR 2012, 1145 Rn. 35 – Pelikan). Dienstleistungen sind zwar nicht generell mit den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren und Hilfsmitteln oder den durch sie erzielten Ergebnissen ähnlich (BGH, Beschluss vom 20. Januar 2000 – I ZB 32/97 –, GRUR 2000, 883 f. – PAPAGALLO; Beschluss vom 11. Februar 1999 – I ZB 16/97 –, GRUR 1999, 586 f. – White Lion). Jedoch können besondere Umstände die Feststellung einer Ähnlichkeit nahelegen, wenn das angesprochene Publikum auf Grund des Verhältnisses zwischen Waren und Dienstleistungen annimmt, die Waren und Dienstleistungen stammten aus denselben Unternehmen. Dies ist etwa der Fall, wenn große Handelshäuser in diesem Warensektor häufig neben dem Verkauf fremder Waren auch Waren mit eigenen Handelsmarken anbieten (so BGH, Urteil v. 31. Oktober 2013 – I ZR 49/12 –, GRUR 2014, 378 Rn. 39 – OTTO CAP betreffend Waren „Bekleidungsstücke“ und „Kopfbedeckungen“ und Einzelhandelsdienstleistungen mit Waren der Klasse 25; außerdem enge bzw. hochgradige Ähnlichkeit zwischen Waren der Klasse 3 „Duftstoffe, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Parfüms, Haarpflegepräparate und Mittel zum Färben des Haars“ und Dienstleistungen der Klasse 44 „Dienstleistung eines Friseur- und Schönheitssalons; Dienstleistungen eines Visagisten“, da die Waren bei diesen Dienstleistungen typischerweise verwendet und im Zusammenhang mit ihnen, teilweise sogar unter derselben Marke, vertrieben werden, vgl. BPatG, Beschluss v. 23. März 2013 – 29 W (pat) 119/11 –, BeckRS 2013, 05581 – VIVA Friseure/VIVA).

Danach sind entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin die unter der Widerspruchsmarke in Klasse 35 erbrachten Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich „Schönheit und Körperpflege“, für welche eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht wurde, zu den von der angegriffenen Marke beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 3 und Dienstleistungen der Klasse 41 und 44 (soweit von der Schutzrechtverweigerung betroffen) hochgradig ähnlich. Alle von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 3 sind Kosmetikartikel, die unter den Oberbegriff der „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ fallen. Der Zweck des Einzelhandels besteht im Verkauf von Waren an den Verbraucher. Dieser Handel umfasst neben dem Rechtsgeschäft des Kaufvertrags die gesamte Tätigkeit, die ein Wirtschaftsteilnehmer entfaltet, um zum Abschluss eines solchen Geschäftes anzuregen. Diese Tätigkeit besteht insbesondere in der Auswahl eines Sortiments von Waren, die zum Verkauf angeboten werden, und im Angebot verschiedener Dienstleistungen, die einen Verbraucher dazu veranlassen sollen, den Kaufvertrag mit diesem Händler statt mit einem seiner Wettbewerber abzuschließen (Thalmaier in: BeckOK MarkenR, Kur / v. Bomhard / Albrecht, 18. Ed., 01.07.2019, MarkenG § 14 Rn. 317 m. w. N.).

Hinzu kommt, dass die Einzelhandelsdienstleistungen im Allgemeinen an denselben Orten erbracht werden, an denen die Waren zum Verkauf angeboten werden. Zwar stimmen Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich „Schönheit und Körperpflege“ und die davon betroffenen Kosmetikwaren ihrer Art, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung nach nicht überein, aber es bestehen enge wirtschaftliche Beziehungen, weil der Einzelhandel allein dem Absatz der Kosmetikwaren dient und der Verbraucher das Einzelhandelsgeschäft zum Zwecke des Erwerbs (auch) dieser Kosmetikwaren aufsucht. Da sich die Einzelhandelsdienstleistungen vorliegend auf Waren beziehen, die mit den Widerspruchswaren identisch sind, ergänzen sich hier Dienstleistungen und Waren und sind damit als hochgradig ähnlich anzusehen.

Auch die von der Verweigerung der Schutzerstreckung betroffenen Dienstleistungen der Klasse 41 „Arranging and conducting of workshops (training); educational services; arranging and conducting of seminars; arranging of beauty contests; correspondence courses; educational services; educational services; practical training (demonstration)“ und Klasse 44 „Manicuring; beauty salons; hairdressing salons“ der angegriffenen Marke sind hochgradig ähnlich zu den unter der Widerspruchsmarke in Klasse 35 erbrachten „Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Schönheit und Körperpflege“. Denn im Bereich der Schönheits- und Körperpflege ist es durchaus üblich, dass Fachhändler Ausbildungen, Workshops und Seminare, Fernkurse sowie Demonstrationsunterricht in praktischen Übungen auch zur Demonstration und Bewerbung ihrer Produkte anbieten. Einzelhändler veranstalten zu diesen Zwecken und zur Unterhaltung durchaus auch Schönheitswettbewerbe. In Schönheits- und Friseursalons werden schließlich auch Mittel zur Körper- und Schönheitspflege und zur Maniküre vertrieben.

(2)

Bei dem angesprochenen Publikum im „Kosmetikbereich“ und von „Mitteln zur Schönheits- und Körperpflege“ sowie bei Inanspruchnahme entsprechender Einzelhandelsdienstleistungen handelt es sich um Durchschnittsendverbraucher. Diese sind u. a. durchschnittlich aufmerksam und allgemein interessiert an „Mitteln zur Schönheits- und Körperpflege“, da es sich hierbei um allgemeine Waren des täglichen Lebens handelt.

(3)

Die Widerspruchswortmarke „KODi“ verfügt für die beanspruchten Dienstleistungen über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

(a)

Eine Marke verfügt über Kennzeichnungskraft, wenn sie geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit diese Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010 – C-398/08 –, GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi/ HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, Beschluss vom 2. April 2015 – I ZB 2/14 –, GRUR 2015, 1127 Rn. 10 – ISET/ISETsolar). Für die Bestimmung des Grades ist dabei maßgeblich, inwieweit sich die Marke dem Publikum aufgrund ihrer Eigenart und ihres – ggf. durch Benutzung erlangten – Bekanntheitsgrades als Produkt- und Leistungskennzeichnung einzuprägen vermag, so dass sie in Erinnerung behalten und wiedererkannt wird (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 14 Rn. 497).

Hinsichtlich des Grades der Kennzeichnungskraft reicht in der Regel eine Unterscheidung zwischen einem sehr hohen (weit überdurchschnittlichen), hohen (überdurchschnittlichen), normalen (durchschnittlichen), geringen (unterdurchschnittlichen) und sehr geringen (weit unterdurchschnittlichen) Grad aus (BGH, Urteil vom 5. Dezember 2012 – I ZR 85/11 –, GRUR 2013, 833, Rn. 55 – Culinaria/Villa Culinaria). Die Eintragung einer Marke bedeutet allerdings nicht, dass ihr ein bestimmter Grad an Kennzeichnungskraft vorgegeben ist, insbesondere nicht, dass ihr in jedem Fall zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft beizumessen ist (BGH, Urteil vom 22. April 2010 – I ZR 17/05 –, GRUR 2010, 1103 Rn. 19 – Wunderbaum II m. w. N.). Sofern keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, die die Annahme einer geringen oder hohen Kennzeichnungskraft von Haus aus rechtfertigen, ist originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft anzunehmen (vgl. BGH, Beschluss vom 9. Juli 2015 – I ZB 16/14 –, GRUR 2016, 283, Rn. 10 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; BGH, Beschluss vom 1. Juni 2011 – I ZB 52/09 –, GRUR 2012, 64, Rn. 12 – Maalox/Melox-GRY jeweils m. w. N.). Ein bereits originär geringerer Grad an Kennzeichnungskraft ist anzunehmen, soweit die Widerspruchsmarke einen für das angesprochene Publikum unschwer erkennbaren, die geschützten Waren oder Dienstleistungen beschreibenden oder an eine solche Beschreibung erkennbar angelehnten Sinngehalt aufweist (BGH a. a. O. Rn. 34 – Culinaria/Villa Culinaria; Urteil vom 14. Mai 2009 – I ZR 231/06 –, GRUR 2009, 1055 Rn. 65 – airdsl; Urteil vom 3. April 2008 – I ZR 49/05 –, GRUR 2008, 1002 Rn. 26 – Schuhpark; BGH, Beschluss vom 29. Mai 2008 – I ZB 55/05 –, GRUR 2008, 909 Rn. 17 – Pantogast). Ohne dementsprechende Anzeichen kann, ausgehend von der Registerlage und damit zunächst vermuteter originärer Kennzeichnungskraft eines Zeichens, allerdings auch durch ein Verhalten des Markeninhabers oder von Dritten eine nachträgliche Änderung eingetreten sein und daher die Kennzeichnungskraft eine Stärkung oder Schwächung erfahren haben.

(b)

Nach diesen Grundsätzen verfügt „KODi“ für die beanspruchten Dienstleistungen über eine originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft, die auch infolge ihrer Benutzung nachträglich nicht gesteigert ist.

Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Wort „KODI“, für das unmittelbar weder ein Begriffsinhalt noch Sinngehalt erkennbar ist. Beschreibende Anklänge der Marke im Hinblick auf die Dienstleistungen, für die sie Schutz beansprucht, sind weder von der Beschwerdeführerin aufgezeigt worden noch für den Senat erkennbar. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in Bezug auf die benutzten Dienstleistungen aufgrund intensiver Benutzung hat die Beschwerdegegnerin nicht geltend gemacht.

(4)

Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke weist das angegriffene Zeichen im Bereich der hochgradig ähnlichen beanspruchten Waren der Klasse 3 und Dienstleistungen der Klassen 41 und 44 einen zur Vermeidung von Verwechslungsgefahr erforderlichen Zeichenabstand nicht mehr auf. Denn bei hochgradig ähnlichen Waren bzw. Dienstleistungen und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke könnte Verwechslungsgefahr nur dann verneint werden, wenn die gegenüberstehenden Marken unähnlich oder allenfalls nur sehr entfernt ähnlich wären (vgl. BGH, Urteil vom 5. März 2015 – I ZR 161/13 –, GRUR 2015, 1004, Rn. 51 – IPS/ISP; Beschluss vom 1. Juni 2011 – I ZB 52/09 –, GRUR 2012, 64, Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; Urteil vom 9. Februar 2012 – I ZR 100/10 –, GRUR 2012, 1040, Rn. 25 – pjur/pure; Urteil vom 5. Dezember 2012 – I ZR 85/11 –, GRUR 2013, 833, Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria). Ein solcher geringer Grad der Zeichenähnlichkeit liegt allerdings nicht vor. Vielmehr besteht zwischen den zu vergleichenden Marken ein deutlich höherer Grad der Zeichenähnlichkeit.

(a)

Marken sind als ähnlich anzusehen, wenn der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Abnehmer, an welchen sich die jeweils beanspruchten Dienstleistungen richten, die Zeichen in der (auch undeutlichen) Erinnerung nicht mehr hinreichend auseinander halten kann. Eine für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Zeichenähnlichkeit kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr ausreichen kann, wenn zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausreichende Übereinstimmungen festzustellen sind (BGH, Urteil vom 5. März 2015 – I ZR 161/13 –, GRUR 2015, 1004, Rn. 22 – IPS/ISP; BGH, a. a. O., Rn. 25 – REAL-Chips; BGH, Urteil vom 20. Januar 2011 – I ZR 31/09 –, GRUR 2011, 824, Rn. 25 f. – Kappa).

Dabei sind grundsätzlich die Vergleichsmarken als Ganzes gegenüberzustellen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen, da die Angesprochenen eine Marke so aufnehmen, wie sie ihnen entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen (BGH, a. a. O., Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; Onken in BeckOK MarkenR, Kur / v. Bomhard / Albrecht, 18. Ed., 14.07.2019, MarkenG § 14 Rn. 354 m. w. N.).

Für den Zeichenvergleich in klanglicher Hinsicht ist maßgeblich, wie das angesprochene Publikum die Marke, wenn sie diese in ihrer registrierten Form vor sich haben, mündlich wiedergeben werden (BPatG, Beschluss vom 11. August 2009 – 24 W (pat) 82/08 –, GRUR 2010, 441 – pn printnet/PRINECT; BPatG, Beschluss vom 1. Juni 2016 – 29 W (pat) 64/14 – Inselkind; Onken in BeckOK MarkenR, Kur / v. Bomhard / Albrecht, 18. Ed. 01.07.2019, MarkenG § 14 Rn. 377 m. w. N.).

(b)

Die sich gegenüberstehenden Marken ähneln sich in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht bereits so hinreichend, um eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu begründen, dass dahin stehen kann, ob für die zu vergleichenden Zeichen auch eine begriffliche Ähnlichkeit angenommen werden könnte. Denn die Marken werden in ihrem Wortbestandteil „Kodi“ identisch benannt und gehört, so dass sie in ihrem Gesamteindruck allein schon dadurch derart weit überdurchschnittlich ähnlich sind, dass in Anbetracht der hochgradigen Ähnlichkeit der jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen sowie der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die Gefahr von Verwechslungen nicht ausgeschlossen werden kann.

Aber selbst wenn eine hochgradige Ähnlichkeit im Gesamteindruck verneint würde, liegt eine vorliegend zur Bejahung der Verwechslungsgefahr ausreichende Zeichenähnlichkeit auch deshalb vor, weil das angesprochene Publikum in „kodi“ ein prägendes Element der angegriffenen Marke erkennen und den weiteren Bestandteil „professional“ vernachlässigen wird.

Selbst wenn für die Beurteilung der Ähnlichkeit von Marken deren Gesamteindruck in der registrierten Form, also mit allen ihren Bestandteilen, maßgeblich ist, kann gleichwohl auch dann eine Ähnlichkeit der Marken bestehen, wenn diese nicht in allen ihren Wortbestandteilen übereinstimmen. Dies kann der Fall sein, wenn ein in einer mehrgliedrigen Marke enthaltener Bestandteil den Gesamteindruck dieser Marke prägt, weil er in ihr eine eigenständig kennzeichnende Funktion aufweist, während die übrigen Markenteile für das angesprochene Publikum in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2005 – C-120/04 –, GRUR 2005, 1042 – THOMSON LIFE; BGH, Beschluss vom 9. Juli 2015 – I ZB 16/14 –, GRUR 2016, 283 Rn. 13 – BSA / DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; BGH, a. a. O., Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; BGH, Beschluss vom 11. Mai 2006 – I ZB 28/04 –, GRUR 2006, 859, Rn. 18 – Malteserkreuz I; Beschluss vom 8. Juli 1999 – I ZB 49/96 –, GRUR 2000, 233, 234 – RAUSCH / ELFI RAUCH). Ob ein Markenbestandteil den von der Marke ausgehenden Gesamteindruck prägt, ist grundsätzlich allein anhand der Marke selbst zu bestimmen.

Das englische Wort „professional“ ist eng mit dem deutschen Ausdruck „professionell“ verwandt und daher aus Sicht des angesprochenen allgemeinen Publikums in seiner Bedeutung „fachmännisch, kompetent, qualifiziert“ und seinem Sinngehalt „von und für Profis, von und für Experten“ ohne weiteres geläufig (vgl. https://dict.leo.org/englisch-deutsch/professional). Der Ausdruck ist deshalb geeignet, auf eine besondere fachmännische Qualität bzw. Fertigung hinzuweisen, die den Ansprüchen von Experten genügt. Es handelt sich somit bekanntermaßen um eine Werbeanpreisung allgemeiner Art, die das angesprochene Publikum daher in aller Regel übergeht und nicht als Teil einer Marke wahrnimmt.

Vielmehr wird das angesprochene Publikum den weiteren Bestandteil „professional“ wegen seines rein werbeanpreisenden Charakters vernachlässigen und deswegen das Wort „KODi“ in der angegriffenen Marke als die Gesamtmarke allein prägend wahrnehmen.

Infolgedessen stehen sich dann die klanglich identischen Zeichen „kodi“ und „KODi“ gegenüber.

(c)

Ungeachtet der vorstehenden Ausführungen läge auch eine Gefahr der Verwechslung (im weiteren Sinn) vor, weil das angesprochene Publikum, selbst wenn es die angegriffene Marke in ihrer Gesamtheit wahrnehmen und sie als Gesamtbegriff erkennen und benennen sollte, die gegenüberstehenden Marken unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen In-Verbindung-Bringens (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, Alternative 2 MarkenG) verwechseln wird.

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG liegt eine Verwechslungsgefahr auch vor, wenn die einander gegenüberstehenden Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Bei der Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens erkennt das angesprochene Publikum zwar die Unterschiede zwischen den sich gegenüberstehenden Marken, ordnet diese aber aufgrund vorhandener Gemeinsamkeiten in der Markenbildung irrtümlich gleichwohl ein- und demselben Unternehmen oder aufgrund besonderer Umstände zumindest wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen zu (vgl. BGH GRUR 2000, 608 f. – ARD-1; Thalmaier in BeckOK MarkenR, Kur / v. Bomhard / Albrecht, 13. Ed., 01.05.2018, MarkenG § 14 Rn. 489-491 m. w. N.).

Aufgrund des rein werbeanpreisenden Charakters „fachmännisch, kompetent, qualifiziert“ wird das angesprochene allgemeine Publikum dem Bestandteil „professional“ in der angegriffenen Marke lediglich die Bedeutung „von und für Profis, von und für Experten“ zuordnen und annehmen, dass es sich hierbei um die „kodi“-Produkte für diesen besonderen Personenkreis handelt. Es wird daher in den mit der angegriffenen Marke gekennzeichneten Produkten und angebotenen Tätigkeiten lediglich die „professionelle“ Linie, die besonderen für Profis und Experten angebotenen Waren und Dienstleistungen, der ihm bekannten mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Produkte und Tätigkeiten sehen und daher beide Marken, selbst wenn es sie als unterschiedlich wahrnimmt, irrtümlich demselben Unternehmen zuordnen.

c)

In der Gesamtschau ist daher im Umfang der festgestellten hochgradigen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren der Klasse 3 und Dienstleistungen der Klasse 41 und 44 (soweit beschwerdegegenständlich), der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der klanglichen und schriftbildlichen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Vergleichszeichen eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr zu bejahen.

2.

Zu einer Kostenauferlegung hinsichtlich der gesamten Verfahrenskosten aus Billigkeitsgründen besteht kein Anlass (§ 71 Absatz 1 MarkenG). Allerdings war es angemessen, der Beschwerdeführerin die durch den Termin zur mündlichen Verhandlung am 21. Mai 2019 entstandenen außergerichtlichen Kosten der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen.

Nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG können im Beschwerdeverfahren abweichend von dem Grundsatz, dass jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst zu tragen hat, in Ausnahmefällen aus Billigkeitsgründen aufgrund besonderer Umstände die Kosten einem Beteiligten (ganz oder teilweise) auferlegt werden. Solche besonderen Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen Situation sein Interesse an dem Erhalt der Marke durchzusetzen versucht bzw. ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (so schon grds. BGH, Beschluss vom 3. März 1972 – I ZB 7/70 –, GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; Beschluss vom 13. Februar 1996 – X ZB 14/94 –, GRUR 1996, 399, 401 – Schutzverkleidung; BeckOK MarkenR / Albrecht, 18. Ed. 01.07.2019, MarkenG § 71 Rn. 61 m. w. N.). Eine Kostenentscheidung kann daher vor allem dann geboten sein, wenn die Kosten ganz oder teilweise durch das Verhalten eines Beteiligten veranlasst worden sind, das mit der bei der Wahrnehmung von Rechten zu fordernden Sorgfalt nicht im Einklang steht. Ein Verstoß gegen die jedem Beteiligten obliegende allgemeine prozessuale Sorgfaltspflicht lässt es als unbillig erscheinen, die anderen Beteiligten die vermeidbar gewesenen Kosten tragen zu lassen (BPatG, Beschluss vom 6. Oktober 2016 – 11 W (pat) 16/10, BeckRS 2016, 19335).

Die Beschwerdeführerin hatte hilfsweise die Anberaumung eines Termins zur mündlichen Verhandlung beantragt für den Fall, dass sie mit ihrer Beschwerde im Hauptantrag, gerichtet auf Aufhebung des Beschlusses des Amts, soweit die Schutzerstreckung der angegriffenen Marke verweigert worden ist, und Zurückweisung des Widerspruchs insgesamt, nicht (vollumfänglich) erfolgreich sein sollte. Der Senat hatte bereits in einem Zusatz zur Terminsladung vom 28. März 2019 zur mündlichen Verhandlung am 21. Mai 2019 (den Vertretern der Beschwerdeführerin ausweislich des Empfangsbekenntnisses Bl. 46 d. GA zugestellt am 4. April 2019) die Beteiligten darauf hingewiesen, dass nach vorläufiger Einschätzung durchaus Bedenken hinsichtlich der Erfolgsaussichten der Beschwerde bestünden, so dass auf Antrag der Beschwerdeführerin und auch wegen Sachdienlichkeit Termin zur mündlichen Verhandlung bestimmt worden sei (§ 69 Nr. 1 MarkenG). Dem hätte die Beschwerdeführerin bereits entnehmen können, dass ihre Beschwerde jedenfalls nicht (unmittelbar) erfolgversprechend erscheint, nachdem die Gegenseite keine mündliche Verhandlung beantragt hatte. In der Folge hatte die Beschwerdegegnerin mit Schriftsatz vom 3. Mai 2019, den sie von Anwalt zu Anwalt zugestellt hat, weiter zur Benutzung der Widerspruchsmarke vorgetragen und Unterlagen eingereicht. Erst unmittelbar am Verhandlungstag teilten die Vertreter der Beschwerdeführerin, und zwar ausschließlich gegenüber dem Gericht – zunächst telefonisch gegenüber der Geschäftsstelle und kurze Zeit später per Fax um 11:04 Uhr – mit, dass sie nicht zum Termin um 13 Uhr erscheinen würden. Der Verhandlung sind die in Ukraine wohnende Beschwerdeführerin und ihre Vertreter ohne weitere Angabe von Gründen ferngeblieben, während der Prozessbevollmächtigte der Beschwerdegegnerin ordnungsgemäß erschienen ist.

Allein die Tatsache, dass eine Partei der mündlichen Verhandlung fernbleibt, rechtfertigt es zwar noch nicht, ihr die durch die Durchführung der Verhandlung entstandenen Kosten aufzuerlegen, da es jedem Verfahrensbeteiligten grundsätzlich freisteht, ob er zu einem anberaumten Verhandlungstermin erscheint. Etwas anderes gilt allerdings in Fällen, in denen ein Beteiligter der nur auf seinen Antrag hin anberaumten mündlichen Verhandlung ohne weitere Mitteilung fernbleibt. Die prozessuale Sorgfaltspflicht gebietet es jedenfalls in solchen Fällen, das Gericht und den Gegner so rechtzeitig zu informieren, dass der Termin zur mündlichen Verhandlung noch aufgehoben werden kann. Diese Mitteilung muss so rechtzeitig schriftlich oder fernmündlich vor dem Termin erfolgen, dass die dem Gegner durch die mündliche Verhandlung entstandenen Kosten vermieden werden können (s. a. BPatG Beschluss v. 17. Januar 2012 – 27 W (pat) 90/11, BeckRS 2012, 5702 – MONKEE PLATEZ / THE MONKEES m. w. N.; Beschluss v. 22. Mai 2014 – 25 W (pat) 79/12, BeckRS 2014, 13364 – Tebo / Tobi). Das Verschulden ihrer verfahrensbevollmächtigten Vertreter ist dabei der betroffenen Beschwerdeführerin als eigenes zuzurechnen (§ 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 85 Abs. 2 ZPO).

Nachdem die Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführerin erst am Vormittag des Terminstages mitgeteilt hatten, dass sie zur mündlichen Verhandlung nicht erscheinen werden, war es dem Senat nicht mehr möglich, darauf zu reagieren und ggf. nach Absprache den Termin aufzuheben. Da die Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführerin die Gegenseite nicht von ihrem Fernbleiben unterrichtet hatten, erfuhr der aus Ratingen zum Gerichtsort nach München anreisende Verfahrensbevollmächtigter der Beschwerdegegnerin erst im Termin von diesem Umstand. Er hatte daher keine Möglichkeit mehr, hierauf zu reagieren und ggf. seinerseits von einer Teilnahme an dem Termin Abstand zu nehmen, um hierdurch die Kosten, die der Beschwerdegegnerin mit der Wahrnehmung des Termins, der nicht auf ihre Veranlassung anberaumt worden ist, entstehen werden, zu vermeiden.

Es ist daher angemessen, der Beschwerdeführerin die durch ihr sorgfaltswidriges Verhalten bei der Beschwerdegegnerin infolge der Durchführung des Termins entstandenen Kosten aufzuerlegen.

3.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde war nicht veranlasst. Weder war über Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes. Es gab keine Fragen von grundsätzlicher Bedeutung, die einer höchstrichterlichen Klärung bedürfen und der Senat weicht mit dieser Entscheidung nicht von Entscheidungen anderer Senate und Gerichte ab.

Meta

27 W (pat) 506/17

21.05.2019

Bundespatentgericht 27. Senat

Beschluss

§ 9 MarkenG


(1) Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden,

1.
wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die Marke mit älterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist,
2.
wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, oder
3.
wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist oder dieser ähnlich ist, falls es sich bei der Marke mit älterem Zeitrang um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

(2) Anmeldungen von Marken stellen ein Schutzhindernis im Sinne des Absatzes 1 nur dar, wenn sie eingetragen werden.

(3) 1Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Genfer Fassung vom 13. Mai 1977 des Abkommens vom 15. Juni 1957 von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (BGBl. 21981 II S. 358, 359) festgelegten Klassifikationssystem (Nizza-Klassifikation) erscheinen. 3Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

§ 119 MarkenG


(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind auf internationale Registrierungen von Marken nach dem Madrider Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (Protokoll zum Madrider Markenabkommen), die durch Vermittlung des Deutschen Patent- und Markenamts vorgenommen werden oder deren Schutz sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erstreckt, entsprechend anzuwenden, soweit in diesem Abschnitt oder im Protokoll zum Madrider Markenabkommen nichts anderes bestimmt ist.

(2) Sämtliche Anträge sowie sonstige Mitteilungen im Verfahren der internationalen Registrierung und das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen sind nach Wahl des Antragstellers in französischer oder in englischer Sprache einzureichen.

§ 43 MarkenG


(1) 1Ist der Widerspruch vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang erhoben worden, so hat er, wenn der Gegner die Einrede der Nichtbenutzung erhebt, nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der Marke, gegen die der Widerspruch sich richtet, gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen sie möglich war. 2Der Nachweis kann auch durch eine eidesstattliche Versicherung erbracht werden. 3Bei der Entscheidung werden nur Waren und Dienstleistungen berücksichtigt, für die die Benutzung nachgewiesen worden ist.

(2) 1Ergibt die Prüfung des Widerspruchs, daß die Marke für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu löschen ist, so wird die Eintragung ganz oder teilweise gelöscht. 2Kann die Eintragung der Marke nicht gelöscht werden, so wird der Widerspruch zurückgewiesen.

(3) Ist die eingetragene Marke wegen einer oder mehrerer Marken mit älterem Zeitrang zu löschen, so kann das Verfahren über weitere Widersprüche bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Eintragung der Marke ausgesetzt werden.

(4) Im Falle der Löschung nach Absatz 2 ist § 52 Abs. 2 und 3 entsprechend anzuwenden.

§ 124 MarkenG


Die §§ 112 bis 117 sind auf international registrierte Marken, deren Schutz nach Artikel 3ter des Protokolls zum Madrider Markenabkommen auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erstreckt worden ist, entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, daß an die Stelle der in den §§ 112 bis 117 aufgeführten Vorschriften des Madrider Markenabkommens die entsprechenden Vorschriften des Protokolls zum Madrider Markenabkommen treten.

§ 26 MarkenG


(1) Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, daß die Marke benutzt worden ist, muß sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, daß berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

(2) Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber.

(3) Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist, auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert.

(4) Als Benutzung im Inland gilt auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland, wenn die Waren ausschließlich für die Ausfuhr bestimmt sind.

(5) Soweit die Benutzung innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist, erforderlich ist, tritt in den Fällen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, an die Stelle des Ablaufs der Widerspruchsfrist der Zeitpunkt, ab dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde.

§ 66 MarkenG


(1) 1Gegen die Beschlüsse der Markenstellen und der Markenabteilungen findet unbeschadet der Vorschrift des § 64 die Beschwerde an das Bundespatentgericht statt. 2Die Beschwerde steht den am Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt Beteiligten zu. 3Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung.

(2) Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Deutschen Patent- und Markenamt schriftlich einzulegen.

(3) 1Ist über eine Erinnerung nach § 64 innerhalb von sechs Monaten nach ihrer Einlegung nicht entschieden worden und hat der Erinnerungsführer nach Ablauf dieser Frist Antrag auf Entscheidung gestellt, so ist die Beschwerde abweichend von Absatz 1 Satz 1 unmittelbar gegen den Beschluß der Markenstelle oder der Markenabteilung zulässig, wenn über die Erinnerung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zugang des Antrags entschieden worden ist. 2Steht dem Erinnerungsführer in dem Erinnerungsverfahren ein anderer Beteiligter gegenüber, so ist Satz 1 mit der Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle der Frist von sechs Monaten nach Einlegung der Erinnerung eine Frist von zehn Monaten tritt. 3Hat der andere Beteiligte ebenfalls Erinnerung eingelegt, so bedarf die Beschwerde nach Satz 2 der Einwilligung des anderen Beteiligten. 4Die schriftliche Erklärung der Einwilligung ist der Beschwerde beizufügen. 5Legt der andere Beteiligte nicht innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zustellung der Beschwerde gemäß Absatz 4 Satz 2 ebenfalls Beschwerde ein, so gilt seine Erinnerung als zurückgenommen. 6Der Lauf der Fristen nach den Sätzen 1 und 2 wird gehemmt, wenn das Verfahren ausgesetzt oder wenn einem Beteiligten auf sein Gesuch oder auf Grund zwingender Vorschriften eine Frist gewährt wird. 7Der noch übrige Teil der Fristen nach den Sätzen 1 und 2 beginnt nach Beendigung der Aussetzung oder nach Ablauf der gewährten Frist zu laufen. 8Nach Erlaß der Erinnerungsentscheidung findet die Beschwerde nach den Sätzen 1 und 2 nicht mehr statt.

(4) 1Der Beschwerde und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 2Die Beschwerde und alle Schriftsätze, die Sachanträge oder die Erklärung der Zurücknahme der Beschwerde oder eines Antrags enthalten, sind den übrigen Beteiligten von Amts wegen zuzustellen. 3Andere Schriftsätze sind ihnen formlos mitzuteilen, sofern nicht die Zustellung angeordnet wird.

(5) 1Erachtet die Stelle, deren Beschluß angefochten wird, die Beschwerde für begründet, so hat sie ihr abzuhelfen. 2Dies gilt nicht, wenn dem Beschwerdeführer ein anderer an dem Verfahren Beteiligter gegenübersteht. 3Die Stelle kann anordnen, daß die Beschwerdegebühr nach dem Patentkostengesetz zurückgezahlt wird. 4Wird der Beschwerde nicht nach Satz 1 abgeholfen, so ist sie vor Ablauf von einem Monat ohne sachliche Stellungnahme dem Bundespatentgericht vorzulegen. 5In den Fällen des Satzes 2 ist die Beschwerde unverzüglich dem Bundespatentgericht vorzulegen. 6In den Verfahren ohne die Beteiligung Dritter im Sinne des Satzes 2 ist ein Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren dem Bundespatentgericht unverzüglich zur Vorabentscheidung vorzulegen.

§ 42 MarkenG


(1) 1Innerhalb einer Frist von drei Monaten nach dem Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Marke gemäß § 41 Absatz 2 kann von dem Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang gegen die Eintragung der Marke Widerspruch erhoben werden. 2Innerhalb dieser Frist kann auch von Personen, die berechtigt sind, Rechte aus einer geschützten Ursprungsbezeichnung oder einer geschützten geografischen Angabe mit älterem Zeitrang geltend zu machen, gegen die Eintragung der Marke Widerspruch erhoben werden.

(2) Der Widerspruch kann nur darauf gestützt werden, daß die Marke

1.
wegen einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang nach § 9,
2.
wegen einer notorisch bekannten Marke mit älterem Zeitrang nach § 10 in Verbindung mit § 9,
3.
wegen ihrer Eintragung für einen Agenten oder Vertreter des Markeninhabers nach § 11,
4.
wegen einer nicht eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang nach § 4 Nr. 2 oder einer geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang nach § 5 in Verbindung mit § 12 oder
5.
wegen einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe mit älterem Zeitrang in Verbindung mit § 13
gelöscht werden kann.

(3) Ein Widerspruch kann auf der Grundlage eines älteren Rechts oder mehrerer älterer Rechte erhoben werden, wenn diese Rechte demselben Inhaber gehören.

(4) Den am Widerspruchsverfahren beteiligten Parteien wird auf beiderseitigen Antrag eine Frist von mindestens zwei Monaten eingeräumt, um eine gütliche Einigung zu ermöglichen.

§ 158 MarkenG


(1) Artikel 229 § 6 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche findet mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, dass § 20 in der bis zum 1. Januar 2002 geltenden Fassung den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Verjährung in der bis zum 1. Januar 2002 geltenden Fassung gleichgestellt ist.

(2) Ist die Anmeldung vor dem 1. Oktober 2009 eingereicht worden, ist für den gegen die Eintragung erhobenen Widerspruch § 42 Absatz 1 und 2 in der bis zum 1. Oktober 2009 geltenden Fassung anzuwenden.

(3) Ist die Anmeldung zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden, ist für den gegen die Eintragung erhobenen Widerspruch § 42 Absatz 1 und 2 in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden.

(4) Ist der Widerspruch vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden, findet § 42 Absatz 3 und 4 keine Anwendung.

(5) Ist in einem Verfahren über einen Widerspruch, der vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden ist, die Benutzung der Marke, wegen der Widerspruch erhoben worden ist, bestritten worden oder wird die Benutzung in einem solchen Widerspruchsverfahren bestritten, so sind die §§ 26 und 43 Absatz 1 in ihrer bis dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(6) Ist der Antrag auf Löschung einer eingetragenen Marke wegen Verfalls gemäß § 49 vor dem 14. Januar 2019 gestellt oder die Löschungsklage wegen Verfalls oder aufgrund älterer Rechte gemäß § 51 vor diesem Zeitpunkt erhoben worden, so sind § 49 Absatz 1, § 51 Absatz 4 Nummer 1, § 55 Absatz 3 und § 26 in ihrer bis dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(7) § 8 Absatz 2 Nummer 9 bis 12 gilt nicht für Marken, die vor dem 14. Januar 2019 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet worden sind.

(8) 1§ 50 Absatz 2 Satz 1 gilt nur für Anträge gemäß § 50 Absatz 1, die nach dem 14. Januar 2019 erhoben worden sind. 2Ist der Antrag gemäß § 50 Absatz 1 vor dem 14. Januar 2019 gestellt worden, so ist § 50 Absatz 2 in seiner bisher geltenden Fassung anzuwenden.

(9) 1Für Erinnerungen und Beschwerden, die vor dem 1. Oktober 2009 eingelegt worden sind, gelten die §§ 64 und 66 in der bis zum 1. Oktober 2009 geltenden Fassung. 2Für mehrseitige Verfahren, bei denen von einem Beteiligten Erinnerung und von einem anderen Beteiligten Beschwerde eingelegt worden ist, ist für die Anwendbarkeit der genannten Vorschriften der Tag der Einlegung der Beschwerde maßgebend.

(10) § 102 Absatz 4 gilt nicht für Kollektivmarken, die vor dem 14. Januar 2019 eingetragen worden sind.

§ 125b MarkenG


Die Vorschriften dieses Gesetzes sind auf Marken, die nach der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (ABl. L 78 vom 24.3.2009, S. 1), die durch die Verordnung (EU) 2015/2424 (ABl. L 341 vom 24.12.2015, S. 21; L 71 vom 16.3.2016, S. 322; L 110 vom 26.4.2016, S. 4) geändert worden ist (Unionsmarkenverordnung), angemeldet oder eingetragen worden sind, in den Fällen der Nummern 1 und 2 unmittelbar und in den Fällen der Nummern 3 bis 6 entsprechend wie folgt anzuwenden:

1.
für die Anwendung des § 9 (relative Schutzhindernisse) sind angemeldete oder eingetragene Unionsmarken mit älterem Zeitrang den nach diesem Gesetz angemeldeten oder eingetragenen Marken mit älterem Zeitrang gleichgestellt, jedoch mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Bekanntheit im Inland gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 3 die Bekanntheit in der Union gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe c der Unionsmarkenverordnung tritt;
2.
dem Inhaber einer eingetragenen Unionsmarke stehen neben den Ansprüchen nach den Artikeln 9 bis 11 der Unionsmarkenverordnung die Ansprüche auf Schadensersatz (§ 14 Absatz 7 und 8), Vernichtung und Rückruf (§ 18), Auskunft (§ 19), Vorlage und Besichtigung (§ 19a), Sicherung von Schadensersatzansprüchen (§ 19b) und Urteilsbekanntmachung (§ 19c) zu;
3.
werden Ansprüche aus einer eingetragenen Unionsmarke gegen die Benutzung einer nach diesem Gesetz eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang geltend gemacht, so ist § 21 Absatz 1 entsprechend anzuwenden;
4.
wird ein Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke (§ 42) auf eine eingetragene Unionsmarke mit älterem Zeitrang gestützt, so ist § 43 Absatz 1 mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass an die Stelle der Benutzung der Marke mit älterem Zeitrang gemäß § 26 die Benutzung der Unionsmarke mit älterem Zeitrang nach Artikel 18 der Unionsmarkenverordnung tritt;
5.
wird ein Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit der Eintragung einer Marke (§ 53 Absatz 1) auf eine eingetragene Unionsmarke mit älterem Zeitrang gestützt, so ist
a)
§ 51 Absatz 2 Satz 1 entsprechend anzuwenden;
b)
§ 53 Absatz 6 mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass an die Stelle der Benutzung der Marke mit älterem Zeitrang gemäß § 26 die Benutzung der Unionsmarke nach Artikel 18 der Unionsmarkenverordnung tritt;
6.
Anträge auf Beschlagnahme bei der Einfuhr und Ausfuhr können von Inhabern eingetragener Unionsmarken in gleicher Weise gestellt werden wie von Inhabern von nach diesem Gesetz eingetragenen Marken; die §§ 146 bis 149 sind entsprechend anzuwenden.

§ 114 MarkenG


(1) An die Stelle der Veröffentlichung der Eintragung (§ 41 Absatz 2) tritt für international registrierte Marken die Veröffentlichung in dem vom Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum herausgegebenen Veröffentlichungsblatt.

(2) Die Frist zur Erhebung des Widerspruchs (§ 42 Abs. 1) gegen die Schutzgewährung für international registrierte Marken beginnt mit dem ersten Tag des Monats, der dem Monat folgt, der als Ausgabemonat des Heftes des Veröffentlichungsblattes angegeben ist, in dem die Veröffentlichung der international registrierten Marke enthalten ist.

(3) An die Stelle der Löschung der Eintragung (§ 43 Abs. 2) tritt die Verweigerung des Schutzes.

§ 41 MarkenG


(1) Entspricht die Anmeldung den Anmeldungserfordernissen und wird sie nicht gemäß § 37 zurückgewiesen, so wird die angemeldete Marke in das Register eingetragen.

(2) 1Die Eintragung wird veröffentlicht. 2Die Veröffentlichung kann in elektronischer Form erfolgen.

(3) 1Zur weiteren Verarbeitung oder Nutzung zu Zwecken der Markeninformation kann das Deutsche Patent- und Markenamt die in das Register eingetragenen Angaben an Dritte in elektronischer Form übermitteln. 2Die Übermittlung erfolgt nicht, soweit die Einsicht nach § 62 Absatz 4 ausgeschlossen ist.

§ 71 MarkenG


(1) 1Sind an dem Verfahren mehrere Personen beteiligt, so kann das Bundespatentgericht bestimmen, daß die Kosten des Verfahrens einschließlich der den Beteiligten erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren, einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht. 2Soweit eine Bestimmung über die Kosten nicht getroffen wird, trägt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst.

(2) Dem Präsidenten oder der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts können Kosten nur auferlegt werden, wenn er oder sie nach seinem oder ihrem Beitritt in dem Verfahren Anträge gestellt hat.

(3) Das Bundespatentgericht kann anordnen, daß die Beschwerdegebühr nach dem Patentkostengesetz zurückgezahlt wird.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Beteiligte die Beschwerde, die Anmeldung der Marke, den Widerspruch oder den Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit ganz oder teilweise zurücknimmt oder wenn die Eintragung der Marke wegen Verzichts oder wegen Nichtverlängerung der Schutzdauer ganz oder teilweise im Register gelöscht wird.

(5) Im Übrigen gelten die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren (§§ 103 bis 107) und die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen (§§ 724 bis 802) entsprechend.

§ 69 MarkenG


Eine mündliche Verhandlung findet statt, wenn

1.
einer der Beteiligten sie beantragt,
2.
vor dem Bundespatentgericht Beweis erhoben wird (§ 74 Abs. 1) oder
3.
das Bundespatentgericht sie für sachdienlich erachtet.

§ 82 MarkenG


(1) 1Soweit dieses Gesetz keine Bestimmungen über das Verfahren vor dem Bundespatentgericht enthält, sind das Gerichtsverfassungsgesetz und die Zivilprozeßordnung entsprechend anzuwenden, wenn die Besonderheiten des Verfahrens vor dem Patentgericht dies nicht ausschließen. 2§ 227 Abs. 3 Satz 1 der Zivilprozeßordnung ist nicht anzuwenden. 3Im Verfahren vor dem Bundespatentgericht gilt für die Gebühren das Patentkostengesetz, für die Auslagen gilt das Gerichtskostengesetz entsprechend.

(2) Eine Anfechtung der Entscheidungen des Bundespatentgerichts findet nur statt, soweit dieses Gesetz sie zuläßt.

(3) 1Für die Gewährung der Akteneinsicht an dritte Personen ist § 62 Absatz 1 bis 4 entsprechend anzuwenden. 2Über den Antrag entscheidet das Bundespatentgericht.

§ 14 MarkenG


(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) 1Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. 2Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) 1Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. 2Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. 3Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

§ 85 ZPO


(1) 1Die von dem Bevollmächtigten vorgenommenen Prozesshandlungen sind für die Partei in gleicher Art verpflichtend, als wenn sie von der Partei selbst vorgenommen wären. 2Dies gilt von Geständnissen und anderen tatsächlichen Erklärungen, insoweit sie nicht von der miterschienenen Partei sofort widerrufen oder berichtigt werden.

(2) Das Verschulden des Bevollmächtigten steht dem Verschulden der Partei gleich.

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