Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 29.07.2009, Az. I ZB 83/08

[X.]/08vom 29. Juli 2009 in dem Rechtsbeschwerdeverfahren betreffend die Marke Nr. 398 45 189 Nachschlagewerk: ja [X.]: nein [X.]R: ja [X.] [X.] § 26 Abs. 1 und 3, § 83 Abs. 3 Nr. 3; GG Art. 103 Abs. 1 Verweigert das [X.] im markenrechtlichen Beschwerdeverfah-ren einem Beteiligten zu Unrecht [X.], ist der Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 103 Abs. 1 GG, § 83 Abs. 3 Nr. 3 [X.] verletzt, wenn nicht auszuschließen ist, dass bei Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe eine anwaltlich vertretene [X.] den Vortrag in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht bereits im Beschwerdeverfahren und nicht erst im Rechtsbeschwerde-verfahren gehalten und das [X.] deshalb eine für sie günstige-re Entscheidung getroffen hätte. [X.], [X.]uss vom 29. Juli 2009 - [X.]/08 - [X.]
- 2 - Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat am 29. Juli 2009 durch [X.] [X.] und [X.], Dr. Schaffert, [X.] und [X.] beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde des Markeninhabers wird der an [X.] Statt am 4. Januar 2008 zugestellte [X.]uss des 25. Senats ([X.]) des [X.]s aufgehoben. Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das [X.] zurückverwiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 • festgesetzt. Gründe: [X.] Für den Markeninhaber ist seit dem 17. Juni 1999 die Marke Nr. 398 45 189 1 [X.] - 3 - unter anderem für Dateienverwaltung mittels Computer; Sammeln, Aktualisieren, Systematisierung und Zusammenstellen von Daten in Computerdatenbanken; Vervielfältigung von Dokumenten; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Textverar-beitung; Zusammenstellung von Daten in Datenbanken; Aktualisieren von Com-puter-Software; Computer, Vermietung von Computer-Software; Weitergabe, Sammeln, Speichern von Software, Wartung; Computerberatungsdienste; Ver-mietung der Zugriffszeit zu Datenbanken, Betrieb von Datenbanken u.a. Analy-sieren, Aktualisieren und Weitergabe; Datenverarbeitung, Erstellen von [X.]; Design von Computer-Software; Leasing von [X.]; Erstellen von Programmen; Vermietung von Computer-Software, Datenverarbeitungsgeräten; Wartung von Computer-Software; Nach-richtenüberbringung durch [X.] eingetragen. Gegen die Eintragung hat die Widersprechende aus ihrer am 13. Novem-ber 1997 für bestimmte EDV-Dienstleistungen (siehe unten [X.]. 7) international registrierten Marke Nr. 685 856 2 Widerspruch erhoben. Die Markenstelle des [X.] hat auf den Widerspruch zunächst die Löschung der angegriffenen Marke beschlossen. Auf die Erinnerung des Markeninhabers hat die Markenstelle die Löschung der Marke auf einen Teil der eingetragenen Dienstleistungen beschränkt. 3 - 4 - Dagegen hat der Markeninhaber Beschwerde eingelegt und beantragt, ihm Verfahrenskostenhilfe für die Durchführung des Beschwerdeverfahrens zu bewilligen. Das [X.] hat den Antrag auf Bewilligung von [X.] für das Beschwerdeverfahren als unzulässig verworfen ([X.], [X.]. v. 12.1.2007 - 25 W (pat) 254/03, juris). Die Beschwerde des Markeninhabers hat das [X.] hinsichtlich sämtlicher vorstehend aufgeführter Dienstleistungen zurückgewiesen ([X.], [X.]. v. 4.1.2008 - 25 W (pat) 254/03, juris). 4 Gegen diesen [X.]uss richtet sich die (nicht zugelassene) Rechtsbe-schwerde des Markeninhabers. 5 I[X.] Das [X.] hat zur Begründung des [X.]usses, mit dem es die Teil-Löschung der angegriffenen Marke durch das [X.] zum Teil bestätigt hat, ausgeführt: 6 [X.] habe die rechtserhaltende Benutzung ihrer [X.] durch Vorlage von Unterlagen hinsichtlich folgender Dienstleis-tungen glaubhaft gemacht: 7 Services in connection with the installation of point-of-sale terminals in shops; computer maintenance services; training activities in [X.]; programming for data processing machines. 8 Diese Dienstleistungen seien der Beurteilung der Verwechslungsgefahr der kollidierenden Marken [X.] von § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] zugrunde zu le-gen. Danach sei von einer Verwechslungsgefahr zwischen der [X.] und der angegriffenen Marke für die vorstehend unter I angeführten Dienstleistungen auszugehen. - 5 - II[X.] [X.] hat Erfolg. 9 10 1. Die Statthaftigkeit der form- und fristgerecht eingelegten Rechtsbe-schwerde folgt daraus, dass ein im Gesetz aufgeführter, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnender Verfahrensmangel gerügt wird. a) Der Senat hat entschieden, dass im Beschwerdeverfahren vor dem [X.] die Vorschriften über die Prozesskostenhilfe nach §§ 114 ff. ZPO gemäß § 82 Abs. 1 [X.] entsprechend anwendbar sind und dass die gegenteilige Beurteilung des [X.]s den Anspruch des Markeninhabers auf Gewährung rechtlichen Gehörs verletzen kann (vgl. [X.], Urt. v. 14.8.2008 - I ZA 2/08, [X.], 88 [X.]. 10 und 18 = [X.], 1551 - [X.] I). 11 b) Die Rechtsbeschwerde beruft sich auf eine Versagung des rechtlichen Gehörs, weil dem Markeninhaber die im Beschwerdeverfahren nachgesuchte Verfahrenskostenhilfe vom [X.] versagt worden ist und er kei-nen Rechtsanwalt im Beschwerdeverfahren mit seiner Vertretung beauftragen konnte. Sie hat im Einzelnen ausgeführt, was der Markeninhaber vorgetragen hätte, wenn er durch einen Rechtsanwalt im Beschwerdeverfahren vertreten gewesen wäre. Darauf, ob die [X.] durchgreifen, kommt es für die Statthaf-tigkeit der Rechtsbeschwerde nicht an ([X.], [X.]. v. 30.4.2008 - [X.], [X.], 731 [X.]. 8 = [X.], 1110 - [X.]). Es ist deshalb entge-gen der Ansicht der Rechtsbeschwerdeerwiderung insoweit auch nicht ent-scheidend, ob die Rechtsbeschwerde neuen Tatsachenvortrag enthält, den der Markeninhaber im Beschwerdeverfahren nicht vorgebracht hat, weil er [X.] nicht vertreten war. Für die Zulässigkeit der Rechtsbeschwerde reicht es aus, dass im Einzelnen dargelegt wird, was der Markeninhaber über den Vor-trag im Beschwerdeverfahren hinaus in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht 12 - 6 - vorgebracht hätte und dass dies die Entscheidung des [X.]s zu seinen Gunsten beeinflusst hätte. Dies ist mit der [X.] geschehen. 13 2. Die Rechtsbeschwerde ist auch begründet. Die Entscheidung des [X.]s beruht auf einer Verletzung des rechtlichen Gehörs des Markeninhabers. Art. 103 Abs. 1 GG garantiert den Beteiligten eines gerichtlichen Verfah-rens, dass sie Gelegenheit haben, sich zu dem der gerichtlichen Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt und zur Rechtslage zu äußern, und dass das Gericht das Vorbringen zur Kenntnis nimmt und in Erwägung zieht ([X.] 86, 133, 144; [X.] NJW-RR 2004, 1710, 1712; [X.], [X.]. v. 10.4.2007 - [X.], [X.], 628 [X.]. 10 = [X.], 788 - [X.]). 14 a) Das [X.] hat die rechtserhaltende Benutzung der [X.] im Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung nach §§ 26, 43 Abs. 1 Satz 2 [X.] aufgrund der mit den Schriftsätzen der [X.] vom 26. Oktober 2006 und 12. Oktober 2007 vorgelegten [X.] für die in Rede stehenden Dienstleistungen als glaubhaft gemacht an-gesehen. Es hat als überwiegend wahrscheinlich angenommen, dass die [X.] in den Jahren 2004 und 2005 mit verschiedenen [X.] Umsätze von über 80 Mio. • erzielt hat und von dem Dienstleis-tungspaket "Infrastructure Solutions" mit einem Umsatzanteil von 30 Mio. • im Jahr 2006 ein Teil unter Verwendung der Widerspruchsmarke mit den in Rede stehenden Dienstleistungen erzielt worden ist. Es hat dahinstehen lassen, ob die Verwendung der Widerspruchsmarke in abweichender Form, und zwar mit dem Zusatz "[X.]", den kennzeichnenden Charakter gemäß § 26 Abs. 3 Satz 1 [X.] verändert. Eine Änderung des kennzeichnenden Charakters im 15 - 7 - Sinne dieser Vorschrift hat das [X.] jedenfalls für die Benut-zung der Widerspruchsmarke mit den Zusätzen "[X.]" und "Infrastructure Solutions" verneint. 16 b) Mit Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde, aus den vom [X.] in Bezug genommenen Unterlagen ergebe sich keine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke, was der Markeninhaber, wenn er [X.] vertreten gewesen wäre, im Einzelnen geltend gemacht hätte. [X.]) Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke [X.] von § 26 Abs. 1 [X.] erfordert, dass die Marke in üblicher und sinnvoller Weise für die [X.] oder Dienstleistung verwendet wird, für die sie eingetragen ist ([X.], Urt. v. 21.7.2005 - I ZR 293/02, [X.], 1047, 1049 = [X.], 1527 - [X.]). Bei einer Dienstleistungsmarke erfordert die Beurteilung der Frage, ob sie rechtserhaltend benutzt worden ist, eine besondere Betrachtung, weil bei ihr anders als bei einer Warenmarke eine körperliche Verbindung zwischen der Marke und dem Produkt nicht möglich ist. Als Benutzungshandlungen [X.] des § 26 [X.] kommen bei ihr daher grundsätzlich nur die Anbringung der [X.] am Geschäftslokal sowie eine Benutzung auf Gegenständen in Betracht, die bei der Erbringung der Dienstleistung zum Einsatz gelangen, wie insbesondere auf der Berufskleidung, auf Geschäftsbriefen und -papieren, [X.], [X.], Rechnungen, Ankündigungen und [X.]. Voraussetzung ist dabei, dass der Verkehr die konkrete Benutzung des Zeichens zumindest auch als Herkunftshinweis versteht; er muss erkennen können, dass mit der Verwen-dung der Bezeichnung nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt, sondern auch eine Leistung bezeichnet wird, die aus ihm stammt. Des Weiteren muss sich die Benutzung auf eine bestimmte Dienstleistung beziehen. Dies setzt voraus, dass der Verkehr ersehen kann, auf welche konkrete Dienstleistung sich der [X.] - 8 - zeichengebrauch bezieht (vgl. [X.], Urt. v. 18.10.2007 - I ZR 162/04, [X.], 616 [X.]. 13 = [X.], 802 - [X.]). 18 Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 [X.] nur vor, wenn die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen [X.] bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht ([X.], [X.]. v. [X.] - I ZB 31/03, [X.], 515 = [X.], 620 - [X.]; Urt. v. 5.11.2008 - I ZR 39/06, [X.], 766 [X.]. 50 = [X.], 831 - Stofffähnchen). [X.]) Zur Begründung der rechtserhaltenden Benutzung der [X.] hat das [X.] ausschließlich auf deren Verwen-dung im Jahre 2006 abgestellt und die rechtserhaltende Benutzung aus den mit den Schriftsätzen vom 26. Oktober 2006 und 12. Oktober 2007 vorgelegten [X.] hergeleitet. Im Rechtsbeschwerdeverfahren sind daher auch nur diese Feststellungen zur Beurteilung der rechtserhaltenden Benutzung der [X.] heranzuziehen. Anders als von der [X.] geltend gemacht, sind die mit dem Schriftsatz vom 25. Oktober 2006 vor-gelegten Unterlagen zur Begründung einer rechtserhaltenden Benutzung nicht maßgeblich, weil sie den tatrichterlichen Feststellungen des [X.]s nicht zugrunde liegen. 19 cc) Zutreffend macht die Rechtsbeschwerde geltend, dass die vom [X.] herangezogenen Unterlagen und die dazu getroffenen Fest-stellungen die Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung nicht tragen. 20 - 9 - Die mit Schriftsatz vom 26. Oktober 2006 vorgelegten Informationsbro-schüren und Unterlagen zeigen die Verwendung der Widerspruchsmarke ohne Zusätze oder Aussparungen nur in den Beilagen "[X.]" und "[X.] Re-port" und weiterhin in der Verwendung für die [X.] Processing Services GmbH. Die Beilagen "[X.]" und "[X.] Report" betreffen die Jahre 1999 und 2000 und geben für den Zeitraum, auf den das [X.] abgestellt hat, nichts her. Das [X.] hat nicht festgestellt, ob die Verwendung der Widerspruchsmarke durch die [X.] Processing GmbH mit Zustimmung der Widersprechenden erfolgt ist. Die Frage kann jedoch offenbleiben. Selbst wenn dies der Fall sein sollte, erlauben diese Unterlagen keine zeitliche Zuordnung und geben deshalb für eine rechtserhaltende Benutzung der [X.] in Rede stehenden Zeitraum nichts her. 21 Im Übrigen ist die Widerspruchsmarke in abgewandelter Form und zwar ganz überwiegend mit den Zusätzen "[X.]" oder "[X.]" oder im Fließtext unter Aussparung des Fischmotivs verwandt worden. Das [X.] hat keine Feststellungen dazu getroffen, dass diese Abwandlungen den kenn-zeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke nicht verändern. Für das Rechtsbeschwerdeverfahren ist deshalb davon auszugehen, dass der kenn-zeichnende Charakter der Widerspruchsmarke durch diese Abwandlungen nicht [X.] von § 26 Abs. 3 Satz 1 [X.] unverändert bleibt. 22 Das [X.] hat zwar angenommen, dass Zusätze zu der Widerspruchsmarke wie "[X.]" und "Infrastructure Solutions" ihren kennzeichnenden Charakter unverändert lassen. Werden auch ohne aus-drückliche Feststellungen des [X.]s zu den Zusätzen, die den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke unverändert lassen, die weiteren Bestandteile "[X.]", "Applications Management" und "Solutions" gerechnet, verbleiben gleichwohl nur wenige [X.] - 10 - spiele. Diese erlauben keinen sicheren Rückschluss auf eine rechtserhaltende Benutzung im Jahr 2006. 24 Eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke lässt sich auch nicht den mit den Schriftsätzen vom 26. Oktober 2006 und 12. Oktober 2007 vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen entnehmen. In der eidesstattlichen Versicherung vom 26. Oktober 2006 des Vorstandsmitglieds D.

[X.] wird zwischen den einzelnen Abwandlungen der Widerspruchsmarke nicht [X.]. Im Übrigen ergibt sich aus ihr auch keine Zuordnung der beigefügten Unterlagen zum Jahr 2006. In der eidesstattlichen Versicherung des Mitarbeiters [X.]der [X.] [X.] GmbH vom 28. September 2007 wird ebenfalls nicht zwischen den verschiedenen Abwandlungen der Widerspruchsmarke unterschieden. Der ei-desstattlichen Versicherung lässt sich aber auch nicht mit dem für eine Glaub-haftmachung erforderlichen Grad von Wahrscheinlichkeit entnehmen, dass die Widerspruchsmarke ohne Abwandlungen benutzt worden ist. Denn zur [X.] verweist der Mitarbeiter S.

in seiner eidesstattlichen Versi-cherung auf eine beigefügte Broschüre, in der die Verwendungsformen "[X.] [X.]", "[X.] [X.]", "[X.] [X.]", "[X.] Appli-cations Management" und "[X.] Infrastructure Solutions" jeweils mit und ohne [X.] angeführt sind. 25 [X.]) Der Umstand, dass die Angriffe gegen eine rechtserhaltende Benut-zung vom Markeninhaber nicht bereits in der Beschwerdeinstanz, sondern erst im Rechtsbeschwerdeverfahren vorgebracht worden sind, beruht auf einer [X.] des rechtlichen Gehörs des Markeninhabers. Das [X.] ist zu Unrecht davon ausgegangen, dass im markenrechtlichen Beschwerdever-fahren die Bestimmungen der Prozesskostenhilfe nicht entsprechend [X.] - 11 - bar sind (vgl. [X.] [X.], 88 [X.]. 9 ff. - [X.] I). Es hat dem Markeninha-ber daher rechtsfehlerhaft Verfahrenskostenhilfe verweigert. Wäre der [X.] bereits im Beschwerdeverfahren anwaltlich vertreten gewesen, ist nicht auszuschließen, dass er die im Rechtsbeschwerdeverfahren vorgebrachten Einwendungen gegen eine rechtserhaltende Benutzung der [X.] bereits im Beschwerdeverfahren vorgebracht und das [X.] eine für ihn günstigere Entscheidung getroffen hätte. Danach beruht der [X.] [X.]uss auf einer Versagung des rechtlichen Gehörs (vgl. [X.], [X.]. v. 30.1.1997 - I ZB 3/95, [X.], 637, 638 = [X.], 762 - Top Selection) durch Ablehnung der gebotenen Bewilligung von [X.]. - 12 - c) Die Rechtsbeschwerde hat sich auch gegen die Annahme des [X.]s gewandt, es liege eine Verwechslungsgefahr [X.] von § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] zwischen den kollidierenden Marken vor und hat auch insoweit eine Verletzung des Anspruchs des Markeninhabers auf rechtliches Gehör gerügt. Ob auch diese Rüge berechtigt ist, braucht nicht entschieden zu werden, weil der [X.]uss bereits aus den Gründen zu [X.] 2 b aufzuheben ist. 27 [X.]Büscher Schaffert

Bergmann [X.] Vorinstanz: [X.], Entscheidung vom 4.1.2008 - 25 W (pat) 254/03 -