Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 13.12.2007, Az. I ZB 39/05

[X.] Verkündet am: 13. Dezember 2007 [X.] Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der [X.] betreffend die Marke Nr. 398 14 720 Nachschlagewerk: ja [X.] : nein [X.]R : ja

idw Informationsdienst Wissenschaft [X.] § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 26 Abs. 1 und 3, § 43 Abs. 1 und 2, § 48 Besteht eine zusammengesetzte Marke aus einer Buchstabenfolge (hier: idw), die eine Abkürzung der weiteren Wortbestandteile (hier: Informationsdienst Wissenschaft) darstellt, kann die Verknüpfung zwis[X.] der Buchstabenfolge und den Wortbestandteilen einer Neigung des Verkehrs, die Marke bei [X.] auf die Buchstabenfolge zu verkürzen, insbesondere dann entgegen-stehen, wenn die Buchstabenfolge dem Verkehr als Abkürzung nicht allgemein bekannt ist und auch keine Schwierigkeiten bestehen, sich die längeren Wort-bestandteile einzuprägen. [X.], [X.]. v. 13. Dezember 2007 - [X.] - [X.]
- 2 - Der I. Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhandlung vom 13. Dezember 2007 durch [X.] [X.] und [X.], Dr. Bergmann und [X.] beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde des Markeninhabers wird der am 8. März 2005 an [X.] Statt zugestellte [X.]uss des 32. Senats ([X.]) des [X.]s aufgehoben. Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das [X.] zurückverwiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 • festgesetzt. - 3 - Gründe: 1 I. Für den Markeninhaber ist die am 16. März 1998 angemeldete [X.] Nr. 398 14 720 am 16. September 1998 für die Waren und Dienstleistungen (für die kursiv ge-setzten Waren und Dienstleistungen hat das [X.] die Löschung angeordnet bzw. die Löschungsanordnung des Deuts[X.] Patent- und Marken-amts bestätigt) Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Tonaufzeichnungsgeräte, Tonträger, Tonübertragungsgeräte, Tonwiederga-begeräte, telefonische Übertragungsapparate; Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere Magnet- und Videobänder; [X.], optische Datenträ-ger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Datenverarbeitungsprogram-me, [X.]; Computerperipheriegeräte; Telekommuni-kationsgeräte; Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; [X.], insbesondere Informationsbro-schüren, Informationsbriefe und Zeitungen; Fotografien, Graphiken; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Telekommunikation; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Erstellen von Bildreportagen und Tonreportagen; Übermittlung von Nachrichten, Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer, elektronische Nachrichtenübermittlung; Übermittlung von Audioda-teien, Bildschirmtextdienst, Fernschreibdienst, Fernsprechdienst; Vermietung von Geräten zur Nachrichtenübertragung; Presseagenturen, Sammeln und Liefern von Informationen aus Wissenschaft und Forschung; Sammeln und - 4 - Liefern von Pressemeldungen; Recherchieren, nutzerorientierte Auswahl und Übertragung von Informationen gegen Entgelt für Dritte; Produktion und Aus-strahlung von Fernseh- und Hörfunkprogrammen; Erziehung und Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Herausgabe und Veröffent-lichung von Schulungsmaterial; Veranstaltung und Organisation von [X.]; Herausgabe und [X.] von Texten, insbesondere von Infor-mationsangeboten im [X.]; Organisation und Veranstaltung von [X.], Konferenzen und Kongressen; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere Aktualisieren von Computer-Software und Design von [X.]; [X.], Erstellen von Ton- und Bildreporta-gen; Vermietung von Computer-Software; Betrieb von Datenbanken; Vermie-tung der Zugriffszeit zu Datenbanken; Dienstleistungen eines Graphikers; Dienstleistungen eines Redakteurs; Verwaltung von Urheberrechten; Bereit-stellung von Recherchemöglichkeiten und Übermittlung von Informationen über Wissenschaft und Technologie sowie über Experten aus Wissenschaft und Forschung per [X.]
eingetragen worden. Die Eintragung ist am 15. Oktober 1998 veröffentlicht [X.]. 2 Gegen die Eintragung hat der Widerspre[X.]de zu 1 aus seiner seit dem 26. Oktober 1984 als durchgesetzt eingetragenen Wortmarke Nr. 1 069 633 [X.] und seiner seit dem 1. September 1986 eingetragenen [X.] - Widerspruch erhoben. Diese [X.] sind geschützt für die Dienstleistungen Fachliche Beratung von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesell-schaften sowie von außerordentli[X.] Mitgliedern des Zei[X.]inhabers, ins-besondere über eine unabhängige, eigenverantwortliche und fachgerechte Berufsausübung im Rahmen einheitlicher Grundsätze; fachliche Beratung des Wirtschaftsprüfernachwuchses; Durchführung und fachliche, finanzielle und organisatorische Unterstützung von Ausbildungsmaßnahmen, insbesondere von Lehrgängen, Seminaren, Kursen und Vorträgen, auch solche berufsbe-gleitender Fortbildung, Unterhaltung von [X.], Veröffentli-chungen von fachli[X.] Verlautbarungen zu Grundsatzfragen auf dem [X.] eines Wirtschaftsprüfers und Erstattung von Stellungnahmen zu fachli[X.] und berufli[X.] Einzelfragen von Wirtschaftsprüfern und Wirt-schaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentli[X.] Mitgliedern; Er-stattung von Gutachten in fachli[X.] und berufli[X.] Fragen von [X.] und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentli[X.] Mitgliedern, insbesondere auch gegenüber den gesetzgebenden Körperschaf-- 6 - ten von Bund und Ländern; wissenschaftliche und finanzielle Förderung von Hochschularbeiten und Bibliotheken auf dem Gebiet des wirtschaftli[X.] Prü-fungs- und [X.]; Abschluss von [X.] für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie für au-ßerordentliche Mitglieder. Die Widerspre[X.]de zu 2 hat Widerspruch erhoben aus ihrer seit dem 7. Oktober 1994 für die Waren und Dienstleistungen 3 Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in [X.] 16 enthalten; Buchbinderartikel, nämlich Buchbindegarn, -leinen und [X.] textile Stoffe zum Buchbinden; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke; Text-, Ton- und Bildträger, ausgenommen unbelichtete Filme; [X.], nämlich [X.], Zeitungen und Zeitschriften, Bücher, Kataloge, Spiele; [X.] (ausgenommen Apparate), soweit in Klasse 16 enthalten; Produktion von Text-, Ton- und Bildaufnahmen auf Text-, Ton- und Bildträ-gern; [X.] und Herausgabe von Druckschriften, Zeitungen, Zeit-schriften und Büchern; mit Programmen versehene maschinenlesbare Daten-träger aller Art eingetragenen [X.] . Die zuständige Markenstelle des Deuts[X.] Patent- und Markenamts hat die Teillöschung der Marke beschlossen, und zwar aufgrund der Widersprüche aus den Marken Nr. 1 069 633 und 1 095 846 des Widerspre[X.]den zu 1 für die Dienstleistungen 4 Erziehung und Ausbildung; Veranstaltung und Organisation von Schulungen; Herausgabe und [X.] von Texten, insbesondere von Informati-onsangeboten im [X.]; Organisation und Veranstaltung von Schulungen, Konferenzen und Kongressen - 7 - sowie aufgrund des Widerspruchs aus der Marke Nr. 2 079 789 der Widerspre-[X.]den zu 2 für die Waren und Dienstleistungen [X.], insbesondere Informationsbroschüren, Informations-briefe und Zeitungen; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Herausgabe und [X.] von Texten, insbesondere von Informati-onsangeboten im [X.]. Im Übrigen hat die Markenstelle die Widersprüche zurückgewiesen. 5 Gegen diese Entscheidung haben die Beteiligten Beschwerde eingelegt. Der Markeninhaber hat ein neues Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vor-gelegt, das hilfsweise der Entscheidung zugrunde gelegt werden soll und in dem er einen näher bezeichneten Teil der Waren und Dienstleistungen mit dem Zusatz "außerhalb des Bereichs der Wirtschafts- und Steuerberatung" versehen hat. 6 Das [X.] hat auf die Beschwerde des Widerspre[X.]-den zu 1 die gegenüber der Entscheidung des Deuts[X.] Patent- und Marken-amts zusätzliche Teillöschung der Marke für die Waren und Dienstleistungen 7 Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Tonaufzeichnungsgeräte, Tonträger, Tonübertragungsgeräte, Tonwiederga-begeräte, telefonische Übertragungsapparate; Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere Magnet- und Videobänder; [X.], optische Datenträ-ger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Datenverarbeitungsprogram-me, [X.], insbesondere Informationsbroschüren, Informati-onsbriefe und Zeitungen, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Appara-te); Sammeln und Liefern von Nachrichten; Sammeln und Liefern von [X.] aus Wissenschaft und Forschung; Recherchieren, nutzerorientierte Auswahl und Überarbeitung von Informationen gegen Entgelt für Dritte; [X.] und [X.] von Schulungsmaterial; Dienstleistungen eines Redakteurs; Bereitstellung von Recherchemöglichkeiten und Übermittlung von Informationen für Wissenschaft und Technologie sowie über Experten aus Wissenschaft und Forschung per [X.] - 8 - angeordnet. Auf die Beschwerde der Widerspre[X.]den zu 2 hat das [X.] die zusätzliche Teillöschung der Marke für die Waren und Dienst-leistungen Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Tonaufzeichnungsgeräte, Tonträger, Tonübertragungsgeräte, Tonwiederga-begeräte, telefonische Übertragungsapparate; Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere Magnet- und Videobänder; [X.], optische Datenträ-ger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Datenverarbeitungsprogram-me, [X.]; Computerperipheriegeräte; Telekommuni-kationsgeräte; Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Telekommunikation; Sammeln und Liefern von Nachrich-ten, Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer, elektronische Nach-richtenübermittlung; Übermittlung von Audiodateien, Bildschirmtext, Fern-schreibdienst, Fernsprechdienst; Erstellen von Programmen für die Datenver-arbeitung, insbesondere Aktualisieren von Computer-Software, Erstellen von Ton- und Bildreportagen; Betrieb von Datenbanken; Bereitstellung von [X.] und Übermittlung von Informationen über Wissenschaft und Technologie sowie über Experten aus Wissenschaft und Forschung per [X.] beschlossen. Auf die Beschwerde des Markeninhabers hat das Bundespatent-gericht den [X.]uss des Deuts[X.] Patent- und Markenamts insoweit aufge-hoben, als die Marke für die Dienstleistung "Erziehung" gelöscht worden ist. Die weitergehenden Beschwerden der Beteiligten hat das [X.] zu-rückgewiesen. Hiergegen wendet sich der Markeninhaber mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde. Die Widerspre[X.]den beantragen, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen. 8 9 II. Das [X.] hat die Widersprüche teilweise für begründet erachtet und sie im Übrigen zurückgewiesen. Dazu hat es ausgeführt: 10 Zwis[X.] der angegriffenen Marke und den [X.] beste-he für einen Teil der Waren und Dienstleistungen die Gefahr von [X.] - gen nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.]. Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr seien nur diejenigen Waren und Dienstleistungen der [X.] zu berücksichtigen, für die eine Benutzung während der nach § 43 Abs. 1 [X.] maßgebli[X.] Benutzungszeiträume von Oktober 1993 bis Oktober 1998 und von Juli 1999 bis Juli 2004 bei den [X.] 069 633 und 1 095 846 und während des Zeitraums vom 14. Juli 1999 bis 14. Juli 2004 bei der Widerspruchsmarke Nr. 2 079 789 glaubhaft gemacht [X.] sei. Dies sei für eine Reihe näher bezeichneter Waren und Dienstleistun-gen durch die eidesstattli[X.] Versicherungen der Organe der Widerspre[X.]-den und durch Vorlage von Unterlagen geschehen. Der Annahme einer [X.] Benutzung stehe nicht entgegen, dass häufig beschreibende An-gaben im Zusammenhang mit den [X.] verwendet worden [X.]. Zwis[X.] den Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke und den Waren und Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke geschützt und die Benutzung glaubhaft gemacht worden sei, bestehe teilweise Identität oder [X.]. Bei der angegriffenen Marke sei der Bestandteil "Informationsdienst [X.]" glatt beschreibend und werde bei der Benennung der Marke nicht mitverwendet. Die angegriffene Marke und die Wortmarke Nr. 1 069 633 stimm-ten klanglich überein. Innerhalb des Bereichs der Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit bestehe bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der [X.] und klanglicher Zei[X.]identität Verwechslungsgefahr. 11 Für die [X.] 095 846 des Widerspre[X.]den zu 1 lasse sich ebenfalls nicht ausschließen, dass auch diese Marke von einem erhebli-[X.] Teil des Verkehrs bei der Benennung auf "[X.]" verkürzt werde. Der Wortbestandteil "[X.] [X.]" sei als [X.] nicht geeignet, die Marke [X.]. 12 - 10 - 13 Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft, Ähnlichkeit der [X.] und Dienstleistungen und klanglicher Zei[X.]identität bestehe Ver-wechslungsgefahr [X.] von § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.]. Eine Verwechslungsge-fahr sei unter dem Gesichtspunkt des gedankli[X.] Inverbindungbringens auch gegeben, soweit Teile des Verkehrs die Marke nicht verkürzten, sondern mit "[X.] [X.] [X.]" bezeichneten. Die kollidieren-den Marken würden wegen Übereinstimmungen in den prägenden [X.] irrig einem Unternehmen zugeordnet. Bei der angegriffenen Marke und der [X.] der Widerspre[X.]den zu 2 seien die Wortbestandteile "Informationsdienst [X.]" und "Verlag GmbH" glatt beschreibend und prägten den [X.] nicht mit. Es bestehe deshalb klangliche Zei[X.]identität. Soweit von [X.] Identität oder Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen zwis[X.] dieser Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke auszugehen sei, liege bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und klanglicher Zei[X.]identität eine unmittelbare Verwechslungsgefahr vor. Aber auch bei den Teilen des Verkehrs, die die Widerspruchsmarke mit "[X.] Verlag GmbH" be-zeichneten, könne die Gefahr des gedankli[X.] Inverbindungbringens nicht ausgeschlossen werden. 14 III. Die zulässige Rechtsbeschwerde des Markeninhabers hat in der Sa-che Erfolg. Sie führt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das [X.]. 15 - 11 - 1. Widerspruch aus der Wortmarke Nr. 1 069 633 "[X.]" 16 17 Das [X.] hat das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr [X.] von § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] zwis[X.] den kollidierenden Marken für ei-nen Teil der Waren und Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke [X.] ist, bejaht. Das hält der rechtli[X.] Nachprüfung nicht stand. a) Nach der ständigen Rechtsprechung des [X.] ist die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr [X.] von § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] vorliegt ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.] unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwis[X.] der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der priori-tätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der [X.] der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der [X.] der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der [X.] ausgegli[X.] werden kann und umgekehrt ([X.], [X.]. v. 11.5.2006 - [X.], [X.], 859 [X.]. 16 = [X.], 1227 - Malteser-kreuz; [X.] 171, 89 [X.]. 33 - Pralinenform). 18 b) Das [X.] hat eine Ähnlichkeit zwis[X.] denjenigen Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke, die von der Löschungs-anordnung erfasst werden, und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke, deren Benutzung glaubhaft gemacht worden ist, rechtsfehlerfrei bejaht. 19 aa) Der Markeninhaber hat die Einrede mangelnder Benutzung [X.] von § 43 Abs. 1 [X.] erhoben. Bei der Entscheidung dürfen deshalb nur dieje-nigen Waren oder Dienstleistungen der Widerspruchsmarke berücksichtigt [X.], für die der Widerspre[X.]de zu 1 eine Benutzung glaubhaft gemacht hat 20 - 12 - (§ 43 Abs. 1 Satz 3 [X.]). Maßgeblich für die Frage der Benutzung in zeit-licher Hinsicht sind vorliegend nach § 43 Abs. 1 Satz 1 [X.] der Fünfjah-reszeitraum vor [X.] der Eintragung der angegriffenen Marke am 15. Oktober 1998 und nach § 43 Abs. 1 Satz 2 [X.] der weitere Fünfjah-reszeitraum vor der mündli[X.] Verhandlung vor dem [X.] am 14. Juli 2004 (vgl. [X.], [X.]. v. 14.5.1998 - [X.], [X.], 938, 939 f. = WRP 1998, 993 - [X.]; [X.]. v. 10.11.1999 - [X.], [X.], 510 = [X.], 541 - [X.]; [X.]. v. 15.9.2005 - [X.], [X.], 150 [X.]. 8 = [X.], 241 - [X.]). [X.]) Das [X.] ist für diese Zeiträume zu Recht von der Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Wortmarke "[X.]" ausgegangen. Es hat angenommen, dass die Benutzung der [X.] "[X.]" für den Zeitraum von Oktober 1993 bis Oktober 1998 durch die eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers K. des Widerspre[X.]den zu 1 vom 17. Dezember 1999 und die [X.]agen 2 bis 9, 11, 15 und 18 und für den Zeitraum vom 14. Juli 1999 bis 14. Juli 2004 durch die eidesstattliche Ver-sicherung des Vorstandssprechers Prof. Dr. N. vom 10. Februar 2004 nebst [X.]agen glaubhaft gemacht worden ist. 21 Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde im Ergebnis ohne Erfolg mit der Begründung, aus den eidesstattli[X.] Versicherungen vom [X.] 1999 und 10. Februar 2004 folge nicht, welche der verschiedenen [X.]n benutzt worden seien. Aus den beigefügten [X.]agen ergebe sich kein einheitliches Bild einer ernsthaften Benutzung. 22 (1) Eine Unterscheidung zwis[X.] den [X.] ist vorlie-gend allerdings erforderlich. 23 - 13 - Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke [X.] von § 26 Abs. 1 [X.] erfordert, dass die Marke in üblicher und sinnvoller Weise für die Wa-ren oder Dienstleistungen verwendet wird, für die sie eingetragen ist. Wird die Marke in einer von der Eintragung abwei[X.]den Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 [X.] nur vor, wenn die [X.] den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abwei[X.]d benutzte Zei[X.] gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt, in der benutzten Form noch [X.] Marke sieht ([X.], [X.]. v. [X.] - I ZB 31/03, [X.], 515 = [X.], 620 - [X.]; [X.]. [X.], [X.], 592 [X.]. 12 = [X.], 958 - bodo Blue Night). Diese Beurteilung ist grundsätzlich dem Tatrichter vorbehalten. In der [X.] ist sie nur einge-schränkt überprüfbar. Feststellungen dazu, dass der Verkehr die Wortmarke Nr. 1 069 633 und die Wort-/Bildmarken Nr. 1 095 846 und Nr. 2 079 789 als ein und dasselbe Zei[X.] ansieht, hat das [X.] nicht getroffen. Dazu müsste der Verkehr den in den Wort-/Bildmarken gegenüber dem [X.] "[X.]" der Wortmarke Nr. 1 069 633 hinzugefügten Wortbestandteilen und den weiteren Bildbestandteilen keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimessen (vgl. hierzu [X.], [X.]. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, [X.], 167, 168 = [X.], 1320 - Bit/Bud; [X.], 515 - [X.]). Für eine derartige Annahme ist vorliegend nichts ersichtlich. 24 Die Benutzung der für Waren und Dienstleistungen eingetragenen Marke wirkt zudem nur dann rechtserhaltend, wenn sie deren Hauptfunktion entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware oder Dienstleistung zu garantie-ren, indem sie ihm ermöglicht, die Waren und Dienstleistungen von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Eine rechtserhaltende [X.] von § 26 [X.] liegt dementspre[X.]d nicht vor, wenn das [X.] - 14 - [X.] ausschließlich als Unternehmenskennzei[X.] Verwendung findet ([X.], [X.]. v. 10.10.2002 - [X.], [X.], 428, 430 = [X.], 647 - [X.]; [X.]. v. 21.7.2005 - I ZR 293/02, [X.], 1047, 1049 = [X.], 1527 - [X.]). 26 (2) Die erforderliche Unterscheidung zwis[X.] den einzelnen [X.]n hat das [X.] getroffen. Es ist auch zutreffend davon ausgegangen, dass durch die eidesstattli[X.] Versicherungen vom 17. Dezember 1999 und 10. Februar 2004 und die beigefügten [X.]agen eine rechtserhaltende Benutzung der Wortmarke "[X.]" [X.] von § 26 [X.] für folgende Dienstleistungen glaubhaft gemacht worden ist: Fachliche Beratung von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesell-schaften sowie von außerordentli[X.] Mitgliedern des Zei[X.]inhabers, ins-besondere über eine unabhängige, eigenverantwortliche und fachgerechte Berufsausübung im Rahmen einheitlicher Grundsätze; fachliche Beratung des Wirtschaftsprüfernachwuchses; Durchführung und fachliche, finanzielle und organisatorische Unterstützung von Ausbildungsmaßnahmen, insbesondere von Lehrgängen, Seminaren, Kursen und Vorträgen, auch solche berufsbe-gleitender Fortbildung, [X.]en von fachli[X.] Verlautbarungen zu Grundsatzfragen auf dem Tätigkeitsgebiet eines Wirtschaftsprüfers und Er-stattung von Stellungnahmen zu fachli[X.] und berufli[X.] Einzelfragen von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außeror-dentli[X.] Mitgliedern; Erstattung von Gutachten in fachli[X.] und berufli[X.] Fragen von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentli[X.] Mitgliedern, insbesondere auch gegenüber den [X.] Körperschaften von Bund und Ländern. In den eidesstattli[X.] Versicherungen vom 17. Dezember 1999 und 10. Februar 2004 wird zwar zwis[X.] den [X.] nicht im [X.] unterschieden. Vielmehr ist in der eidesstattli[X.] Versicherung vom 17. Dezember 1999 nur allgemein von der Widerspruchsmarke die Rede. Auf welche Widerspruchsmarke sich die Angaben in dieser eidesstattli[X.] Versi-cherung beziehen, wird jedoch durch die beigefügten [X.]agen hinrei[X.]d deut-lich, auf die sich das [X.] bezogen hat. Aufgrund der Angaben in der eidesstattli[X.] Versicherung vom 17. Dezember 1999 und der [X.]agen 27 - 15 - ([X.]. 2 bis 9, 11, 15 und 18) ist das [X.] zu Recht davon aus-gegangen, dass eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke "[X.]" von dem Widerspre[X.]den zu 1 im Zeitraum vom 15. Oktober 1993 bis 15. Okto-ber 1998 glaubhaft gemacht worden ist. Entspre[X.]des gilt für den Zeitraum vom 14. Juli 1999 bis 14. Juli 2004, für den das [X.] zutreffend angenommen hat, die rechtserhaltende Benutzung der Wortmarke "[X.]" [X.] von § 26 [X.] sei durch die eidesstattliche Versicherung vom 10. Februar 2004 und die beigefügten [X.]agen glaubhaft gemacht. [X.]) Ebenso wenig ist aus Rechtsgründen zu beanstanden, dass das [X.] eine Ähnlichkeit zwis[X.] den Dienstleistungen der [X.] "[X.]", für die es eine rechtserhaltende Benutzung festgestellt hat, und den zu lös[X.]den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke bejaht hat. 28 (1) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind alle erhebli[X.] Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwis[X.] den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren und Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Wa-ren oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb [X.] aufweisen. Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleis-tungen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstandes der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist. Dabei gibt es eine absolute Waren- und Dienstleistungsunähnlichkeit, die auch bei Identität der Zei[X.] nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren 29 - 16 - Marke ausgegli[X.] werden kann (vgl. [X.], [X.]. v. 29.9.1998 - [X.]/97, [X.]. 1998, [X.] = [X.], 922 [X.]. 15 - [X.]; [X.], [X.]. v. 28.9.2006 - I ZB 100/05, [X.], 321 [X.]. 20 = [X.], 321 - [X.]). 30 (2) Das [X.] hat angenommen, dass zwis[X.] den Wa-ren und Dienstleistungen, für die die Löschung der angegriffenen Marke [X.] worden ist, und den Dienstleistungen "Fachliche Beratung von [X.]; Durchführung von Ausbildungsmaßnahmen; [X.] von Verlautbarungen, Unterhaltung von [X.]" jedenfalls [X.] gegeben ist. Gegen diese im Wesentli[X.] auf tatrichterlichem Gebiet liegende Beur-teilung macht die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg geltend, das [X.] habe rechtsfehlerhaft angenommen, es gehe jeweils um Aus- oder Fortbil-dung. Sie rügt, das [X.] habe zu Unrecht unberücksichtigt ge-lassen, dass sich die durch die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistun-gen an eine hoch spezialisierte Zielgruppe richteten, während die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke ein allgemeines Publikum mit erhöh-tem Bildungsstand ansprä[X.]. Das hat das [X.] ebenfalls seiner Beurteilung zugrunde gelegt. Es hat zu Recht angenommen, dass die wechselseitigen Dienstleistungen dem Bereich Wissenschaft und Forschung zuzurechnen sind und der größere Kreis der durch die Waren und Dienstleis-tungen der angegriffenen Marke angespro[X.]en Verkehrskreise die Annahme einer Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit nicht hindere. 31 (3) Schließlich steht der vom [X.] angenommenen [X.] der Waren oder Dienstleistungen auch nicht der Umstand entgegen, dass der Markeninhaber ein neues Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vor-gelegt hat, das der Entscheidung hilfsweise zugrunde gelegt werden soll und in 32 - 17 - dem er einen Teil der Waren und Dienstleistungen mit dem Zusatz "Außerhalb des Bereichs der Wirtschafts- und Steuerberatung" versehen hat. Die teilweise Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der [X.] um den Bereich der "Wirtschafts- und Steuerberatung" stellt einen Teilverzicht auf die angegriffene Marke [X.] von § 48 [X.] dar. Dieser [X.] ist schon deshalb unwirksam, weil die Verzichtserklärung, die ohne weiteres zum vollständigen oder teilweisen Erlös[X.] der Marke führt (vgl. [X.], [X.]. [X.], [X.], 337, 338 = [X.], 408 - [X.]), nicht bedingt abgegeben werden kann (Fezer, Marken-recht, 3. Aufl., § 48 Rdn. 7; [X.]/[X.], [X.], 2. Aufl., § 48 Rdn. 6), wie dies vorliegend geschehen ist. c) Zutreffend ist das [X.] davon ausgegangen, dass die als verkehrsdurchgesetztes Zei[X.] eingetragene Widerspruchsmarke "[X.]" mangels entgegenstehender Anhaltspunkte über durchschnittliche Kennzeich-nungskraft verfügt (vgl. [X.] 171, 89 [X.]. 35 - Pralinenform). 33 d) Nicht frei von [X.] ist allerdings die Annahme des Bundespa-tentgerichts, es liege klangliche Zei[X.]identität zwis[X.] den kollidierenden Marken vor. Mit der gebotenen Sicherheit sei nicht auszuschließen, dass die angegriffene Marke auf "idw" verkürzt werde. 34 Das Abstellen auf die Zei[X.]identität in klanglicher Hinsicht ist [X.] aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäis[X.] Gemeinschaften und des [X.] ist nicht auszuschließen, dass allein die klangliche Zei[X.]ähnlichkeit der Mar-ken eine Verwechslungsgefahr begründen kann ([X.], [X.]. v. 22.6.1999 - [X.]/97, [X.]. 1999, [X.] = [X.]. 1999, 734 [X.]. 27 f. = WRP 1999, 35 - 18 - 806 - [X.]; [X.]. v. [X.] - [X.]/04, [X.]. 2006, [X.] = [X.], 413 [X.]. 21 - [X.]/SIR; [X.] 139, 340, 347 - Lions). 36 Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde in diesem Zusammenhang geltend, der klangli[X.] Zei[X.]ähnlichkeit komme für die Annahme einer Ver-wechslungsgefahr vorliegend keine Bedeutung zu. Nähere Darlegungen, wa-rum die klangliche Zei[X.]ähnlichkeit ausnahmsweise außer Betracht bleiben soll, zeigt die Rechtsbeschwerde nicht auf. Allein der Hinweis der Rechtsbe-schwerde, der Widerspre[X.]de zu 1 kommuniziere mit seinen Mitgliedern zum weitaus überwiegenden Teil in schriftlicher Form, rechtfertigt nicht die vollstän-dige Außerachtlassung der klangli[X.] Zei[X.]ähnlichkeit. Das [X.] hat jedoch rechtsfehlerhaft angenommen, der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde ausschließlich durch "idw" ge-prägt. Zwar kann der Gesamteindruck einer mehrgliedrigen Marke durch [X.] geprägt werden. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck einer Marke nicht mitbestimmen. Anders als das Bundespa-tentgericht angenommen hat, genügt dazu aber nicht, dass nur nicht ausge-schlossen werden kann, der Verkehr werde die angegriffene Marke auf "idw" verkürzen und den weiteren Wortbestandteil "Informationsdienst Wissenschaft" weglassen. Auch ein Bestandteil, der eine beschreibende Angabe enthält, kann zum Gesamteindruck beitragen ([X.], [X.]. v. 6.5.2004 - I ZR 223/01, [X.], 783, 785 = [X.], 1043 - [X.]/[X.]). Ob dies der Fall ist, muss der Tatrichter im Rahmen der Beurteilung des Ge-samteindrucks feststellen. Daran fehlt es vorliegend. Dafür, dass der Verkehr die angegriffene Marke nicht auf "idw" verkürzt, spricht, dass die Buchstaben-folge - anders als bei einer Phantasiebezeichnung - die Abkürzung der weiteren Wortbestandteile "Informationsdienst Wissenschaft" der zusammengesetzten 37 - 19 - Marke darstellt. Der sachliche Bezug der Buchstabenfolge zu den weiteren Wortbestandteilen kann einer Neigung des Verkehrs zur Verkürzung entgegen-stehen. Etwas anderes könnte sich dann ergeben, wenn der Verkehr Schwie-rigkeiten hat, sich die längeren Wortbestandteile einzuprägen, und deshalb [X.] neigt, die Bezeichnung in einer die Merkbarkeit und Ansprechbarkeit erleich-ternden Weise zu verkürzen ([X.], [X.]. v. 8.11.2001 - I ZR 139/99, [X.], 626, 628 = [X.], 705 - IMS), oder wenn die Buchstabenfolge "idw" dem Verkehr als Abkürzung für die weiteren Angaben "Informationsdienst [X.]" allgemein bekannt ist. Entspre[X.]des hat das [X.] aber nicht festgestellt; hierfür ist auch nach dem [X.] nichts ersichtlich. 2. Widerspruch aus der [X.] 095 846 38 Die Beurteilung des [X.]s, dass zwis[X.] der [X.] Nr. 1 095 846 und der angegriffenen Marke im Hinblick auf einen Teil der Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr [X.] von § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] besteht, hält nicht in allen Punkten der rechtli[X.] Nach-prüfung stand. 39 a) Zu Recht hat das [X.] eine Ähnlichkeit zwis[X.] den von der Anordnung der Löschung erfassten Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke bejaht, deren Benutzung glaubhaft gemacht worden ist. 40 aa) Der Markeninhaber hat auch im Hinblick auf diese Widerspruchsmar-ke die Einrede mangelnder Benutzung erhoben. Das [X.] ist jedoch zu Recht davon ausgegangen, dass der Widerspre[X.]de zu 1 die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 26 [X.] auf-grund der eidesstattli[X.] Versicherungen vom 17. Dezember 1999 und [X.] - 20 - bruar 2004 und den vom [X.] zu diesen eidesstattli[X.] Versi-cherungen in Bezug genommenen [X.]agen glaubhaft gemacht hat. Hierzu wird auf die Ausführungen unter [X.] und [X.] Bezug genommen, die entspre-[X.]d gelten. Aus den [X.]agen zu den eidesstattli[X.] Versicherungen, auf die das [X.] zur Begründung der Glaubhaftmachung der [X.] Benutzung dieser Widerspruchsmarke verwiesen hat, folgt eine Be-nutzung der Widerspruchsmarke entweder in der eingetragenen Form oder in einer Form, in der die zwei Rechtecke nicht grau, sondern hell unterlegt sind und die den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke [X.] von § 26 Abs. 3 [X.] nicht verändert. Dies reicht für die Glaubhaftmachung einer ernsthaften Benutzung der Widerspruchsmarke [X.] von § 26 [X.] aus. [X.]) Zur Ähnlichkeit der von der angegriffenen Marke erfassten Waren und Dienstleistungen mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke gelten die Ausführungen unter III 1 b [X.] entspre[X.]d. 42 b) Das [X.] ist zutreffend von einer durchschnittli[X.] Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen. Dagegen erinnern die Beteiligten nichts. 43 c) Nicht frei von [X.] sind aber die Ausführungen des [X.]s zur Zei[X.]ähnlichkeit. 44 Das [X.] ist davon ausgegangen, es bestehe klangliche Zei[X.]identität, weil nicht mit der gebotenen Sicherheit auszuschließen sei, dass der Verkehr die Vergleichsmarken bei ihrer Benennung auf "[X.]" [X.]. Dass dies nicht auszuschließen ist, reicht - wie oben unter [X.] dargelegt - für die Annahme einer Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke und der komplexen Wort-/Bildmarke allein durch "[X.]" nicht aus. 45 - 21 - 46 Das [X.] hat weiter angenommen, diejenigen Teile des Verkehrs, die die Widerspruchsmarke bei der mündli[X.] Wiedergabe mit "[X.] [X.] [X.]" bezeichneten, würden zwar die Unterschiede zwis[X.] den Marken erkennen, bei der Widerspruchsmarke in "[X.]" aber einen Stammbestandteil sehen und die kollidierenden Marken einem Unternehmen zuordnen. Zu Recht macht die Rechtsbeschwerde dagegen geltend, das Bundespa-tentgericht habe keine Feststellungen dazu getroffen, dass der Verkehr [X.]ass habe, in dem aus verschiedenen Wort- und Bildbestandteilen zusammenge-setzten Zei[X.] "[X.]" den Stamm einer Zei[X.]serie zu sehen (vgl. hierzu [X.], [X.]. v. 13.9.2007 - [X.]/06, [X.]. 2007, 1009 [X.]. 63 f. = [X.] 2007, 427 - [X.]; [X.], [X.]. v. 22.11.2001 - I ZR 111/99, [X.], 542, 544 = [X.], 534 - [X.]; [X.]. v. [X.], [X.], 1066 [X.]. 45 = [X.], 1466 - Kinderzeit). 47 3. Widerspruch aus der [X.] [X.] Verlag 48 Das [X.] hat weiterhin angenommen, dass zwis[X.] der [X.] der Widerspre[X.]den zu 2 und der [X.] Verwechslungsgefahr [X.] von § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] besteht. Auch dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde im Ergebnis mit Erfolg. 49 a) Zutreffend ist das [X.] allerdings davon ausgegan-gen, dass die Widerspre[X.]de zu 2 eine rechtserhaltende Benutzung der [X.] glaubhaft gemacht hat. Zum Zeitpunkt der [X.] der Eintragung der angegriffenen Marke am 15. Oktober 1998 war die am 7. Oktober 1994 eingetragene Widerspruchsmarke noch keine fünf [X.] - 22 - re eingetragen. Maßgeblich für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung ist im Streitfall daher nicht § 43 Abs. 1 Satz 1 [X.], sondern ausschließlich der [X.] nach § 43 Abs. 1 Satz 2 [X.] vom 14. Juli 1999 bis 14. Juli 2004. Für diesen Zeitraum hat die Widerspre[X.]de zu 2 eine rechtser-haltende Benutzung für eine Reihe vom [X.] näher bezeichne-ter Waren und Dienstleistungen aufgrund der eidesstattli[X.] Versicherung ih-res Geschäftsführers von B. vom 23. Juni 2000 und der vom [X.] in Bezug genommenen [X.]agen glaubhaft gemacht. Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde, soweit die Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in [X.] 16 enthalten; Text-, Ton- und Bildträger, ausgenommen unbelichtete Filme; Produktion von Text-, Ton- und Bildaufnahmen auf Text-, Ton- und Bildträ-gern; [X.] und Herausgabe von mit Programmen versehene ma-schinenlesbare Datenträger aller Art in Rede steht. Das [X.] konnte jedoch zu Recht aufgrund der in Bezug genommenen [X.]agen 25 und 26 von einer rechtserhebli[X.] Benut-zung für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen ausgehen. Den zahlrei[X.] Daten auf den angeführten [X.]agen ist auch ein hinrei[X.]der Be-zug zu dem maßgebli[X.] [X.] zu entnehmen. Die Vielzahl der vorgelegten [X.]agen und die Angaben in der eidesstattli[X.] Versicherung vom 23. Juni 2000, die sich auch auf den maßgebli[X.] [X.] [X.], belegen, dass die Widerspruchsmarke von der Widerspre[X.]den zu 2 ernsthaft benutzt worden ist. Schließlich hat die Widerspre[X.]de zu 2 die [X.] auch in der mit der Eintragung identis[X.] Form oder in einer Weise benutzt, die den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. b) Zutreffend hat das [X.] auch eine Identität oder [X.] der kollidierenden Marken für einen Teil der Waren und Dienstleistun-51 - 23 - gen bejaht. Die Feststellung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen liegt im Wesentli[X.] auf tatrichterlichem Gebiet. Im [X.] ist sie nur darauf überprüfbar, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechts-begriff zugrunde gelegt, entspre[X.]d den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den getrof-fenen Feststellungen getragen wird ([X.] [X.], 1066 [X.]. 23 - Kinder-zeit). Anders als die Rechtsbeschwerde meint, kommt es in diesem Zusam-menhang nicht darauf an, dass die mit der Widerspruchsmarke gekennzeichne-ten Waren und Dienstleistungen für [X.] zum Themengebiet "Wirtschaftsrecht" benutzt werden und die Widerspre[X.]de zu 2 ihre [X.] bei Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsjuristen findet. Die Eintragung der Widerspruchsmarke ist für die Waren und Dienstleistungen nicht beschränkt auf Produkte und Dienstleistungen mit wirtschaftsrechtlichem Inhalt erfolgt. Die Widerspruchsmarke ist für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend benutzt worden, ohne dass es auf den jeweiligen thematis[X.] Inhalt der Druckerzeugnisse (z.B. Wirtschaftsrecht) ankommt. 52 c) Zutreffend ist das [X.] auch von einer durchschnittli-[X.] Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen. 53 d) Nicht frei von [X.] ist allerdings die Annahme des Bundespa-tentgerichts, die Kollisionsmarken seien sich so ähnlich, dass zwis[X.] ihnen eine Verwechslungsgefahr [X.] von § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] bestehe. 54 Dies folgt allerdings nicht bereits daraus, dass das [X.] nicht ausschließlich auf eine visuelle Zei[X.]ähnlichkeit abgestellt und eine klangliche Zei[X.]ähnlichkeit in die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein-55 - 24 - bezogen hat (hierzu Abschn. [X.]). Die Rechtsbeschwerde zeigt auch insoweit nichts dafür auf, dass mündliche Markenbenennungen auf den in Rede stehen-den Waren- und Dienstleistungssektoren keine Rolle spielen. 56 Das [X.] hat jedoch bei der Prüfung der Ähnlichkeit der Widerspruchsmarke mit der angegriffenen Marke rechtsfehlerhaft nicht berück-sichtigt, dass die Angabe "Informationsdienst Wissenschaft" bei der [X.] zum Gesamteindruck beitragen könnte (hierzu Abschn. [X.]). Es hat deshalb den Gesamteindruck der kollidierenden Marken und die Zei[X.]-ähnlichkeit nicht rechtsfehlerfrei bestimmt. Bornkamm Pokrant Büscher
Bergmann [X.] Vorinstanz: [X.], Entscheidung vom [X.] - 32 W(pat) 79/02 -