Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 25.02.2010, Az. I ZB 18/08

BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS [X.] Verkündet am: 25. Februar 2010 [X.] Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsbeschwerdeverfahren betreffend die Marke Nr. 398 48 701 Nachschlagewerk: ja [X.]: nein [X.]R: ja [X.] § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 43 Abs. 1, § 82 Abs. 1 Satz 1; ZPO §§ 129, 282 Abs. 2, § 296 Abs. 2 a) Im Beschwerdeverfahren vor dem [X.] sind - soweit der [X.] gilt - die Verspätungsvorschriften der [X.] für das Verfahren erster Instanz einschlägig. b) Eine Anwendung des § 282 Abs. 2 ZPO im Beschwerdeverfahren vor dem [X.] kommt nur in Betracht, wenn den Parteien durch rich-terliche Anordnung aufgegeben worden ist, die mündliche Verhandlung durch Schriftsätze oder durch zu Protokoll der Geschäftsstelle abzugebende Erklärungen nach § 129 Abs. 2 ZPO vorzubereiten. [X.], [X.]uss vom 25. Februar 2010 - [X.] - [X.] - 2 - Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 25. Februar 2010 durch [X.], Dr. Schaffert, [X.] und [X.] beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde des Markeninhabers wird der am 1. Februar 2008 an [X.] Statt zugestellte [X.]uss des 25. Senats ([X.]) des [X.]s aufgehoben. Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das [X.] zurückverwiesen. Der Gegenstandswert des [X.] wird auf 50.000 • festgesetzt. - 3 - Gründe: [X.] Für den Markeninhaber ist die am 26. August 1998 angemeldete [X.] (grün und weiß) Wort-/Bildmarke Nr. 398 48 701 1 am 29. März 1999 für [X.] und finanzielle Unterstützung bedürftiger Personen; Unterstützung von privaten und kirchlichen Gemeinschaften, von Organisationen und Behörden, nämlich Mitwirkung bei der Planung und Durchführung [X.]r Aufgaben, bei der Verpflegung, der medizinischen, pflegerischen und [X.]n Versorgung von hilfsbedürftigen Personen, Flüchtlings-, Kriegs- und Katastrophenopfern; Beschaffung der [X.]el zur Erfüllung der vorgenannten Aufgaben, nämlich Or-ganisation und Durchführung von Spendensammlungen sowie Verteilung der finanziellen [X.]el eingetragen worden. Gegen die Eintragung hat der Widersprechende aus [X.] am 28. Juni 1994 unter anderem für die Dienstleistungen Transport von Notfallpatienten, Kranken, Verletzten sowie geistig und körper-lich behinderten Personen, Rettungsdienste; Veranstaltung von Reisen, insbe-sondere von Erholungs- und Pilgerreisen mit Kranken und/oder Behinderten; Ausbildung in Erster Hilfe, im [X.], im Zivil- und Katastrophenschutz, in der Unfall- und Katastrophenhilfe, in der Pflege von Kranken, Verletzten oder Verwundeten; Dienstleistungen in Erster Hilfe und im [X.]; - 4 - Dienstleistung im Zivil- und Katastrophenschutz, nämlich [X.], ABC-Dienst, Betreuungsdienst von Kranken, Verletzten oder Verwundeten; Dienstleistung im [X.]n und karitativen Betreuungsdienst, nämlich [X.], Mahlzeitendienste; Dienstleistungen eines Altenheimes, eines Pflegeheims eingetragenen schwarz-weißen Bildmarke Nr. 20 69 437

Widerspruch erhoben. 2 Der Markeninhaber hat die Einrede mangelnder Benutzung der [X.] erhoben. Die Einrede hat er bezogen auf die vorstehend ange-führten Dienstleistungen im weiteren Verfahrensverlauf fallen lassen. Das [X.] hat eine Verwechslungsgefahr der Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Die hiergegen ge-richtete Beschwerde ist ohne Erfolg geblieben ([X.], 343). Auf die Rechtsbeschwerde des Widersprechenden hat der [X.] aufgehoben und die Sache an das [X.] zurück-verwiesen ([X.], [X.]. v. 11.5.2006 - [X.], [X.]. 2007, 27). 3 - 5 - Im Verfahren vor dem [X.] hat der Widersprechende seinen Löschungsantrag weiterverfolgt. Der Markeninhaber ist dem [X.] und hat erneut die Einrede der mangelnden Benutzung erhoben. 4 Das [X.] hat auf die Beschwerde des Widersprechen-den die Entscheidung des [X.] aufgehoben und die Löschung der Marke angeordnet ([X.]. v. 1.2.2008 - 25 W (pat) 85/02, juris). 5 Hiergegen wendet sich der Markeninhaber mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde. Der Widersprechende beantragt, das Rechtsmittel [X.]. 6 I[X.] Das [X.] hat den Widerspruch wegen Verwechs-lungsgefahr für begründet erachtet (§ 43 Abs. 2 Satz 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.]). Dazu hat es ausgeführt: 7 Die erneut erhobene Nichtbenutzungseinrede greife nicht durch. Es sei bereits zweifelhaft, ob sich die Einrede auch auf den Teil der Dienstleistungen beziehe, für die der Markeninhaber sie zuvor habe fallen lassen. Jedenfalls sei die erst eine Woche vor der mündlichen Verhandlung erneut erhobene Einrede mangelnder Benutzung gemäß § 82 Abs. 1 [X.] i.V. mit § 282 Abs. 2, § 296 Abs. 2 ZPO verspätet. 8 Der Prüfung der Verwechslungsgefahr seien danach diejenigen Dienst-leistungen zugrunde zu legen, hinsichtlich deren der Markeninhaber die rechts-erhaltende Benutzung nicht wirksam bestritten habe. Zwischen diesen Dienst-leistungen der Widerspruchsmarke und den Dienstleistungen, für die die [X.] - 6 - re Marke eingetragen sei, bestehe weitgehend Identität und im Übrigen hoch-gradige Ähnlichkeit. Die Widerspruchsmarke verfüge über zumindest durchschnittliche [X.]. 10 Die Marken seien einander ähnlich. Darauf, ob der Bildbestandteil die angegriffene zusammengesetzte Marke präge, komme es nicht an. Es sei [X.] von einer selbständig kennzeichnenden Stellung dieses Bildbestand-teils in der jüngeren Marke auszugehen. Vorliegend komme in Betracht, dass nicht nur der Wortbestandteil "[X.]", sondern auch das [X.] vom Verkehr als Unternehmenskennzeichen angesehen werde. Durch die Verbindung des als Unternehmenskennzeichen angesehenen [X.] mit dem Bildbestandteil werde dem Verkehr die Annahme [X.], es bestünden wirtschaftliche und organisatorische Verbindungen zum Widersprechenden. Hierzu brauche die ältere Marke mit dem selbständig kenn-zeichnenden Bestandteil der jüngeren Marke nicht identisch zu sein; eine [X.] reiche aus. Die selbständig kennzeichnende Stellung des [X.] der jüngeren Marke werde durch die einheitliche Farbgebung nicht aufgehoben. 11 II[X.] Die zulässige Rechtsbeschwerde des Markeninhabers hat in der Sa-che Erfolg. Sie führt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das [X.]. 12 1. Die [X.] der Rechtsbeschwerde dagegen, dass das Bundespatent-gericht das Vorliegen einer [X.] von § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] zwischen der Widerspruchsmarke und der [X.] - des Markeninhabers bejaht hat, greifen nicht durch. Das [X.] ist zu Recht von einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn zwischen den kollidierenden Marken ausgegangen. Zur Begründung nimmt der Senat Bezug auf die Entscheidung in der [X.] zur Marke Nr. 395 20 154 ([X.], [X.]. v. [X.] - I ZB 19/08 - [X.]). Diese Erwägungen gelten auch für das vorliegende Verfahren, weil die Rechtsbeschwerde die Angriffe gegen die vom [X.] bejahte [X.] von § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] inhaltsgleich begründet hat. 2. Das [X.] ist zu Unrecht davon ausgegangen, dass die vom Markeninhaber mit dem Schriftsatz vom 2. Oktober 2007 am 4. Oktober 2007 und damit eine Woche vor dem Termin zur mündlichen [X.] am 11. Oktober 2007 erneut erhobene Einrede mangelnder Benut-zung der Widerspruchsmarke wegen Verspätung nach § 82 Abs. 1 Satz 1 [X.] i.V. mit § 282 Abs. 2, § 296 Abs. 2 ZPO zurückzuweisen ist. 14 a) Allerdings ist die Anwendung der Verspätungsvorschriften der Zivil-prozessordnung im Beschwerdeverfahren vor dem [X.] im Hinblick auf die Einrede mangelnder Benutzung nach § 43 Abs. 1 [X.] nicht ausgeschlossen, weil insoweit der [X.] gilt (vgl. [X.], [X.]. v. 14.5.1998 - [X.], [X.], 938, 939 = [X.], 993 - [X.]). Entgegen der früheren Entscheidungspraxis sind auf Verfahren vor dem [X.], die wie hier (Einlegung der Beschwerde am 18. März 2002) nach dem 1. Januar 2002 begonnen haben, nicht mehr die Ver-spätungsvorschriften des Berufungsverfahrens anwendbar. Durch das [X.] ([X.]) vom 27. Juli 2001 ([X.] I S. 1887) ist das Rechtsmittelrecht mit dem Ziel einer deutlicheren Funktionsdifferenzierung des [X.] geändert worden. 15 - 8 - Die Berufungsinstanz ist in ein Instrument zur Kontrolle und Beseitigung von Fehlern der erstinstanzlichen Entscheidung umgestaltet worden ([X.] 160, 83, 86). Mit dem Berufungsverfahren des Zivilprozesses ist das Beschwerde-verfahren vor dem [X.], das die erste gerichtliche Tatsachenin-stanz ist, nicht mehr vergleichbar. Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespa-tentgericht sind deshalb - soweit sie überhaupt entsprechend anwendbar sind - die Verspätungsvorschriften der Zivilprozessordnung für das Verfahren erster Instanz einschlägig ([X.], 58, 59; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 43 Rdn. 9; [X.] in [X.]/[X.], [X.], 9. Aufl., § 43 Rdn. 30 f.; Büscher in Büscher/[X.]/[X.], Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, § 82 Rdn. 9; ebenso zum Patentnichtigkeitsverfah-ren: [X.], [X.]. v. 7.6.2005 - [X.], [X.], 888 - Anschluss-berufung im Patentnichtigkeitsverfahren). Davon ist im Grundsatz auch das [X.] ausgegangen. b) Die Voraussetzungen einer Zurückweisung der Einrede mangelnder Benutzung wegen verspäteten Vorbringens nach § 82 Abs. 1 Satz 1 [X.] i.V. mit § 282 Abs. 2, § 296 Abs. 2 ZPO liegen jedoch nicht vor. Nach § 282 Abs. 2 ZPO sind Anträge sowie Angriffs- und Verteidigungsmittel, auf die der Gegner voraussichtlich ohne vorhergehende Erkundigung keine Erklärung ab-geben kann, vor der mündlichen Verhandlung durch vorbereitende Schriftsätze so zeitig mitzuteilen, dass der Gegner die erforderliche Erkundigung noch ein-holen kann. Der Gegner soll sich im Verhandlungstermin zu neuen Tatsachen-behauptungen erklären und sachgerecht verteidigen können. Die Vorschrift, die schriftsätzliches Vorbringen vor der mündlichen Verhandlung verlangt, gilt in erster Linie im [X.], in dem die mündliche Verhandlung durch Schriftsätze vorzubereiten ist, § 129 Abs. 1 ZPO (Musielak/Foerste, ZPO, 7. Aufl., § 282 Rdn. 8; Prütting/Gehrlein/[X.], ZPO, § 282 Rdn. 8; [X.]/16 - 9 - Schütze/[X.], ZPO, 3. Aufl., § 282 Rdn. 34). Da das Beschwerdeverfahren vor dem [X.] kein [X.] i.S. von § 78 Abs. 1 ZPO ist, weil die Vertretung durch Rechtsanwälte nicht zwingend geboten ist, kommt eine Anwendung des § 282 Abs. 2 ZPO nur in Betracht, wenn den Parteien durch richterliche Anordnung aufgegeben worden ist, die mündliche Verhand-lung durch Schriftsätze oder zu Protokoll der Geschäftsstelle abzugebende [X.] gemäß § 129 Abs. 2 ZPO vorzubereiten ([X.] NJW 1993, 1319). Eine entsprechende Anordnung hat das [X.] nicht getroffen. Hierzu reichte die Anfrage des [X.]s vom 20. April 2007 nicht aus, ob der ursprüngliche Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhand-lung aufrechterhalten blieb und Einverständnis mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren bestand. Die Anfrage diente nicht der Vorbereitung der mündlichen Verhandlung durch Schriftsätze der Beteiligten, sondern nur der Klärung, ob überhaupt eine mündliche Verhandlung nach § 69 Nr. 1 [X.] durchzuführen war. Das [X.] konnte die Erhebung der [X.] daher nicht als nach § 282 Abs. 2 i.V. mit § 296 Abs. 2 ZPO verspätet zurückweisen. 3. [X.] ist vorliegend auch nicht nach § 82 Abs. 1 Satz 1 [X.] i.V. mit § 282 Abs. 1, § 296 Abs. 2 ZPO ausgeschlos-sen. 17 Nach der Rechtsprechung des [X.] darf das im [X.] übergeordnete Gericht die Zurückweisung verspäteten Vorbringens nicht auf eine andere als die von der Vorinstanz angewandte Vorschrift stützen. Ein Wechsel der Präklusionsbegründung durch das Rechtsmittelgericht kommt grundsätzlich nicht in Betracht ([X.] 166, 227 [X.]. 12, m.w.N.). Dies gilt auch für das Verhältnis der Zurückweisung verspäteten Vorbringens nach § 296 18 - 10 - Abs. 2 i.V. mit § 282 Abs. 1 ZPO und § 296 Abs. 2 i.V. mit § 282 Abs. 2 ZPO (vgl. [X.], Urt. [X.] - [X.], NJW-RR 2005, 1007, 1008), das [X.] in Rede steht. Deshalb kommt es nicht darauf an, ob die mündliche [X.] nach Zurückverweisung durch den Senat als erster Termin aufzufas-sen ist, in dem ein Verstoß gegen die Prozessförderungspflicht nach § 282 Abs. 1 ZPO ohnehin ausscheidet, oder ob das Beschwerdeverfahren vor und nach der Entscheidung des Senats eine Einheit bildet und die mündliche [X.] vom 11. Oktober 2007 der zweite Termin war, in dem die Anwendung des § 282 Abs. 1 ZPO nicht grundsätzlich ausgeschlossen war. 4. Die Entscheidung des [X.]s erweist sich auch nicht aus anderen Gründen als zutreffend. 19 a) Der Markeninhaber hat die Einrede mangelnder Benutzung mit Schriftsatz vom 2. Oktober 2007 wirksam erhoben (§ 43 Abs. 1 [X.]). Der Umstand, dass er von der zunächst uneingeschränkt geltend gemachten [X.] mangelnder Benutzung Ende 2001 eine Reihe von Dienstleistungen ausge-nommen und deren Benutzung zugestanden hat, stellt keinen Teilverzicht auf die Erhebung der Einrede dar. Eine derart weitreichende Bedeutung kann der Erklärung nur bei Vorliegen besonderer Umstände entnommen werden (vgl. [X.], [X.]. v. 16.3.2000 - I ZB 43/97, [X.], 886, 887 = [X.], 37 - [X.]/[X.]). Dafür ist vorliegend nichts ersichtlich und auch nichts fest-gestellt. 20 b) Die mit Schriftsatz vom 2. Oktober 2007 zulässigerweise erneut gel-tend gemachte Nichtbenutzungseinrede ist auch nicht eingeschränkt erhoben worden. Der Markeninhaber hat die erstmalig am 7. Januar 2000 geltend ge-machte Einrede zwar mit Schriftsatz vom 20. November 2001 wiederum [X.] - 11 - schränkt. Daraus lässt sich eine Einschränkung der im Oktober 2007 erhobe-nen Nichtbenutzungseinrede aber nicht entnehmen. Dies folgt aus einer Ausle-gung der Erklärung des Markeninhabers. Die im Beschwerdeverfahren erhobe-ne Einrede mangelnder Benutzung ist eine Prozesserklärung (Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, Bd. 1, [X.] Rdn. 556). [X.] kann der Senat im Rechtsbeschwerdeverfahren selbst auslegen (vgl. zum Revisionsverfahren: [X.], Urt. v. 22.4.2009 - I ZR 216/06, [X.], 845 [X.]. 9 = [X.], 1001 - Internet-Videorecorder). In der fraglichen Erklä-rung hat der Markeninhaber auf den ursprünglichen Schriftsatz Bezug genom-men, in dem er die Einrede uneingeschränkt erhoben hatte. Er hat zudem - wenn auch irrtümlich - sich darauf berufen, eine rechtserhaltende Benutzung bislang nicht zugestanden zu haben. Zudem umfasst die Begründung der [X.] rechtserhaltenden Benutzung sämtliche Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist. Denn der Markeninhaber hat in Zweifel gezogen, dass die Benutzung der Widerspruchsmarke in anderer Farbgebung und zusammen mit weiteren Wortbestandteilen eine rechtserhaltende Benut-zung der Widerspruchsmarke darstellt. Gegenteiliges folgt auch nicht aus den Ausführungen der Rechtsbe-schwerde. Diese hat zwar geltend gemacht, der Markeninhaber habe sich in einem Irrtum darüber befunden, dass er die Nichtbenutzungseinrede zu einem Teil habe fallen lassen. Daraus ergibt sich aber nicht umgekehrt, dass der [X.] im Oktober 2007 nur eingeschränkt eingelegt hat. 22 IV. Die erforderlichen Feststellungen zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Dienstleistungen, die das Bundespatentge-richt seiner Verwechslungsprüfung zugrunde gelegt hat, hat es bislang - von 23 - 12 - seinem Standpunkt folgerichtig - nicht getroffen. Diese wird es gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 [X.] nachzuholen haben. [X.]
[X.] Vorinstanz: [X.], Entscheidung vom 01.02.2008 - 25 W(pat) 85/02 -