Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 13.12.2007, Az. I ZB 26/05

[X.] Verkündet am: 13. Dezember 2007 [X.] Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der [X.] betreffend die Marke Nr. 398 14 719 Nachschlagewerk: ja [X.] : nein [X.]R : ja

idw [X.] § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 26 Abs. 1 und 3, § 43 Abs. 1 und 2, § 48 a) Legt der Markeninhaber im Widerspruchsverfahren ein neues eingeschränk-tes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vor, das der Entscheidung [X.] zugrunde gelegt werden soll, handelt es sich um einen Teilverzicht auf die angegriffene Marke, der schon deshalb unwirksam ist, weil die [X.] nicht bedingt abgegeben werden kann. b) Ist im [X.] der Widerspruch aus einer Marke des Widersprechenden erfolgreich und reicht sein Widerspruch aus einer zweiten Marke nicht weiter als derjenige aus der ersten Marke, ist der Widerspruch aus der zweiten Marke mit Verkündung der Entscheidung im [X.] gegenstandslos.
[X.], [X.]. v. 13. Dezember 2007 - [X.] - [X.]
- 2 - Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhandlung vom 13. Dezember 2007 durch [X.] [X.] und [X.], Dr. Bergmann und [X.] beschlossen: [X.] des Markeninhabers und der Widerspre-chenden gegen den an [X.] Statt am 26. Januar 2005 zu-gestellten [X.]uss des 32. Senats ([X.]) des [X.]s werden zurückgewiesen. Die Kosten des [X.] fallen dem [X.] und den Widersprechenden jeweils zu 1/4 zur Last. Der Gegenstandswert des [X.] wird auf 50.000 • festgesetzt. Gründe: A. Für den Markeninhaber ist die am 16. März 1998 angemeldete [X.] Nr. 398 14 719 1 idw - 3 - am 21. September 1998 für die Waren und Dienstleistungen (für die kursiv ge-setzten Waren und Dienstleistungen hat das [X.] die Löschung angeordnet bzw. die Löschungsanordnung des [X.] bestätigt) Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Tonaufzeichnungsgeräte, Tonträger, Tonübertragungsgeräte, Tonwiederga-begeräte, telefonische Übertragungsapparate; Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere Magnet- und Videobänder; [X.], optische Datenträ-ger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Datenverarbeitungsprogram-me, [X.]; Computerperipheriegeräte; Telekommuni-kationsgeräte; Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; [X.], insbesondere Informationsbro-schüren, Informationsbriefe und Zeitungen; Fotografien, Graphiken; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Telekommunikation; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Erstellen von Bildreportagen und Tonreportagen; Übermittlung von Nachrichten, Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer, elektronische Nachrichtenübermittlung; Übermittlung von Audioda-teien, Bildschirmtextdienst, Fernschreibdienst, Fernsprechdienst; Vermietung von Geräten zur Nachrichtenübertragung; Presseagenturen, Sammeln und Liefern von Informationen aus Wissenschaft und Forschung; Sammeln und Liefern von Pressemeldungen; Recherchieren, nutzerorientierte Auswahl und Übertragung von Informationen gegen Entgelt für Dritte; Produktion und Aus-strahlung von Fernseh- und Hörfunkprogrammen; Erziehung und Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Herausgabe und Veröffent-lichung von Schulungsmaterial; Veranstaltung und Organisation von [X.]; Herausgabe und [X.] von Texten, insbesondere von Infor-mationsangeboten im [X.]; Organisation und Veranstaltung von [X.], Konferenzen und Kongressen; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere Aktualisieren von Computer-Software und Design von [X.]; [X.], Erstellen von Ton- und Bildreporta-gen; Vermietung von Computer-Software; Betrieb von Datenbanken; Vermie-tung der Zugriffszeit zu Datenbanken; Dienstleistungen eines Graphikers; Dienstleistungen eines Redakteurs; Verwaltung von Urheberrechten; Bereit-stellung von Recherchemöglichkeiten und Übermittlung von Informationen über Wissenschaft und Technologie sowie über Experten aus Wissenschaft und Forschung per [X.]
eingetragen worden. Die Eintragung ist am 15. Oktober 1998 veröffentlicht [X.]. - 4 - Gegen die Eintragung hat der Widersprechende zu 1 aus seiner seit dem 26. Oktober 1984 als durchgesetzt eingetragenen Wortmarke Nr. 1 069 633 2 [X.] und seiner seit dem 1. September 1986 eingetragenen [X.] Widerspruch erhoben. Diese [X.] sind geschützt für die Dienstleistungen - 5 - Fachliche Beratung von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesell-schaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern des [X.], ins-besondere über eine unabhängige, eigenverantwortliche und fachgerechte Berufsausübung im Rahmen einheitlicher Grundsätze; fachliche Beratung des Wirtschaftsprüfernachwuchses; Durchführung und fachliche, finanzielle und organisatorische Unterstützung von Ausbildungsmaßnahmen, insbesondere von Lehrgängen, Seminaren, Kursen und Vorträgen, auch solche berufsbe-gleitender Fortbildung, Unterhaltung von [X.], Veröffentli-chungen von fachlichen Verlautbarungen zu Grundsatzfragen auf dem [X.] eines Wirtschaftsprüfers und Erstattung von Stellungnahmen zu fachlichen und beruflichen Einzelfragen von Wirtschaftsprüfern und Wirt-schaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern; Er-stattung von Gutachten in fachlichen und beruflichen Fragen von [X.] und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern, insbesondere auch gegenüber den gesetzgebenden Körperschaf-ten von Bund und Ländern; wissenschaftliche und finanzielle Förderung von Hochschularbeiten und Bibliotheken auf dem Gebiet des wirtschaftlichen Prü-fungs- und [X.]; Abschluss von [X.] für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie für außerordentliche Mitglieder. 3 [X.] zu 2 hat Widerspruch erhoben aus ihrer seit dem 7. Oktober 1994 für die Waren und Dienstleistungen Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in [X.] 16 enthalten; Buchbinderartikel, nämlich Buchbindegarn, -leinen und [X.] textile Stoffe zum Buchbinden; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke; Text-, Ton- und Bildträger, ausgenommen unbelichtete Filme; [X.], nämlich [X.], Zeitungen und Zeitschriften, Bücher, Kataloge, Spiele; [X.] (ausgenommen Apparate), soweit in Klasse 16 enthalten; Produktion von Text-, Ton- und Bildaufnahmen auf Text-, Ton- und Bildträ-gern; [X.] und Herausgabe von Druckschriften, Zeitungen, Zeit-schriften und Büchern; mit Programmen versehene maschinenlesbare Daten-träger aller Art eingetragenen [X.] 079 789 - 6 - Die zuständige Markenstelle des [X.] hat die Teillöschung der Marke beschlossen, und zwar aufgrund der Widersprüche aus den Marken Nr. 1 069 633 und 1 095 846 des Widersprechenden zu 1 für die Dienstleistungen 4 Erziehung und Ausbildung; Veranstaltung und Organisation von Schulungen; Herausgabe und [X.] von Texten, insbesondere von Informati-onsangeboten im [X.]; Organisation und Veranstaltung von Schulungen, Konferenzen und Kongressen sowie aufgrund des Widerspruchs aus der Marke Nr. 2 079 789 der Widerspre-chenden zu 2 für die Waren und Dienstleistungen [X.], insbesondere Informationsbroschüren, Informations-briefe und Zeitungen; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Herausgabe und [X.] von Texten, insbesondere von Informati-onsangeboten im [X.]. 5 Im Übrigen hat die Markenstelle die Widersprüche zurückgewiesen. 6 Gegen diese Entscheidung haben die Beteiligten Beschwerde eingelegt. Der Markeninhaber hat ein neues Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vor-gelegt, das hilfsweise der Entscheidung zugrunde gelegt werden soll und in dem er einen näher bezeichneten Teil der Waren und Dienstleistungen mit dem Zusatz "außerhalb des Bereichs der Wirtschafts- und Steuerberatung" versehen hat. Das [X.] hat auf die Beschwerde des Widersprechen-den zu 1 die gegenüber der Entscheidung des [X.] zusätzliche Teillöschung der Marke für die Waren und Dienstleistungen 7 Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Tonaufzeichnungsgeräte, Tonträger, Tonübertragungsgeräte, [X.] - begeräte, telefonische Übertragungsapparate; Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere Magnet- und Videobänder; [X.], optische Datenträ-ger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Datenverarbeitungsprogram-me, [X.], insbesondere Informationsbroschüren, Informati-onsbriefe und Zeitungen, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Appara-te); Sammeln und Liefern von Nachrichten; Sammeln und Liefern von [X.] aus Wissenschaft und Forschung; Recherchieren, nutzerorientierte Auswahl und Überarbeitung von Informationen gegen Entgelt für Dritte; [X.] und [X.] von Schulungsmaterial; Dienstleistungen eines Redakteurs; Bereitstellung von Recherchemöglichkeiten und Übermittlung von Informationen für Wissenschaft und Technologie sowie über Experten aus Wissenschaft und Forschung per [X.] angeordnet. Auf die Beschwerde der Widersprechenden zu 2 hat das [X.] die zusätzliche Teillöschung der Marke für die Waren und Dienst-leistungen Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Tonaufzeichnungsgeräte, Tonträger, Tonübertragungsgeräte, Tonwiederga-begeräte, telefonische Übertragungsapparate; Magnetaufzeichnungsträger, insbesondere Magnet- und Videobänder; [X.], optische Datenträ-ger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Datenverarbeitungsprogram-me, [X.]; Computerperipheriegeräte; Telekommuni-kationsgeräte; Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Telekommunikation; Sammeln und Liefern von Nachrich-ten, Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer, elektronische Nach-richtenübermittlung; Übermittlung von Audiodateien, Bildschirmtext, Fern-schreibdienst, Fernsprechdienst; Erstellen von Programmen für die Datenver-arbeitung, insbesondere Aktualisieren von Computer-Software, Erstellen von Ton- und Bildreportagen; Betrieb von Datenbanken; Bereitstellung von [X.] und Übermittlung von Informationen über Wissenschaft und Technologie sowie über Experten aus Wissenschaft und Forschung per [X.] beschlossen. Auf die Beschwerde des Markeninhabers hat das Bundespatent-gericht den [X.]uss des [X.] insoweit aufge-hoben, als die Marke für die Dienstleistung "Erziehung" gelöscht worden ist. Die weitergehenden Beschwerden der Beteiligten hat das [X.] zu-rückgewiesen. - 8 - Hiergegen wenden sich der Markeninhaber und die Widersprechenden mit (zugelassenen) Rechtsbeschwerden. Die Beteiligen beantragen, die jeweili-ge Rechtsbeschwerde der Gegenseite zurückzuweisen. 8 9 B. Das [X.] hat die Widersprüche nur teilweise für [X.] erachtet und sie im Übrigen zurückgewiesen. Dazu hat es ausgeführt: Zwischen der angegriffenen Marke und den [X.] beste-he für einen Teil der Waren und Dienstleistungen die Gefahr von Verwechslun-gen nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.]. Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr seien nur diejenigen Waren und Dienstleistungen der [X.] zu berücksichtigen, für die eine Benutzung während der nach § 43 Abs. 1 [X.] maßgeblichen Benutzungszeiträume von Oktober 1993 bis Oktober 1998 und von Juli 1999 bis Juli 2004 bei den [X.] 069 633 und 1 095 846 und während des Zeitraums vom 14. Juli 1999 bis 14. Juli 2004 bei der Widerspruchsmarke Nr. 2 079 789 glaubhaft gemacht [X.] sei. Dies sei für eine Reihe näher bezeichneter Waren und Dienstleistun-gen durch die eidesstattlichen Versicherungen der Organe der Widersprechen-den und durch Vorlage von Unterlagen geschehen. Der Annahme einer [X.] Benutzung stehe nicht entgegen, dass häufig beschreibende An-gaben im Zusammenhang mit den [X.] verwendet worden [X.]. Zwischen den Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke und den Waren und Dienstleistungen, für die die [X.] geschützt und ihre Benutzung glaubhaft gemacht worden sei, bestehe teilweise Identität und teilweise Ähnlichkeit. Zum Teil fehle es auch an der Ähnlichkeit zwischen den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke und denjenigen, für die die [X.] geschützt seien. Dies gelte etwa für die Dienstleistung "Erziehung" der angegriffenen Marke, für die sich bei den [X.] keine ähnliche Dienstleistung finde. 10 - 9 - 11 Die angegriffene Marke und die Wortmarke Nr. 1 069 633 "[X.]" stimm-ten klanglich überein. Innerhalb des Bereichs der Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit bestehe bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der [X.] und klanglicher Zeichenidentität [X.] von § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.]. Für die [X.] des Widersprechenden zu 1 scheide eine bildliche Markenähnlichkeit mit der angegriffenen Marke aus. Es lasse sich aber nicht mit der gebotenen Sicherheit ausschließen, dass die [X.] von einem erheblichen Teil des Verkehrs bei der Benennung auf "[X.]" verkürzt werde. Der Wortbestandteil "[X.] DER [X.]" sei als Firmenmarke nicht geeignet, die Marke mitzuprä-gen. 12 Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft, Ähnlichkeit der [X.] und Dienstleistungen und klanglicher Zeichenidentität bestehe Ver-wechslungsgefahr [X.] von § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.]. Eine Verwechslungsge-fahr unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen Inverbindungbringens sei auch gegeben, soweit Teile des Verkehrs die Marke nicht verkürzten, sondern mit "[X.] DER [X.] [X.]" bezeichneten. Die kollidieren-den Marken würden wegen Übereinstimmungen in den prägenden [X.] irrig einem Unternehmen zugeordnet. 13 Bei der [X.] zu 2 seien die Wortbestandteile "Verlag GmbH" glatt beschreibend und prägten den [X.] nicht mit. Es bestehe deshalb klangliche Zeichenidentität. Soweit von einer Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen auszuge-hen sei, liege bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der [X.] - 10 - marke und klanglicher Zeichenidentität eine unmittelbare Verwechslungsgefahr vor. Aber auch bei den Teilen des Verkehrs, die die Widerspruchsmarke mit "[X.] Verlag GmbH" bezeichneten, könne die Gefahr des gedanklichen Inver-bindungbringens nicht ausgeschlossen werden. 15 Die Beschwerde des Markeninhabers sei nur hinsichtlich der [X.]" begründet. Zwischen der für die angegriffene Marke bean-spruchten Dienstleistung "Erziehung" und den Waren und Dienstleistungen, für die die [X.] geschützt seien, bestehe keine Ähnlichkeit. Wegen der anderen Waren und Dienstleistungen bleibe es bei der vom [X.] angeordneten Teillöschung. 16 C. Die Rechtsbeschwerde des Markeninhabers und die [X.] der Widersprechenden sind zulässig. In der Sache haben sie keinen Erfolg. 17 [X.] Widerspruch aus der Wortmarke Nr. 1 069 633 "[X.]" 18 1. Rechtsbeschwerde des Markeninhabers 19 Das [X.] hat das Vorliegen einer [X.] von § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] zwischen den kollidierenden Marken für ei-nen Teil der Waren und Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke [X.] ist, bejaht. Das hält der rechtlichen Nachprüfung stand. 20 a) Nach der ständigen Rechtsprechung des [X.] ist die Frage, ob [X.] von § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] vorliegt ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.] unter Heranziehung aller Umstände 21 - 11 - des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsäl-teren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt ([X.], [X.]. v. 11.5.2006 - [X.], [X.], 859 [X.]. 16 = [X.], 1227 - Malteserkreuz; [X.] 171, 89 [X.]. 33 - Pralinenform). b) Das [X.] hat eine Ähnlichkeit zwischen denjenigen Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke, die von der Löschungs-anordnung erfasst werden, und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke, deren Benutzung glaubhaft gemacht worden ist, rechtsfehlerfrei bejaht. 22 aa) Der Markeninhaber hat die Einrede mangelnder Benutzung [X.] von § 43 Abs. 1 [X.] erhoben. Bei der Entscheidung dürfen deshalb nur dieje-nigen Waren oder Dienstleistungen der Widerspruchsmarke berücksichtigt [X.], für die der Widersprechende zu 1 eine Benutzung glaubhaft gemacht hat (§ 43 Abs. 1 Satz 3 [X.]). Maßgeblich für die Frage der Benutzung in zeit-licher Hinsicht sind vorliegend nach § 43 Abs. 1 Satz 1 [X.] der Fünfjah-reszeitraum vor [X.] der Eintragung der angegriffenen Marke am 15. Oktober 1998 und nach § 43 Abs. 1 Satz 2 [X.] der weitere Fünfjah-reszeitraum vor der mündlichen Verhandlung vor dem [X.] am 14. Juli 2004 (vgl. [X.], [X.]. v. 14.5.1998 - [X.], [X.], 938, 939 f. = WRP 1998, 993 - [X.]; [X.]. v. 10.11.1999 - [X.], [X.], 510 = [X.], 541 - [X.]; [X.]. v. 15.9.2005 - [X.], [X.], 150 [X.]. 8 = [X.], 241 - [X.]). 23 - 12 - bb) Das [X.] ist für diese Zeiträume zu Recht von der Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Wortmarke "[X.]" ausgegangen. Es hat angenommen, dass die Benutzung der [X.] "[X.]" für den Zeitraum von Oktober 1993 bis Oktober 1998 durch die eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers [X.] zu 1 vom 17. Dezember 1999 und die [X.]agen 2 bis 9, 11, 15 und 18 und für den Zeitraum vom 14. Juli 1999 bis 14. Juli 2004 durch die eidesstattliche Ver-sicherung des Vorstandssprechers Prof. Dr. N. vom 10. Februar 2004 nebst [X.]agen glaubhaft gemacht worden ist. 24 Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde im Ergebnis ohne Erfolg mit der Begründung, aus den eidesstattlichen Versicherungen vom [X.] 1999 und 10. Februar 2004 folge nicht, welche der verschiedenen [X.]n benutzt worden seien. Aus den beigefügten [X.]agen ergebe sich kein einheitliches Bild einer ernsthaften Benutzung. 25 (1) Eine Unterscheidung zwischen den [X.] ist vorlie-gend allerdings erforderlich. 26 Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke [X.] von § 26 Abs. 1 [X.] erfordert, dass die Marke in üblicher und sinnvoller Weise für die Wa-ren oder Dienstleistungen verwendet wird, für die sie eingetragen ist. Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 [X.] nur vor, wenn die [X.] den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt, in der benutzten Form noch [X.] Marke sieht ([X.], [X.]. v. [X.] - I ZB 31/03, [X.], 515 27 - 13 - = [X.], 620 - [X.]; [X.]. [X.], [X.], 592 [X.]. 12 = [X.], 958 - bodo Blue Night). Diese Beurteilung ist grundsätzlich dem Tatrichter vorbehalten. In der [X.] ist sie nur einge-schränkt überprüfbar. Feststellungen dazu, dass der Verkehr die Wortmarke Nr. 1 069 633 und die Wort-/Bildmarken Nr. 1 095 846 und Nr. 2 079 789 als ein und dasselbe Zeichen ansieht, hat das [X.] nicht getroffen. Dazu müsste der Verkehr den in den Wort-/Bildmarken gegenüber dem [X.] "[X.]" der Wortmarke Nr. 1 069 633 hinzugefügten Wortbestandteilen und den weiteren Bildbestandteilen keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimessen (vgl. hierzu [X.], [X.]. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, [X.], 167, 168 = [X.], 1320 - Bit/Bud; [X.], 515 - [X.]). Für eine derartige Annahme ist vorliegend nichts ersichtlich. Die Benutzung der für Waren und Dienstleistungen eingetragenen Marke wirkt zudem nur dann rechtserhaltend, wenn sie deren Hauptfunktion entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware oder Dienstleistung zu garantie-ren, indem sie ihm ermöglicht, die Waren und Dienstleistungen von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Eine rechtserhaltende [X.] von § 26 [X.] liegt dementsprechend nicht vor, wenn das [X.] ausschließlich als Unternehmenskennzeichen Verwendung findet ([X.], [X.]. v. 10.10.2002 - [X.], [X.], 428, 430 = [X.], 647 - [X.]; [X.]. v. 21.7.2005 - I ZR 293/02, [X.], 1047, 1049 = [X.], 1527 - [X.]). 28 (2) Die erforderliche Unterscheidung zwischen den einzelnen [X.]n hat das [X.] getroffen. Es ist auch zutreffend davon ausgegangen, dass durch die eidesstattlichen Versicherungen vom 17. Dezember 1999 und 10. Februar 2004 und die beigefügten [X.]agen eine 29 - 14 - rechtserhaltende Benutzung der Wortmarke "[X.]" [X.] von § 26 [X.] für folgende Dienstleistungen glaubhaft gemacht worden ist: Fachliche Beratung von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesell-schaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern des [X.], ins-besondere über eine unabhängige, eigenverantwortliche und fachgerechte Berufsausübung im Rahmen einheitlicher Grundsätze; fachliche Beratung des Wirtschaftsprüfernachwuchses; Durchführung und fachliche, finanzielle und organisatorische Unterstützung von Ausbildungsmaßnahmen, insbesondere von Lehrgängen, Seminaren, Kursen und Vorträgen, auch solche berufsbe-gleitender Fortbildung, [X.]en von fachlichen Verlautbarungen zu Grundsatzfragen auf dem Tätigkeitsgebiet eines Wirtschaftsprüfers und Er-stattung von Stellungnahmen zu fachlichen und beruflichen Einzelfragen von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von [X.]; Erstattung von Gutachten in fachlichen und beruflichen Fragen von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie von außerordentlichen Mitgliedern, insbesondere auch gegenüber den [X.] Körperschaften von Bund und Ländern. In den eidesstattlichen Versicherungen vom 17. Dezember 1999 und 10. Februar 2004 wird zwar zwischen den [X.] nicht im [X.] unterschieden. Vielmehr ist in der eidesstattlichen Versicherung vom 17. Dezember 1999 nur allgemein von der Widerspruchsmarke die Rede. Auf welche Widerspruchsmarke sich die Angaben in dieser eidesstattlichen Versi-cherung beziehen, wird jedoch durch die beigefügten [X.]agen hinreichend deut-lich, auf die sich das [X.] bezogen hat. Aufgrund der Angaben in der eidesstattlichen Versicherung vom 17. Dezember 1999 und der [X.]agen ([X.]. 2 bis 9, 11, 15 und 18) ist das [X.] zu Recht davon aus-gegangen, dass eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke "[X.]" von dem Widersprechenden zu 1 im Zeitraum vom 15. Oktober 1993 bis 15. Okto-ber 1998 glaubhaft gemacht worden ist. Entsprechendes gilt für den Zeitraum vom 14. Juli 1999 bis 14. Juli 2004, für den das [X.] zutreffend angenommen hat, die rechtserhaltende Benutzung der Wortmarke "[X.]" [X.] von § 26 [X.] sei durch die eidesstattliche Versicherung vom 10. Februar 2004 und die beigefügten [X.]agen glaubhaft gemacht. 30 - 15 - cc) Ebenso wenig ist aus Rechtsgründen zu beanstanden, dass das [X.] eine Ähnlichkeit zwischen den Dienstleistungen der [X.] "[X.]", für die es eine rechtserhaltende Benutzung festgestellt hat, und den zu löschenden Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke bejaht hat. 31 (1) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren und Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Wa-ren oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb [X.] aufweisen. Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleis-tungen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstandes der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist. Dabei gibt es eine absolute Waren- und Dienstleistungsunähnlichkeit, die auch bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen werden kann (vgl. [X.], [X.]. v. 29.9.1998 - [X.]/97, [X.]. 1998, [X.] = [X.], 922 [X.]. 15 - [X.]; [X.], [X.]. v. 28.9.2006 - I ZB 100/05, [X.], 321 [X.]. 20 = [X.], 321 - [X.]). 32 (2) Das [X.] hat angenommen, dass zwischen den Wa-ren und Dienstleistungen, für die die Löschung der angegriffenen Marke [X.] worden ist, und den Dienstleistungen "Fachliche Beratung von [X.]; Durchführung von Ausbildungsmaßnahmen; [X.] 33 - 16 - von Verlautbarungen, Unterhaltung von [X.]" jedenfalls [X.] gegeben ist. 34 Gegen diese im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegende Beur-teilung macht die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg geltend, das [X.] habe rechtsfehlerhaft angenommen, es gehe jeweils um Aus- oder Fortbil-dung. Sie rügt, das [X.] habe zu Unrecht unberücksichtigt ge-lassen, dass sich die durch die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistun-gen an eine hoch spezialisierte Zielgruppe richteten, während die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke ein allgemeines Publikum mit erhöh-tem Bildungsstand ansprächen. Das hat das [X.] ebenfalls seiner Beurteilung zugrunde gelegt. Es hat zu Recht angenommen, dass die wechselseitigen Dienstleistungen dem Bereich Wissenschaft und Forschung zuzurechnen sind und der größere Kreis der durch die Waren und Dienstleis-tungen angesprochenen Verkehrskreise der angegriffenen Marke die Annahme einer Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit nicht hindere. (3) Schließlich steht der vom [X.] angenommenen [X.] der Waren oder Dienstleistungen auch nicht der Umstand entgegen, dass der Markeninhaber ein neues Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vor-gelegt hat, das der Entscheidung hilfsweise zugrunde gelegt werden soll und in dem er einen Teil der Waren und Dienstleistungen mit dem Zusatz "Außerhalb des Bereichs der Wirtschafts- und Steuerberatung" versehen hat. Die teilweise Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der [X.] um den Bereich der "Wirtschafts- und Steuerberatung" stellt einen Teilverzicht auf die angegriffene Marke [X.] von § 48 [X.] dar. Dieser [X.] ist schon deshalb unwirksam, weil die Verzichtserklärung, die ohne weiteres zum vollständigen oder teilweisen Erlöschen der Marke führt (vgl. [X.], [X.]. [X.], [X.], 337, 338 = [X.], 35 - 17 - 408 - [X.]), nicht bedingt abgegeben werden kann (Fezer, Marken-recht, 3. Aufl., § 48 Rdn. 7; [X.]/[X.], [X.], 2. Aufl., § 48 Rdn. 6), wie dies vorliegend geschehen ist. 36 c) Zutreffend ist das [X.] davon ausgegangen, dass die als verkehrsdurchgesetztes Zeichen eingetragene Widerspruchsmarke "[X.]" mangels entgegenstehender Anhaltspunkte über durchschnittliche Kennzeich-nungskraft verfügt (vgl. [X.] 171, 89 [X.]. 35 - Pralinenform). d) Das [X.] ist von einer Zeichenidentität in klanglicher Hinsicht ausgegangen. Das Abstellen auf die Zeichenidentität in klanglicher Hinsicht ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Nach der Rechtspre-chung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften und des [X.] ist nicht auszuschließen, dass allein die klangliche Zeichenidentität der Marken eine Verwechslungsgefahr begründen kann ([X.], [X.]. v. 22.6.1999 - [X.]/97, [X.]. 1999, [X.] = GRUR Int. 1999, 734 [X.]. 27 f. = WRP 1999, 806 - [X.]; [X.]. v. [X.] - [X.]/04, [X.]. 2006, [X.] = [X.], 413 [X.]. 21 - [X.]/SIR; [X.] 139, 340, 347 - Lions). 37 Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde in diesem Zusammenhang geltend, der klanglichen Zeichenähnlichkeit komme für die Annahme einer Ver-wechslungsgefahr vorliegend keine Bedeutung zu. Nähere Darlegungen, wa-rum die klangliche Zeichenähnlichkeit ausnahmsweise außer Betracht bleiben soll, fehlen. Allein der Hinweis der Rechtsbeschwerde, der Widersprechende zu 1 kommuniziere mit seinen Mitgliedern zum weitaus überwiegenden Teil in schriftlicher Form, rechtfertigt nicht die vollständige Außerachtlassung der klanglichen Zeichenähnlichkeit, zumal die Zeichen auch schriftbildlich nahezu identisch sind. 38 - 18 - e) Die Beurteilung der [X.] von § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] durch das [X.] ist ebenfalls frei von [X.]. Bei bestehender klanglicher Zeichenidentität und normaler Kennzeichnungs-kraft der Widerspruchsmarke ist ein sehr weiter Abstand zwischen den von den kollidierenden Marken erfassten Waren und Dienstleistungen erforderlich, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Diesen halten die Waren und Dienstleistungen, für die das [X.] eine Ähnlichkeit bejaht hat, nicht ein. 39 2. Rechtsbeschwerde des Widersprechenden zu 1 40 Zu Recht hat das [X.] eine weitergehende Löschung der angegriffenen Marke abgelehnt und den Widerspruch des Widersprechenden zu 1 aus der Marke Nr. 1 069 633 "[X.]" insoweit zurückgewiesen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 43 Abs. 2 Satz 2 [X.]), als damit eine Verwechs-lungsgefahr hinsichtlich der weiteren (im oben unter A wiedergegebenen [X.] und Dienstleistungsverzeichnis nicht kursiv gesetzten) Waren und Dienst-leistungen geltend gemacht wird. 41 Eine [X.] von § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] zwischen den kollidierenden Marken scheidet im Hinblick auf die weiteren Waren und Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke geschützt ist, aus, weil das [X.] zwischen diesen Waren und Dienstleistungen zutreffend von (absoluter) Unähnlichkeit ausgegangen ist. Die Feststellung, ob eine [X.] der Waren oder Dienstleistungen angenommen werden kann, liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet. Im [X.] ist sie nur darauf überprüfbar, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Le-benserfahrung geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den [X.] - 19 - nen Feststellungen getragen wird ([X.], [X.]. v. [X.], [X.], 1066 [X.]. 23 = [X.], 1466 - Kinderzeit). Nach diesen Maßstäben ist die tatrichterliche Beurteilung des [X.]s nicht zu beanstan-den. Gegenteiliges zeigt die Rechtsbeschwerde auch nicht auf. Vielmehr setzt sie nur ihre eigene Beurteilung an die Stelle derjenigen des Tatrichters. I[X.] Widerspruch aus der [X.] 43 1. Rechtsbeschwerde des Markeninhabers 44 Das [X.] hat eine [X.] von § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] zwischen der Widerspruchsmarke Nr. 1 095 846 des [X.] und der angegriffenen Marke für einen Teil der Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke bejaht. Ob dies frei von Rechts-fehlern ist, kann dahinstehen. Der Widerspruch aus der Marke Nr. 1 095 846 des Widersprechenden zu 1 reicht nicht weiter als sein Widerspruch aus der Marke Nr. 1 069 633. 45 Die Waren und Dienstleistungen, für die die Löschung der angegriffenen Marke vom [X.] aufgrund des vorliegenden Widerspruchs [X.] worden ist, sind mit denjenigen Waren und Dienstleistungen identisch, wegen deren die teilweise Löschung der angegriffenen Marke aufgrund des Widerspruchs aus der Marke Nr. 1 069 633 erfolgt. Die Rechtsbeschwerde des Markeninhabers gegen die Anordnung dieser Teillöschung bleibt ohne Erfolg (dazu Abschn. [X.]). Mit der Verkündung der vorliegenden Entscheidung wird die teilweise Löschungsanordnung aufgrund der Widerspruchsmarke Nr. 1 069 633 rechtskräftig und der Widerspruch hinsichtlich derselben Waren und Dienstleis-tungen der angegriffenen Marke gegenstandslos, weil die Löschung auf den Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke zurückwirkt, § 43 Abs. 4 i.V. 46 - 20 - mit § 52 Abs. 2 [X.] (vgl. hierzu Fezer/[X.], Handbuch der Markenpraxis, 1. Teil, Kapitel 1 Rdn. 422). 47 2. Rechtsbeschwerde des Widersprechenden zu 1 48 Die Rechtsbeschwerde des Widersprechenden zu 1 gegen die Zurück-weisung seines Widerspruchs ist aus den unter [X.] 2 dargelegten Gründen nicht begründet. II[X.] Widerspruch aus der [X.] 079 789 [X.]-Verlag 49 1. Rechtsbeschwerde des Markeninhabers 50 Das [X.] ist weiterhin davon ausgegangen, dass zwi-schen der [X.] zu 2 und der angegriffenen Marke eine [X.] von § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] für einen Teil der Waren und Dienstleistungen, für die die [X.] eingetragen ist, besteht. Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg. 51 a) Zutreffend ist das [X.] davon ausgegangen, dass die Widersprechende zu 2 eine rechtserhaltende Benutzung der [X.] 079 789 glaubhaft gemacht hat. Zum Zeitpunkt der [X.] der Eintragung der angegriffenen Marke am 15. Oktober 1998 war die am 7. Oktober 1994 eingetragene Widerspruchsmarke noch keine fünf Jahre [X.]. Maßgeblich für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung ist im [X.] daher nicht § 43 Abs. 1 Satz 1 [X.], sondern ausschließlich der Fünf-jahreszeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 [X.] vom 14. Juli 1999 bis 14. Juli 2004. Für diesen Zeitraum hat die Widersprechende eine rechtserhaltende [X.] - 21 - nutzung für eine Reihe vom [X.] näher bezeichneter Waren und Dienstleistungen aufgrund der eidesstattlichen Versicherung ihres [X.] vom 23. Juni 2000 und der vom [X.] in Bezug genommenen [X.]agen glaubhaft gemacht. Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde, soweit die Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Be-nutzung hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in [X.] 16 enthalten; Text-, Ton- und Bildträger, ausgenommen unbelichtete Filme; Produktion von Text-, Ton- und Bildaufnahmen auf Text-, Ton- und Bildträ-gern; [X.] und Herausgabe von mit Programmen versehene ma-schinenlesbare Datenträger aller Art in Rede steht. Das [X.] konnte jedoch zu Recht aufgrund der in Bezug genommenen [X.]agen 25 und 26 von der rechtserhaltenden Benutzung für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen ausgehen. Den zahlrei-chen Daten, die in diesen [X.]agen angeführt sind, ist ein hinreichender Bezug zu dem maßgeblichen Fünfjahreszeitraum zu entnehmen. Die Vielzahl der vor-gelegten [X.]agen und die Angaben in der eidesstattlichen Versicherung vom 23. Juni 2000, die sich auch auf den maßgeblichen Fünfjahreszeitraum [X.], belegen, dass die Widerspruchsmarke von der Widersprechenden zu 2 ernsthaft benutzt worden ist. Schließlich hat die Widersprechende zu 2 die [X.] auch in der mit der Eintragung identischen Form oder in einer Weise benutzt, die den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. b) Zutreffend hat das [X.] auch eine Identität oder [X.] der kollidierenden Marken für einen Teil der Waren und Dienstleistun-gen bejaht. 53 Anders als die Rechtsbeschwerde meint, kommt es in diesem Zusam-menhang nicht darauf an, dass die mit der Widerspruchsmarke [X.] - 22 - ten Waren und Dienstleistungen für Druckerzeugnisse zum Themengebiet "Wirtschaftsrecht" benutzt werden und die Widersprechende zu 2 ihre [X.] bei Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsjuristen findet. Die Eintragung der Widerspruchsmarke ist für die Waren und Dienstleistungen nicht beschränkt auf Produkte und Dienstleistungen mit wirtschaftsrechtlichem Inhalt erfolgt. Die Widerspruchsmarke ist für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend benutzt worden, ohne dass es auf den jeweiligen thematischen Inhalt der Druckerzeugnisse (z.B. Wirtschaftsrecht) ankommt. c) Zutreffend ist das [X.] auch von einer durchschnittli-chen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen. 55 d) Das [X.] hat eine Zeichenidentität in klanglicher Hin-sicht zwischen den Kollisionsmarken angenommen. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde kommt der Zeichenähnlichkeit in klanglicher Hinsicht im Streitfall auch Bedeutung zu (dazu Abschn. [X.] 1 d). 56 Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit hat das [X.] in Übereinstimmung mit der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften und des [X.] auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Marken abgestellt (vgl. [X.], [X.]. v. 12.6.2007 - [X.]/05, [X.], 700 [X.]. 35 - [X.]/Shaker; [X.], [X.]. [X.] I ZR 37/04, [X.], 235 [X.]. 21 = [X.], 186 - Goldhase). 57 Es ist zu Recht auch davon ausgegangen, dass bei der [X.] der Wortbestandteil "Verlag GmbH" die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen und die Rechtsform beschreibt und deshalb den [X.] - 23 - druck der Widerspruchsmarke nicht mitprägt (vgl. [X.], [X.]. v. [X.] - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 867 = [X.], 1281 - [X.]). 59 Bei klanglicher Zeichenidentität, normaler Kennzeichnungskraft der [X.] und Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistun-gen ist danach die Annahme einer [X.] von § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. 2. Rechtsbeschwerde der Widersprechenden zu 2 60 Die Rechtsbeschwerde der Widersprechenden zu 2 ist zulässig, aber un-begründet. Das [X.] hat eine weitergehende Verwechslungs-gefahr [X.] von § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] zwischen den Kollisionsmarken zu Recht verneint. 61 a) Das [X.] ist davon ausgegangen, dass die [X.] zu 2 für einen Teil der Waren eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht hat. Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde dagegen geltend, der angefochtene [X.]uss sei nicht mit Gründen versehen. Über die Feststellung hinaus, dass sich aus den vorgeleg-ten Unterlagen für diesen Teil der Waren, für die die Widerspruchsmarke ge-schützt ist, keine Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung ergibt, waren weitergehende Ausführungen nicht erforderlich. Die Rechtsbeschwerde zeigt auch nicht im Einzelnen auf, für welche Waren sich für den maßgeblichen Zeitraum aus den Unterlagen eine ernsthafte rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke ergeben soll. Der allgemein gehaltene Verweis der Rechtsbeschwerde auf den Beschwerdevortrag reicht hierzu nicht aus. 62 - 24 - b) Ohne Erfolg bleiben auch die Angriffe, mit denen sich die Rechtsbe-schwerde dagegen wendet, dass das [X.] für einen Teil der Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke eine Ähnlichkeit mit den-jenigen, für die die Widerspruchsmarke geschützt ist, verneint hat. Das [X.] hat dies zwar nicht näher begründet. Aus dem [X.] der Erwägungen der Vorinstanzen ergibt sich aber, dass diese davon ausgegangen sind, die angesprochenen Verkehrskreise würden nicht annehmen, dass dieser Teil der Waren und Dienstleistungen unter der Kontrolle desselben Unternehmens hergestellt werde. Gegenteiliges zeigt die Rechtsbe-schwerde mit dem allgemein gehaltenen Hinweis auf die Beschwerdebegrün-dung ebenfalls nicht auf. 63 D. Die Kostenentscheidung folgt aus § 90 Abs. 2 Satz 1 [X.]. 64 Bornkamm Pokrant Büscher
Bergmann [X.] Vorinstanz: [X.], Entscheidung vom 26.01.2005 - 32 W(pat) 78/02 -