Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 17.07.2012, Az. X ZR 117/11

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X [X.]
Verkündet am:

17. Juli 2012

Anderer

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache
Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
ja
[X.]R:
ja

[X.]
[X.] §§ 81 ff.,
§ 14; EPÜ Art. 69 Abs. 1
Die Prüfung der Patentfähigkeit erfordert regelmäßig eine Auslegung des Patentanspruchs, bei der dessen Sinngehalt in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der Erfindung liefern, zu bestimmen sind. Dem Patentanspruch darf dabei nicht deshalb ein bestimmter Sinngehalt beigelegt werden, weil sein Gegenstand andernfalls gegenüber den [X.] unzulässig erweitert wäre.

[X.] § 119 Abs. 5
Ergibt die mündliche Verhandlung des [X.], dass die Sache nicht zur Endentscheidung reif ist, kommt es für die Entscheidung, ob es sachdienlich ist, die gebotene weitere Sachaufklärung dem Patentgericht zu übertragen oder zu diesem Zweck das Berufungsverfahren vor dem [X.] fortzusetzen, in erster Linie darauf an, auf wel-chem Weg die noch offenen Sachfragen möglichst effizient und zügig geklärt werden können.

[X.], Urteil vom 17. Juli 2012 -
X [X.] -
[X.]

-
2
-

Der X. Zivilsenat des [X.]s hat auf die mündliche Verhandlung vom 17.
Juli
2012 durch [X.], [X.], die Richterin Mühlens und [X.]
Grabinski und Dr.
Bacher
für
Recht erkannt:
Auf die Berufung der Beklagten wird das am 14.
April
2011 verkün-dete Urteil des 3.
[X.]s ([X.]) des [X.] aufgehoben.
Die Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Berufung, an das Patentgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die [X.] erteilten [X.] Patents 1
102
809 ([X.]), das am 30.
Juli
1999 unter Inanspruchnahme einer [X.] Priorität vom 31.
Juli
1998 international angemeldet worden ist und [X.] enthal-tende Artikel sowie ein Verfahren zu deren Herstellung betrifft. Das Streitpatent umfasst 38 Ansprüche, von denen die einander nebengeordneten Ansprüche
1, 15 und 36 in der Verfahrenssprache
Englisch wie folgt lauten:
1
-
3
-

"1.
A method for preparing a polymer foam, said method comprising:
(a)
providing a plurality of expandable [X.] and a molten polymer composition containing less than 20 wt.% [X.], each expandable polymeric microsphere including a poly-mer shell and a core material in the form of a gas, liquid, [X.], that expands upon heating, with the expansion of the core material, in turn, causing the shell to expand;
(b)
melt mixing the molten polymer composition
and the plurality of expandable [X.], under process conditions, including temperature and shear rate, selected to form an ex-pandable extrudable composition;
(c)
[X.] die to form the polymer foam; and
(d)
at least partially expanding a plurality of the expandable polymer-ic microspheres before the expandable extrudable composition exits the die.
15.
An article comprising the polymer foam obtainable a[X.]ording to the method of claim
1.
36.
An article
comprising:
a recess;
a foam-in-place article comprising a polymer foam obtainable by a method of claim 1 comprising a polymeric matrix and a plurality of at least partially expanded [X.], and optionally an activated blowing agent, [X.] positioned in [X.] recess."
Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des [X.] sei nicht patentfähig und die Erfindung sei nicht so deutlich offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Ferner hat die Klägerin im Wege der Klageer-weiterung geltend gemacht, dass das Streitpatent über den Inhalt der ursprüng-2
-
4
-

lich eingereichten Anmeldung hinausgehe. Die Beklagte ist der Klage entge-gengetreten und hat das Streitpatent hilfsweise in der Fassung mehrerer Hilfs-anträge
verteidigt.
Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt.
Hiergegen wendet sich
die Beklagte
mit der Berufung, mit der sie weiter-hin die Abweisung der Klage anstrebt, soweit sie das Streitpatent verteidigt. Nach ihrem Hauptantrag, neben dem sie
-
in geänderter Reihenfolge
-
ihre erst-instanzlichen Hilfsanträge weiterverfolgt, sollen
Patentanspruch
1 und die [X.] untergeordneten Patentansprüche in der erteilten Fassung beibehalten werden. Patentanspruch
15 und die diesem untergeordneten Patentansprüche sollen die Fassung des bisherigen Hilfsantrags
5 erhalten. Danach soll Patent-anspruch 15
wie folgt lauten:
"15.
An article comprising the polymer foam obtainable a[X.]ording to the method of claim
1, [X.] polymer foam is an adhesive, [X.] polymer composition comprises an acrylate or methacry-late adhesive polymer or copolymer."
Unteranspruch 24 soll entfallen und die Nummerierung der nachfolgenden [X.] bis 35 entsprechend angepasst werden. Die [X.] 36 bis 38 der erteilten Fassung sollen entfallen.
Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.
Die Parteien haben eine Mehrzahl von Gutachten vorgelegt, die [X.]. F.

O.

, Hochschule für Angewandte Wissenschaften
H.

, [X.], für die Klägerin und [X.]. M.

S.

, Inhaber des [X.] Universität

S.

, für die Beklagte erstattet haben.
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5
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-
5
-

Entscheidungsgründe:
Die zulässige Berufung der Beklagten hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das [X.].
I.
Das Patentgericht hat die Erweiterung der Klage um den [X.] der unzulässigen Erweiterung als sachdienlich und die Klage daher insgesamt als zulässig angesehen.
Den [X.] mangelnder Ausführbarkeit hat das Patentgericht als unbegründet angesehen. Zur Begründetheit der Klage hat es im Übrigen
ausgeführt, es teile die Bedenken der Klägerin gegen die [X.] ""
und "melt mixing the molten polymer composition and the plurality of expandable [X.]

", sofern damit die zeitliche Reihenfolge der Arbeitsweisen der Absätze (a) und (b) derart festgelegt sei, dass die [X.] erst der bereits geschmolzenen [X.] zugegeben würden. Denn eine ent-sprechende Textstelle fehle in den [X.]. Der Einwand der [X.], die Reihenfolge ergebe
sich aus sämtlichen Ausführungsbeispielen, die [X.] beträfen, sowie einer voran gestellten allgemeinen Anweisung der Zugabe der expandierbaren [X.] zum ge-schmolzenen Polymer, könne die Bedenken nicht ausräumen, weil eine stoffli-che Einschränkung hinsichtlich der [X.] und eine Ein-schränkung der Verfahrensführung nicht offenbart seien.
Über den [X.] der unzulässigen Erweiterung müsse jedoch
nicht abschließend entschieden werden, da die Gegenstände des Patentan-spruchs
1 und des Patentanspruchs
15, der auf ein Erzeugnis in Form eines 8
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6
-

Product-by-Process-Anspruchs gerichtet sei und auf die Merkmale des Verfah-rens gemäß Patentanspruch
1 Bezug nehme, nicht patentfähig seien.
Dies hat das
Patentgericht im Wesentlichen damit begründet, dass die Er-findung gegenüber dem in den [X.] [X.], [X.], [X.] und [X.] of-fenbarten Stand der Technik nicht neu sei.
Die [X.] Offenlegungsschrift
195
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631
([X.]) betreffe ein Verfahren zur Herstellung thermoplastischer Kunststoffschäume mit syntaktischer Schaumstruktur. Danach werde ein Gemisch aus thermoplastischem Polymer bzw. einer thermoplastischen Zusammensetzung und expandierbaren polyme-ren [X.] ohne Zusatz von Lösemitteln in geschmolzenem Zustand im Extruder durch eine Düse extrudiert. Die von der Lehre der [X.] umfassten Aus-führungsformen des [X.] wiesen sämtliche Merkmale des streitpatentgemäßen Verfahrens auf. Da aus dem Wortlaut des Patentan-spruchs
1 des [X.] in der erteilten Fassung nicht hervorgehe, wann genau im Verfahrensablauf die im Verfahrensschritt (d) vorgesehene [X.] teilweise Expansion der [X.] erfolge, erfasse das streitpatentge-mäße Verfahren sowohl Ausführungsformen, bei denen nahezu die gesamte Expansion bereits vor dem Austritt der Polymermasse aus der [X.] stattfinde, als auch Ausführungsformen, bei denen nur eine geringfügige [X.] vor dem Austritt aus der Düse und die vollständige Expansion erst nach dem Austritt aus der Düse erfolge. Schließlich sei das Verfahren gemäß Patentanspruch
1 des [X.] nach seinem Wortlaut nicht in der Weise beschränkt, dass die [X.] zunächst vollständig ge-schmolzen sein müsse, bevor die expandierbaren polymeren
[X.] zu-gesetzt würden. Das streitpatentgemäße Verfahren umfasse daher auch eine Ausführungsform, bei der die [X.] erst nach der Zugabe der expandierbaren polymeren [X.] im Verlauf der Passage durch den Extruder hin zur [X.] vollständig schmelze, und sei daher nicht [X.] von der Verfahrensweise der [X.], bei der die Temperaturen im Extrusi-12
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-

onszylinder bei 395 bis 405
K und damit oberhalb der Schmelztemperatur der jeweils eingesetzten Polyolefine lägen.
Das Verfahren gemäß Patentanspruch
1 und damit auch die Erzeugnisse nach Patentanspruch
15 des [X.] in der erteilten Fassung seien auch gegenüber der Abhandlung von [X.], [X.], Seminarbeitrag 19.
Februar
1998, [X.]. ([X.]), nicht neu. Diese Abhandlung befasse sich mit dem Aufschäumen von Polymermassen mittels "[X.]"-[X.] und beschreibe einen Großteil der Merkmale des [X.]. Die aufgabenhaft gehaltenen Merkmale, wo-nach das [X.] der geschmolzenen [X.] und der expandierbaren polymeren [X.] hinsichtlich Temperatur und Scher-geschwindigkeit unter solchen Prozessbedingungen durchzuführen sei, dass eine expandierbare, extrudierbare Masse entstehe, stellten
Selbstverständlich-keiten bei der Extrusion von Thermoplasten dar, so dass insoweit fehlende [X.] in der [X.] der Annahme der fehlenden Neuheit nicht entgegenstün-den.
Ebenso lehre die veröffentlichte [X.] Patentanmeldung 802
946
([X.]) die Verarbeitung einer Mischung aus thermoplastischem und damit schmelzbaren polymeren [X.] zur Schäumung und damit Dich-tereduktion im Extruder bei vorgegebener Temperatur und Verweilzeit. Sie er-fülle damit ebenfalls alle Merkmale des streitgemäßen Verfahrens nach An-spruch
1. Dementsprechend seien auch die Erzeugnisse nach Anspruch
15 gegenüber der [X.] nicht neu.
Schließlich seien streitpatentgemäße Erzeugnisse auch nach der Lehre der [X.] Offenlegungsschrift Hei
10-152575 ([X.]) erhältlich. Danach würden geschäumte [X.] aus dem Gemisch eines geschmol-zenen thermoplastischen Materials als Matrix und expandierbarer polymerer [X.] des Typs "[X.]"
unter [X.] bei geeigneten Be-14
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8
-

dingungen im Extruder ohne den Zusatz von Lösemitteln hergestellt. Die [X.] des Verfahrensschritts (d) in Anspruch 1 des [X.] seien insofern erfüllt, als gemäß der Lehre der [X.] verschiedene Expansionsgrade einschließ-lich der vollständigen Expansion vor dem Austritt aus der Düse des Extruders einstellbar seien.
Im Übrigen sei dem Fachmann, einem [X.] der Fachrichtung Makromolekulare Chemie bzw. Polymerchemie oder einem Diplom-Ingenieur der Verfahrenstechnik mit Kenntnissen und langjährigen Erfahrungen auf dem Gebiet der Kunststofftechnik, insbesondere der Herstellung geschäumter extru-dierter Polymermassen und -formteile, ein Verfahren gemäß Patentanspruch
1 und damit ein nach dessen Arbeitsweise erhältliches Erzeugnis gemäß Pa-tentanspruch
15 jedenfalls ausgehend von der Lehre der [X.] nahegelegt [X.], so dass das Streitpatent auch mangels erfinderischer Tätigkeit keinen [X.] haben könne. Die [X.] gebe nicht nur die Anregung, Extrudate aus ge-eigneten thermoplastischen [X.]en als [X.] und expandierbaren extrudierbaren polymeren [X.] der Marke "[X.]"
herzustellen, sondern vermittle darüber hinaus auch eine technische Lehre, die es einem Fachmann ermögliche, aufgrund seines Wissens und Könnens ohne weiteres zu einem für den jeweiligen Anwendungszweck maßgeschnei-derten Verfahren bzw. zu Produkten mit sämtlichen Merkmalen der Patentan-sprüche
1 und 15 in der erteilten Fassung zu gelangen.
Schließlich könne das Streitpatent auch in den hilfsweise verteidigten Fassungen keinen Bestand haben.
Unabhängig von der Frage der Zulässigkeit der Hilfsanträge beruhten die hilfsweise verteidigten Gegenstände des [X.] jedenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit.
II.
Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren nicht stand.
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-
9
-

1.
Das Streitpatent betrifft [X.] enthaltende Erzeugnisse
und Verfahren zu deren Herstellung.
[X.] enthaltende Gegenstände waren im Prioritätszeitpunkt des [X.] bereits bekannt und finden in unterschiedlichen Bereichen, wie beispielsweise in der Luftfahrt, im Fahrzeugbau und auf medizinischem Ge-biet, Verwendung.
[X.] zeichnet sich dadurch aus, dass er eine geringere Dichte aufweist als die in ihm enthaltende [X.]. Die Reduzierung der Dichte wird mit unterschiedlichen Verfahrensweisen erreicht, so durch die Erzeugung von gasgefüllten Hohlräumen in der Matrix (z.B. mit Hilfe eines Treibmittels) oder durch das Zusetzen polymerer [X.] (z.B. expandierbarer [X.]) oder nichtpolymerer [X.] (z.B. gläserner [X.]). Die [X.] verweist in diesem Zusammenhang auf die [X.] Offenle-gungsschrift 195
31
631
([X.]), die ein Verfahren zur Herstellung eines thermo-plastischen [X.]s mittels Extrusions-
oder [X.]ritzgussmaschinen betrifft ([X.]. Abs.
2, 3).
In der [X.]chrift wird nicht ausdrücklich angegeben, welches technische Problem das Streitpatent betrifft. Die Aufgabenbeschreibung des Patentgerichts nimmt mit dem Hinweis auf die Art und den Zeitpunkt der [X.] der [X.] im Extruder die erfindungsgemäße Lösung teilweise vorweg. Das dem Streitpatent
zugrunde liegende Problem ist allgemeiner darin zu sehen,
ein Verfahren zur Verfügung zu
stellen, bei dem das Aufschäumen mittels expandierbarer [X.] unter Einhaltung definierter Bedingungen möglich ist und Erzeugnisse zuverlässig innerhalb enger Fertigungstoleranzen hergestellt werden können.

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-
10
-

Zur Lösung des Problems schlägt das Streitpatent ein Verfahren mit fol-genden Merkmalen vor (die abweichende Merkmalsgliederung des Patentge-richts ist in eckigen Klammern wiedergegeben):
1.
Verfahren zur Herstellung eines [X.]s durch Bereit-stellen
1.1.
von mehreren expandierbaren polymeren [X.] und
1.2.
einer geschmolzenen [X.] (molten polymer composition) [1; 2; 2.1].
2.
Die geschmolzene [X.] enthält weniger als 20 Gewichtsprozent Lösungsmittel [2.1.1].
3.
Jede expandierbare polymere [X.] umfasst eine [X.] und ein Kernmaterial [2.1.2; 2.1.2.1], das
3.1.
aus einem Gas, einer Flüssigkeit oder einer Kombination davon besteht [2.1.2.2] und
3.2.
beim Erwärmen expandiert, was zur Expansion der [X.] führt [2.1.2.3].
4.
Die geschmolzene [X.] und die expan-dierbaren [X.] werden schmelzgemischt (melt mixing the molten polymer composition and the plurality of expandable [X.]) [2.2], wobei die Prozessbedingungen einschließlich Temperatur und Schergeschwindigkeit so gewählt werden, dass eine Zusammensetzung gebildet wird, die
4.1.
extrudierbar und
4.2.
expandierbar ist [2.2.1; 2.2.2].
5.
Die expandierbare extrudierbare Zusammensetzung wird durch eine Düse extrudiert, um den [X.] zu bilden [2.3].
24
-
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-

6.
Mehrere der expandierbaren polymeren [X.] expandie-ren zumindest teilweise, bevor die expandierbare, extrudierbare Zusammensetzung aus der Düse tritt [2.4].
Der
mit dem Hauptantrag allein noch verteidigte
nebengeordnete Erzeug-nisanspruch
15 ist auch in seiner verteidigten Fassung
als Product-by-Process-Anspruch ausgestaltet und dadurch definiert, dass die Erzeugnisse
durch das Verfahren nach Patentanspruch
1 erhältlich sind, wobei der [X.] ein Klebstoff ist und die [X.] ein adhäsives Acryl-
oder
Methacrylpolymer
oder
-copolymer
enthält.
2.
Die Auslegung des Patentanspruchs
1, die das Patentgericht seiner Beurteilung der Patentfähigkeit des Gegenstands des [X.] zugrunde gelegt
hat, ist nicht frei von Rechtsfehlern.

a)
Das Patentgericht hat eine zusammenhängende Ermittlung der mit Patentanspruch
1 gegebenen technischen Lehre unterlassen und lediglich bei der Prüfung der Neuheit jeweils Ausführungen zum Sinngehalt einzelner [X.] gemacht. Im Rahmen der Auslegung sind
jedoch der Sinngehalt des [X.] in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen [X.] zum Leistungsergebnis der Erfindung liefern, zu bestimmen ([X.],
Urteil vom 3.
Juni 2004 -
X
ZR 82/03, [X.]Z 159, 221, 226 -
Drehzahlermittlung; Ur-teil vom 13.
Februar 2007 -
X
ZR 74/05, [X.]Z 171, 120
Rn.
18
f.-
Kettenradanordnung
I; Beschluss vom 17.
April 2007 -
X
ZB 9/06, [X.]Z 172, 108 Rn.
13
f. -
Informationsübermittlungsverfahren I;
Urteil vom 31.
Mai 2007
-
X
ZR 172/04, [X.]Z 172, 298 Rn.
38
-
Zerfallszeitmessgerät; Urteil vom 29.
Juni 2010 -
X
ZR 193/03, [X.]Z 186, 90 Rn.
13
-
Crimpwerkzeug III).
Die Bestimmung des Sinngehalts eines einzelnen Merkmals muss stets in diesem Kontext erfolgen, aus dem sich ergeben kann, dass dem Merkmal eine andere Bedeutung zukommt als einem entsprechenden Merkmal in einer zum Stand der Technik gehörenden Entgegenhaltung. Denn für das Verständnis entschei-25
26
27
-
12
-

dend ist zumindest im Zweifel die Funktion, die das einzelne technische [X.] für sich und im Zusammenwirken mit den übrigen Merkmalen des [X.] bei der
Herbeiführung des erfindungsgemäßen Erfolgs hat. [X.] sind [X.]eibung und Zeichnungen heranzuziehen, die
die
technische Lehre des Patentanspruchs erläutern und veranschaulichen und daher nach ständiger Rechtsprechung nicht nur für die Bestimmung des Schutzbereichs (Art.
69 Abs.
1 EPÜ, §
14 [X.]), sondern ebenso für die Auslegung des [X.] heranzuziehen sind, unabhängig davon, ob diese Auslegung die Grundlage der Verletzungsprüfung oder der Prüfung des Gegenstands des [X.] auf seine Patentfähigkeit ist ([X.]Z 186, 90 Rn.
13 -
Crimp-werkzeug III).
Entgegen der von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung vertretenen Auffassung ist es dabei unerheblich, ob die Auslegung zu einem Ergebnis führt, bei dem der Patentanspruch eine unzulässige Erweiterung gegenüber den Ur-sprungsunterlagen enthält. Ebenso wenig wie der Patentanspruch nach [X.] dessen ausgelegt werden darf, was sich nach Prüfung des Standes der Technik als patentfähig erweist
([X.], Urteil vom 24.
September 2003 -
X
ZR 7/00, [X.]Z 156, 179, 186 -
blasenfreie Gummibahn I), darf er nach Maßgabe des Sinngehalts der [X.] ausgelegt werden. Grundlage der Auslegung ist vielmehr allein die Patentschrift. Ein Vergleich mit der Veröffentli-chung der Patentanmeldung kommt
allenfalls dann in Betracht, wenn dies bei Widersprüchen zwischen [X.]eibung und Patentanspruch zur Klärung des Umfangs einer bei der Erteilung des Patents oder im Einspruchsverfahren vor-genommenen [X.]änkung des geschützten Gegenstands beitragen kann
([X.], Urteil vom 10.
Mai
2011 -
X
ZR
16/09, [X.]Z 189, 330
Rn.
25

-
Okklusionsvorrichtung; Urteil vom 4.
Februar
2010 -
Xa
ZR
36/08, GRUR
2010, 602 Rn.
20 -
Gelenkanordnung).
b)
Die an diesen Grundsätzen orientierte Auslegung
führt zu
folgendem
Ergebnis:
28
29
-
13
-

Der Begriff "molten polymer composition"
wird im Patentanspruch sowohl in Merkmal 1.2
als auch in Merkmal 4
verwendet. Die wesentlich von dem Ver-ständnis
dieser Merkmale abhängige und zwischen den Parteien streitige [X.], ob der Patentanspruch
eine
Reihenfolge der Verfahrensschritte zum Aus-druck bringt, nach der die expandierten [X.] einer bereits vor der [X.] geschmolzenen [X.] zugesetzt werden, ist entgegen der Auffassung des Patentgerichts und der Klägerin zu bejahen.
Schon der Wortlaut des Patentanspruchs macht
deutlich, dass die [X.] des Verfahrens die [X.] (Merkmal 1.1) und die geschmolzene
[X.] (Merkmal 1.2) sind. Diese Komponenten sollen be-reitgestellt
werden ("providing"). Die Kennzeichnung der Verfahrensschritte mit den Buchstaben a bis d und ihre sachliche Aufeinanderfolge Bereitstellung
-[X.]
-
Extrudieren/Expandieren sprechen gegen die Annahme, hiermit sei über die Aufeinanderfolge der Maßnahmen nichts ausgesagt.
Bei der Schmelzmischung beider Komponenten (Merkmal 4) soll folgerichtig die Ex-pandierbarkeit erhalten bleiben (Merkmal 4.2); entsprechend müssen die [X.] gewählt werden. Erst in der Düse beginnt, bedingt durch den Druckabfall ([X.]. Abs.
64; Abs.
83 der Übers.), die Expansion der [X.] (Merkmal 6).
Die [X.]eibung erläutert dies, indem sie ausführt, dass [X.] und [X.] (aber nicht die [X.]) gemischt werden, wobei das Mischen vorzugsweise bei einer Temperatur ausgeführt werde, die für eine [X.]-expansion nicht ausreiche. Es könne jedoch auch eine höhere Temperatur ver-wendet werden, wobei die Temperatur in diesem Fall im [X.] an das [X.] und vor dem Eintragen der [X.] erniedrigt werde ([X.]. Abs.
61; Abs.

80 der Übers.). Erst danach werden [X.] und [X.]
"schmelzgemischt", wobei Temperatur, Druck und Scherkräfte so eingestellt werden, dass kein Expandieren oder Reißen der [X.] verursacht wird ([X.]. Abs.
63; Abs.
82 der Übers.). Da die Temperatur hier-30
31
32
-
14
-

nach erforderlichenfalls im Verlaufe des Mischungsprozesses abgesenkt wer-den soll, um eine vorzeitige Expansion der [X.] zu vermeiden, anderer-seits am Ende eine extrudierbare Schmelze stehen soll, wird
deutlich, dass -
entgegen der Annahme des
Patentgerichts
-
die in dieser Konstellation die Temperatur schon vor Zufügung der [X.] über dem Schmelzpunkt der [X.] liegen muss.
3.
Vor diesem Hintergrund kann die Beurteilung der Neuheit der erfin-dungsgemäßen Lehre durch das Patentgericht keinen Bestand haben. Der Ge-genstand des Patentanspruchs
1 ist neu (Art.
54 Abs.
1 und 2 EPÜ). Keine der [X.] sieht vor, dass die [X.] in die geschmolzene Poly-mermischung gegeben werden.
a)
Das in der [X.]n Offenlegungsschrift 195
31
631
([X.]) be-schriebene Verfahren sieht vor, dass den zu verarbeitenden Matrixkunststoffen, deren Erweichungs-
oder Schmelztemperaturen zwischen 375 K und 450 K lie-gen können,
Komponenten zugemischt werden, die bereits vor dem Erreichen der Temperaturen, bei denen die Expansion der [X.]
unter Normalbe-dingungen beginnen würde, [X.] bilden. Durch diese früh gebildeten [X.] soll der Aufbau von Druck noch vor dem Schmelzen des [X.] ermöglicht und die Expansion der [X.] im Extruder wäh-rend der Existenz fester, höherschmelzender Matrixkunststoffanteile wirksam verhindert werden. Daraus ergibt sich, dass die [X.] dem Matrixkunst-stoff zu einem Zeitpunkt beigemischt werden, in dem dieser anders als beim Streitpatent noch
nicht (vollständig) geschmolzen ist.
b)
Der RAPRA-Seminarvortrag "[X.]"
des Produktmanagers des Herstellers [X.],
Klaus [X.], ([X.]) befasst sich in erster Linie mit der Frage, welche Art und Menge von [X.] vorzugsweise zu verwenden sind, um die erwünschten Schaumstruk-turen zu erzielen. Zu den Einzelheiten des Herstellungsverfahrens enthält die 33
34
35
-
15
-

[X.] keine Angaben. Insbesondere sieht die [X.] nicht
vor, dass die [X.] einer bereits geschmolzenen [X.] beizugeben
sind.
c)
Die
Veröffentlichung der
internationalen
Anmeldung WO
96/11226 ([X.]) betrifft
ein Verfahren zur Herstellung eines thermoplastischen Kunststof-fes zur Ruhigstellung und/oder zum Schutz eines Körperteils, bei dem
einem thermoplastischen Grundmaterial [X.], die ein Schäummittel bilden, als Füllstoff
hinzugefügt werden. Die Ansprüche und die [X.]eibung der [X.] enthalten zwar Angaben sowohl zu den Eigenschaften des thermoplastischen Grundmaterials und der [X.] bzw. des [X.] sowie
zum Anteil des [X.] als auch
zum Ablauf des Extrudiervorgangs und den dabei einzusetzenden Temperaturen. Die [X.] sieht jedoch an keiner Stelle vor, dass
die [X.] in eine bereits geschmolzene Polymermischung gegeben werden.
d)
Ebenso wenig lässt sich ein solcher Verfahrensschritt der japani-schen Offenlegungsschrift
Hei
10-152575 ([X.]) entnehmen, die ein Verfahren zum Schäumen und Formen eines thermoplastischen [X.] betrifft. Bereits in der Aufgabenbeschreibung dieser Entgegenhaltung ist davon die Rede, dass ein Verfahren zur Verfügung gestellt werden soll, das das Mischen eines Aus-gangsmaterials aus
thermoplastischem [X.] mit thermisch expandierbaren Mik-rokapseln sowie das thermische Kneten und Schmelzen des Gemisches
um-fasst ([X.]. Abs.
7). An anderer Stelle wird ausgeführt, dass die Außenhüllen der thermisch expandierbaren Mikrokapseln aus synthetischem [X.] weich würden und das Gas oder die Flüssigkeit in den Mikrokapseln expandierten, sobald das thermoplastische [X.] des Ausgangsmaterials im Extrusions-
oder [X.]ritzgussverfahren thermisch geschmolzen sei
([X.]. Abs.
14). Dies bedeu-tet, dass die Mikrokapseln bereits
vor dem Schmelzen des [X.] beigegeben worden sein müssen.

36
37
-
16
-

e)
Schließlich sieht auch das in dem US-Patent 5
100
728 ([X.]) be-schriebene Verfahren zur Herstellung von Haftklebebändern an keiner Stelle
vor, dass die [X.] einer geschmolzenen
Polymermischung zugesetzt
werden sollen.
In der [X.]eibung wird im Zusammenhang mit der Verwen-dung von [X.] als Füllstoff lediglich ausgeführt, es sei vorzugswürdig, den Füllstoff, d.h. in diesem Fall die [X.],
erst am Ende des Extruders zuzugeben
([X.]. [X.].
10 Z.
62-65). Über den Aggregatzustand der [X.] werden dagegen keine Angaben gemacht.
4.
Entgegen der Annahme des Patentgerichts ist unter Zugrundelegung der oben dargestellten Auslegung der Gegenstand von Patentanspruch
1 durch den ermittelten Stand der
Technik nicht nahegelegt (Art.
56 EPÜ).
Der [X.], gegen dessen Definition durch das Patentgericht keine Bedenken beste-hen und die auch von den Parteien hingenommen
wird, hatte keine Veranlas-sung, die aus dem Stand der Technik bekannten Verfahren dahingehend wei-terzuentwickeln, dass die [X.] in eine bereits vollständig geschmolzene Polymermischung zu geben
sind.
a)
Die [X.] mag zwar -
wie das Patentgericht ausführt
-
die Anregung geben, Extrudate aus thermoplastischen [X.]en als [X.] und expandierbaren [X.] herzustellen. Aus der [X.] ergab sich für den Fachmann jedoch keine ausreichende Anregung, zur Lehre des [X.] zu gelangen. Als Präsentation
des
Herstellers
der [X.] befasst sich dieses Dokument
vorrangig
mit den
Eigenschaften
und der Funkti-on der [X.]. In Bezug auf die Komponente Polymere beschränkt sich die [X.] auf die Frage, für welche Arten von Polymeren die [X.]-[X.] als Treib-
und Schäummittel gut geeignet sind.
Vorgaben zum [X.] der in Betracht kommenden Polymere werden dagegen nicht gemacht. Ebenso wenig enthält die [X.] Ausführungen zu den Einzelheiten des Herstellungsverfahrens. Auch insoweit hat die [X.] nur die [X.] im Blick und führt aus, dass es sich
bei der Reaktion der
[X.] im Extrusions-
und 38
39
40
-
17
-

[X.]ritzgussverfahren um [X.] handle (S.
3, li. [X.].:
"ground: [X.] in extrusion and injection molding") und dass die Expansi-onseigenschaften der [X.] durch Ausprobieren zu ermitteln seien
(S.
4, li. [X.].: "trial and error"). Der Fachmann konnte der [X.] mithin nichts entneh-men, das ihm Veranlassung hätte geben können, die [X.] einer bereits geschmolzenen [X.] beizugeben.
b)
Auch aus der
Entgegenhaltung [X.] ergibt sich für den Fachmann keine ausreichende Anregung, zur Lehre des Patentanspruchs
1 zu gelangen.
Diese
Schrift, die ein Verfahren zur Herstellung von thermoplastischen Kunststoffschäumen mit syntaktischer Schaumstruktur betrifft, erörtert einlei-tend die verschiedenen im Stand der Technik auf diesem Gebiet bekannten Verfahren. Sie führt hierzu aus, dass im Stand der Technik davon ausgegangen werde, dass die -
unerwünschte
-
vorzeitige Expansion von [X.], die an sich durch die zum Aufschmelzen der Kunststoffe erforderlichen Temperaturen oberhalb der Expansionstemperaturen der [X.] begünstigt werde, durch den hohen Druck in den [X.] unterdrückt werde. Entgegen dieser Annahme sei jedoch der Druckaufbau während der Verarbei-tung in der [X.]ritzgussmaschine oder im Extruder nicht in allen Phasen gewähr-leistet, in denen es zur Expansion der [X.] kommen könne
([X.].
2
Z.
46-59). Ein für den erforderlichen Druckaufbau hermetischer Abschluss des Extruder-
oder [X.]ritzgussmaschinenzylinders könne jedoch nicht erfolgen, [X.] das Volumen zwischen Schneckenkern und Zylinderwandung noch über-wiegend mit festen, unaufgeschmolzenen und gegeneinander bewegten [X.] gefüllt sei. Vielmehr gewähre erst ein
relativ hoher Schmelzanteil zwischen den Feststoffpartikeln den druckfesten Verschluss. Um auch Massen-kunststoffe verwenden zu können, deren Schmelz-
oder Erweichungstempera-turen im Bereich oder über der Expansionstemperatur der Mikroballons liegen, sieht
die Schrift
vor, den zu verarbeitenden Matrixkunststoffen, deren [X.] oder Schmelztemperaturen zwischen 375
K und 450
K liegen können, 41
42
-
18
-

Komponenten zuzumischen, die bereits vor dem Erreichen der Temperaturen, bei denen die Expansion der Mikroballons unter Normalbedingungen beginnen würde, [X.] bilden.
Durch die früh gebildeten [X.] soll
der Aufbau von Druck noch vor dem Schmelzen des -
dem druckfesten Verschluss wegen seiner Partikularität entgegenstehenden ([X.].
3 Z.
3-13)
-
Matrixkunst-stoffes ermöglicht und die Expansion der Mikroballons im Extruder oder der [X.]ritzgussmaschine während der Existenz fester, höherschmelzender Matrix-kunststoffanteile wirksam verhindert und ferner die Einwirkung von [X.] auf die [X.] weitgehend vermieden
werden
([X.].
4 Z.
22-39). Nach einer als vorteilhaft dargestellten Ausführungsform sollen gemahlene Matrixkunststof-fe verwendet werden, mit denen die nicht
expandierten [X.]
und die Zusatzkomponenten vor dem Extrudieren gemischt werden, um so einen hohen Verteilungsgrad der [X.]
im Kunststoff bereits vor der Verarbeitung über die Schmelze zu erreichen
([X.].
4 Z.
48-54).
Der
Grundgedanke
der [X.] be-steht mithin darin, einer
vorzeitigen
Expansion der [X.] aufgrund der zum Aufschmelzen des Polymers erforderlichen Temperatur durch Druckaufbau entgegenzuwirken. Vor diesem Hintergrund bot die [X.] dem Fachmann keine Veranlassung, die [X.] in die bereits geschmolzene Polymermischung zu geben.
c)
Ebenso wenig ergibt sich
aus den [X.] [X.], [X.] und [X.] für den Fachmann eine Anregung zu dem erfindungsgemäßen Verfahren. In
keinem dieser Patentdokumente ist von der Zufügung der [X.] in ei-ne bereits geschmolzene Polymermasse die Rede. Dies gilt insbesondere auch für die von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung hervorgehobene Pas-sage in der [X.]eibung der [X.], wonach
es vorzugswürdig sei, die [X.] erst am [X.] des Extruders hinzuzufügen ([X.].
10 Z.
62-67). Mit dem Hinzufügen am [X.]
wird bei dem Verfahren nach der [X.] nicht das Expansionsverhalten gesteuert, da es sich nicht um expandierende Kugeln handelt. Es ergibt sich mithin lediglich, an welcher Stelle die [X.] [X.]
-
19
-

zufügen sind.
Dass die [X.] zu diesem Zeitpunkt bereits vollständig geschmolzen sei, lässt sich dieser Aussage dagegen nicht entneh-men
und wäre in diesem Kontext auch ohne Belang.
III.
Das angefochtene Urteil des Patentgerichts stellt sich auch nicht aus anderen Gründen als richtig dar
(§
119 Abs.
1 [X.]).
Der vom Patentgericht festgestellte Sachverhalt erlaubt nicht die Schlussfolgerung, dass das Streitpa-tent gegenüber dem Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung
unzu-lässig erweitert worden ist.
1.
Gemäß Art.
II §
6 Abs.
1 Satz
1 Nr.
3 IntPatÜbkG ist ein [X.] Patent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] für nichtig zu erklären, wenn sein Gegenstand über den Inhalt der Anmel-dung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Der danach maß-gebliche Inhalt ist anhand der Gesamtheit der ursprünglich eingereichten [X.] zu ermitteln. Er ist nicht auf den Gegenstand der in der Anmeldung for-mulierten Patentansprüche beschränkt. Entscheidend ist vielmehr, was der mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fähigkeiten ausgestattete Fachmann des betreffenden Gebiets der Technik der Gesamtheit der ursprünglichen Unterla-gen als zur Erfindung gehörend entnehmen kann ([X.], Urteil vom 24.
Januar
2012 -
X
ZR
88/09, [X.], 475 Rn.
31 -
Elektronenstrahlthe-rapiesystem; Urteil vom 8.
Juli
2010 -
Xa
ZR
124/07, GRUR
2010, 910 Rn.
46 -
Fälschungssicheres Dokument; Urteil vom 22.
Dezember
2009 -
X
ZR
28/06, [X.], 513 Rn.
29 -
Hubgliedertor
II).
2.
Aus den Feststellungen des Patentgerichts ergibt sich nicht, dass der Gesamtheit der ursprünglich eingereichten Unterlagen, deren Inhalt der Veröf-fentlichung WO
00/06637 entspricht, ein Verfahren, bei dem die Polymerzu-sammensetzung vor dem [X.] mit den expandierbaren polymeren [X.] in bereits geschmolzenem Zustand bereit gestellt wird ("melt mi-44
45
46
-
20
-

xing the molten
polymer composition and the plurality of expandable [X.]"
-
Merkmal 4), nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist.
a)
Allerdings hat das Patentgericht zu Recht
angenommen, dass dem Text der Anmeldung Merkmal 4 nicht ausdrücklich zu entnehmen ist.
aa)
Nach Patentanspruch 23 in der Fassung der Anmeldung ist der erste Verfahrensschritt das [X.] einer [X.] und mehrerer [X.]. Eine eindeutige Festlegung dahingehend, dass die Po-lymerzusammensetzung bei der Zugabe der [X.] in geschmolzenen Zustand vorliegen müsse, enthält der Wortlaut des Patentanspruchs damit nicht.
bb)
Ebenso wenig lassen diejenigen Passagen in der [X.]eibung der Anmeldung, die den Ablauf des Verfahrens im Einzelnen schildern, für sich ge-nommen eindeutige Rückschlüsse auf die [X.] des Verfahrens gemäß Patentanspruch
1 in der erteilten Fassung zu.
b)
Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass sich dem [X.] Merkmal 4 gleichwohl unmittelbar und eindeutig aus dem Zusammen-hang der [X.]eibung ergibt.
aa)
Das Patentgericht hat das Vorbringen der Beklagten, aus sämtlichen Ausführungsbeispielen, die Hot-Melt-[X.]en betreffen, ergebe sich die im erteilten Patent geschützte Verfahrensführung, für unerheb-lich erachtet, weil weder dem Streitpatent noch den ursprünglichen Unterlagen
eine entsprechende stoffliche Einschränkung hinsichtlich der eingesetzten Po-lymerzusammensetzung etwa auf Hot-Melt-Polymere und eine Einschränkung der Verfahrensführung, insbesondere der Temperatur bei den einzelnen [X.], zu entnehmen sei.
Mit dieser Begründung kann jedoch die Offen-47
48
49
50
51
-
21
-

barung einer
Merkmal 4 umfassenden technischen Lehre nicht ausgeschlossen werden.
bb)
Nach der ständigen Rechtsprechung des [X.]s ist für die Ur-sprungsoffenbarung des Gegenstands eines Patentanspruchs erforderlich, dass der Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungs-unterlagen -
"unmittelbar und eindeutig"
([X.], Urteil vom 11.
September 2001 -
X [X.], [X.]Z 148, 383, 389 -
Luftverteiler; Urteil vom 16. Dezember 2008 -
X
ZR 89/07, [X.]Z 179, 168 Rn.
25 -
Olanzapin; Urteil vom 8.
Juli 2010 -
Xa
ZR 124/07, [X.], 910, Rn.
62 -
Fälschungssicheres Dokument)
-
als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnehmen kann (Urteil vom 21.
September 1993 -
X
ZR 50/91, [X.]. 1996, 204, 206 -
[X.]ielfahrbahn
03; [X.] vom 11.
September 2001 -
X
ZB 18/00, [X.], 49, 51
-
Dreh-momentübertragungseinrichtung; Urteil vom 18.
Februar 2010 -
Xa
ZR 52/08, [X.], 599 = [X.] 2010, 269, Rn.
22, 24 -
Formteil). Dabei hat der Se-nat zur Vermeidung einer unbilligen [X.]änkung des Anmelders bei der Aus-schöpfung des [X.] auch Verallgemeinerungen ursprungsof-fenbarter Ausführungsbeispiele zugelassen. Er hat einen "breit" formulierten Anspruch unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Erweiterung jedenfalls dann für unbedenklich erachtet, wenn sich ein in der Anmeldung beschriebenes Ausführungsbeispiel der Erfindung für den Fachmann als Ausgestaltung der im Anspruch umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellt und diese Lehre in der beanspruchten Allgemeinheit für ihn bereits der Anmeldung -
sei es in Gestalt eines in der Anmeldung formulierten Anspruchs, sei es nach dem Gesamtzusammenhang der Unterlagen
-
als zu der angemeldeten Erfindung gehörend
entnehmbar ist ([X.], [X.], 49, 51 -
Drehmomentübertra-gungseinrichtung). Solche Verallgemeinerungen sind vornehmlich dann [X.] worden, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder nur einzelne in den Anspruch [X.]
-
22
-

men worden sind (ständige Rechtsprechung seit [X.], Beschluss vom 23. Ja-nuar 1990 -
X [X.], [X.]Z 110, 123, 126 -
[X.]leißkammer; zuletzt
Urteil vom 24.
Januar
2012 -
X ZR
88/09, [X.], 475 Rn.
34 -
Elektronenstrahlthe-rapiesystem). Als zulässig ist jedoch auch die Verallgemeinerung einer chemi-schen Verbindung angesehen worden ([X.], Urteil vom 18.
Dezember 1975 -
X
ZR
51/72, [X.]Z 66, 17, 30 -
Alkylendiamine I).
[X.])
Es würde daher für die Offenbarung einer Merkmal 4 umfassenden technischen Lehre genügen, wenn der fachmännische Leser den Hot-Melt-[X.]en betreffenden Ausführungsbeispielen der Ur-sprungsunterlagen entnähme, dass bei diesen Ausführungsbeispielen die [X.]
einer Polymerschmelze zugegeben werden. Denn in diesem Fall entnähme er den [X.] damit, dass die Erfindung jedenfalls so ausgeführt werden kann, wie nunmehr in Patentanspruch 1 unter Schutz ge-stellt. Das angefochtene Urteil schließt ein solches fachmännisches Verständnis nicht aus, sondern legt es vielmehr zugrunde.
IV.
Das angefochtene Urteil ist somit aufzuheben und die Sache zu neu-er
Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht zurückzuverweisen
(§
119 Abs.
2, Abs. 3 Satz
1 [X.]).
Eine abschließende Sachentscheidung durch den [X.] ist nicht angezeigt
(§
119 Abs.
5 [X.]).
1.
Die Sache ist nicht zur Endentscheidung reif
(§
119 Abs.
5 Satz
2
[X.]).
a)
Der [X.] kann aufgrund der Feststellungen des Patentgerichts und des Sach-
und Streitstandes am Schluss der mündlichen Verhandlung nicht abschließend beurteilen, ob das Streitpatent wegen unzulässiger Erweiterung für nichtig zu erklären ist.
Hierzu bedarf es vielmehr zusätzlicher Feststellungen zu den Kenntnissen des Fachmanns über Beschaffenheit und Eigenschaften der in den [X.] beschriebenen Hot-Melt-Zusammensetzungen, 53
54
55
56
-
23
-

die der [X.] nicht ohne Einholung des Gutachtens eines gerichtlichen Sach-verständigen zu treffen vermag.
b)
Auch über die Patentfähigkeit des Gegenstands des [X.] kann nicht abschließend entschieden werden. Zwar erweist sich der [X.], wie ausgeführt, als patentfähig. Ob auch der [X.] patentfähig ist, kann aber ohne ergänzende Feststellungen gleichfalls nicht beurteilt werden.
Das Patentgericht hat dies -
nach seinem Ausgangspunkt folgerichtig
-nicht geprüft. Patentanspruch
15 in der im Berufungsverfahren zuletzt [X.] beschreibt die geschützte Sache lediglich als adhäsives Acrylat-
oder Methacrylatpolymer oder -copolymer, das
durch das Verfahren nach Pa-tentanspruch
1 erhältlich ist. Die Patentfähigkeit dieses Gegenstands hängt mithin davon ab, ob sich das Ergebnis des Verfahrens durch mindestens ein nicht durch ein nahegelegtes Verfahren erhältliches Sachmerkmal von den [X.] sämtlicher im Stand der Technik bekannter Verfahren unterscheidet. Die Klägerin hat erstinstanzlich unter Bezugnahme auf das Gutachten O.

vom 18.
März
2011 ([X.]) geltend gemacht, dass sich die nach dem Verfahren nach der [X.] erhältlichen Erzeugnisse nicht von den erfindungsgemäßen Er-zeugnissen unterscheiden. Demgegenüber hat die Beklagte unter Bezugnahme auf das Gutachten S.

vom 7.
April
2011 ([X.]) die Aussagekraft des Gut-achtens O.

beanstandet. Es kann dahinstehen, ob der [X.] die Begrün-detheit dieser Beanstandungen abschließend beurteilen könnte. Jedenfalls stünde damit noch nicht fest, dass die Behauptung der Klägerin nicht gleichwohl zutreffend ist. Auch dies könnte nicht ohne Einholung eines [X.] geklärt werden.
2.
Eine Entscheidung durch den [X.] ist auch nicht nach §
119 Abs.
5 Satz
1 [X.]
angebracht.
57
58
59
-
24
-

a)
Nach dieser Bestimmung
kann der [X.] in der Sache selbst entscheiden, wenn dies sachdienlich ist. In der Begründung des Gesetz-entwurfs zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (BT-Drucks. 16/11339, S.
25) zu dieser Vorschrift wird erläutert, dass der [X.] in einer noch nicht zur Endentscheidung reifen Sache selbst die notwendigen Feststellungen treffen und abschließend in der Sache entscheiden
könne, wenn dies im Sinne der Verfahrensökonomie geboten sei. Eine Zurückweisung an das Patentgericht soll vermieden werden, wenn das Verfahren einfacher und schneller in der Berufungsinstanz abschließend erledigt werden kann. Für die Entscheidung der Frage, ob eine wegen fehlender Entscheidungsreife gebotene weitere Sachaufklärung dem Patentgericht übertragen wird oder in dem zu [X.] Zweck fortgesetzten Berufungsverfahren vor dem [X.] er-folgt, kommt es mithin in erster Linie darauf an, auf welchem Weg die noch of-fenen Sachfragen möglichst effizient und zügig geklärt werden können.
b)
Danach
hält der [X.] eine Fortsetzung des Berufungsverfahrens nicht für sachdienlich.
Die erforderliche Sachaufklärung könnte, wie ausgeführt, im Berufungs-verfahren nur mithilfe eines vom [X.] zu bestellenden Sachverständigen er-folgen. Hingegen kann der [X.] nicht ausschließen, dass das Patentgericht die noch offenen Fragen aufgrund eigener Sachkunde entscheiden kann. Denn die Sachkunde [X.] kann dem Patentgericht möglicher-weise eine fundierte Auseinandersetzung mit den von den Parteien vorgelegten Gutachten erlauben, die es gestattet, sowohl die Frage der Ursprungsoffenba-rung als auch gegebenenfalls die Frage der Patentfähigkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 15 ohne Beratung durch einen gerichtlichen [X.] abschließend
zu klären. Sollte insbesondere die Beantwortung der Frage, ob und inwieweit sich die Erzeugnisse nach dem Verfahren der [X.] von den erfindungsgemäßen unterscheiden, die Einholung des Gutachtens eines [X.] Sachverständigen erfordern, wird es entscheidend darauf ankom-60
61
62
-
25
-

men, welche Randbedingungen bei gegebenenfalls erforderlichen Versuchen zu beachten sind; auch insoweit ist das Patentgericht aufgrund seiner Beset-zung mit rechtskundigen und technischen Mitgliedern am besten in der Lage, die Beweiserhebung sachgerecht zu steuern.
V.
Für die erneute Verhandlung vor dem Patentgericht weist der [X.] auf Folgendes hin:
1.
Bei der Ermittlung des [X.] der ursprünglichen Un-terlagen
wird zu prüfen sein, ob aus der Sicht des Fachmanns das Mischen der [X.]partikel und der [X.] unter Wärmezufuhr zumindest bei einzelnen [X.] zwangsläufig zum Schmelzen der Mischung führt, bevor die [X.] zugegeben werden
(S.
16 Z.
12-17). Nach
der Darstellung des Ab-laufs des [X.] in der
[X.]eibung der Anmeldung wird
zu-nächst das [X.], das
in jeder beliebigen geeigneten Form, wie bei-spielsweise als Granulat, Fäden oder Stränge verwendet werden kann, in den Extruder gegeben, um es zu erweichen und in kleine, zur Extrusion geeignete Teile zu zermahlen (S.
16 Z.
4-8). Beim folgenden Verfahrensschritt werden in den Fällen, in denen den [X.]partikeln noch weitere [X.] zugefügt werden, die Komponenten mit Ausnahme der [X.] in einen zweiten Extruder gegeben, um sie in der Knetzone des Extruders zu vermischen. Hierbei wird für den Mischvorgang angegeben, bei welcher Temperatur er vorzugsweise [X.] werden soll. Als Parameter für die Temperatur wird lediglich die Expan-sion der [X.] genannt: die vorzuziehende Temperatur soll unter [X.] liegen, die zur Expansion der [X.] führt. Wird die Temperatur höher gewählt, was nach der [X.]eibung möglich ist, muss sie nach dem Mischen und vor dem Beifügen der [X.] wieder heruntergesetzt werden. Zu der Frage, wie sich die Temperatur auf die Polymermischung auswirkt bzw. auswir-ken soll, nämlich, dass diese schmelzen soll, enthält die [X.]eibung der [X.] an dieser Stelle keine Aussage. Es fehlt insbesondere die Angabe, dass die Erwärmung auch ein Aufschmelzen der [X.] 63
64
-
26
-

bewirkt haben muss, bevor die [X.] zugegeben werden.
[X.] führt aber aus der Sicht des Fachmanns dieser Verfahrensschritt zwangsläufig zum Schmelzen der Mischung, bevor die [X.] zugegeben werden.
2.
Auf Seite
5 (Z.
8 und Z.
23) der [X.]eibung wird wie in Patentan-spruch
23 in der Fassung der Anmeldung ausgeführt, dass eine Polymerzu-sammensetzung mit den [X.] schmelzgemischt
wird, so dass auch der Verfahrensschritt des [X.]s Aufschluss darüber
geben könnte, ob die Merkmale 1.2 und 4 des Patentanspruchs
1 bereits in den Anmeldeunterla-gen offenbart sind. Bei der Darstellung des [X.] ist nämlich erst-mals bei
diesem Verfahrensschritt von einem geschmolzenen [X.] die Rede (S.
16
Z.
27 der [X.]eibung der Anmeldung). Sind die [X.]partikel und [X.] gut gemischt, werden die expandierbaren [X.] dieser Mischung zugefügt, wobei die [X.]eibung zur Bezeichnung dieser Mischung allerdings lediglich den Begriff "resulting mixture"
verwendet und an dieser Stelle gerade nicht von einer "molten mixture"
spricht. Jedoch
wird der
Begriff "molten poly-mer resin"
im Zusammenhang mit der [X.]eibung des Zwecks des [X.]s verwendet, der darin bestehen soll, eine expandierbare und extrudierbare Zusammensetzung herzustellen, in der die expandierbaren poly-meren [X.] und andere [X.] gleichmäßig in dem geschmolzenen [X.] verteilt sind (S.
26 Z.
22-27 der [X.]eibung der Anmeldung). Zu prüfen wird
daher
sein, ob dieser Stelle vor dem Hintergrund des allgemeinen Fachwissens entnommen werden kann, dass die Polymermasse bereits ge-schmolzen vorliegt, wenn die [X.] beigegeben werden.
3.
Hingegen würde es für eine Ursprungsoffenbarung des Merkmals 4 nicht genügen, wenn sich bei der Nacharbeitung von Ausführungsbeispielen der [X.] zwar objektiv ergäbe, dass die [X.] bereits in einem geschmolzenen Zustand vorliegt, wenn die [X.] beige-65
66
-
27
-

geben
werden, dies aber für den Fachmann
anhand der [X.]
nicht ohne weiteres erkennbar wäre.
Denn zwar
bestehen, wie ausgeführt, gegen eine allgemeinere, von für ein Ausführungsbeispiel dargestellten Einzelheiten abstrahierende Formulierung eines Patentanspruchs keine grundsätzlichen Bedenken. Eine solche Abstrakti-on ist jedoch dann nicht mehr durch die Ursprungsoffenbarung gedeckt, wenn mit der allgemeinen Formulierung auf eine als solche nicht genannte oder für den Fachmann ohne Weiteres erkennbare Eigenschaft des Gegenstands
der Erfindung abgehoben wird.
Wäre für den Fachmann nicht erkennbar, dass [X.] bei Ausführungsbeispielen die [X.] der Polymerschmelze zu-gegeben werden, enthielte Merkmal 4 ein Unterscheidungskriterium für die
Wahl einer
zur Erzielung des erfindungsgemäßen Erfolgs geeigneten Verfah-rensführung, das in den [X.] weder
offenbart noch
diesen als zur Erfindung gehörend zu entnehmen wäre.
Meier-Beck
[X.]
Mühlens

Grabinski
Bacher
Vorinstanz:
[X.], Entscheidung vom 14.04.2011 -
3 Ni 28/09 ([X.]) -

67