Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 18.05.2017, Az. I ZR 178/16

[X.]:[X.]:[X.]:2017:180517BIZR178.16.0

BUN[X.]SGERICHTSHOF
BESCHLUSS
I ZR 178/16
vom
18. Mai 2017
in dem Rechtsstreit

-
2
-
Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat am 18. Mai 2017 durch [X.]
Dr.
Büscher, [X.]
Dr.
Koch, Dr.
Löffler, die Richterin Dr.
[X.] und den Richter Feddersen

beschlossen:

Auf die Nichtzulassungsbeschwerde der [X.] wird das Urteil des 6. Zivilsenats des [X.] vom 14. Juli 2016
aufgehoben.

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über
die Kosten der Nichtzulassungsbeschwerde, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Der Streitwert der Nichtzulassungsbeschwerde wird auf 50festgesetzt.

Gründe:

[X.] Die Klägerin und die Beklagte vertreiben
Käse und Käseprodukte. Die Beklagte ist Inhaberin der am 21. April 2004 angemeldeten und am 31. August 2004 für "Käse, Käseprodukte, Quark und Quarkspeisen, alle mit und ohne Zu-sätze sowie andere Lebensmittel unter Verwendung von Milch und Milchpro-dukten"
eingetragenen [X.] Wortmarke Nr.
304
22
893 "[X.]".
Die Klägerin begehrt die Löschung dieser Marke wegen Nichtbenutzung.
1
2
-
3
-
Sie hat beantragt,
die Beklagte zu verurteilen, in die Löschung der Marke 304 22 893 "[X.]"
durch Erklärung
gegenüber dem Deutschen Patent-
und Markenamt einzu-willigen.
Das [X.] hat der Klage stattgegeben. Die Berufung der [X.] ist ohne Erfolg geblieben. Mit der zuzulassenden Revision möchte die Beklagte ihren auf Abweisung der Klage gerichteten Antrag weiterverfolgen.
I[X.] Die Nichtzulassungsbeschwerde hat Erfolg und führt gemäß § 544 Abs. 7 ZPO zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Das Berufungsgericht hat den Anspruch der [X.] auf rechtliches Gehör in entscheidungserheblicher
Weise verletzt.
1. Rechtlich nicht zu beanstanden ist allerdings die Beurteilung des [X.], die Klägerin habe nach Ausschöpfung der von ihr vorgenomme-nen
Aufklärungsmaßnahmen keine genauen Kenntnisse von den konkreten Benutzungshandlungen der [X.] erlangen können, so dass der [X.] eine sekundäre Darlegungslast hinsichtlich etwaiger Benutzungshandlungen im maßgeblichen Zeitraum obliege (vgl. [X.], Urteil vom 10.
April 2008
-
I [X.], [X.], 60 Rn. 19 = [X.], 1544 -
LOTTOCARD; Urteil vom 25. April 2012 -
I [X.], [X.], 1261 Rn. 11 = [X.], 1533 -
Orion; Urteil vom 27. November 2014 -
I [X.], [X.], 685 Rn. 10 = [X.], 874 -
STAYER; jeweils mwN).
2. Das Berufungsgericht hat den Anspruch der [X.]
auf rechtliches Gehör jedoch bei der Beurteilung der Frage verletzt, ob die Beklagte ihre [X.] Darlegungslast erfüllt hat.
a) Das Berufungsgericht hat ausgeführt, die Beklagte habe erstinstanz-lich lediglich die beiden Rechnungen über zwei Verkäufe eines [X.] mit der Bezeichnung
"Schönegger [X.]"
an den Zeugen H.

vom
12.

d vom 21. Februar 2014 über 60,e-3
4
5
6
7
8
-
4
-
legt. Diese Geschäfte seien nicht häufig genug
und aufgrund der nur geringen Menge mit Blick
auf den im Jahr 2013 erzielten Umsatz der [X.] von ca. zu belegen, auf dem Absatzmarkt für Schnittkäse Marktanteile zu gewinnen. Die von der [X.] angebotenen Zeugen H.

und K.

seien nicht zu vernehmen
gewesen. Selbst wenn
der Zeuge H.

bestätigt hätte, seit 2011 Schnittkäse unter der Marke
"[X.]"
über einen längeren Zeitraum von der [X.] bezogen und auf verschiedenen Wochenmärkten vertrieben zu haben, und selbst wenn die Zeu-gin K.

bestätigt hätte, neben den als Anlagen [X.] und [X.] vorgelegten Rech-
nungen existierten noch weitere Rechnungen, bliebe immer noch unklar, in wel-cher genauen Menge der Zeuge
H.

Käse von der [X.] bezogen
habe und über welche weiteren konkreten Lieferungen in welchem konkreten Umfang die weiteren Rechnungen hätten Aufschluss geben können.
Die mit der Berufungsbegründung vorgelegte Aufstellung (Anlage B 8) über zahlreiche und näher bezeichnete
Einzellieferungen von "[X.]"
an den Zeugen H.

von 2011 bis 2016 sei nicht als neues Verteidigungsmittel
zuzulassen. Es handele sich um neuen Tatsachenvortrag, weil durch ihn nicht nur bereits schlüssiges erstinstanzliches Vorbringen zusätzlich konkretisiert, sondern das unschlüssige Vorbringen der [X.] erstmals zum Umfang
der behaupteten Benutzungshandlungen substantiiert worden sei. Die Klägerin ha-be diesen Vortrag bestritten. Es sei nicht geltend gemacht oder ersichtlich, dass der neue Tatsachenvortrag aus Gründen, die nicht auf Nachlässigkeit der [X.] beruhten, nicht bereits erstinstanzlich hätte erfolgen können. Die Be-deutsamkeit dieses Vortrags hätte
der anwaltlich vertretenen [X.] bekannt sein müssen. Eines Hinweises des [X.]s auf eine fehlende Substantiie-rung des Sachvortrags habe es nicht bedurft, da die Klägerin gerügt habe, dass sich aus den vorgelegten Rechnungen keine ernsthafte Benutzung, sondern allenfalls eine Scheinbenutzung ergebe. Die Klägerin habe ferner gerügt, dass sich auch aus der als Anlage [X.] vorgelegten schriftlichen Aussage des Zeugen 9
-
5
-
H.

keine Anhaltspunkte für eine ernsthafte Benutzung der angegriffenen
Marke ergäben.
Der Vortrag der [X.], an den Zeugen H.

am 9. und 22. De-
zember 2015 sowie am 27. Januar 2016 drei Laibe "[X.]"
verkauft zu haben, sei zwar nicht neu im Sinne des § 531 Abs. 2 ZPO, da diese Tatsachen erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung erster Instanz entstanden [X.]. Aufgrund der geringen Menge stellten jedoch auch diese Lieferungen keine rechtserhaltende Benutzung dar.
b) Das Berufungsgericht hat mit der Zurückweisung des in der [X.] spezifizierten Vortrags der [X.] zu Dauer und Umfang der Lieferung von "[X.]"
das rechtliche Gehör der [X.] verletzt, weil dieser Vortrag gemäß § 531 Abs. 2 Nr. 2 ZPO zuzulassen war. Es handelt sich um Sachvortrag, der infolge eines entgegen § 139 Abs. 1 ZPO unterblie-benen gerichtlichen Hinweises im ersten Rechtszug nicht geltend gemacht wor-den war.
aa) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass es ei-nes gerichtlichen Hinweises nach § 139 Abs. 1 ZPO nicht bedarf, wenn die [X.] infolge eines eingehenden, von ihr richtig erfassten Vortrags der gegnerischen [X.] zutreffend über die Sach-
und Rechtslage unterrichtet war (vgl. [X.], Beschluss vom 20. Dezember 2007 -
IX ZR 207/05, NJW-RR 2008, 581 Rn. 1 f.). Ebenso wie im Falle eines missverstandenen gerichtlichen [X.] führt das Missverständnis eines im gegnerischen [X.]vortrag enthalte-nen Hinweises allerdings dazu, dass es einer Klarstellung durch das Gericht bedarf, um die betroffene [X.] in die Lage zu versetzen, ihren Sachvortrag sachdienlich zu ergänzen (vgl. zum missverstandenen gerichtlichen Hinweis [X.], Urteil vom 25. Juni 2002 -
X [X.], NJW 2002, 3317, 3320). Die Hin-weispflicht besteht grundsätzlich gegenüber einer anwaltlich vertretenen [X.] jedenfalls dann, wenn der Prozessbevollmächtigte die Rechtslage erkennbar 10
11
12
-
6
-
falsch beurteilt ([X.], Urteil vom 27. Oktober 1994 [X.], [X.]Z 127, 254, 260; Urteil vom 27. Oktober 1998 [X.], NJW 1999, 418, 421; [X.], NJW 2002, 3317, 3320). Gerichtliche Hinweise sind nach § 139 Abs. 4 ZPO so früh wie möglich zu erteilen und aktenkundig zu machen. Ergibt sich ein Hinweis nicht aus dem [X.], kann seine Dokumentation auch noch im Urteil erfolgen, sofern er hierdurch inhaltlich hinreichend konkretisiert wird (vgl. [X.], Urteil vom 20. Juni 2005 -
II ZR 366/03, NJW-RR 2005, 1518 Rn. 5).
bb) Im Streitfall hat der Prozessbevollmächtigte der [X.] gegenüber der Rüge der Klägerin, nicht substantiiert zur Benutzung der Marke gemäß § 26 Abs. 1 [X.] vorgetragen zu haben, an seinem Standpunkt festgehalten, es bedürfe angesichts der vom Zeugen H.

in der schriftlichen Erklärung der
Anlage [X.] getätigten generellen Angaben über den Bezug von "[X.]"
von der [X.] keines weiteren Vortrags zu konkreten Benutzungshandlun-gen. Mithin befand der Prozessbevollmächtigte der [X.]
sich hinsichtlich der Einzelheiten der seiner [X.] obliegenden sekundären Darlegungslast er-kennbar im Rechtsirrtum, der einen gerichtlichen Hinweis erforderlich machte. Ein Hinweis des [X.]s ist im Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 1. Dezember 2015 nicht dokumentiert. Die im erstinstanzlichen Urteil enthalte-nen Ausführungen, der nur pauschale und unsubstantiierte Vortrag der [X.] sei auch in der mündlichen Verhandlung trotz entsprechender Erörterung der Sach-
und Rechtslage nicht weiter konkretisiert worden, stellen mit Blick auf das beim Prozessbevollmächtigten der [X.] offenkundig bestehende Fehlverständnis der rechtlichen Anforderungen an den seiner [X.] obliegen-den Sachvortrag keinen hinreichend auf die Gegebenheiten des konkreten Falls bezogenen Hinweis dar. Im Streitfall kommt es danach nicht darauf an, ob bei Nachholung eines Hinweises im Urteil zudem angegeben
werden muss, dass die Protokollierung des Hinweises versehentlich unterblieben ist (vgl. [X.], Ur-teil vom 22. September 2005 -
VII ZR 34/04, [X.]Z 164, 166, 173).
13
-
7
-
2. Diese
Gehörsverletzung ist entscheidungserheblich.
a) Eine Gehörsverletzung ist schon dann entscheidungserheblich, wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Berufungsgericht bei Berücksich-tigung des übergangenen Vorbringens anders entschieden hätte (vgl. [X.], Urteil vom 20. September 2010 -
II ZR 296/08, [X.]Z 187, 69 Rn. 14 mwN; [X.] vom 19. Januar 2012 -
V [X.], [X.], 164 Rn. 11; [X.] vom 11. April 2013 -
I [X.], [X.] 2013, 383 Rn. 16).
b) Diese Voraussetzungen sind im Streitfall erfüllt.
Bei Berücksichtigung des von der [X.] in der Berufungsbegründung gehaltenen Vortrags zu Dauer und Umfang der mit dem Zeugen
H.

unterhaltenen Lieferbezie-
hung hätte eine ernsthafte Markenbenutzung nicht verneint werden können.
aa) Eine ernsthafte rechtserhaltende Benutzung im Sinne des § 26 Abs.
1 [X.] liegt vor, wenn die Marke in einer Weise verwendet wird, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen wird, Marktantei-le für die betroffenen Waren oder Dienstleistungen gegenüber denjenigen ande-rer Unternehmer zu gewinnen oder zu behalten (vgl. [X.], Urteil vom 11. März 2003-40/01, [X.]. 2003, [X.] = [X.] 2003, 425 Rn. 43 -
Ansul/Ajax; Urteil vom 15. Januar 2009 -
C-495/07, [X.]. 2009, [X.] = [X.],
410 Rn. 16

Silberquelle/[X.]; [X.], Urteil vom 10. April 2008 -
I ZR
167/05, [X.], 60 Rn. 37 ff. = [X.], 1544 -
LOTTOCARD; Urteil vom 9. Juni 2011

[X.], [X.], 180 Rn. 42 = [X.], 980 -
Werbegeschenke). Selbst eine geringfügige Benutzung kann als ernsthaft anzusehen sein, wenn sie mit Blick auf die Gewinnung oder Erhaltung von Marktanteilen wirtschaftlich gerechtfertigt ist; absolute Untergrenzen der ernsthaften Benutzung gibt es nicht (vgl. [X.], [X.] 2006, 582 Rn. 72 [X.]: Verkauf von ca. 300
Kisten mit je zwölf Flaschen Fruchtsaft an einen Kunden innerhalb eines Jahres mit einem Umsatz von ca. 4.800 ).

14
15
16
17
-
8
-
bb) Aus der Aufstellung der
Anlage B 8 ergibt sich eine Lieferung von 94
Laiben "[X.]"
im Zeitraum Dezember 2011 bis Januar 2016 ([X.]--beziehung im Vergleich zum wirtschaftlichen Gesamtvolumen der Produktion ring. Auch unter Berücksichtigung der von der [X.] vorgetragenen Umstände, sie sei einem Wunsch des Kunden
H.

nachgekommen und habe "[X.]"

nur an ihn
geliefert, lässt sich jedoch eine ernsthafte Benutzung der Marke nicht verneinen. Jedenfalls im Verhältnis zu diesem Kunden diente die [X.] eines (wenn auch sehr kleinen) Marktanteils. Dass die Lieferbeziehung nur zu einem Kunden besteht, hindert die Annahme einer ernsthaften Zeichennutzung nicht (vgl. Urteil vom 25.
April 2012
-
I [X.], [X.], 1261
Rn. 17 = [X.], 1533 -
Orion). Die Ernst-haftigkeit der Benutzung ist nicht mit Blick auf Rentabilität oder Schlüssigkeit der Geschäftsstrategie zu beurteilen (vgl. [X.]/[X.]/[X.],
Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 26 [X.] Rn. 4). Anhaltspunkte dafür, es handele sich um eine bloße Scheinbenutzung zur Erhaltung des Markenrechts, sind weder vorgetragen noch ersichtlich. Bei Erteilung des unterbliebenen
gerichtlichen Hinweises an die Beklagte hätte [X.] die [X.] voraussichtlich keinen Erfolg gehabt.
18
-
9
-
II[X.] Danach ist gemäß § 544 Abs. 7 ZPO das angegriffene Urteil aufzuhe-ben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Nichtzulassungsbeschwerdeverfahrens, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Büscher
Koch
Löffler

[X.]
Feddersen
Vorinstanzen:
[X.], Entscheidung vom 22.12.2015 -
33 O 6746/15 -

OLG [X.], Entscheidung vom 14.07.2016 -
6 [X.] -

19