Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 29.11.2011, Az. X ZR 55/07

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
X ZR 55/07
Verkündet am:

29. November 2011

Wermes

Justizamtsinspektor

als Urkundsbeamter

der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache

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Der X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhandlung vom 29.
November
2011 durch [X.], [X.], die Richterin Mühlens und die Richter
Dr. [X.] und Dr. Bacher
für
Recht erkannt:
Die Berufung gegen das am 19.
Dezember 2006 verkündete Urteil des 1.
Senats ([X.]) des Bundespatent-gerichts wird auf Kosten der [X.]n zurückgewiesen.

Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die [X.] ist Inhaberin des am 21.
Juli 1995 angemeldeten [X.] Patents 0
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868 (Streitpatents). Patentanspruch
1 lautet in der Verfahrenssprache Englisch:
"A cushioning conversion machine (20; 300; 500) for converting sheet-like stock material into a cushioning dunnage product, [X.] (56,
57; 302, 350, 351) which forms the sheet-like stock material into a strip of dunnage and a feed assembly (80; 234) which feeds the sheet-like stock material through the forming assembly (56, 67; 302, 305, 351);
characterised by:
the machine comprising a first modular unit (31;
305; 504) and a second modular unit (30; 231; 304, 505);
the first unit
(31; 305; 504) comprising a housing (35; 321; 516) and the forming assembly 56, 57; 302, 350, 351), [X.]

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assembly being located within the housing (35; 321; 516); the second unit (30; 231; 304; 505) comprising a housing (43; 320; 508) and [X.] (80; 234), [X.] being located within the housing (43; 320; 508);
the housing (35; 321; 516) of the first unit (31; 305; 504) having an [X.] (43; 320; 508) of the second unit (30; 231; 304; 505) having an [X.], [X.] of dunnage form the first unit (31; 305; 504) to the second unit (30; 231; 304; 505)."
Die in der Streitpatentschrift enthaltene [X.] Übersetzung des Patentanspruchs
1 lautet:
"Polster-Umformmaschine (20; 300; 500) zum Umarbeiten bzw. Umformen eines bahnartigen Ausgangsmaterials in ein Pols-tererzeugnis, wobei die Maschine eine Umformeinheit (56, 57; 302, 350, 351) umfasst, welche das bahnartige [X.] in einen Polsterstreifen (strip of dunnage) [X.], sowie eine Zuführeinheit (80; 234), welche das bahnartige [X.] durch die Umformeinheit (56,
57; 302, 350, 351) för-dert,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Maschine eine erste modulare Einheit (31; 305; 504) und ei-ne zweite modulare Einheit (30; 231; 304; 505) umfasst, wobei
die erste Einheit (31; 305; 504) ein Gehäuse (35; 321; 516) und die Umformeinheit (56, 57; 302, 350, 351) aufweist und die Um-formeinheit innerhalb des Gehäuses (35; 321; 516) gelegen ist,
die zweite Einheit (30; 231; 304; 505) ein Gehäuse (43; 320; 508) und die Zuführeinheit
(80; 234) aufweist und die [X.] (80; 234) innerhalb des Gehäuses (43; 320; 508) ge-legen ist,
das Gehäuse (35; 321; 516) der ersten Einheit (31; 305; 504) eine Auslassöffnung und das Gehäuse (43; 320; 508) der zwei-ten Einheit (30; 231; 304; 505) eine Einlassöffnung aufweist und die Gehäuse in Bezug zueinander positionierbar sind, um einen Durchgangsweg zum Übertragen des [X.] von der ersten Einheit (31; 305; 504) zur zweiten Einheit (30; 231; 304; 505) bereitzustellen."
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Patentanspruch 1 sind Patentansprüche 2 bis 11 nachgeordnet. [X.] betrifft die Verwendung einer Umformmaschine nach [X.], die Patentansprüche 12 und 14 entsprechende Verfahren.
Die Klägerin ist der Auffassung, dass der Gegenstand des [X.] nicht patentfähig sei, weil er gegenüber dem vorbekannten Stand der Technik nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.
Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt.
Hiergegen richtet sich die Berufung der [X.]n, mit der diese
weiterhin die
Abweisung der Klage mit der Maßgabe erstrebt, dass in [X.] 3 eine sachliche Unrichtigkeit korrigiert werden soll. [X.] verteidigt sie das Streitpatent mit vier beschränkten Anspruchssätzen.
Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.
Als gerichtlicher Sachverständiger hat Prof. [X.].

M.

ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen
Verhandlung erläutert und ergänzt hat.
Entscheidungsgründe:
Die zulässige Berufung ist nicht begründet.
I.
Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Herstellen von stoßabsorbierendem Füllmaterial für Verpackungen. Die Streitpatentschrift schildert eingangs bekannte [X.]n, mit denen bahnartiges Ausgangsmaterial wie zum Beispiel Papier in Viel-fachlagenform in ein kissenartiges Polstererzeugnis mit sich in Längsrich-tung erstreckenden, kissenartigen Abschnitten umgewandelt werde. Das Ausgangsmaterial bestehe vorzugsweise aus drei übereinander gelager-3
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ten Geweben oder Schichten von biologisch abbaubarem, wieder aufbe-reitbarem und wieder verwendbarem Kraftpapier, das auf eine zylindrische Walze aufgerollt sei. Die Verwendung bekannter [X.]n sei auf jeweils ein ganz bestimmtes [X.] eingeschränkt. Es sei im Allgemeinen nicht ohne weiteres möglich, die Maschine auf andere [X.]e, zum Beispiel mit einer anderen Breite, Dichte oder Dicke umzurüsten. Dies sei insbesondere dann nachteilig, wenn nur geringe Produktionsmengen benötigt würden.
Mit der Lehre des Streitpatents sollen derartige Maschinen verbes-sert werden, insbesondere sollen ein wirtschaftlicher Einsatz auch bei ge-ringen Produktionsmengen ermöglicht und Transport und Wartung erleich-tert werden.
Hierzu schlägt Patentanspruch
1 des Streitpatents eine [X.] zum Umarbeiten bzw. zum Umformen eines bahnartigen Ausgangsmaterials in ein Polstererzeugnis vor, die folgende Merkmale aufweist:
1.
Die Maschine umfasst
1.1.
eine erste modulare Einheit (modular unit) und
1.2.
eine zweite modulare Einheit.
2.
Die erste Einheit weist ein Gehäuse (housing) auf,
2.1.
in dem eine Umformeinheit
(forming assembly)
gelegen ist, welche das bahnartige Material in einen Polsterstrei-fen (strip of dunnage) [X.], und
2.2.
das eine Auslassöffnung hat.
3.
Die zweite Einheit weist ein Gehäuse auf,
3.1.
in dem eine
Zuführeinheit (feed assembly) gelegen ist,
welche das bahnartige Ausgangsmaterial durch die Um-formeinheit fördert, und
3.2.
das eine Einlassöffnung hat.
4.
Die Gehäuse sind zueinander positionierbar
(positionable with respect to one another), um einen Weg zum Übertragen des [X.] von der ersten Einheit zur zweiten Ein-heit bereitzustellen.

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Merkmal 1 besagt in Verbindung mit den [X.], dass die Maschine (und nicht die einzelnen Einheiten) modular aufgebaut ist. Sie besteht
aus (mindestens) zwei Modulen, die
sich jeweils in einem (eige-nen) Gehäuse befinden (Merkmale 2.
und 3.)
und von denen das eine der Umformung (Merkmal 2.1.) und das andere der Zuführung (Merkmal 3.1.) des Materials dient, das Papier sein kann, aber nicht muss. Die Module sind im Übrigen (nur) dahin näher beschrieben, dass das Gehäuse des ersten eine Auslass-
und das Gehäuse des zweiten eine Einlassöffnung hat (Merkmale 2.2. und 3.2.) und dass die Gehäuse zueinander positio-nierbar sind, um einen Weg zum Übertragen des [X.] bereit-zustellen
(Merkmal 4.).
II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung wie folgt begründet:
Die US-Patentschrift 3
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797 ([X.]) zeige und beschreibe eine [X.], die eine Umformeinheit, welche das bahnartige Material in einen Polsterstreifen umforme, und eine Zuführeinheit, die das bahnartige Ausgangsmaterial durch die Umformeinheit fördere, umfasse. Ein modularer Aufbau der [X.] sei in dieser Druck-schrift nicht erwähnt. Es seien jedoch bereits mehrere unterschiedlich auf-gebaute [X.]n dargestellt und beschrieben,
und es sei der [X.]
bereits zu entnehmen, unterschiedliche Umformund Zuführeinhei-ten miteinander zu kombinieren und dabei auch gleiche Umformeinheiten für [X.]n zu verwenden, die unterschiedliche Polster-produkte herstellen könnten. Dies sei eine Vorstufe eines modularen [X.], weshalb der Fachmann der [X.]
die Anregung entnehmen könne, eine [X.] in modulare Einheiten, nämlich eine Um-formeinheit und eine Zuführeinheit, aufzuteilen. Gesamtsysteme in modu-lare Einheiten zu unterteilen, sei am [X.] des Streitpatents allge-mein bekannt gewesen. Für den papierverarbeitenden Bereich zeige dies auch die [X.] Offenlegungsschrift 37
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(D5). Diese beschreibe bereits eine Fördervorrichtung für Papierprodukte, die aus einzelnen, 13
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standardisierten, in sich geschlossenen, vorgefertigten Bauelementen zu-sammengesetzt sei. Die übrigen Merkmale des Patentanspruchs
1 be-schrieben eine übliche Ausbildung von modularen Einheiten und gingen über einfache konstruktive Anpassungen nicht hinaus.
III. Dies hält der Überprüfung in der Berufungsinstanz stand.
Der Gegenstand des Streitpatents ist neu. Die [X.] zeigt ebenso we-nig wie die übrigen [X.] den modularen Aufbau einer [X.]. Der Sachverständige hat das Modul unter Bezugnahme auf die einschlägige Literatur als Subsystem eines Produkts definiert, das abgegrenzte Funktionen enthält, wenige einfache, aber definierte Schnitt-stellen besitzt, mit anderen Modulen kombinierbar und austauschbar, leicht überschaubar und handhabbar, ohne Kenntnis des inneren Aufbaus einsetzbar und unabhängig nachprüfbar ist, wobei nicht notwendigerweise stets sämtliche Merkmale dieser Definition erfüllt sein müssen. Module in diesem Sinne
zeigen die [X.] nicht.
Der Gegenstand des Streitpatents beruht jedoch gegenüber dem vorbekannten Stand der Technik nicht auf erfinderischer Tätigkeit.
Aus der [X.] ergab sich für den Fachmann -
bei dem es sich, wie das Patentgericht zu Recht angenommen hat, um einen Diplomingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit Erfahrungen in der Konstruktion von [X.], möglicherweise auch [X.]n,
handelt -
der Hinweis, dass die Dichte des [X.] un-ter anderem
durch eine Veränderung des Abstands zwischen der Umform-einrichtung (crumpler means) und der Zuführeinrichtung sowie durch die
Einstellung des [X.] der Umformeinrichtung verändert werden kann
(Sp.
5 Z.
59 bis
Sp. [X.]). Dies bedeutet bereits einen [X.] Schritt zur Flexibilisierung
und Anpassung der Vorrichtung an wech-selnde Anforderungen an das Endprodukt. Die [X.] zeigt außerdem, wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat,
verschiedene Ausführungen 16
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von Umform-
und Zuführeinrichtung. Zudem erkennt der Fachmann insbe-sondere bei der in Figur
23 gezeigten Ausführungsform, dass sich die
Um-formeinrichtung
mit Werkzeug, sonst aber ohne großen Aufwand von der
Zuführeinheit trennen und gegebenenfalls durch eine
für das jeweils her-zustellende Endprodukt geeignetere Einheit ersetzen lässt, wenn die [X.] des Abstands oder des [X.] nicht ausreicht, um die notwendige Anpassung der Umformeinrichtung vorzunehmen.
Dies mag dem Fachmann zum Zeitpunkt der Anmeldung der [X.] im Jahre 1967 noch keine Veranlassung gegeben haben, über die Aus-tauschbarkeit der Umform-
und gegebenenfalls auch der Zuführeinrich-tung nachzudenken. Die Perspektive änderte sich jedoch,
wie der gericht-liche Sachverständige überzeugend dargelegt hat,
in der Folgezeit, insbe-sondere in den 80er Jahren und zu Beginn des folgenden Jahrzehnts, als
auf dem Gebiet der Transportverpackung ein höherer Grad an Flexibilisie-rung verlangt wurde im Hinblick auf eine deutlich
größere Produktvariabili-tät
und -vielfalt, die auch eine Variabilität der Verpackungsmittel notwendig machte und [X.]n erforderte, mit denen auch geringe Produktionsmengen mit möglichst wenig Rüstaufwand und damit kosten-günstig hergestellt werden konnten. Diesen Bedarf schildert auch die Streitpatentschrift als einen Ansatzpunkt für die Verbesserung der bekann-ten [X.]n.
Für den Fachmann, der sich am Anmeldetag des Streitpatents vor das Problem gestellt sah, diesen Anforderungen Rechnung zu tragen und eine größere Flexibilisierung zu erreichen,
und der mit dieser veränderten Perspektive die [X.] heranzog, erhielt jedenfalls die Möglichkeit eines [X.] der
Umformeinrichtung
ein anderes Gewicht. Für ihn ergab sich ohne weiteres, dass, wenn die möglichen Einstellungen der Umformein-richtung
für die Flexibilisierung nicht genügten, ein Austausch des trichter-artigen Abschnitts Abhilfe schaffen konnte, der schon bei der in Figur 23 der [X.] dargestellten Ausführungsform ohne großen Aufwand, wenn auch 20
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nur mit Werkzeug möglich war.
Dies legte es für den Fachmann nahe, die Umformeinrichtung so auszubilden, dass der Austausch möglichst einfach und zuverlässig durchführbar war. Die Methode der Wahl hierfür war eine Ausgestaltung der Umformeinrichtung als austauschbare Einheit, mithin als "Modul", das mit den übrigen Bestandteilen der [X.] verbunden werden konnte. Dies erforderte ein durch die trichterförmige Ausgestaltung in der [X.], wie das Patentgericht zu Recht ausgeführt hat, ohnehin schon bereitgestelltes Gehäuse für die Umformeinrichtung wie auch ein

am [X.] schon aus Sicherheitsgründen selbstverständ-liches

Gehäuse für die übrigen Bestandteile der Vorrichtung
und führte den Fachmann damit zu zwei modularen Einheiten im Sinne des [X.] (Merkmal 1.), von denen die eine die Umformeinheit und die andere die Zuführeinheit aufnimmt (Merkmale 2.1.
und 3.1.) und die so ausgebil-det und zueinander angeordnet sind, dass das umgeformte Material aus dem ersten Modul aus-
und in das zweite eintreten kann (Merkmale 2.2., 3.2.
und 4.).
An einer solchen Ausgestaltung wurde der Fachmann nicht durch die Überlegung gehindert, dass er damit in den Kernbereich der [X.] eingriff, wie die [X.] in der mündlichen Verhandlung ausge-führt hat. Es mag sein, dass die abstrakte Überlegung, die [X.] in mindestens zwei Module zu "zerlegen" und dabei die Umformeinrichtung von der am [X.] teilhabenden Zuführein-richtung zu trennen, am [X.] nicht nahegelegen hat.
Darauf kommt es aber nicht an. Die erfindungsgemäße Lehre ist vielmehr schon dadurch nahegelegt, dass der Fachmann sowohl Anlass hatte als auch über die Mittel verfügte, die Umformeinrichtung als austauschbare Um-formeinheit auszugestalten.
IV. Die Patentansprüche
12 bis 14 haben in der Form eines Verfah-rens-
oder Verwendungsanspruchs
keinen anderen sachlichen Gehalt als 22
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Patentanspruch
1 und haben deshalb gleichfalls keinen patentfähigen Ge-genstand.
V. Auch in der Fassung der Hilfsanträge hat Patentanspruch
1 kei-nen Bestand.
Hilfsantrag
I
fügt Patentanspruch
1 in der erteilten Fassung hinzu, dass die erste und zweite Einheit "selektiv" miteinander verbindbar/voneinander trennbar sind. Selektiv soll dabei nach den Ausführungen der [X.]n in der mündlichen
Verhandlung bedeuten, dass unterschiedli-che Module verbindbar sind. [X.] und [X.] verschiede-ner Module sind jedoch Sinn und Zweck der Verselbständigung der Um-formeinheit und charakteristisch für den modularen Aufbau. Patentfähig-keit wird
durch diesen Zusatz nicht begründet.
Hilfsantrag
II
fügt Patentanspruch
1 in der erteilten Fassung hinzu, dass das Gehäuse des zweiten Moduls auch eine Schneideeinheit auf-nimmt. Diese soll in dem Gehäuse, in dem die zweite Einheit angeordnet ist, untergebracht werden. Dass die [X.] nicht bereits in der Umformeinheit angeordnet ist, gibt sich [X.] daraus, dass das Abtrennen des [X.] erst nach der Fixierung der umgeform-ten Geometrie des [X.] erfolgen kann. Die [X.]
kann sich zudem keinesfalls zwischen Umformeinheit und Zuführeinheit befinden. Es kommt daher nur eine separate Anordnung der Schneidein-richtung oder eine Anordnung in dem Gehäuse für die Zuführeinrichtung in Betracht. Zwischen diesen beiden Möglichkeiten entscheidet der [X.] nach Zweckmäßigkeit. Die
Unterbringung der [X.] in
dem Gehäuse für die Zuführeinrichtung ist daher eine naheliegende Mög-lichkeit.
Nach Hilfsantrag
III
können erstes und zweites Modul in vielfachen Positionsbeziehungen relativ zueinander angeordnet werden. Damit soll, wie die [X.] in der mündlichen Verhandlung ausgeführt hat, unter-24
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schiedlichen räumlichen Bedingungen Rechnung getragen werden [X.], aber auch unterschiedlichen Abständen und variablen Riegelpositio-nen. Diese Möglichkeit einer variablen Bauweise ist eine Folge der Auftei-lung in Module. Von ihnen Gebrauch zu machen hat der Fachmann immer dann Veranlassung, wenn die örtlichen Bedingungen danach verlangen.
Entsprechendes gilt für den Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag
IV, der angibt, dass
ein Modul an einem festen Träger ange-bracht werden
kann.
VI. Die Kostenentscheidung beruht auf §
121 Abs.
2 Satz 2 PatG i.V.m. § 97 Abs. 1 ZPO.
Meier-Beck
[X.]
Mühlens

[X.]
Bacher
Vorinstanz:
[X.], Entscheidung vom 19.12.2006 -
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