Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 24.07.2007, Az. X ZB 17/05

[X.]BESCHLUSS [X.] vom 24. Juli 2007 in der [X.] betreffend das Patent 198 51 320 Nachschlagewerk: ja [X.] : nein

Angussvorrichtung für Spritzgießwerkzeuge
[X.] § 100 Abs. 3 Nr. 3, § 101 Abs. 2 a) Bereits die unterlassene Entscheidung über den geltend gemachten Wider-rufsgrund der widerrechtlichen Entnahme begründet die Beschwer des [X.]. b) Die Prüfung der sachlichen Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung wird durch den Rechtsbeschwerdegrund des § 100 Abs. 3 Nr. 3 [X.] nicht eröffnet. [X.], [X.]. v. 24. Juli 2007 - [X.] - [X.]

- 2 - [X.] [X.] hat am 24. Juli 2007 durch [X.] Melullis und [X.] Scharen, [X.], Prof. [X.] und [X.] beschlossen: Die Rechtsbeschwerde gegen den [X.]uss des 8. [X.]ats ([X.]) des [X.]s vom 12. Mai 2005 wird auf Kosten des [X.] zu-rückgewiesen. Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde wird auf 75.000,-- [X.] festgesetzt.

Gründe: [X.] Gegen das am 6. November 1998 angemeldete [X.] Patent 198 51 320 (Streitpatent), das eine "Angussvorrichtung für Spritzgießwerkzeu-ge" betrifft und acht Patentansprüche umfasst, haben die beiden [X.] getrennte Einsprüche eingelegt. Der Einsprechende zu 1 und jetzige [X.] hat sich dabei auch auf den [X.] der wi-derrechtlichen Entnahme gestützt, während die Einsprechende zu 2 nur andere Widerrufsgründe geltend gemacht hat. In dem vor dem [X.] geführten Einspruchsverfahren (§ 147 Abs. 3 [X.] in der bis zum [X.] - geltenden Fassung) hat der Einsprechende zu 1 zuletzt beantragt, das Patent auf Grund widerrechtlicher Entnahme auf ihn zu übertragen. 2 Das [X.] hat das Streitpatent widerrufen. Dieses ist im weiteren Verlauf infolge der Nichtzahlung einer fälligen Jahresgebühr erlo-schen. Mit seiner vom [X.] nicht zugelassenen Rechtsbe-schwerde macht der Einsprechende zu 1 geltend, dass der angefochtene Be-schluss seinen Anspruch auf rechtliches Gehör verletze und nicht mit Gründen versehen sei. 3 I[X.] 1. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, da mit ihr die [X.] und Nr. 6 [X.] geltend gemacht werden (§ 147 Abs. 3 Satz 5 [X.] in der bis zum [X.] geltenden Fassung) und auch im Übrigen zulässig. Das Erlöschen des Streitpatents hat daran nichts geändert und insbesondere nicht zu der von der [X.] zu 2 ange-nommenen Erledigung der Hauptsache geführt (vgl. B[X.]E 26, 15). Der [X.] ist jedenfalls auch im Sinn einer formellen Beschwer durch die angefochtene Entscheidung beschwert, weil er erreichen wollte, dass ihm das [X.] nach § 7 Abs. 2 zur Seite steht. Dieses ist ihm [X.] genommen worden, dass der Widerruf des Streitpatents nicht auf den [X.] der widerrechtlichen Entnahme gestützt worden ist. Dabei ist es ohne Belang, dass dem Begehren des [X.] in der zur Entscheidung gestellten Form nicht hätte entsprochen werden können, weil im Einspruchsverfahren nur über Widerruf oder Aufrechterhaltung des Patents zu entscheiden ist (§ 61 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 147 Abs. 3 [X.] in der bis zum [X.] geltenden Fassung). Bereits die unterlassene Entscheidung über den geltend gemachten [X.] der widerrechtlichen Entnahme begründet 4 - 4 - die Beschwer (vgl. B[X.]E 9, 196, 199; [X.]/[X.], [X.], 10. Aufl. 2006, § 61 [X.] Rdn. 12; Busse/[X.], [X.], 6. Aufl. 2003, § 73 [X.] Rdn. 63, 71; [X.], [X.], 5. Aufl. 2005, § 61 [X.] Rdn. 40). 5 2. Die Rechtsbeschwerde ist jedoch nicht begründet, weil die geltend gemachten Rechtsbeschwerdegründe nicht vorliegen. (1) Verletzung des rechtlichen Gehörs: 6 Das [X.] hat ausgeführt, Patentanspruch 1 in der erteil-ten Fassung stelle eine unzulässige Erweiterung gegenüber der ursprünglichen [X.] dar. Der Gegenstand des deshalb insoweit mit einem Disclaimer zu versehenden Patentanspruchs beruhe gegenüber dem Stand der Technik nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag sei unzu-lässig, denn die Ersetzung eines (engeren) unzulässigen Begriffs durch einen weiteren erweitere den Schutzbereich des Patents. Auf die geltend gemachte widerrechtliche Entnahme komme es bei dieser Sachlage nicht mehr an. 7 Der [X.] sieht eine Verletzung des rechtlichen [X.] darin, dass das [X.] über das von ihm zuletzt allein noch verfolgte [X.] nicht befunden habe. 8 Damit kann er keinen Erfolg haben. 9 Der Rechtsbeschwerdegrund des § 100 Abs. 3 Nr. 3 [X.] trägt der Be-deutung des verfassungsrechtlich gewährleisteten Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) für ein rechtsstaatliches Verfahren Rechnung, in dem jeder Verfahrensbeteiligte seine Rechte wirksam wahrnehmen kann. Dies setzt voraus, dass das Gericht das tatsächliche und rechtliche Vorbringen der 10 - 5 - Beteiligten zur Kenntnis nimmt und auf seine sachlich-rechtliche und verfah-rensrechtliche Entscheidungserheblichkeit prüft und ferner keine Erkenntnisse verwertet, zu denen sich die Verfahrensbeteiligten nicht äußern konnten ([X.].[X.]. v. 11.6.2002 - [X.], [X.], 957 - Zahnstruktur m.w.N.). Art. 103 Abs. 1 GG ist verletzt, wenn im Einzelfall deutlich wird, dass Vorbringen überhaupt nicht zur Kenntnis genommen oder doch bei der Ent-scheidung nicht erwogen worden ist ([X.] 65, 293, 295; 70, 288, 293; 86, 133, 145; st. Rspr.). Dabei ist grundsätzlich davon auszugehen, dass das [X.] das von ihm entgegengenommene Parteivorbringen zur Kenntnis genom-men und in Erwägung gezogen hat, ohne dass es verpflichtet wäre, sich in den Gründen seiner Entscheidung mit jedem Vorbringen ausdrücklich zu befassen. Geht das Gericht indessen auf [X.] des [X.] zu einer Frage, die für das Verfahren von besonderer Bedeutung ist, nicht ein, so lässt dies auf eine Nichtberücksichtigung des Vortrags schlie-ßen, sofern er nicht nach dem Rechtsstandpunkt des Gerichts unerheblich oder aber offensichtlich unsubstantiiert war ([X.] 86, 133, 146; 96, 205, 216; [X.].[X.]. v. 27.6.2007 - [X.] - [X.], für [X.] vorgesehen). 11 Hiernach kann die Rechtsbeschwerde ihre Rüge nicht mit Erfolg darauf stützen, dass das Patentgericht den [X.] der widerrechtlichen Ent-nahme nicht beschieden hat. Da im Einspruchsverfahren nur darüber zu [X.] ist, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang das Patent zu widerru-fen ist, reichte es für die Entscheidung des [X.]s aus, sich auf einen der nach der gesetzlichen Regelung nicht in einem besonderen Rangver-hältnis stehenden Widerrufsgründe zu stützen. Das Patentgericht hat sich auch mit der widerrechtlichen Entnahme insoweit befasst, als es diese als nicht mehr 12 - 6 - entscheidungserheblich angesehen hat. [X.] könne nämlich nicht entnommen werden. Die Verneinung der Patentfähigkeit nach §§ 1 ff. [X.] rechtfertigte aus seiner Sicht bereits den Widerruf des Streitpatents als die im Einspruchsverfahren vorgesehene Rechtsfolge des erfolgreichen Einspruchs. Damit hat sich das Patentgericht mit der geltend gemachten widerrechtlichen Entnahme in [X.] Weise befasst (vgl. [X.], [X.]. v. 22.3.2003 - I ZB 21/02, im Druck nicht veröffentlicht). Dass es diese im Ergebnis als nicht erheblich angesehen hat, betrifft allein die sachliche Richtigkeit der angefochte-nen Entscheidung. Deren Prüfung wird jedoch auch durch den [X.] des § 100 Abs. 3 Nr. 3 [X.] nicht eröffnet (so schon [X.].[X.]. v. [X.], Umdruck S. 9 f., im Druck nicht veröf-fentlicht). Ob eine widerrechtliche Entnahme die Schutzfähigkeit des [X.] voraussetzt, wie dies die ältere Rechtsprechung des [X.] angenommen hat (soweit ersichtlich zuletzt im Urteil vom [X.], unveröffentlicht) oder ob es - wie dies in der Literatur inzwischen ganz überwiegend vertreten wird (vgl. [X.]/[X.] aaO § 21 [X.] Rdn. 23; Busse/[X.] aaO § 21 [X.] Rdn. 76; [X.] aaO § 21 [X.] Rdn. 47; a.A. für den [X.], [X.], 2. Aufl. 2005, § 12 [X.] Rdn. 34; B[X.], [X.]. v. 28.11.2000 - 8 W (pat) 135/97, [X.]. 2001, 389 [X.]. und die angefoch-tene Entscheidung) und der [X.]at bereits wiederholt für den [X.] nach § 8 [X.] entschieden hat (vgl. [X.].Urt. v. 15.5.2001 - [X.], [X.], 823, 825 - Schleppfahrzeug, m.w.N.) - hierauf nicht ankommt, bedarf deshalb im vorliegenden Verfahren keiner Entscheidung, wird als nicht liquide Rechtsfrage für das Patentgericht aber auf Grund der [X.] Beurteilung bei sich bietender Gelegenheit schon unter dem Gesichts-punkt, dass § 100 Abs. 2 [X.] den Grundsatz des gesetzlichen Richters ver-wirklicht (vgl. Kraßer, Patentrecht, 4. Aufl. 2004, [X.]; [X.]/[X.] aaO 13 - 7 - § 100 [X.] Rdn. 14; Busse/[X.] aaO § 100 [X.] Rdn. 12; zur Vor-lagepflicht an den [X.] [X.] 82, 159, 192; [X.], [X.]. v. 2.10.2002 - [X.], [X.], 546 - [X.]), Grundlage für die Zulassung der Rechtsbeschwerde sein müssen, wenn sich die Frage in entscheidungserheblicher Weise in einem der Rechts-beschwerde zugänglichen Verfahren stellt. Ob darüber hinaus eine Verpflichtung besteht, eine geltend gemachte widerrechtliche Entnahme zu bescheiden, hat der [X.]at bisher nicht entschie-den und lässt er weiter offen, denn auch dies betrifft die materielle Ausgestal-tung der Regelungen über die widerrechtliche Entnahme und das Nachanmel-derecht und damit keine Fragen, die im Verfahren über die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde geklärt werden können. Für eine solche Verpflichtung könn-te zwar sprechen, dass dem Verletzten mit dem Widerruf auf Grund widerrecht-licher Entnahme das zeitrangbegünstigte [X.] des § 7 Abs. 2 [X.] und damit möglicherweise eine subjektive Rechtsposition zusteht; es wird jedoch auch die Auffassung vertreten, dass dies nur einen Rechtsreflex darstel-le (Busse/[X.] aaO § 7 [X.] Rdn. 9; vgl. [X.]/[X.] aaO § 7 [X.] Rdn. 11). Auch zu dieser Frage wird eine Zulassung der Rechtsbe-schwerde durch das [X.] bei sich bietendem Anlass zu erwä-gen sein. 14 (2) Auch die Rüge, das [X.] habe seine Entscheidung nicht hinreichend mit Gründen versehen, ist unbegründet. 15 Das Patentgericht hat den geltend gemachten [X.] der wider-rechtlichen Entnahme aus seiner Sicht als nicht entscheidungserheblich ange-sehen. Damit hat es sich mit diesem Angriffsmittel ausreichend auseinanderge-setzt und ihn nicht etwa übergangen. Die sachliche Richtigkeit der gegebenen 16 - 8 - Begründung steht im Verfahren über die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde nicht zur Überprüfung (st. Rspr. seit [X.] 39, 333, 338 - [X.]). 17 Zu Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag hat das [X.] aus-geführt, dieser sei unzulässig erweitert. Dies ist eine ausreichende Begründung dafür, warum das Patent aus der Sicht des [X.]s auch mit die-sem Patentanspruch keinen Bestand haben konnte. Die Schaffung eines neuen Widerrufs- oder Nichtigkeitsgrunds im Einspruchsverfahren, nämlich des der unzulässigen Erweiterung, war ohne weiteres unzulässig (vgl. nur [X.] 110, 123, 125 f. - [X.]; st. Rspr.). Im Übrigen ist nicht zu erkennen, dass der [X.] insoweit durch die Entscheidung des [X.] beschwert ist. Das nach Auffassung des Patentgerichts unzulässig eingefügte Merkmal ist nicht Gegenstand des mit dem Einspruch des [X.] angegriffenen Patents, für das von diesem die Entnahme geltend gemacht wird. In die Rechtssphäre des [X.] greift die angefochtene Entscheidung insoweit nicht ein. II[X.] [X.] beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2 [X.]. 18 - 9 - Eine mündliche Verhandlung hat der [X.]at nicht für erforderlich gehal-ten. 19 [X.] [X.]

Meier-Beck [X.] Vorinstanz: [X.], Entscheidung vom 12.05.2005 - 8 W(pat) 332/02 -