Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 07.02.2002, Az. I ZR 258/98

[X.] ZR 258/98Verkündet am:7. Februar 2002WalzJustizamtsinspektorals Urkundsbeamterder Geschäftsstellein dem [X.]:ja[X.]Z:[X.]:ja [X.]/[X.] Richtlinie des [X.]/[X.] vom 21. Dezember 1988 [X.] der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken([X.]-Markenrechtsrichtlinie) Art. 6 Abs. 1 lit. bDem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften werden zur Ausle-gung von Art. 6 Abs. 1 lit. b der Ersten Richtlinie des [X.]/[X.]vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften [X.] über die Marken ([X.]. [X.] Nr. L 40 vom 11.2.1989, S. 1)folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:Ist Art. 6 Abs. 1 lit. b [X.] auch anwendbar, wenn ein [X.] die dort aufgeführten Angaben markenmäßig benutzt? [X.]: Ist die markenmäßige Benutzung ein Umstand, derim Rahmen der nach Art. 6 Abs. 1 letzter Halbsatz [X.]gebotenen Abwägung beim Merkmal der "anständigen Gepflo-genheiten in Gewerbe oder Handel" mit zu berücksichtigen ist?[X.], [X.]uß vom 7. Februar 2002 - I ZR 258/98 - [X.] 2 - [X.] -Der I. Zivilsenat des [X.] hat auf die [X.] vom 26. September 2001 durch den Vorsitzenden RichterProf. Dr. [X.] und die Richter [X.], [X.], [X.] undDr. [X.]:[X.] Verfahren wird ausgesetzt.[X.] Gerichtshof der Eurischen Gemeinschaften werdenzur Auslegung von Art. 6 Abs. 1 lit. b der Ersten Richtlinie des[X.]/[X.] vom 21. Dezember 1988 zur [X.] Rechtsvorschriften der Mitgliedstaatr die Marken([X.]. [X.] Nr. L 40 vom 11.2.1989, S. 1) folgende Fragen [X.] vorgelegt:Ist Art. 6 Abs. 1 lit. b [X.] auch anwendbar, wenn [X.] die dort aufgefrten Angaben [X.] benutzt?[X.]: Ist die [X.]e Benutzung ein Um-stand, der im Rahmen der nach Art. 6 Abs. 1 letzter Halbsatz[X.] gebotenen Abwim Merkmal der "ansti-gen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel" mit zu berck-sichtigen ist?- 4 -Gr:[X.] [X.] stellt Mineralwasser und Mineralbrunnen-Erfrischungsge-trke her und vertreibt sie in der [X.]. Sie ist Inhabe-rin der Wortmarke Nr. 1100746 "[X.]", eingetragen mit der Prioritt vom21. Dezember 1985 u.a. [X.], Tafelwasser, alkoholfreie Getrkeund Limonaden, sowie der Wort-/Bildmarken Nr. 2010618, 2059923, 2059924und 2059925, die den Wortbestandteil "[X.]" enthalten und die fr Mineral-wasser, alkoholfreie Getrke, Fruchtsaftgetrke und Limonaden eingetragensind.Die Beklagte vertreibt seit Mitte der neunziger Jahre in der [X.] mit den im nachfolgenden Klagean-trag zu b wiedergegebenen Etiketten, die die Wörter "[X.] Spring" enthal-ten. Das [X.] verwandte Wasser stammt aus [X.] "[X.]", die in dem Ort [X.], [X.], [X.], [X.] ist.Die [X.] hat eine Verletzung ihrer Markenrechte geltend gemachtund die angegriffene Etikettierung als wettbewerbswidrig beanstandet. [X.] sie vorgetragen, sie vertreibe unter der Marke "[X.]" Erfrischungsge-trke in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Aufgrund des Marktanteilsder derart gekennzeichneten Brunnenlimonade sei von einer gesteigertenKennzeichnungskraft der Marke "[X.]" [X.] den in [X.] bereits von der [X.] vertriebenen [X.] plane diese die Einfrung eines Mineralwassers mit der [X.] zu a angefrten Etikettierung.Die [X.] hat beantragt,die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen,das Zeichen "[X.] Spring" fra)Mineralwasser oderb)Erfrischungsgetrke (Mineralwasser mit Fruchtge-schmack)entsprechend den nachfolgend eingeblendeten [X.] zu benutzen, insbesondere es zu unterlassen,dieses Zeichen auf den vorgenannten Waren oder ihrerAufmachung oder Verpackung oder auf [X.] anzubringen, in den Verkehr zu bringen oder zu dengenannten Zwecken zu besitzen, unter diesem Zeichen dievorgenannten Waren einzufren oder auszufren oderdieses Zeichen in Gescftspapieren oder in der [X.] Zusammenhang mit den vorgenannten Waren zu [X.] 6 -a)b)- 7 -- 8 -Die [X.] hat die Beklagte weiterhin auf Auskunftserteilung und Fest-stellung der Schadensersatzverpflichtung in Anspruch genommen.Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, eineVerwechslungsgefahr zwischen den Bezeichnungen bestehe nicht, weil sie"[X.]" nicht in Alleinstellung, sondern nur in einer [X.] be-nutze und das Wort in den angegriffenen Kennzeichen keine prBe-deutung besitze. Sie benutze die Bezeichnung "[X.] Spring" nur zur [X.] des [X.].Das [X.] hat die Beklagte antragsgemû zur Unterlassung ver-urteilt. Dem Auskunfts- und Feststellungsantrag hat es nur bezogen auf [X.] -Auf die Berufung der [X.] hat das [X.] unter Zu-rckweisung der Anschluûberufung der [X.] die Klage abgewiesen ([X.] 1999, 97).Hiergegen richtet sich die Revision der [X.], mit der sie ihre Klage-antrweiterverfolgt. Die Beklagte beantragt, die Revision zurckzuweisen.II.Der Erfolg der [X.] von der Auslegung des Art. 6 Abs. 1 lit. b[X.] ab. Vor der [X.] das Rechtsmittel ist deshalb [X.] auszusetzen und gemû Art. 234 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 [X.] eineVorabentscheidung zu den im [X.]uûtenor gestellten Fragen einzuholen.1. Das Berufungsgericht hat markenrechtliche Ansprche wegen Feh-lens einer Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.] verneint.Der [X.] möchte eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr (Art. 5Abs. 1 lit. b [X.], § 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.]) dagegen bejahen. Markenwirken auf die Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht([X.], Urt. v. 22.6.1999 - [X.]. [X.]/97, Slg. 1999, [X.] = [X.]. 1999,734, 736 [X.]. 27 f. = WRP 1999, 806 - [X.]; [X.]Z 139, 340, 347 - Lions).Nach der Beurteilung des [X.]s sind die Voraussetzungen einer [X.] -Bei mlichen Benennungen stehen sich die Bezeichnungen "[X.]"und "[X.]" r, weil der Verkehr nach der Lebenserfahrung beimlichen Bestellungen das Zeichen der [X.] auf "[X.]" verkrzt.Die [X.] weisen in klanglicher Hinsicht eine hohe Ähnlichkeit auf."[X.]" unterscheidet sich von "[X.]" im Klangbild nur unwesentlich beiden jeweiligen Anfangsbuchstaben. Zwischen den in Frage stehenden [X.] Klagemarken und der [X.] besteht [X.] bzw. hochgradigeÄhnlichkeit.Ist aber von einer groûen klanglichen Zeiclichkeit und Waren-identitt bzw. hoher Warlichkeit auszugehen, so ist selbst bei durch-schnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarken, die im [X.] gegenteiliger Feststellungen des Berufungsgerichts der Beurteilungzugrunde zu legen ist, eine Verwechslungsgefahr i.S. von Art. 5 Abs. 1 lit. b[X.] (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.]) zu [X.] Liegt eine Verwechslungsgefahr der Zeichen der Parteien nach Art. 5Abs. 1 lit. b [X.] vor, kommt es fr die Entscheidung des Rechtsstreitsauf die Auslegung des Art. 6 Abs. 1 lit. b [X.] an. Nach dieser [X.] die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem [X.] zu ver-bieten, Angaben unter anderem r die geographische Herkunft der Ware imgescftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den [X.] in Gewerbe oder Handel entspricht.Die Beklagte hat sich auf diese Beschrkung der Wirkungen der Markeberufen. Sie hat geltend gemacht, sie verwende die Bezeichnung "[X.]- 11 -Spring" zur Beschreibung des [X.] in der [X.].Die Beklagte benutzt die Bezeichnung "[X.] Spring" allerdings auch,um ihre Produkte von anderen Waren zu unterscheiden und um die [X.] Waren zu kennzeichnen und damit [X.].Ob die Bestimmung des Art. 6 Abs. 1 lit. b [X.] im Falle einer mar-kenmûigen Benutzung des Zeichens durch einen [X.] zur Anwendung [X.] kann, ist umstritten.Die Vorschrift des Art. 1bis des [X.] [X.]es vom21. Juni 1942 in der Fassung der Verordnung vom 4. Dezember 1992, Nr. 480(vgl. [X.]. 1994, 218) und Art. 20 des [X.] [X.]es - [X.] 2239/1994 (vgl. [X.]. 1995, 886, 891) sehen [X.] vor,[X.] die Benutzung nicht [X.] erfolgen darf (vgl. hierzu [X.]/[X.], [X.], 6. Aufl., § 23 Rdn. 5).Zu der Vorschrift des § 23 Nr. 2 des [X.] [X.]es, [X.]. 6 Abs. 1 lit. b [X.] umgesetzt worden ist, ist in [X.] Schrifttum umstritten, welche Bedeutung eine [X.]e Benutzungdes [X.]s fr die Anwendung dieser Regelung hat. Zum Teil wirdvertreten, eine derartige Benutzung stehe der Anwendung des § 23 Nr. 2 Mar-kenG generell entgegen (so [X.], 206, 207 f.; [X.] Köln[X.], 66, 68; [X.], [X.], 688, 693; [X.], [X.] Aufl., § 23 Rdn. 10 m.w.[X.]). Nach anderer Auffassung [X.] eine mar-kenmûige Benutzung den Anwendungsbereich des § 23 Nr. 2 [X.] nicht- 12 -generell aus, sondern [X.] in der Regel die Sittenwidrigkeit i.S. des § 23Nr. 2 [X.] ([X.] Hamburg [X.], 982, 983; [X.], [X.],607, 612; [X.], [X.], 384, 387 f. m.w.[X.]). [X.] wird ange-nommen, die [X.]e Benutzung des [X.]s sei nur [X.] bei der im Rahmen des § 23 Nr. 2 [X.] gebotenen Abw([X.]/[X.], [X.], § 23 Rdn. 35; Kur, [X.] 1996, 590, 592; Altham-mer/[X.] aaO § 23 Rdn. 8; vgl. auch Begr. zum Regierungsentwurf,BT-Drucks. 12/6581 S. 80 = [X.] 1994, Sonderheft, [X.]).Der [X.] möchte die Anwendung des Art. 6 Abs. 1 lit. b [X.](§ 23 Nr. 2 [X.]) nicht schon deshalb generell verneinen, weil die Benut-zung der Bezeichnung durch den [X.] auch [X.] erfolgt.Die Vorschrift des Art. 6 Abs. 1 lit. b [X.] (§ 23 Nr. 2 [X.])betrifft nach ihrem Wortlaut jede Benutzung im gescftlichen Verkehr. DerBegriff der Benutzung im gescftlichen Verkehr [X.] den [X.]enGebrauch nicht aus.Auch der Zweck des Art. 6 Abs. 1 lit. b [X.] (§ 23 Nr. 2 [X.])steht dem Merkmal eines [X.]en Gebrauchs nicht zwingend entge-gen. Die Bestimmung dient der Verwirklichung der freien Verwendbarkeit [X.] Angaben und damit letztlich der Waren- und Dienstleistungsfrei-heit im gemeinsamen Markt (vgl. [X.], Urt. v. 23.2.1999 - [X.]. [X.]/97, [X.], [X.] = [X.]. 1999, 438, 442 [X.]. 62 - [X.]). Sie ist damit Schutz-schrankr den Verbietungsrechten nach Art. 5 [X.] und not-wendige Erzung zu der durch die Harmonisierung bewirkten Öffnung [X.] (vgl. Begr. zum Regierungsentwurf BT-Drucks. 12/6581 S. 80- 13 -= [X.] 1994, Sonderheft, [X.]; [X.] aaO § 23 Rdn. 1; [X.]/[X.] aaO§ 23 Rdn. 5; [X.]/[X.] aaO § 23 Rdn. 3; vgl. auch [X.], [X.]. v.23.10.1997 - [X.], [X.], 465, 467 = [X.], 492 - BONUS).Der [X.] hat allerdings in [X.], [X.] der [X.] die hier primr gestellte Vorlagefrage bereits imVerfahren "[X.]" (Urt. [X.] - [X.]. [X.] und 109/97, Slg. 1999,I-2779 = [X.], 723) mit beantwortet haben könnte. Die Auslegung desArt. 6 Abs. 1 lit. b der [X.] war zwar nicht Gegenstand der dortigen Vor-lagefrage; in [X.]. 28 wird jedoch [X.], [X.] diese Vorschrift, die u.a. [X.] soll, [X.] eine Marke, die ganz oder zum Teil aus einer geographi-schen Bezeichnung besteht, eingetragen worden ist, [X.] nicht das [X.], eine solche Bezeichnung als Marke zu verwenden, sondern nur [X.], die Bezeichnung beschreibend, d.h. als Ar die geographischeHerkunft, zu benutzen, sofern die Benutzung den anerkannten Gepflogenhei-ten in Gewerbe oder Handel entspricht. Es erscheint indessen nicht sicher, obdiese Passr den konkreten Fall hinausgehend als generelle Aussagezur Auslegung des Art. 6 Abs. 1 lit. b [X.] zu verstehen ist (vgl. [X.], [X.] 1999, 329, 331), d.h. dahingehend, [X.] eine markenm-ûige Benutzung grundstzlich aus dem Anwendungsbereich der Vorschrift fllt.Auch [X.] hat im Verfahren "[X.]" (vgl. [X.]. 78-80 [X.] in der Rechtssache [X.]/99) die in Rede ste-hende Passage trotz ihrer allgemeinen Formulierung im Zusammenhang jenesEinzelfalls gesehen. Der Gerichtshof selbst ist in seiner Entscheidung "[X.]" (Urt. v. 20.9.2001 - [X.]. [X.]/99, Slg. 2001, [X.] = GRUR 2001, 1145)auf [X.]. 28 der "[X.]"-Entscheidung nicht zurckgekommen. Anders als [X.] "[X.]", in dem die Klagemarke ganz oder zum Teil aus einer geogra-- 14 -phischen Bezeichnung bestand, geht es im Streitfall um die Kollision der [X.] darstellenden Klagemarke mit einer Bezeichnung, die nach [X.] der [X.] zur Beschreibung des Ursprungsortes ihres Produk-tes verwendet wird.Im Rahmen des notwendigen Ausgleichs zwischen der Öffnung [X.], den Verbietungsrechten des Art. 5 [X.] und der Funkti-on des Art. 6 Abs. 1 lit. b [X.] (§ 23 Nr. 2 [X.]), einer Monopolisie-rung freihaltrftiger Angaben entgegenzuwirken, ist [X.] Bedeutung, [X.] der Gerichtshof der Eurischen Gemeinschaften [X.] des [X.]en Gebrauchs nach Art. 5 Abs. 1 lit. a [X.] (§ 14Abs. 2 Nr. 1 [X.]) weit ausgelegt hat (vgl. [X.] [X.]. 1999, 438,441 [X.]. 42 - [X.]).Da der [X.] den Begriff eines [X.]en Gebrauchs in Art. 5Abs. 1 [X.] (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 [X.]) und in Art. 6 Abs. 1lit. b [X.] (§ 23 Nr. 2 [X.]) einheitlich auslegen möchte, sollte nachseiner Ansicht der notwendige Ausgleich zwischen dem Markenschutz und [X.], beschreibende Angaben freizuhalten, dadurch erreicht werden, [X.]ein [X.]er Gebrauch nicht von vornherein vom Anwendungsbereichdes Art. 6 Abs. 1 lit. b [X.] (§ 23 Nr. 2 [X.]) ausgenommen wird.Vielmehr sollte bei der nach Art. 6 Abs. 1 letzter Halbsatz [X.] vorgese-henen Prfung, ob die Benutzung den anstigen Gepflogenheiten in Gewer-be oder Handel entspricht, der Umstand einer [X.]en Benutzung desZeichens durch den [X.] bercksichtigt werden. Im Rahmen der Beurteilungder Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 1 [X.] sollte der [X.]eGebrauch ein Kriterium sein, das im jeweiligen Einzelfall einen Verstoû gegen- 15 -die anstigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel ([X.] 16 -Dies könnte etwa dann der Fall sein, wenn die beschreibende Funktion [X.] ganz oder rwiegend hinter der kennzeichenmûigen Verwendungzurcktritt.[X.][X.][X.]BscherSchaffert