Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 15.01.2004, Az. I ZR 121/01

[X.] DES VOLKESURTEILI ZR 121/01Verkündet am:15. Januar 2004WalzJustizamtsinspektorals [X.] dem [X.]:ja[X.]Z:[X.]: jad-c-fix/[X.] § 14 Abs. 2 Nr. 2 und [X.], § 23 Nr. 2a)Nimmt der Verkehr bei einer (unterstellten) einheitlichen Bezeichnung wegender ähnlichen stofflichen Beschaffenheit der Waren an, diese stammten ausdemselben Unternehmen, ist grundsätzlich von einer [X.] aus-zugehen.b)Aus Buchstabenkombinationen bestehende Marken weisen nach Inkrafttre-ten des Markengesetzes im Regelfall auch dann von Hause aus normaleKennzeichnungskraft auf, wenn sie unter Geltung des [X.] nur als durchgesetztes Zeichen (§ 4 Abs. 3 WZG) eingetragen werdenkonnten.c)Der Anwendungsbereich des § 23 Nr. 2 [X.] ist nicht deshalb ausge-schlossen, weil das [X.] nicht nur beschreibend, sondern auchmarkenmäßig verwendet wird. [X.] das beanstandete Zeichen lediglich An-klänge an eine beschreibende Benutzung auf und ist ein Freihaltebedürfnisdes Begriffs für den allgemeinen Gebrauch nicht ersichtlich, ist eine mar-kenmäßige Verwendung des Zeichens im [X.] mit [X.] regelmäßig unlauter i.S. von § 23 Nr. 2 [X.].[X.], [X.]. v. 15. Januar 2004 - I ZR 121/01 - [X.] I- 2 -Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 15. Januar 2004 durch [X.] Dr. [X.] unddie Richter [X.], [X.], [X.] und Dr. Schaffertfür Recht erkannt:Auf die Revision der Klägerin wird das [X.]eil des [X.] desOberlandesgerichts [X.] vom 22. Februar 2001 aufgehoben.Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung,auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zu-rückverwiesen.Von Rechts [X.]:Die Klägerin produziert und vertreibt weltweit Dekormaterialien und [X.]. Zu ihrem Produktionsprogramm gehört die Designfolie "d-c-fix", die sichzum Inbegriff für selbstklebende Kunststoff-Folien entwickelt hat. Nach einemGutachten des [X.] von 1977 war "d-c-fix" [X.] und im Handel zu 78,32 % und bei Endverbrauchern zu 69,18 %- 3 -bekannt. Im Jahre 1999 erzielte die Klägerin bei einem Werbebudget [X.] Mio. DM mit "d-c-fix"-Produkten einen Gesamtumsatz von 59 Mio. DM.Die Klägerin ist Inhaberin der als durchgesetztes Zeichen am [X.] für "selbstklebende Kunststoff-Folie zum Verkleiden von organischen, ke-ramischen, mineralischen Flächen, insbesondere von Möbeln, Wohnungsaus-stattungs- und Gebrauchsgegenständen und geglätteten Wänden; vorgenannteWaren vorwiegend für den privaten Bedarf bestimmt" eingetragenen Wortmarke(Nr. 970826) "d-c-fix".Die Beklagte zu 1 ist Inhaberin der Wortmarke [X.]98 11 046 "[X.] war mit Priorität vom 27. Februar 1998 seit dem 22. Juli 1998 unter ande-rem für "Verpackungsmaterial und Verpackungen aus Kunststoff, soweit [X.] 16 enthalten; Folien, Taschen, Beutel, Bögen und kreisrunde [X.] (Moosgummi) oder weichem Kunststoff, die mindestens aufeiner Seite eine Klebeschicht aufweisen, die mit Schutzfolie bedeckt ist", einge-tragen. Während des Rechtsstreits hat die Beklagte zu 1 in die teilweise Lö-schung ihrer Marke eingewilligt.Die Beklagte zu 1 stellt unter der Bezeichnung "[X.]" sogenannte"[X.]" her, die aus Weich- oder Moosgummi bestehen. Es handeltsich um in einer CD-Hülle verpackte runde Scheiben oder rechteckige Schei-ben, aus denen kreisrunde Ausstanzungen herausgedrückt werden können.Nach Abziehen der auf der Klebeschicht angebrachten Schutzfolie können [X.] auf eine glatte Fläche aufgeklebt und als Haltepunkt für aufge-steckte [X.] dienen. Die Beklagte zu 2 vertreibt die [X.].- 4 -Die Klägerin hat beantragt,den Beklagten zu untersagen, die Bezeichnung "[X.]" im ge-schäftlichen Verkehr in der [X.], insbesondere für CD-Halte-punkte, zu benutzen.Darüber hinaus hat die Klägerin - soweit für die Revisionsinstanz nochvon Bedeutung - die Verurteilung der Beklagten zur Auskunftserteilung und [X.] ihrer Schadensersatzverpflichtung begehrt.Die Beklagten sind der Klage insoweit entgegengetreten.Das [X.] hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt. Das [X.] hat die auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung derSchadensersatzverpflichtung gerichteten Klageanträge abgewiesen.Hiergegen richtet sich die Revision der Klägerin. Die [X.], die Revision zurückzuweisen.Entscheidungsgründe:[X.] Das Berufungsgericht hat eine Verletzung der Marke der Klägerin ver-neint. Zur Begründung hat es [X.] -Zwischen den Zeichen "d-c-fix" und "[X.]" bestehe keine Verwechs-lungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.]. Zwar sei von einer hohen [X.] und wegen des Bekanntheitsgrades der [X.] von einergesteigerten Kennzeichnungskraft auszugehen. Es liege jedoch Warenunähn-lichkeit vor. Die [X.] bestimme sich danach, ob zwischen den be-treffenden Erzeugnissen so enge Beziehungen bestünden, daß sich den [X.], wenn sie an den Waren dasselbe Zeichen sähen, der Schluß auf-dränge, die Waren stammten von demselben Unternehmen. Bei der Beurteilungseien verschiedene Kriterien untereinander abzuwägen, nämlich die [X.] und die [X.] selbst, die Gemeinsamkeit derstofflichen Beschaffenheit, der Verwendungszweck und die [X.].Die Marke der Klägerin sei nicht schlechthin zur Bezeichnung selbstkle-bender Kunststoff-Folien registriert, sondern nur solcher Folien, die dem [X.] bestimmter Flächen dienten. Gerade zur Bezeichnung von [X.] die [X.] auch ihre Bekanntheit erlangt. Während die von der Klä-gerin mit "d-c-fix" gekennzeichneten Waren zum Verkleiden eine gewisse Aus-dehnung benötigten und als schützende oder dekorierende Abdeckung ver-wandt würden, diene das Produkt der Beklagten mit seinen kleinen Abmessun-gen als Hilfsmittel zur Aufbewahrung und Bereithaltung von [X.] und Musik-[X.]. Der Verkehr sehe darin keine miteinander [X.] oder einander ergänzenden Waren. Unterschiedlich seien auch die [X.] erwarteten Vertriebswege. Zum Erwerb der Ware der Klägerin werdesich der Verbraucher an den Farben- und Baustoffhandel sowie an Bau- [X.] wenden. Möglichkeiten zum Bezug der Ware der [X.] der Verbraucher beim EDV- und [X.] -Die Klägerin könne auch nicht ein Verbot der Verwendung der [X.] der Beklagten für "selbstklebende Folien aus Weichgummi" verlangen.Weichgummiplatten ohne Ausstanzungen hätten die Beklagten nicht vertrieben.Die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 [X.] [X.] seien nicht erfüllt.Ob die [X.] bekannt im Sinne dieser Vorschrift sei, könne dahinstehen.Die Beklagten nutzten oder beeinträchtigten die [X.] nicht in [X.]. Das Zeichen der Beklagten verfüge über keinen Bezug zur [X.],sei aber sinntragend für die Waren der Beklagten. Diese Art der [X.] sei freizuhalten; ihre Verwendung sei nicht unlauter.I[X.] Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochte-nen [X.]eils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.1. Die Annahme des Berufungsgerichts, es bestehe keine Verwechs-lungsgefahr zwischen der [X.] "d-c-fix" und der angegriffenen [X.] "[X.]", hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht [X.]) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2[X.] ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzuneh-men. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehen-den Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit dermit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der [X.], so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen [X.] Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeich-nungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt ([X.] [X.], [X.]. v. 28.8.2003 - I ZR 9/01, [X.], 1044, 1045 = [X.], 1436- [X.]). Davon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen.b) Das Berufungsgericht hat eine [X.] verneint. Das erweistsich als nicht frei von [X.]. Zwar liegt die Prüfung, ob Waren einanderähnlich i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.] sind, im wesentlichen auf tatrichter-lichem Gebiet. Das Berufungsgericht hat aber den Vortrag der Klägerin zur [X.] nicht vollständig gewürdigt und seine Feststellungen nicht [X.] getroffen.Bei der Beurteilung der [X.] sind alle erheblichen [X.] berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren [X.] gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck undihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einanderergänzende Waren. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren regel-mäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt wer-den oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, weil sie in densel-ben Verkaufsstätten angeboten werden ([X.], [X.]. v. 16.3.2000- I ZB 43/97, [X.], 886, 887 = [X.], 37 - [X.]/[X.]; [X.]. v.10.10.2002 - [X.], [X.], 428, 432 = [X.], 647 - [X.]). Dabei kann von Warenunähnlichkeit nur ausgegangen werden,wenn trotz (unterstellter) Identität oder großer Ähnlichkeit der Marken die An-nahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren von [X.] ausgeschlossen ist (vgl. [X.], [X.]. v. 16.11.2000 - [X.], [X.], 507, 508 = [X.], 694 - EVIAN/[X.]). Das hat das [X.] nicht [X.] 8 -[X.]) Das Berufungsgericht hat auch zutreffend festgestellt, daß der Ver-wendungszweck der in Rede stehenden Waren völlig verschieden ist, weil [X.], für die die [X.] Schutz beansprucht, [X.] und [X.] dient, während die [X.] zum Fixieren von [X.]verwandt werden. Entgegen der Ansicht der Revision ist in diesem Zusammen-hang in die Beurteilung nicht mit einzubeziehen, daß die "d-c-fix"-Folien nebendem vom Berufungsgericht herangezogenen Verwendungszweck des Verklei-dens von Flächen nach dem Vortrag der Klägerin auch zum Verspiegeln [X.], zum Abdunkeln durchsichtiger Flächen und als herauslösbare selbst-klebende Buchstaben und Figuren zur Beschriftung und zur Dekoration benutztwerden können. Denn die Marke genießt Schutz nur für selbstklebende [X.], die zum Verkleiden von Flächen dienen. Dazu zählen die von [X.] angeführten Kunststoff-Folien mit anderen Funktionen nicht.bb) Die Ausführungen des Berufungsgerichts zur [X.] jedoch nicht widerspruchsfrei. Das Berufungsgericht hat einerseits ange-nommen, die unterschiedlichen Verwendungszwecke und Vertriebswege [X.], daß der Verkehr eine Verantwortlichkeit desselben Unternehmens fürdie Qualität beider Waren annehme. Andererseits ist es davon ausgegangen,nach der Verkehrsvorstellung könnten die Waren aufgrund der ähnlichen stoffli-chen Beschaffenheit aus demselben Unternehmen stammen. Ist aber aufgrundder Feststellungen des Berufungsgerichts nicht ausgeschlossen, daß der [X.] wegen der ähnlichen stofflichen Beschaffenheit bei (unterstellter) einheitli-cher Bezeichnung annimmt, die Waren stammten aus demselben Unterneh-men, ist auch von [X.] [X.] -Das Berufungsgericht hat ferner angenommen, daß die vom Verkehr er-warteten Vertriebswege voneinander abweichen. Damit hat es das Vorbringender Klägerin jedoch nicht hinreichend gewürdigt. Diese hatte, was die Revisionmit Erfolg rügt, geltend gemacht, die Produkte der Parteien seien in den [X.] Verkaufsstätten "Seite an Seite oder Regal an Regal" zu finden. Von ei-nem gemeinsamen Vertriebsweg über Bau- und Heimwerkermärkte war auchdas [X.] ausgegangen. Mit dem Vortrag der Klägerin hat sich das Be-rufungsgericht nicht auseinandergesetzt.Die erforderlichen Feststellungen zu den Vertriebswegen der Waren undzu einer Vorstellung des Verkehrs über eine einheitliche Produktverantwortungwird das Berufungsgericht nachzuholen haben.c) Das Berufungsgericht ist von hoher Zeichenähnlichkeit und gesteiger-ter Kennzeichnungskraft ausgegangen. Das greift die Revisionserwiderung [X.] an. Nähere Feststellungen hat das Berufungsgericht - im [X.] die von ihm angenommene Warenunähnlichkeit folgerichtig - hierzu nichtgetroffen. Diese wird es im wiedereröffneten [X.] nachzuholen und dabei folgendes zu berücksichtigen haben:[X.]) Anders als die Revisionserwiderung geltend macht, wird die [X.] der Zeichen nicht durch deren Bedeutungsgehalt herabgesetzt oder aufge-hoben. Zwar kann eine an sich zu bejahende Verwechslungsgefahr verringertwerden oder ganz ausscheiden, wenn einem oder auch beiden Zeichen ein klarerkennbarer eindeutiger Sinngehalt zukommt (vgl. [X.], [X.]. v. 28.8.2003- I ZR 293/00, [X.], 1047, 1049 = [X.], 1439 - Kellogg's/[X.]'s,m.w.N.). Davon kann im Streitfall jedoch nicht ausgegangen werden. [X.] 10 -"d-c-fix" noch "[X.]" weisen als Gesamtzeichen einen Sinngehalt auf, dervom Verkehr ohne weiteres erfaßt wird. Selbst wenn der Zusatz "fix/[X.]" in bei-den Zeichen übereinstimmend als Hinweis auf Schnelligkeit und auf [X.] werden sollte, führte dies wegen des insoweit übereinstimmendenSinngehalts nicht aus dem [X.] heraus (vgl. [X.],[X.]. v. 10.12.1992 - I ZR 19/91, [X.], 694, 697 - [X.]) Die [X.] weist von Hause aus durchschnittliche Kennzeich-nungskraft auf. Nach Inkrafttreten des Markengesetzes, das ein Eintragungs-hindernis für Einzelbuchstaben und Buchstabenkombinationen nicht kennt, wei-sen Marken aus Buchstabenzusammenstellungen im Regelfall normale [X.] auf (vgl. [X.], [X.]. v. 8.11.2001 - I ZR 139/99, [X.] 2002,626, 628 = [X.], 705 - IMS; [X.]. [X.] - I ZB 4/00, [X.] 2002,1067, 1068 f. = [X.], 1152 - [X.]/[X.]). Davon ist unter Geltung desMarkengesetzes auch für die [X.] "d-c-fix" ungeachtet ihrer Eintragungnach dem [X.] als durchgesetztes Zeichen (§ 4 Abs. 3 WZG)auszugehen.Das Berufungsgericht wird daher zu untersuchen haben, ob - wie dieKlägerin geltend gemacht hat und die Beklagten bestritten haben - die Klage-marke über die normale Kennzeichnungskraft von Hause aus hinaus [X.] Bekanntheit über eine (weit) überdurchschnittliche [X.]) Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stehe auch keinAnspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 [X.] zu, den Beklagten die Ver-- 11 -wendung des Zeichens "[X.]" für "selbstklebende Folien aus Weichgummi"zu verbieten, weil die Beklagten [X.] ohne Ausstanzungennicht vertrieben hätten. Dem kann hinsichtlich der Beklagten zu 1 nicht zuge-stimmt werden. Die für einen Unterlassungsanspruch erforderliche Begehungs-gefahr der Zeichenbenutzung auch für "selbstklebende Folien aus [X.]" ergibt sich daraus, daß die Beklagte zu 1 ihre Marke für entsprechende Wa-ren hat registrieren lassen (vgl. [X.] [X.], 428, 431 - [X.] BERTHA).Darauf, ob die Beklagte zu 1 einer Teillöschung ihrer Marke für die Waren"selbstklebende Folien aus Weichgummi" zwischenzeitlich zugestimmt hat [X.] entsprechende Registereintragung erfolgt ist, kommt es nicht an; dies läßteine Wiederholungsgefahr nicht entfallen. Dagegen fehlt die Gefahr der Benut-zung des Zeichens "[X.]" für selbstklebende Folien aus Weichgummi durchdie Beklagte zu 2. Diese hat mit dem Vertrieb der [X.] nicht aucheine entsprechende Begehungsgefahr für die Zeichennutzung für selbstkleben-de Folien aus Weichgummi begründet.e) Ein Anspruch der Klägerin aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 [X.] istauch nicht gemäß § 23 Nr. 2 [X.] ausgeschlossen. Nach dieser Vorschrifthat der Inhaber einer Marke nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, imgeschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichenals Angabe über die Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstlei-stungen zu benutzen, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten ver-stößt.[X.]) Die Anwendung des § 23 Nr. 2 [X.], der Art. 6 Abs. 1 lit. [X.] umsetzt, ist allerdings nicht schon im Hinblick auf eine markenmäßigeBenutzung der Bezeichnung "[X.]" ausgeschlossen. Der Geltungsbereich- 12 -des Art. 6 Abs. 1 lit. b [X.] kann eröffnet sein, wenn das [X.]nicht nur beschreibend, sondern auch markenmäßig verwendet wird (vgl.[X.], [X.]. v. 7.1.2004 - Rs. [X.]/02, [X.] 2004, 57, 59, [X.]. 15, 19- [X.]; [X.], [X.]. v. 7.2.2002 - I ZR 258/98, [X.] 2002,613, 615 = [X.], 547 - [X.]/[X.] Spring).bb) Das Berufungsgericht, das die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2Nr. 2 [X.] verneint hat, brauchte keine Feststellungen dazu zu treffen, obdie Bezeichnung "[X.]" von den Beklagten überhaupt i.S. von § 23 Nr. 2[X.] als Angabe über Merkmale von Waren, also beschreibend, benutztworden ist. Es hat jedoch in anderem Zusammenhang angenommen, die vonden Beklagten verwendete Bezeichnung sei sinntragend für die mit ihr gekenn-zeichneten Waren (Fixieren von [X.]). Ob dies als Angabe über Merkmale oderEigenschaften von Waren i.S. von § 23 Nr. 2 [X.] ausreicht, kann [X.] offenbleiben. Denn die Benutzung des [X.]s verstößt,falls das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2[X.] zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen bejahen sollte, ge-gen die guten Sitten.Das Tatbestandsmerkmal des Verstoßes gegen die guten Sitten nach§ 23 Nr. 2 [X.] ist richtlinienkonform auszulegen. Danach ist von einerUnlauterkeit der Verwendung der angegriffenen Bezeichnung auszugehen,wenn die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Han-del nicht entspricht (Art. 6 Abs. 1 [X.]). Vorliegend weist die Bezeichnung"[X.]" nur Anklänge an eine beschreibende Benutzung des Zeichens auf.Für ein Freihaltebedürfnis des Begriffs für den allgemeinen Gebrauch ist [X.]. Von den Beklagten ist auch nicht dargelegt, daß sie auf eine [X.] -zung des Zeichens zur Beschreibung ihrer Waren angewiesen sind und keineandere (abgewandelte) Bezeichnung wählen können, die aus dem Schutzbe-reich des § 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.] herausführt. In einem solchen Fall ist diemarkenmäßige Verwendung des [X.]s im [X.]mit der [X.] regelmäßig unlauter.2. Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin verfolgten, vom Vorlie-gen einer zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr unabhängigen Ansprüchenach § 14 Abs. 2 [X.], Abs. 5 [X.] verneint. Dagegen wendet sich die [X.] ohne Erfolg.Die Beklagten verwenden die Bezeichnung nicht ohne rechtfertigendenGrund in unlauterer Weise i.S. von § 14 Abs. 2 [X.] [X.]. Das Berufungs-gericht hat hierzu festgestellt, "[X.]" sei sinntragend für die Ware der [X.], ohne insoweit einen Bezug zur [X.] herzustellen. Es gebe an,das derart bezeichnete Produkt diene zum Fixieren von [X.]. Das [X.] hat danach die Unlauterkeit der Verwendung der Bezeichnung durch [X.] im Hinblick auf die beschreibende Benutzung von "[X.]" für die[X.] verneint. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden(vgl. auch [X.], [X.]. v. 14.1.1999 - I ZR 149/96, [X.] 1999, 992, 995 = WRP1999, 931 - [X.] PACK; [X.]Z 147, 56, 70 - [X.]). Bei einer von derKlägerin für das [X.] geltend gemachten Bekanntheit der [X.] von- 14 -47 % bei allen Verkehrskreisen kann im Hinblick auf die Anlehnung von "[X.]" an eine beschreibende Angabe eine unlautere Ausnutzung oder unlautereBeeinträchtigung der Wertschätzung oder Unterscheidungskraft der [X.] im Streitfall nicht festgestellt werden.[X.] v. Ungern-Sternberg [X.]BüscherSchaffert