Bundespatentgericht, Urteil vom 13.02.2019, Az. 6 Ni 15/17 (EP)

Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] erteilten [X.] Patents 0 960 542 ([X.]), das auf die internationale Anmeldung PCT/[X.]/000153 vom 19. Januar 1998 zurückgeht und die Priorität aus der [X.] Anmeldung GB 9702789 vom 11. Februar 1997 in Anspruch nimmt.

Das beim [X.] unter dem Aktenzeichen 698 32 591 geführte [X.] trägt die Bezeichnung

„REMOVABLE DATA STORE“

(auf [X.] laut [X.]schrift: „ENTNEHMBARER DATENSPEICHER“)

und umfasst in der erteilten Fassung 33 Patentansprüche, die mit der am 3. März 2017 eingereichten Nichtigkeitsklage in vollem Umfang angegriffen werden. Das [X.] war bei Erhebung der Nichtigkeitsklage noch in [X.]. Es ist mit Ablauf des 19. Januar 2018 durch Zeitablauf erloschen.

Die angegriffenen einander nebengeordneten erteilten Patentansprüche 1 und 18 lauten in der [X.] wie folgt:

1. A removable data store (34) comprising a processor (36) for performing operations and memory means (38) having data records ([X.], [X.]-[X.]) for storing data,

said data store being responsive to a first memory access message [X.] (N), and

said memory means holding a plurality of data records ([X.], [X.]) corresponding to said specified data record (N) and said processor being arranged to select one data record [X.] ([X.], [X.]), to access in [X.],

characterised in that said data store is connectable to a mobile station (8) used in [X.], [X.] station [X.] adapted, in [X.], to transmit a first memory access message, [X.] (N), in [X.], and

said selection from said the plurality of data records ([X.], [X.]) being performed independently of the content of said first memory access message and on the basis of data indicating a current operational condition of [X.] station, [X.] in a further data record in said memory means.

18. A mobile station (8) for use in [X.], [X.] station comprising a removable data store (34) which includes a processor (36) for performing operations and memory means having data records ([X.], [X.]-[X.]) for storing data,

[X.] station [X.] adapted, in [X.], to transmit a first memory access message, [X.] (N), in [X.],

said data store being responsive to said first memory access message,

wherein said memory means holds a plurality data records ([X.], [X.]) corresponding to said specified data record (N) and said processor is arranged to select one data record, [X.] ([X.], [X.]), to access in [X.], said selection being performed independently of the content of said first memory access message and on the basis of data identifying a current operational condition of [X.] station, [X.] in a further data record in said memory means.

In [X.] lauten sie laut [X.]schrift:

1. Entnehmbarer Datenspeicher (34), umfassend einen [X.] (36), um Vorgänge durchzuführen, und ein [X.] (38), das Datensätze ([X.] bis [X.], [X.] bis [X.]) zum Speichern von Daten aufweist,

wobei der Datenspeicher auf eine erste Speicherzugriffsnachricht anspricht, die einen Datensatz (N) bestimmt,

und das [X.] mehrere Datensätze ([X.], [X.]) hält, die dem bestimmten Datensatz (N) entsprechen, und der [X.] dazu eingerichtet ist, als Reaktion auf die erste Speicherzugriffsnachricht einen Datensatz aus den mehreren Datensätzen ([X.], [X.]) zum Zugriff auszuwählen,

dadurch gekennzeichnet, dass der Datenspeicher an eine [X.] (8), die in einem Mobilkommunikationssystem verwendet wird, angeschlossen werden kann, wobei die [X.] einem Standard entspricht und gemäß diesem Standard dazu geeignet ist, eine erste Speicherzugriffsnachricht, die einen Datensatz (N) bestimmt, zu senden, um auf das [X.] zuzugreifen, und

die Auswahl aus den mehreren Datensätzen ([X.], [X.]) unabhängig vom Inhalt der ersten Speicherzugriffsnachricht und auf Basis von Daten, die einen gegenwärtigen Betriebszustand der [X.] angeben, durchgeführt wird, wobei die angebenden Daten in einem weiteren Datensatz im [X.] gehalten werden.

18. [X.] (8) zur Verwendung in einem Mobilkommunikationssystem, wobei die [X.] einen entnehmbaren Datenspeicher (34) umfaßt, der einen [X.] (36) zum Durchführen von Vorgängen und ein [X.], das Datensätze ([X.] bis [X.], [X.] bis [X.]) zum Speichern von Daten aufweist, beinhaltet,

wobei die [X.] einem Standard entspricht und gemäß diesem Standard dazu geeignet ist, eine erste Speicherzugriffsnachricht, die einen Datensatz (N) bestimmt, zu senden, um auf das [X.] zuzugreifen,

wobei der Datenspeicher auf die erste Speicherzugriffsnachricht anspricht,

wobei das [X.] mehrere Datensätze ([X.], [X.]) hält, die dem bestimmten Datensatz (N) entsprechen, und der [X.] dazu eingerichtet ist, als Reaktion auf die erste Speicherzugriffsnachricht einen Datensatz aus den mehreren Datensätzen ([X.], [X.]) zum Zugriff auszuwählen, wobei die Auswahl unabhängig vom Inhalt der ersten Speicherzugriffsnachricht und auf Basis von Daten, die einen gegenwärtigen Betriebszustand der [X.] angeben, durchgeführt wird, wobei die angebenden Daten in einem weiteren Datensatz im [X.] gehalten werden.

Die Patentansprüche 2 bis 17 sind auf Patentanspruch 1 und die Patentansprüche 19 bis 33 auf Patentanspruch 18 unmittelbar oder mittelbar rückbezogen.

Die Klägerin wird von der Beklagten seit Oktober 2016 wegen Verletzung von Patentanspruch 18 in Anspruch genommen. Das [X.] hat am 11. Juli 2017 erstinstanzlich entschieden (Geschäftszeichen 2 [X.]); das Berufungsverfahren ist beim [X.] (Geschäftszeichen 6 U 161/17) anhängig.

Die Klägerin hält ein Rechtsschutzbedürfnis hinsichtlich der Patentansprüche 1 bis 17 auch nach Erlöschen des Patents für gegeben. Sie ist der Ansicht, dass das [X.] wegen der Nichtigkeitsgründe der mangelnden Patentfähigkeit, der mangelnden Ausführbarkeit sowie der unzulässigen Erweiterung für nichtig zu erklären sei. Dies stützt sie auf die Druckschriften (Nummerierung und Kurzzeichen nach Klageschriftsatz):

Die Klägerin beantragt,

das [X.] Patent 0 960 542 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen im Umfang der Patentansprüche 1 bis 9, 12 bis 14, 17 bis 26, 29, 30 sowie 33.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klägerin entgegen, verneint ein Rechtsschutzbedürfnis der Klägerin und hält den Gegenstand der verteidigten Ansprüche des [X.]s für schutzfähig. Zur Stützung ihres Vorbringens hat sie sich u. a. auf folgende Druckschrift berufen:

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 30. November 2018 zugeleitet.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die zulässige Nichtigkeitsklage hat nur teilweise Erfolg. Soweit die [X.] das vollständig angegriffene Streitpatent nicht verteidigt, nämlich im Umfang der Patentansprüche 10, 11, 15, 16, 27, 28, 31 und 32, war das Patent ohne Sachprüfung teilweise für nichtig zu erklären ([X.], Urteil vom 27. November 2012 – 4 Ni 47/10 (EP) –, [X.] 54, 31ff. m. w. N.)

Überwiegend, nämlich im verteidigten Umfang, ist sie nicht begründet, da dem Streitpatent insoweit die geltend gemachten Nichtigkeitsgründe der mangelnden Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 [X.] [X.] Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52 bis 57 EPÜ), der mangelnden Ausführbarkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 [X.] [X.] Art. 138 Abs. 1 Buchst. b) EPÜ) sowie der unzulässigen Erweiterung (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 [X.] [X.] Art. 138 Abs. 1 Buchst. c) EPÜ) nicht entgegenstehen.

I. Die Klage ist auch im Umfang des Angriffs auf die Patentansprüche 1 bis 17 nach dem Erlöschen des Streitpatents weiter zulässig. Denn die Klägerin hat auch insoweit ein Rechtsschutzbedürfnis. Nach ständiger Rechtsprechung des [X.] ist die Nichtigkeitsklage nach Erlöschen des Streitpatents zwar nur noch zulässig, soweit dem Kläger weiterhin ein Rechtsschutzbedürfnis zuzubilligen ist ([X.], Beschluss vom 14. Februar 1995 GRUR 1995, 342 – Tafelförmige Elemente; st. Rspr.). Diese Voraussetzung ist dabei für nebengeordnete Patentansprüche jeweils gesondert zu prüfen, da bei selbständigen Ansprüchen das Interesse an der Nichtigerklärung des einen Anspruchs nicht notwendigerweise auch das Interesse an der Nichtigerklärung des anderen begründen muss ([X.], Urteil vom 19. Mai 2005 – [X.]/01 GRUR 2005, 749 – Aufzeichnungsträger).

Insoweit spricht nicht gegen ein Rechtsschutzbedürfnis der Klägerin, dass Gegenstand des im Berufungsverfahren vor dem [X.] (Geschäftszeichen 6 U 161/17) befindlichen [X.] bislang allein eine Verletzung des Patentanspruchs 18 ist, denn vorliegend besteht die nicht nur theoretische Möglichkeit, dass die [X.] im anhängigen Verletzungsverfahren von der [X.] auch noch wegen einer Verletzung des Patentanspruchs 1 in Anspruch genommen wird: Ein entnehmbarer Datenspeicher nach Patentanspruch 1 ist (zwingend) Teil der streitpatentgegenständlichen [X.] nach Patentanspruch 18. Damit beinhaltet die Behauptung der Patentinhaberin im Patentverletzungsverfahren, dass die [X.] Patentanspruch 18 verletzt, zugleich auch die Behauptung eines Verstoßes gegen Patentanspruch 1, so dass sie sich bereits mit der Klage auch eines solchen Anspruchs „berühmt“. Für den Fall, dass das Streitpatent hinsichtlich Patentanspruch 18 für nichtig erklärt würde, könnte die [X.] ihre Verletzungsklage im Berufungsverfahren nach § 264 ZPO ändern und ohne Zustimmung der [X.] nunmehr allein auf Patentanspruch 1 stützen. Vor diesem Hintergrund ist die Möglichkeit einer Inanspruchnahme der Klägerin nicht nur theoretisch. Die Klage ist daher trotz Erlöschens des Streitpatents auch hinsichtlich Patentanspruch 1 und der darauf bezogenen [X.] 2 bis 17 nach wie vor zulässig.

II. Zum Gegenstand des Streitpatents

1. Die Erfindung betrifft gemäß Absatz 0001 der Streitpatentschrift ([X.]) einen entnehmbaren Datenspeicher (

Die Streitpatentschrift geht davon aus, dass ein derartiger Datenspeicher ein [X.] bzw. eine SIM-Karte sei, wie sie in einem digitalen zellularen Funksystem nach [X.] (

Somit sei theoretisch jede beliebige Standard-[X.]-[X.] mit jeder beliebigen Standard-[X.]-SIM-Karte kompatibel, die an die [X.] angeschlossen werden könne. Jedes beliebige, an der [X.] implementierte grundlegende [X.]-Merkmal, das die [X.]eicherung und/oder den Abruf der Inhalte eines Standarddatensatzes in der SIM-Karte umfasse, sei verfügbar bzw. erhältlich. Darüber hinaus seien die Hersteller durch die Verwendung eines Standards wie des [X.]-Standards fähig, die Kosten der damit verbundenen Technik zu verringern, indem die Kosten für Forschung und Entwicklung aufgeteilt würden. Die Herstellungskosten könnten von einem Hersteller durch die Verwendung grundlegender Ausgestaltungen, die für die Lieferung von Geräten an verschiedene [X.]-Netzbetreiber verändert werden können, ebenfalls auf ein Mindestmaß verringert werden. Somit könnten an den Geräten individuelle Merkmale für bestimmte [X.]-Betreiber bereitgestellt werden, während selbstverständlich die grundlegenden [X.]-Merkmale bereitgestellt würden (vgl. Abs. 0006).

In einem weiteren Absatz geht das Streitpatent auf Kommunikationsnetze ([X.]) ein (vgl. Abs. 0007). In den Absätzen 0008 bis 0016 beschreibt das Streitpatent sodann verschiedene [X.]eicherlösungen aus dem Stand der Technik, beispielsweise eine tragbare elektronische Vorrichtung mit einem [X.]eicherbereich, der in einen Verzeichnisbereich und einen [X.] geteilt ist ([X.] 2 611 289), ein zellulares Funktelefon, bei dem zwei oder mehr Fernsprechnummern in einem [X.]eicher gespeichert sind (EP 526 981), ein Mobiltelefonsystem vom [X.]-Typ, wobei einer intelligenten Karte zwei internationale Funkkennungen ([X.]) zugeteilt sind, die durch den Benutzer selektiv aktiviert werden ([X.]), ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Herstellen einer Telefonverbindung zwischen zwei [X.]rechern, wobei einer der beiden [X.]recher ein Mobiltelefon verwendet (EP 681 408), ein [X.]eichermedium für eine intelligente Karte, das für einen gleichzeitigen Zugriff durch mehrere Anwendungen geeignet ist (EP 733 992), sowie eine SIM-Karte, in der eine der [X.] eine zeitweilige Teilnehmerkennung (

Ausgehend von diesem Stand der Technik benennt das Streitpatent nicht ausdrücklich eine Aufgabe, die mit der Erfindung gelöst werden soll, sondern beschreibt ab Absatz 0017 verschiedene Gesichtspunkte der vorliegenden Erfindung.

Aufgabe ist darin zu sehen, unter Beibehaltung der bekannten Zugriffsbefehle einer [X.] eine erweiterte Dateistruktur auf einem entnehmbaren [X.]eicher bzw. einer SIM-Karte bereitzustellen und damit die Abwärtskompatibilität zu sichern, sodass neue bzw. neu programmierte [X.]en sowohl mit einer neuen als auch mit einer alten SIM-Karte benutzbar sind.

Zur Lösung der Aufgabe sind ein einer [X.] entnehmbarer Datenspeicher mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie eine [X.] mit den Merkmalen des nebengeordneten Anspruchs 18 vorgesehen.

3. Die nebengeordneten Ansprüche 1 und 18 lassen sich in der [X.], die der erteilten Fassung des Streitpatents zugrunde liegt, wie folgt gliedern:

Anspruch 1:

[X.] A removable data store (34) comprising a processor (36) for performing operations and memory means (38) having data records ([X.], B1-[X.]) for storing data,

[X.] said data store being responsive to a first memory access message [X.] (N), and

[X.] [X.] means holding a plurality of data records ([X.], [X.]) corresponding to said specified data record (N) and

[X.] said processor being arranged to select one data record [X.] ([X.], [X.]), to access in [X.] message,

characterised in that

[X.] said data store is connectable to a mobile station (8) used in a mobile communications system,

[X.] [X.] station [X.] adapted, in [X.], to transmit a first memory access message, [X.] (N), in [X.], and

[X.] said selection from said the plurality of data records ([X.], [X.]) being performed independently of the content of said first memory access message and on the basis of data indicating a current operational condition of [X.] station,

[X.] said indicating data being held in a further data record in [X.] means.

Anspruch 18:

[X.] A mobile station (8) for use in a mobile communications system, [X.] station comprising a removable data store (34) which includes a removable data store (34) which includes a processor (36) for performing operations and memory means having data records ([X.], B1-[X.]) for storing data,

N2 [X.] station [X.] adapted, in [X.], to transmit a first memory access message, [X.] (N), in [X.],

N3 said data store being responsive to said first memory access message,

[X.] wherein [X.] means holds a plurality data records ([X.], [X.]) corresponding to said specified data record (N) and

N5 said processor is arranged to select one data record, [X.] ([X.], [X.]), to access in [X.] message,

[X.] said selection being performed independently of the content of said first memory access message and on the basis of data identifying a current operational condition of [X.] station,

[X.] said indicating data being held in a further data record in [X.] means.

Fachmann, ein Ingenieur der Elektrotechnik, der über eine mehrjährige Erfahrung auf dem Gebiet des Mobilfunks im Zusammenhang mit [X.]eicher- bzw. SIM-Karten verfügt, versteht das Streitpatent und die in den Ansprüchen 1 und 18 verwendeten Begriffe wie folgt:

Die jeweiligen nebengeordneten Patentansprüche 1 und 18 betreffen einen entnehmbaren Datenspeicher und eine [X.] in einem Mobilkommunikationssystem. Gemäß Beschreibungseinleitung der Streitpatentschrift ist unter einer [X.] (

Die in den Ansprüchen 1 und 18 in den Merkmalen [X.] und N2 aufgeführte [X.]ezifizierung eines Datensatzes (

Gemäß Merkmal [X.] bzw. [X.] ist gefordert, dass das [X.] – wie vorstehend erwähnt – mehrere Datensätze (

Ein Prozessor, der in dem entnehmbaren Datenspeicher enthalten ist, wählt als Reaktion auf die [X.]eicherzugriffsnachricht (

Die vorgenannten Daten zur Angabe des [X.] sollen dabei in einem weiteren Datensatz im [X.] gehalten werden (vgl. Merkmal [X.] bzw. Merkmal [X.]).

III. Zum Einwand der unzulässigen Erweiterung

Der [X.] der unzulässigen Erweiterung (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 [X.] [X.] Art. 138 Abs. 1 Buchst. c) EPÜ) besteht im Umfang der verteidigten Fassung nicht.

1. Entgegen der von der Klägerin vertretenen Auffassung basiert der verteidigte Anspruch 1 mit den Merkmalen [X.] bis [X.], in denen ein Datensatz (

Entgegen den Ausführungen der Klägerin ändert auch die vom Anmeldezeitpunkt des Streitpatents aus nachträgliche Würdigung des Standes der Technik gemäß Druckschrift [X.] 2 611 289 in Absatz 0008 der Beschreibungseinleitung des Streitpatents nichts an ursprünglichen Offenbarung des streitigen Merkmals [X.], da dies nicht zu einem veränderten Verständnis in Bezug auf die genannte unabhängige Auswahl führt (vgl. nachfolgende Ausführungen zur Zulässigkeit der diesbezüglichen Änderung in der Beschreibungseinleitung).

Auch das Merkmal [X.] des Anspruchs 1,

in welchem gegenüber dem ursprünglichen Anspruch 1 (vgl. [X.]-5) beansprucht wird, dass die [X.] einem nicht weiter spezifizierten Standard entspricht, stellt in Bezug auf den in allgemeiner Form genannten Standard (

An der ursprünglichen Offenbarung eines diesbezüglichen allgemeinen Standards anstelle des [X.]-Standards ändert sich auch nichts durch die – gemäß den Ausführungen der Klägerin – vom Anmeldezeitpunkt des Streitpatents aus gesehen - nachträgliche Würdigung des Stands der Technik in Absatz 0008 der Beschreibungseinleitung, die zu keinem veränderten Verständnis von Begriffen führt (vgl. auch nachfolgende Ausführungen zu Änderungen in der Beschreibungseinleitung des Streitpatents, die den im [X.] berücksichtigten Stand der Technik bzw. dessen Würdigung betreffen).

2. In Bezug auf den auf eine [X.] gerichteten und ansonsten mit den Merkmalen [X.] bis [X.] inhaltsgleichen nebengeordneten Anspruch 18 gelten die vorstehenden Ausführungen zur Zulässigkeit des Anspruchs 1 in gleicher Weise.

3. Die verteidigten [X.] (d. h. die [X.] 2 bis 9, 12 bis 14, 17, 19 bis 26, 29, 30 und 33) sind ebenfalls zulässig.

a) Ansprüche 2, 3, 6 bis 8, 12, 13, 19, 20, 23 bis 25, 29 und 30

Bezüglich der [X.] 2, 3, 6 bis 8, 12, 13, 29, 20, 23 bis 25, 29 und 30 hat die Klägerin keine unzulässige Erweiterung geltend gemacht, soweit dies über die Ansprüche 1 und 18, auf die diese [X.] direkt oder indirekt rückbezogen sind, hinausgeht – eine unzulässige Erweiterung ist hier im Übrigen auch nicht ersichtlich.

b) Ansprüche 4 und 21

Den Ausführungen der Klägerin bezüglich der verteidigten [X.] 4 und 21, dass in der ursprünglichen Anmeldung jeder Hinweis auf eine standardgemäße „zweite“ [X.]eicherzugriffsnachricht fehle, ist nicht zuzustimmen. Die von der Klägerin angegriffenen [X.] 4 und 21, in denen die Zusätze „

c) Ansprüche 5 und 22

Auch den Ausführungen der Klägerin hinsichtlich der verteidigten [X.] 5 und 22, dass die dort genannten Daten, die den gegenwärtigen Betriebszustand angeben würden, ursprünglich lediglich nur als „

d) Ansprüche 9 und 26

Die [X.] 9 und 26, die zusätzlich zu den im Anspruch 1 genannten [X.]eicherzugriffsnachrichten (

e) Anspruch 14

Des Weiteren ist den Ausführungen der Klägerin hinsichtlich des verteidigten [X.] 14, dass der dort in allgemeiner Form im Zusammenhang mit einer Funkschnittstelle aufgeführte Betriebszustand ursprünglich nicht offenbart worden sei, nicht zuzustimmen. Vielmehr basiert Anspruch 14 auf den Merkmalen des ursprünglichen Anspruchs 28, in dem auch ein Betriebszustand einer Funkschnittstelle (

f) Ansprüche 17 und 33

Auch den Ausführungen der Klägerin hinsichtlich der verteidigten [X.] 17 und 33, dass ein entnehmbarer Datenspeicher nicht dadurch spezifiziert sein könne, was eine seitens der [X.] an den Datenspeicher gesendete [X.]eicherzugriffsnachricht nicht ausführe, kann nicht zugestimmt werden. Die [X.] 17 und 33 geben vielmehr wieder, dass eine erste [X.]eicherzugriffsnachricht noch nicht den letztlich ausgewählten Datensatz unter den mehreren Datensätzen identifiziert, wie es vorstehend bereits in Bezug auf den Anspruch 1 dargelegt worden ist (vgl. a. a. [X.], insbes. [X.] letzter Abs. bis S. 7 zweiter Abs., [X.] S. 4, [X.] 14 bis S. 5 [X.] 33), wobei aus den [X.] in der ursprünglichen Anmeldung hervorgeht, dass eine erste [X.]eicherzugriffsnachricht noch nicht den weiteren Datensatz (

g) Die erteilten [X.] 10, 11, 15, 16, 27, 28, 31 und 32 sind von der [X.]n nicht mehr verteidigt worden. Die von der Klägerin hierzu geltend gemachte unzulässige Erweiterung bedarf daher hier keiner Entscheidung.

4. Die Änderungen in Absatz 0008 der Beschreibungseinleitung des Streitpatents, betreffen lediglich eine Würdigung des Standes der Technik gemäß einer Druckschrift [X.] 2 611 289, der im Prüfungsverfahren vor dem [X.] genannt worden ist, was vorliegend – entgegen den Ausführungen der Klägerin – nicht zu einem veränderten Verständnis bzw. einer geänderten Auslegung der im Streitpatent verwendeten Begriffe oder des geschützten Gegenstands führt. Dies gilt in gleicher Weise in Bezug auf Absatz 0022 der Beschreibungseinleitung des Streitpatents, in dem auf den zum Anmeldetag des Streitpatents bekannten Stand der Technik hingewiesen wird, was ebenfalls zu keinem anderen Verständnis von Begriffen führt, die in der ursprünglichen Anmeldung aufgeführt worden sind (vgl. [X.], Urteil vom 22. Dezember 2009 – [X.], Leitsatz – [X.]). Hierzu wird auch auf vorstehende Ausführungen zur zum Verständnis des zuständigen Fachmanns und zur Zulässigkeit von einzelnen Merkmalen der Patentansprüche hingewiesen, insbesondere zu Merkmal [X.] des Anspruchs 1 sowie dem im Anspruch 1 bezüglich der [X.] nicht weiter spezifizierten Standard (

Dies gilt in gleicher Weise in Bezug auf die Darlegung des Weiteren zum Anmelde- bzw. [X.] bekannten Standes der Technik in den Absätzen 0009 bis 0022, die ebenfalls zulässig ist.

IV. Zur Ausführbarkeit

Die Erfindung ist im Streitpatent im Umfang der verteidigten Fassung auch so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Der [X.] nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 [X.] [X.] Art. 138 Abs. 1 Buchst. b) EPÜ) besteht deshalb nicht.

Die in der Klageschrift sinngemäß bemängelte Kompatibilität mit einem bekannten Standard stellt für den Fachmann kein unüberwindliches Hindernis dar, die in Rede stehende Erfindung nachzubilden bzw. auszuführen. In den nebengeordneten Ansprüchen 1 und 18 wird aufgeführt, dass die [X.] einem Standard genügt (

Soweit die Klägerin dabei sinngemäß bemängelt, dass der Fachmann die beanspruchte Erfindung bei einem nicht näher spezifizierten, vom [X.]-Standard abweichenden Standard nicht ausführen könne, sowie dass der Fachmann bei der Ausführung der Erfindung nicht ohne eine Modifikation eines standardgemäßen Mobiltelefons als [X.] auskomme und somit im Widerspruch zu den Forderungen in den unabhängigen Ansprüchen vom Standard abweiche, kann der Senat dem nicht beitreten.

Die geltenden unabhängigen Ansprüche fordern, dass die [X.] standardkonform ist und damit auch die [X.]eicherzugriffsnachricht (

Das Streitpatent gibt für den [X.]-Standard mit dem [X.] zumindest ein Beispiel an, das hinsichtlich des Datenspeichers (SIM-Karte) keine Fragen hinsichtlich der Kenntnis über den Betriebszustand der [X.] aufwirft, da zumindest der [X.] im [X.]-Standard dem Datenspeicher bekannt ist. Damit ist die beanspruchte Lehre auch grundsätzlich ausführbar, da ein Weg zur Ausführung aufzeigt ist ([X.], Beschluss vom 11. September 2013 – [X.], [X.], 1210 Rn. 15 – Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren). Darüber hinaus sieht das Streitpatent ergänzend geeignete [X.]eicherzugriffsnachrichten vor, mit denen die [X.] den Betriebszustand an den Datenträger übermitteln kann (vgl. Abs. 0025). Eine solche in der [X.] zusätzlich zu implementierende Nachricht steht jedoch in keinem Widerspruch dazu, dass diese [X.] einem Mobilfunkstandard genügt und standardkonforme [X.]eicherzugriffsnachrichten versendet. Das Ergänzen einer solchen zusätzlichen Funktion der [X.] ist weder von den Ansprüchen des Streitpatents noch von einem standardkonformen Verhalten der [X.] ausgeschlossen. Für den Datenspeicher folgt aus den unabhängigen Ansprüchen in Bezug auf einen Standard wiederum nur, dass er unter anderem geeignet sein muss, standardkonforme [X.]eicherzugriffsnachrichten verarbeiten.

V. Zur Patentfähigkeit

Das Streitpatent ist in der verteidigten Fassung schließlich auch patentfähig nach Art. 52 bis 57 EPÜ. Der [X.] nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 [X.] [X.] Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ besteht nicht.

1. Neuheit

Die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche 1 und 18 sind neu, da aus keiner der im Verfahren befindlichen Druckschriften sämtliche Merkmale des erteilten Anspruchs 1 bzw. des erteilten nebengeordneten Anspruchs 18 bekannt sind.

a) Druckschrift [X.]

Merkmal [X.], wobei der im Streitpatent als Ausführungsbeispiel beschriebene Datenspeicher ebenfalls eine entnehmbare SIM-Karte darstellt (vgl. vorherige Ausführungen zum Verständnis des Fachmanns bzw. Begriffsauslegung).

Merkmal [X.]). Dies geschieht, um eine Authentifizierung zu verhindern, sobald der Mobilfunkteilnehmer sich in einem Aufenthaltsgebiet befindet, in dem er mobile Dienste nicht in Anspruch nehmen darf bzw. ein Mobilfunkteilnehmer nicht berechtigt ist, ein bestimmtes Netz zu benutzen (vgl. a. a. [X.] und [X.]. 7, 28-31 [X.] [X.]. 2, [X.] 8-13).

teilweise Merkmale [X.], [X.] und [X.]).

Merkmal [X.]). Wie vorstehend dargelegt, wird eine individuelle Antwort (Merkmal [X.]).

Im Hinblick auf Merkmal [X.] wird die Auswahl der Daten für die individuelle Antwort (

Merkmal [X.] bezüglich einer Auswahl unabhängig vom Inhalt der genannten [X.]eicherzugriffsnachricht ist damit nicht aus dem Stand der Technik gemäß [X.] bekannt.

Die vorstehenden Ausführungen gelten in gleicher Weise in Bezug auf den nebengeordneten Anspruch 18, wobei die Merkmale [X.] und [X.] den Merkmalen [X.] und [X.] des Anspruchs 1 entsprechen.

b) Druckschrift [X.]

Die nachveröffentlichte ältere Anmeldung [X.] ist in der von der Klägerin genannten Fassung gemäß [X.]/30561 [X.] am 21. August 1997 nach dem Prioritätszeitpunkt des Streitpatents (11. Februar 1997) veröffentlicht worden und nimmt – unstreitig – eine frühere Priorität vom 16. Februar 1996 in Anspruch. Im Folgenden wird auf die [X.] [X.]/30561 [X.] Bezug genommen, auf deren Basis die Klägerin argumentiert hat, nicht jedoch auf die EP 0 876 736 [X.], welche nur aus einem Titelblatt mit Verweis auf die [X.]/30561 [X.] besteht.

Merkmale [X.] und [X.]).

Merkmale [X.], [X.] und [X.] liest der Fachmann auch noch mit, dass in dem [X.] des entnehmbaren Datenspeichers (

Die ältere Anmeldung [X.] befasst sich – im Gegensatz zum Streitpatent – jedoch nicht damit, dass bei einem bekannten Datenspeicher bzw. einer SIM-Karte unter Beibehaltung der bekannten Zugriffsbefehle einer [X.] eine erweiterte Dateistruktur auf einem entnehmbaren [X.]eicher (SIM-Karte) bereitgestellt wird, um damit die Abwärtskompatibilität zu sichern, sodass neue bzw. neu programmierte [X.]en sowohl mit einer neuen als auch mit einer alten SIM-Karte benutzbar sind.

Mehrere Datensätze, die gemäß Merkmal [X.] dem bestimmten Datensatz entsprechen sollen, sind der älteren Anmeldung [X.] nicht zu entnehmen. Dass der Inhalt eines Eintrags einer Liste einen Zeiger bzw. sogenannten

Dass eine Auswahl des vorstehend genannten Datensatzes in der Liste zur [X.] (

Die vorstehenden Ausführungen gelten in gleicher Weise in Bezug auf den nebengeordneten Anspruch 18, wobei die Merkmale [X.], [X.] und [X.] den Merkmalen [X.], [X.] und [X.] des Anspruchs 1 entsprechen.

c) Druckschrift [X.]

Merkmal [X.]). Das [X.] (Merkmale [X.] und [X.]).

Dass mehrere Datensätze gemäß Merkmal [X.] dem bestimmten Datensatz entsprechen, ist dem Stand der Technik gemäß [X.] nicht zu entnehmen. Dabei offenbart Druckschrift [X.] auch nicht die Merkmale [X.], [X.] und [X.]. Die von der Klägerin herangezogenen [X.] in der [X.] offenbaren lediglich, dass die Bereiche, die durch „

Entgegen den Ausführungen der Klägerin liest der Fachmann auch nicht mit, dass die vorgenannte

Auch eine Kenntnis des Fachmanns im Hinblick auf das [X.] bezüglich Kartenabmessungen und Magnetstreifen, wie es in dem von der Klägerin hierzu genannten Fachbuch dokumentiert ist (vgl. Druckschrift [X.]2), ergibt damit für den Fachmann keinen Hinweis auf die Merkmale [X.], [X.], [X.] und [X.] des Anspruchs 1.

d) Druckschrift [X.]

Merkmale [X.], [X.] und [X.]). Dass ein Prozessor eingerichtet ist, einen bestimmten Datensatz aus den mehreren Datensätzen zum Zugriff auszuwählen, liest der Fachmann dabei mit (vgl. Merkmal [X.]).

Im Hinblick auf Merkmal [X.] lehrt Druckschrift [X.] zwar, dass auf den Inhalt des [X.]s bzw. der SIM-Karte nur in Abhängigkeit von einem erfolgreich eingegebenen PIN-Code zugegriffen wird, wobei die erfolgreiche Aktivierung der [X.] mittels PIN-Code als Betriebszustand im Sinne des Streitpatents anzusehen ist (vgl. [X.], [X.] 10-12). Dass eine Auswahl entsprechend Merkmal [X.] aus mehreren Datensätzen unabhängig vom Inhalt einer ersten [X.]eicherzugriffsnachricht

Die Ausführungen zu den fehlenden Merkmalen [X.] und [X.] in Druckschrift [X.] gelten in gleicher Weise in Bezug auf die entsprechenden Merkmale [X.] und [X.] des Anspruchs 18.

e) Druckschrift NK7

Merkmale [X.] bis N5 noch aufgeführt, dass Daten wie die Kennung und Geheimnummern auf der SIM-Karte gespeichert werden (vgl. [X.]. 1, [X.] 6-11). Ansonsten werden [X.]eicherzugriffe bzw. entsprechende [X.]eicherzugriffsnachrichten nicht weiter beschrieben. Zwar wird noch auf die Inanspruchnahme von Dienstleistungen und eine „

Die vorstehenden Ausführungen gelten in gleicher Weise in Bezug auf die entsprechenden Merkmale des Anspruchs 1.

f) Druckschrift [X.]

Merkmale [X.] und [X.]). Ein mobiles Gerät (Merkmal [X.]), wobei die SIM-Karte – für den Fachmann offensichtlich – eingerichtet ist, den angeforderten Datensatz als Reaktion auf die [X.]eicherzugriffsnachricht (Merkmal [X.] im Zusammenhang mit Merkmal [X.] auf den Datensatz zugreifen kann (vgl. Abschnitte 8.1 und 11.1.1, a. a. [X.]).

Diese Datensätze, die jeweils eigene Identifizierer aufweisen (

Die weitere Argumentationslinie der Klägerin in Bezug auf [X.] und einer Dateiauswahl mittels Select-Befehl als Betriebszustand kann ebenfalls nicht überzeugen, da die Dateiauswahl mittels Select-Befehl durch die [X.] keinen „Betriebszustand“ der [X.] (

Die Ausführungen zu den Merkmalen [X.], [X.] und [X.] gelten in gleicher Weise in Bezug auf die entsprechenden Merkmale [X.], [X.] und [X.] des Anspruchs 18.

g) Druckschriften [X.], [X.], [X.] und [X.]0

Zu den Druckschriften [X.], [X.], [X.] und [X.]0 hat die Klägerin nicht weiter ausgeführt. Druckschrift [X.] befasst sich mit einer SIM-Karte im Zusammenhang mit anfänglichen Prepaid-Zahlungen und Tarifen (vgl. u. a. den Abstract sowie [X.]. 4-8 und zugeh. Text). Druckschrift [X.] beschreibt eine SIM-Karte und die [X.]eicherung von Identitäten in einer solchen Karte (vgl. u. a. Abstract und [X.]. 1 mit zugeh. Text). Druckschrift [X.] beschreibt den Zugang und die [X.]errung von [X.]eicherbereichen einer SIM-Karte (vgl. Abstract sowie [X.]. 4 mitsamt zugeh. Text). Druckschrift [X.]0 stellt einen [X.] zu logischen Datenstrukturen, Schnittstellen und [X.]eicherorganisation in Chipkarten dar (vgl. u. a. Kapitel 5 auf [X.] ff). Darüber hinaus geht es in dem [X.] auch nicht um Mobilfunktechnologie oder die Verwendung der Chipkarten als Datenspeicher in [X.]en.

Insbesondere ein Hinweis darauf, dass als Reaktion auf eine erste [X.]eicherzugriffsnachricht ein Datensatz aus den mehreren Datensätzen zum Zugriff ausgewählt wird, wobei die Auswahl unabhängig vom Inhalt der ersten [X.]eicherzugriffsnachricht und auf Basis von Daten geschehen soll, die einen gegenwärtigen Betriebszustand der [X.] angeben (vgl. insbesondere Merkmal [X.] bzw. Merkmal [X.]) ist dabei keiner der Druckschriften [X.], [X.], [X.] und [X.]0 zu entnehmen.

h) Druckschrift [X.]1

Die Offenlegungsschrift [X.] 2 756 132 [X.] gemäß Anlage [X.]1 ist erst am 22. Mai 1998 veröffentlicht worden und stellt damit eine nachveröffentlichte Druckschrift dar. Da es sich bei [X.]1 weder um eine [X.] noch um eine EP-Anmeldung mit Bestimmungsland [X.] handelt, stellt Druckschrift [X.]1 keine ältere Anmeldung dar, die bezüglich der Neuheit der jeweiligen Anspruchsgegenstände des Streitpatents zu berücksichtigen wäre.

i) Druckschrift [X.]1-1

Die als Anlage [X.]1-1 von der Klägerin ins Verfahren eingeführte und entsprechend Art. 54 (3) EPÜ nachveröffentlichte ältere Anmeldung EP 0 843 496 [X.] stellt ein Familienmitglied der nachveröffentlichten Druckschrift gemäß Anlage [X.]1 / [X.] 2 756 132 [X.] dar.

Die ältere Anmeldung [X.]1-1 nimmt die Gegenstände der Ansprüche 1 und 18 ebenfalls nicht neuheitsschädlich vorweg. Zumindest Merkmal [X.] bzw. [X.], demgemäß die Auswahl eines Datensatzes unabhängig vom Inhalt einer ersten [X.]eicherzugriffsnachricht und auf Basis von Daten durchgeführt wird, die den gegenwärtigen Betriebszustand der [X.] angeben, sind der älteren Anmeldung gemäß [X.]1-1 nicht zu entnehmen; vgl. u. a. [X.]ur 3 und den zugehörigen Text ([X.]. 5, [X.] 36 ff), der sich auf die Auswahl eines zusätzlichen / komplementären Datensatzes (

Die vorstehenden Ausführungen zur Neuheit des Gegenstands des erteilten Anspruchs 1 im Hinblick auf die ältere Anmeldung gemäß Anlage [X.]1-1 gelten in gleicher Weise in Bezug auf den Gegenstand des Anspruchs 18.

j) Druckschrift [X.]2

Auch die von der Klägerin genannte vorveröffentlichte Druckschrift [X.]2 beschreibt im Hinblick auf den in den Merkmalen [X.] und [X.] genannten Betriebszustand einer [X.] lediglich einen Zustandsautomaten in einer Chipkarte, welcher zur Bestimmung des Zustands einer Chipkarte dient. Druckschrift [X.]2 befasst sich jedoch nicht mit dem Betriebszustand einer [X.], wie er in Merkmal [X.] bzw. Merkmal [X.] aufgeführt ist (vgl. u. a. den Text auf [X.], 168, 169 und 175). Auch die weiteren Merkmale der Ansprüche 1 und 18 sind Druckschrift [X.]2 nicht zu entnehmen – entsprechendes ist seitens der Klägerin auch nicht geltend gemacht worden.

2. Erfinderische Tätigkeit

Wie vorstehend zur Neuheit der Gegenstände der jeweiligen nebengeordneten Ansprüche 1 und 16 ausgeführt, sind dem im Verfahren befindlichen vorveröffentlichten Stand der Technik insbesondere die Merkmale [X.] und [X.] nicht zu entnehmen. Dabei geben auch weder der vorveröffentlichte Stand der Technik gemäß den Druckschriften [X.], [X.], [X.], [X.] und [X.] sowie [X.]2 noch die weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften, soweit sie vorveröffentlicht sind, einen Hinweis darauf, dass als Reaktion auf eine erste [X.]eicherzugriffsnachricht ein Datensatz aus den mehreren entsprechenden Datensätzen zum Zugriff auszuwählen ist, wobei die Auswahl unabhängig vom Inhalt der ersten [X.]eicherzugriffsnachricht und auf Basis von Daten geschehen soll, die einen gegenwärtigen Betriebszustand einer [X.] im Sinne des Streitpatents angeben (vgl. vorstehende Ausführungen, insbesondere zu den Merkmalen [X.] und [X.]). Auch eine Zusammenschau des vorveröffentlichten Standes der Technik gemäß [X.], [X.], [X.] und [X.] sowie [X.]2 oder eine Kombination der Lehren der übrigen im Verfahren befindlichen vorveröffentlichten Druckschriften führt damit nicht in naheliegender Weise zu den Gegenständen der nebengeordneten Ansprüche 1 und 18 mit Merkmal [X.] bzw. Merkmal [X.]. Die jeweiligen Anspruchsgegenstände sind dem Fachmann dabei auch unter Einbeziehung seines Fachwissens nicht nahegelegt.

Die Gegenstände der unabhängigen nebengeordneten Ansprüche 1 und 18 beruhen somit auf einer erfinderischen Tätigkeit und sind daher patentfähig.

3. Die auf die unabhängigen Patentansprüche 1 und 18 in der Fassung rückbezogenen Ansprüche 2 bis 9, 12 bis 14, 17, 19 bis 26, 30 und 33 genügen ebenfalls den an sie zu stellenden Anforderungen hinsichtlich Zulässigkeit und Schutzfähigkeit.

B. Nebenentscheidungen

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 [X.] [X.] § 92 Abs. 1 ZPO. Dabei ist der Senat davon ausgegangen, dass der im Umfang der Verteidigung als schutzfähig verbleibende Patentgegenstand gegenüber demjenigen der erteilten Fassung in seiner wirtschaftlichen Bedeutung nur geringfügig eingeschränkt ist, sodass es gerechtfertigt ist, der Klägerin trotz der Beschränkung des Streitpatents 9/10 der Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 [X.] [X.] § 709 ZPO.