Bundesgerichtshof, Urteil vom 17.05.2011, Az. X ZR 53/08

Die Revision führt zur Aufhebung des angefo[X.]htenen Urteils und zur Zurü[X.]kverweisung der Sa[X.]he an das Berufungsgeri[X.]ht zur neuen Verhandlung und Ents[X.]heidung.

I. Das Berufungsgeri[X.]ht hat seine Ents[X.]heidung im Wesentli[X.]hen wie folgt begründet:

Die Kläger hätten zu den Merkmalen des [X.]s keine s[X.]höpferis[X.]hen Beiträge geleistet. Die Merkmale a und b gehörten zum Stand der Te[X.]hnik. Eine Signalverarbeitungseinri[X.]htung wie in Merkmal [X.] angespro[X.]hen sei zur Bere[X.]hnung von Formeln aus der internationalen Patentanmeldung [X.] (Anlage [X.]) bekannt; dass das erste Signal die [X.] wie in Abbildung 2 des [X.] [X.] darstelle, begründe keinen s[X.]höpferis[X.]hen Beitrag, weil es si[X.]h dabei um die Wiedergabe einer Atemmessung handele und entspre[X.]hende Messungen einer Atemkurve im Stand der Te[X.]hnik ebenfalls bekannt seien. Das Glei[X.]he gelte für das Herstellen einer Korrelationsbeziehung zwis[X.]hen dem [X.] und einem anderen Signal (Merkmale d und e). Soweit die Kläger darauf hinwiesen, dass es gegenüber dem Stand der Te[X.]hnik eines anderen Ansatzes bedurft habe, weil ents[X.]heidend sei, wie zwei [X.] miteinander vergli[X.]hen würden, sei ein bestimmter Verglei[X.]h ni[X.]ht Gegenstand des Patentanspru[X.]hs; die von den Klägern reklamierte Entwi[X.]klung eines Algorithmus möge zwar Gegenstand der Patentanmeldung gewesen sein, habe jedo[X.]h in den erteilten Ansprü[X.]hen keinen Nieders[X.]hlag gefunden. Bekannt gewesen sei in Bezug auf das [X.] "Referenzbeziehung" (e) au[X.]h, zu Verglei[X.]hszwe[X.]ken auf einen vorangegangenen Atemzug desselben Patienten abzustellen. Soweit die Kläger hinsi[X.]htli[X.]h des "indikativen Ausgangssignals" (Merkmal f) auf die "'Differenz zu eins' an lokalen Maxima" (s[X.]il. die Differenz zum Maximalwert 1 einer Kurve, die die Korrelation zwis[X.]hen zwei Atemzügen bes[X.]hreibt, Anlage [X.] S. 3 Mitte) verwiesen, sei dies ni[X.]ht Gegenstand des Patentanspru[X.]hs, weil dieser ni[X.]ht lehre, wie die Betra[X.]htung der Korrelationsbeziehung zu erfolgen habe, um auf dieser Grundlage ein Ausgangssignal zu erzeugen. Die Differenzierung zwis[X.]hen unters[X.]hiedli[X.]hen physiologis[X.]hen S[X.]hlafzuständen, wie sie in den Abbildungen 3 und 4 der Anlage [X.] dokumentiert sei, finde im erteilten [X.] ebenfalls keinen Nieders[X.]hlag. Das Merkmal g sei unstreitig im Stand der Te[X.]hnik bekannt. S[X.]höpferis[X.]he Beiträge der Kläger ergäben si[X.]h s[X.]hließli[X.]h au[X.]h ni[X.]ht aus der Ermittlung der Referenzbeziehung über wenigstens zwei [X.] hinweg (Merkmale h und i). Dies sei na[X.]h dem Vorbringen der Kläger in Abstimmung mit dem Arzt "festgelegt" worden. Die weiteren angeführten Beiträge führten ledigli[X.]h eine robustere Statistik dur[X.]h Mitteln an, enthielten jedo[X.]h ni[X.]hts zur Zahl der [X.]. S[X.]höpferis[X.]he Beiträge der Kläger an der Erfindung dur[X.]h Mitwirkung an in den [X.]n niedergelegten Lösungen seien ebenfalls ni[X.]ht ersi[X.]htli[X.]h.

II. Die gegen diese Beurteilung geri[X.]hteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Mit der vom Berufungsgeri[X.]ht gegebenen Begründung kann die Verpfli[X.]htung der Beklagten, der Benennung der Kläger als Miterfinder zuzustimmen, ni[X.]ht verneint werden.

1. a) Na[X.]h § 63 Abs. 2 Satz 1 [X.] sind, wenn die Person des Erfinders unri[X.]htig angegeben ist, der Patentsu[X.]her oder Patentinhaber sowie der zu Unre[X.]ht Benannte dem Erfinder verpfli[X.]htet, gegenüber dem Patentamt die Zustimmung dazu zu erklären, dass die Nennung auf der Offenlegungs- und Patents[X.]hrift sowie in der Veröffentli[X.]hung der Erteilung des Patents und im Register beri[X.]htigt wird. Auf amtli[X.]hen Dru[X.]ks[X.]hriften, die bereits veröffentli[X.]ht sind, werden Beri[X.]htigungen ni[X.]ht vorgenommen (§ 63 Abs. 3 [X.]).

Na[X.]h Regel 21 Abs. 1 [X.] wird eine unri[X.]htige Nennung des Erfinders (vgl. Art. 62 EPÜ) auf Antrag und mit Zustimmung des zu Unre[X.]ht als Erfinder Genannten und, wenn der Antrag von einem [X.] eingerei[X.]ht wird, mit Zustimmung des Anmelders oder Patentinhabers beri[X.]htigt (Regel 21 Abs. 1 [X.]). Ist eine unri[X.]htige Erfinderbenennung in das [X.] eingetragen oder im [X.] bekannt gema[X.]ht worden, so wird au[X.]h die Beri[X.]htigung darin eingetragen bzw. bekannt gema[X.]ht (Regel 21 Abs. 1 [X.]). Erteilt der zu Unre[X.]ht benannte Erfinder die Zustimmung ni[X.]ht von selbst, liegt es nahe, Regel 20 Abs. 2 [X.] entspre[X.]hend anzuwenden. Na[X.]h dieser Bestimmung wird ein Dritter als Erfinder vermerkt, wenn er beim [X.] eine re[X.]htskräftige Ents[X.]heidung einrei[X.]ht, aus der hervorgeht, dass der Anmelder oder Inhaber eines [X.] Patents verpfli[X.]htet ist, ihn als Erfinder zu nennen.

b) Wer als (wirkli[X.]her) Erfinder Zustimmung zur Beri[X.]htigung einer Erfinderbenennung im [X.] Patentanmeldeverfahren (§ 63 Abs. 2 Satz 1 [X.]) verlangen kann, ist na[X.]h denselben Maßstäben zu beurteilen wie beim Anspru[X.]h auf Abtretung des [X.] oder auf Übertragung des Patents (§ 8 Abs. 1 [X.]). Entspre[X.]hendes hat na[X.]h den si[X.]h aus Art. 2 Abs. 2 EPÜ ergebenden Grundsätzen für die Zustimmung zur Beri[X.]htigung im [X.] Verfahren zu gelten. Beim [X.] und beim Beri[X.]htigungsanspru[X.]h die glei[X.]hen tatbestandli[X.]hen Anforderungen an die [X.] zu stellen re[X.]htfertigt si[X.]h dur[X.]h den komplementären Regelungsgehalt beider Ansprü[X.]he. Während der Bere[X.]htigte si[X.]h mithilfe des [X.] die ihm als Erfinder oder dessen Re[X.]htsna[X.]hfolger (§ 6 [X.]) materiell zustehende Re[X.]htsposition vers[X.]haffen kann, dient der Anspru[X.]h aus § 63 Abs. 2 Satz 1 [X.] der korrekten Wiedergabe des Erfinderstatus in der [X.] sowie in der Bekanntma[X.]hung der Patenterteilung und im Register.

[X.]) aa) Wie beim Abtretungsanspru[X.]h aus § 8 [X.] (vgl. hierzu [X.], Urteil vom 15. Mai 2001 - [X.], [X.], 823, 825 - S[X.]hleppfahrzeug) gehört die S[X.]hutzfähigkeit der betreffenden Erfindung au[X.]h ni[X.]ht zu den tatbestandli[X.]hen Voraussetzungen des Anspru[X.]hs aus § 63 Abs. 2 Satz 1 [X.]. Glei[X.]hes gilt im Übrigen, mit Bli[X.]k auf die Re[X.]hte aus § 7 Abs. 2 [X.] , für den auf widerre[X.]htli[X.]he Entnahme gestützten Einspru[X.]h (vgl. hierzu [X.], Bes[X.]hluss vom 24. Februar 2011 - [X.]/08 - S[X.]hweißheizung). Das beruht darauf, dass es in all diesen Verfahren allein um die besseren Re[X.]hte am Gegenstand der Erfindung geht und ni[X.]ht um dessen patentre[X.]htli[X.]he Bewertung im Hinbli[X.]k darauf, ob und mit wel[X.]hem Inhalt hierauf ein Patent erteilt werden kann.

bb) Dementspre[X.]hend brau[X.]ht der für die Begründung des (Mit-)Erfinderstatus erforderli[X.]he Beitrag ni[X.]ht selbständig erfinderis[X.]h zu sein; es ist ni[X.]ht notwendig, dass er für si[X.]h allein betra[X.]htet alle Voraussetzungen einer patentfähigen Erfindung erfüllt (vgl. [X.], Urteil vom 16. September 2003 - [X.], [X.], 50, 51 - Verkranzungsverfahren). Nur Beiträge, die den Gesamterfolg ni[X.]ht beeinflusst haben und die in Bezug auf die Lösung unwesentli[X.]h sind oder die na[X.]h den Weisungen eines Erfinders oder eines [X.] ges[X.]haffen worden sind, rei[X.]hen ni[X.]ht aus, um die Stellung als (Mit)Erfinder zu begründen.

2. Die Beurteilung der Frage, ob die Kläger s[X.]höpferis[X.]he Beiträge zu derjenigen Erfindung geleistet haben, die erstmals am 30. Juni 2000 zum Patent angemeldet worden ist, dur[X.]h das Berufungsgeri[X.]ht leidet an dem grundlegenden Mangel, dass dieses si[X.]h ni[X.]ht mit der te[X.]hnis[X.]hen Lehre, die die Erfinder entwi[X.]kelt und in der Patentanmeldung sowohl in allgemeiner Form als au[X.]h in Gestalt konkreter Ausführungsformen bes[X.]hrieben haben, in ihrer Gesamtheit befasst hat.

a) Der Senat hat bereits im Urteil "Biedermeiermans[X.]hetten" (vom 20. Februar 1979 - [X.], [X.]Z 73, 337) ausgespro[X.]hen, dass ni[X.]ht allein der Gegenstand der Patentansprü[X.]he zum Maßstab für die eine Mitbere[X.]htigung re[X.]htfertigende Beteiligung genommen werden darf, sondern dass die gesamte in dem Patent unter S[X.]hutz gestellte Erfindung und deren Zustandekommen in den Bli[X.]k zu nehmen sind und zu prüfen ist, mit wel[X.]her Leistung der Einzelne zu der in ihrer Gesamtheit zu betra[X.]htenden Erfindung beigetragen hat ([X.]Z 73, 337, 343 f.). Bei der Prüfung der Frage, wel[X.]he s[X.]höpferis[X.]hen Beiträge dazu von wel[X.]hen Personen geleistet worden sind, kommt es auf die Fassung der Patentansprü[X.]he nur insofern an, als si[X.]h aus ihnen ergeben kann, dass ein Teil der in der Bes[X.]hreibung dargestellten Erfindung ni[X.]ht zu demjenigen Gegenstand gehört, für den mit der Patenterteilung S[X.]hutz gewährt worden ist. Dabei geht es aber ni[X.]ht etwa, wie das Berufungsgeri[X.]ht angenommen hat, darum, ob der Patentanspru[X.]h auf diejenige Ausführungsform bes[X.]hränkt ist, die in der Bes[X.]hreibung genannt ist, sondern ledigli[X.]h darum, ob eine bes[X.]hriebene Ausführungsform ni[X.]ht mehr unter den Patentanspru[X.]h subsumiert werden kann, also außerhalb des patentre[X.]htli[X.]h ges[X.]hützten Gegenstands liegt und daher eine Miterfinders[X.]haft an dem ges[X.]hützten Gegenstand au[X.]h ni[X.]ht begründen kann. Nur in diesem Sinne sollte au[X.]h das Senatsurteil vom 16. September 2003 ([X.], [X.], 50, 51 - Verkranzungsverfahren) mit seiner Bezugnahme auf dasjenige, was na[X.]h Haupt- und [X.]n Gegenstand der ges[X.]hützten Erfindung ist, verstanden werden. Die von der Revisionserwiderung für ihren insoweit abwei[X.]henden Standpunkt herangezogene Re[X.]htspre[X.]hung des Senats ([X.], Urteil vom 7. Juni 2005 - [X.], [X.], 754 - Kni[X.]ks[X.]hutz), betrifft die Ermittlung von Gegenstand und S[X.]hutzberei[X.]h des Patents, die zwangsläufig an die Patentansprü[X.]he anknüpfen muss (§ 14 [X.], Art. 56 EPÜ). Sie ist auf die hier in Rede stehende Fragestellung ni[X.]ht übertragbar, weil die Leistung s[X.]höpferis[X.]her Beiträge, wie ausgeführt, ni[X.]ht mit der Entfaltung einer erfinderis[X.]hen Tätigkeit glei[X.]hzusetzen ist, die ihren Nieders[X.]hlag in den Ansprü[X.]hen gefunden haben muss.

b) Im Übrigen gilt das Glei[X.]he, was au[X.]h ansonsten für die Ermittlung des [X.] einer Patentanmeldung gilt. Der Gegenstand der Erfindung ergibt si[X.]h aus der Anmeldung insgesamt; die Patentansprü[X.]he sind ledigli[X.]h ein Teil der Gesamtoffenbarung (Senatsurteil vom 5. Juli 2005 - [X.], [X.], 1023, 1024 - Einkaufswagen II mwN).

Nur wenn dies bea[X.]htet wird, ist gewährleistet, dass Gegenstand und Umfang der s[X.]höpferis[X.]hen Beteiligung an einer Erfindung unabhängig davon bestimmt werden, ob auf diese Erfindung bereits ein Patent erteilt ist, wie breit der Anspru[X.]h formuliert ist, mit dem das Patent angemeldet oder erteilt ist, und in wel[X.]hem Umfang ein breiter Anspru[X.]h dur[X.]h spätere Ents[X.]heidungen in einem Einspru[X.]hs-, Ni[X.]htigkeits- oder Bes[X.]hränkungsverfahren bes[X.]hränkt wird. Eine sol[X.]he Bes[X.]hränkung etwa dur[X.]h Aufnahme von Merkmalen eines Ausführungsbeispiels in den Patentanspru[X.]h, kann ledigli[X.]h dazu führen, dass derjenige aus dem Kreis der Miterfinder (der na[X.]h der Bes[X.]hränkung no[X.]h unter S[X.]hutz stehenden Erfindung) auss[X.]heidet, dessen s[X.]höpferis[X.]he Beiträge nunmehr ni[X.]ht mehr unter den bes[X.]hränkten Gegenstand der Erfindung fallen. Der Kreis der Miterfinder steht mit der Anmeldung der Erfindung "unerweiterbar" fest und erfasst alle diejenigen, die einen s[X.]höpferis[X.]hen Beitrag zu derjenigen te[X.]hnis[X.]hen Lehre der Erfindung geleistet haben, auf die ein Patentanspru[X.]h geri[X.]htet ist oder na[X.]h dem Gesamtinhalt der Ursprungsoffenbarung geri[X.]htet werden kann. Es ist deshalb entgegen der Auffassung des Berufungsgeri[X.]hts unerhebli[X.]h, dass der Gegenstand von Patentanspru[X.]h 1 des [X.] Patents dur[X.]h Einbeziehung des Anspru[X.]hs 2 der Anmeldung enger gefasst worden ist.

3. Hierna[X.]h ist es ebenso re[X.]htsfehlerhaft, dass das Berufungsgeri[X.]ht Beiträge der Kläger zu den Gegenständen der [X.] als "im Rahmen handwerkli[X.]her Ausgestaltung" oder "im Rahmen des Übli[X.]hen liegend" abgetan hat.

Mit sol[X.]hen Wendungen wird bei der Prüfung der Patentfähigkeit gelegentli[X.]h zum Ausdru[X.]k gebra[X.]ht, dass die Gegenstände von [X.]n eines seinerseits dur[X.]h den Stand der Te[X.]hnik vorweggenommenen oder nahegelegten übergeordneten Patentanspru[X.]hs keinen eigenständigen erfinderis[X.]hen Gehalt aufweisen, sondern der Fa[X.]hmann veranlasst war, diesem vorweggenommenen oder nahegelegten Gegenstand zusätzli[X.]h die im Rahmen seines ("handwerkli[X.]hen") Fa[X.]hkönnens liegende Ausgestaltung na[X.]h dem betroffenen Unteranspru[X.]h zu geben. Bei der Prüfung von s[X.]höpferis[X.]hen Beiträgen zu Ausgestaltungen der Erfindung, die Gegenstand eines Unteranspru[X.]hs oder eines Ausführungsbeispiels sind, geht es jedo[X.]h ni[X.]ht um die Ausgestaltung eines bekannten oder jedenfalls nahegelegten Gegenstands, sondern um das konkrete Ers[X.]heinungsbild der (patentfähigen) Erfindung. Sie verkörpern vielfa[X.]h die Form, in der die Erfindung überhaupt gedankli[X.]h Gestalt angenommen hat, während die abstraktere Form des übergeordneten Anspru[X.]hs ledigli[X.]h auf das Bemühen des Anmelders oder seines Patentanwalts zurü[X.]kzuführen ist, die konkrete Erfindung im Interesse eines mögli[X.]hst weit gehenden Patents[X.]hutzes in mögli[X.]hst allgemeiner Form zum Patent anzumelden. Der Streitfall, in dem insbesondere der angemeldete Patentanspru[X.]h 1 den Kerngedanken der Erfindung, die Atemluftdru[X.]ksteuerung von der Korrelation zwis[X.]hen einem Atemzug und der über mehrere [X.] ermittelten, gegebenenfalls (adaptiv) gefilterten und/oder geglätteten "Referenzbeziehung" und damit von summierten und gemittelten und gegebenenfalls weiter modifizierten Verglei[X.]hswerten abhängig zu ma[X.]hen, allenfalls andeutungsweise zum Ausdru[X.]k bringt, bildet hierfür ein ans[X.]hauli[X.]hes Beispiel.

4. S[X.]hließli[X.]h ist es au[X.]h verfehlt, die einzelnen Merkmale des Patentanspru[X.]hs darauf hin zu untersu[X.]hen, ob sie für si[X.]h genommen im Stand der Te[X.]hnik bekannt sind, um sie [X.] für einen s[X.]höpferis[X.]hen Beitrag eines Miterfinders auszus[X.]hließen. Abgesehen davon, dass es im Streitfall, wie ausgeführt, auf die S[X.]hutzfähigkeit der Erfindung ohnehin ni[X.]ht ankommt, steht es der Patentfähigkeit einer te[X.]hnis[X.]hen Lehre ni[X.]ht notwendig entgegen, dass jedes ihrer Merkmale für si[X.]h genommen im Stand der Te[X.]hnik bekannt ist. Ents[X.]heidend sind die te[X.]hnis[X.]he Lehre in ihrer Gesamtheit und die Beiträge, die die einzelnen Erfinder zum Zustandekommen dieser Lehre geleistet haben. Hierzu ist dem Berufungsurteil, das die erstinstanzli[X.]hen Feststellungen ni[X.]ht würdigt und dazu s[X.]hweigt, wer überhaupt einen substantiellen Beitrag zu der Erfindung erbra[X.]ht haben soll, ni[X.]hts Substanzielles zu entnehmen.

III. Im wiedereröffneten Berufungsverfahren werden die Kläger zunä[X.]hst Gelegenheit haben, ihre Anträge zu überprüfen. Es liegt in der Natur der Sa[X.]he, dass eine gegenständli[X.]he Beri[X.]htigung bereits veröffentli[X.]hter Dru[X.]ks[X.]hriften ni[X.]ht vorgesehen ist. Das Patentgesetz trägt dem dur[X.]h eine entspre[X.]hende Regelung ausdrü[X.]kli[X.]h Re[X.]hnung. Auf amtli[X.]hen Dru[X.]ks[X.]hriften, die bereits veröffentli[X.]ht sind, wird der benannte Erfinder ni[X.]ht beri[X.]htigt (§ 63 Abs. 3 [X.]). Dass es si[X.]h in Bezug auf die [X.] Patents[X.]hrift anders verhielte, ergibt si[X.]h ni[X.]ht aus Regeln 20 und 21 [X.] und ist au[X.]h sonst ni[X.]ht anzunehmen. Eine Beri[X.]htigung dur[X.]h Herausgabe einer neuen [X.] Patents[X.]hrift ist nur unter den Voraussetzungen des Art. 103 EPÜ vorgesehen.

In der Sa[X.]he wird das Berufungsgeri[X.]ht herauszuarbeiten haben, worin die Erfindung in ihrer Gesamtheit zu sehen ist, also wel[X.]he te[X.]hnis[X.]he Lehre entwi[X.]kelt und in der Patentanmeldung sowohl in allgemeiner Form als au[X.]h in Gestalt konkreter Ausführungsformen bes[X.]hrieben worden ist (oben [X.], [X.]). Dana[X.]h wird es si[X.]h der Frage zuzuwenden haben, ob den Klägern eigenständige Beiträge hierfür zuzus[X.]hreiben sind, die den Gesamterfolg beeinflusst haben und die in Bezug auf die Lösung ni[X.]ht unwesentli[X.]h waren (oben II 1 [X.] bb). Das Berufungsgeri[X.]ht ist dabei nur unter den Voraussetzungen von § 529 ZPO ni[X.]ht an die na[X.]h Beweisaufnahme gewonnenen erstinstanzli[X.]hen Feststellungen gebunden, wozu die Revisionserwiderung allerdings auf diesbezügli[X.]he Angriffe in der Berufungsbegründungss[X.]hrift verweist.

Soweit die Kläger na[X.]h ihrem bisherigen Begehren errei[X.]hen wollen, anstelle der Beklagten als Miterfinder genannt zu werden, setzt der vollständige Erfolg der Klage voraus, dass die Beklagten keine Beiträge geleistet haben, die im Sinne des vorstehend Ausgeführten den Gesamterfolg beeinflusst haben, sondern allenfalls unwesentli[X.]h in Bezug auf die Lösung waren oder die na[X.]h Weisungen eines Erfinders oder eines [X.] erbra[X.]ht worden sind. Insoweit obliegt den Klägern die Führung eines Negativbeweises, was na[X.]h allgemeinen Grundsätzen bedeutet, dass sie den von den Beklagten hierzu gehaltenen substanziierten Vortrag zu widerlegen haben.