Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 17.05.2011, Az. X ZR 53/08

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
X [X.]/08
Verkündet am:

17. Mai 2011

Wermes

Justizamtsinspektor

als Urkundsbeamter

der Ges[X.]häftsstelle
in dem Re[X.]htsstreit

Na[X.]hs[X.]hlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

Atemgasdru[X.]ksteuerung
[X.] § 63 Abs. 2; [X.] Regel 20 Abs. 2
a)
Der Anspru[X.]h auf Beri[X.]htigung einer Erfinderbenennung besteht unabhängig von der S[X.]hutzfähigkeit der betreffenden Erfindung.
b)
Der [X.] steht, wie beim Vindikationsanspru[X.]h aus §
8 Abs.
1 [X.], demjenigen zu, der einen s[X.]höpferis[X.]hen Beitrag zum Gegenstand der un-ter S[X.]hutz gestellten Erfindung geleistet hat. Für die dafür vorzunehmende [X.] ist die gesamte in dem Patent unter S[X.]hutz gestellte Erfindung eins[X.]hließli[X.]h ihres Zustandekommens in den Bli[X.]k zu nehmen (Bestätigung von [X.], Urteil vom 20.
Februar 1979 -
X
ZR
63/77, [X.]Z 73, 337 -
Biedermeiermans[X.]hetten).
[X.])
Bei der Prüfung der Frage, wel[X.]he s[X.]höpferis[X.]hen Beiträge von wel[X.]hen [X.] erbra[X.]ht worden sind, kommt es auf die Fassung der Patentansprü[X.]he nur in-sofern an, als si[X.]h aus ihnen ergeben kann, dass ein Teil der in der Bes[X.]hreibung dargestellten Erfindung ni[X.]ht zu demjenigen Gegenstand gehört, für den mit der Patenterteilung S[X.]hutz gewährt worden ist (Klarstellung von [X.], Urteil vom 16.
September 2003 -
X
ZR
142/01, [X.], 50 -
Verkranzungsverfahren).
[X.], Urteil vom 17. Mai 2011 -
X [X.]/08 -
OLG [X.]

LG [X.] I

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2
-

Der X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündli[X.]he [X.] vom 17.
Mai 2011 dur[X.]h den Vorsitzenden Ri[X.]hter Prof.
Dr.
Meier-Be[X.]k, die Ri[X.]hter [X.], Dr.
Ba[X.]her und [X.] sowie die Ri[X.]hterin S[X.]huster

für Re[X.]ht erkannt:

Auf die Revision der Kläger wird das am 28.
Februar 2008 [X.] Urteil des 6.
Zivilsenats des [X.]s [X.] aufgehoben.

Der Re[X.]htsstreit wird zur neuen Verhandlung und Ents[X.]heidung, au[X.]h über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das [X.] zurü[X.]kverwiesen.

Von Re[X.]hts wegen

Tatbestand:
Die Kläger, Wissens[X.]haftler auf dem Gebiet der Verarbeitung biologi-s[X.]her Signale und leitende Mitarbeiter der früheren S.

GmbH (im Folgenden: S.
), begehren, anstelle der Beklagten zu 1 bis 3 neben
Dr.
S[X.]h. als Miterfinder am Gegenstand des im Verlauf des [X.]

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3
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rens erteilten [X.] Patents 1
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426 sowie der -
nur no[X.]h im Umfang dieses [X.] Patents verfolgten
-
[X.] Patentanmeldung 101
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802.5 (im Folgenden zusammen nur: das Streitpatent) genannt zu wer-den.
Patentanspru[X.]h 1 des Streitpatents lautet [Gliederungspunkte des [X.]s in e[X.]kigen Klammern]:
"[a] Vorri[X.]htung zur Erfassung der Atmungstätigkeit einer Person [b] mit wenigstens einer ersten Einri[X.]htung zur Bereitstellung ei-nes hinsi[X.]htli[X.]h eines [X.]s
v indikativen ersten Signals und [[X.]] wenigstens einer Signalverarbeitungseinri[X.]htung zur [X.] des ersten Signals;

[d] wobei die Signalverarbeitungseinri[X.]htung derart ausgebildet ist, dass diese eine Korrelationsbeziehung [e] zwis[X.]hen einer Re-ferenzbeziehung und dem ersten Signal ermittelt und [f] auf Grundlage einer Betra[X.]htung wenigstens der Korrelationsbezie-hung ein für die Atmungstätigkeit oder den physiologis[X.]hen Zu-stand der atmenden Person indikatives Ausgangssignal erzeugt [g] und die Atemgasdru[X.]ksteuerung hierauf abstimmt, [h] dadur[X.]h gekennzei[X.]hnet, dass die Signalverarbeitungseinri[X.]htung jene Re-ferenzbeziehung auf Grundlage des über eine erste Zeitspanne erfassten ersten Signals ermittelt, und [i] dass die Länge der [X.] Zeitspanne derart bemessen ist, dass si[X.]h diese über [X.] zwei [X.] erstre[X.]kt."
Der erstmals am 30. Juni 2000 erfolgten Anmeldung der Erfindung beim Deuts[X.]hen Patent-
und Markenamt lag folgender Sa[X.]hverhalt zugrunde:
Die inzwis[X.]hen erlos[X.]hene M.

GmbH &
Co.
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-

KG (im Folgenden: M.
) begann 1999 mit der Entwi[X.]klung eines automatis[X.]h
gesteuerten [X.] zur ambulanten Therapie krankhafter Zustände s[X.]hlafbezogener Atmungsstörungen (S[X.]hlafapnoe), das auf einem bei
M.

vorhandenen, in S[X.]hlaflabors
einsetzbaren "Self-Set"-Gerät aufbauen soll-
te. Mit dem Einsatz sol[X.]her Geräte wird bezwe[X.]kt, die Atemwege des Patienten während des S[X.]hlafs mit dem Ziel der Normalisierung von S[X.]hlaf und Atmung dur[X.]h [X.] offen zu halten. Zur Verbesserung der bekannten [X.] für sol[X.]he Geräte beauftragte M.

1999 die S.

mit der te[X.]h-
nis[X.]hen Realisierung einer automatis[X.]hen Steuerung auf der Grundlage der von Dr.
S[X.]h., einem S[X.]hlafmediziner, zu bes[X.]haffenden und medizinis[X.]h zu bewertenden Patientendaten. Das Ergebnis dieser Arbeiten legten der Kläger zu
1 in einem Zwis[X.]henberi[X.]ht (Anlage
K
2) und Dr.
S[X.]h. im Abs[X.]hlussberi[X.]ht (Anlage
K
1) nieder. Auf der Grundlage dieser beiden Beri[X.]hte erarbeitete Pa-tentanwalt R. die internationale Patentanmeldung
WO
02/00283 (Anlage
B
2), für die die Priorität der Anmeldung vom 30.
Juni 2000 in Anspru[X.]h genommen wurde und die dem Streitpatent zugrunde liegt. Die Re[X.]hte daraus hat die [X.] zu
4 von M.

erworben.
Die Kläger haben geltend gema[X.]ht, neben Dr. S[X.]h.
hätten weder der Beklagte zu
1, ein seit 1999 bei M.

tätiger Diplombiologe, no[X.]h der Beklagte
zu
2, ein auf dem Gebiet der S[X.]hlafmedizin tätiger Fa[X.]harzt und der Beklagte zu
3, ein von 1999 bis Ende 2001 im Berei[X.]h Gerätete[X.]hnik als Ges[X.]häftsfüh-rer der
M.

tätiger Elektrote[X.]hniker, sondern nur sie, die Kläger, erfinderis[X.]he Bei-
träge zum Gegenstand des Streitpatents geleistet. Die Kläger haben vor dem [X.] beantragt, die Beklagten zu verurteilen zuzustimmen, dass an de-4

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ren Stelle sie, die Kläger,
im Streitpatent als Erfinder genannt werden. Die [X.]n haben Klageabweisung begehrt.

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6
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Das [X.] hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt; auf ihre Be-rufung hat das [X.] die Klage abgewiesen. Dagegen ri[X.]htet si[X.]h die vom Senat zugelassene Revision der Kläger.
Ents[X.]heidungsgründe:
Die Revision führt zur Aufhebung des angefo[X.]htenen Urteils und zur [X.] an das Berufungsgeri[X.]ht zur neuen Verhandlung und Ents[X.]heidung.
[X.] Das Berufungsgeri[X.]ht hat seine Ents[X.]heidung im Wesentli[X.]hen wie folgt begründet:
Die Kläger hätten zu den Merkmalen des Hauptanspru[X.]hs keine [X.] Beiträge geleistet. Die Merkmale
a und
b gehörten zum Stand der Te[X.]hnik. Eine Signalverarbeitungseinri[X.]htung wie in Merkmal
[X.] angespro[X.]hen sei zur Bere[X.]hnung von Formeln aus der internationalen Patentanmeldung WO
00/24446 (Anlage
K
9) bekannt; dass das erste Signal die [X.] wie in Abbildung
2 des Zwis[X.]henberi[X.]hts Anlage
K
2 darstelle, begründe keinen s[X.]höpferis[X.]hen Beitrag, weil es si[X.]h dabei um die Wiedergabe einer Atemmes-sung handele und entspre[X.]hende Messungen einer Atemkurve im Stand der Te[X.]hnik ebenfalls bekannt seien. Das Glei[X.]he gelte für das Herstellen einer Korrelationsbeziehung zwis[X.]hen dem [X.] und einem anderen Signal (Merkmale
d und e). Soweit die Kläger darauf hinwiesen, dass es gegenüber dem Stand der Te[X.]hnik eines anderen Ansatzes bedurft
habe, weil ents[X.]hei-dend sei, wie zwei [X.] miteinander vergli[X.]hen würden, sei ein bestimm-ter Verglei[X.]h ni[X.]ht Gegenstand des Patentanspru[X.]hs; die von den Klägern re-klamierte Entwi[X.]klung eines Algorithmus möge zwar Gegenstand der Patent-anmeldung gewesen sein, habe jedo[X.]h in den erteilten Ansprü[X.]hen keinen 5
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Nieders[X.]hlag gefunden. Bekannt gewesen sei in Bezug auf das [X.] "Referenzbeziehung" (e) au[X.]h, zu Verglei[X.]hszwe[X.]ken auf einen vorangegan-genen Atemzug desselben Patienten abzustellen. Soweit die Kläger hinsi[X.]htli[X.]h des "indikativen Ausgangssignals" (Merkmal
f) auf die "'Differenz
zu eins' an lokalen Maxima" (s[X.]il. die
Differenz zum Maximalwert 1 einer Kurve, die die Korrelation zwis[X.]hen zwei Atemzügen bes[X.]hreibt, Anlage
K
2 S.
3 Mitte) [X.], sei dies ni[X.]ht Gegenstand des Patentanspru[X.]hs, weil dieser ni[X.]ht lehre, wie die Betra[X.]htung der Korrelationsbeziehung zu erfolgen habe, um auf dieser Grundlage ein Ausgangssignal zu erzeugen. Die Differenzierung zwis[X.]hen un-ters[X.]hiedli[X.]hen physiologis[X.]hen S[X.]hlafzuständen, wie sie in den Abbildungen
3 und 4 der Anlage K
2 dokumentiert sei, finde im erteilten [X.] keinen Nieders[X.]hlag. Das Merkmal
g sei unstreitig im Stand der Te[X.]hnik bekannt. S[X.]höpferis[X.]he Beiträge der Kläger ergäben si[X.]h s[X.]hließli[X.]h au[X.]h ni[X.]ht aus der Ermittlung der Referenzbeziehung über wenigstens zwei [X.] hinweg (Merkmale
h und i). Dies sei na[X.]h dem Vorbringen der Kläger in Ab-stimmung mit dem Arzt "festgelegt" worden. Die weiteren angeführten Beiträge führten ledigli[X.]h eine robustere Statistik dur[X.]h Mitteln an, enthielten jedo[X.]h ni[X.]hts zur Zahl der [X.]. S[X.]höpferis[X.]he Beiträge der
Kläger an der Er-findung dur[X.]h Mitwirkung an in den [X.]n niedergelegten Lösungen seien ebenfalls ni[X.]ht ersi[X.]htli[X.]h.
I[X.] Die gegen diese Beurteilung geri[X.]hteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Mit der vom Berufungsgeri[X.]ht gegebenen Begründung kann die Ver-pfli[X.]htung der Beklagten, der Benennung der Kläger als Miterfinder zuzustim-men, ni[X.]ht verneint werden.
1. a) Na[X.]h § 63 Abs. 2 Satz 1 [X.] sind, wenn die Person des Erfinders unri[X.]htig angegeben ist, der Patentsu[X.]her oder Patentinhaber sowie der zu Un-9
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re[X.]ht Benannte dem Erfinder verpfli[X.]htet, gegenüber dem Patentamt die Zu-stimmung dazu zu erklären, dass die Nennung auf der Offenlegungs-
und Pa-tents[X.]hrift sowie in der Veröffentli[X.]hung der Erteilung des Patents und im [X.] beri[X.]htigt wird.
Auf amtli[X.]hen Dru[X.]ks[X.]hriften, die bereits veröffentli[X.]ht sind, werden Beri[X.]htigungen ni[X.]ht vorgenommen (§
63 Abs. 3 [X.]).
Na[X.]h Regel 21 Abs. 1 [X.] wird eine unri[X.]htige Nennung des Erfin-ders (vgl. Art. 62 EPÜ) auf Antrag und mit Zustimmung des zu Unre[X.]ht als Er-finder Genannten und, wenn der Antrag von einem [X.] eingerei[X.]ht wird, mit Zustimmung des Anmelders oder Patentinhabers beri[X.]htigt (Regel 21 Abs. 1 [X.]). Ist eine unri[X.]htige Erfinderbenennung in das [X.] eingetragen oder im [X.] bekannt gema[X.]ht worden, so wird au[X.]h die Beri[X.]htigung darin eingetragen bzw. bekannt gema[X.]ht (Regel 21 Abs. 1 [X.]). Erteilt der zu Unre[X.]ht benannte Erfinder die Zustimmung ni[X.]ht von selbst, liegt es nahe, Regel 20 Abs. 2 [X.] entspre[X.]hend [X.]. Na[X.]h dieser Bestimmung wird ein Dritter als Erfinder vermerkt, wenn er beim [X.] eine re[X.]htskräftige Ents[X.]heidung einrei[X.]ht, aus der hervorgeht, dass der Anmelder oder Inhaber eines [X.] Pa-tents verpfli[X.]htet ist, ihn als Erfinder zu nennen.
b) Wer als (wirkli[X.]her) Erfinder Zustimmung zur Beri[X.]htigung einer Erfin-derbenennung im [X.] Patentanmeldeverfahren (§ 63 Abs. 2 Satz 1 [X.]) verlangen kann, ist na[X.]h denselben Maßstäben zu beurteilen
wie beim Anspru[X.]h auf Abtretung des [X.] oder auf Übertragung des Patents (§ 8 Abs. 1 [X.]). Entspre[X.]hendes hat na[X.]h den si[X.]h aus Art. 2 Abs. 2 EPÜ ergebenden Grundsätzen für die Zustimmung zur Beri[X.]htigung im europä-is[X.]hen Verfahren zu gelten. Beim Vindikations-
und beim Beri[X.]htigungsan-spru[X.]h die glei[X.]hen tatbestandli[X.]hen Anforderungen an die [X.] 11
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zu
stellen re[X.]htfertigt si[X.]h dur[X.]h den komplementären Regelungsgehalt beider Ansprü[X.]he. Während der Bere[X.]htigte si[X.]h mithilfe des [X.] die ihm als Erfinder oder dessen Re[X.]htsna[X.]hfolger (§
6 [X.]) materiell zu-stehende Re[X.]htsposition vers[X.]haffen kann, dient der Anspru[X.]h aus § 63
Abs. 2 Satz 1 [X.] der korrekten Wiedergabe des Erfinderstatus in der Offenlegungs-
bzw. Patents[X.]hrift sowie in der Bekanntma[X.]hung der Patenterteilung und im Register.
[X.]) aa) Wie beim Abtretungsanspru[X.]h aus §
8 [X.] (vgl. hierzu [X.], Ur-teil vom 15.
Mai 2001 -
X
ZR
227/99, [X.], 823, 825 -
S[X.]hleppfahrzeug) gehört die S[X.]hutzfähigkeit der betreffenden Erfindung au[X.]h ni[X.]ht zu den tatbe-standli[X.]hen Voraussetzungen des Anspru[X.]hs aus §
63 Abs.
2 Satz
1 [X.]. Glei[X.]hes gilt im Übrigen, mit Bli[X.]k auf die Re[X.]hte aus §
7 Abs.
2 [X.]
, für den auf widerre[X.]htli[X.]he Entnahme gestützten Einspru[X.]h (vgl. hierzu [X.], [X.] vom 24.
Februar 2011 -
X
ZB
43/08 -
S[X.]hweißheizung). Das beruht darauf, dass es in all diesen Verfahren allein um die besseren Re[X.]hte am [X.] geht und ni[X.]ht um dessen patentre[X.]htli[X.]he Bewertung im Hinbli[X.]k darauf, ob und mit
wel[X.]hem Inhalt hierauf ein Patent erteilt werden kann.
bb) Dementspre[X.]hend brau[X.]ht der für die Begründung des ([X.] erforderli[X.]he Beitrag ni[X.]ht selbständig erfinderis[X.]h zu sein; es ist ni[X.]ht notwendig, dass er für si[X.]h allein betra[X.]htet
alle Voraussetzungen einer patent-fähigen Erfindung erfüllt (vgl. [X.], Urteil vom 16.
September 2003 -
X
ZR
142/01, [X.], 50, 51 -
Verkranzungsverfahren). Nur Beiträge, die den Gesamterfolg ni[X.]ht beeinflusst haben und die in Bezug auf die Lösung un-wesentli[X.]h sind oder die na[X.]h den Weisungen eines Erfinders oder eines Drit-13
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ten ges[X.]haffen worden sind, rei[X.]hen ni[X.]ht aus, um die Stellung als (Mit)Erfinder zu begründen.

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2. Die Beurteilung der Frage, ob die Kläger s[X.]höpferis[X.]he Beiträge zu derjenigen Erfindung geleistet haben, die erstmals am 30. Juni 2000 zum Pa-tent angemeldet worden ist, dur[X.]h das Berufungsgeri[X.]ht leidet an dem [X.] Mangel, dass dieses si[X.]h ni[X.]ht mit der te[X.]hnis[X.]hen Lehre, die die Er-finder entwi[X.]kelt und in der Patentanmeldung sowohl in allgemeiner Form als au[X.]h in Gestalt konkreter Ausführungsformen bes[X.]hrieben haben, in ihrer [X.] befasst hat.
a) Der Senat hat bereits im Urteil "Biedermeiermans[X.]hetten" (vom 20.
Februar 1979 -
X
ZR
63/77, [X.]Z 73, 337) ausgespro[X.]hen,
dass ni[X.]ht [X.] der Gegenstand der Patentansprü[X.]he zum Maßstab für die eine Mitbere[X.]h-tigung re[X.]htfertigende Beteiligung genommen werden darf, sondern dass die gesamte in dem Patent unter S[X.]hutz gestellte Erfindung und deren Zustande-kommen in den Bli[X.]k zu nehmen sind und zu prüfen ist, mit wel[X.]her Leistung der Einzelne zu der in ihrer Gesamtheit zu betra[X.]htenden Erfindung beigetra-gen hat ([X.]Z 73, 337, 343 f.).
Bei der Prüfung der Frage, wel[X.]he s[X.]höpferi-s[X.]hen Beiträge dazu von wel[X.]hen Personen geleistet worden sind, kommt es auf die Fassung der Patentansprü[X.]he nur insofern an, als si[X.]h aus ihnen erge-ben kann, dass ein Teil der in der Bes[X.]hreibung dargestellten Erfindung ni[X.]ht zu demjenigen Gegenstand gehört, für den mit der Patenterteilung S[X.]hutz ge-währt worden ist. Dabei geht es aber ni[X.]ht etwa, wie das Berufungsgeri[X.]ht an-genommen hat, darum, ob der Patentanspru[X.]h auf diejenige Ausführungsform bes[X.]hränkt ist, die in der Bes[X.]hreibung genannt ist, sondern ledigli[X.]h darum, ob eine bes[X.]hriebene Ausführungsform
ni[X.]ht mehr unter den Patentanspru[X.]h sub-sumiert werden kann, also außerhalb des patentre[X.]htli[X.]h ges[X.]hützten [X.] liegt und daher eine Miterfinders[X.]haft an dem ges[X.]hützten Gegenstand au[X.]h ni[X.]ht begründen kann. Nur in diesem Sinne sollte au[X.]h das Senatsurteil vom 16.
September 2003 (X
ZR
142/01, [X.], 50, 51 15
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Verkranzungsverfahren) mit seiner Bezugnahme auf dasjenige, was na[X.]h Haupt-
und [X.]n Gegenstand der ges[X.]hützten Erfindung ist, ver-standen werden. Die von der Revisionserwiderung für ihren insoweit abwei-[X.]henden Standpunkt herangezogene Re[X.]htspre[X.]hung des Senats ([X.], Urteil vom 7.
Juni 2005 -
X
ZR
198/01, [X.], 754 -
Kni[X.]ks[X.]hutz), betrifft die Ermittlung von Gegenstand und S[X.]hutzberei[X.]h des Patents, die zwangsläufig an die Patentansprü[X.]he anknüpfen muss (§
14 [X.], Art.
56 EPÜ). Sie ist auf die hier in Rede stehende Fragestellung ni[X.]ht übertragbar, weil die Leistung s[X.]höpferis[X.]her Beiträge, wie ausgeführt, ni[X.]ht mit der Entfaltung einer erfinderi-s[X.]hen Tätigkeit glei[X.]hzusetzen ist, die ihren Nieders[X.]hlag in den Ansprü[X.]hen gefunden haben muss.
b) Im Übrigen gilt das Glei[X.]he, was au[X.]h ansonsten für die Ermittlung des [X.] einer Patentanmeldung gilt. Der Gegenstand der Er-findung ergibt si[X.]h aus der Anmeldung insgesamt; die Patentansprü[X.]he sind ledigli[X.]h ein Teil der Gesamtoffenbarung (Senatsurteil vom 5. Juli 2005 -
X [X.], [X.], 1023, 1024 -
Einkaufswagen II mwN).
Nur wenn dies bea[X.]htet wird, ist gewährleistet, dass Gegenstand und Umfang der s[X.]höpferis[X.]hen Beteiligung an einer Erfindung unabhängig davon bestimmt werden, ob auf diese Erfindung bereits ein Patent erteilt ist, wie breit der Anspru[X.]h formuliert ist, mit dem das Patent angemeldet oder erteilt ist, und in wel[X.]hem Umfang ein breiter Anspru[X.]h dur[X.]h spätere Ents[X.]heidungen in ei-nem Einspru[X.]hs-, Ni[X.]htigkeits-
oder Bes[X.]hränkungsverfahren bes[X.]hränkt wird. Eine sol[X.]he Bes[X.]hränkung etwa dur[X.]h Aufnahme von Merkmalen eines Aus-führungsbeispiels in den Patentanspru[X.]h, kann ledigli[X.]h dazu führen, dass der-jenige aus dem Kreis der Miterfinder (der na[X.]h der Bes[X.]hränkung no[X.]h unter S[X.]hutz stehenden Erfindung) auss[X.]heidet, dessen s[X.]höpferis[X.]he Beiträge 17
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nunmehr ni[X.]ht mehr unter den bes[X.]hränkten Gegenstand der Erfindung fallen. Der Kreis der Miterfinder steht mit der Anmeldung der Erfindung "unerweiter-bar" fest und erfasst alle diejenigen, die einen s[X.]höpferis[X.]hen Beitrag zu derje-nigen te[X.]hnis[X.]hen Lehre der Erfindung geleistet haben, auf die ein Patentan-spru[X.]h geri[X.]htet ist oder na[X.]h dem Gesamtinhalt der Ursprungsoffenbarung geri[X.]htet werden kann. Es ist deshalb entgegen der Auffassung des [X.]s unerhebli[X.]h, dass der Gegenstand von
Patentanspru[X.]h
1 des [X.] Patents dur[X.]h Einbeziehung des Anspru[X.]hs 2 der Anmeldung enger gefasst worden ist.
3. Hierna[X.]h ist es ebenso re[X.]htsfehlerhaft, dass das Berufungsgeri[X.]ht Beiträge der Kläger zu den Gegenständen der [X.] als "im Rahmen handwerkli[X.]her Ausgestaltung" oder "im Rahmen des Übli[X.]hen liegend" [X.] hat.
Mit sol[X.]hen Wendungen wird bei der
Prüfung der Patentfähigkeit gele-gentli[X.]h zum Ausdru[X.]k gebra[X.]ht, dass die Gegenstände von [X.]n eines seinerseits dur[X.]h den Stand der Te[X.]hnik vorweggenommenen oder na-hegelegten
übergeordneten Patentanspru[X.]hs keinen eigenständigen erfinderi-s[X.]hen Gehalt aufweisen, sondern
der Fa[X.]hmann veranlasst war, diesem [X.] oder nahegelegten Gegenstand zusätzli[X.]h die im Rahmen seines ("handwerkli[X.]hen") Fa[X.]hkönnens liegende Ausgestaltung na[X.]h dem be-troffenen Unteranspru[X.]h zu geben. Bei der Prüfung von s[X.]höpferis[X.]hen Beiträ-gen zu Ausgestaltungen der Erfindung, die Gegenstand eines Unteranspru[X.]hs oder eines Ausführungsbeispiels sind, geht es jedo[X.]h ni[X.]ht um die Ausgestal-tung eines bekannten oder jedenfalls nahegelegten Gegenstands, sondern um das konkrete Ers[X.]heinungsbild der (patentfähigen) Erfindung. Sie verkörpern vielfa[X.]h die Form, in der die Erfindung überhaupt gedankli[X.]h Gestalt ange-19
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nommen hat, während die abstraktere Form des übergeordneten Anspru[X.]hs ledigli[X.]h auf das Bemühen des Anmelders oder seines Patentanwalts zurü[X.]kzu-führen ist, die konkrete Erfindung im Interesse eines mögli[X.]hst weit gehenden Patents[X.]hutzes in mögli[X.]hst allgemeiner Form zum Patent anzumelden. Der Streitfall, in dem insbesondere der angemeldete Patentanspru[X.]h 1 den Kern-gedanken der Erfindung, die Atemluftdru[X.]ksteuerung von der Korrelation zwi-s[X.]hen einem Atemzug und der über mehrere [X.] ermittelten, gegebe-nenfalls (adaptiv) gefilterten und/oder geglätteten "Referenzbeziehung" und damit von summierten und gemittelten und
gegebenenfalls weiter modifizierten Verglei[X.]hswerten abhängig zu ma[X.]hen, allenfalls andeutungsweise zum Aus-dru[X.]k bringt, bildet hierfür ein ans[X.]hauli[X.]hes Beispiel.
4. S[X.]hließli[X.]h ist es au[X.]h verfehlt, die einzelnen Merkmale des Patentan-spru[X.]hs darauf hin zu untersu[X.]hen, ob sie für si[X.]h genommen im Stand der Te[X.]hnik bekannt sind, um sie [X.] für einen s[X.]höpferis[X.]hen Beitrag eines Miterfinders auszus[X.]hließen. Abgesehen davon, dass es im Streitfall, wie ausgeführt, auf die S[X.]hutzfähigkeit der Erfindung ohnehin ni[X.]ht ankommt, steht es der Patentfähigkeit einer te[X.]hnis[X.]hen Lehre ni[X.]ht notwendig entgegen, dass jedes ihrer Merkmale für si[X.]h genommen im Stand der Te[X.]hnik bekannt ist. Ents[X.]heidend sind die te[X.]hnis[X.]he Lehre in ihrer Gesamtheit und die Beiträge, die die einzelnen Erfinder zum Zustandekommen dieser Lehre geleistet haben. Hierzu ist dem Berufungsurteil, das die erstinstanzli[X.]hen Feststellungen ni[X.]ht würdigt und dazu s[X.]hweigt, wer überhaupt einen substantiellen Beitrag zu der Erfindung erbra[X.]ht haben soll, ni[X.]hts Substanzielles zu entnehmen.
II[X.] Im wiedereröffneten Berufungsverfahren werden die Kläger zunä[X.]hst Gelegenheit haben, ihre Anträge zu überprüfen. Es liegt in der Natur der Sa-[X.]he, dass eine gegenständli[X.]he Beri[X.]htigung bereits veröffentli[X.]hter Dru[X.]k-21
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s[X.]hriften ni[X.]ht vorgesehen ist. Das Patentgesetz trägt dem dur[X.]h eine entspre-[X.]hende Regelung ausdrü[X.]kli[X.]h Re[X.]hnung. Auf amtli[X.]hen Dru[X.]ks[X.]hriften, die bereits veröffentli[X.]ht sind, wird der benannte Erfinder ni[X.]ht beri[X.]htigt (§ 63 Abs. 3 [X.]). Dass es si[X.]h in Bezug auf die [X.] Patents[X.]hrift anders ver-hielte, ergibt si[X.]h ni[X.]ht aus Regeln 20 und 21 [X.] und ist au[X.]h sonst ni[X.]ht anzunehmen. Eine Beri[X.]htigung dur[X.]h Herausgabe einer neuen [X.] Patents[X.]hrift ist nur unter den Voraussetzungen des
Art. 103 EPÜ vorgesehen.
In der Sa[X.]he wird das Berufungsgeri[X.]ht herauszuarbeiten haben, worin die Erfindung in ihrer Gesamtheit zu sehen ist, also wel[X.]he te[X.]hnis[X.]he Lehre entwi[X.]kelt und in der Patentanmeldung sowohl in allgemeiner Form als au[X.]h in Gestalt konkreter Ausführungsformen bes[X.]hrieben worden ist (oben II
2
b, [X.]). Dana[X.]h wird es si[X.]h der Frage zuzuwenden haben, ob den Klägern eigenstän-dige Beiträge hierfür zuzus[X.]hreiben sind, die den Gesamterfolg beeinflusst ha-ben und die in Bezug auf die Lösung ni[X.]ht unwesentli[X.]h waren (oben II
1
[X.]
bb). Das Berufungsgeri[X.]ht ist dabei nur unter den Voraussetzungen von § 529 ZPO ni[X.]ht an die na[X.]h Beweisaufnahme gewonnenen erstinstanzli[X.]hen Feststellun-gen gebunden, wozu die Revisionserwiderung allerdings auf diesbezügli[X.]he Angriffe in der Berufungsbegründungss[X.]hrift verweist.
Soweit die Kläger na[X.]h ihrem bisherigen Begehren errei[X.]hen wollen, an-stelle der Beklagten als Miterfinder genannt zu werden, setzt der vollständige Erfolg der Klage voraus, dass die Beklagten keine Beiträge geleistet haben, die im Sinne
des vorstehend Ausgeführten den Gesamterfolg beeinflusst haben, sondern allenfalls unwesentli[X.]h in Bezug auf die Lösung waren oder die na[X.]h Weisungen eines Erfinders oder eines [X.] erbra[X.]ht worden sind. Insoweit obliegt den Klägern die Führung eines Negativbeweises, was na[X.]h allgemeinen 23
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Grundsätzen bedeutet, dass sie den von den Beklagten hierzu gehaltenen sub-stanziierten Vortrag zu widerlegen haben.
Meier-Be[X.]k

[X.]

Ba[X.]her

[X.]

S[X.]huster
Vorinstanzen:
LG [X.] I, Ents[X.]heidung vom 10.03.2005 -
7 O 23286/02 -

OLG [X.], Ents[X.]heidung vom 28.02.2008 -
6 U 2675/05 -