Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 18.02.2003, Az. X ZR 151/99

[X.] DES VOLKESURTEILX ZR 151/99Verkündet am:18. Februar 2003MayerJustizangestellteals Urkundsbeamtinder Geschäftsstellein der [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche [X.] vom 18. Februar 2003 durch [X.] [X.] [X.], Scharen, [X.] und [X.] Recht erkannt:Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des 3. Senats (Nich-tigkeitssenats) des [X.] vom 8. Juni 1999 abge-ändert:Das Patent 36 37 393 wird für nichtig erklärt.Die Beklagten tragen die Kosten des Rechtsstreits einschließlichder durch die Streithilfe verursachten Kosten.Von Rechts wegen- 3 -Tatbestand:Die Beklagten waren bei Einleitung des Nichtigkeitsverfahrens eingetra-gene Inhaber des am 3. November 1986 unter Inanspruchnahme der [X.] einer Patentanmeldung vom 19. Februar 1986 angemeldeten deut-schen Patents 36 37 393 (Streitpatents), das seither auf den Erstbeklagten alsalleinigen Inhaber umgeschrieben worden ist. Das Streitpatent betrifft "Verfah-ren und Vorrichtung zur Abfallkompostierung" und umfaßt die [X.] bis 8 sowie die [X.] 9 bis 24; die [X.] und 9 [X.] zur Kompostierung von Hausmüll oder hausmüllähn-lichen Abfällen, wobei durch eine dem mikrobiellen [X.] der Abfälle zunächstdie biologisch leichter zersetzbaren organischen Bestandteileder Abfälle abgebaut werden, dadurch gekennzeichnet, daß [X.] durch Trocknung dann zum Stillstand gebrachtwird, wenn die biologisch leichter zersetzbaren organischenBestandteile der Abfälle abgebaut worden sind. [X.] zur Durchführung des Verfahrens nach einem dervorhergehenden Ansprüche, bestehend aus einem Kanal mitluftdurchlässigen mobilen Bodenplatten (1), unter denen [X.] (6) mit je einem Lufteinlaß zur Luftzuführung [X.] der unmittelbar oder mittelbar auf die Patentansprüche 1 und [X.] Patentansprüche 2 - 8 und 10 - 24 wird auf die [X.].Die Klägerin hat beantragt, das Streitpatent für nichtig zu erklären. [X.] geltend gemacht, daß der Gegenstand des Streitpatents nicht ausführbarund nicht patentfähig sei, weil er sich für den Fachmann in naheliegender [X.] aus dem Stand der Technik ergeben habe. Hierzu hat sie sich auf verschie-dene Patentveröffentlichungen, Aufsätze und Berichte sowie ein Angebot ausdem [X.] gestützt; wegen der Einzelheiten wird auf das angefochteneUrteil verwiesen. Die Beklagte hat das Streitpatent in seiner erteilten Fassungverteidigt. Das [X.] hat die Klage abgewiesen.Mit der Berufung verfolgt die Klägerin ihr erstinstanzliches Begehrenweiter. Die Beklagten treten dem Rechtsmittel entgegen. Die im Berufungsver-fahren auf Klägerseite beigetretene, aus dem Streitpatent wegen Patentverlet-zung in Anspruch genommene Streithelferin schließt sich dem Antrag der Klä-gerin an.Prof. [X.]. habil. [X.], hat im Auftrag des Senats ein schriftliches Gutachten erstellt,das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. Der gerichtli-che Sachverständige hat weiteres Material, u.a. die [X.] 4,050,917(Varro), herangezogen, auf die sich die Klägerin, die im [X.] Material genannt hat, gestützt [X.] -Entscheidungsgründe:I.Klage und Berufung sind zulässig; auch gegen die Zulässigkeit derim Berufungsverfahren erklärten [X.] bestehen keine Bedenken.Die nach Eintritt der Rechtshängigkeit erfolgte Umschreibung des [X.] den Beklagten zu 1 allein ist für den Verfahrensgang ohne Bedeutung (§ 99Abs. 1 [X.] i.V.m. § 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO; vgl. [X.] 117, 144, 146 - Tauch-computer).II.Das Rechtsmittel führt unter Abänderung des angefochtenen Ur-teils zur Nichtigerklärung des Streitpatents in vollem Umfang, weil sich sein Ge-genstand für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der [X.] ergab (§ 22 Abs. 1, § 21 Abs. 1 Nr. 1; §§ 1, 4 [X.]). Dabei kann [X.], ob das Patent die Erfindung so deutlich und vollständig offenbart, daß [X.] sie ausführen kann (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 [X.]).1.Nach der Beschreibung des Streitpatents setzt die Kompostierungvon Hausmüll und hausmüllähnlichen Abfällen eine intensive Sauerstoffzufuhrzu den aeroben Mikroorganismen im [X.] voraus. Dieses Abfallge-menge besteht jeweils zum Teil aus biologisch leicht zersetzbarer organischerSubstanz wie Zellflüssigkeiten, biologisch schwerer zersetzbarer organischerSubstanz wie [X.] und [X.] sowie aus biologisch nichtzersetzbarer organischer Substanz. Das Streitpatent schildert Kompostierver-fahren als bekannt, bei denen zwischen der Kompostierung biologisch leichterund biologisch schwerer abbaubarer organischer Substanzen kein Unterschiedgemacht wurde; es seien vielmehr immer wieder neue mikrobielle Abbaupha-sen eingeleitet worden, ohne daß dadurch eine wesentliche Verringerung des- 6 -übrig bleibenden Grundsubstrats habe erreicht werden können. Es sei [X.] gewesen, daß eine Kompostierung nur dann stattfinden könne, wennein bestimmter Feuchtigkeitsgehalt vorhanden sei.2.Durch das Streitpatent soll ein Verfahren zur Verfügung gestelltwerden, das es ermöglicht, in kurzer Zeit eine gute Kompostqualität bei [X.] Herstellungskosten zu erreichen (vgl. Beschreibung [X.]. 3 Z. 5 - 8). [X.] eine Vorrichtung geschaffen werden, die zur Durchführung des [X.], insbesondere eine ausreichende Luftversorgung der zu [X.] lehrt das Streitpatent in seinem Patentanspruch 1 ein Ver-fahren mit folgenden [X.] Abfälle werden durch eine dem mikrobakteriellen Wach-stum angepaßte Luftzuführung [X.] Abbau erfolgt ohne Bewegung der [X.] werden die biologisch leichter zersetzbaren organi-schen Bestandteile [X.] wird durch Trocknung zum Stillstand ge-bracht.(5)Dies erfolgt dann, wenn die biologisch leichter zersetzbaren or-ganischen Bestandteile der Abfälle abgebaut worden [X.] 7 -4.In seinem Patentanspruch 9 lehrt das Streitpatent eine Vorrichtungzur Durchführung des Verfahrens nach den Patentansprüchen 1 bis 8,(1™)die aus einem Kanal besteht (d.h. einen Kanal [X.])mit luftdurchlässigen mobilen Bodenplatten,(2.™)unter denen [X.] angeordnet sind,(2™.2™) mit je einem Lufteinlaß zur Luftzuführung.Die [X.]uren 3 und 4 der Zeichnungen des Streitpatents zeigen eineAusführungsform dieser Vorrichtung im schematischen Querschnitt und in [X.] von [X.] 8 -- 9 -III.Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents ergabsich für den Fachmann, einen Maschinenbauingenieur mit Hochschul- oderFachhochschulabschluß, der sich die erforderlichen vertieften biotechnologi-schen Kenntnisse insbesondere auf dem Gebiet der Umwelttechnik durch He-ranziehung von einschlägig erfahrenen Personen verschaffte, jedenfalls in na-heliegender Weise aus dem Stand der Technik.Die im Jahr 1977 veröffentlichte [X.] 4,050,917 [X.] für eine Kompostierung fester Abfallstoffe durch kontrol-lierte Luftzuführung, die innerhalb von 48 Stunden zum Abbau der leicht abbau-baren Stoffe führt, wobei der Wassergehalt in dieser Zeit auf rund 30% reduziertwird. Die [X.] gibt u.a. an, daß es durch Kompostierung ermöglichtwird, die im Müll enthaltene Zellulose, die stabilisiert werden kann, von den ver-rottbaren Materialien zu reinigen ([X.]. 2 Z. 52 - 54). Die Verfahrensführung kannauf die erwünschten Charakteristika des Produkts eingestellt werden ([X.]. 2Z. 55 - 58). Das Ausmaß der Sauerstoffzufuhr wird dabei als direkte Funktionder Teileoberfläche der dem Sauerstoff ausgesetzten Masse bezeichnet ([X.]. 3Z. 52 ff.). Die Lufttemperatur wird vorzugsweise 2° bis 30°C oberhalb der zukompostierenden Masse gehalten, was vorzugsweise durch die [X.] beheizter Luft bewirkt wird ([X.]. 4 Z. 49 ff.). Hierin [X.] Anpassung der Belüftung an das mikrobakterielle Wachstum.Unter einer angepaßten Luftzufuhr im Sinn des Patentanspruchs 1 [X.] ist nach den überzeugenden und von den Beteiligten nicht [X.] gezogenen Angaben des gerichtlichen Sachverständigen in der mündli-chen Verhandlung eine Steuerung dahin zu verstehen, daß zum einen genü-gend Luft für das gewünschte Mikroorganismenwachstum zur Verfügung steht,- 10 -zum anderen eine Luftzufuhr, die zum gewünschten Zeitpunkt zu einem [X.] des zu kompostierenden Materials (der "Rotte") durch [X.]. Wie der gerichtliche Sachverständige weiter überzeugend angegeben hat,war eine Steuerung der Luft- (Sauerstoff-)zufuhr in Anpassung an den [X.] zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents in verschiedenen[X.]en (u.a. [X.], [X.] 1980, [X.] u.a., [X.] 1980;Dissertation [X.], [X.] 1982) beschrieben; die Parteien haben [X.] seines Gutachtens nicht in Zweifel gezogen. Damit war Merkmal 1 desPatentanspruchs 1 des Streitpatents zu dessen Prioritätszeitpunkt bekannt.[X.]. 3 der [X.] 4,050,917 zeigt, daß binnen 48 Stunden Zuk-ker und Fette vollständig abgebaut werden, während Zellulose erst zu einemgeringen Anteil abgebaut [X.] konnte der Fachmann aus dem Stand der Technik die Erkenntnisentnehmen, daß der Abbau der leichter abbaubaren Komponenten wesentlichschneller vonstatten geht als der vollständige Kompostierungsvorgang unterEinschluß von Zellulose (und den in dieser [X.] nicht eigens ge-nannten Ligninen). Merkmal 3 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents wardamit ebenfalls für den Fachmann dieser [X.] entnehmbar.Wie der gerichtliche Sachverständige weiter überzeugend [X.], war es technisches Allgemeinwissen, daß der [X.] durch [X.] (Trocknung) zum Stillstand gebracht werden kann. Belegt wird dies auchdurch die Beschreibung der [X.] 3,138,448 (Schulze), in der [X.] -geführt ist daß durch Wasserentzug der Kompostierungsprozeß gehindert wird("... the air ... tends to cool and dehydrate ... the entire composting mass there-by inhibiting the composting process"; [X.]. 3 Z. 28 - 31); ob der Fachmann hier-bei von einer Hemmung oder von einer Beendigung des [X.] wird, ist für den wesentlichen Aussagegehalt dieser Literaturstelle entge-gen der Auffassung der Beklagtenvertreter nicht ausschlaggebend. Damit warauch Merkmal 4 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents zum Prioritätszeit-punkt bekannt.Der gerichtliche Sachverständige hat angegeben, daß der gezielte [X.] nach Abbau der leicht abbaubaren Substanzen auseinem 1974 im Kompostwerk [X.]angewendeten Verfahren bekannt war.Die Beklagten stellen dies allerdings in Abrede. Sie machen geltend, daß [X.] im Kompostwerk [X.]nicht durch Trocknung zum Stillstandgebracht worden sei, und bestreiten weiter die Offenkundigkeit der [X.] Kompostwerk H. . Es kann indessen offen bleiben, ob die Angaben desgerichtlichen Sachverständigen insoweit eine offenkundige Vorbenutzung die-ser Maßnahme belegen. Die [X.] 4,050,917 offenbart dem [X.] nämlich deutlich, daß die leicht abbaubaren Fette und Kohlenhydrate("Sugar") binnen 48 Stunden vollständig abgebaut sind, während die [X.] diesem Zeitpunkt erst zu einem geringen Anteil abgebaut ist. Zusammen mitder Information, die der fachmännische Leser dieser Patentschrift aus derenBeschreibung ([X.]. 2 Z. 52 - 60) erhielt, konnte er erkennen, daß er die Verrot-tung zu diesem Zeitpunkt zum Stillstand bringen kann, wenn er ein Produkt ineinem entsprechenden Rottestadium, d.h. mit nur wenig zersetzten [X.] erhalten will. Auf dieses Ziel wurde er aber durch die genannte Be-schreibungsstelle der [X.] hingelenkt ("[X.] -most important natural contents of the waste masses"). Damit legte es [X.] [X.] dem Fachmann nahe - je nach gewünschtem Produkt -die Kompostierung dann zum Stillstand zu bringen, wenn die biologisch leichterzersetzbaren organischen Bestandteile der Abfälle abgebaut sind.Dies entsprach, wie der gerichtliche Sachverständige in der mündlichenVerhandlung überzeugend ausgeführt hat, den Marktgegebenheiten zum Prio-ritätszeitpunkt. Auf dem Markt bestand nicht nur Bedarf für sog. Fertigkompost,d.h. ein Material, bei dem der [X.] bis zu einem Endstadium [X.] abgelaufen war, sondern auch, wenngleich für eher spezielle An-wendungen in der Landwirtschaft und im Weinbau außerhalb der Vegetations-periode, für Frischkompost, nämlich ein Produkt, bei dem die Verrottung nichtbis zum Endzustand geführt worden war. Die Bereitstellung eines durch Trock-nung lagerfähig gemachten Frischkomposts führte zu einer Vergrößerung derzeitlichen Disponibilität dieses Materials, das von den Abnehmern nur zu be-stimmten Zeiten außerhalb der jeweiligen Vegetationsperiode benötigt wurde,nunmehr wegen der Lagerfähigkeit aber auch außerhalb der Zeiten der Nach-frage hergestellt werden konnte.Einen weiteren entsprechenden Hinweis erhielt der Fachmann aus [X.] veröffentlichten Beitrag von [X.] "Kompostierung besondersfeuchter Abfälle" in [X.] (Hrsg.), Kompostierung von Abfällen,S. 121 ff., 128, in dem für die Kompostierung von organischen Abfällen eine"kürztmögliche [X.]" als grundsätzliche Forderung genanntwird. Die [X.] enthält zudem ([X.]) einen Hinweis darauf, daßnach Zerstörung elementarer Zellbestandteile günstigere Lagereigenschaftenentstehen.- 14 -Damit lenkte der Stand der Technik den Fachmann auch darauf hin, diein Merkmal 5 des Patentanspruch 1 des Streitpatents vorgesehene Maßnahmezu verwirklichen. Eines ausdrücklichen Hinweises bedurfte es insoweit entge-gen der Auffassung des Beklagtenvertreters nicht.Allerdings wird das Verfahren nach der [X.] 4,050,917, [X.] der gerichtliche Sachverständige angegeben hat, mit bewegtem Rottegutdurchgeführt, es verwirklicht mithin nicht Merkmal 2 des Patentanspruchs 1 [X.], wonach der Abbau ohne Bewegung der Abfälle erfolgt. Verfahren,bei denen dies der Fall ist, waren indessen zum Prioritätszeitpunkt des Streit-patents bekannt, wie der gerichtliche Sachverständige angegeben und in dermündlichen Verhandlung nochmals ausdrücklich bestätigt hat, und gehörtenzum Fachwissen, auf das der Fachmann nach Belieben zurückgreifen konnte.Die Bewegung des Abfalls dient nach den überzeugenden Ausführungen desgerichtlichen Sachverständigen allein dazu, den für die Zersetzung erforderli-chen Sauerstoff heranzuführen; er hat in diesem Zusammenhang weiter daraufhingewiesen, daß es zum Wissen des Fachmanns im Prioritätszeitpunkt ge-hörte, daß dem auch durch eine gesteuerte Luftzufuhr in die zur Rotte be-stimmten Masse genügt werden konnte. Diese Einschätzung, der der Senatfolgt, wird durch die vorliegende Literatur bestätigt. Nach alledem stellten Be-wegung der Masse und gesonderte Luftzufuhr im Belieben des [X.] zur Einleitung und Aufrechterhaltung des [X.]. Von daher trägt es zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nichts [X.] bei, ob die übrigen Verfahrensschritte bei einem Verfahren durch-geführt werden, bei dem der Abfall bewegt wird oder bei einem Verfahren, beidem dies nicht der Fall [X.]. Die auf Patentanspruch 1 rückbezogenen [X.] 2 bis 8betreffen weitere Ausgestaltungen des Verfahrens dahin, daß die Abfälle vorBeginn der Kompostierung zerkleinert werden (Patentanspruch 2), gemischtwerden (Patentanspruch 3), die Trocknung dann erfolgt, wenn die niedrigenFettsäuren vollständig (Patentanspruch 4), die Aminosäuren zu ca. 75% biolo-gisch abgebaut worden sind (Patentanspruch 5), nach der Trocknung die anor-ganischen Substanzen abgetrennt werden (Patentanspruch 6), bei sinkendenAußentemperaturen die zugeführte Luft vorgewärmt wird (Patentanspruch 7)oder daß entstehendes Sicker- bzw. Preßwasser zentral gesammelt, auf [X.] versprüht und als gereinigtes Kondensat aus der Abluft auskonden-siert wird (Patentanspruch 8). Der gerichtliche Sachverständige hat in ihneneinen eigenständigen erfinderischen Gehalt nicht gesehen; die Beklagten ha-ben einen solchen auch auf Nachfrage des Senats nicht geltend gemacht.V. Das [X.] hat die Vorrichtung nach [X.] des Streitpatents, hinsichtlich derer Bedenken gegen die [X.] nicht bestehen, als gegenüber der Nichtigkeitsklage rechtsbeständig ange-sehen, weil eine Vorwegnahme nicht vorliege und die Klägerin zur Untermaue-rung ihrer Behauptung, der Einsatz mobiler Bodenplatten sei eine rein hand-werkliche Maßnahme, weder auf ein druckschriftlich belegtes Vorbild auf demGebiet der Kompostierung verwiesen noch praktische Gegebenheiten odersonstige Erwägungen angeführt habe, die dem Fachmann hätten Anlaß gebenkönnen, mobile Bodenplatten in einschlägigen Vorrichtungen in Betracht zu zie-hen.- 16 -Auch insoweit kann das angefochtene Urteil keinen Bestand haben. [X.] ist nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung davon überzeugt,daß sich auch der Gegenstand des Patentanspruchs 9 des Streitpatents auchinsoweit in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab.Aus der [X.] 3,138,448 ist eine [X.] miteinem belüftbaren Boden bekannt. Die [X.] Offenlegungsschrift 29 09 515(Willisch; Von [X.]) beschreibt [X.] mit einem Kanal(Beschreibung [X.]), einem luftdurchlässigen Gitterrost ([X.]uren, [X.]) und einem unten liegenden Luftraum (Beschreibung S. 11 Z. 6 - 8).Die dieser Entgegenhaltung nicht unmittelbar entnehmbaren Merkmale wie [X.] der Bodenplatten, die Aufteilung des Luftraums in "Luftkasten-räume" und die Zuordnung der Lufteinlässe zu den [X.]n sind, wieder gerichtliche Sachverständige überzeugend und von den Beklagten unwider-sprochen ausgeführt hat, gängige konstruktive Ausgestaltungen, die vorzuse-hen im Belieben des Fachmanns lag; eine erfinderische Leistung liegt in [X.]. Der gerichtliche Sachverständige hat dazu in der mündlichen Verhand-lung in Klarstellung seiner Ausführungen im schriftlichen Gutachten weiter an-gegeben, daß es seiner Auffassung nach für den hier maßgeblichen Fachmannkeiner überdurchschnittlichen Leistung bedurfte, um zu der Vorrichtung nachPatentanspruch 9 zu gelangen.VI. Ein eigenständiger erfinderischer Gehalt der auf Patentanspruch [X.] Patentansprüche 10 bis 24 ist nicht erkennbar; auch die [X.] haben sich auf einen solchen Gehalt nicht [X.] 17 -VII. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 [X.] i.V.m. § 91Abs. 1, § 101 Abs. 1 ZPO.MelullisJestaedtScharen[X.]Asendorf