Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 11.11.2003, Az. X ZR 61/99

[X.] DE[X.] VOLKE[X.]URTEILX ZR 61/99Verkündet [X.] November 2003MayerJustizangestellteals Urkundsbeamtinder Geschäftsstellein der [X.] -Der X. Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche [X.] vom 11. November 2003 durch [X.] Melullis,[X.], [X.]charen, [X.] und [X.] Recht erkannt:Auf die Berufung der [X.], die im übrigen zurückgewiesenwird, wird das durch Beschluß vom 1. März 1999 berichtigte [X.] 2. [X.]enats ([X.]) des [X.] vom19. November 1998 im [X.] und dadurch abgeändert,daß das [X.] Patent 0 324 448 mit Wirkung für das Ho-heitsgebiet der [X.] für nichtig erklärt wird,soweit Patentanspruch 1 und in Ansehung von Patentanspruch 1die Patentansprüche 2 bis 4, 6 und 7, soweit diese auf [X.] sind, über folgende Fassung des [X.] [X.] [X.] zur [X.] an menschlichem Gewebe,umfassend einen Griff (1) mit einem [X.] (5) und ei-nem [X.] (6), die mit einer Öffnung (4) in Verbin-dung stehen, welche im Griff (1) vorgesehen ist und auf [X.] behandelnde Fläche gelegt werden soll, und [X.]el für diedosierte Zufuhr von abtragenden Materialien ([X.]) in einempneumatischen Träger aus einem mit dem [X.] (5)verbundenen Versorgungsbehälter (17) zur Öffnung (4) [X.] (1), dadurch gekennzeichnet, daßa)die [X.] ausschließlich eine [X.] (15)umfassen, die mit dem [X.] (6) des Griffes (1)verbunden ist, um nach dichtem Verschließen der Öff-- 3 -nung (4) mit der zu behandelnden Fläche die abtragen-den Materialien ([X.]) aus dem Versorgungsbehälter (17)zur Öffnung (4) im Griff zu befördern,b)die Verbindung zwischen Versorgungsbehälter (17) und[X.] (5) des Griffes (1) derart ausgebildet ist, daßdie [X.] (15) beim Verschließen der [X.]) ein Ansaugen im Inneren des [X.]) erzeugt, undc)der Versorgungsbehälter (17) einen in seinem Luft-durchtritt über eine Ventileinheit (20) regulierbarenDurchlaß (19) aufweist und ein der [X.] (15)zugeordneter Regulator (14) vorgesehen ist, über welcheder Grad der auf der zu behandelnden Fläche erzeugten[X.] verstellbar [X.] Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.Von Rechts wegen- 4 -Tatbestand:Die auf Grund übereinstimmender Erklärungen der Parteien an [X.] der früheren [X.] getretene jetzige [X.] ist nach Umschrei-bung im Register des [X.] eingetragene Inha-berin des am 11. Januar 1989 unter Inanspruchnahme der Priorität einer italie-nischen Patentanmeldung vom 11. Januar 1988 angemeldeten [X.]nPatents 0 324 448 ([X.]). Das [X.]treitpatent betrifft "Apparatus formaking micro-abrasions on human tissue" (eine Vorrichtung zur [X.] an menschlichem Gewebe) und umfaßt in der [X.] der neuen [X.]n Patentschrift sieben Patentansprüche. Die [X.] allein im [X.]treit stehenden Patentansprüche 1 bis 4, 6 und7 lauten in der [X.] wie [X.] handle (1) having an [X.] (5) and an outletpassage (6) which communicate with an aperture (4) provided inthe handle (1) and intended to be positioned on the surface tobe treated, and means for the metered supply of reducing sub-stances ([X.]) in [X.]), characterised in [X.] (15) connected to the outlet passage (6) of [X.] (11) for drawing the reducing substances ([X.]) from asupply [X.] (17) connected to the [X.] (5) towardsthe aperture (4) in the handle (1) as a result of the closure of theaperture (4) against the surface to be treated. [X.], characterised in [X.] (4) of the handle (1) has a configuration which can beadapted substantially sealingly to the surface to be treated.- 5 - 3.Apparatus according to Claim 2, characterised in [X.] (4) is inclined at substantially 45° to the [X.] (5) ofthe handle (1). [X.] or Claim 2, characterised in [X.] supply [X.] (17) for the reducing substances ([X.]) hasin its base a plurality of air-intake apertures (25) with associatedregulation valve means (20), and the outlet passage (6) of [X.] (1) is connected to a collecting [X.] (10) which hasan outlet aperture (11) connected to a vacuum pump (15). [X.], characterised in that the supply[X.] (17) is provided with electrical means (27) for heatingthe reducing substances. 7.Apparatus according to Claim 1, characterised in [X.]) is provided with an [X.] (2) which carriesthe aperture (4)."In der [X.] Fassung der nach Durchführung eines [X.]nEinspruchsverfahrens herausgegebenen neuen [X.]n Patentschriftlauten diese [X.] zur [X.][h]rung von [X.] anmenschlichem Gewebe umfassend einen Griff (1) mit einem[X.] (5) und einem [X.] (6), die mit einer Öff-nung (4) in Verbindung stehen, welche im Griff (1) vorgesehenist und auf die zu behandelnde Fläche gelegt werden soll; und[X.]el für die dosierte Zuführ von abtragenden Materialien ([X.]) ineinem pneumatischen Träger zur Öffnung (4) des Griffes (1),dadurch gekennzeichnet, daß die [X.] ausschließlicheine [X.] (15) umfassen, die mit dem [X.] (6)des Griffes (1) verbunden ist, um, nach dichtem Verschließender Öffnung (4) mit der zu behandelnden Fläche, die abtragen-den Materialien ([X.]) aus einem mit dem [X.] (5) verbun-denen Versorgungsbehälter (17) zur Öffnung (4) im Griff zu [X.] 6 - 2.Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß [X.] (4) des Griffes (1) so angeordnet ist, daß sie im [X.] dichtend der zu behandelnden Fläche angepaßt wer-den kann. [X.] nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß [X.] (4) zum [X.] (5) des Griffes (1) eine Neigungvon ca. 45° aufweist. [X.] nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,daß der Versorgungsbehälter (17) für die abtragenden [X.] ([X.]) in seinem Boden mehrere Lufteinlaßöffnungen (25) mitzugehörigen [X.] (20) aufweist, und der [X.](6) des Griffes (1) mit einem [X.]ammelbehälter (10) verbundenist, der eine mit einer Vakuumpumpe (15) verbundene [X.] (11) hat. [X.] nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß [X.] (17) mit elektrischen [X.]eln (27) zum Er-hitzen der abtragenden Materialien ([X.]) versehen ist. 7.Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß [X.] (1) mit einem austauschbaren Kopf (2) versehen ist, [X.] Öffnung (4) [X.] Klägerinnen (hinsichtlich der Klägerin zu 2 ist das Rubrum auf [X.] Erklärungen der Parteien gegenüber dem Urteil des [X.] geändert worden) haben geltend gemacht, daß das [X.]treit-patent gegenüber dem [X.]tand der Technik, wie ihn insbesondere die U[X.]-Patentschriften 1 752 664, 2 133 149 und 3 286 406, die [X.] [X.] 922 und die [X.] Patentschrift 1 136 127 bildeten, nichtpatentfähig sei. [X.]ie haben beantragt, das [X.]treitpatent mit Wirkung für das Ho-heitsgebiet der [X.] für nichtig zu [X.] 7 -Die [X.] hat in erster Linie beantragt, die Klage abzuweisen.Das [X.] hat unter Abweisung der weitergehenden Kla-ge das [X.]treitpatent für die [X.] im Umfang seiner [X.] 1 - 4, 6 und 7 für nichtig erklärt.Mit ihrer Berufung verteidigt die [X.] in erster Linie das [X.]treitpatentin der Fassung der neuen [X.]n Patentschrift. [X.]ie beantragt, das [X.] [X.] aufzuheben und die Klage abzuweisen. [X.] sie Patentanspruch 1 des [X.] nunmehr in folgender [X.], auf die sich die Patentansprüche 2 - 7 zurückbeziehen [X.] [X.] zur [X.] an menschlichem Gewebe, umfas-send einen Griff (1) mit einem [X.] (5) und einem[X.] (6), die mit einer Öffnung (4) in Verbindung ste-hen, welche im Griff (1) vorgesehen ist und auf die zu behan-delnde Fläche gelegt werden soll; und [X.]el für die dosierteZufuhr von abtragenden Materialien ([X.]) in einem pneumati-schen Träger aus einem mit dem [X.] (5) verbundenenVersorgungsbehälter (17) zur Öffnung (4) des Griffes (1), da-durch gekennzeichnet, daßa)die [X.] ausschließlich eine [X.] (15)umfassen, die mit dem [X.] (6) des Griffes (1) [X.] ist, um nach dichtem Verschließen der Öffnung (4)mit der zu behandelnden Fläche die abtragenden [X.] ([X.]) aus dem Versorgungsbehälter (17) zur Öffnung (4)im Griff zu befördern,b)die Verbindung zwischen Versorgungsbehälter (17) und[X.] (5) des Griffes (1) derart ausgebildet ist, daßdie [X.] (15) beim Verschließen der Öffnung (4)ein Ansaugen im Inneren des Versorgungsbehälters (17)erzeugt, und- 8 -c)der Versorgungsbehälter (17) einen in seinem [X.]über eine Ventileinheit (20) regulierbaren Durchlaß (19)aufweist, womit der Grad der auf der zu [X.] erzeugten [X.] verstellbar ist."Weiter hilfsweise (Hilfsantrag 2) soll das kennzeichnende Merkmal c wiefolgt [X.])der Versorgungsbehälter (17) einen in seinem [X.] übereine Ventileinheit (20) regulierbaren Durchlaß (19) aufweist undein der [X.] (15) zugeordneter Regulator (14) vorge-sehen ist, über welche der Grad der auf der zu [X.] erzeugten [X.] verstellbar [X.] Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen und hält auch die hilfsweiseverteidigten Fassungen des [X.] nicht für schutzfähig.Im Auftrag des [X.]enats hat Prof. Dr.-Ing. [X.], [X.], Mikro- und Medizintechnik der [X.], einschriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläu-tert und ergänzt hat. Die [X.] hat ein in einem in [X.] geführten, u.a. dasauf die Prioritätsanmeldung zum [X.]treitpatent erteilte [X.] [X.] 945 betreffenden Parallelverfahren erstelltes Gutachten von [X.] , [X.], nebst Ergänzung [X.] -Entscheidungsgründe:Die zulässige Berufung hat teilweise Erfolg. [X.]ie führt unter [X.] angefochtenen Urteils zur Klageabweisung, soweit die [X.] das [X.]treit-patent mit ihrem zweiten Hilfsantrag verteidigt. Die [X.] in den an-gegriffenen, unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezogenenUnteransprüchen ist antragsgemäß dahin zu ändern, daß sie nunmehr den neugefaßten Patentanspruch 1 betrifft. Hinsichtlich des im [X.] im [X.]treit stehenden Patentanspruchs 5 war eine derartige Anpassungdagegen nicht möglich, weil Änderungen nicht im [X.]treit stehender [X.] im [X.] auch im Weg der [X.]elbstbeschränkung nicht [X.] kommen (vgl. [X.], [X.], 2003, Rdn. 133 m.N. in [X.]. 346; a.A. [X.] [X.]6. Aufl. § 81 Rdn. 122).I.1. Das [X.]treitpatent betrifft eine Vorrichtung zur [X.]hrung von[X.], insbesondere für kosmetische oder therapeutische Be-handlungen am menschlichen Gewebe, wie das Entfernen von [X.] und[X.]tretchmarks.Die Beschreibung des [X.] schildert eine derartige Vorrichtungals aus der U[X.]-Patentschrift 1 752 664 bekannt, die einen Griff mit einem Ein-laßkanal und einem [X.] aufweist, die mit einer Öffnung im Griff [X.] stehen und die auf die zu behandelnde Fläche gelegt werden soll,und die weiter [X.]el für die dosierte Zufuhr von abtragenden Materialien zur- 10 -Grifföffnung in einem pneumatischen Träger aufweist (Beschreibung [X.]p. 1Z. 7 - 15).2.Durch das [X.]treitpatent soll, wie die Beschreibung des [X.]treitpa-tents angibt, eine einfach und billig herstellbare und effektiv arbeitende [X.] zur Verfügung gestellt [X.] schlägt Patentanspruch 1 in der in erster Linie [X.] der neuen [X.]n Patentschrift eine Vorrichtung zur [X.] an menschlichem Gewebe vor, [X.] umfaßt(1.1)mit einem [X.] und(1.2)einem [X.],(2)wobei die Kanäle mit einer Öffnung im Griff in [X.], die auf die zu behandelnde Fläche gelegt werdensoll;(3)sowie [X.]el für die dosierte Zufuhr von abtragenden [X.] die Zufuhr in einem pneumatischen Träger zur [X.] erfolgt und(3.2)die [X.] ausschließlich aus einer [X.] be-stehen ("[X.] mit dem [X.] des Griffs verbunden ist,(3.3)und die nach dichtem Verschließen der Öffnung mit der zubehandelnden Fläche die abtragenden Materialien aus ei-- 11 -nem mit dem [X.] verbundenen Versorgungsbehälterzur Öffnung im Griff zu [X.] handelt es sich bei der Angabe "zur [X.]hrung von [X.] an menschlichem Gewebe" um eine Zweck- und Verwendungs-angabe, die bei einem [X.]achpatent wie hier zunächst eine dem besseren Ver-ständnis der Erfindung dienende Erläuterung darstellt sowie darüber hinaus [X.] einer mittelbaren Umschreibung der räumlich-körperlichen Ausge-staltung der Vorrichtung in dem [X.]inn hat, daß die Vorrichtung für die [X.], woraus sich nähere [X.] die konkrete Ausgestaltung, insbesondere im [X.]inn einer Bioverträglichkeitergeben, wie der gerichtliche [X.]achverständige in der mündlichen Verhandlungüberzeugend angegeben [X.] nachstehend verkleinert wiedergegebene Figur 1 des [X.]treit-patents zeigt eine [X.]hrungsform der patentgemäßen [X.] 12 -Dabei bedeuten die Bezugszeichen 1 den schematisch [X.], 2 dessen austauschbaren Kopf, 3 dessen Frontwand, 4 die auf die zubehandelnde Fläche aufzulegende Öffnung, 5 die [X.], 6 die [X.] -öffnung, 7 und 8 die zugehörigen Leitungen. Bezugszeichen 10 bezeichnet [X.], 9 dessen Einlaßverbinder, 11 einen [X.]verbindermit zugeordneten [X.] 12, der mit der Einlaßleitung 13 verbundenist, die wiederum über den [X.] und -regulator 14 mit der [X.] in Verbindung steht. Die Leitung 8 ist über den Basisanschluß 16mit dem Versorgungsbehälter 17 verbunden, in den eine Menge abtragenderMaterialien [X.] eingefüllt ist. Die Einlaßleitung 18 steht mit dem Basisanschluß [X.] und weist an ihrem unteren Ende eine Öffnung 28 auf. An der Be-hälterbasis ist ein Durchlaß 19 angeordnet, der über das Ventilsystem 20, 21,22, 23 mit der Atmosphäre in Verbindung steht und sich in den Verteiler 24 öff-net, der wiederum über Löcher 25 mit Einlaß und Filtern 26 kommuniziert. [X.] Behälter ist zudem ein Heizwiderstand 27 eingesetzt.Bei Gebrauch wird der Kopf 2 nach Inbetriebnahme der [X.] auf die zu behandelnde Fläche gesetzt. Der Verschluß der Öffnung 4schließt den Einlaßkreislauf und das an der Öffnung erzeugte Vakuum läßt [X.] behandelnde Fläche an den Rändern der Öffnung anhaften. Dabei werdendie im Behälter 17 befindlichen abtragenden Materialien [X.] durch die Öffnung28 gesogen und gelangen über die Leitung 7 zur Öffnung 4, wo sie die zu be-handelnde Oberfläche abschabend überstreichen. Über den [X.] die Leitung 8 gelangen sie sodann zu dem Behälter 10, wo sie mit den ab-getragenen Partikeln gesammelt werden (Beschreibung [X.]p. 1 Z. 52 - [X.]p. 3Z. 18).II.Es kann dahinstehen, ob der Gegenstand des Patentanspruchs 1des [X.] in der Fassung, die dieses durch das [X.] Ein-- 14 -spruchsverfahren erhalten hat, neu ist, weil er jedenfalls im [X.]inn der Art. 52Abs. 1, 56 EPÜ für den Fachmann durch den [X.]tand der Technik nahegelegtwar. Dies füllt den geltend gemachten [X.] des Art. II § 6 Abs. 1Nr. 1 [X.], Art. 138 Abs. 1 Buchst. a EPÜ aus.1.Für die Prüfung der [X.]chutzfähigkeit gegenüber dem [X.]tand derTechnik gelten dabei die gleichen Grundsätze wie bei der Feststellung des[X.]inngehalts und bei der Auslegung des Patents im Verletzungsstreit ([X.]en.[X.]. 24.9.2003 - [X.], zur [X.] in[X.]Z vorgesehen; vgl. [X.]en.Urt. v. 7.11.2000, berichtigt durch Beschluß vom9.1.2001 - [X.], [X.], 232 - Brieflocher). Grundlage für die Be-stimmung der danach geschützten Lehre ist das Verständnis der [X.] durch den maßgeblichen Fachmann. Erscheinen - auch unter Heran-ziehung von Beschreibung und Zeichnungen - Formulierungen in den Patent-ansprüchen als mehrdeutig, ist zu ermitteln, welche Vorstellungen der [X.] mit ihnen verbindet. Im [X.] darf nämlich nicht etwadeshalb eine einengende Auslegung der angegriffenen Patentansprüchezugrunde gelegt werden, weil mit dieser die [X.]chutzfähigkeit eher bejaht [X.] ([X.] - blasenfreie Gummibahn I). Dabei schränkt die bloße Angabe"zur [X.]hrung von [X.] an menschlichem Gewebe" den[X.]chutz nicht ein; auch bei der Prüfung der Rechtsbeständigkeit kann sie [X.] eine positive Beurteilung für sich allein nicht tragen. Allerdings hat sie [X.] bei der Ausgestaltung der Vorrichtung zur Folge, die sie von [X.], etwa [X.]andstrahlgeräten nach der U[X.]-Patentschrift3 286 406, unterscheiden. Weiter ist zu berücksichtigen, daß, wie der gerichtli-che [X.]achverständige im Grundsatz übereinstimmend mit dem sachkundig be-- 15 -setzten [X.] angegeben hat, der kosmetische und therapeuti-sche Anwendungsbereich, auf den die Lehre des [X.] abzielt, Auswir-kungen auf die Qualifikation des hier einschlägigen Fachmanns hat. Im [X.] in Übereinstimmung mit dem gerichtlichen [X.]achverständigen und mitdem [X.] sieht der [X.]enat deshalb als maßgeblichen [X.] einen Medizintechniker an, der auf der Grundlage eines Fachhochschul-studiums des Maschinenbaus oder der Elektrotechnik vertiefte Kenntnisse aufdem Gebiet der [X.] erworben hat, aber auch über Kenntnisse [X.], Biomaterialien, [X.]trömungstechnik und pneumatischer För-derung von [X.]chüttgütern entweder selbst verfügt oder sich hierzu [X.] von anderen Fachleuten einholt (vgl. hierzu Kroher in [X.]in-ger/[X.]tauder, EPÜ, 2. Aufl., Art. 56 Rdn. 135, Benkard, EPÜ, Art. 56 Rdn. 42;[X.], [X.], 6. Aufl., § 4 Rdn. 51 ff.; Busse, [X.] 6. Aufl. - im Druck -, § 4Rdn. 154, je m.w.[X.])Aus der jedenfalls seit dem 28. Oktober 1987 und damit vor [X.] des [X.] öffentlich zugänglichen [X.]n [X.] 922 ([X.]) ist ein Gerät zum kontrollierten Auftrag von reduzierenden[X.]ubstanzen auf menschliches Gewebe zum Durchführen von [X.]. Die nachstehend verkleinert wiedergegebene Figur 2 zeigt eine[X.]chnittansicht eines [X.]hrungsbeispiels:- 16 -- 17 -Das Gerät hat einen Griff 3 (Merkmal 1) mit einem [X.] 7 ([X.] 1.1) und einem [X.] 8 (Merkmal 1.2). Die Kanäle stehen mit einerÖffnung (Fenster 38) im Griff in Verbindung, die auf die zu behandelnde Flächegelegt werden soll (Beschreibung, [X.] Übersetzung [X.]. 4 Z. 15 - 18;Merkmal 2). Die Ventile 32, 33, 34 stellen [X.]el für die dosierte Zufuhr von [X.] Materialien dar (Merkmal 3). Die Zufuhr erfolgt wie beim [X.]treitpatentin einem pneumatischen Träger (Druckluft vom Kompressor 24) zur Öffnung 38des Griffs 3 (Merkmal 3.1). Mit dem [X.] 8 des Griffs 3 ist eine Vakuum-quelle ([X.]augpumpe 28) verbunden (vgl. Merkmale 3.2 und 3.3). Die reduzie-renden [X.]ubstanzen werden unmittelbar nach der Gewebebehandlung durch die[X.]augpumpe 28 abgesaugt (Beschreibung, [X.] Übersetzung, [X.]. 5Z. 14 - [X.] unterscheidet sich die Vorrichtung nach Patentanspruch 1 des[X.] von der vorbekannten, wie das [X.] [X.] hat, dadurch, daß als Antriebsmittel für den pneumatischen Träger,d.h. im allgemeinen Luft, bei der bekannten Vorrichtung jedenfalls auch [X.] neben der [X.], beim [X.]treitpatent aber nur die Va-kuumquelle dient (Merkmal 3.2), sowie dadurch, daß die Förderung des abtra-genden Materials beim [X.]treitpatent ebenfalls ausschließlich durch die Vakuum-quelle, bei der vorbekannten Vorrichtung aber jedenfalls auch durch [X.] erfolgt (Merkmal 3.3). Dabei beschreiben beide Unterschiede lediglichunterschiedliche Erscheinungsformen desselben technischen [X.]achverhalts,nämlich das Weglassen der Druckluftquelle und die alleinige Förderung [X.] mittels [X.] -b)Die ebenfalls die Behandlung der menschlichen Haut betreffende[X.] Patentschrift 1 136 127 ([X.]) liegt demgegenüber weiter ab;sie beschreibt lediglich eine Förderung von festen Partikeln auf die Haut mittelsDruckluft ("... consistant en la projection rapide sur la peau de particules solides... en vue d™un traitement médical. [X.] "). An verfahrensrelevanten Informationenist ihr lediglich noch zu entnehmen, daß die Druckluft im Behälter eine [X.]trö-mung erzeugt, die die Partikel mitreißt, wobei die Regelung des von der [X.] ausgehenden Luftdrucks es gestattet, die Intensität [X.] der Partikel zu verändern ("L™air sous pression – [X.]. [X.]appareilproducteur d™air comprimé permet de faire varier la force de percussion.").3. a)Der Überschuß der Lehre des [X.] gegenüber diesen dieBehandlung des menschlichen Körpers betreffenden Entgegenhaltungen be-steht mithin in der Umsetzung der Erkenntnis, daß auf ein Antriebsmittel, undzwar auf die [X.], verzichtet werden kann, wenn die Vakuum-quelle so ausgelegt wird, daß sie die Förderleistung allein erbringen kann, d.h.,daß eine Energiequelle, nämlich die [X.], zum Betrieb der [X.] ausreicht. Eine erfinderische Leistung kann hierin mit dem Bundespatent-gericht nicht gesehen werden.b)Dem Fachmann kann grundsätzlich zugetraut werden, bekannteLösungen zu verbessern und aus dem [X.]tand der Technik bekannte Anregun-gen aufzugreifen ([X.]/Kraßer, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl.,- 19 -[X.]. 171 f.; Busse, § 4 [X.] Rdn. 133; Benkard, EPÜ, Art. 56 Rdn. 54). [X.]o ist [X.], raumsparend und kostengünstig durch Verwendung weniger Teile zubauen ([X.]en.Urt. v. 24.3.1994 - [X.], bei [X.], Nichtigkeitsrechtspre-chung in Patentsachen, Bd. 1, 168, 173 - Einphasensynchronmotor; vgl.[X.] § 4 [X.] Rdn. 122, 123) und bekannte Vorrichtungen zu vereinfachen([X.]en.Urt. [X.] - [X.], bei [X.] Bd. 1, 291, 296 - [X.]ammelstati-on).c)Dem Fachmann, der ohne weiteres erkannte, daß die Vorrichtungnach der [X.]n Patentschrift 1 184 922 mit ihren beiden [X.] 24 und [X.]augpumpe 28 einen erheblichen apparativen Aufwandpflegte, mußte es sich aufdrängen, Überlegungen dahin anzustellen, ob [X.] dieser Aufwand verringert werden konnte. Dabei lag es zunächst auf [X.], Überlegungen dahin anzustellen, ob von den zwei bei der Vorrichtungnach der [X.]n Patentschrift vorgesehenen Energiequellen verzichtetwerden konnte. Dabei bestand für den Fachmann, wie die mündliche [X.] zur Überzeugung des [X.]enats ergeben hat, jedenfalls keine ausge-prägte Präferenz dahin, auf die [X.]augpumpe und nicht auf den Kompressor zuverzichten. Der gerichtliche [X.]achverständige hat nach eingehender [X.] der mündlichen Verhandlung vielmehr angenommen, beim Fachmann [X.] gewisse Neigung bestanden, die [X.]augpumpe beizubehalten, weil sichhieraus Vorteile beim Auffangen der [X.]chleifpartikel ergeben konnten. [X.]elbstwenn man nicht soweit gehen wollte, war das Weglassen des [X.] eine Möglichkeit, die der Fachmann bei seinen Überlegungen, die [X.]e Vorrichtungen zu vereinfachen, in Betracht zog (vgl. [X.]en.Urt. [X.] -18.2.1997 - [X.], bei [X.], Nichtigkeitsrechtsprechung in [X.], 445, 452 f. - Zerstäubervorrichtung).d)Der Fachmann hatte mithin Veranlassung, sich im [X.]tand derTechnik nach vergleichbaren Lösungen umzusehen, die das Problem der[X.]chleifpartikelzufuhr und der Partikelabfuhr auf einfachere Weise und insbe-sondere mit nur einer Energiequelle lösten. Deshalb lag es für ihn auch nahe,sich auf Gebieten umzusehen oder auf diesen Gebieten kundige Fachleute zubefragen, auf denen vergleichbare Lösungen zu erwarten waren, insbesondereauf dem Gebiet des mechanischen Abschleifens mit festen Partikeln, etwabeim [X.]andstrahlen.Dabei mußte er u.a. auf die U[X.]-Patentschrift 3 286 406 ([X.]) [X.], die u.a. Vorrichtungen zum Abschleifen mit trockenen Partikeln betrifft.Diese [X.] befaßt sich ausdrücklich mit der Frage, ob auf Druckluftverzichtet werden könne, was den Vorteil geringerer Kosten habe, da teureDruckluftkompressoren entbehrlich seien (Beschreibung [X.]p. 1 Z. 22 - 27). [X.] beschreibt sie eine [X.]hrungsform, bei der eine [X.]trahlkammer, eine miteinem Ende der [X.]trahlkammer verbundene Lufteinlaßleitung, [X.]el zum Mitrei-ßen des [X.]chleifmittels in der Primärluft, Öffnungen in der Wand der Kammer,die mit dem zu bearbeitenden Werkstück verschlossen werden, [X.]el zum An-legen von Unterdruck an die Kammer, um Primärluft und [X.]chleifmittel in dieKammer zu ziehen und Luft und [X.]chleifmittel von der Kammer abzuziehen,sowie [X.]el zum Verhindern des Eintritts von [X.]ekundärluft in die Kammer vor-gesehen sind (Beschreibung [X.]p. 1 Z. 62 - [X.]palte 2 Z. 12; Übersetzung überge-hender Absatz [X.]. 2/3).- 21 -Der Fachmann konnte bereits hieraus erkennen, daß die in der U[X.]-Patentschrift 3 286 406 beschriebene Vorrichtung den Betrieb der [X.] ausschließlich mittels Unterdruckerzeugung ermöglichte und einezusätzliche Drucklufterzeugung überflüssig machte. Dabei mußte er allerdings,worauf der gerichtliche [X.]achverständige besonders hingewiesen hat, auch er-kennen, daß es nicht genügte, den Kompressor wegzulassen, sondern daßeine verschlossene [X.]trahlkammer erzeugt werden mußte, weil nur dadurch dieMitnahme des [X.]chleifmittels aus dem Behälter erreicht werden konnte. [X.] lehrt indessen diese Entgegenhaltung. Wie der gerichtliche [X.]achverständi-ge hierzu ausgeführt hat, wäre die Abdichtung der [X.]trahlkammer auf der [X.] mit definierter Zuführung von [X.]ekundärluft aus der Atmosphäreauf Grund der biomechanischen Eigenschaften der menschlichen Haut einfachrealisierbar gewesen.Allerdings sah der Fachmann zugleich, daß er die ersichtlich nicht [X.] am menschlichen Körper vorgesehene Vorrichtung nach derU[X.]-Patentschrift nicht ohne weiteres für den nach dem [X.]treitpatent vorgesehe-nen Zweck einsetzen konnte. Es lag auf der Hand, daß die Behandlung einesempfindlichen Organs wie der menschlichen Haut nicht ohne weiteres auf Vor-richtungen und Verfahrensweisen zurückgreifen konnte, wie sie bei der [X.] aus toter Materie angezeigt sein mögen. Der gericht-liche [X.]achverständige hat aber überzeugend ausgeführt, daß diese Anpassun-gen den Fachmann nicht vor [X.]chwierigkeiten stellten, die ein erfinderischesHandeln erforderlich [X.] 22 -Daß die U[X.]-Patentschrift auch [X.]hrungsformen beschreibt, bei [X.] eine im humanmedizinischen Einsatz ungeeignete Abscheidung und [X.] des gebrauchten [X.]chleifmittels erfolgen sollte, wie die [X.] geltend macht, stand dem nicht entgegen, wohl aber der Übernahme [X.] und Wiederverwendung. Mit ihrer Verweisung auf das [X.]h-rungsbeispiel, bei dem der Abscheider zwingend notwendig sei, verkennt dieBerufung zudem, daß sich der [X.] der U[X.]-Patentschrift nichtauf dieses Beispiel beschränkt. Daß ohne den Abscheider der [X.] werde, ist schon deshalb nicht von entscheidender Bedeutung,weil auch die Vorrichtung nach der [X.]n Patentschrift ohne einen sol-chen Abscheider und damit ohne Materialkreislauf arbeitet. Der Fachmann er-kannte somit, daß er hierauf je nach vorgesehener Anwendung verzichtenkonnte. Daraus folgte für ihn als weitere nahe liegende Erkenntnis, daß er dieerforderliche Zufuhr von [X.]chleifpartikeln auf andere Weise als über einen Mate-rialkreislauf bewerkstelligen mußte. Wie dies zu bewerkstelligen ist, überläßtindessen auch Patentanspruch 1 des [X.] in seiner in erster Linie ver-teidigten Fassung dem Belieben des Fachmanns.In der Übernahme einer [X.]hrung, bei der allein mit Unterdruck geför-dert wird, auf die aus der [X.]n Patentschrift bekannte Vorrichtung kannnach alledem eine erfinderische Leistung nicht gesehen werden. Das hat [X.] gerichtliche [X.]achverständige so gesehen, der insoweit von einer hand-werklichen Leistung spricht.Die gegenteilige Auffassung des im Verfahren vor dem Tribunale [X.]herangezogenen [X.]achverständigen L. beruht darauf, daß dieser davon [X.] 23 -gegangen ist, der Fachmann werde das U[X.]-Patent nicht heranziehen, weil die-ses sich auf einen ganz anderen technischen [X.]ektor beziehe (Gutachten [X.]. 43= Übersetzung [X.]. 33 f., [X.] Übersetzung [X.]. 13). [X.]ie ist [X.] auf der vorstehend dargestellten Grundlage nicht geeignet, die [X.]chutzfä-higkeit des [X.] zu stützen.III. Die [X.] bis 4, 6 und 7 werden von der [X.], so-weit sich Patentanspruch 1 nur in einer der hilfsweise verteidigten [X.] rechtsbeständig erweist, ersichtlich nur in [X.] auf diese vertei-digt. Die Patentansprüche 2, 3, 6 und 7 weisen zudem, wie bereits das [X.] erkannt und der gerichtliche [X.]achverständige auch in dermündlichen Verhandlung zur Überzeugung des [X.]enats bestätigt hat, auch [X.] mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 des [X.] kei-nen erfinderischen Gehalt auf. Patentanspruch 4 weist zusätzliche Merkmaleauf, die sich auch in der vom [X.]enat als schutzfähig erachteten Fassung [X.] 1 nach dem zweiten Hilfsantrag teilweise wiederfinden.Nach Patentanspruch 2 soll die Öffnung des Griffs so angeordnet sein,daß sie im wesentlichen dichtend der zu behandelnden Fläche angepaßt wer-den kann. Diese Anpassung ist bereits aus der U[X.]-Patentschrift 3 286 406 [X.] und für das Funktionieren einer ausschließlich mit Unterdruck arbeiten-den Vorrichtung auch notwendig. Auch die [X.] Patentschrift legt, wieder gerichtliche [X.]achverständige überzeugend ausgeführt hat, die [X.] [X.] bildet die Lehre des Patentanspruchs 2 weiter dahinaus, daß die Neigung der Öffnung zum [X.] des Griffs etwa 45° beträgt.Das ist, wie der gerichtliche [X.]achverständige in Übereinstimmung mit dem[X.] zur Überzeugung des [X.]enats ausgeführt hat, eine reinhandwerkliche Maßnahme ohne erfinderischen Gehalt. Den Neigungswinkel,der für die vorgesehene Anwendung geeignet ist, kann der Fachmann mit we-nigen orientierenden Versuchen ermitteln.Patentanspruch 6 sieht elektrische [X.]el zum Erhitzen der abtragendenMaterialien im Vorratsbehälter vor. Mit dem [X.] und dem ge-richtlichen [X.]achverständigen sieht der [X.]enat hierin eine [X.] Fachmanns ohne erfinderischen Gehalt.Einen austauschbaren Kopf vorzusehen, wie dies Patentanspruch [X.], offenbart bereits die [X.] Patentschrift ([X.]; [X.] 4). Der gerichtliche [X.]achverständige hat hierin eine [X.]elbstverständlichkeitgesehen.[X.] in seinen hilfsweise verteidigten [X.] sich von Patentanspruch 1 in der Fassung der neuen europäi-schen Patentschrift zunächst dadurch, daß die Vorrichtung als "humanmedizi-nische [X.]" bezeichnet ist. Dies bedeutet keine sachlicheÄnderung gegenüber der Bezeichnung in der in erster Linie verteidigten [X.] des Patentanspruchs 1 und kann insbesondere nicht dazu führen, etwadie U[X.]-Patentschrift 3 286 406 bei der Prüfung der Patentfähigkeit außer [X.] zu lassen. Im übrigen ergeben sich folgende zusätzliche [X.] 25 -(3.4)Die Verbindung zwischen Versorgungsbehälter und Einlaß-kanal ist derart ausgebildet, daß die [X.] beimVerschließen der Öffnung ein Ansaugen im [X.] [X.] dem ersten Hilfsantrag:) der Versorgungsbehälterweist einen in seinem [X.] über eine Ventileinheitregulierbaren Durchlaß auf, womit der Grad der auf der zubehandelnden Fläche erzeugten [X.] ver-stellbar ist.(4™)(nach dem zweiten Hilfsantrag:) der Versorgungsbehälterweist einen in seinem [X.] über eine Ventileinheitregulierbaren Durchlaß auf und es ist ein der [X.]zugeordneter Regulator vorgesehen, über welche der Gradder auf der zu behandelnden Fläche erzeugten Mikroab-schabungen verstellbar ist.Das erste dieser Merkmale (3.4) ergibt sich dabei, wie der gerichtliche[X.]achverständige überzeugend ausgeführt hat, notwendig aus Merkmal (3.3)und enthält damit als bloße Wirkungsangabe diesem gegenüber keinen Über-schuß.Merkmal (4) nach dem ersten Hilfsantrag ist jedenfalls durch die ur-sprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen nicht gedeckt. Die [X.] kann- 26 -sich deshalb auf eine derartig beschränkte Fassung des Patentanspruchs [X.] zurückziehen (vgl. [X.]Z 21, 8, 12 - [X.]pritzgußmaschine I). Nach ihr wä-ren vom Patentschutz nämlich auch Fälle erfaßt, bei denen der Grad der [X.] zu behandelnden Fläche erzeugten [X.] allein durch den inseinem [X.] über eine Ventileinheit regulierbaren Durchlaß verstellbarist. Derartiges ist aber in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht offen-bart. Dort heißt es zwar (Beschreibung [X.]. 2):"According to one preferred embodiment of the invention, [X.] handle is connected to a supply [X.] fort hereducing substances which has in its base a plurality of air-intakeapertures with associated regulator valve means, –" (nach derÜbersetzung: "Gemäß einer bevorzugten [X.]hrungsform der Er-findung hat der Versorgungsbehälter für die abtragenden [X.] in seinem Boden mehrere Lufteinlaßöffnungen mit zugehörigen[X.] –").Die weiteren Offenbarungsstellen machen jedoch klar, daß eine [X.] mittels dieser Öffnungen nicht beschrieben wird. [X.]o heißt es in der ur-sprünglichen Beschreibung [X.]. 3:"A passage 19 is situated in the base of the [X.] 17 and com-municates with the atmosphere through a valve system, [X.], including a pair of one-way valves 21, 22 supplied bya solenoid [X.] The passage 19 opens into an annular mani-fold 24 formed in the base of the [X.] 17 and communicating- 27 -with the interior thereof through a ring of axial holes 24 with associ-ated intake and shaking filters.fl (Übersetzung: "An der Basis [X.] 17 ist ein Durchlaß angeordnet, welcher über ein Ventil-system, im allgemeinen mit 20 bezeichnet, welches ein Paar überein [X.]olenoid-Ventil 23 versorgte [X.] 21, 22 beinhaltet,mit der Atmosphäre kommuniziert. Der Durchlaß 19 öffnet sich ineinen ringförmigen, in der Basis des Behälters 17 ausgebildetenVerteiler 24, welcher mit dem Inneren des Behälters 17 über einenRing axialer Löcher 25 mit zugeordnetem Einlaß und aufschütteln-den Filtern 26 kommuniziert.").Weiter (Beschreibung [X.]. 4/5):"The degree of micro-abrasion [X.] regulator 14 associ-ated with the vacuum pump 15 and the solenoid valve unit 20,whereby the flow of atmospheric air sucked into the [X.] 17 isregulated automatically ...fl (Übersetzung: "[X.] auf der zu behandelnden Fläche ist durch Betätigung desder Vakuumpumpe zugeordneten [X.] und der [X.]olenoid-Ventileinheit 20 einstellbar, wobei der [X.]trom der in den Behälter 17eingesogenen atmosphärischen Luft automatisch geregelt wird...".).Hieraus ergibt sich, daß die Regulierung nur in der Weise beschriebenist, daß sie sowohl durch den Regulator 14 und die Ventileinheit 20 erfolgt. Dergerichtliche [X.]achverständige hat in der mündlichen Verhandlung überzeugend- 28 -bestätigt, daß der Fachmann die [X.] durch beide Rege-lungsmittel nur kumulativ versteht. Dies wird durch die ursprüngliche Beschrei-bung [X.]. 5 bestätigt, wonach der Regulator 14 den [X.]trom der eingesogenen [X.], während das Ventil 20 einen Unterdruck im Behälter 17 erzeugt.Merkmal (4) in der Fassung des zweiten [X.] trägt den Offenba-rungsbedenken Rechnung. Gesichtspunkte, aus denen sich ergeben könnte,daß die ihr entsprechende Anspruchsfassung nicht durch die ursprünglicheOffenbarung oder das erteilte Patent gedeckt sein könnte, haben sich nicht er-geben. Insbesondere mußte sich die [X.] nicht auf die zumindest teilweiseengere Fassung des Patentanspruchs 4 beschränken (vgl. [X.]en.Urt. [X.] - [X.], bei [X.] aaO. Bd. 3, 180, 194 f. - Ventilbetäti-gungsvorrichtung).2. a)Patentanspruch 1 nach dem zweiten Hilfsantrag ist neu. Dies istauch von den Klägerinnen nicht in Zweifel gezogen worden.b)Der [X.]enat kann nicht feststellen, daß Patentanspruch 1 in dieserFassung durch den [X.]tand der Technik nahegelegt ist. Das geht zu Lasten derKlägerin (vgl. nur [X.]en.Urt. v. 10.11.1998 - [X.], [X.]. 1999, 362, 364- Herzklappenprothese).Die Maßnahme, zur Verstellbarkeit, d.h. Regulierbarkeit der [X.] sowohl einen der [X.] zugeordneten Regulator als auch einenregulierbaren Durchlaß des Versorgungsbehälters heranzuziehen, ist in demdem [X.]enat bekannt gewordenen [X.]tand der Technik nicht beschrieben. Die Be-- 29 -fragung des gerichtlichen [X.]achverständigen dazu, ob es sich um eine aus [X.] und Fachkönnen naheliegende Maßnahme handelt, hat nicht zueinem eindeutigen Ergebnis zu Lasten der beklagten Patentinhaberin geführt.Der gerichtliche [X.]achverständige hat die Maßnahme zunächst - in einer eherspontanen Reaktion als nicht nahe liegende bezeichnet. Auch bei ins einzelnegehender Diskussion ist er zunächst bei dieser Auffassung geblieben; insbe-sondere hat er angegeben, eine feinfühlige Regulierung sei auch früher schonmöglich gewesen; bei der zweiten Maßnahme (Regulierung des Lufteinlassesin den Vorratsbehälter) gehe es aber um die Dosierung der Zumischung. Rei-che die Partikelmenge nicht aus, werde der Fachmann zunächst über die [X.] schaffen wollen. Erst auf gezielte [X.] der Notwendigkeit eines Luftzutritts auf Grund der Absaugung hat dergerichtliche [X.]achverständige zunächst seine Auffassung in Frage gestellt under ist nach längeren Überlegungen auf Grund der Annahme, daß der [X.] die Bedeutung der Verwirbelung der [X.]chleifpartikel in einem Vakuumsy-stem erkenne, zu dem Ergebnis gekommen, dieser werde zwei Regelsystemevorsehen.Dieses Ergebnis erfordert indessen, wie die Befragung des hochqualifi-zierten [X.]achverständigen eindrucksvoll belegt hat, schon für diesen einen [X.] gedanklichen Aufwand. Umso mehr kann der [X.]enat nicht ausschlie-ßen, daß dieser Aufwand für den deutlich geringer qualifizierten Fachmann be-reits den Bereich des Erfinderischen berührte.- 30 -3.An den demnach schutzfähigen Patentanspruch 1 nach demzweiten Hilfsantrag können sich die Patentansprüche 2 - 4, 6 und 7 mit ent-sprechend geänderter [X.] anschließen.[X.] Kostenentscheidung folgt aus § 121 Abs. 2 [X.] in Verbin-dung mit §§ 91, 92, 97 ZPO. Der [X.]enat hat schon mangels besserer Erkennt-nismöglichkeiten die Obsiegens- und Unterliegensanteile auf [X.] und Be-klagtenseite als ungefähr gleich bewertet.MelullisJestaedt[X.]charen[X.]Asendorf