Bundespatentgericht, Beschluss vom 20.12.2010, Az. 17 W (pat) 81/10

Die vorliegende Patentanmeldung entstand durch Teilungserklärung vom 5. September 2005 aus der Patentanmeldung [X.] 45 580.8, die im September 2003 durch Teilung aus der Patentanmeldung [X.] 90 991.4 entstanden war. Diese [X.] ist eine [X.] in nationaler Phase, welche die Priorität einer Voranmeldung in [X.] vom 6. März 1992 in Anspruch nimmt und als [X.] 93 / 18 463 A1 in [X.], später in [X.] Übersetzung als [X.] 43 90 991 T1 veröffentlicht wurde. Die vorliegende Teilungsanmeldung erhielt die Bezeichnung:

„Vorrichtung zur Kommunikation mit einem [X.] “.

Sie wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für [X.] des [X.] vom 13. März 2008 zurückgewiesen, weil ihr Patentanspruch 1 mangels Erfindungshöhe seines Gegenstands nicht gewährbar sei.

Die gegen diesen Beschluss gerichtete Beschwerde der Anmelderin hatte Erfolg. Die Anmeldung wurde vom erkennenden Senat mit Beschluss vom 12. Januar 2010 (17 W (pat) 75/08), basierend auf neu eingereichten Patentansprüchen, zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das [X.] zurückverwiesen mit der Maßgabe, dass das geltende Patentbegehren zulässig sei.

Daraufhin wurde die Anmeldung nach einem Prüfungsbescheid vom 5. Mai 2010 von derselben Prüfungsstelle durch Beschluss vom 21. Juni 2010 erneut zurückgewiesen mit der Begründung, dass in der Beschreibung kein Weg zum Ausführen der beanspruchten Erfindung im Einzelnen angegeben sei. Nach dieser Feststellung stehe der Prüfungsstelle vor dem Gesetz nach § 34 Abs. 6 [X.] in Verbindung mit der PatAnmVO vom 4. Mai 1990, § 4 Abs. 4 kein Ermessensspielraum mehr zu; wenn die gesetzlichen Erfordernisse, die an eine Anmeldung gestellt sind, nicht erfüllt seien, so sei diese zurückzuweisen.

Gegen diesen Beschluss ist die erneute Beschwerde der Anmelderin gerichtet. Sie trägt vor, der neue Zurückweisungsbeschluss sei offensichtlich rechtsfehlerhaft, da das Patentamt an die rechtliche Beurteilung des [X.] gebunden sei; dieses habe aber ausgeführt, dass die Lehre der Patentansprüche in der Anmeldung so deutlich und vollständig offenbart sei, dass ein Fachmann sie ausführen könne.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß:

den angegriffenen Beschluss aufzuheben und das nachgesuchte Patent mit den geltenden Unterlagen gemäß dem [X.]beschluss 17 W (pat) 75/08 vom 12. Januar 2010 zu erteilen,

hilfsweise eine mündliche Verhandlung, und

die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Der geltende Patentanspruch 1, auf den allein der Zurückweisungsbeschluss sich gründet, lautet:

1. [X.] (102) zur Kommunikation mit einem Speicher mit wahlfreiem Zugriff ( [X.] ) (104, 106, 108, 110), mit

₀ ) und einem zweiten Eingangsanschluss, der an einen bidirektionalen externen Datenbus (120) zum Empfangen erster Daten vom Speicher mit wahlfreiem Zugriff ( [X.] ) (104, 106, 108, 110) unter Verwendung des Empfangstaktes ([X.] ₀ ) angeschlossen ist, um Datenbits der ersten Daten synchron zum [X.] ([X.] ₀ ) an beiden Taktflanken zu registrieren, sodass die Datenbits der ersten Daten mit der doppelten Frequenz des Empfangstaktes ([X.] ₀ ) empfangen werden, und wobei das [X.] ([X.] ₀ ) von der [X.] (102) empfangen wird, nachdem es sich in einer Richtung von dem Speicher mit wahlfreien Zugriff ( [X.] ) (104, 106, 108, 110) hin zu der [X.] (102) ausgebreitet hat; und

₀ ) und einem Ausgangsanschluss, der zum Senden zweiter Daten an den Speicher mit wahlfreiem Zugriff ( [X.] ) (104, 106, 108, 110) unter Verwendung des Sendetaktes ([X.] ₀ ) über den bidirektionalen externen Datenbus (120) angeschlossen ist, um die Datenbits der zweiten Daten synchron zum Sendetakt ([X.] ₀ ) an beiden Taktflanken auszugeben, sodass die Datenbits der zweiten Daten bei der doppelten Frequenz des Sendetaktes ([X.] ₀ ) gesendet werden, wobei die Datenbits der zweiten Daten zum Zeitpunkt, zu dem sie von dem Sender gesendet werden, eine jeweils im Wesentlichen konstante vorbestimmte Phasenbeziehung zu dem Sendetakt ([X.] ₀ ) aufweisen, und wobei das [X.] ([X.] ₀ ) an der [X.] (102) empfangen wird, bevor es sich in einer Richtung von der [X.] (102) zu dem Speicher mit wahlfreiem Zugriff ( [X.] ) (104, 106, 108, 110) ausbreitet,

₀ ) entlang eines ersten [X.]ssegmentes (136) einer [X.] ausbreitet, das sich von einem ersten Ende des bidirektionalen externen Datenbusses (120) zu einem [X.] (137) erstreckt, das in der Nähe eines zweiten Endes des bidirektionalen externen Datenbusses (120) angeordnet ist, und wobei das [X.] ([X.] ₀ ) sich entlang eines zweiten [X.]ssegments (138) der [X.] ausbreitet, das sich von dem [X.] (137) zum ersten Ende des bidirektionalen externen Datenbusses (120) erstreckt.“

Bezüglich der nebengeordneten Patentansprüche 5 und 8 sowie der [X.] wird auf den vorangehenden [X.]beschluss 17 W (pat) 75/08 verwiesen.

Aufgabe zugrunde liegen, eine synchrone, integrierte Speicherkomponente für ein synchrones Bussystem, in dem der [X.] verringert oder beseitigt wird, zur Verfügung zu stellen (siehe Seite 4 Absatz 1 der Beschreibung).

Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das [X.] gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 [X.], weil die Begründung des Beschlusses bereits in rechtlicher Hinsicht fehlerhaft ist.

Denn der behauptete Mangel, dass „in der Anmeldung nicht wenigstens ein Weg zum Ausführen der beanspruchten Erfindung im Einzelnen vorhanden“ sei, durfte im Nachgang zum Zurückverweisungsbeschluss des [X.] nicht mehr geltend gemacht werden. Er betrifft allein die Frage der Ausführbarkeit der Erfindung (§ 34 Abs. 4 [X.]), als Teilfrage der Zulässigkeit der geltenden Patentansprüche. Hierzu hatte der Senat in der vorangehenden Entscheidung 17 W (pat) 75/08 in Abschnitt 2.3.4 (Seite 17) festgestellt:

„Die Ansprüche geben – zumindest bei Zuhilfenahme der Beschreibung – verständlich an, was unter Schutz gestellt werden soll, und ihre Lehre ist in der Anmeldung so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann.“

Nach der erfolgten Zurückverweisung mit der Maßgabe, dass das geltende Patentbegehren zulässig sei, hatte das Patentamt diese rechtliche Beurteilung auch seiner Entscheidung zugrunde zu legen (§ 79 Abs. 3 Satz 2 [X.]) und durfte nicht eine entgegengesetzte Feststellung treffen.

Deshalb war der neuerliche Zurückweisungsbeschluss unzulässig.

Vorsorglich bleibt darüber hinaus festzuhalten, dass die Begründung des Zurückweisungsbeschlusses auch in tatsächlicher Hinsicht fehlerhaft ist.

1. Es steht im Widerspruch zur höchstrichterlichen Rechtsprechung, wenn die Forderung nach einem „Weg zum Ausführen der beanspruchten Erfindung im Einzelnen“, der in der Beschreibung angegeben sein müsse (jetzt [X.] § 10 Abs. 2 Nr. 7), eng ausgelegt wird.

Das [X.] verlangt lediglich (§ 34 Abs. 4), dass die Erfindung in der Anmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

Hierzu hat der [X.] festgestellt:

„Eine Erfindung ist ausführbar offenbart, wenn die in der Patentanmeldung enthaltenen Angaben dem fachmännischen Leser so viel an technischer Information vermitteln, dass er mit seinem Fachwissen und seinem Fachkönnen in der Lage ist, die Erfindung erfolgreich auszuführen. Es ist nicht erforderlich, dass mindestens eine praktisch brauchbare Ausführungsform als solche unmittelbar und eindeutig offenbart ist.“

(siehe [X.], Urteil vom 13. Juli 2010 - [X.]/07 „[X.]“, m. w. N.).

In Übereinstimmung damit kann nicht verlangt werden, dass in der Beschreibung aus einem Ausführungsbeispiel jedes Detail der beanspruchten Erfindung entnehmbar sein müsste.

Fachmann ist hier unverändert ein Entwicklungsingenieur der Nachrichtentechnik mit Hochschul- oder Fachhochschulabschluss und mehrjähriger Berufserfahrung anzusehen.

2. Die beanspruchte technische Lehre war für den Fachmann aufgrund seines Fachwissens erfolgreich ausführbar.

2.1 Die Prüfungsstelle bezieht sich in ihrer Begründung, dass kein Weg zum Ausführen der beanspruchten Erfindung im Einzelnen angegeben sei, auf das Merkmal des Patentanspruchs 1:

₀ ) an beiden Taktflanken zu registrieren“.

₁ bzw. [X.] ₂ ) stattfinde, so dass ungültige Datenbits detektiert würden.

2.2 Hier ist zuzustimmen, dass bei keiner der Zeichnungen der vorliegenden Anmeldung eine Abtastung an beiden Taktflanken dargestellt ist. Wie der Senat in der vorangehenden Entscheidung 17 W (pat) 75/08 in Abschnitt 2.3.2 (Seite 16) bereits festgestellt hat, arbeiten sämtliche Ausführungsbeispiele der Beschreibung mit Einflankenübertragung; das äußert sich in den Figuren 7A und 7B beispielsweise darin, dass die Gültigkeitsdauer eines Datums (A, B, [X.]) beinahe der Dauer eines Taktsignals (z. B. von einer positiven Flanke bis zur nächsten positiven Flanke des Signals [X.] ₀ bzw. [X.] ₀ ) entspricht - pro [X.] wird also ein Datenbit übertragen. In der Mitte zwischen zwei (im Beispiel) positiven Flanken ist keine sinnvolle Übertragung möglich.

2.3 Das genannte [X.] hat seinen Ursprung in der Beschreibung Seite 8 Abs. 2 der [X.] 43 90 991 T1 - demnach soll der Datenbus „vorzugsweise … mit Dualflankenübertragung“ arbeiten. Dies wird beispielhaft dadurch erläutert, dass bei 250 MHz alle zwei Nanosekunden - also zweimal pro [X.] - Übertragungen stattfinden können. Auch wenn dies die einzige Fundstelle dafür ist, so kann der Anmelderin deswegen die Aufnahme entsprechender Merkmale in die Patentansprüche nicht verwehrt werden - insbesondere nicht etwa deshalb, weil kein Ausführungsbeispiel dies explizit darstellt.

Die Frage ist vielmehr, ob der Fachmann mit seinem Fachwissen und seinem Fachkönnen in der Lage war, auch ohne konkretes Beispiel eine Dualflankenübertragung erfolgreich auszuführen.

D1 : [X.] 91 / 16 680 A1, wie im ersten Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle erläutert). Die beanspruchte Lehre der Anmeldung ist ersichtlich auf eine bestimmte Anordnung von Daten- und [X.]en in Bezug auf Sender und Empfänger und auf ein [X.] in der [X.] gerichtet - jedoch nicht auf eine elektrotechnische Bauanleitungen für einen Einflanken- oder Dualflankenempfänger oder -sender. Diese werden als dem Fachmann geläufig angenommen.

Der Fachmann war daher ohne weiteres in der Lage, für eine Dualflankenübertragung geeignete Sender- und Empfängerbaugruppen anstelle der in den Zeichnungen dargestellten einzusetzen. Dass sich dadurch die Zeitabläufe gegenüber den in den Figuren 7A / 7B gezeigten ändern, ist selbstverständlich. Die dortige [X.] irritierte den Fachmann keinesfalls, da ihm der Unterschied vertraut war. Es ist kein Hindernis erkennbar, das sich ihm in den Weg gestellt haben könnte, wenn er bei der Ausführung der beanspruchten Lehre statt der in den Zeichnungen dargestellten Einflankenübertragung eine Dualflankenübertragung und dafür geeignete Baugruppen auswählte.

Die Ausführbarkeit der beanspruchten Erfindung ist sonach auch ohne ein diesbezügliches Ausführungsbeispiel in Beschreibung und Zeichnungen gegeben.

2.4 Wie bereits im vorangehenden Beschluss ausgeführt, ist allerdings im Weiteren zu berücksichtigen, dass die Dualflankenübertragung in der Anmeldung nur ganz kurz als bevorzugte Ausführungsform angesprochen wird, ohne dass Details dazu vermittelt würden; es gibt also lediglich den Hinweis, dass man das „auch“ machen könne. Nachdem die Dualflankenübertragung an sich unstrittig vorbekannt war, kann diesem Merkmal im Rahmen der offenbarten Erfindung keine besondere, insbesondere keine etwa die Patentfähigkeit tragende Rolle zukommen - vielmehr müssten die selbständigen Patentansprüche auch ohne dieses Merkmal auf erfinderischer Tätigkeit beruhen, um patentierbar zu sein.

Dem Antrag der Anmelderin auf eine Patenterteilung konnte nicht gefolgt werden, weil das geltende Patentbegehren bisher noch nicht Gegenstand eines vollständigen Prüfungsverfahrens vor dem [X.] war; denn der Stand der Technik ist noch nicht ermittelt und mit den nunmehr beanspruchten Gegenständen verglichen worden. Dies wird jetzt umgehend nachzuholen sein.

Dem hilfsweise gestellten Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung brauchte vorliegend nicht entsprochen werden, weil der Vertreter der Anmelderin erklärt hat, diesen für den Fall einer Zurückverweisung nicht aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegebühr war nach § 80 Abs. 3 [X.] zurückzuerstatten, weil die Missachtung der gesetzlichen Regelung des § 79 Abs. 3 Satz 2 [X.] durch die Prüfungsstelle einen schwerwiegenden Verfahrensfehler darstellt.