Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 07.11.2017, Az. X ZR 113/15

[[X.].]:[[X.].]:BGH:2017:071117U[X.]ZR113.15.0
Berichtigt durch Beschluss
vom 20. November 2017
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

BUN[[X.].]SGERICHTSHOF
IM [[X.].] [[X.].]S [[X.].]OLKES
URTEIL
[X.] ZR
113/15
[[X.].]erkündet am:
7. November 2017
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache

-
2
-
Der [X.].
Zivilsenat des [[X.].] hat auf die mündliche [[X.].]erhandlung vom 12.
September 2017 durch [[X.].] Dr.
MeierBeck, [[X.].]
Grabinski und Dr.
Bacher
sowie die Richterinnen Dr.
[[X.].] und Dr.
Marx
für
Recht erkannt:
Die Berufung gegen das Urteil des 5.
Senats ([[X.].]) des [[X.].] vom 21.
September 2015 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.
[[X.].]on Rechts wegen
Tatbestand:
Die Beklagte ist als Rechtsnachfolgerin der N.

Inhaberin des mit
Wirkung für die [[X.].] erteilten [[X.].] Patents 1
148
681
(Streitpatents), das am 19.
April
2001 unter Inanspruchnahme briti-scher
Prioritäten vom 20.
April
2000 und 26.
Mai
2000 international angemeldet worden ist und ein
[[X.].]erfahren zur Übertragung zwischen drahtlosen Kommuni-kationsvorrichtungen in einem Telekommunikationsnetzwerk und eine [[X.].]orrich-tung dafür betrifft. Die Patentansprüche 1, 24, 25 und 29 lauten in der [[X.].]er-fahrenssprache:
"1.
A method of transferring resource related information
from a first mobile wireless communication terminal (1a)
to a second mobile wireless communication terminal (1b, 1c), said first and second terminals operating in a wireless communication network (50), wherein at least the first terminal is a client
of a server (20) connected to an external network and also to the 1
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3
-
wireless communication network which includes the first and second terminals, comprising the steps of:
connecting the first terminal to the external network to contact a resource;

the first terminal negotiating a communication connection between the first and second terminals; and

subsequently transferring information relating to the re-source to the second terminal over the communication connection.
24.
A mobile wireless communication terminal
(1a) configured to perform a method according to any one of the preceding claims.
25.
A mobile wireless communication terminal (1b) arranged to access an external
network resource via [[X.].] (50) and comprising a controller (18), [[X.].] in that:
the controller is arranged to receive an input of resource related information from another mobile wireless com-munication terminal (1a), to negotiate a communication connection with the other terminal, and subsequently to receive the resource related
information
over the com-munication connection.
29.
A mobile wireless communication terminal
(1a) arranged to access an external network resource via [[X.].] (50) and comprising a controller (18), [[X.].] in that:
the controller is arranged to
send resource related infor-mation to another mobile wireless communication termi-nal
(1b, 1c), to negotiate a communication connection with the other mobile wireless communication
terminal and subsequently to send
the resource related infor-mation over the communication
connection."
Die übrigen Patentansprüche sind unmittelbar oder mittelbar auf einen dieser Patentansprüche rückbezogen.

Die Klägerin hat das Streitpatent insgesamt angegriffen
und geltend ge-macht, sein Gegenstand sei nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Streitpatent wie erteilt, mit den auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Unteransprüchen
und mit acht
weiteren Hilfsanträgen verteidigt.
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3
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4
-
Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt.
Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie das Streit-patent in der mündlichen [[X.].]erhandlung wie erteilt
und
hilfsweise noch im Um-fang des Patentanspruchs 1 oder eines oder mehrerer der auf diesen rückbe-zogenen Patentansprüche 7, 5
und 13, in den Fassungen der [[X.].] bis [[X.].], [[X.].] und [[X.].] bis [[X.].][[X.].], der Patentansprüche 8 und 10 sowie schließlich der Hilfsanträge [X.][[X.].] bis [X.][[X.].] verteidigt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.
Entscheidungsgründe:
I.
Das Streitpatent betrifft ein [[X.].]erfahren zur Übertragung ressourcen-bezogener Information zwischen drahtlosen Kommunikationsvorrichtungen in einem Telekommunikationsnetzwerk und eine [[X.].]orrichtung dafür.
1.
Die
Streitpatentschrift erläutert, dass [[X.].]inhalte und fortschrittli-che Datendienste auch
Benutzern mit geeignet konfigurierten Kommunikations-vorrichtungen wie Mobilfunktelefonen zugänglich seien. Hierzu sei ein als Wireless Application Protocol
([[X.].]) bekannter De-facto-Standard entwickelt worden. Dieser ermögliche die Funkkommunikation einer drahtlosen Kommuni-kationsvorrichtung mit einem mit dem [[X.].] verbundenen
Server
über einen Mikrobrowser ([[X.].]eibung Abs.
2).
Da Anzahl und [[X.].]ielfalt von Inhalten und Dienstanbietern zunähmen, [[X.].] ein zunehmendes Bedürfnis danach, die
[[X.].]erbreitung
internetbezogener Informationen unter Benutzern drahtloser
Kommunikationsvorrichtungen
zu er-möglichen. Die [[X.].]eibung bezeichnet als Ziel der Erfindung, hierzu beizu-tragen und eine entsprechende Konfiguration von Kommunikationsgeräten zu erleichtern
(Abs. 5).
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5
-
2.
Zur Lösung dieses Problems
schlägt das Streitpatent mit [[X.].] ein [[X.].]erfahren mit folgenden
Merkmalen vor
(kursiv die zusätzlichen Merkmale, die sich aus den Patentansprüchen 7 und 13 sowie aus
[[X.].] in den Fassungen
der
[[X.].], [[X.].] und [[X.].] bis
[[X.].][[X.].]
ergeben):
(1)
Das [[X.].]erfahren dient zur Übertragung ressourcenbezogener Informationen (resource related information) von einem [[X.].] mobilen drahtlosen [[X.].] zu einem zweiten mobilen drahtlosen [[X.].].
(2)
Das erste und das zweite Endgerät operieren in einem draht-losen Kommunikationsnetzwerk.
(3)
Mindestens das erste Endgerät ist ein Client eines Servers (20), der verbunden ist
(3.1)
mit einem externen Netzwerk und
(3.2)
mit dem drahtlosen Kommunikationsnetzwerk.
(4)
Das erste Endgerät
(4.1)
wird mit dem externen Netzwerk verbunden, um [[X.].] zu einer Ressource herzustellen,
wobei
(4.1.1)
das erste Endgerät,
während es
einen Inhalt der Ressource in dem externen Netzwerk anzeigt, einen
Zugang zu einem Menü
be-reitstellt, das die Auswahl eines
URL des [[X.].] als an das zweite Endgerät zu übertra-gende
Information
ermöglicht, und
(4.1.2)
die Menüauswahl durch Drücken eines Soft-keys
erfolgt,
(4.2)
handelt eine Kommunikationsverbindung zwischen dem ersten und dem zweiten Endgerät aus;
wobei das Aushandeln der Kommunikationsverbindung umfasst
(4.2.1)
die Spezifizierung des Trägers, der für die Übertragung der Information an das zweite Endgerät genutzt werden soll, und
(4.2.2)
die Sendung einer Anfrage von dem ersten an das zweite Endgerät und einer Genehmi-gung von dem zweiten an das erste Endge-rät, auf die hin die Kommunikationsverbin-dung aufgebaut wird,
9
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6
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(4.3)
überträgt nachfolgend auf die Ressource
bezogene In-formation ([[X.].]) über die Kommunikationsverbindung an das zweite Endge-rät,
wobei
(4.3.1)
die Information einen Zugriff auf die [[X.].] durch das zweite Endgerät erleichtert,
(4.3.2)
die Information
der
ausgewählte URL ist, welcher
in einer [[X.].]
enthalten ist, die zudem einen Titel
und einen Kopf enthält,
(4.3.3)
der Kopf die Art der [[X.].]
vorgibt und die [[X.].]
vom angezeigten Inhalt gene-riert ist (is generated from the displayed con-tent).
3.
Dieser Anspruch bedarf im Hinblick auf den vorgesehenen Kontakt zu einer Ressource (Merkmal 4.1) und die Übertragung von auf die Ressource bezogener Information (Merkmal 4.3) der Auslegung.
a)
Das Patentgericht hat angenommen, unter einer Ressource im Sinne des Merkmals 4.1
verstehe der Fachmann, ein Hochschulingenieur der Fach-richtung Nachrichtentechnik mit Berufserfahrung auf dem Gebiet der Entwick-lung und Implementierung mobiler Endgeräte und standardkonformer Anwen-dungen, eine Quelle für Daten, Netzwerkdienste oder dergleichen, auf die von einem Gerät aus zugegriffen werden könne. Die Ressource könne
dabei in ei-nem lokalen Netzwerk, beispielsweise auf einem
Endgerät, abgelegt oder
über ein externes Netzwerk erreichbar sein. Bei
einer
ressourcenbezogenen Infor-mation handele es sich um eine Information, die eine solche Ressource be-schreibe, etwa wie diese aufgefunden werden könne, z.B. einen
Uniform Re-source Locator
(URL). [[X.].] könne daher entweder einer Ressource entnommen und auf das Endgerät übertragen werden oder bereits auf dem Endgerät gespeichert sein.
b)
Diesem
[[X.].]erständnis einer ressourcenbezogenen Information tritt der Senat bei.
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7
-
Das Streitpatent spricht in Merkmal 1 von ressourcenbezogenen
Informa-tionen (resource related information), in Merkmal 4.3
aber von auf die [[X.].] bezogenen
Informationen ([[X.].]), die zum zweiten Endgerät übertragen werden. Aus dieser Unterscheidung folgt, dass
die Ressource in Merkmal 4.3
diejenige
ist, mit der das erste Endgerät im ersten Schritt über das externe Netzwerk einen Kontakt hergestellt hat. Die Information im Sinne des Merkmals 4.3
muss mithin auf diejenige Ressource bezogen sein, mit der gemäß Merkmal 4.1
ein
Kontakt hergestellt wird. Allein ein solches [[X.].]er-ständnis entspricht dem Zweck der erfindungsgemäßen Lehre, die [[X.].]erbreitung von im [[X.].] verfügbaren Informationen über Kommunikationsverbindungen zwischen mobilen [[X.].] zu erleichtern, insbesondere für den Fall, dass nur das erste Endgerät ein Client eines mit einem externen Netzwerk verbun-denen Servers ist (Merkmal 3.1), und ein hierfür geeignetes [[X.].]erfahren anzuge-ben.
Gleichwohl lässt sich hieraus nicht ableiten, dass die zum [[X.].] übertragene, auf die Ressource bezogene Information aus einem [[X.].]erweis auf die Ressource selbst oder deren identischer Wiedergabe (etwa in Form ei-ner Kopie der [[X.].]seite) bestehen muss. Zum einen wird in der [[X.].] ausdrücklich das vermutete Interesse des
Nutzers des zweiten Endgeräts am Inhalt
einer [[X.].]seite erwähnt ([[X.].]. Abs. 31). Zum anderen kann eine übertragene [[X.].]seite nicht nur zwischengespeichert werden ([[X.].] und [[X.].]. Abs. 7), sondern es kann bei einem nicht [[X.].]-fähigem zweiten Endgerät auch nur der Inhalt per [[X.].] übertragen werden (Abs. 36).

Entgegen der Auffassung der Berufung ist es daher nicht möglich, eine Grenze zwischen solchen Informationen zu definieren, die sich auf die kontak-tierte ([[X.].]-)Ressource selbst beziehen, und solchen, die sich auf eine, ih-rerseits auf die kontaktierte [[X.].]-Ressource zurückgehende geräteinterne Ressource beziehen, insbesondere auch nicht durch eine Unterscheidung zwi-schen temporär und dauernd auf dem ersten Gerät gespeicherten Informatio-13
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8
-
nen.
Im zweiten Fall kann zwar

nach der erteilten Fassung des [[X.].]

der zeitliche Zusammenhang zwischen den [[X.].]erfahrensschritten 1 und 3 (Merkmalen 4.1
und 4.3) mehr oder weniger aufgehoben werden, und möglich ist auch, dass infolgedessen bei der nachfolgenden ("subsequently") Übertragung der Inhalt mit der [[X.].]ressource nicht mehr übereinstimmt. Ein Abgrenzungskriterium lässt sich daraus jedoch nicht gewinnen.
c)
Merkmal 4.3
erfordert, wie das Patentgericht zu Recht angenommen hat, auch nicht, dass die auf die Ressource bezogene Information erst durch den gemäß Merkmal 4.1
aufgenommenen Kontakt generiert worden ist.
Seinem
Wortlaut nach verlangt der Patentanspruch nur einen Bezug der Information zu der Ressource. Eine einschränkende Auslegung wäre nur dann veranlasst, wenn der Patentanspruch voraussetzte, dass die zu übertragende Information von der Kontaktaufnahme abhängig ist, beispielsweise eine dyna-mische Ressourcenlokalisierung enthält, wie sie sich etwa aus dem URL einer von der Ressource zu generierenden
Antwort auf eine nach Herstellung des Kontakts
übermittelte Anfrage ergeben kann. Dies ist jedoch nicht der Fall. Der-artige Fälle der Übertragung von auf die kontaktierte Ressource bezogener In-formation werden vom Patentanspruch zwar umfasst; er ist aber hierauf nicht beschränkt. [[X.].]ielmehr kann der Inhalt der Ressource beliebiger Art sein.
Entgegen der Auffassung der Beklagten kann Merkmal 4.3 deshalb keine [[X.].]änkung dahin entnommen werden, dass es sich um dynamischen Inhalt handeln muss oder dass der hierauf bezogene URL
das Ergebnis einer Benut-zertätigkeit ist, die dem Aufruf eines auf dem Gerät hinterlegten URL nachfolgt, etwa dergestalt, dass der Benutzer eine individuelle Suchanfrage gestartet oder einen auf der ersten Seite enthaltenen [[X.].] aufgerufen hat. Merkmal 4.3 ist vielmehr schon dann verwirklicht, wenn die übermittelte Information aus ei-nem URL besteht, der schon zuvor auf dem Gerät gespeichert war.

Auch aus der Weiterbildung des Merkmals 4.3 zu den Merkmalen 4.3.1 bis 4.3.3 ergibt sich nicht, dass es sich bei dem dem zweiten Endgerät übermit-16
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telten URL um eine dynamische Adressangabe im vorgenannten Sinne handeln muss. Insbesondere ergibt sich dies nicht aus der Anforderung, dass
die [[X.].] vom angezeigten Inhalt generiert wird (is generated from the displayed content). Im Lichte der [[X.].]eibung besagt dieses Merkmal vielmehr lediglich, dass der in der Karte angegebene URL mit dem URL des angezeigten Inhalts übereinstimmt.
Nähere Anforderungen an die Art des angezeigten Inhalts oder das Zustandekommen des URL ergeben sich daraus nicht.
Figur 6 des Streitpatents zeigt das Format einer [[X.].] (80) als [[X.].] ([[X.].] text message, [[X.].]. Abs. 37). Die [[X.].]eibung [[X.].], dass die Daten der [[X.].] dem korrespondierenden [[X.].]-Deck (65, in der [[X.].]eibung erläutert als aus einer Mehrzahl von Karten bestehendes Strukturelement einer [[X.].]ressource, Abs. 3) entnommen (is extracted from the corresponding d) und als Titel (81) und [[X.].]adresse (82) ge-speichert seien und die [[X.].] ferner einen Kopf (83) zur Identifizierung als [[X.].] umfasse.
Dies lässt sich auf einen statischen wie einen dynami-schen URL gleichermaßen lesen
und lässt auch offen, wie die Generierung der [[X.].] erfolgt.
[[X.].].
Das Patentgericht hat angenommen, die Gegenstände der nebenge-ordneten Patentansprüche 1, 24, 25 und 29 seien im Hinblick auf das Hand-book for the [[X.].] [[X.].][[X.].] Organizer
([[X.].])
nicht neu.
Die Entgegenhaltung gehöre zum Stand der Technik. Das in der mündli-chen [[X.].]erhandlung im Original vorgelegte Handbuch weise einen Copyright-[[X.].]ermerk aus dem [[X.].] auf. Druckschriften würden nach der [[X.].] in unmittelbarem [[X.].] nach der Herstellung verbreitet. Es sei daher davon auszugehen, dass der auf der Druckschrift angegebene Zeitpunkt mit der öffentlichen Zugänglichkeit identisch sei. Zudem enthalte
das Handbuch einen Hinweis auf eine Jahr-2000-Garantie, die nur bei einer öffentlichen Zugänglich-machung vor dem [[X.].] sinnvoll sei.
Die [[X.].]
nehme das [[X.].]erfahren nach Patentanspruch 1
vorweg.
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10
-
Der [[X.].] sei in der Lage, über eine Infrarotschnittstelle Daten an einen zweiten Organizer zu übertragen. Hierbei könne es
sich um Einträge eines auf dem Gerät
angezeigten Terminkalenders, Adressbücher
oder Ad-ressbucheinträge, verschiedene Listen oder ein im Speicher installiertes [[X.].] handeln ([[X.].] S.
187). Diese Daten seien jeweils eine Ressource des [[X.].] [[X.].][[X.].]. Bei den zugehörigen Daten handele es sich um Informationen, die sich auf die jeweilige Ressource bezögen. Aus der [[X.].] gehe somit ein [[X.].]erfah-ren zum Übertragen ressourcenbezogener Informationen von einem ersten [[X.].] drahtlosen [[X.].] zu einem zweiten derartigen Gerät hervor (Merkmal
1). Der Organizer
funktioniere wie ein Mobiltelefon in einem Mobilfunknetz ([[X.].] S.
121). Zwei derartige Endgeräte operierten somit in [[X.].] drahtlosen Kommunikationsnetzwerk (Merkmal
2).
Über einen [[X.].].[[X.].],
der als Gateway-Server im Sinn des Streitpatents diene, könne auf das [[X.].] zugegriffen werden ([[X.].] S.
124).
Greife der [[X.].] [[X.].][[X.].] auf diese Weise auf das [[X.].] zu, sei er ein Client eines Servers, der mit dem externen Netz-werk und mit dem drahtlosen Kommunikationsnetzwerk verbunden sei (Merk-mal
3).

Als ein Beispiel für den Zugriff auf externe Netzwerke wie das [[X.].] werde in der [[X.].] das web clipping
beschrieben, das es erlaube, bestimmte im [[X.].] verfügbare Informationen abzufragen
([[X.].] S. 121, 122 Abs.
1 bis 4; Merkmal 4.1). Die initiierten Anwendungen zur Abfrage spezifischer Informatio-nen auf bestimmten [[X.].]seiten würden als [X.] applications
bezeichnet
und könnten wie andere Anwendungen
des [[X.].] [[X.].][[X.].] verwendet werden. Als Ergebnis einer Suche werde der Inhalt der externen Ressource auf das Endge-rät übertragen und dort für eine Anzeige auf dem [[X.].] [[X.].][[X.].] in einem lokalen Speicher abgelegt ([[X.].] S.
134). Anschließend bestehe die Möglichkeit,
diese Anwendung

wie jede andere im Speicher abgelegte

über die [[X.].] an ein zweites Endgerät zu senden ([[X.].] S.
187). Aus Sicht des Fach-manns sei
funktionsnotwendigerweise zwischen beiden Geräten eine Kommu-nikationsverbindung ausgehandelt worden (Merkmal
4.2). Mit der Anwendung 24
25
-
11
-
würden die Einstellungen mitgeliefert, mit denen

ähnlich einem Web-Browser

auf die Ressource im [[X.].] zugegriffen werden könne. Damit werde nach dem Aushandeln der [[X.].]erbindung eine ressourcenbezogene Information über-tragen (Merkmal
4.3).

Mit dem Patentanspruch 24 werde -
wie bereits in der [[X.].] beschrieben
-
lediglich ein mobiles drahtloses [[X.].] gefordert, das für das [[X.].]erfahren nach Patentanspruch 1 konfiguriert sei. Auch die
Gegenstände der
Patentansprüche
25 und 29
seien
gegenüber dieser Entgegenhaltung nicht neu ([[X.].]
S. 121, 187
f.).

[[X.].].
Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren stand.
1.
Zu Recht hat das Patentgericht angenommen, dass der mit dem Hauptantrag verteidigte Gegenstand des Streitpatents durch die Entgegenhal-tung [[X.].] vorweggenommen wird.
a)
Ohne Erfolg wendet sich die Berufung gegen die Feststellung des Patentgerichts, dass die Entgegenhaltung [[X.].] zum Stand der Technik gehört. Der Senat
ist an diese Feststellung mangels konkreter Anhaltspunkte, die Zwei-fel an ihrer Richtigkeit begründen könnten, gebunden (§ 117 PatG i.[[X.].].m.
§ 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO).
Das Patentgericht hat seine Überzeugung von der [[X.].]eröffentlichung des Handbuchs vor dem [[X.].] (20. April 2000) rechtsfehlerfrei auf den [[X.].] von 1998 und den Erfahrungssatz gestützt, dass ein solcher [[X.].]ermerk auf ein Erscheinen des Werks alsbald nach Drucklegung hindeutet. Die Berufung bringt selbst vor, dass der [[X.].] [[X.].][[X.].] im Mai 1999 ausgeliefert [[X.].]
([[X.].]). Angesichts dieses Umstandes sind keine tatsächlichen Anhaltspunk-te dafür ersichtlich, dass das Handbuch erst zu einem nach dem 20. April 2000 liegenden Zeitpunkt der Öffentlichkeit zugänglich geworden sein könnte.
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b)
Die
Entgegenhaltung [[X.].] offenbart
alle Merkmale des
Patentan-spruchs
1, auch die allein im Streit stehenden [[X.].]erfahrensschritte 4.2
und 4.3.
aa)
Das Patentgericht hat zutreffend dargelegt, dass die in der Entge-genhaltung beschriebene Infrarot-Übertragung zwischen [[X.].]n die Anforderungen an das Aushandeln einer Kommunikationsverbindung erfüllt. Dies folgt bereits aus den
Ausführungen in Absatz 33 der [[X.].]eibung.
bb)
Rechtsfehlerfrei nimmt das Patentgericht an, dass die Übertra-gung auf die (kontaktierte) Ressource bezogener Information im Sinne des Merkmals 4.3
offenbart ist.
Dies gilt zum
einen für
die in der [[X.].] beschriebene Übertragung einer im ersten Endgerät im Sinne des Streitpatents in einem vorgegebenen Format generierten Abfrage
einer bestimmten [[X.].]seite
([X.] application).
Wie ausgeführt (Rn. 17), ist unerheblich, wenn
hierbei weder die Antwort übertragen wird, die die Ressource auf die Übermittlung der Abfrage gibt, noch diejenige (dynamische) Adresse, unter der die Antwort von der Ressource abgefragt wer-den kann, sondern
lediglich die auf dem ersten Gerät generierte Anwendung. Denn die Abfrage muss jedenfalls den URL oder
eine andere eindeutige Identi-fizierung der Ressource enthalten, an die die Abfrage gerichtet werden soll, und enthält damit eine auf diejenige Ressource bezogene Information, mit der das erste Endgerät einen Kontakt herstellt, wenn es mit dem externen Netzwerk verbunden wird und die [X.] application
ausführt.
Zum anderen beschreibt das
Handbuch, dass das Ergebnis einer Such-abfrage in einer anderen Anwendung gespeichert werden
kann, indem der In-halt kopiert und in der Anwendung abgelegt wird ([[X.].] S.
135), die dann wiede-rum ganz

wie etwa ein Adressbuch

oder teilweise

wie etwa ein [[X.].]

auf ein zweites Gerät übertragen werden kann.
Auch damit über-trägt der [[X.].] [[X.].][[X.].] zwar nur Informationen, die einer internen Ressource des Geräts
entnommen werden und die sich somit

primär

auf diese Ressource beziehen.
Der dieser internen Ressource entnommene Inhalt (content) stammt 31
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33
34
35
-
13
-
allerdings aus der
externen Ressource
und ist damit auf diese Ressource be-zogen.
2.
Die nebengeordneten Ansprüche sind aus den vom Patentgericht angegebenen Gründen nicht anders zu beurteilen; die Berufung führt insoweit auch keine gesonderten Angriffe.
Soweit sie die Zulassung der Klageerweite-rung durch das Patentgericht angreift, kann sie damit nicht gehört werden (§
99 Abs.
1 PatG i.[[X.].].m.
§
268 ZPO).
I[[X.].].
Der Gegenstand des Streitpatents ist auch in den mit den gesondert verteidigten Unteransprüchen sowie den weiteren Hilfsanträgen verteidigten Fassungen
nicht patentfähig.
Ob die Gegenstände sämtlicher Hilfsanträge [[X.].] sind, bedarf daher ebenso wenig der Erörterung wie die [[X.].], ob die in erster Instanz nicht gestellten Hilfsanträge sämtlich als sachdien-lich anzusehen sind
(§ 116 Abs. 2 Nr. 1 PatG).
1.
Die erfindungsgemäße Lehre war dem Fachmann, den das Patent-gericht unangefochten und rechtsfehlerfrei bestimmt
hat, auch mit den [[X.].], die sich aus den Patentansprüchen
7 und 13 sowie Patentan-spruch
1 in den Fassungen der [[X.].], [[X.].] und [[X.].] bis [[X.].][[X.].]
ergeben (Merk-male
4.1.1 und 4.1.2, 4.2.1 und 4.2.2 sowie 4.3.1 bis 4.3.3), durch den Stand der Technik nahegelegt.
a)
Durch diese Merkmale wird die Erfindung dahin konkretisiert, dass das erste Endgerät während der Anzeige der ressourcenbezogenen Information

durch Drücken einer programmierbaren Taste (eines Softkeys)

ein Aus-wahlmenü
bereitstellt, das die Auswahl der an das zweite Endgerät zu übertra-genden
ressourcenbezogenen Information und namentlich einer eindeutigen Adresse (des
URL)
des angezeigten
Inhalts
ermöglicht (Merkmale
4.1.1 und 4.1.2). Das Aushandeln der Kommunikationsverbindung umfasst die Spezifizie-rung des für die Übertragung zu verwendenden Trägers und erfordert ein An-frage-Genehmigungs-[[X.].]erfahren (Merkmale 4.2.1 und 4.2.2).
Der Zugriff auf die Ressource durch das zweite Endgerät wird dadurch weiter erleichtert, dass die 36
37
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39
-
14
-
Adresse
in einer [[X.].] enthalten ist, welche
einen
Kopf und einen
Titel aufweist, die es dem zweiten Endgerät erlauben, den URL als solchen zu identi-fizieren und zu nutzen
(Merkmale 4.3.1 bis 4.3.3).
b)
Die Bereitstellung kontextabhängiger [[X.].] gehörte zu dem Standardinstrumentarium des Fachmanns. Sie stehen demgemäß auch bei dem [[X.].] Organizer zur [[X.].]erfügung (s. etwa [[X.].], [[X.].]: "The menus and menu commands that are available depend on the application that is currently open. [[X.].]"). Wollte der Fachmann dem Nutzer die Über-tragung einer aktuell genutzten [X.] application
an ein anderes Endgerät er-leichtern, bot es sich daher an, hierfür ein entsprechendes Auswahlmenü [[X.].].
Dem steht nicht entgegen, dass dergleichen in der [[X.].] nicht erwähnt ist und sich etwa aus
dem Benutzerhandbuch zum [[X.].]-fähigen Mobiltelefon [[X.].]
([[X.].]), das nach der Behauptung der Klägerin [[X.].] ist und jedenfalls kurz nach dem Prioritätszeitpunkt erschienen ist, ergibt, dass die auch dort beschriebene Infrarotübertragung auf ein anderes Endgerät nicht möglich ist, wenn der dort implementierte [[X.].]-Browser geöffnet ist. Denn es ist nichts dafür erkennbar, dass es sich hierbei, wie die Beklagte meint, um ein [[X.].]orurteil des Fachmanns gegen die gleichzeitige Nutzung einer [[X.].]verbin-dung und einer
Infrarotübertragung durch ein mobiles Endgerät handelte. [[X.].]iel-mehr standen einer solchen gleichzeitigen Nutzung verschiedener [[X.].] zum Prioritätszeitpunkt allenfalls die beschränkten Ressourcen der ersten [[X.].]-fähigen Geräte entgegen. Für dieses Ressourcenproblem bie-tet indes auch das Streitpatent keine Lösung an. Unter diesen Umständen steht es dem Naheliegen der erfindungsgemäßen Lösung nicht entgegen, dass der Fachmann ihre Implementierung im Prioritätszeitpunkt als nicht zweckmäßig oder
jedenfalls nicht dringlich angesehen haben mag; vielmehr genügt es, dass sie ihm als grundsätzlich realisierbar vor Augen stand.
40
41
-
15
-
Die Bereitstellung des [[X.].] durch Betätigung einer program-mierbaren Taste gehörte gleichfalls zum Handwerkszeug des
Fachmanns (vgl. [[X.].], S. 204 Buttons preferences).
c)
Ähnliches wie für die Bereitstellung des [[X.].] gilt für die Spezifizierung des Trägers zur
Übertragung der Information auf das zweite Endgerät und zur
Aushandlung der Kommunikationsverbindung.

Es kann offenbleiben, ob dem Patentgericht darin beigetreten werden kann, dass bei der [[X.].] ein Träger "spezifiziert"
wird, nämlich die für die Kom-munikationsverbindung mit einem zweiten Endgerät zur [[X.].]erfügung stehende [[X.].]. Denn jedenfalls hatte der Fachmann Anlass, einen zweiten Übertragungsweg in Gestalt einer Bluetooth-[[X.].]erbindung bereitzustellen und gleichzeitig schon aus Gründen der Abwärtskompatibilität mit älteren Geräten die [[X.].] beizubehalten. [[X.].]erfuhr der Fachmann in
dieser Weise, musste er zwangsläufig sowohl eine Spezifizierung des im Einzelfall einzuset-zenden Trägers vorsehen als auch

jedenfalls für die Bluetooth-[[X.].]erbindung

eine im engeren Sinne des Merkmals 4.2.2 ausgehandelte Kommunikations-verbindung.
Der Anwendungsbereich des Infrarot-Übertragungswegs ist
wegen der erforderlichen räumlichen Nähe zwischen den [[X.].] stark beschränkt. Das in der [[X.].] neben einer Übertragung über die Infrarotschnittstelle beschrie-bene
wireless internet messaging, mit dem [[X.].]en gesendet und emp-fangen werden können, hat seinerseits wegen der [[X.].]änkung auf [[X.].] nur einen engen Anwendungsbereich. Der Fachmann hatte
danach
An-lass, einen Übertragungsweg in Erwägung zu ziehen, der mit weniger Ein-schränkungen
verbunden war. Eine
Anregung für eine solche Lösung konnte er dem [[X.].]
([[X.].]) entnehmen, welches kurz vor dem Prioritätsda-tum als Alternative zu Infrarot oder einer
Kabelverbindung eine Übertragung via Bluetooth offenbart
hat
([[X.].] S.
1).
42
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45
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16
-
d)
Schließlich war auch die Übertragung der auf die Ressource bezo-genen Information mittels einer [[X.].] im Sinne der Merkmale 4.3.2 und 4.3.3 durch die [[X.].] jedenfalls nahegelegt. In der aus der Entgegenhaltung be-kannten [X.] application
sind die Merkmale einer solchen [[X.].] bereits implementiert.
Die [X.] application
enthält, wie ausgeführt (Rn. 17), einen URL oder jedenfalls eine entsprechende eindeutige Information zur Adresse der angefrag-ten Ressource; um eine dynamische Adressangabe muss es sich, wie gleich-falls ausgeführt (Rn. 18), auch nach den Merkmalen 4.3.1 bis 4.3.3 nicht
han-deln. Ihre Übertragung erleichtert dem zweiten Endgerät einen Zugriff auf die Ressource. Denn sie enthält neben dem URL oder einer entsprechenden In-formation auch
weitere Angaben, welche die [X.] application
als solche kennt-lich machen und es damit dem zweiten Endgerät ermöglichen, mittels der [X.] application
auf die Ressource zuzugreifen.
2.
Zu einem patentfähigen Gegenstand führen auch nicht die weiteren Abwandlungen der erfindungsgemäßen Lehre, die sich aus den Hilfsanträ-gen
[[X.].], [[X.].]
und den Patentansprüchen
8 und 10 ergeben.
a)
Hilfsantrag [[X.].] ersetzt in dem durch Merkmal 4.1.1 vorgesehenen Auswahlmenü die Auswahl eines URL durch die Auswahl zu übertragenden Inhalts (). Daraus ergibt sich keine andere Beurteilung der Patentfähigkeit. Denn die Auswahl zu übertragenden Inhalts der Ressource ist in der [[X.].], wie ausgeführt (Rn.
34), ebenfalls
vorgesehen.
b)
Hilfsantrag I[X.] fügt dem die Auswahl des Empfängers aus einer Liste mit Empfängerinformationen hinzu (providing access to a list comprising recipi-). Dies ist nicht mehr als die Selbstverständlichkeit, dem Nutzer des ersten Geräts die Auswahl des zweiten durch den Zugang zu einer entsprechenden Liste
mit eindeutigen Angaben zu den in Betracht kommenden Adressaten der Übertragung zu er-46
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17
-
leichtern.
Die Auswahl des Empfängers aus einem
Adressbuch wird dement-sprechend bereits in der [[X.].] im Zusammenhang mit der [[X.].] [[X.].] gelehrt ([[X.].], [[X.].]).
c)
Hilfsantrag [X.] ergänzt Hilfsantrag I[X.] um die bereits erörterte (Rn.
44) Spezifikation des Trägers, und Hilfsantrag [X.]I konkretisiert
(wie Patentan-spruch
10) den Übertragungsweg als einen direkten, und zwar einen solchen, der eine Niedrigenergiefunkverbindung (low power radio frequency link) nutzt. Eine solche Ausgestaltung ist mit der Nutzung einer Bluetooth-[[X.].]erbindung be-reits erörtert (Rn.
45). Steht sie neben einer [[X.].] zur [[X.].]erfügung, bietet es sich auch an, die [[X.].]oreinstellung einer Nutzerpräferenz zuzulassen (Patentanspruch 8).
3.
Schließlich war der Gegenstand des Patentanspruchs 1 dem Fach-mann in den
von der Beklagten mit den
Hilfsanträgen [X.][[X.].]
bis [X.][[X.].] verteidigten Fassungen
ebenfalls nahegelegt.
a)
Die mit Hilfsantrag [X.][[X.].] verteidigte Fassung des Patentanspruchs 1 unterscheidet sich von den bislang erörterten durch die Konkretisierung der Ressource als [[X.].]-Deck
(oben Rn.
20)
sowie dadurch, dass als an das zweite Endgerät zu übertragenden Information in einem Auswahlmenü (Merkmal 4.1.1) der URL des [[X.].]-Decks oder das [[X.].]-menu which enables selection of a URL of the [[X.].] Deck or the [[X.].] Deck to be transferred

Die Ersetzung des web clipping
und der [X.] applications
der [[X.].] durch den Zugriff auf ein [[X.].]-Deck mittels eines [[X.].]-Browsers war dem Fachmann zum Prioritätszeitpunkt nahegelegt. Das [[X.].]-Protokoll (s. nur Wire-less Application Protocol, Architecture Specification, [[X.].]ersion 30.
April 1998, [X.]) war dem Fachmann bekannt. Das Streitpatent setzt das Protokoll dement-sprechend voraus und bezeichnet es als De-facto-Standard für die drahtlose Funkkommunikation mit einem mit dem
[[X.].] verbundenen Server. Der Fachmann hatte demgemäß Anlass, sich für den Zugriff auf [[X.].]inhalte mit-51
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-
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tels eines Mobilfunkgeräts dieses Protokolls zu bedienen, wie dies etwa bei dem Mobiltelefon [[X.].] geschehen ist, das vor dem [[X.].] je-denfalls auf Messen vorgestellt worden ist. Damit war der Fachmann aber auch veranlasst, die Übertragung von Inhalten oder Ressourcenadressen von einem Gerät auf ein anderes, wie sie die [[X.].] vorsah, diesem De-facto-Standard an-zupassen. Dass hiermit Schwierigkeiten verbunden gewesen wären, zeigt die Beklagte nicht auf und lässt auch das Streitpatent nicht erkennen.
Soweit Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags
[X.][[X.].] wahlweise die Auswahl der URL des [[X.].]-Decks oder des [[X.].]-Decks selbst vorsieht, geht er zwar auch mit dieser Auswahlmöglichkeit aus einem Menü über die [[X.].] hinaus. Hierin liegt jedoch lediglich eine inhaltliche Modifizierung der an das zweite Endgerät zu übertragenden Information und eine Modifizierung des Auswahlprozesses, für die dem Fachmann die technischen Mittel ohne weiteres zur [[X.].]erfügung standen und die daher eine erfinderische Tätigkeit nicht begrün-den können.
b)
Die Hilfsanträge [X.]I[[X.].] und [X.][[X.].] kombinieren Hilfsantrag [X.][[X.].] mit bereits erörterten Merkmalen. Eine andere Beurteilung ergibt sich hieraus nicht. Die Gegenstände dieser Hilfsanträge sind daher ebenfalls nicht patentfähig.
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-
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-
[[X.].].
Die Kostenentscheidung beruht auf §
121 Abs.
2 PatG i.[[X.].].m.
§
97 Abs.
1 ZPO.
Meier-Beck
Grabinski
Bacher

Kober-Dehm
Marx

[[X.].]orinstanz:
[X.], Entscheidung vom 21.09.2015 -
5 Ni 30/13 (EP) -

57
[[X.].]:[[X.].]:BGH:2017:201117B[X.]ZR113.15.0

BUN[[X.].]SGERICHTSHOF
BESCHLUSS
[X.] ZR 113/15
vom
20. November 2017
in der Patentnichtigkeitssache

Der [X.]. Zivilsenat des [[X.].] hat am 20. November 2017 durch [[X.].]
Dr.
Meier-Beck, [[X.].]
Grabinski, [[X.].] und Dr.
Deichfuß sowie die Richterin Dr.
Marx

beschlossen:
Der Streitwert für das Patentnichtigkeitsverfahren wird auf 30.000.000

Das am 7.
November 2017 verkündete Senatsurteil wird im [X.] wegen einer offenbaren Unrichtigkeit nach §
319 Abs.
1 ZPO wie vorstehend bezeichnet berichtigt.
Meier-Beck

Marx
[[X.].]orinstanz:
[X.], Entscheidung vom 21.09.2015 -
5 Ni 30/13 (EP) -