Bundespatentgericht, Urteil vom 22.04.2010, Az. 3 Ni 56/08 (EU)

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 6. Juli 1993 unter Inanspruchnahme der Priorität [X.] 908474 vom 6. Juli 1992 international angemeldeten und unter anderem für das Hoheitsgebiet der [X.] erteilten [X.] Patents 0 650 512 (Streitpatent), dessen Erteilung am 24. Oktober 2001 veröffentlicht worden ist. Das Streitpatent trägt in der maßgeblichen [X.] Fassung die Bezeichnung

„Aldehyde-[X.] Proteinaceous Adhesive“

und umfasst insgesamt 35 Patentansprüche mit folgendem Wortlaut:

„1. An adhesive composition comprising an admixture of a plasma protein or a globular protein and [X.] or polyfunctional aldehyde for use as a medical adhesive, wherein the composition does not comprise chlorohexidine digluconate and does not comprise insulin.

2. An adhesive composition according to Claim 1, wherein the protein comprises an albumin.

3. An adhesive composition according to Claims 1 or 2, wherein the adhesive, when [X.], [X.] 75 g/cm

4. An adhesive composition according to Claim 3 wherein the tear strength is at least 400 g/cm

5. An adhesive composition according to any one of Claims 1 to 4, wherein the protein component is present at a concentration of between 27 % and 53 % by weight, [X.].

6. An adhesive composition according to any one of Claims 1 to 5 wherein the aldehyde component is present at a concentration of between 0,5 % and 5 % by weight of the composition.

7. An adhesive composition according to any one of Claims 1 to 6 wherein the aldehyde component is a dialdehyde selected from the group consisting of glyoxal, [X.], glutaraldehyde, malealdehyde and phthalaldehyde.

8. The adhesive composition of Claim 7 wherein the aldehyde is glutaraldehyde.

9. An adhesive composition according to any one of the preceding claims wherein the admixture is sterile.

10. A sterile medical adhesive composition according to any one of Claims 1 to 9, comprising an admixture of a globular protein and a [X.] or polyfunctional aldehyde wherein the adhesive, when [X.], [X.] 75 g/cm

11. A kit comprising a first container means having plasma protein or globular protein disposed therewithin and a second container means having a [X.] or polyfunctional aldehyde disposed therewith for use in the therapeutic administration of a medical adhesive comprising an admixture of a plasma protein or a globular protein and [X.] or polyfunctional aldehyde.

12. A kit according to Claim 11 wherein the protein is an albumin.

13. A kit comprising a first container means having plasma protein component disposed therewithin in a concentration of between 30 % to 55 % by weight, and a second container means comprising a [X.] or polyaldehyde component disposed therewithin in a concentration of between 5 % and 15 % by weight, [X.] in amounts sufficient to allow the mixing of one part by weight of aldehyde component with between 5 and 60 parts by weight of protein component for use in the therapeutic administration of a medical adhesive comprising an admixture of a plasma protein or a globular protein and [X.] or polyfunctional aldehyde.

14. An applicator for delivering an [X.], [X.] or a globular protein and a [X.] or polyfunctional aldehyde disposed therewithin wherein the applicator comprises first and second separate compartments, [X.] applicator.

15. An applicator according to Claim 14 wherein the applicator is a syringe.

16. An adhesive composition according to any one of Claims 1 to 10 for use in a method of bonding a biological tissue to a substance comprising contacting the tissue and the substance.

17. An [X.].

18. An [X.].

19. An [X.], 17 or 18, wherein the protein and aldehyde are applied sequentially to the surface and mixed together in situ to form the composition.

20. An [X.], 17 or 18 wherein the protein and aldehyde are mixed together to form the composition prior to its application to the tissue surface.

21. Use of a composition comprising an admixture of a plasma protein or a globular protein and [X.] or polyfunctional aldehyde for the manufacture of a medical adhesive.

22. Use according to Claim 21, wherein the protein is an albumin.

23. Use according to Claims 21 or 22 wherein the adhesive, when [X.], [X.] 75 g/cm

24. Use according to Claim 23 wherein the tear strength is at least 400 g/cm

25. Use according to any one of Claims 21 to 24, wherein the protein component is present at a concentration of between 27 % and 53 % by weight, [X.].

26. Use according to any one of Claims 21 to 25 wherein the aldehyde component is present at a concentration of between 0,5 % and 5 % by weight of the composition.

27. Use according to any one of Claims 21 to 26 wherein the aldehyde component is a dialdehyde selected from the group consisting of glyoxal, [X.], glutaraldehyde, malealdehyde and phthalaldehyde.

28. Use of Claim 27 wherein the aldehyde is glutaraldehyde.

29. Use according to any one of Claims 21 to 28 wherein the admixture is sterile.

30. Use according to any one of Claims 21 to 29, comprising an admixture of a globular protein and a [X.] or polyfunctional aldehyde wherein the adhesive, when [X.], [X.] 75 g/cm

31. Use according to any one of Claims 21 to 30 for use in a method of bonding a biological tissue to a substance comprising contacting the tissue and the substance.

32. Use according to Claim 31 wherein the substance is a biological tissue.

33. Use according to Claim 31 or 32 wherein the substance is a synthetic material.

34. Use according to Claims 31, 32 or 33, wherein the protein and aldehyde are applied sequentially to the surface and mixed together in situ to form the composition.

35. Use according to Claim 31, 32 or 33 wherein the protein and aldehyde are mixed together to form the composition prior to its application to the tissue surface.”

Die Klage ist gerichtet auf die vollumfängliche Nichtigerklärung des [X.] mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] wegen mangelnder Ausführbarkeit, unzulässiger Erweiterung des Inhalts der Anmeldung sowie mangelnder Patentfähigkeit aufgrund fehlender Neuheit und erfinderischer Tätigkeit. Zur Begründung bezieht sich die Klägerin u. a. auf folgende Druckschriften:

und verweist auf die Entscheidung der [X.] des [X.] vom 8. April 2004,

Die Klägerin macht geltend, die beanspruchte Lehre sei aufgrund unzureichender Offenbarung für den Fachmann nicht ausführbar, weil das Streitpatent keine Definition für den Ausdruck „Mischung“ - bzw. „admixture“ in der verbindlichen [X.] Fassung - im Sinne des [X.] gebe. Im Streitpatent sei nämlich keinerlei Offenbarung bezüglich möglicher Maßnahmen zu finden, wie eine „Mischung“ zur Verfügung gestellt werden könnte, weshalb der Gegenstand der Ansprüche 1 und 21 vom Fachmann nicht hergestellt werden könne und daher gegen die Anforderungen von Art. 83 EPÜ verstoße. Ferner sei die Lehre des Patents nicht über den gesamten beanspruchten Bereich ausführbar, weil die Ansprüche 1 bis 12 und 16 bis 35 keine Konzentrationen der zu verwendenden Komponenten angäben, dagegen im Absatz [0030] des [X.] ausgeführt sei, dass keine verwendbaren Zusammensetzungen mit adhesiven Eigenschaften in Konzentrationen außerhalb des Bereichs von etwa 30 bis etwa 55 Gew.-% Plasmaproteinkomponente in wässriger Lösung erhalten würden. Darüber hinaus bestreitet die Klägerin die Patentfähigkeit des [X.] wegen fehlender Neuheit und fehlender erfinderischer Tätigkeit.

Die

das [X.] Patent 0 650 512 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] für nichtig zu erklären.

Die

die Klage abzuweisen,

und verteidigt das Streitpatent gemäß

Patentanspruch 1 nach

„1. Verwendung einer Klebstoffmischung aus einem Plasmaprotein oder einem globulären Protein und [X.] oder [X.] zur Herstellung eines medizinischen Klebstoffes.“

Patentanspruch 1 nach

„1. Verwendung einer Klebstoffmischung aus Albumin und einem [X.], das ausgewählt ist aus der Gruppe, die aus [X.], [X.], [X.], [X.] und [X.] besteht, zur Herstellung eines medizinischen Klebstoffes zur Anwendung in einem chirurgischen Klebeverfahren an einem menschlichen oder tierischen Patienten.“

Patentanspruch 1 nach

„1. Verwendung einer Klebstoff-Mischung aus Albumin und einem [X.], das ausgewählt ist aus der Gruppe, die aus [X.], [X.], [X.], [X.] und [X.] besteht, zur Herstellung eines medizinischen Klebstoffes zur Anwendung in einem chirurgischen Klebeverfahren an einem menschlichen oder tierischen Patienten, wobei die Bindungsbildung weniger als eine Minute bis zur Vervollständigung benötigt.“

Patentansprüche 1 bis 16 nach

„1. Verwendung einer Klebstoffmischung aus Albumin und einem [X.], das ausgewählt ist aus der Gruppe, die aus [X.], [X.], [X.], [X.] und [X.] besteht, zur Herstellung eines medizinischen Klebstoffes zur Anwendung in einem chirurgischen Klebeverfahren an einem menschlichen oder tierischen Patienten, ausgewählt aus der Befestigung chirurgischer Transplantate und Einrichtungen, [X.], [X.] und [X.], wobei die Bindungswirkung weniger als eine Minute bis zur Vervollständigung benötigt.

2. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Klebstoff, wenn er ausgehärtet ist, eine Reißfestigkeit von wenigstens 75 g/cm

3. Verwendung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Reißfestigkeit wenigstens 400 g/cm

4. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Protein-Komponente in einer Konzentration von zwischen 27 und 53 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht der Zusammensetzung, vorliegt.

5. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die [X.]-Komponente in einer Konzentration von zwischen 0,5 und 5 Gew.-% der Zusammensetzung vorliegt.

6. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Mischung steril ist.

7. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei der Klebstoff, wenn er ausgehärtet ist, eine Reißfestigkeit von wenigstens 75 g/cm

8. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, zur Verwendung in einem Verfahren zum Binden eines biologischen Gewebes an eine Substanz, welches das In-Kontakt-Bringen des Gewebes und der Substanz umfaßt.

9. Verwendung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Substanz ein biologisches Gewebe ist.

10. Verwendung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Substanz ein synthetisches Material ist.

11. Verwendung nach Anspruch 8, 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daß das Albumin und der [X.] nacheinander auf die Oberfläche aufgebracht und in situ miteinander vermischt werden, um die Zusammensetzung zu bilden.

12. Verwendung nach Anspruch 8, 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daß das Albumin und der [X.] vermischt werden, um die Zusammensetzung vor ihrem Aufbringen auf die [X.] zu bilden.

13. Kit, welcher einen ersten Behälter, in dem Albumin enthalten ist, und einen zweiten Behälter, in dem ein [X.], das ausgewählt ist aus der Gruppe, die aus [X.], [X.], [X.], [X.] und [X.] besteht, enthalten ist, umfaßt, zur Verwendung bei der therapeutischen Verabreichung eines medizinischen Klebstoffes, der eine Klebstoffmischung aus Albumin und einem [X.], das ausgewählt ist aus der Gruppe, die aus [X.], [X.], [X.], [X.] und [X.] besteht, umfaßt.

14. Kit, welcher einen ersten Behälter, in dem eine [X.]Komponente in einer Konzentration zwischen 30 bis 55 Gew.-% enthalten ist, und einen zweiten Behälter, in dem eine [X.]-Komponente aus einem [X.], das ausgewählt ist aus der Gruppe, die aus [X.], [X.], [X.], [X.] und [X.] besteht, in einer Konzentration von zwischen 5 und 15 Gew.-% enthalten ist, umfaßt, wobei die [X.] und [X.]-Komponenten in ausreichenden Mengen vorliegen, um das Vermischen von einem Gewichtsteil [X.]-Komponente mit zwischen 5 und 60 Gewichtsteilen [X.]Komponente zu ermöglichen, zur Verwendung bei der therapeutischen Verabreichung eines medizinischen Klebstoffes, der eine Klebstoffmischung aus Albumin und einem [X.], das ausgewählt ist aus der Gruppe, die aus [X.], [X.], [X.], [X.] und [X.] besteht, umfaßt.

15. Applikator für das Aufbringen einer Klebstoffzusammensetzung auf eine [X.], wobei in dem Applikator ein Albumin und ein [X.], das ausgewählt ist aus der Gruppe, die aus [X.], [X.], [X.], [X.] und [X.] besteht, enthalten sind, wobei der Applikator erste und zweite getrennte Abteilungen umfaßt, wobei das Albumin in der ersten Abteilung und das [X.] in der zweiten Abteilung des Applikators enthalten ist.

16. Applikator nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß der Applikator eine Spritze ist.“

Die Beklagte widerspricht dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten und stützt sich hierbei auf folgende Dokumente:

Die Beklagte hält das Streitpatent in dem verteidigten Umfang für patentfähig. Der [X.] sei weder durch den vorgebrachten Stand der Technik vorweggenommen, noch für den Fachmann durch diesen nahegelegt. Die Erfindung gemäß Streitpatent sei auch ausreichend offenbart, so dass ein Fachmann sie ohne Weiteres ausführen könne. Die beanspruchte Lehre gehe ferner nicht über den Gegenstand der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus, zumal die Disclaimer in den verteidigten [X.] nicht mehr vorhanden seien.

Hinsichtlich des weiteren Vorbringens der Parteien sowie der eingereichten Dokumente wird auf die Sitzungsniederschrift vom 24. November 2009 sowie auf den Akteninhalt verwiesen.

Die auf vollumfängliche Nichtigkeit gerichtete Klage erweist sich als zulässig und begründet. Der von der Klägerin geltend gemachte [X.] der mangelnden Patentfähigkeit, Art. 138 Abs. 1 lit a EPÜ, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, führt antragsgemäß zur Nichtigerklärung des Streitpatents, da die nunmehr verteidigten Fassungen der patentgegenständliche Lehre - soweit zulässig - sich nicht als erfinderisch erweisen, Art. 56 EPÜ, und das Streitpatent, soweit es über die von der [X.] nur noch beschränkt verteidigte Fassung hinausgeht, ohne Sachprüfung für nichtig zu erklären war.

Die Beschreibung des Streitpatents nennt weiterhin die [X.], welche die Herstellung einer Enzymelektrode durch Aufbringen einer Albuminlösung, die einen multifunktionellen Aldehyd enthält, auf die Oberfläche eines elektrisch leitfähigen Substrats offenbart. Ferner offenbart die [X.] 4 431 757 A einen Klebstoff, der ein Polymer mit einer Amid-Bindung umfasst, vernetzt mit einer Dialdehyd-Verbindung, zur Verwendung in der Holzindustrie. Schließlich ist aus der [X.] 4 359 049 A eine Doppeltrommelspritze zum Aufbringen eines Gewebeklebstoffes bekannt (vgl. [X.] [0006]).

Zur Lösung dieser Aufgabe beschreibt der Patentanspruch 1 gemäß

Nach dem Patentanspruch 1 gemäß

In den gemäß den [X.] 2 und 3 verteidigten Fassungen kommen als weitere Merkmale hinzu:

Bei der Prüfung der unzulässigen Erweiterung sind die Patentansprüche der erteilten Fassung mit denjenigen der verteidigten Fassungen zu vergleichen, wobei es vorliegend auch unerheblich ist, ob die Verwendung des Disclaimers in den Patentansprüchen der erteilten Fassung im Hinblick auf die Rechtsprechung der [X.] des [X.] ([X.]/03 - [X.]. 2004, 959 - Disclaimer/[X.]) zulässig war.

Auch wenn der Senat die von der Klägerin geäußerten Bedenken an der Zulässigkeit eines solchen Disclaimers teilt, ändert dies nichts an der Tatsache, dass dieses Merkmal im Patentanspruch 1 erteilter Fassung den Schutzumfang mitbestimmt.

Auch wenn die Klebstoffmischung in den nunmehr verteidigten Patentansprüchen 1 nach Hauptantrag und [X.] ausschließlich aus den genannten Proteinen (Merkmal

In der erteilten Fassung waren diese Stoffe jedoch als Bestandteile des Klebstoffs (adhesive composition) zwingend ausgenommen.

Denn die Bindungsbildung, d. h. die Vernetzungs- bzw. Aushärtungszeit „von weniger als eine Minute“, ist nur im Zusammenhang mit bestimmten Konzentrationsbereichen für die Protein- und Aldehydkomponente offenbart (vgl. WO 94/01508 [X.], Seite 7, Zeilen 7 bis 11, 18 bis 24, Seite 8, Zeilen 15 bis 20, Seite 10, Zeilen 1 bis 9, 14 bis 23). Insofern korreliert die Vernetzungszeit von „weniger als eine Minute“ mit den bestimmten Konzentrationsbereichen der [X.], so dass die Aufnahme des Merkmals

Da die Patentansprüche 13 bis 16 gemäß

[X.] wird sich auf der Suche nach der Lösung seines Problems zunächst der auch im Streitpatent in Absatz [0006] einleitend gewürdigten [X.] 4 359 049 (

Der medizinische Gewebeklebstoff der

Demzufolge beschreibt die

Von

In der Druckschrift [X.] 5 015 677 (

Als Füllstoffe werden Stoffe mit biokompatiblen Eigenschaften der Klebstoffmischung zugesetzt, darunter auch Proteine wie Albumin und Casein (vgl.

[X.] wird ohne weiteres erkennen, dass er die aufgrund von Beispiel 12 mit dem Vernetzungsmittel [X.] ([X.](sulfosuccinimidylproprionat)) gewonnene Erkenntnis auch auf diverse aliphatische oder aromatische Dialdehyde, insbesondere auch auf [X.], als Vernetzungsmittel übertragen kann (vgl.

Um die Komponenten gemäß

Im Übrigen ist dem Fachmann aus der gattungsgemäßen

Insofern wird in der

Patentanspruch 13 nach Hilfsantrag 3 hat daher mangels erfinderischer Tätigkeit gegenüber

- in einem ersten Behälter ist eine [X.]Komponente in einer Konzentration von zwischen 30 bis 55 Gew.-% enthalten,

- in einem zweiten Behälter ist die Dialdehyd-Komponente aus einem Dialdehyd, das ausgewählt ist aus der Gruppe, die aus [X.], [X.], [X.], [X.] und [X.] besteht, in einer Konzentration von zwischen 5 und 15 Gew.-% enthalten, wobei die [X.] und [X.] in ausreichenden Mengen vorliegen, um das Vermischen von einem Gewichtsteil Dialdehyd-Komponente mit zwischen 5 und 60 Gewichtsteilen [X.]Komponente zu ermöglichen.

Eine Anregung, die betreffenden [X.] in solchen Bemessungen in den Behältern vorzusehen, erhält der Fachmann aus der

Bei dieser Sachlage war auf die übrigen, von der Klägerin eingeführten Druckschriften ebenso wenig einzugehen wie auf die seitens der [X.] vorgelegten weiteren Dokumente und abgegebenen Erklärungen, aus denen sich keine Anhaltspunkte ergaben, die den Senat zu einem anderen Ergebnis hätten gelangen lassen können. Das Patent war deshalb insgesamt für nichtig zu erklären.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 [X.] i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 [X.] i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.