Bundesgerichtshof, Urteil vom 08.01.2014, Az. I ZR 38/13

I. Das Berufungsgeri[X.]ht hat angenommen, die Voraussetzungen für eine Lös[X.]hung der angegriffenen Marken wegen Verfalls lägen vor, weil die Marken ni[X.]ht re[X.]htserhaltend benutzt worden seien. Dazu hat es ausgeführt:

Die Marke Probiotik sei ni[X.]ht dur[X.]h die von der [X.] vorgetragenen Kennzei[X.]hnungen von Mil[X.]hbrei re[X.]htserhaltend benutzt worden, weil Mil[X.]hbrei ni[X.]ht unter die eingetragenen Waren gefasst werden könne. Die von der [X.] im Übrigen vorgetragenen Verwendungsformen würden wegen ihrer graphis[X.]hen Gestaltung den kennzei[X.]hnenden Charakter der beiden angegriffenen Marken ändern und seien deshalb gemäß § 26 Abs. 3 [X.] ni[X.]ht als re[X.]htserhaltend anzusehen. Soweit die Marken auf der S[X.]hmalseite der vorgelegten Produktverpa[X.]kungen verwendet worden seien, liege s[X.]hon keine markenmäßige Benutzung, sondern die Bezei[X.]hnung eines Inhaltsstoffes vor.

II. Die gegen diese Beurteilung geri[X.]htete Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurü[X.]kverweisung der Sa[X.]he an das Berufungsgeri[X.]ht.

1. Die Annahme des Berufungsgeri[X.]hts, der Klägerin stehe ein Anspru[X.]h auf Einwilligung in die Lös[X.]hung der Marke Probiotik na[X.]h § 49 Abs. 1, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 1 [X.] zu, weil die angegriffene Marke ni[X.]ht re[X.]htserhaltend benutzt worden sei, hält einer re[X.]htli[X.]hen Überprüfung ni[X.]ht stand.

a) Das Berufungsgeri[X.]ht hat angenommen, die Marke Probiotik sei ni[X.]ht dur[X.]h die von der [X.] vorgetragenen Verwendungen zur Kennzei[X.]hnung von Mil[X.]hbrei re[X.]htserhaltend benutzt worden. Die mit Zustimmung der [X.] dur[X.]h ein konzernverbundenes Unternehmen angebotenen Breie könnten zwar Mil[X.]hpulver enthalten, seien aber na[X.]h dem Verkehrsverständnis weder Mil[X.]hpulver no[X.]h ein Mil[X.]hprodukt. Dementspre[X.]hend werde Mil[X.]hbrei in der alphabetis[X.]hen Liste der Waren und Dienstleistungen gemäß § 19 [X.] in der bis zum 31. Dezember 2012 gültigen Fassung der Klasse 30 und ni[X.]ht - wie Mil[X.]hprodukte - der Klasse 29 zugeordnet.

Dagegen wendet si[X.]h die Revision mit Erfolg. Das Berufungsgeri[X.]ht ist von einem zu engen Verständnis des Begriffs der re[X.]htserhaltenden Benutzung ausgegangen.

aa) Die re[X.]htserhaltende Benutzung einer Marke im Sinne von § 26 Abs. 1 [X.] erfordert, dass die Marke in übli[X.]her und sinnvoller Weise für die Ware verwendet wird, für die sie eingetragen ist (vgl. [X.], Urteil vom 21. Juli 2005 - [X.], [X.], 1047, 1049 = [X.], 1527 - [X.]; Urteil vom 18. Dezember 2008 - [X.], [X.], 772 Rn. 39 = [X.], 971 - [X.]; Urteil vom 14. April 2011 - [X.], [X.], 623 Rn. 23 = [X.], 886 - [X.]; Urteil vom 5. Dezember 2012 - [X.], [X.], 725 Rn. 13 = [X.], 1034 - [X.]). Allerdings ist die Markeneintragung im Lös[X.]hungsverfahren wegen Verfalls na[X.]h §§ 49, 55 [X.] ni[X.]ht auf die Waren oder Dienstleistungen zu bes[X.]hränken, für die die Marke tatsä[X.]hli[X.]h benutzt worden ist. Die gebotene wirts[X.]haftli[X.]he Betra[X.]htungsweise und das bere[X.]htigte Interesse des Zei[X.]heninhabers, in seiner ges[X.]häftli[X.]hen Bewegungsfreiheit ni[X.]ht über Gebühr eingeengt zu werden, re[X.]htfertigen es vielmehr, darüber hinaus au[X.]h die Waren im [X.] zu belassen, die na[X.]h der Verkehrsauffassung gemeinhin zum glei[X.]hen Warenberei[X.]h gehören. Dadur[X.]h wird ein sa[X.]hgere[X.]hter Ausglei[X.]h erzielt zwis[X.]hen dem Interesse des Markeninhabers, in seiner ges[X.]häftli[X.]hen Bewegungsfreiheit ni[X.]ht über Gebühr eingeengt zu werden, und dem Interesse an der Freihaltung des Registers von Marken, die für einen Teil der Waren und Dienstleistungen ni[X.]ht benutzt werden ([X.], Urteil vom 17. Mai 2001 - [X.], [X.], 59, 62 = [X.], 1211 - [X.]; Urteil vom 10. April 2008 - I ZR 167/05, [X.], 60 Rn. 32 f. = [X.], 1544 - L[X.]CARD; Urteil vom 5. Dezember 2012 - [X.], [X.], 833 Rn. 61 = [X.], 1038 - Culinaria/[X.]). Zum glei[X.]hen Warenberei[X.]h in diesem Sinne gehören gemeinhin Waren, die in ihren Eigens[X.]haften und ihrer Zwe[X.]kbestimmung weitgehend übereinstimmen ([X.], Urteil vom 13. Juli 1989 - I ZR 157/87, [X.], 39, 40 f. - Taurus; Urteil vom 21. April 1994 - I ZR 291/91, [X.], 512, 515 = [X.], 621 - [X.]; [X.], [X.], 833 Rn. 61 - Culinaria/[X.]).

bb) Das Berufungsgeri[X.]ht ist bei seiner Beurteilung ni[X.]ht von diesen Grundsätzen ausgegangen. Es hat ni[X.]ht geprüft, ob si[X.]h eine re[X.]htserhaltende Benutzung daraus ergibt, dass die von der [X.] vertriebenen Breiprodukte zumindest zum glei[X.]hen Warenberei[X.]h gehören, weil sie na[X.]h der Verkehrsauffassung wegen ihrer Eigens[X.]haften und ihrer Zwe[X.]kbestimmung weitgehend mit den im [X.] der angegriffenen Marke angegebenen Waren übereinstimmen. Dazu bestand im Streitfall jedo[X.]h Anlass. Die Beklagte hat hierzu vorgetragen, dass es si[X.]h bei den vertriebenen Produkten um mil[X.]hhaltige Pulver zur Zubereitung von Brei handelt, die zu einem erhebli[X.]hen Prozentsatz aus Magermil[X.]hpulver bestehen und die deshalb na[X.]h der Verkehrsauffassung unter die Begriffe "Mil[X.]hpulver" und "Mil[X.]hprodukt" fallen.

Eine Prüfung unter diesem Gesi[X.]htspunkt konnte im Streitfall au[X.]h ni[X.]ht deshalb unterbleiben, weil das Berufungsgeri[X.]ht eine Übereinstimmung der benutzten Ware "Mil[X.]hbrei" mit der eingetragenen Ware "Mil[X.]hprodukte" mit dem weiteren Argument abgelehnt hat, die Ware "Mil[X.]hbrei" sei in der alphabetis[X.]hen Liste der Waren gemäß § 19 [X.] in der bis zum 31. Dezember 2012 gültigen Fassung der Klasse 30 und ni[X.]ht - wie Mil[X.]hprodukte - der Klasse 29 zugeordnet. Der S[X.]hutzberei[X.]h einer Marke wird ni[X.]ht dur[X.]h die Klassifikation bestimmt (vgl. [X.] in [X.]/[X.], [X.], 10. Aufl., § 32 [X.] Rn. 82). Zudem s[X.]hließen si[X.]h die Oberbegriffe der amtli[X.]hen Klasseneinteilung untereinander ni[X.]ht notwendig aus, sondern übers[X.]hneiden si[X.]h teilweise. Die klassenmäßige Einteilung hat somit nur indizielle Bedeutung für die Beurteilung der Art der Ware oder Dienstleistung und ist dementspre[X.]hend bei der Subsumtion der benutzten unter die eingetragenen Waren und Dienstleistungen allenfalls unterstützend heranzuziehen (vgl. [X.]/[X.]/[X.], Gewerbli[X.]her Re[X.]htss[X.]hutz Urheberre[X.]ht Medienre[X.]ht, 2. Aufl., § 26 [X.] Rn. 31; [X.] in [X.]/[X.] aaO § 26 Rn. 187).

b) Die Revision wendet si[X.]h au[X.]h erfolgrei[X.]h gegen die weitere Annahme des Berufungsgeri[X.]hts, die Marke Probiotik sei ni[X.]ht dur[X.]h die Verwendungen auf den Produkten "Hipp Anfangsmil[X.]h Plus Probiotik

aa) Das Berufungsgeri[X.]ht hat angenommen, in diesen Verwendungsformen liege die Benutzung in einer von der Eintragung abwei[X.]henden, den kennzei[X.]hnenden Charakter der Marke verändernden Form im Sinne von § 26 Abs. 3 Satz 1 [X.]. Der Wortmarke Probiotik komme allenfalls äußerst geringe Kennzei[X.]hnungskraft zu, weil sie si[X.]h zumindest in hohem Maße an die bes[X.]hreibenden Begriffe "Probiotikum/Probiotika" und "probiotis[X.]h" anlehne. Aus diesem Grund träten die graphis[X.]hen Elemente der farbli[X.]hen Gestaltung, des Bogens über dem S[X.]hriftzug und der Krümmung des gesamten Zei[X.]hens für die angespro[X.]henen Verkehrskreise ni[X.]ht so weit zurü[X.]k, dass sie gegenüber dem Wortbestandteil keinerlei [X.] Charakter hätten. Deswegen messe der Verkehr den beiden Verwendungsformen einen im Verhältnis zur angegriffenen Marke eigenständigen Charakter zu und sehe in ihnen ni[X.]ht dieselbe Marke wie in dem eingetragenen Zei[X.]hen.

bb) Diese Beurteilung hält einer re[X.]htli[X.]hen Überprüfung ni[X.]ht stand. Die Beurteilung, ob eine abwei[X.]hende Benutzung den kennzei[X.]hnenden Charakter der Marke verändert, ist zwar grundsätzli[X.]h dem Tatri[X.]hter vorbehalten und im Revisionsverfahren nur einges[X.]hränkt, insbesondere auf zutreffende Re[X.]htsanwendung und die Bea[X.]htung der allgemeinen Lebenserfahrung, überprüfbar ([X.], [X.], 725 Rn. 16 - [X.], mwN). Im Streitfall hat das Berufungsgeri[X.]ht aber insoweit einen zu engen re[X.]htli[X.]hen Maßstab der Prüfung na[X.]h § 26 Abs. 3 Satz 1 [X.] zugrunde gelegt.

(1) Wird die Marke in einer von der Eintragung abwei[X.]henden Form benutzt, liegt eine re[X.]htserhaltende Benutzung na[X.]h § 26 Abs. 3 Satz 1 [X.] nur vor, wenn die Abwei[X.]hungen den kennzei[X.]hnenden Charakter der Marke ni[X.]ht verändern. Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abwei[X.]hend benutzte Zei[X.]hen gerade bei Wahrnehmung der Unters[X.]hiede dem Gesamteindru[X.]k na[X.]h no[X.]h mit der eingetragenen Marke glei[X.]hsetzt, das heißt in der benutzten Form no[X.]h dieselbe Marke sieht (vgl. [X.], [X.], 772 Rn. 39 - [X.]; [X.], Urteil vom 19. November 2009 - [X.], [X.], 729 Rn. 17 = [X.], 1046 - [X.]; [X.], [X.], 623 Rn. 55 - [X.]; [X.], 725 Rn. 13 - [X.]). Wird eine Wortmarke dergestalt benutzt, dass das Wortzei[X.]hen graphis[X.]h oder farbli[X.]h gestaltet wird oder bildli[X.]he Elemente hinzugefügt werden, ist zu berü[X.]ksi[X.]htigen, dass Marken in der Praxis regelmäßig ni[X.]ht isoliert verwendet werden, sondern dem Verkehr häufig verbunden mit weiteren Angaben, Zei[X.]hen, Aufma[X.]hungen und Farben entgegentreten. Es ist deshalb zu prüfen, ob diese weiteren Elemente einen Bezug zur Funktion der Marke als Herkunftshinweis haben oder ledigli[X.]h allgemeine Sa[X.]hangaben oder werbli[X.]he Hervorhebungsmittel sind (vgl. [X.] in [X.]/[X.] aaO § 26 Rn. 125 ff.). So werden graphis[X.]he und farbli[X.]he Hinzufügungen und Gestaltungen ni[X.]ht selten einen ledigli[X.]h dekorativen, verzierenden Charakter haben, denen der Verkehr keine Bedeutung für den kennzei[X.]hnenden Charakter der eingetragenen Marke und der benutzten Form beimisst (vgl. [X.], Bes[X.]hluss vom 9. Juli 1998 - [X.], [X.], 167, 168 = [X.], 1083 - Karolus-Magnus; Bes[X.]hluss vom 30. März 2000 - [X.], [X.], 1038, 1039 = [X.], 1161 - Kornkammer; [X.], [X.], 729 Rn. 21 - [X.]; [X.], 725 Rn. 19 - [X.]).

(2) Das Berufungsurteil lässt ni[X.]ht erkennen, dass das Berufungsgeri[X.]ht diese im Streitfall maßgebenden Grundsätze berü[X.]ksi[X.]htigt hat. Es hat insbesondere ni[X.]ht geprüft, ob es si[X.]h bei den dem Markenwort hinzugefügten graphis[X.]hen Elementen und der farbli[X.]hen Gestaltung ni[X.]ht ledigli[X.]h um dekorative Ausstattungsmerkmale handelt.

[X.]) Das Berufungsgeri[X.]ht hat eine re[X.]htserhaltende Benutzung au[X.]h im Hinbli[X.]k auf die Verwendung der Marke Probiotik innerhalb der graphis[X.]h gestalteten Bezei[X.]hnung "[X.]

aa) Soweit das Berufungsgeri[X.]ht angenommen hat, au[X.]h insoweit begründe die besondere graphis[X.]he Gestaltung einen eigenständigen kennzei[X.]hnenden Charakter, hat es wiederum ni[X.]ht geprüft, ob es si[X.]h bei den dem Markenwort hinzugefügten graphis[X.]hen Elementen und der farbli[X.]hen Gestaltung ni[X.]ht ledigli[X.]h um dekorative Ausstattungsmerkmale handelt (vgl. dazu Rn. 18).

bb) Das Berufungsgeri[X.]ht ist darüber hinaus davon ausgegangen, die einheitli[X.]he farbli[X.]he Gestaltung der beiden Wortbestandteile und die sie verklammernde orangefarbene Wellenlinie führe dazu, dass der Verkehr die gesamte Darstellung als ein einheitli[X.]hes Zei[X.]hen auffasse, dessen Wortbestandteile [X.] und [X.] lauteten. Selbst wenn diesen (allein)prägender Charakter zukäme, führe der zweite Wortbestandteil [X.], der in der eingetragenen Marke keine Entspre[X.]hung finde, dazu, dass der Verkehr diesen ni[X.]ht außer [X.] lasse und in der Gesamtgestaltung keine Benutzung der Marke Probiotik sehe. Au[X.]h gegen diese Beurteilung wendet si[X.]h die Revision mit Erfolg.

(1) Zur re[X.]htserhaltenden Benutzung einer Marke rei[X.]ht au[X.]h deren Verwendung als Zweitmarke aus. Es muss deshalb immer dann, wenn zur Kennzei[X.]hnung einer Ware zwei Zei[X.]hen verwendet werden, geprüft werden, ob der Verkehr darin ein aus zwei Teilen bestehendes zusammengesetztes Zei[X.]hen erbli[X.]kt oder aber keinen einheitli[X.]hen Herkunftshinweis, sondern zwei voneinander zu unters[X.]heidende Zei[X.]hen sieht ([X.], Urteil vom 8. Februar 2007 - [X.], [X.], 592 Rn. 13 = [X.], 958 - bodo Blue Night; [X.], [X.], 729 Rn. 17 - [X.]).

(2) Die Revision rügt mit Erfolg, dass das Berufungsgeri[X.]ht bei der Annahme eines Gesamtzei[X.]hens außer [X.] gelassen hat, dass die Begriffe [X.] und [X.] in der verwendeten Form dur[X.]h ein Pluszei[X.]hen verbunden und zudem beide Worte jeweils für si[X.]h genommen mit einem ®Symbol gekennzei[X.]hnet sind.

Der Verkehr entnimmt der Beifügung des Zusatzes ® zu einem Zei[X.]hen regelmäßig den Hinweis, dass es eine Marke genau diesen Inhalts gibt (vgl. [X.], Urteil vom 14. Dezember 1989 - [X.], [X.], 364, 366 - Baelz; Urteil vom 26. Februar 2009 - [X.], [X.], 888 Rn. 15 = [X.], 1080 - [X.]; Urteil vom 10. Januar 2013 - [X.], [X.], 840 Rn. 35 = [X.], 1039 - [X.]). Dadur[X.]h, dass hier beide Wortzei[X.]hen jeweils für si[X.]h genommen und eindeutig räumli[X.]h zugeordnet mit dem Zusatz ® versehen und zudem dur[X.]h ein Pluszei[X.]hen im Sinne einer glei[X.]hwertigen Aufzählung verbunden sind, bestehen im Streitfall deutli[X.]he Anhaltspunkte für die Annahme, dass der Verkehr in der benutzten Form zwei voneinander zu unters[X.]heidende Zei[X.]hen sieht.

d) Mit Erfolg wendet si[X.]h die Revision ferner gegen die Annahme des Berufungsgeri[X.]hts, die Verwendung der ni[X.]ht bildli[X.]h gestalteten Bezei[X.]hnung "[X.]

aa) Auf den S[X.]hmalseiten der [X.] heißt es dur[X.]h eine Unterlegung mit einem blauen Balken hervorgehoben:

bb) Der Beurteilung des Berufungsgeri[X.]hts, darin liege keine markenmäßige Verwendung der Marke Probiotik, kann aus Re[X.]htsgründen ni[X.]ht beigetreten werden.

Der Annahme einer rein bes[X.]hreibenden Verwendung der Bezei[X.]hnung Probiotik steht bereits entgegen, dass der Verkehr der Beifügung des Zusatzes ® zu einem Zei[X.]hen regelmäßig den Hinweis entnimmt, dass es eine Marke diesen Inhalts gibt (dazu Rn. 25). Entgegen der Annahme des Berufungsgeri[X.]hts ist es au[X.]h fernliegend, dass der Verkehr in dem Zusatz allenfalls einen Hinweis auf den Markens[X.]hutz des Inhaltsstoffs, ni[X.]ht aber (au[X.]h) darauf sieht, dass Probiotik als Herkunftshinweis für die Ware Folgenahrung oder Folgemil[X.]h verwendet wird. Die Bezei[X.]hnung "[X.]

e) Die Revision wendet si[X.]h au[X.]h mit Erfolg gegen die Annahme des Berufungsgeri[X.]hts, es spre[X.]he gegen eine markenmäßige Benutzung der unter [X.]) und [X.]) behandelten Verwendungsformen, dass die Beklagte bei der Re[X.]hnungsstellung Mil[X.]hbrei mit Probiotik bezei[X.]hnet, si[X.]h dagegen bei den übrigen Waren auf die anderen auf den Pa[X.]kungen befindli[X.]hen Bezei[X.]hnungen bes[X.]hränkt. Es ist für eine re[X.]htserhaltende Benutzung gemäß § 26 [X.] ausrei[X.]hend, wenn die Marke auf Produktverpa[X.]kungen markenmäßig benutzt wird. Eine zusätzli[X.]he markenmäßige Verwendung au[X.]h in Re[X.]hnungen ist ni[X.]ht erforderli[X.]h.

2. Das Berufungsgeri[X.]ht hat au[X.]h die re[X.]htserhaltende Benutzung der Marke [X.] verneint und insoweit auf seine Begründung in Bezug auf die Marke Probiotik Bezug genommen. Aus den vorstehenden Gründen kann mithin au[X.]h diese Beurteilung keinen Bestand haben.

3. Das Berufungsgeri[X.]ht hat keine Feststellungen zu den weiteren Voraussetzungen der re[X.]htserhaltenden Benutzung, insbesondere zu der Frage getroffen, ob die von der [X.] vertriebenen Anfangs- und Folgemil[X.]hprodukte sowie die Anfangs- und Folgenahrung zum glei[X.]hen Warenberei[X.]h gehören, für die die angegriffenen Marken registriert sind. Dies ist zugunsten der [X.] im Revisionsverfahren zu unterstellen. Entspre[X.]hendes gilt für den Gesi[X.]htspunkt der markenmäßigen Verwendung der angegriffenen Marken auf den S[X.]hauseiten der vorgelegten Pa[X.]kungen.

III. Auf die Revision der [X.] ist dana[X.]h das Berufungsurteil aufzuheben und die Sa[X.]he zur neuen Verhandlung und Ents[X.]heidung an das Berufungsgeri[X.]ht zurü[X.]kzuverweisen, weil sie ni[X.]ht zur Endents[X.]heidung reif ist (§ 563 Abs. 1 und 3 ZPO).

Für das weitere Verfahren weist der Senat auf Folgendes hin:

1. Das Berufungsgeri[X.]ht wird die fehlenden Feststellungen zur re[X.]htserhaltenden Benutzung der angegriffenen Marken zu treffen haben.

Soweit das Berufungsgeri[X.]ht eine Übereinstimmung der benutzten Ware "Mil[X.]hbrei" mit der eingetragenen Ware "Mil[X.]hprodukte" au[X.]h mit dem Argument abgelehnt hat, die Ware "Mil[X.]hbrei" sei in der alphabetis[X.]hen Liste der Waren gemäß § 19 [X.] in der bis zum 31. Dezember 2012 geltenden Fassung der Klasse 30 und ni[X.]ht - wie Mil[X.]hprodukte - der Klasse 29 zugeordnet, ist für die Auslegung des Waren- und Dienstleistungsverzei[X.]hnisses ni[X.]ht die im Dezember 2012 geltende Klassifikation, sondern die Klassifizierung im Zeitpunkt der Eintragung der betroffenen Marke heranzuziehen (vgl. [X.] in [X.]/[X.] aaO § 26 Rn. 187; [X.]/[X.]/[X.] aaO, § 26 [X.] Rn. 31).

2. Sollten die Marken ni[X.]ht wegen mangelnder Benutzung na[X.]h § 49 Abs. 1 [X.] verfallen sein, wird das Berufungsgeri[X.]ht weiter die notwendigen Feststellungen zum hilfsweise geltend gema[X.]hten Lös[X.]hungsgrund des § 49 Abs. 2 Nr. 1 [X.] zu treffen haben.