Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 08.01.2014, Az. I ZR 38/13

[X.]UNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
I [X.]/13
Verkündet am:

8. Januar 2014

Führinger

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

Probiotik
[X.] § 26 Abs. 3
a)
Wird eine Wortmarke dergestalt benutzt, dass das Wortzeichen graphisch oder farblich gestaltet wird oder bildliche Elemente hinzugefügt werden, ist für die Prüfung der rechtserhaltenden [X.]enutzung gemäß §
26 Abs.
3 Mar-kenG maßgeblich, ob diese weiteren Elemente einen [X.]ezug zur Funktion der Marke als Herkunftshinweis haben oder lediglich allgemeine Sachangaben oder werbliche Hervorhebungsmittel sind.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass Marken auf der Produktverpackung in der Praxis regelmäßig nicht isoliert verwendet werden, sondern dem Verkehr häufig verbunden mit weiteren An-gaben, Zeichen, Aufmachungen und Farben entgegentreten.
b)
Ist eine [X.]ezeichnung aus zwei Wortzeichen gebildet, die jeweils für sich ge-nommen und eindeutig räumlich zugeordnet mit dem Zusatz ® versehen und zudem durch ein Pluszeichen im Sinne einer gleichwertigen Aufzählung [X.] sind (hier: "[X.]®
+ PRO[X.]IOTIK®"), bestehen deutliche [X.] für die Annahme, dass der Verkehr in der benutzten Form zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht.
[X.], Urteil vom 8. Januar 2014 -
I [X.]/13 -
OLG [X.]

LG [X.] I

-
2
-
Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 8.
Januar 2014 durch
die Richter
Prof. Dr. [X.]üscher, Pokrant, Dr.
Kirchhoff, Dr.
Koch
und Dr.
Löffler

für Recht erkannt:
Auf die Revision der [X.]eklagten wird das Urteil des 29. Zivilsenats des Oberlandesgerichts [X.] vom 17. Januar 2013 aufgeho-ben.
Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das [X.]erufungsgericht [X.].
Von Rechts wegen

Tatbestand:
Die Klägerin vertreibt Lebensmittel, insbesondere solche für Säuglinge und Kleinkinder. Die [X.]eklagte gehört zum H.-Konzern, der ebenfalls solche Produkte herstellt und vertreibt.
Die [X.]eklagte ist Inhaberin der am 4.
Juli 1996
unter anderem für die Wa-ren
-
Milchprodukte, insbesondere Joghurt, Trinkjoghurt, [X.], Kefir,
-
Milchpulver für Nahrungszwecke,

-
Präparate für die Zubereitung von Getränken
eingetragenen [X.] Wortmarke Probiotik (Nr.
396
20
358). Sie ist ferner Inhaberin der am 11. Oktober 1996 für die Waren
1
-
3
-
-
Diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, insbesondere Nahrungser-gänzungsmittel,
-
Diätetische Lebensmittel für medizinische Zwecke,
-
Präparate für die Gesundheitspflege
eingetragen [X.] Wortmarke [X.] (Nr.
396
18
494).
Die Klägerin begehrt die Löschung dieser Marken und hat dazu vorge-bracht, diese seien nicht rechtserhaltend benutzt worden. Hilfsweise hat die Klägerin geltend gemacht, die Marken
seien verfallen, weil sie zur gebräuchli-chen [X.]ezeichnung der Waren, für die sie eingetragen seien, geworden seien.
Die [X.]eklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, die an-gegriffenen Marken durch die nachfolgend wiedergegebenen Aufmachungen rechtserhaltend
verwandt zu haben:
Anlage [X.] 27

2
3
-
4
-
Anlage [X.] 28

Anlage [X.] 29

-
5
-
Anlage [X.] 15
Anlage [X.] 16

Anlage [X.] 17
Anlage [X.] 18

-
6
-
Anlage [X.] 21
Anlage [X.] 22

Anlage [X.] 23
Anlage [X.] 24

-
7
-
Anlage [X.] 6
= [X.] 19

-
8
-
vergrößerter Ausschnitt der Anlage

Anlage [X.] 7
= [X.] 20

-
9
-

vergrößerter Ausschnitt der Anlage

Anlage [X.] 8
= [X.] 25

-
10
-

vergrößerter Ausschnitt der Anlage

Anlage [X.] 9
= [X.] 26

-
11
-

vergrößerter Ausschnitt der Anlage

Die Klägerin hat, soweit für das Revisionsverfahren noch von [X.]edeutung,
beantragt,
die [X.]eklagte
zu verurteilen, gegenüber dem Deutschen Patent-
und Markenamt in die Löschung folgender Marken einzuwilligen:
1.
DE 396 20 358 -
Probiotik
für folgende Waren:
-
Milchprodukte, insbesondere Joghurt, Trinkjoghurt, [X.], Kefir,
-
Milchpulver für Nahrungszwecke,
-
Präparate für die Zubereitung von Getränken
2. DE 396 18 494 -
[X.]
für folgende Waren:
-
Diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, insbesondere Nahrungs-ergänzungsmittel,
-
Diätetische Lebensmittel für medizinische Zwecke,
-
Präparate für die Gesundheitspflege.

Das [X.] hat der ursprünglich noch auf weitere Waren bezogenen Löschungsklage stattgegeben. Die dagegen von der [X.]eklagten
beschränkt auf 4
5
-
12
-
die genannten Waren eingelegte
[X.]erufung ist erfolglos geblieben. Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die
Klägerin
beantragt, verfolgt
die [X.]eklagte
ihren Antrag auf Klageabweisung in [X.]ezug auf die ge-nannten Waren
weiter.

Entscheidungsgründe:
[X.] Das [X.]erufungsgericht hat angenommen, die
Voraussetzungen
für
eine
Löschung der angegriffenen Marken
wegen Verfalls
lägen
vor, weil die Marken nicht rechtserhaltend benutzt worden seien. Dazu hat es ausgeführt:
Die Marke Probiotik sei nicht durch die von der [X.]eklagten vorgetragenen Kennzeichnungen
von Milchbrei
rechtserhaltend
benutzt worden, weil Milchbrei
nicht unter die eingetragenen Waren gefasst werden könne. Die von der [X.]e-klagten im Übrigen vorgetragenen Verwendungsformen
würden wegen ihrer graphischen Gestaltung den kennzeichnenden Charakter der
beiden
angegrif-fenen Marken ändern und seien deshalb gemäß §
26 Abs.
3 [X.] nicht als rechtserhaltend anzusehen. Soweit die Marken
auf der Schmalseite der vorge-legten Produktverpackungen verwendet worden seien, liege schon keine mar-kenmäßige [X.]enutzung, sondern die [X.]ezeichnung
eines Inhaltsstoffes vor.
I[X.] Die gegen diese [X.]eurteilung gerichtete Revision
hat Erfolg. Sie
führt zur Aufhebung des [X.]erufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das [X.]erufungsgericht.

1. Die Annahme des [X.]erufungsgerichts, der Klägerin stehe ein Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der Marke Probiotik nach §
49 Abs.
1, §
55 Abs.
1 und 2 Nr.
1 [X.] zu, weil die angegriffene
Marke
nicht [X.] benutzt worden
sei,
hält einer rechtlichen Überprüfung nicht stand.
6
7
8
9
-
13
-
a)
Das [X.]erufungsgericht hat angenommen, die Marke Probiotik sei nicht durch die von der [X.]eklagten vorgetragenen Verwendungen zur Kennzeichnung von Milchbrei
rechtserhaltend benutzt worden. Die mit Zustimmung der [X.]eklag-ten durch ein konzernverbundenes Unternehmen
angebotenen [X.]reie könnten
zwar Milchpulver enthalten, seien aber nach dem Verkehrsverständnis weder Milchpulver noch ein Milchprodukt. Dementsprechend werde Milchbrei
in der alphabetischen Liste der Waren und Dienstleistungen gemäß §
19 [X.] in der bis zum 31.
Dezember 2012 gültigen Fassung der Klasse
30 und nicht
wie Milchprodukte

der Klasse
29 zugeordnet.
Dagegen wendet sich die Revision mit Erfolg. Das [X.]erufungsgericht ist von einem zu engen Verständnis des [X.]egriffs
der rechtserhaltenden [X.]enutzung ausgegangen.
[X.])
Die rechtserhaltende [X.]enutzung einer Marke im Sinne von §
26 Abs.
1 [X.] erfordert, dass die Marke in üblicher und sinnvoller Weise für die Ware verwendet wird, für die sie eingetragen ist (vgl. [X.],
Urteil vom 21.
Juli 2005
I
ZR
293/02, [X.], 1047, 1049 = [X.], 1527

[X.]; Urteil vom 18.
Dezember 2008
I
ZR
200/06, [X.], 772 Rn.
39 = [X.], 971
[X.]; Urteil vom 14.
April 2011

I
ZR
41/08, [X.], 623 Rn.
23 = [X.], 886
Peek & Cloppen-burg
II; Urteil vom 5.
Dezember 2012
I
ZR
135/11, [X.], 725 Rn.
13 = [X.], 1034
Duff [X.]eer). Allerdings ist die Markeneintragung im Lö-schungsverfahren wegen Verfalls nach §§
49, 55 [X.] nicht auf die Waren oder Dienstleistungen zu beschränken, für die die Marke tatsächlich benutzt worden ist. Die gebotene wirtschaftliche [X.]etrachtungsweise und das berechtigte Interesse des Zeicheninhabers, in seiner geschäftlichen [X.]ewegungsfreiheit nicht über Gebühr
eingeengt zu werden, rechtfertigen es vielmehr, darüber hin-aus auch die Waren im [X.] zu belassen, die nach der Verkehrs-auffassung gemeinhin zum gleichen Warenbereich gehören. Dadurch wird ein sachgerechter Ausgleich erzielt zwischen dem Interesse des Markeninhabers, 10
11
12
-
14
-
in seiner geschäftlichen [X.]ewegungsfreiheit nicht über Gebühr
eingeengt zu werden, und dem Interesse an der Freihaltung des Registers von Marken, die für einen Teil der Waren und Dienstleistungen nicht benutzt werden ([X.], Ur-teil vom 17.
Mai 2001
I
ZR
187/98, [X.], 59, 62 = [X.], 1211

[X.]; Urteil vom 10.
April 2008
I
ZR
167/05, [X.], 60 Rn.
32
f. = WRP
2008,
1544
L[X.]CARD; Urteil vom 5.
Dezember 2012
I
ZR
85/11, [X.], 833 Rn.
61 = [X.], 1038
Culinaria/[X.]). Zum gleichen Warenbereich
in diesem Sinne gehören gemeinhin Waren, die in ihren Eigenschaften und ihrer
Zweckbestimmung weitgehend übereinstimmen ([X.], Urteil vom 13.
Juli 1989
I
ZR
157/87, [X.], 39, 40
f.
[X.]; Urteil vom 21.
April 1994
I
ZR
291/91, [X.], 512,
515 = WRP 1994, 621

[X.]; [X.], [X.], 833 Rn.
61
Culinaria/Villa
Culinaria).
[X.]) Das [X.]erufungsgericht ist bei seiner [X.]eurteilung
nicht von diesen Grundsätzen
ausgegangen. Es hat
nicht geprüft, ob
sich eine rechtserhaltende [X.]enutzung daraus ergibt, dass
die von der [X.]eklagten vertriebenen [X.]reiprodukte
zumindest
zum gleichen Warenbereich gehören, weil sie
nach der Verkehrsauf-fassung wegen ihrer Eigenschaften und ihrer Zweckbestimmung weitgehend mit den im [X.] der angegriffenen Marke angegebenen Waren übereinstimmen. Dazu bestand im Streitfall jedoch Anlass. Die [X.]eklagte hat hierzu vorgetragen, dass es sich bei den vertriebenen Produkten um milchhalti-ge
Pulver zur Zubereitung von [X.]rei handelt, die
zu einem erheblichen Prozent-satz aus Magermilchpulver bestehen und die deshalb nach der Verkehrsauffas-sung unter die [X.]egriffe "Milchpulver"
und "Milchprodukt"
fallen.
Eine Prüfung unter diesem Gesichtspunkt konnte im Streitfall auch nicht deshalb unterbleiben, weil das [X.]erufungsgericht eine Übereinstimmung der be-nutzten Ware "Milchbrei"
mit der eingetragenen Ware "Milchprodukte"
mit dem weiteren Argument abgelehnt hat, die Ware "Milchbrei"
sei in der alphabeti-schen Liste der Waren gemäß §
19 [X.] in der bis zum 31.
Dezember 2012 gültigen Fassung der Klasse
30 und nicht
wie Milchprodukte
der Klas-13
14
-
15
-
se
29 zugeordnet. Der Schutzbereich einer Marke wird nicht durch die Klassifi-kation bestimmt (vgl. [X.] in [X.]/[X.], [X.], 10.
Aufl., §
32
[X.] Rn.
82).
Zudem schließen sich die Oberbegriffe der amtlichen Klasseneinteilung untereinander nicht notwendig aus, sondern überschneiden
sich
teilweise.
Die klassenmäßige Einteilung hat
somit
nur
indizielle [X.]edeutung für die [X.]eurteilung der Art
der Ware oder Dienstleistung und ist dementspre-chend bei der Subsumtion der benutzten unter die eingetragenen Waren und Dienstleistungen allenfalls unterstützend heranzuziehen
(vgl. Schalk in [X.]üscher/[X.]/[X.], Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht
Medien-recht, 2.
Aufl., §
26
[X.] Rn.
31; [X.] in [X.]/[X.] [X.]O §
26 Rn.
187).
b)
Die Revision wendet sich
auch
erfolgreich gegen die weitere Annahme
des [X.]erufungsgerichts, die Marke Probiotik sei nicht durch die Verwendungen auf den Produkten "[X.] Probiotik®"
(Anlagen [X.]
15,
[X.]
16)
"Hipp Folgemilch Plus Probiotik®"
(Anlagen [X.]
17, [X.]
18), "[X.] Anfangsnahrung HA-Plus Probiotik®"
(Anlagen [X.]
21, [X.]
22)
und "Hipp Hypoal-lergene Folgenahrung HA-Plus Probiotik®"
(Anlagen [X.]
23, [X.]
24) [X.] benutzt worden.
[X.]) Das [X.]erufungsgericht hat angenommen, in diesen Verwendungsfor-men
liege die [X.]enutzung in einer
von der Eintragung
abweichenden, den kenn-zeichnenden Charakter der Marke verändernden Form im Sinne von §
26 Abs.
3 Satz
1 [X.]. Der Wortmarke Probiotik komme allenfalls äußerst [X.] zu, weil sie sich zumindest in hohem Maße an die beschreibenden [X.]egriffe "Probiotikum/Probiotika"
und "probiotisch"
anlehne. Aus diesem Grund
träten die graphischen Elemente der farblichen Gestaltung, des [X.]ogens über dem Schriftzug und der Krümmung des gesamten Zeichens für die angesprochenen Verkehrskreise nicht so weit zurück, dass sie gegen-über dem Wortbestandteil keinerlei [X.] Charakter hätten. Deswegen messe der Verkehr den beiden Verwendungsformen einen im Verhältnis zur 15
16
-
16
-
angegriffenen Marke eigenständigen Charakter zu und sehe in ihnen nicht die-selbe Marke wie in dem eingetragenen Zeichen.
[X.]) Diese [X.]eurteilung hält einer rechtlichen Überprüfung nicht stand.
Die
[X.]eurteilung, ob eine abweichende [X.]enutzung den kennzeichnenden Charakter der Marke verändert, ist zwar grundsätzlich dem Tatrichter vorbehalten und im Revisionsverfahren nur eingeschränkt, insbesondere auf zutreffende Rechts-anwendung und die [X.]eachtung der allgemeinen Lebenserfahrung, überprüfbar ([X.], [X.], 725 Rn.
16
Duff [X.]eer, mwN). Im Streitfall hat das [X.]eru-fungsgericht
aber insoweit
einen zu engen
rechtlichen Maßstab der Prüfung nach §
26 Abs.
3 Satz
1 [X.] zugrunde gelegt.
[X.]) Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form be-nutzt, liegt eine rechtserhaltende [X.]enutzung nach §
26 Abs.
3
Satz
1
[X.] nur vor, wenn die Abweichungen den
kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend be-nutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem [X.] nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt in der be-nutzten Form noch dieselbe Marke sieht (vgl. [X.], [X.], 772 Rn.
39

[X.]; [X.], Urteil vom 19.
November 2009
I
ZR
142/07, [X.], 729 Rn.
17 = [X.], 1046
[X.]; [X.], [X.], 623 Rn.
55
Peek & Cloppenburg
II; [X.], 725 Rn.
13
Duff [X.]eer). Wird eine Wortmarke dergestalt benutzt, dass das Wortzeichen graphisch oder farb-lich gestaltet wird oder bildliche Elemente hinzugefügt werden, ist zu berück-sichtigen, dass Marken in der Praxis regelmäßig nicht isoliert
verwendet wer-den, sondern
dem Verkehr
häufig verbunden mit weiteren Angaben, Zeichen, Aufmachungen und Farben entgegentreten. Es ist deshalb zu prüfen, ob diese weiteren Elemente einen [X.]ezug zur Funktion der Marke als Herkunftshinweis haben oder lediglich allgemeine Sachangaben oder werbliche Hervorhebungs-mittel sind (vgl.
[X.] in [X.]/[X.] [X.]O §
26 Rn.
125
ff.). So werden graphische und farbliche Hinzufügungen und Gestaltungen nicht selten einen 17
18
-
17
-
lediglich dekorativen, verzierenden
Charakter
haben, denen der
Verkehr keine [X.]edeutung für den kennzeichnenden Charakter der eingetragenen Marke und der benutzten Form beimisst
(vgl. [X.], [X.]eschluss vom 9.
Juli 1998
I
Z[X.]
7/96, [X.] 1998, 167, 168 = [X.], 1083
[X.]; [X.]eschluss vom 30.
März 2000
I
Z[X.]
41/97, [X.] 2000, 1038, 1039 = [X.], 1161

Kornkammer; [X.], [X.], 729 Rn.
21
[X.]; [X.], 725 Rn.
19

Duff [X.]eer).
(2) Das [X.]erufungsurteil lässt nicht erkennen, dass das [X.]erufungsgericht diese im Streitfall maßgebenden Grundsätze berücksichtigt hat.
Es hat [X.] nicht geprüft, ob es sich bei den dem Markenwort hinzugefügten gra-phischen Elementen und der farblichen Gestaltung nicht lediglich um dekorative Ausstattungsmerkmale handelt.
c)
Das [X.]erufungsgericht hat eine rechtserhaltende [X.]enutzung auch im Hinblick auf die Verwendung der Marke Probiotik
innerhalb der graphisch ge-stalteten [X.]ezeichnung
"[X.]®
+ PRO[X.]IOTIK®"
auf den Produkten "Hipp Folgemilch Plus [X.]®
+ PRO[X.]IOTIK®"
(Anlagen [X.]
6/[X.]
19, [X.]
7/[X.]
20)
und "Hipp HA-Folgenahrung HA-Plus
[X.]®
+ PRO[X.]IOTIK®"
(Anlagen [X.]
8/[X.]
25, [X.]
9/[X.]
26)
verneint.
Auch diese [X.]eurteilung hält der rechtli-chen Überprüfung nicht stand.
[X.]) Soweit das [X.]erufungsgericht angenommen hat, auch insoweit be-gründe die besondere graphische Gestaltung einen eigenständigen kennzeich-nenden Charakter, hat es wiederum nicht geprüft,
ob es sich bei den dem [X.] hinzugefügten graphischen Elementen und der farblichen Gestaltung nicht lediglich um dekorative Ausstattungsmerkmale handelt
(vgl. dazu Rn.
18).
[X.]) Das [X.]erufungsgericht ist darüber hinaus davon ausgegangen, die einheitliche farbliche Gestaltung der beiden Wortbestandteile und die sie ver-klammernde orangefarbene Wellenlinie führe dazu, dass der Verkehr die ge-19
20
21
22
-
18
-
samte Darstellung als ein einheitliches Zeichen auffasse, dessen Wortbestand-teile [X.] und PRO[X.]IOTIK lauteten. Selbst wenn diesen (alleprä-gender Charakter zukäme, führe der zweite Wortbestandteil [X.], der in der eingetragenen Marke keine Entsprechung finde, dazu, dass der Verkehr diesen nicht außer [X.] lasse und in der Gesamtgestaltung keine [X.]enutzung der Marke
Probiotik
sehe.
Auch gegen diese [X.]eurteilung wendet sich die Revi-sion mit Erfolg.
[X.]) Zur rechtserhaltenden [X.]enutzung einer Marke
reicht
auch deren Ver-wendung als Zweitmarke aus. Es muss deshalb immer dann, wenn zur Kenn-zeichnung einer Ware zwei Zeichen verwendet werden, geprüft werden, ob der Verkehr darin ein aus zwei Teilen bestehendes zusammengesetztes Zeichen erblickt oder aber keinen einheitlichen Herkunftshinweis, sondern zwei vonei-nander zu unterscheidende Zeichen sieht ([X.], Urteil vom 8.
Februar 2007

I
ZR
71/04, [X.] 2007, 592 Rn.
13 = [X.], 958
bodo [X.]lue
Night; [X.], [X.], 729 Rn.
17
[X.]).
(2) Die Revision rügt mit Erfolg, dass das [X.]erufungsgericht bei der
An-nahme eines Gesamtzeichens
außer [X.] gelassen hat, dass die [X.]egriffe [X.] und PRO[X.]IOTIK in der verwendeten Form durch ein Pluszeichen verbunden und zudem beide Worte jeweils für sich genommen mit einem Symbol gekennzeichnet sind.
Der Verkehr
entnimmt
der [X.]eifügung des Zusatzes ® zu einem Zeichen regelmäßig den Hinweis, dass es eine Marke genau diesen Inhalts gibt (vgl. [X.], Urteil vom 14.
Dezember 1989
I
ZR
1/88, [X.], 364, 366
[X.]aelz; Urteil vom 26.
Februar 2009
I
ZR
219/06, [X.], 888 Rn.
15 = [X.], 1080
[X.]; Urteil vom 10.
Januar 2013
I
ZR
84/09, [X.], 840 Rn.
35 = [X.], 1039
PROTI
II). Dadurch, dass hier beide [X.] jeweils für sich genommen und eindeutig räumlich
zugeordnet mit dem Zusatz
® versehen und zudem durch ein Pluszeichen im Sinne einer gleichwer-23
24
25
-
19
-
tigen Aufzählung verbunden sind, bestehen im Streitfall deutliche Anhaltspunkte für die Annahme, dass der Verkehr in der benutzten Form zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht.
d)
Mit Erfolg wendet sich die Revision ferner gegen die Annahme des [X.]erufungsgerichts, die Verwendung der nicht bildlich gestalteten [X.]ezeichnung "[X.]®
+ PRO[X.]IOTIK®"
auf der Schmalseite der [X.] "Hipp Folgemilch Plus [X.]®
+ PRO[X.]IOTIK®"
(Anlagen [X.] 19, [X.] 20)
und "Hipp HA-Folgenahrung HA-Plus [X.]®
+ PRO[X.]IOTIK®"
(Anlagen [X.] 25/[X.] 26)
sei bereits nicht markenmäßig
erfolgt.
[X.]) Auf den Schmalseiten der [X.] heißt es
durch eine [X.] mit einem blauen [X.]alken hervorgehoben:
Die einzigartige Kombination aus Probiotik®
und [X.]®
sowie
Allergenarme Ernährung mit der einzigartigen Kombination aus Probiotik®
und [X.]®.
[X.]) Der [X.]eurteilung des [X.]erufungsgerichts, darin liege keine
markenmä-ßige Verwendung der Marke Probiotik, kann aus Rechtsgründen nicht beigetre-ten werden.
Der Annahme
einer rein beschreibenden Verwendung der [X.]ezeichnung Probiotik steht bereits entgegen, dass der Verkehr der [X.]eifügung des Zusat-zes
® zu einem Zeichen regelmäßig den Hinweis entnimmt, dass es eine Marke diesen Inhalts gibt
(dazu Rn.
25). Entgegen der Annahme des [X.]erufungsge-richts ist es auch fernliegend, dass der Verkehr in dem Zusatz
allenfalls einen
Hinweis auf den Markenschutz des Inhaltsstoffs, nicht aber (auch) darauf
sieht, dass Probiotik als Herkunftshinweis
für die Ware Folgenahrung oder Folgemilch
verwendet wird.
Die [X.]ezeichnung "[X.]®
+ PRO[X.]IOTIK®"
tritt dem Verkehr auf den jeweiligen Produktverpackungen nicht lediglich auf der 26
27
28
29
-
20
-
Schmalseite entgegen, sondern
bereits
blickfangmäßig hervorgehoben auf der Schauseite.
Dass die Verwendung auf der Schauseite nicht markenmäßig
in [X.]ezug auf das Produkt erfolgt, ist weder vom [X.]erufungsgericht festgestellt noch sonst ersichtlich. Der Verkehr wird dadurch in seiner Wahrnehmung beeinflusst und wird die fragliche Verwendung auf der
Schmalseite
derselben Packung
als einen
Herkunftshinweis
verstehen, der sich zumindest auch auf das Produkt insgesamt bezieht. Dem steht auch der auf der Schmalseite hergestellte [X.]ezug auf inhaltliche Komponenten des Produkts nicht entgegen. Ein [X.]ezug auf das Produkt als solches
ergibt sich vielmehr daraus, dass der Verkehr der Packungsgestaltung
insgesamt unschwer entnehmen kann, dass das Produkt maßgeblich aus den
mit den
[X.]ezeichnungen
Probiotik®
und [X.]®
mar-kenmäßig gekennzeichneten inhaltlichen Komponenten
besteht und damit auch die
betriebliche
Herkunft des
Kombinations-Produkts selbst gekennzeichnet wird.
e)
Die Revision wendet sich auch mit Erfolg gegen die Annahme des [X.]e-rufungsgerichts, es
spreche
gegen eine markenmäßige [X.]enutzung der unter II
1
b) und c)
behandelten Verwendungsformen, dass die [X.]eklagte bei der Rechnungsstellung Milchbrei
mit Probiotik bezeichnet, sich dagegen bei den übrigen Waren auf die anderen auf den Packungen
befindlichen [X.]ezeichnun-gen
beschränkt.
Es ist für eine
rechtserhaltende [X.]enutzung gemäß §
26 Mar-kenG ausreichend, wenn die Marke auf Produktverpackungen markenmäßig benutzt wird. Eine zusätzliche markenmäßige Verwendung auch in Rechnun-gen
ist nicht erforderlich.
2. Das [X.]erufungsgericht hat auch die rechtserhaltende [X.]enutzung der Marke [X.] verneint und insoweit auf seine [X.]egründung in [X.]ezug auf die Marke Probiotik [X.]ezug genommen. Aus den vorstehenden Gründen kann
mit-hin auch diese [X.]eurteilung keinen [X.]estand haben.
30
31
-
21
-
3. Das [X.]erufungsgericht hat keine Feststellungen zu den weiteren Vor-aussetzungen der rechtserhaltenden [X.]enutzung, insbesondere zu der Frage getroffen, ob die von der [X.]eklagten vertriebenen
Anfangs-
und Folgemilchpro-dukte
sowie
die
Anfangs-
und Folgenahrung zum gleichen Warenbereich gehö-ren, für die die angegriffenen Marken registriert sind. Dies ist zugunsten der [X.]eklagten im Revisionsverfahren zu unterstellen. Entsprechendes gilt für den Gesichtspunkt der markenmäßigen Verwendung der angegriffenen Marken auf den [X.] der vorgelegten Packungen.
II[X.] Auf die Revision der [X.]eklagten ist danach das [X.]erufungsurteil aufzu-heben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das [X.]eru-fungsgericht zurückzuverweisen, weil sie nicht zur Endentscheidung reif ist (§
563 Abs.
1 und 3 ZPO).
Für das weitere Verfahren weist der Senat auf Folgendes hin:
1. Das [X.]erufungsgericht wird die fehlenden Feststellungen zur [X.] [X.]enutzung der angegriffenen Marken zu treffen haben.
Soweit
das [X.]erufungsgericht eine Übereinstimmung der benutzten Ware "Milchbrei"
mit der eingetragenen Ware "Milchprodukte"
auch mit dem Argu-ment abgelehnt hat, die Ware "Milchbrei"
sei in der alphabetischen Liste der Waren gemäß §
19 [X.] in der bis zum 31.
Dezember 2012 geltenden Fassung der Klasse
30 und nicht
wie Milchprodukte
der Klasse
29 zugeord-net, ist für die Auslegung des Waren-
und Dienstleistungsverzeichnisses nicht die
im Dezember 2012 geltende
Klassifikation, sondern
die
Klassifizierung
im Zeitpunkt der Eintragung der betroffenen Marke
heranzuziehen
(vgl. [X.] in [X.]/[X.] [X.]O §
26 Rn.
187; Schalk in [X.]üscher/[X.]/[X.]
[X.]O, §
26 [X.] Rn.
31).
32
33
34
35
36
-
22
-
2. Sollten die Marken nicht
wegen mangelnder [X.]enutzung nach §
49 Abs.
1 [X.] verfallen sein, wird das [X.]erufungsgericht weiter die notwendi-gen Feststellungen zum hilfsweise geltend gemachten Löschungsgrund des §
49 Abs.
2 Nr.
1 [X.] zu treffen haben.

[X.]üscher
Pokrant
Kirchhoff

Koch
Löffler
Vorinstanzen:
LG [X.] I, Entscheidung vom 20.12.2011 -
33 O 14128/10 -

OLG [X.], Entscheidung vom 17.01.2013 -
29 [X.] -

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