Bundesgerichtshof, Urteil vom 25.02.2010, Az. Xa ZR 100/05

Die Beklagte ist Inhaberin des am 1. Juni 1994 angemeldeten, auch mit Wirkung für die [X.] erteilten [X.] Patents 685 527 (Streitpatents), das eine thermoplastische Zusammensetzung betrifft und zwanzig Patentansprüche umfasst. Die Patentansprüche 1 und 15 lauten in der [X.] Englisch:

In der [X.] Übersetzung der Patentschrift lauten diese Patentansprüche:

Wegen der unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 13 wird auf die Patentschrift verwiesen. Patentanspruch 14 des Streitpatents betrifft aus der Zusammensetzung nach Patentanspruch 1 ausgeformte Gegenstände. Patentanspruch 19 schützt ein Verfahren zur elektrostatischen Beschichtung eines Gegenst[X.]s nach Patentanspruch 14; auf Patentanspruch 15 sind die Patentansprüche 16 bis 18, auf Patentanspruch 19 ist Patentanspruch 20 zurückbezogen.

Die Klägerin hat, gestützt auf die Nichtigkeitsgründe der mangelnden Patentfähigkeit und der unzureichenden Offenbarung, die vollständige Nichtigerklärung des Streitpatents beantragt, und dabei dem Streitpatent u.a. die [X.] [X.] 2-201811 ([X.]), die Veröffentlichung der [X.] Patentanmeldung 506 386 ([X.]) und die [X.] [X.] 3-103467 ([X.]9) entgegengehalten.

Das Patentgericht hat das Streitpatent wegen mangelnder Patentfähigkeit seines Gegenst[X.]s in vollem Umfang für nichtig erklärt.

Gegen die Entscheidung des Patentgerichts richtet sich die Berufung der beklagten Patentinhaberin, die weiterhin die Abweisung der Klage begehrt, hilfsweise unter Einfügung der Worte "erhältlich gemäß dem Verfahren nach Anspruch 15" in der [X.] Übersetzung des Patentanspruchs 1 unter entsprechender Anpassung der Rückbeziehung in den auf Patentanspruch 1 zurückbezogenen Unteransprüchen; die Frage einer entsprechenden Beschränkung des Patentanspruchs 1 in der [X.] wurde mit den Parteien erörtert. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Im Auftrag des Senats hat Professor em. Dr.-Ing. N., Technische Universität M., ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verh[X.]lung erläutert und ergänzt hat.

Die zulässige Berufung der [[X.].], die im Übrigen erfolglos bleibt, führt zur Abänderung des angefochtenen [[[X.].].]eils durch Aufnahme der von der [[X.].] hilfsweise beantragten Einfügung entsprechenden Formulierung "obtainable by the process of claim 15"in der [[[X.].].] in Patentanspruch 1 mit Rückbeziehung der hiervon betroffenen [[[X.].].] auf diese Fassung und in diesem Umfang zur Nichtigerklärung des Streitpatents unter Abweisung der weitergehenden Klage (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 [[[X.].].]; Art. 138 Abs. 1 Buchst. b EPÜ). Der [[[X.].].] hat dabei die Fassung des Patentanspruchs 1 in der [[[X.].].] geändert, um die sich bei einem [[[X.].].]rachwechsel regelmäßig ergebenden Schwierigkeiten und insbesondere die sachlich nicht veranlasste Änderung der maßgeblichen Fassung der [[[X.].].] zu vermeiden (vgl. [[[X.].].], [[[X.].].]. v. 23.9.2008 - [[[X.].].], [[[X.].].], 42 - Multiplexsystem; [[[X.].].].[[[X.].].]. v. 18.6.2009 - [[X.].]a [X.]R 138/05, [[[X.].].], 1039 - Fischbissanzeiger). Sachlich entspricht dies der Verteidigung der Patentinhaberin, und diese hat jedenfalls nicht zu erkennen gegeben, dass sie sich einer [[[X.].].]änkung des Patentanspruchs in der [[[X.].].] widersetze.

I. Das Streitpatent betrifft in seinem Patentanspruch 1 eine kompatibilisierte thermoplastische [X.]usammensetzung aus [[[X.].].] ([[[X.].].]) und [[[X.].].] ([[[X.].].]). Da [[[X.].].] und [[[X.].].] unterschiedliche Polarität haben, bilden sich beim Vermischen beider Stoffe eine kontinuierliche und eine diskontinuierliche Phase (Inselphase) aus. Die negativen Auswirkungen dieser Phasentrennung auf die physikalischen Eigenschaften der [X.]usammensetzung können verringert werden, indem die Bestandteile verträglich gemacht (kompatibilisiert) werden. Hierzu bedarf es einer Reaktion sowohl des [[[X.].].]s als auch des [[[X.].].]s mit einem Kompatibilisierungsmittel wie [X.]itronensäure oder Maleinsäure(anhydrid), das die beiden Polymere miteinander verbindet.

Derartige Mischungen werden im [X.]ug der Ersetzung von Metallteilen durch Kunststoffteile zunehmend im Automobilbau eingesetzt, wo sie elektrostatisch lackiert werden. Das Kunststoffteil muss dazu eine gewisse elektrische Leitfähigkeit besitzen, damit es mit der für die Lackierung benötigten elektrischen Ladung versehen werden kann. Hierzu kann in das [[[X.].].]-[[[X.].].]-Basisharz ein elektrisch leitender Ruß eingearbeitet werden. Die Einarbeitung des [[[X.].].] in die thermoplastische [X.]usammensetzung führt jedoch, wie die [[[X.].].]eibung des Streitpatents erläutert, zu einer Verschlechterung der mechanischen Eigenschaften, insbesondere der Kerbschlagfestigkeit. Je mehr Ruß hinzugefügt wird, desto ungünstiger werden die mechanischen Eigenschaften ([[[X.].].]. S. 2 [X.]. 23-26).

Durch das Streitpatent sollen [[[X.].].] bereitgestellt werden, die leicht zu verarbeiten und leitfähig sind und eine gute Schlagfestigkeit besitzen (vgl. [[[X.].].]. S. 2 [X.]. 23-26).

Hierzu wird durch Patentanspruch 1 des Streitpatents eine thermoplastische [X.]usammensetzung unter Schutz gestellt, die

Die Patentschrift erläutert, dass die (sich in dem geringen [[[X.].].], Merkmal 2.2, widerspiegelnde) gewünschte Leitfähigkeit bei guter Kerbschlagfestigkeit (Merkmal 2.1) durch das erfindungsgemäße, in Patentanspruch 15 unter Schutz gestellte Verfahren erreicht werden kann, bei dem zunächst eine verträglich gemachte [[[X.].].]-[[[X.].].]-[X.]usammensetzung hergestellt und in einem zweiten Schritt der elektrisch leitende Ruß in diese [X.]usammensetzung eingebracht wird. Eine bestimmte spezielle Reihenfolge von [[[X.].].] wird in Patentanspruch 1 (anders als in Patentanspruch 15) nicht unter Schutz gestellt; insbesondere legt Patentanspruch 1 nicht fest, ob die [X.] vor oder nach der Kompatibilisierung erfolgt.

II. Das Patentgericht hat die angefochtene Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

Für den Fachmann, einen mit der Herstellung und Anwendung von elektrisch leitfähigen thermoplastischen [X.]usammensetzungen befassten und vertrauten [[[X.].].] der Fachrichtung Polymerchemie, sei ohne Weiteres feststellbar, ob eine thermoplastische [X.]usammensetzung den Merkmalen 2.1 und 2.2 entspreche. Aus den Patentansprüchen gehe allerdings nicht hervor, welche genauen stofflichen Merkmale hierfür erforderlich seien. Es werde somit letztlich nur die auf bestimmte Werte bereichsmäßig eingegrenzte Aufgabe umschrieben; es seien aber nicht sämtliche stofflichen Merkmale beschrieben, unter denen die Aufgabe im beanspruchten Umfang tatsächlich gelöst werden könne. Ob dies die geltend gemachte mangelnde Ausführbarkeit begründe, könne indessen unentschieden bleiben, da der Gegenstand des Streitpatents dem Fachmann durch die Veröffentlichung der [[[X.].].] Patentanmeldung [[[X.].].] ([[[X.].].]), der [[[X.].].] Patentanmeldung 506 386 ([[[X.].].]) und der [[[X.].].] Patentanmeldung [[[X.].].] ([[[X.].].]9) jedenfalls nahegelegt gewesen sei.

Aus den beiden erstgenannten Entgegenhaltungen seien thermoplastische [X.]usammensetzungen bekannt, die die stofflichen Merkmale des Patentanspruchs 1 des Streitpatents (Merkmalsgruppe 1) erfüllten. Jedoch seien Bereichsangaben für die Kerbschlagfestigkeit und den spezifischen [[[X.].].] in der [[[X.].].] Patentanmeldung [[[X.].].] ([[[X.].].]) nicht offenbart. Die thermoplastischen [X.]usammensetzungen der [[[X.].].] Patentanmeldung 506 386 ([[[X.].].]) wiesen zwar in einigen Ausführungsbeispielen einen spezifischen [[[X.].].] auf, der geringer als 106 Ω . cm sei und damit zumindest zahlenmäßig dem Merkmal 2.2 genüge, ohne aber den Maßgaben zur [[[X.].].] zu entsprechen. Nach der Veröffentlichung der [[[X.].].] Patentanmeldung [[[X.].].] ([[[X.].].]9) werde kein Ruß als Füllstoff zugesetzt; damit seien dieser Entgegenhaltung nicht einmal sämtliche stofflichen Merkmale zu entnehmen. Um zu einer thermoplastischen [X.]usammensetzung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 in seiner erteilten Fassung zu gelangen, habe es aber in Kenntnis der Lehre der drei genannten Entgegenhaltungen für den Fachmann jedenfalls keines erfinderischen [X.]utuns bedurft. Unter Berücksichtigung der Aufgabe des Streitpatents, [[[X.].].] bereitzustellen, die elektrisch leitfähig und schlagfest seien, habe der Fachmann die [[[X.].].] Patentanmeldung [[[X.].].] ([[[X.].].]) als Ausgangspunkt wählen müssen, weil diese nicht nur auf eine hohe Leitfähigkeit, sondern auch auf eine verbesserte Schlagfestigkeit ausgerichtet sei. Der Fachmann komme nicht umhin, die in der [[[X.].].] genannten thermoplastischen [X.]usammensetzungen hinsichtlich eines möglichst geringen [[[X.].].] bei gleichzeitig hoher Schlagfestigkeit zu optimieren. Hierfür bedürfe es nur routinemäßigen Vorgehens im Rahmen üblicher Arbeitsweisen. Dem Fachmann sei dabei geläufig, dass er von elektrisch leitfähig ausgestalteten [[[X.].].]-[[[X.].].]-Basisharzen anstelle des [[[X.].].] auch den spezifischen [[[X.].].] bestimmen könne, wie dies die Veröffentlichung der [[[X.].].] Patentanmeldung 506 386 ([[[X.].].]; insbes. [[[X.].].] - S. 7 [X.]. 2) belege. Er gelange damit im [X.]ug routinemäßigen Optimierens auch zu einer Kerbschlagfestigkeit und zu einem [[[X.].].] entsprechend den Bereichsangaben und Bemessungsregeln der Merkmale 2.1 und 2.2. Diese ergäben sich schon deshalb, weil gleiche Arbeitsweisen regelmäßig zu gleichen Ergebnissen führen müssten und das im Streitpatent geschützte Herstellungsverfahren nach den Patentansprüchen 15 und 17 mit der Arbeitsweise der [[[X.].].] Patentanmeldung [[[X.].].] ([[[X.].].]) übereinstimme. Jedenfalls werde aber der Fachmann, der von der Bedeutung der Mischungsreihenfolge für die Eigenschaften der Harze und für die Schlagfestigkeit schon aus der [[[X.].].] wisse (vgl. Schutzansprüche 1 und 2; [[[X.].].]. [[[X.].].]. 4 zweiter Abs. und S. 12 dritter Abs. der Übersetzung), hinsichtlich dieser Reihenfolge die [[[X.].].] Patentanmeldung [[[X.].].] ([[[X.].].]9) zu Rate ziehen, bei der zunächst eine [X.]wischenkomposition aus dem [[[X.].].]harz, dem [[[X.].].]harz, einem Schlagzähigkeitsverbesserungsmittel sowie einem Verträglichkeitsmittel hergestellt werde; in Folge würden zuerst restliches [[[X.].].]harz und danach der geschmolzenen Masse im Temperaturbereich von 200°C bis 250°C noch anorganischer Füllstoff zugegeben.

Die [X.]ugabe von elektrisch leitendem Ruß zum verträglich gemachten [[[X.].].]-[[[X.].].]-Basisharz in der Abfolge der Schritte gemäß Patentanspruch 15 ergebe sich bereits aus der Entgegenhaltung [[[X.].].].

III. Diese Beurteilung hält der Nachprüfung nicht in vollem Umfang stand.

1. Patentanspruch 1 hat in der erteilten Fassung schon deshalb keinen Bestand, weil das Streitpatent die durch diesen Anspruch geschützte technische Lehre nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

a) [[[X.].].], die die Klägerin dagegen geltend macht, dass ein Fachmann am [[[X.].].] wusste, welche - im Streitpatent nicht genannten - Randbedingungen bei der Messung des spezifischen [[[X.].].] gemäß Merkmal 2.2 zu beachten waren, betreffen allerdings lediglich die Klarheit des Patentanspruchs (Art. 84 EPÜ). Insoweit kann ein Mangel den [[[X.].].] des Fehlens einer ausführbaren [[[X.].].] (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 [[[X.].].] i.V.m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. b EPÜ) nicht ausfüllen. Was der Fachmann tun muss, um eine [X.]usammensetzung nach Patentanspruch 1 zu erhalten, ergibt sich aus den Angaben zum erfindungsgemäßen Verfahren. Das Messverfahren betrifft lediglich die Überprüfung, ob diejenige Leitfähigkeit erreicht ist, die sich aus der Einhaltung der Verfahrensvorgaben ergeben soll.

b) Der [[[X.].].] greift jedoch durch, soweit die Klage darauf gestützt wird, dass die geschützten Bereiche einseitig offen sind.

Das Streitpatent offenbart und schützt mit dem [[[X.].].] nach Patentanspruch 15 die Bereitstellung von [[[X.].].]-[[[X.].].]-[X.]usammensetzungen, die eine Kerbschlagfestigkeit von mehr als 15 kJ/m2 mit einem [[[X.].].] von weniger als 106 Ω . cm verbinden. Damit kann - nicht anders als bei der erstmaligen [X.]urverfügungstellung eines neuen Stoffs - im Ausgangspunkt ein Erzeugnis mit diesen Eigenschaften zugunsten der [[X.].] absolut, d.h. unabhängig von seinem [[[X.].].], geschützt sein (vgl. zur früheren Rechtslage [[[X.].].][X.] 58, 280, 281 - Imidazoline). Die offenen Bereichsangaben in Patentanspruch 1 haben indessen zur Folge, dass der Patentanspruch in seiner erteilten Fassung sämtliche [[[X.].].]-[[[X.].].]-[X.]usammensetzungen erfasst, die eine Kerbschlagfestigkeit von mehr als 15 kJ/m2 mit einem [[[X.].].] von weniger als 106 Ω . cm verbinden. Mit dem in der Patentschrift offenbarten Herstellungsverfahren können jedoch nicht alle zu diesem Bereich gehörenden Kombinationen mit hoher Kerbschlagfestigkeit und geringem [[[X.].].] erzeugt werden, da der zur Erreichung eines hinreichend geringen [[[X.].].] erforderliche Rußanteil einer Verbesserung der Kerbschlagfestigkeit Grenzen setzt. Solche Kombinationen mögen in der [X.]ukunft, etwa auf Grund einer Verbesserung der [[[X.].].]-[[[X.].].]-[X.]usammensetzung selbst oder eines verbesserten Kompatibilisierungsverfahrens, erreicht werden können. Das Streitpatent zeigt aber keinen Weg auf, wie der Fachmann derartige Stoffe in die Hand bekommen kann.

Der [[[X.].].] hat bisher noch nicht entschieden, wie mit derartigen Patentansprüchen in Verfahren, die erteilte Patente betreffen, umzugehen ist. Das "Taxol"-[[[X.].].]eil des [[X.].]. [X.]ivilsenats des [[[X.].].]s ([[[X.].].][X.] 147, 306) betrifft den Fall, dass ein bestimmter Verfahrensschritt (dort: Veresterung) nur in einer bestimmten Weise ausführbar offenbart ist; dies reicht für die Ausführbarkeit des geschützten Verfahrens grundsätzlich aus, auch wenn nicht alle denkbaren Verfahrensgestaltungen ausführbar offenbart sind (so auch [[[X.].].], [[[X.].].]. v. 1.10.2002 - [[[X.].].], [[[X.].].], 223 - Kupplungsvorrichtung II). In diesen Fällen der "generischen" Beanspruchung eines bestimmten Verfahrensschritts gehört bei wertender Betrachtung das generische Merkmal in seiner allgemeinen Bedeutung zur Problemlösung; nicht die konkrete Art und Weise der Veresterung, sondern die Veresterung als solche bildete im "[[[X.].].] einen Bestandteil der erfindungsgemäßen Lehre, und der Schutz der erfinderischen Leistung wäre unangemessen verkürzt worden, wenn der Patentschutz auf ein bestimmtes, als durchführbar offenbartes Veresterungsverfahren beschränkt worden wäre. Anders verhält es sich dagegen bei generalisierenden Formulierungen in einem Patentanspruch, die den durch das Patent geschützten Bereich über die erfindungsgemäße, dem Fachmann in der [[[X.].].]eibung an die Hand gegebene Lösung hinaus verallgemeinern, weil ein einseitig offener Bereich durch zwei einander entgegenwirkende Parameter definiert wird, ohne dass die sich aus dem [X.]usammenwirken der Parameter ergebenden Schranken offenbart sind. In einem solchen Fall beansprucht der Satz Geltung, dass der mögliche Patentschutz durch den Beitrag zum Stand der Technik begrenzt wird (vgl. E[[[X.].].] T 409/91 ABl. E[[[X.].].] 1994, 653, 659 = GRUR Int. 1994, 957, 959 - Dieselkraftstoffe; E[[[X.].].] T 435/91 ABl. E[[[X.].].] 1995, 188 = GRUR Int. 1995, 591, 592 - Reinigungsmittel; E[[[X.].].] T 939/92 ABl. E[[[X.].].] 1996, 309, 319 = GRUR Int. 1996, 1049 - [[[X.].].]; E[[[X.].].] T 694/92 ABl. E[[[X.].].] 1997, 408, 414, 419 = GRUR Int. 1997, 918 - Modifizieren von Pflanzenzellen; E[[[X.].].] T 1173/00 ABl. E[[[X.].].] 2004, 16, 27 f. - Transformator mit Hochtemperatur-Supraleiter für Lokomotive; [[[X.].].] RPC 1997, 25 = GRUR Int. 1998, 412 - Biogen/Medeva; [[[X.].].] Cassatione [[[X.].].] 1995, 3195 - Cefatrizine und [[[X.].].] 1997, 3574 - Cimetidine; Gerechthof Den Haag [[[X.].].] 1999, 394, 397). Die ausführbare [[[X.].].] erfasst in solchen Fällen nur die Bereiche, in denen sich die Ausführbarkeit aus den offenbarten oder dem nacharbeitenden Fachmann geläufigen Maßnahmen ergibt oder in denen sie, insbesondere bei punktuellen [[[X.].].]en, jedenfalls plausibel ist (vgl. [[[X.].].][X.] 112, 297 - Polyesterfäden; zur fehlenden Angabe einer Obergrenze E[[[X.].].] T 586/97). Damit wird dem Schutz spekulativ beanspruchter, weiter Bereiche, zu deren Erschließung die Erfindung keinen Beitrag leistet und die in vollem Umfang zu erreichen sie den Fachmann nicht in die Lage versetzt, und deren ungerechtfertigter Monopolisierung entgegengewirkt, wie dies auch schon das [[[X.].].]iegen etwa der zum Erteilungsverfahren des früheren Rechts ergangenen, aber für die Prüfung der ausführbaren [[[X.].].] bei einem erteilten Patent nicht ohne Weiteres heranzuziehenden Entscheidung "Acrylfasern" ([[[X.].].][X.] 92, 129; zu deren Heranziehung im Nichtigkeitsverfahren [[[X.].].].[[[X.].].]. v. 30.4.2009 - [[[X.].].], [[[X.].].], 749 - Sicherheitssystem; vgl. weiter [[[X.].].] in [[[X.].].]. [[[X.].].], 2006, [[[X.].].], 499 ff.) war.

Die Lehre des Streitpatents besteht nicht darin, [[[X.].].] aus den in Patentanspruch 1 genannten Komponenten erstmals zur Verfügung zu stellen. Vielmehr geht es darum, [[[X.].].] dieser Art so weiterzuentwickeln, dass sie leicht zu verarbeiten und leitfähig sind und eine gute Schlagfestigkeit besitzen. [X.]ur Lösung dieses Problems stellt das Streitpatent in Patentanspruch 15 ein Verfahren zur Verfügung, das zuvor nicht erreichbare Kombinationen aus hoher Schlagfestigkeit und geringem [[[X.].].] ermöglicht. Der Beitrag zum Stand der Technik erschöpft sich darin, einen neuen Bereich von Stoffeigenschaften zu erschließen. Mit dem Streitpatent kann deshalb nur Schutz für denjenigen Bereich beansprucht werden, der durch die erfindungsgemäße Lehre zugänglich gemacht worden ist. Da Patentanspruch 1 in seiner erteilten Fassung nicht auf [[[X.].].] mit einer Kombination von Kerbschlagfestigkeit und [[[X.].].] beschränkt ist, die mit dem in Patentanspruch 15 beschriebenen Verfahren erreicht werden kann, rechtfertigt die [[[X.].].] den erteilten umfassenden Patentschutz nicht.

2. Anders ist hingegen Patentanspruch 1 in der Fassung des [[[X.].].] zu beurteilen. Durch das zusätzliche Merkmal, dass die [X.]usammensetzung mit dem Verfahren nach Patentanspruch 15 erhältlich ist, wird der durch das Streitpatent gewährte Schutz auf solche [X.]usammensetzungen beschränkt, die der Fachmann in die Hand bekommen kann, indem er das Verfahren nach Patentanspruch 15 anwendet. Da die Erhöhung der Kerbschlagfestigkeit und die Verringerung des [[[X.].].] nicht durch dieselben Maßnahmen erreichbar sind, sondern die Verbesserung des einen Werts in aller Regel eine Verschlechterung des anderen Werts mit sich bringt, erscheint es auch nicht möglich, die Grenzen der mit den Mitteln der Erfindung erreichbaren [X.]usammensetzungen durch bestimmte Höchst- bzw. Tiefstwerte für Kerbschlagfestigkeit und [[[X.].].] anzugeben. Jedenfalls in einem solchen Fall ist die Angabe des Herstellungsverfahrens zur Charakterisierung der offenbarten Erfindung zulässig und ausreichend (vgl. nur E[[[X.].].] T 94/82 ABl. E[[[X.].].] 1984, 75 - zahnradgekräuseltes Garn; E[[[X.].].] T 292/85 ABl. E[[[X.].].] 1989, 275 = GRUR Int. 1990, 71 - [[[X.].].]; Busse, [[[X.].].]., Rdn. 279 zu § 34 [[[X.].].]). Damit reicht die ausführbare [[[X.].].] hier so weit, wie sie sich aus dem Herstellungsverfahren ergibt; dies schließt allerdings nicht nur Erzeugnisse ein, die nach dem Verfahren nach Patentanspruch 15 hergestellt werden, sondern auch Erzeugnisse, die auf anderem Weg hergestellt worden sind, aber die gleichen Eigenschaften aufweisen ([[[X.].].][X.] 122, 144, 155 - tetraploide Kamille; [[[X.].].][X.] 135, 369 - Polyäthylenfilamente).

3. Der so eingeschränkte Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist, wie das Patentgericht zutreffend erkannt hat, neu.

a) Weder in der [[[X.].].] Offenlegungsschrift [[[X.].].] ([[[X.].].]) noch in der [[[X.].].] Patentanmeldung 506 386 ([[[X.].].]) ist eine [[[X.].].]-[[[X.].].]-[X.]usammensetzung mit der erfindungsgemäßen Kombination von hoher Schlagzähigkeit und geringem [[[X.].].] beschrieben.

b) Es kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass sich bei der Nacharbeitung der Lehre der [[[X.].].] Offenlegungsschrift [[[X.].].] ([[[X.].].]) die in der [[[X.].].] genannten Werte unmittelbar und zwangsläufig eingestellt hätten (vgl. [[[X.].].][X.] 179, 168, 173 [[[X.].].]. 25 - Olanzapin m.w.N.).

Die Parteien haben hierzu unterschiedliche Versuchsergebnisse vorgelegt, wobei die Versuchsergebnisse, die die Klägerin vorgelegt hat, teilweise, soweit sie mit einem Schlagzähigkeitsverbesserer durchgeführt wurden, zu einer Kerbschlagfestigkeit geführt haben, die derjenigen der Merkmalsgruppe des Patentanspruchs 1 des Streitpatents entspricht ([[[X.].].]), ebenso weitere Versuche, die mit dem Kompatibilisierungsmittel [[[X.].].] anstelle von [X.]itronensäure durchgeführt wurden ([[[X.].].]e [[[X.].].], [[[X.].].]). Nach den von der [[X.].] vorgelegten [[[X.].].]en wurde dagegen bei der Nacharbeitung der [[[X.].].] Offenlegungsschrift ein erfindungsgemäßer Schlagfestigkeitswert nicht erreicht.

Es lässt sich nicht feststellen, dass die Ergebnisse der Nacharbeitung durch die Beklagte auf einer unsachgemäßen Vorgehensweise beruhen. Der [[[X.].].] (der Klägerin) Prof. Dr. H. hat herausgearbeitet, dass sowohl Unterschiede hinsichtlich der intrinsischen [[[X.].].]-Viskositäten, des verwendeten [[[X.].].] (übereinstimmend wurde [[[X.].].] JD eingesetzt), des [[[X.].].]typs (Nylon 6 bzw. Nylon 6,6) und der verwendeten [X.]itronensäure vernünftigerweise als Erklärung für die unterschiedlichen Kerbschlagfestigkeiten des Endprodukts ausgeschieden werden können ([[[X.].].]. [[[X.].].], [[[X.].].]). Er hat sich sodann den Unterschieden in den Compoundierungsverfahren zugewandt und einleitend zutreffend ausgeführt, alle beteiligten Experten seien sich mit dem gerichtlichen Sachverständigen darüber einig, dass die beobachteten Unterschiede in der Kerbschlagfestigkeit primär durch unterschiedliche Grade der Kompatibilisierung der [[[X.].].] bestimmt würden, uneinig hingegen hinsichtlich der Gründe hierfür. [X.]u der durch ihre [[[X.].].] Prof. Dr. E. und Prof. Dr. P. gestützten Behauptung der Klägerin, die Beklagte habe bei ihren Versuchen die für eine erfolgreiche Kompatibilisierung unerlässliche [X.]ersetzung der [X.]itronensäure zur Bildung einer ungesättigten Verbindung wie [[[X.].].] (und damit einen analogen Mechanismus wie bei der Verwendung von [[[X.].].] [[[[X.].].]]) nicht zugelassen, hat Prof. Dr. H. ausgeführt, dass es zwar wahrscheinlich sei, dass die [X.]ersetzung von [X.]itronensäure eine wesentliche Voraussetzung für eine wirkungsvolle [[[X.].].]-[[[X.].].]-Kompatibilisierung darstelle, indessen fraglich erscheine, ob die Unterschiede in der Verfahrensführung der Klägerin und der [[X.].] direkten Einfluss auf die [X.]ersetzung der [X.]itronensäure und damit auf das Gelingen der Kompatibilisierung nähmen, da die Kerbschlagfestigkeit der nach dem [[[X.].].] von Prof. Dr. E. mit der Methode "[[X.].][X.]'" hergestellten [[[X.].].] in diesem Fall ähnlich schlecht wie bei der Methode "[[X.].]" hätte ausfallen müssen. Damit ist aber der Nachweis nicht erbracht, dass die Versuchsergebnisse der [[X.].] auf dem von der Klägerin behaupteten fehlerhaften Einsatz des Kompatibilisierungsmittels beruhen.

Der [[[X.].].] ist auch auf Grund der eigenen Versuche der Klägerin (einschließlich der Versuche mit [[[X.].].], die kein Gegenstück in den Versuchen der [[X.].] haben) nicht davon überzeugt, dass bei Befolgung der Lehre der [[[X.].].] am [[[X.].].] eine erfindungsgemäße Kerbschlagfestigkeit erzielt werden konnte. Der [[[X.].].] hat nicht die Überzeugung gewinnen können, dass bei Durchführung dieser Versuche ausschließlich Stoffe, Gerätschaften oder Arbeitsweisen verwendet oder Kenntnisse herangezogen wurden, die dem Fachmann bereits am [[[X.].].] zur Verfügung standen.

Der [[[X.].].] der [[X.].], Prof. Dr. B., hat die Hypothese gebildet, die vom [[[X.].].] der Klägerin Prof. Dr. E. herausgearbeiteten unterschiedlichen Ergebnisse der Methoden [[X.].], [X.], [X.] und [[X.].][X.]' resultierten aus speziellen ("unfachmännischen") von der Klägerin gebildeten Versuchsbedingungen, die durch eine ungenügende Mischung der Komponenten, Post-Polykondensation und sehr kurze Reaktionszeit gekennzeichnet seien ([[[X.].].]. [X.], [X.]). Unter diesen Bedingungen sei eine größere Menge an emulgierenden [[[X.].].]-[[[X.].].]-Copolymeren erforderlich und der [X.]ugabezeitpunkt des [[[X.].].]s sei ausschlaggebend für die Kompatibilisierung und die gute Kerbschlagfestigkeit. Die Beklagte hat ferner darauf hingewiesen, dass die Klägerin 2003 einen speziellen leitfähigen "[X.]", umfassend ein [[[X.].].] und leitfähigen Ruß, zum Patent angemeldet habe ([[[X.].].]. [X.], [[[X.].].]. 9), dem sie die Eigenschaft zuschreibe, vorteilhafterweise zur Herstellung einer leitfähigen [[[X.].].] verwendet werden zu können, die nicht nur eine ausgezeichnete Wärmebeständigkeit, sondern gleichzeitig auch eine ausgezeichnete Leitfähigkeit und Schlagzähigkeit habe. Der [[[X.].].] Prof. Dr. H. hält zwar die mechanistische Begründung für die Maßgeblichkeit des [[[X.].].]zugabezeitpunkts, die Prof. Dr. B. auch nur als "denkbare Erklärungsmöglichkeit" bezeichnet ([X.], S. 12), für spekulativ, sieht aber die Hypothese zur ausschlaggebenden Bedeutung des [[[X.].].]zugabezeitpunkts immerhin im Einklang mit den experimentellen Ergebnissen nach [[[X.].].]age [X.] ([[[X.].].]. [[[X.].].], [X.] f.).

Der [[[X.].].] hat zwar keinen [X.]weifel am fachgerechten Vorgehen der Klägerin. Ihre Versuche sind jedoch mehr als sieben Jahre nach dem Anmeldetag, teilweise noch erheblich später, durchgeführt worden. Der [[[X.].].] ist überzeugt, dass die Mitarbeiter und [[[X.].].] der Klägerin, die die Versuche durchgeführt und überwacht haben, sich nach bestem Wissen darum bemüht haben, keine Kenntnisse einfließen zu lassen, die dem Fachmann am [[[X.].].] nicht zur Verfügung gestanden haben, weshalb es deren angebotener Vernehmung als [X.]eugen nicht bedurfte. Gerade bei den Mitarbeitern der auf diesem Gebiet tätigen Klägerin haben sich indessen gleichwohl Wissen und Erfahrung auf dem Gebiet der [[[X.].].]-[[[X.].].]-[X.]usammensetzung und insbesondere deren Kompatibilisierung weiterentwickelt, wie etwa die Anmeldung des speziellen [X.]s zum Patent belegt. Auch wenn diese Weiterentwicklungen nicht benutzt worden sind, lässt sich ihr Einfluss auf die [X.] nicht verlässlich beurteilen. Dementsprechend hat es auch der gerichtliche Sachverständige für nicht möglich gehalten, aus den von der Klägerin vorgelegten [X.] zuverlässige Schlüsse darauf zu ziehen, welche Ergebnisse ein Fachmann am [[[X.].].] bei der Nacharbeitung der [[[X.].].] Offenlegungsschrift erhalten hätte.

Damit ist aber die Möglichkeit nicht ausgeräumt, dass die Versuche der Klägerin einschließlich derjenigen mit [[[X.].].] nicht in jeder Hinsicht der Vorgehensweise entsprechen, die der Fachmann am [[[X.].].] gewählt hätte. Dies muss zu Lasten der Klägerin gehen.

4. Das Ergebnis der mündlichen Verhandlung und der Beweisaufnahme rechtfertigt auch nicht die Bewertung, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 dem Fachmann nahegelegt war.

a) Nach den Ausführungen in der [[[X.].].] Patentanmeldung [[[X.].].] ([[[X.].].]) ist es [X.]weck der dort beschriebenen Erfindung, eine Harzmischung zu erhalten, die für das elektrostatische Beschichten mit einer geringen Menge an elektrisch leitenden Teilchen geeignet ist. Dem Hinweis auf die "geringe Menge" ist zu entnehmen, dass sich die Anmelder des auch im Streitpatent angesprochenen Umstands bewusst waren, dass der elektrisch leitende Füllstoff im [X.]weifel für die übrigen physikalischen Eigenschaften der [X.]usammensetzung nachteilig ist. Dem soll dadurch entgegengewirkt werden, dass jedenfalls der Hauptteil der leitenden Teilchen in der [[[X.].].]phase enthalten ist. Um dies zu erreichen, wird ein Verfahren zur Herstellung einer elektrisch leitenden Harzmischung aus einem [[[X.].].] und einem [[[X.].].] sowie einem Ruß gelehrt, das die gleichförmige Dispergierung des [[[X.].].] in dem [[[X.].].] vorsieht, gefolgt von einem Vermischen mit dem [[[X.].].] (Schutzanspruch 2 der Entgegenhaltung). In der [[[X.].].]eibung wird dies näher dahin erläutert, dass der Ruß vorab gleichförmig in dem [[[X.].].] dispergiert und das Resultierende dann mit dem [[[X.].].] vermischt wird, wodurch erreicht werden soll, dass ein Hauptteil in der [[[X.].].]phase enthalten ist. Als besonders bevorzugt wird es bezeichnet, 95 Gewichtsprozent oder mehr des [[[X.].].] in die [[[X.].].]phase zu verbringen. Entsprechend wird in dem einzigen Beispiel der gesamte Ruß mit 34,5/41 des [[[X.].].]s (Nylon 6) zu einem "[X.]" verarbeitet, dessen Pellets sodann mit den übrigen Komponenten vermischt und extrudiert werden. Nach der [[[X.].].] wird der Ruß somit nicht wie nach dem Verfahren des Streitpatents in ein verträglich gemachtes [[[X.].].]-[[[X.].].]-Basisharz eingearbeitet, sondern [[[X.].].] und [[[X.].].] werden vermischt, nachdem der Ruß in das [[[X.].].] oder dessen Hauptbestandteil eingearbeitet worden ist. Damit handelt es sich bei der [[[X.].].] und bei dem Streitpatent aber entgegen der Annahme des Patentgerichts nicht um "gleiche Arbeitsweisen".

Wenn in der [[[X.].].] Patentanmeldung [[[X.].].] ([[[X.].].]) ausgeführt wird, zur Kompatibilisierung des [[[X.].].]s und des [[[X.].].]s sei es möglich, einen [X.] einfach zuzugeben und diesen mit dem [[[X.].].] und dem [[[X.].].] zu mischen, oder ein Verfahren anzuwenden, bei dem der [[[X.].].] mit [X.]itronensäure, [[[X.].].] oder dergleichen umgesetzt wird, um den [[[X.].].] zu modifizieren, "gefolgt von einem Verkneten mit dem [[[X.].].]", besagt dies vor diesem Hintergrund nicht, dass die Kompatibilisierung von [[[X.].].] und [[[X.].].] auch vor dem [X.] erfolgen kann; die Stelle verhält sich nur - wie es einleitend in dem betreffenden Absatz heißt - über das Verfahren zur Kompatibilisierung.

Angesichts dessen ist nicht erkennbar, was den Fachmann veranlasst haben könnte, das Verfahren abzuändern und den Ruß - für sich oder als Bestandteil eines [[[X.].].]-Ruß-[X.]s - erst in die kompatibilisierte [[[X.].].]-[[[X.].].]-[X.]usammensetzung einzuarbeiten. Denn die [[[X.].].] Patentanmeldung [[[X.].].] ([[[X.].].]) lehrt die Einarbeitung des [[[X.].].] in die [[[X.].].]phase vor der Herstellung der [[[X.].].]-[[[X.].].]-Mischung gerade, weil sich ihre Anmelder davon eine ausreichende Leitfähigkeit mit relativ geringem Rußanteil versprechen. Veranlassung zu einer Änderung hätte nur der Umstand geben können, dass der Fachmann bei der Nacharbeitung der [[[X.].].] feststellt, dass etwa die Kerbschlagfestigkeit der [X.]usammensetzung unbefriedigend ist. Dazu müsste es der Fachmann aber zumindest für möglich halten, dass die in der [[[X.].].] gelehrte Abfolge nicht geeignet ist, das gewünschte [X.]iel zu erreichen.

b) Hierfür ergibt sich ein [[[X.].].]alt auch nicht aus der [[[X.].].] Patentanmeldung [[[X.].].] ([[[X.].].]9). Diese beschreibt ein Herstellungsverfahren, bei dem durch Mischen in geschmolzenem [X.]ustand eine "[X.]wischenkomposition" aus [[[X.].].], [[[X.].].], einem Schlagzähigkeitsverbesserungsmittel und einem [X.] (wobei u.a. [[[X.].].] genannt wird) hergestellt und diese "[X.]wischenkomposition" anschließend mit weiterem [[[X.].].] und 3 bis 50 Gewichtsprozent eines anorganischen Füllstoffs, dessen durchschnittlicher Korndurchmesser höchstens 5 µm beträgt, in geschmolzenem [X.]ustand vermischt wird. Dies entspricht zwar, wenn als Füllstoff auch Ruß in Betracht gezogen werden müsste, der erfindungsgemäßen Vorgehensweise. Jedoch ist nicht zu erkennen, was dem Fachmann am [[[X.].].] zum Rückgriff auf die [[[X.].].]9 [[[X.].].]ass gegeben haben könnte.

Die [[[X.].].]9 beschreibt einleitend, dass auf Grund der erweiterten Anwendungsgebiete von Kunststoffzusammensetzungen aus insbesondere [[[X.].].] und [[[X.].].] weitere bislang nicht beachtete Eigenschaften auf einem hohen Niveau gefordert würden. Um beispielsweise die Gestaltbarkeit zu verbessern, würden eine hohe Lackierbarkeit sowie Dimensionsstabilität gefordert. Bei einer herkömmlichen [[[X.].].]harzkomposition sei es schwierig, bei hoher Temperatur gleichzeitig eine hohe Dimensionsstabilität und Schlagzähigkeit zu erzielen. Als gängige Maßnahme komme zwar eine Beimengung anorganischer Füllstoffe in Betracht, da sich jedoch dabei die Brüchigkeit der Teile erhöhen und das Niveau der Schlagzähigkeit sinken könnten, sei ihr Anwendungsgebiet aber eingeschränkt. Es wird daher als Aufgabe der Entgegenhaltung bezeichnet, ein Herstellungsverfahren für thermoplastische Harzkompositionen bereitzustellen, die gleichzeitig hohe Steifigkeit, Schlagzähigkeit und Dimensionsstabilität aufweisen. Dies soll durch das vorstehend genannte Verfahren erreicht werden, wobei zur "[X.]wischenkomposition" nähere Angaben gemacht werden, wie die Gewichtsanteile der einzelnen Komponenten zu bemessen sind, um beim Endprodukt die angestrebte [X.] zu erreichen (S. 9 [X.]. 14-31). Der anorganische Füllstoff könne kugel-, würfel-, granulat-, nadel-, tafel- oder faserförmig sein, die tafelförmigen Füllstoffe würden indessen hinsichtlich der Ausgeglichenheit zwischen Steifigkeit und Schlagzähigkeit sowie der Verbesserung der Dimensionsstabilität bevorzugt. Als Beispiele solcher Füllstoffe werden metallische Elemente der Gruppen I bis VIII des Periodensystems oder Silizium als Element, Oxid, Hydroxid, Carbonat, Sulfat, Silikat sowie Sulfit und verschiedene Tonmineralien genannt. Wegen ihrer Tafelform seien Talkum, Glimmer, Kaolin sowie Diatomeenerde zu bevorzugen; die Füllstoffe könnten unbehandelt oder zur Verbesserung der Affinität mit den Harzen oberflächenbehandelt verwendet werden. In den Beispielen (wie auch den Vergleichsbeispielen) wird ausschließlich mit Talkum gearbeitet, in Beispiel 5 ist dieses mit Epoxidsilan oberflächenbehandelt.

Es bedarf auf dieser Grundlage keiner Klärung, ob - worüber die Parteien streiten - Ruß als anorganischer Füllstoff in diesem Sinn anzusehen ist. Jedenfalls kann zur Überzeugung des [[[X.].].]s aus fachmännischer Sicht von einer Verallgemeinerung des in der [[[X.].].] Patentanmeldung [[[X.].].] ([[[X.].].]9) verwendeten Füllstoffs Talkum auf schlechthin jeden anorganischen Füllstoff beliebiger Form nicht ausgegangen werden, zumal die [[[X.].].]9 keine theoretische Erklärung dafür anbietet, warum das dargestellte Verfahren die ihm zugeschriebenen Ergebnisse, nämlich eine ausgeglichene Steifigkeit und Schlagzähigkeit sowie hohe Dimensionsstabilität, erbringen soll. Die angestrebte Dimensionsstabilität erfordert, wie der gerichtliche Sachverständige ausgeführt und in der mündlichen Verhandlung bestätigt hat, jedenfalls - wie von der [[[X.].].]9 auch vorgesehen - hohe Füllstoffgehalte und solche Füllstoffe, die wie Talkum (den auch das Streitpatent als zusätzlichen Füllstoff ausdrücklich zulässt, S. 6 [X.]. 17) und Glimmer tafelförmig sind. Ruß weist, wie der gerichtliche Sachverständige erläutert hat, diese Eigenschaft nicht auf.

Dass der Fachmann, ausgehend von der [[[X.].].] Patentanmeldung [[[X.].].] ([[[X.].].]), die technische Lehre der [[[X.].].]9 unter Ausblendung des Gesichtspunkts der Dimensionsstabilität betrachtet hätte, erscheint fernliegend und nur aus einer Ex-post-Sicht plausibel, die die Entgegenhaltung in Kenntnis des Streitpatents auf Gemeinsamkeiten untersucht. Wie der [[[X.].].] Prof. Dr. H. angegeben hat, mag zwar aus fachmännischer Sicht vernünftigerweise anzunehmen gewesen sein, dass je nach Art des eingesetzten Füllstoffs die in [[[X.].].]9 als relevant herausgestellten Eigenschaften durch das gelehrte Compoundierungsverfahren in unterschiedlichem Maß verbessert werden. Auch aus der Sicht von Prof. Dr. H. war jedoch der Grad der Verbesserung der jeweiligen Eigenschaften für einzelne anorganische Füllstoffe weder aus der [[[X.].].]9 noch aus dem allgemeinen Fachwissen vorhersehbar. Jegliche Annahme des Fachmanns, er könne die in [[[X.].].] spezifisch für die Einarbeitung von [X.] gegebene Lehre dadurch verbessern, dass er - der [[[X.].].]9 folgend - auf die Vorabeinarbeitung in die [[[X.].].]phase vor der Herstellung der [[[X.].].]-[[[X.].].]-Mischung verzichte, auf die die [[[X.].].] gerade wegen der Sicherstellung - in [[[X.].].]9 nicht angesprochener - ausreichender Leitfähigkeit mit möglichst wenig Rußeintrag Wert legt, wäre daher spekulativ und nicht von einer angemessenen Erfolgserwartung getragen gewesen. Die Annahme, [[[X.].].]9 habe eine Abwandlung des Verfahrens nach [[[X.].].] nahegelegt, ist daher ohne ausreichende Stütze.

c) Auch die [X.] Patentanmeldung 506 386 ([[[X.].].]) kann die erforderliche Anregung nicht liefern. Sie beansprucht aufzuzeigen, dass die elektrische Leitfähigkeit von [[[X.].].]-[[[X.].].]-[X.]usammensetzungen erhöht werden kann, wenn eine bestimmte Menge Ruß zugemischt wird und das Mischverhältnis und die relativen Viskositäten der beiden Harze speziell definiert werden (S. 2 [X.]. 23-27). [[[X.].].] beschreibt weder erfindungsgemäße Schlagfestigkeiten, noch lehrt sie die [X.] des Patentanspruchs 15. Soweit sie bemerkt, die thermoplastische [X.]usammensetzung werde erhalten, indem die Komponenten nach herkömmlichem Verfahren vermischt und sodann aufgeschmolzen und geknetet würden, das Mischen und Verkneten könne jedoch in beliebiger Reihenfolge durchgeführt werden und es könne jedwede Kombination einiger Bestandteile getrennt verknetet und dann mit den verbleibenden Bestandteilen vermischt und verknetet werden (S. 5 [X.]. 39-47), belegt dies allenfalls, dass aus der Sicht der [[[X.].].] Einzelheiten der Verfahrensführung nicht von ausschlaggebender Bedeutung sind, ändert aber nichts daran, dass keines der Beispiele eine [[[X.].].]-[[[X.].].]-Kompatibilisierung vor der [X.] vorsieht. Damit gibt sie dem Fachmann keine Anregung, sich von einer Abweichung von der Verfahrensführung nach der [[[X.].].] Patentanmeldung [[[X.].].] ([[[X.].].]) einen Vorteil zu versprechen.

5. Mit Patentanspruch 1 in seiner eingeschränkten Fassung haben auch die auf diesen Patentanspruch zurückbezogenen [[[X.].].] Bestand.

6. Die Schutzfähigkeit des Verfahrensanspruchs 15 folgt bereits daraus, dass sich - wie ausgeführt - die in diesem unter Schutz gestellte Reihenfolge der Verfahrensschritte nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt (Art. 56 EPÜ). Mit Patentanspruch 15 haben auch die auf diesen zurückbezogenen Patentansprüche Bestand.

Nach Patentanspruch 15 wird das in Patentanspruch 1 geschützte Harz dadurch hergestellt, dass in dieser Reihenfolge zunächst das verträglich gemachte Basisharz hergestellt und sodann in dieses (und nicht etwa nur in eine bestimmte Komponente wie das [[[X.].].]) der elektrisch leitende Ruß - gegebenenfalls in Gestalt eines [X.]s nach Patentanspruch 17 - eingebracht wird. Auch an der ausführbaren [[[X.].].] dieser Verfahrensschritte in der angegebenen Reihenfolge bestehen keine [X.]weifel.

IV. [X.] beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 [[[X.].].] i.V.m. §§ 91, 92, 97 Abs. 1 [X.]PO.