Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 25.11.2010, Az. Xa ZR 84/07

[X.]IM NAMEN DES VOLKES URTEIL Xa ZR 84/07 Verkündet am: 25. November 2010 [X.] als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in der [X.]- 2 - Der [X.] des [X.] hat auf die mündliche [X.] vom 25. November 2010 durch [X.], die Rich-terin Mühlens, [X.] [X.] und [X.] und die Richterin Schuster für Recht erkannt: Auf die Berufung der Beklagten wird das am 2. Mai 2007 verkün-dete Urteil des 4. Senats ([X.]) des Bundespatent-gerichts unter Abweisung der weitergehenden Klage abgeändert. Das [X.] Patent 821 784 wird mit Wirkung für die [X.] dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass der nicht angegriffene Patentanspruch 3 in seiner Rückbeziehung über Patentanspruch 2 auf Patentanspruch 1 in der Fassung des erteilten Patents bestehen bleibt und an die Stelle der [X.], 2 sowie 4 bis 8 folgende Patentansprüche treten: "1™. Einstückige kapillare [X.] (1) zur Messung chemischer Blutwerte, die einen Grundkörper (2) und eine die Blutprobe aufnehmende Ausneh-mung (3) mit einem Messbereich (4) in dem Grundkörper aufweist, wobei die Ausnehmung (3) definiert ist durch zwei einander gegenüberliegende, im Wesentlichen parallele innere Oberflächen (5, 6) des Grundkörpers (2), einen äußeren [X.] (7) mit einem [X.] (8) am äußeren Ende der [X.], wobei der [X.] (7) vom [X.] (8) ausgehend schräg nach hinten verläuft, und einen inneren Umfangsbe-reich (9) mit einem Kanal (10) von höherer Kapillarkraft als der Messbe-reich (4), wobei beide Enden des Kanals (10) mit der Umgebung der [X.] (1) in Verbindung stehen und dieser Kanal (10) durch eine - 3 - innere Endwand dieses inneren Umfangsbereichs (9) und zwei im [X.] [X.] Oberflächen dieses Grundkörpers definiert ist und sich der Abstand zwischen den beiden im wesentlichen [X.]n Oberflächen dieses Grundkörpers (2) in Richtung weg von dieser inneren Endwand dieses in-neren Umfangsbereichs (9) vergrößert. 2™. [X.] (1) nach Anspruch 1™, wobei diese Ausnehmung (3) ein vor-geg[X.]s Volumen aufweist. 3™. [X.] (1) nach Anspruch 1™, wobei diese Ausnehmung (3) ein tro-ckenes Reagenz in vorgeg[X.]r Menge enthält. 4™. [X.] (1) nach Anspruch 1™ zur Verwendung bei der Bestimmung des [X.] von unverdünntem Vollblut, wobei dieser Messbe-reich eine Tiefe aufweist, die 0,15 mm nicht übersteigt. 5™. [X.] (1) nach Anspruch 4™, wobei der [X.] nach dem [X.] bestimmt [X.] Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] erteilten [X.]n Patents 821 784 ([X.]), das am 18. April 1996 unter Inanspruchnahme einer Voranmel-dung in [X.] vom 21. April 1995 angemeldet worden ist, eine [X.] - 4 - [X.] betrifft und acht Patentansprüche umfasst. Patentanspruch 1 lau-tet in der [X.]: "An integral capillary microcuvette [X.] (2) and a cav-ity (3) including a measuring zone (4) within the body member (2), [X.] (3) being defined by two opposite, substantially parallel inner surfaces (5, 6) of the body member, an [X.] (7) including a sample inlet (8) and an inner peripheral zone (9) having a channel (10) of higher capillary force than the measuring zone (4), both ends of the channel (10) [X.] (1)." In der Übersetzung der Patentschrift lautet er: 2 "Einstückige kapillare [X.] (1), die einen Grundkörper (2) und eine Ausnehmung (3) mit einem Messbereich (4) in dem Grundkörper aufweist, wobei die Ausnehmung (3) definiert ist durch zwei einander [X.], im Wesentlichen parallele innere Oberflächen (5, 6) des Grundkörpers (2), einen äußeren [X.] (7) mit einem [X.] (8) und einen inne-ren Umfangsbereich (9) mit einem Kanal (10) von höherer Kapillarkraft als der Messbereich (4), wobei beide Enden des Kanals (10) mit der Umgebung der [X.] (1) in Verbindung stehen." Die Klägerin greift mit ihrer Nichtigkeitsklage das Streitpatent im Umfang seiner Patentansprüche mit Ausnahme von Patentanspruch 3 an. Sie macht geltend, der Gegenstand des [X.] sei nicht patentfähig. Die einstücki-gen kapillaren [X.]n nach der US-Patentschrift 4 088 448 ([X.]) und die von der Patentinhaberin vor dem [X.] vertri[X.]n [X.] entsprächen in vollem Umfang den [X.] nach der Lehre des [X.]. 3 Das Patentgericht hat das Streitpatent mit Ausnahme des nicht angegrif-fenen Patentanspruchs 3 für nichtig erklärt. 4 - 5 - Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der diese in erster Linie das Streitpatent mit geänderten Patentansprüchen verteidigt. Die angegrif-fenen Patentansprüche sollen danach die folgende Fassung erhalten: 5 "1. Einstückige kapillare [X.] (1) zur Messung chemischer Blutwerte, die einen Grundkörper (2) und eine die Blutprobe aufnehmende Ausneh-mung (3) mit einem Messbereich (4) in dem Grundkörper aufweist, wobei die Ausnehmung (3) definiert ist durch zwei einander gegenüberliegende, im Wesentlichen parallele innere Oberflächen (5, 6) des Grundkörpers (2), einen äußeren [X.] (7) mit einem [X.] (8) am äußeren Ende der [X.], wobei der [X.] (7) vom [X.] (8) ausgehend schräg nach hinten verläuft, und einen inneren Umfangsbe-reich (9) mit einem Kanal (10) von höherer Kapillarkraft als der Messbe-reich (4), wobei beide Enden des Kanals (10) mit der Umgebung der [X.] (1) in Verbindung stehen und dieser Kanal (10) durch eine innere Endwand dieses inneren Umfangsbereichs (9) und zwei im [X.] [X.] Oberflächen dieses Grundkörpers definiert ist und sich der Abstand zwischen den beiden im wesentlichen [X.]n Oberflächen dieses Grundkörpers (2) in Richtung weg von dieser inneren Endwand dieses in-neren Umfangsbereichs (9) vergrößert. 2. [X.] (1) nach Anspruch 1, wobei diese Ausnehmung (3) ein vor-geg[X.]s Volumen aufweist. 3. [X.] (1) nach Anspruch 1, wobei diese Ausnehmung (3) ein tro-ckenes Reagenz in vorgeg[X.]r Menge enthält. 4. [X.] (1) nach Anspruch 1 zur Verwendung bei der Bestimmung des [X.] von unverdünntem Vollblut, wobei dieser Messbe-reich eine Tiefe aufweist, die 0,15 mm nicht übersteigt. 5. [X.] (1) nach Anspruch 4, wobei der [X.] nach dem [X.] bestimmt [X.] - 6 - Sie verteidigt das Streitpatent hilfsweise in der Fassung eines Hilfsan-trags, nach dem Patentanspruch 1 als Verwendungsanspruch formuliert sein soll. 6 Als gerichtlicher Sachverständiger hat Prof. Dr.-Ing. M. P. , Institut für Mechanische Verfahrenstechnik der [X.], ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und er-gänzt hat. 7 Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung hat Erfolg, denn der Gegenstand des [X.] in der in erster Linie verteidigten Fassung ist patentfähig (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 [X.], Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, Art. 54, 56 EPÜ). Gegen die von der Beklagten vorgenommenen Einschränkungen des Patentanspruchs 1 nach dem jetzigen Hauptantrag bestehen keine Bedenken. Die hinzugefügten Merkmale sind in Patentanspruch 4 der Anmeldung offenbart. Patentanspruch 3 ist nicht angegriffen und steht deshalb nicht zur Überprüfung. 8 I. Das Streitpatent betrifft eine einstückige kapillare [X.], mit der eine Probe aus einem Fluid - nach dem verteidigten Patentanspruch eine Blut-probe - entnommen und analysiert werden soll. Die [X.] eingangs die aus dem US-Patent 4 088 448 bekannte [X.]. Diese weise einen Grundkörper auf, der zwei [X.] Oberflächen umfasse, die mit einem vorgeg[X.]n Abstand zueinander angeordnet seien, um die Länge des optischen Pfads festzulegen und eine Ausnehmung zu definieren. Diese Ausnehmung umfasse einen Messbereich, der einen Einlass für eine Verbin-dung der Ausnehmung mit der Umgebung des Grundkörpers aufweise. Der vorgeg[X.] Abstand der beiden [X.]n Oberflächen ermögliche es, dass die Probe durch Kapillarkräfte in die Ausnehmung eintrete. Weiter sei auf die [X.] - 7 - fläche der Ausnehmung ein Reagenz aufgetragen, das sich mit der Probe ver-mische und eine Messung der Probe durch eine optische Analyse ermögliche. Diese [X.] habe allerdings den Nachteil, dass sich [X.] ausbil-den und die optische Analyse stören könnten. Diese [X.] bildeten sich üblicherweise in der Ausnehmung der Küvette und seien auf ein unbefriedigen-des Strömen der Probe zurückzuführen. Dies sei bei [X.] wegen der hohen Absorption des Hämoglobins besonders schädlich. Zwar sor-tiere man routinemäßig die [X.] aus, die [X.] aufwiesen. Eine be-trächtliche Zahl von [X.] bestehe diese Qualitätskontrolle jedoch nicht, was Kosten verursache ([X.]. [X.]. 1 Z. 26 bis 57). Durch das Streitpatent soll demgegenüber ein Einschließen von [X.] im Messbereich verhindert werden ([X.]. [X.]. 2 Z. 3 bis 6). [X.] begehrt dazu in der Fassung des [X.] Schutz für eine Mikro-küvette, die folgende Merkmale aufweist (die Bezugszeichen sind zur Verdeutli-chung der Figuren je einmal genannt): 10 (1) Es handelt sich um eine einstückige kapillare [X.] (1), (1.1) die zur Messung chemischer Blutwerte geeignet ist; (2) einen Grundkörper (2) aufweist; (3) weiter eine die Blutprobe aufnehmende Ausnehmung (3) mit einem Messbereich (4) in dem Grundkörper, (3.1) die definiert ist durch zwei einander gegenüberlie-gende, im Wesentlichen parallele innere Oberflächen (5, 6) des Grundkörpers, (3.2) durch einen äußeren [X.] (7) mit einem [X.] (8) am äußeren Ende der [X.], (3.2.1) wobei der [X.] vom [X.] ausgehend schräg nach hinten verläuft, (3.3) durch einen inneren Umfangsbereich (9) (3.3.1) mit einem Kanal (10), der eine höhere Kapil-larkraft als der Messbereich besitzt; - 8 - (3.3.2) wobei beide Enden des Kanals mit der Um-gebung der [X.] in Verbindung ste-hen; (4) der Kanal ist definiert durch eine innere Endwand dieses inneren Umfangsbereichs und zwei im Wesentlichen [X.] Oberflächen dieses Grundkörpers; (5) der Abstand zwischen den beiden im Wesentlichen [X.]n Oberflächen dieses Grundkörpers vergrößert sich in Rich-tung weg von dieser inneren Trennwand. Nachfolgend sind die Figuren 1 bis 3 des [X.] verkleinert wie-dergegeben: 11 - 9 - Durch das Bereitstellen des Kanals mit höherer Kapillarkraft als der Messbereich soll die hydrodynamische Strömung innerhalb der Ausnehmung der Küvette verbessert und zugleich verhindert werden, dass [X.] in dem Messbereich eingeschlossen werden. Der Kanal ist nach dem Hauptantrag ge-mäß den Merkmalen 4 und 5 ausgestaltet. Dies bedeutet, dass der Bereich in Richtung weg von der inneren Trennwand trapez- oder keilförmig ausgestaltet ist. —Im wesentlichen [X.] [X.] bedeutet dabei, dass es sich um [X.] Oberflächen handelt. Ausgeschlossen sind damit Oberflächen, die einen halbkreisförmigen Querschnitt aufweisen oder die in sonstiger Weise über übli-che Fertigungstoleranzen hinaus von der [X.]n Form abweichen. 12 II. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, weil der [X.] nicht patentfähig sei. Das US-Patent 4 088 448 zeige in den Figuren 5 und 6 eine einstückige kapillare [X.], bei der die Probenflüssigkeit durch Kapillarkraft in eine treppenartig [X.] Aufnehmung eingesogen werde. Die [X.]eibung gebe dazu an, dass die Probe durch Kapillarkraft einer Vielzahl von Hohlräumen zugeführt werde ([X.]. 4 Z. 43 bis 47). Ihr sei weiter zu entnehmen, dass ein Wulst oder eine Ausspa-rung in der Wand des Grundkörpers über einem Hohlraum oder über mehreren der Hohlräumen angebracht werden könne, um die Wand vor die optische Mes-sung beeinträchtigenden Kratzern oder anderen mechanischen Schäden zu schützen. Der Fachmann, ein Physiker oder Diplomingenieur mit Hochschulab-schluss, der über berufliche Erfahrung in der Entwicklung von [X.]n verfüge und dabei vertiefte Kenntnisse in der Strömungslehre erworben habe, entnehme hieraus, dass die in dem US-Patent beschri[X.] Küvette mit einem oder mehreren Messbereichen ausgestattet sein könne. Damit sei auch eine Küvette bekannt, bei der nur der mittlere Hohlraum als Messbereich eingesetzt werde. Die Ausnehmung sei nach der Entgegenhaltung definiert durch zwei 13 - 10 - einander gegenüberliegende, im Wesentlichen parallele innere Oberflächen des Grundkörpers, einen äußeren [X.] mit einem Probeeinlass und einen inneren Umfangsbereich. Aufgrund der [X.] zwischen den Hohlräumen bilde der [X.] einen Kanal, der sich mit sich ändernder Breite vom rechten unteren Ende (Figur 5) der Küvette zum rechten oberen Ende der Küvette erstrecke, so dass beide Enden des Kanals mit der Umgebung der [X.] in Verbindung stünden. Diese Verbindung könne auch über den äußeren oder mittleren Hohlraum erfolgen. Da der Kanal eine kleinere Höhe besitze als der Messbereich, weise er eine größere Kapillarkraft als der Messbereich auf. Dies werde in der Entgegenhaltung zwar nicht aus-drücklich beschrieben, ergebe sich aber aus den physikalischen [X.], wonach die auf eine sich im Hohlraum zwischen zwei parallelen Platten befindende Flüssigkeit wirkende Kapillarkraft um so größer sei, je kleiner der [X.]alt zwischen den beiden Platten sei. Deswegen werde die Flüssigkeit bevor-zugt im Bereich des [X.]s in das Innere der Küvette gesogen, so dass der [X.] auch von seiner Funktion her einen Kanal bilde. Die Kapillar-kraft im Kanal verbessere somit die hydrodynamische Strömung der Proben-flüssigkeit innerhalb der Ausnehmung. Sowohl bei den [X.] nach der Lehre des [X.] als auch bei denjenigen nach der Entgegenhaltung trete die Probenflüssigkeit zunächst in einen Aufnahmebereich mit relativ großer [X.]alt-breite ein, von wo sie aufgrund der Kapillarkraft bevorzugt entlang des Kanals in das Innere der Küvette gesogen werde. [X.] Diese Beurteilung hält der Nachprüfung hinsichtlich des [X.] nicht stand. In dieser Fassung ist Patentanspruch 1 und sind mit ihm die weite-ren auf ihn rückbezogenen Patentansprüche patentfähig. 14 - 11 - Der Gegenstand des [X.] in der verteidigten Fassung ist neu. Im Stand der Technik war eine Ausgestaltung des Kanals wie in den Merkmalen 4 und 5 angegeben nicht bekannt. Die trapez- oder keilförmige Ausgestaltung des Kanalbereichs in Richtung weg von der inneren Trennwand wird in der US-Patentschrift 4 088 448 nicht beschrieben. In den Figuren 5 und 6, die nachfol-gend wiedergegeben sind 15 besitzt der abgestufte Randbereich des am Weitesten in das Innere des [X.] eine höhere Kapillarität als der Messbe-reich selbst. Die [X.]eibung gibt dazu an, dass die eingesogene Probe durch Kapillarkräfte einer Vielzahl von Hohlräumen zugeführt wird ([X.]. 4 Z. 45 bis 48). Weder zeigen die vorstehend wiedergeg[X.]n Figuren jedoch einen trapez- oder keilförmigen Bereich des Kanals wie in dem verteidigten Patentanspruch 1 des [X.] angegeben noch wird ein solcher in der [X.]eibung [X.]. - 12 - Die Konstruktionszeichnungen der [X.] vom 25. März 1998 gemäß Anlage [X.] und [X.] A zählen selbst nicht zum Stand der Technik. Wie auch die Beklagte nicht in Zweifel zieht, sind jedoch mit dem dort gezeigten Werkzeug hergestellte [X.] von ihr vor dem Prioritätszeitpunkt vertrieben worden. Die mit diesem Werkzeug hergestellten [X.] haben eine Ausneh-mung, deren innere Oberflächen in einem Abstand von 0,13 mm planparallel gegenüber liegen. Die innere [X.] ist mit einem Radius von 0,065 mm - der halben [X.]altbreite - gerundet. Wozu die abgerundete Beran-dung des Schlitzes bestimmt ist, ist nicht ohne weiteres erkennbar. Der gericht-liche Sachverständige hat dazu erklärt, dass ein möglicher Grund für diese Ausgestaltung die einfachere Entfernung des Formteils sein könne. Das allge-meine Fachwissen ließ demnach nicht nur die Erhöhung der Kapillarwirkung als Deutungsmöglichkeit zu. Es mag auch sein, dass, wie die Klägerin in der münd-lichen Verhandlung dargestellt hat, bei längerer Nutzung des Werkzeugs nach den Konstruktionszeichnungen [X.] und [X.] A dieses sich im gerundeten Randbereich abnutzt und dadurch eine Form annimmt, die "unsaubere" [X.] aufweist und sich damit der Form der Küvette nach dem Streitpatent annähert. Damit wird diese Form jedoch nicht zu einer Trapez- oder Keilform, die der Fachmann als solche der Vorbenutzung hätte entnehmen können. [X.] Der Gegenstand von Patentanspruch 1 des [X.] in der ver-teidigten Fassung beruht auch auf erfinderischer Tätigkeit. Fachmann ist hier, wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend ausgeführt hat und die [X.] nicht mehr in Abrede gestellt haben, ein Maschinenbauingenieur, der sich auf dem Gebiet der Kunststofftechnik auskennt, dem die Grundlagen der Strö-mungsmechanik bekannt sind und der, was die Besonderheiten der Blutrheolo-gie betrifft, einen Biochemiker oder Blutphysiologen zu Rate zieht. Dieser Fachmann entnimmt keiner der [X.], dass er die Geometrie des Kanals im Bereich weg von der inneren Trennwand zur Steuerung der [X.] - 13 - mung und damit zur Verminderung der [X.]problematik einsetzen kann. Die US-Patentschrift 4 088 448 schlägt zu dieser Problematik vielmehr etwas anderes vor: In Figur 7 zeigt sie eine Küvette, bei der vier parallel verbundene Hohlräume mit einem gemeinsamen Kanal über Seitenkanäle verbunden sind, die sich auf der gegenüberliegenden Seite der Hohlräume fortsetzen und in die Atmosphäre münden, um Lufteinschlüsse in den Hohlräumen zu vermeiden. Dies führt den Fachmann von der Lösung, die das Streitpatent vorschlägt, weg, weil sie eine Ableitung der Lufteinschlüsse statt die Erhöhung der Kapillarität durch Schaffung eines Leitkanals vorschlägt. Es mag sein, dass der Fachmann, wenn er einen Hinweis oder Anstoß erhalten hätte, die Kapillarität zu verbes-sern, erkannt hätte, dass die Trapez- oder Keilform dazu besser geeignet ist, als die aus den Konstruktionszeichnungen [X.] und [X.] A zu entnehmende abgerundete Berandung. Diesen Hinweis konnte der Fachmann den vorbenutz-ten [X.] als solchen jedoch nicht entnehmen. Die übrigen [X.] liegen weiter ab und gaben dem [X.] keine Veranlassung zu einer Ausgestaltung des Leitkanals, wie dies das Streitpatent vorschlägt. 18 - 14 - V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 [X.] i.V.m. § 92 ZPO. 19 [X.] Mühlens [X.]

[X.] Schuster Vorinstanz: [X.], Entscheidung vom 02.05.2007 - 4 Ni 45/05 ([X.]) -