Bundespatentgericht, Beschluss vom 08.05.2019, Az. 25 W (pat) 17/16

Das am 11. Juli 2012 angemeldete Zeichen

ist am 8. August 2012 unter der Nr. 30 2012 038 970 in das beim [X.] geführte Markenregister für die Dienstleistung der Klasse 36

Vermittlung von Versicherungen

eingetragen worden.

Gegen die Eintragung der am 7. September 2012 veröffentlichten Marke hat die Beschwerdeführerin als Inhaberin der prioritätsälteren, am 23. März 2006 angemeldeten und am 20. Januar 2010 unter der Nummer 306 19 177 eingetragenen Wortmarke

[X.] Versicherung

am 5. Dezember 2012 Widerspruch erhoben.

Die Widerspruchsmarke genießt Schutz für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen:

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien (soweit in Klasse 16 enthalten); Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Verpackungsmaterial aus Kunststoff (soweit in Klasse 16 enthalten); Druckletter; Druckstöcke;

Klasse 35: Büroarbeiten;

Klasse 36: Versicherungswesen, Versicherungsberatung, Vermittlung von Versicherungen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen;

Klasse 44: Dienstleistungen von Pflegeheimen, Sanatorien und Krankenhäusern; [X.], [X.]; Betrieb von Pflegeheimen, Sanatorien und Krankenhäusern; Gesundheits- und Schönheitspflege;

Klasse 45: Dienstleistungen eines Bestattungsunternehmens, Bestattungsvorsorgeberatung (ausgenommen Versicherungsberatung), Beratung betreffend Bestattungen.

Die Markenstelle für Klasse 36 des [X.]s hat den Widerspruch mit zwei Beschlüssen vom 16. Januar 2014 und vom 15. Juli 2016, wobei letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass die angegriffene Marke wegen der schwachen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auch im Zusammenhang mit identischen Dienstleistungen (Klasse 36 „Vermittlung von Versicherungen“) den erforderlichen [X.] einhalte. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei wegen der beschreibenden und anpreisenden Bedeutung der Wortkombination „[X.] Versicherung“ schwach. Die Widerspruchsmarke bedeute unmittelbar verständlich nichts anderes als „ideale Versicherung“. Ausgehend hiervon würden sich die [X.] in schriftbildlicher Hinsicht schon wegen der Grafik der angegriffenen Marke unterscheiden. Klanglich unterschieden sich die Zeichen in ihren prägenden Bestandteilen „Deal“ und „Ideal“ durch den am Wortanfang der Widerspruchsmarke befindlichen zusätzlichen Buchstaben „I“. Dabei sei auch zu berücksichtigen, dass es sich bei den [X.] um [X.] handle und dass der Verkehr Unterschiede am Wortanfang stärker beachte.

Selbst wenn man zugunsten der Widersprechenden von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgehen wollte, würden sich die Vergleichsmarken noch hinreichend deutlich unterscheiden. Die angesprochenen Verkehrskreise würden das Wort „Deal“ englisch aussprechen, da der Begriff mittlerweile in den [X.] Sprachschatz eingegangen sei. Damit würden sich der einsilbige Wortbestandteil der angegriffenen Marke („diel“) und der zwei- bzw. dreisilbige Wortbestandteil der Widerspruchsmarke („i-de-al“) deutlich unterschiedlich gegenüberstehen. Soweit auch die Verkehrskreise berücksichtigen würden, die beide Vergleichsmarken jeweils englisch aussprächen, nämlich „diel“ und „ai-diel“, sei auch insoweit der klangliche Gesamteindruck durch die unterschiedliche [X.] und [X.] ein jeweils deutlich anderer. Dasselbe gelte, wenn man nur „[X.]“ Aussprachen berücksichtige und in klanglicher Hinsicht die Zeichen „de-al“ und „i-de-al“ vergleiche. Darüber hinaus sei verwechslungsmindernd zu berücksichtigen, dass die unmittelbar verständliche unterschiedliche Bedeutung der [X.] die Unterscheidbarkeit der Zeichen erleichtere.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde. Die Markenstelle habe zwar zutreffend festgestellt, dass im Hinblick auf die zu vergleichenden Dienstleistungen Identität vorliege. Die Bezeichnung „[X.] Versicherung“ sei aber entgegen der Auffassung der Markenstelle originär durchschnittlich kennzeichnungskräftig, da sie in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen keinen unmittelbar beschreibenden Gehalt aufweise. Das Zeichen sei eine sprachlich unübliche Kombination zweier Substantive, die grammatikalisch keinen Bezug zueinander aufweisen würden. Die Annahme eines beschreibenden bzw. anpreisenden [X.] seitens der Markenstelle sei das Ergebnis einer unzulässigen analytischen Betrachtungsweise. Nach den Feststellungen des [X.] im Beschluss vom 16. September 2009, [X.]. 29 W (pat) 24/09 – [X.] Versicherung, werde der Begriff „Ideal“ von erheblichen Teilen des Verkehrs nicht als Adjektiv, sondern als Substantiv und als Fachbegriff der Philosophie verstanden. Der Begriff „Versicherung“ werde dagegen im Bereich der Wirtschaft und Daseinsvorsorge verwendet. Die Kombination der beiden Begriffe ergebe daher keinen verständlichen Sinn und sei nicht geeignet, die beanspruchten Dienstleistungen zu beschreiben, was im Übrigen selbst bei Zugrundelegung der gebräuchlichen Bedeutungen von „ideal“ gelte. Die Widersprechende trete seit 1962 im geschäftliche Verkehr durchgehend als „[X.]“ bzw. „[X.] Versicherung“ auf und bewerbe die Marke „[X.] Versicherung“ vielfältig. Aus der langjährigen, kontinuierlichen und unbestrittenen Benutzung folge zwingend eine Steigerung der ursprünglichen Kennzeichnungskraft, so dass sogar von einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen sei. Ausgehend hiervon halte die jüngere Marke den gebotenen [X.] nicht mehr ein. Die Vergleichsmarken würden nicht nur in dem Wortbestandteil „Versicherung“ vollständig übereinstimmen, sondern weitgehend auch in ihrem jeweiligen ersten Wortbestandteil. Die Buchstabenfolge der jüngeren Marke sei identisch in der Widerspruchsmarke enthalten. Soweit die Markenstelle die Verwechslungsgefahr auch wegen der Grafik der jüngeren Marke verneine, übersehe sie, dass dem Wortbestandteil der jüngeren Marke eine prägende Bedeutung zukomme, da sich der Verkehr in der Regel am Wort als einfachster Bezeichnungsform orientiere. Demgemäß sei die Grafik nicht geeignet, eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. In klanglicher Hinsicht sei es zudem nicht wahrscheinlich, dass alle angesprochenen Verkehrskreise den Wortbestandteil der jüngeren Marke der [X.] zuordneten. Vor allem durch die Kombination mit dem [X.] Wort „Versicherung“ könne man auch ohne Weiteres an ein Kunstwort oder an einen Eigennamen denken. Deshalb werde zumindest ein erheblicher Teil des Verkehrs die Bezeichnung „Dealversicherung“ buchstabengetreu wie „De-al-versicherung“ aussprechen. Insoweit seien die beiden Zeichen klanglich nahezu identisch. Allein der fehlende erste Buchstabe „I“ reiche nicht aus, um eine hinreichende Distanz zu schaffen. Dies gelte insbesondere angesichts der erheblichen Gesamtlänge der Zeichen. Außerdem werde bei der Widerspruchsmarke nicht der Anfangsvokal betont, sondern die zweite Silbe, wobei diese der Silbe entspreche, die am Anfang der jüngeren Marke betont werde. Bei einer [X.] Aussprache der jüngeren Marke („diel-versicherung“) sei zu berücksichtigen, dass die Widerspruchsmarke englisch wie „Ei-diel-versicherung“ ausgesprochen werde, da „[X.]“ ebenfalls ein [X.] Wort sei. Die [X.] seien darüber hinaus auch im Schriftbild sehr ähnlich. Der in der jüngeren Marke fehlende Buchstabe „I“ sei gegenüber der sonstigen Übereinstimmung der [X.] in 16 Buchstaben nicht ausreichend, um eine schriftbildliche Ähnlichkeit zu verneinen. Der Buchstabe „I“ sei aufgrund seiner geringen Breite zudem von geringer Bedeutung für das maßgebliche Gesamtbild des Wortes. Die hochgradige klangliche und schriftbildliche Zeichenähnlichkeit werde auch nicht dadurch neutralisiert, dass die Kennzeichenbestandteile „deal“ und „ideal“ im Sinngehalt voneinander abwichen.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle des [X.]s vom 16. Januar 2014 und vom 15. Juli 2016 in der Hauptsache aufzuheben und die Marke 30 2012 038 970 aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 306 19 177 zu löschen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke ist der Auffassung, dass die Markenstelle zutreffend dargelegt habe, dass die Widerspruchsmarke nur über eine schwache Kennzeichnungskraft verfüge, weil sich das Zeichen aus einem anpreisenden (Ideal) und einem rein beschreibenden Bestandteil zusammensetze (Versicherungen). Dies werde auch in dem Beschluss des [X.] vom 16. September 2009, 29 W (pat) 24/09 – [X.] Versicherung, bestätigt. Der anpreisende bzw. sachbeschreibende Sinngehalt der Widerspruchsmarke werde von den angesprochenen Verkehrskreisen entgegen der Auffassung der Widersprechenden auch ohne analysierende Betrachtungsweise erfasst. Die Widersprechende habe nicht glaubhaft gemacht, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch intensive Benutzung erhöht worden sei. Im Übrigen werde schon die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Markenstelle sei weiterhin zu Recht davon ausgegangen, dass die sich gegenüberstehenden Zeichen nicht im Sinne des Markenrechts ähnlich seien. Der in beiden Zeichen vorhandene Bestandteil „Versicherung“ sei eine rein beschreibende und zudem im Zusammenhang mit den jeweils beanspruchten Dienstleistungen häufig benutzte, schutzunfähige Angabe. Damit stünden sich die Zeichen „[X.]“ und „[X.]“ gegenüber. Die ältere Marke werde von dem hellen Vokal „i“ eingeleitet. Dabei sei zu beachten, dass der angesprochene Verkehr Unterschieden in den Wortanfängen mehr Beachtung schenke. Nachdem die Widerspruchsmarke aus drei Silben bestehe, die angegriffene Marke aber nur aus zwei, seien sich die [X.] in klanglicher Hinsicht unähnlich. Auch in (schrift)bildlicher Hinsicht würden sich die Zeichen ausreichend unterscheiden. Selbst wenn man insoweit den Bildbestandteil der jüngeren Marke nicht berücksichtige, reichten die Unterschiede am stärker beachteten Wortanfang aus. Darüber hinaus würden die unterschiedlichen begrifflichen Bedeutungen der [X.] etwaige klangliche oder schriftbildliche Übereinstimmungen neutralisieren.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 36, auf die Schriftsätze der Beteiligten, den Ladungszusatz des Senats vom 29. November 2018 und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen. Die Widersprechende hat ihren ursprünglich gestellten Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung mit [X.] vom 14. Dezember 2018 zurückgenommen.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 [X.] statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht keine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 [X.], so dass die Markenstelle den Widerspruch aus der Marken 306 19 177 zu Recht zurückgewiesen hat, § 43 Abs. 2 Satz 2 [X.].

1. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des [X.] als auch des [X.] unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. [X.] [X.], 933 Rn. 32 – [X.]; [X.], 1098 Rn. 44 – [X.]/[X.]; [X.], 64 Rn. 9 – Maalox/[X.]; [X.], 1040 Rn. 25 – [X.]/pure; [X.], 833 Rn. 30 – Culinaria/[X.]; [X.], 382 Rn. 19 – [X.]; GRUR 2019, 173 – Combit/Commit). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der relevanten Vergleichsprodukte (Waren und/oder Dienstleistungen), die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu [X.], 343 Rn. 48 – [X.]/[X.]; [X.], 64 Rn. 9 – Maalox/[X.]; [X.], 1040 Rn. 25 – [X.]/pure; siehe auch [X.]/Hacker/Thiering, [X.], 12. Aufl., § 9 Rn. 41 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können sich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich auswirken, wie u. a. etwa die Art der Ware oder der Dienstleistungen, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

Ausgehend von (unterstellter) normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und Dienstleistungsidentität hat die angegriffene Marke von der Widerspruchsmarke einen deutlichen [X.] einzuhalten, der aber nach Auffassung des Senats in jeder Beziehung gewahrt ist.

1.1 Die [X.] können sich im Verkehr im Zusammenhang mit der Dienstleistung „Vermittlung von Versicherungen“ einerseits und der Dienstleistung „Versicherungswesen“ andererseits begegnen. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat mit [X.] vom 6. März 2018 die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke (undifferenziert) bestritten (§ 43 Abs. 1 Satz 1 und § 43 Abs. 1 Satz 2 [X.] a. F.). Auf die zulässig erhobene Einrede hat die Widersprechende mit [X.] vom 16. Juli 2018 verschiedene Benutzungsunterlagen vorgelegt, einschließlich einer eidesstattlichen Versicherung vom 6. Juni 2018, die eine Benutzung für die Dienstleistung „Versicherungswesen“ glaubhaft machen sollen. Die Frage der rechtserhaltenden Benutzung kann im Ergebnis als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, da selbst im Zusammenhang mit den nach [X.] identischen Dienstleistungen der Klasse 36 „Vermittlung von Versicherungen“ eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben ist.

1.2 Zu Gunsten der Widersprechenden kann angenommen werden, dass der Widerspruchsmarke eine originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukommt. Eine mögliche Schwächung der originären Kennzeichnungskraft durch glatt beschreibende („Versicherung“) bzw. werblich-anpreisende Zeichenbestandteile („Ideal“), kann im Ergebnis gleichfalls als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben. Auch wenn der Widerspruchsmarke eine originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft unterstellt wird, ist eine Gefahr von Verwechslungen nicht gegeben.

Die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke reichen jedenfalls nicht aus, um von einer durch intensive Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft auszugehen. Die eidesstattliche Versicherung vom 6. Juni 2018 nimmt im Hinblick auf die Form der Benutzung auf verschiedene Unterlagen Bezug. Ausweislich dieser Unterlagen (Anlage [X.], [X.] – 112 d. A.) wird die Widerspruchsmarke größtenteils in einer vom Register deutlich abweichenden Form benutzt. So zeigt [X.] die Anlage „Allgemeine Versicherungsbedingungen – S. 1“ rechts oben ein Wort/Bildzeichen, bei dem die Wortbestandteile „Ideal“ und „Versicherung“ zweizeilig und in unterschiedlicher Schriftgröße angeordnet sind. Ausschlaggebend ist insoweit aber, dass dem Wort „Ideal“ ein auffälliges Bildelement vorangestellt ist, das als zwei Strichmännchen interpretiert werden kann, die sich gegenüberstehen und sich die Hände reichen. Soweit sich in den Anlagen die Wortkombination „Ideal Versicherung“ ohne den genannten Bildbestandteil finden lässt, wird sie teilweise firmenmäßig benutzt ([X.] in der Form von „[X.] AG, ein Unternehmen der [X.] Gruppe, [X.] in [X.]“, [X.]. 98 d. A.). Darüber hinaus wird die Widerspruchsmarke ausweislich der Anlagen nicht von der Widersprechenden benutzt, sondern von der [X.] AG.

Insoweit differenziert auch die eidesstattliche Versicherung vom 6. Juni 2018 nicht dahingehend, welcher Teil der dort angegebenen Umsätze von der Widersprechenden erzielt werden und inwieweit diese Umsätze mit Versicherungsdienstleistungen erzielt wird, die mit der hier beschwerdegegenständlichen Marke gekennzeichnet werden. Vor diesem Hintergrund können, unabhängig von den an Eides Statt versicherten Umsatzzahlen, keine ausreichenden Tatsachen festgestellt werden, die auf eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hindeuten. Insoweit kann auch dahinstehen, dass die glaubhaft gemachten Umsatzzahlen vor dem Hintergrund des Gesamtumsatzes der Lebensversicherungsbranche in [X.] eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke gleichfalls nicht nahelegen.

1.3 Die Ähnlichkeit von [X.] ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten [X.]. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (so [X.] [X.] in [X.], 283 Rn. 37 – [X.] m. w. N.).

In klanglicher Hinsicht wird die angegriffene Wort/Bildmarke allein durch den Wortbestandteil „Deal“ geprägt. Zum einen ist bei Wort/Bildmarken in der Regel davon auszugehen, dass dem Wortbestandteil eine prägende Bedeutung zukommt, da sich der Verkehr in der Regel an ihm als einfachster Bezeichnungsform orientiert. Darüber hinaus ist der Wortbestandteil „Versicherung“ für die hier in Rede stehenden Dienstleistungen glatt beschreibend. Letzteres gilt auch für die Widerspruchsmarke „[X.] Versicherung“, so dass sich in klanglicher Hinsicht die Zeichen „Deal“ und „Ideal“ gegenüberstehen. Insoweit unterscheiden sie sich formal zwar nur durch den allein in der Widerspruchsmarke vorhandenen Anfangsbuchstaben „I“. Gleichwohl führt dies zu einem ausreichend unterschiedlichen klanglichen Gesamteindruck. Im Regelfall wird die angegriffene Marke angesichts des auch im Inland allgemein bekannten und inzwischen eingedeutschten Wortes „Deal“ (in der Bedeutung von „Geschäft, Handel, Absprache“) ähnlich wie „diehl“ ausgesprochen werden. Auf die Rechercheunterlagen des Senats zum inländischen Verständnis und Gebrauch des Wortes „Deal“ wird Bezug genommen ([X.] zum [X.] vom 29. November 2018). Ausgehend davon werden die kennzeichnenden Teile der [X.] „Deal“ einsilbig und „Ideal“ dreisilbig („i-de-al“) ausgesprochen. Damit unterscheiden sie sich nicht nur in der Wortlänge, der [X.], der Betonung und im Sprechrhythmus markant, sondern auch in der [X.]. Hinzu kommt, dass die beiden kennzeichnenden Zeichenwörter „Deal“ und „Ideal“ eine sofort erkennbare unterschiedliche Begrifflichkeit aufweisen, was die Unterscheidung zusätzlich wesentlich erleichtert und damit die Verwechslungsgefahr verringert.

Es ist nicht zu verkennen, dass sich die [X.], wenn sie auf die bloßen Wortbestandteile

Dealversicherung / [X.] Versicherung

und

[X.] Versicherung / [X.] Versicherung

reduziert werden, sich schriftbildlich zu nahe kommen und insoweit eine Verwechslungsgefahr zu bejahen wäre. Im [X.] sind die [X.] aber in der eingetragenen Form zu vergleichen, wobei die grafisch-farbliche Gestaltung bei der angegriffenen Marke in (schrift)bildlicher Hinsicht nicht unberücksichtigt bleiben kann. Theoretisch denkbare Möglichkeiten einer von der [X.] abweichenden Markenbenutzung, die gegebenenfalls eine zu große schriftbildliche Ähnlichkeit begründen, können im Rahmen des [X.]s keine Berücksichtigung finden. Entsprechende Annäherungen bei einer von der Eintragung abweichenden Benutzung der angegriffenen Marke kann nur im Wege eines Verletzungsverfahrens vor den ordentlichen Gerichten entgegengetreten werden. Angesichts der durch den Bildbestandteil der jüngeren Marke bedingten unterschiedlichen Gestaltungen der [X.] kommt die Bejahung einer (schrift)bildlichen Verwechslungsgefahr im [X.] im Ergebnis nicht in Betracht.

Im Ergebnis kann auch bei Identität bzw. hochgradiger Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen und (unterstellter) durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken wegen der [X.] und der verwechslungsmindernden ([X.]) Begrifflichkeit der [X.] eine Verwechslungsgefahr nicht bejaht werden, so dass die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen war.

2. Die Auferlegung von Kosten war bei der gegebenen Sachlage nicht veranlasst, § 71 Abs. 1 [X.].

3. Über die Beschwerde konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden. Die Widersprechende hat ihren zunächst hilfsweise gestellten Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung mit [X.] vom 14. Dezember 2018 zurückgenommen. Eine mündliche Verhandlung war auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit veranlasst, § 69 Nr. 3 [X.].