Bundespatentgericht, Beschluss vom 28.06.2011, Az. 27 W (pat) 111/10

[X.]egen die [X.] 444 358

,

der am 28. November 1978 für die Waren

Klasse 10: Articles orthopédiques en peau et en cuir.

Klasse 16: [X.], à savoir produits pour la reliure de livres, ustensiles de bureau, articles en peau pour cadeaux.

Klasse 18: Cuir et peausseries, articles en peau et en cuir, à savoir sellerie, sacs, [X.], valises; articles en peau pour cadeaux, [X.], peau pour revêtement de carrosserie d'automobiles; articles en peau pour l'aménagement d'appartements mobiles, articles en peau pour l´aménagement d´appartements.

Klasse 21: Peau chamoisée pour nettoyage.

Klasse 25: [X.], tels que chaussures, [X.], [X.], articles de sport; articles en peau pour cadeaux; [X.], [X.] et chaussures pour usage industriel.

Klasse 28: [X.], à savoir jeux, articles de sport; articles en peau pour cadeaux

Schutz für das [X.]ebiet der [X.] gewährt worden war, hat die Antragstellerin mit Eingang am 29. Oktober 2008 einen Antrag auf vollständige Löschung bzw. Schutzentziehung wegen Verfalls gestellt, da die Markensatzung entgegen § 104 Abs. 2, § 105 Abs. 1 Nr. 3 Marken [X.] eingetragen sei.

Die Markeninhaberin hat dem ihr am 17. Dezember 2008 zugestellten Löschungsantrag mit Schreiben vom 6. Februar 2009 widersprochen.

[X.] [X.] hat mit Beschluss vom 10. Mai 2010 den Antrag auf Schutzentziehung zurückgewiesen.

Das hat sie damit begründet, eine Löschung könne weder auf §§ 115, 105 Abs. 1 Nr. 3 Marken[X.] noch auf §§ 115, 106 Marken[X.] gestützt werden, noch wäre sie nach §§ 115, 50 Marken[X.] gerechtfertigt.

Eine Löschung der [X.] wegen Änderungen der Satzung komme nach geltender Rechtslage nicht mehr in Betracht, so dass dahinstehen könne, ob die vorgelegte Neufassung der Satzung tatsächlich gegen die guten Sitten oder andere gesetzliche Vorschriften verstoße und damit unzulässig sei.

Eine nicht eingetragene Satzungsänderung könne, sofern sie gegen § 104 Abs. 2 Marken[X.] verstoße, formlos rückgängig gemacht werden oder bleibe unberücksichtigt. Einer formalen Löschung bedürfe es nicht (mehr).

Auch ein durch § 106 Marken[X.] auf die Schutzhindernisse des § 50 Marken[X.] erweiterter [X.] liege nicht vor. Die angegriffene [X.] sei nicht entgegen § 103 Marken[X.] eingetragen, da sie nicht von Anfang an, also bei Eintragung bzw. Schutzerstreckung, rechtsfehlerhaft gewesen sei.

Selbst die Antragstellerin behaupte nicht, dass die der hier angegriffenen [X.] zugrunde liegende Satzung bereits im Zeitpunkt der Schutzerstreckung im Jahr 1978 gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen habe. Soweit die Marke sowie die ihre Nutzung regelnde Satzung im Widerspruch zu der im [X.] erlassenen [X.]/E[X.] stünden, könne die Markensatzung auch bei unterstellt richtigem Vortrag der Antragstellerin allenfalls nachträglich fehlerhaft geworden sein, so dass § 106 Marken[X.] nicht einschlägig sei.

Auch die neben § 106 Marken[X.] auf [X.]n anwendbaren weiteren Löschungsgründe des § 50 Marken[X.] setzten einen hier weder behaupteten noch näher dargelegten noch ersichtlichen Rechtsverstoß zum [X.] bzw. zum Schutzerstreckungszeitpunkt voraus (§ 50 Abs. 2 Satz 1 Marken[X.]).

Auch die Annahme einer Sperrmarke gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 Marken[X.] scheide aus, weil die Markeninhaberin im Anmeldezeitpunkt, als es die möglicherweise verwechselbar ähnlichen europarechtlichen Kennzeichnungen noch gar nicht gegeben habe, nicht mit der insoweit erforderliche Behinderungsabsicht habe handeln können.

Auf die demnach allein in Betracht zu ziehenden Schutzhindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft und der beschreibenden Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 Marken[X.] könne sich die Antragstellerin nach Ablauf der zehnjährigen Ausschlussfrist seit Markeneintragung bzw. Schutzrechtsgewährung (§ 50 Abs. 2 Satz 2 Marken[X.]) nicht mehr berufen.

Der Beschluss ist der Antragstellerin am 21. Mai 2010 zugestellt worden.

Dagegen wendet sie sich mit ihrer Beschwerde vom 16. Juni 2010.

Dazu trägt sie vor, die angegriffene Marke sei verwechselbar ähnlich mit dem durch die [X.]/E[X.] vom 23. März 1994 vorgegebenen Piktogramm für Leder. Dieses sei gemäß dieser Richtlinie sowie der diese Richtlinie umsetzenden Bedarfsgegenständeverordnung vom 23. Dezember 1997 für Hersteller von Lederschuhen sowie für Händler, die derartige Produkte in der Europäischen [X.]emeinschaft auf den Markt brächten, zwingend zu verwenden. Aus dieser Verpflichtung folge gleichzeitig ein Rechtsanspruch auf Nutzung des Piktogramms. Dieser Rechtsanspruch werde jedoch durch die Monopolisierung der angegriffenen Marke vereitelt. Zwar handle es sich um eine [X.], zu deren Nutzung grundsätzlich jeder berechtigt sei, soweit er die in der Satzung aufgestellten Bedingungen erfülle. Diese gingen jedoch über die in den gesetzlichen Vorschriften aufgestellten Voraussetzungen hinaus, indem u. a. die Nutzung von der Zahlung einer Lizenzgebühr sowie einer vorherigen Untersuchung der Produkte durch die Antragsgegnerin abhängig gemacht werde. Mit dieser gesetzeswidrigen Beschränkung der Nutzung verstoße die Markensatzung gegen die öffentliche Ordnung und sei sittenwidrig. Bei derartigen Mängeln der Satzung sei eine [X.] nach § 105 Abs. 1 Nr. 3, § 115 Marken[X.] bzw. hilfsweise nach § 106 Satz 1, § 103 Marken[X.] zu löschen.

Zudem werde die Intention der Antragsgegnerin deutlich, die angegriffene Marke [X.] als Sperrmarke zur [X.]enerierung von Einnahmen zu verwenden.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des [X.] vom 10. Mai 2010 aufzuheben und

der [X.] 444 358 den Schutz für die [X.] zu entziehen.

Die Inhaberin des angegriffenen Zeichens beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Ansicht, die Argumentation der Antragstellerin sei vornehmlich darauf angelegt, einen Löschungsantrag wegen mangelnder Unterscheidungskraft der angegriffenen [X.] zu begründen. Ein solcher sei jedoch bereits gemäß § 50 Abs. 2 Satz 2 Marken[X.] verfristet, so dass sich der vorliegende Antrag als rechtsmissbräuchlicher Versuch der Umgehung dieser Präklusionsvorschrift darstelle.

Zudem sei die angegriffene [X.] nicht entgegen § 103 eingetragen.

Dass die der hier angegriffenen [X.] zugrunde liegende Satzung bereits im nach §§ 106, 50 Marken[X.] maßgeblichen Zeitpunkt der Schutzerstreckung im Jahr 1978 gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen habe, behaupte die Antragstellerin, die ihre ablehnenden [X.]ründe lediglich aus der [X.]/E[X.] aus dem [X.] und der nationalen [X.] der umsetzende Bedarfsgegenständeverordnung vom 1997 entnehme, nicht.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Da kein Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung vorliegt und der Senat eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich erachtet, kann im schriftlichen Verfahren entschieden werden, nachdem die Antragstellerin ausreichend [X.]elegenheit hatte, ihre Beschwerde zu begründen, und die Inhaberin des angegriffenen Zeichens ebenfalls ausreichend [X.]elegenheit hatte, zu der Beschwerde der Antragstellerin schriftlich Stellung zu nehmen (§ 69 Marken[X.]).

Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulässig, soweit sie sich gegen die Zurückweisung ihres Antrags auf Schutzentziehung richtet (§ 66 Abs. 1 Marken[X.]).

Die Markeninhaberin hatte dem Schutzentziehungsantrag (wirksam) widersprochen, so dass das Löschungsverfahren durchzuführen war (§ 54 Abs. 2 Satz 3 Marken[X.]).

Die Markenabteilung hat den Antrag, der angegriffenen [X.] 444 358 den Schutz für die [X.] zu entziehen, zu Recht und mit zutreffender Begründung zurückgewiesen und darauf gestützt, dass eine Löschung vorliegend weder auf §§ 115, 105 Abs. 1 Nr. 3 Marken[X.] noch auf §§ 115, 106 Marken[X.] gestützt werden kann, noch ist sie nach §§ 115, 50 Marken[X.] gerechtfertigt.

§ 105 Abs. 1 Nr. 3 Marken[X.] bestimmt, dass gegen § 104 Abs. 2 Marken[X.] (i. V. m. §§ 102, 103 Marken[X.]) verstoßende, in das Register eingetragene Änderungen der Markensatzung zur Löschung führen, sofern der [X.] nicht durch eine erneute (ordnungsgemäße) Satzungsänderung wieder beseitigt wird.

eingetragene Satzungsänderungen eine Rolle (Fezer, Marken[X.], 4. Aufl., § 104 Rn. 2; [X.] in Ströbele/[X.], Marken[X.], 9. Aufl., § 104 Rn. 1). Unter der jetzigen Rechtslage vorgenommene (nicht im Register eingetragene) unzulässige Änderungen der Markensatzung können formlos rückgängig gemacht werden bzw. bleiben unberücksichtigt ([X.], a. a. [X.], § 104 Rn. 1 und 4).

§ 105 Abs. 1 Nr. 3 und § 104 Abs. 2 Marken[X.] gelten, mangels besonderer Regelung in den §§ 107 ff. Marken[X.], auch für international registrierte [X.]n, deren Schutz auf [X.] erstreckt worden ist.

In Bezug auf international registrierte Marken können die nationalen Löschungsgründe nur innerhalb der [X.]renzen von Art. 5 Abs. 1 Satz 2 [X.] i. V. m. Art. 6 bis, 6 ter, 6 quinquies B [X.] geltend gemacht werden ([X.], a. a. [X.], § 115 Rn. 1).

Dies wird durch § 105 Abs. 1 Nr. 3 Marken[X.] i. V. m. § 104 Abs. 2, § 103 Marken[X.] gewährleistet, der einen Mangel der Satzung sanktioniert, sofern ein Verstoß gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung vorliegt. Darüber hinaus muss es sich um einen nicht durch Satzungsänderung behebbaren Mangel handeln, der infolgedessen auch die Sittenwidrigkeit bzw. die [X.]esetzeswidrigkeit der [X.] an sich nach sich zieht und deshalb deren Löschung rechtfertigt. Somit entspricht dieser [X.] dem in Art. 6 quinquies B Nr. 3 [X.] normierten Schutzverweigerungsgrund.

Die Voraussetzungen einer registerlichen Eintragung einer unzulässigen Satzungsänderung entsprechend § 105 Abs. 1 Satz 3 Marken[X.] sind vorliegend nicht gegeben, wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat.

Auch nach dem Vortrag der Antragstellerin ist die Satzungsänderung bislang nicht eingetragen, so dass § 105 Abs. 1 Nr. 3 Marken[X.] nicht direkt anzuwenden ist.

Satzungsänderungen sind allerdings auch nach neuerer [X.]esetzeslage dem [X.] grundsätzlich mitzuteilen (§ 104 Marken[X.]). Unterbleibt dies, entfaltet die geänderte Satzung mangels Publizität keinerlei Wirkung nach außen; entgegen der Auffassung der Antragstellerin auch dann nicht, wenn sie den Betroffenen bekannt ist oder bekannt sein hätte können. Sofern bei einer bereits eingetragenen [X.] unzulässige Änderungen der Markensatzung vorgenommen werden, werden diese gemäß § 104 Abs. 2 i. V. m. § 103 Marken[X.] zurückgewiesen und entfalten keine Rechtswirkung. Die bisherige (ordnungsgemäße) Markensatzung bleibt rechtsverbindlich ([X.], a. a. [X.] § 104 Rn. 1, 4). Dies gilt erst recht, wenn schon die Mitteilung über die Satzungsänderung unterblieben ist.

Insofern besteht auch kein Rechtsschutzbedürfnis für eine Löschung, dem durch die Einräumung eines Löschungsantragsrechts bzw. ggf. - wie von der Löschungsantragstellerin postuliert - durch analoge Anwendung von § 105 Abs. 1 Nr. 3 Marken[X.] Rechnung getragen werden müsste.

Eine Löschung der [X.] wegen Änderungen der Satzung kommt somit generell nicht in Betracht, so dass dahinstehen kann, ob die vorgelegte Fassung der Satzung tatsächlich gegen die guten Sitten oder andere gesetzliche Vorschriften verstößt und damit unzulässig wäre.

Auch eine Löschung der Marke nach §§ 106, 103, 50 Marken[X.] kommt nicht in Betracht.

§ 106 Marken[X.] erweitert die Löschungsgründe um die absoluten Schutzhindernisse des § 50 Marken[X.] in Bezug auf [X.]n.

Im Unterschied zu § 105 Abs. 1 Nr. 3 Marken[X.], der die Löschung einer [X.] bei nach der Eintragung erfolgten (unzulässigen) Satzungsänderungen regelt, betrifft § 106 Marken[X.] nur die Fälle, in denen die Markensatzung bereits im Zeitpunkt der Eintragung der [X.] fehlerhaft war, sei es von Anfang an oder aufgrund einer zwar nach der Anmeldung, aber noch vor der Eintragung vorgenommenen Änderung.

Dass die der hier angegriffenen [X.] zugrunde liegende Satzung bereits im Zeitpunkt der Schutzerstreckung im Jahr 1978 gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen haben soll, behauptet schon die Antragstellerin nicht.

Vielmehr begründet sie ihren Löschungsantrag damit, dass die Marke sowie die ihre Nutzung regelnde Satzung gegen die im [X.] erlassene [X.]/E[X.], die die Kennzeichnung u. a. von Schuhen aus Leder regelt, sowie gegen die diese Richtlinie umsetzende Bedarfsgegenständeverordnung vom 23. Dezember 1997 verstoße, also gegen Vorschriften, die fast 20 Jahre später erlassen worden sind.

Mithin könnte die Markensatzung, legt man den Vortrag der Löschungsantragstellerin zugrunde, allenfalls nachträglich fehlerhaft geworden sein; die Voraussetzungen des § 106 Marken[X.] sind damit jedenfalls nicht erfüllt.

Auch die neben § 106 Marken[X.] auf [X.]n anwendbaren Löschungsgründe des § 50 Marken[X.] verhelfen der Antragstellerin nicht zum Erfolg, denn sie setzen ebenfalls einen Rechtsverstoß zum [X.] bzw. zum Schutzerstreckungszeitpunkt voraus (§ 50 Abs. 2 Satz 1 Marken[X.]).

Diesem [X.]rundsatz entspricht auch die Übergangsbestimmung des § 162 Abs. 2 Marken[X.] für Marken, die - wie hier - vor dem 1. Januar 1995 eingetragen worden sind. Nachträglich vom [X.]esetzgeber geschaffene [X.] können eine einmal erfolgte Eintragung nicht rückwirkend gesetzeswidrig machen und müssen insoweit unberücksichtigt bleiben (Kirschneck in [X.]/[X.], a. a. [X.], § 50 Rn. 6).

Demnach muss letztlich nicht entschieden werden, ob die streitgegenständliche [X.] (bzw. die [X.]nsatzung) tatsächlich gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstößt (§ 8 Abs. 2 Nr. 5 Marken[X.]), oder ob sie gesetzlichen Benutzungsverboten unterliegt (§ 8 Abs. 2 Nr. 9 Marken[X.]). Da die nach Ansicht der Antragstellerin entgegenstehenden Rechtsvorschriften ([X.] und Bedarfsgegenständeverordnung) zum Eintragungszeitpunkt noch nicht bestanden, lag auch ein sich daraus möglicherweise ergebendes Schutzhindernis zum Schutzerstreckungszeitpunkt noch nicht vor.

Entgegen der Annahme der Antragstellerin kann auch nicht festgestellt werden, dass es sich bei der angegriffenen Marke um eine unzulässige Sperrmarke gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 Marken[X.] handelt.

Da es die möglicherweise verwechselbar ähnlichen europarechtlichen Kennzeichnungen zum Anmeldezeitpunkt der angegriffene Marke noch nicht gab, konnte die Markeninhaberin nicht mit der insoweit erforderlichen Behinderungsabsicht handeln.

Auf die Schutzhindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft und der beschreibenden Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 Marken[X.] kann sich die Antragstellerin auch nicht berufen.

Insoweit hat es die Antragstellerin versäumt, die Löschung binnen der Ausschlussfrist von zehn Jahren (§ 50 Abs. 2 Satz 2 Marken[X.]) ab Markeneintragung bzw. für die Altmarke seit 1995 zu beantragen.

Daher kann die Löschung auch nicht auf § 50 Marken[X.] gestützt werden.

Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (§ 71 Abs. 1 Marken[X.]).

Eine Zulassung der Rechtsbeschwerde ist weder zur Rechtsfortbildung noch zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich, weil diese Entscheidung nicht von denen anderer Senate des [X.] oder anderer nationaler [X.]erichte abweicht.