Bundespatentgericht, Beschluss vom 12.08.2019, Az. 26 W (pat) 2/16

[X.]“ (003 105 277) und „[X.] [X.] GROUP SERVICES“ (008 158 883) Widerspruch erhoben.

Mit Beschluss vom 5. November 2013 hat die Markenstelle für Klasse 35 des [X.] wegen Identität bis sehr enger Ähnlichkeit mit den Dienstleistungen der beiden [X.] in den Klassen 35, 36 und 42

„

normaler Kennzeichnungskraft der älteren Marken und klanglicher Identität der prägenden Markenwörter „Intesia“ und „[X.]“ eine Verwechslungsgefahr überwiegend bejaht und die Löschung der angegriffenen Marke wegen der Widersprüche aus den [X.] 003 105 277 und 008 158 883 für sämtliche Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 42 angeordnet, nämlich für die Dienstleistungen der

Klasse 35: Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten, nämlich Beschaffung von Waren und Dienstleistungen für Dritte (andere Unternehmen), betriebswirtschaftliche Beratung von Unternehmen in Geschäftsangelegenheiten, Erwerb von Waren und Dienstleistungen für Dritte (andere Unternehmen), Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben, kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte (andere Unternehmen), Zusammenstellung von Waren und Dienstleistungen für Dritte (andere Unternehmen) zu Präsentations- und Verkaufszwecken, Organisationsberatung von Unternehmen in Geschäftsangelegenheiten, Vermittlung von Verträgen für Dritte, über An- und Verkauf von Waren, Vermittlung von Verträgen für Dritte über die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere mit Strom-, Wasser-, Luft- und Heizwärmelieferanten, Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das [X.], Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, auch im Rahmen von e-commerce; kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Verpackungen und Abfällen; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich organisatorische Vorbereitung von Bauvorhaben einschließlich Ausschreibung und Vergabe von Bauvorhaben;

Klasse 36: [X.], nämlich Dienstleistung zur Gebäudeverwaltung, Dienstleistung eines Immobilienmaklers, finanzielle Wertermittlung, insbesondere Schätzung von Reparaturkosten;

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen, nämlich technische Beratung zur technischen Optimierung auf dem Gebiet des [X.], insbesondere auf dem Gebiet der Gebäudereinigung, Schädlingsbekämpfung, Energieeinsparung und der Abfallwirtschaft, technische Planung und technische Vorbereitung von Bauvorhaben.

Ferner hat die Markenstelle darüber hinaus wegen Identität bzw. sehr enger Ähnlichkeit mit den Dienstleistungen der [X.] der Unionsmarke 008 158 883

die angegriffene Marke für sämtliche Dienstleistungen der [X.] gelöscht, und zwar für die Dienstleistungen der

[X.]: Bau und Reparaturwesen, nämlich Außen- und Innenreinigung von Gebäuden, Auskünfte über Reparaturen, Bau- und Reparaturarbeiten im [X.], Installation, Wartung und Reparaturen von Maschinen und Anlagen, Installation, Wartung, Reinigung, Reparatur von technischen Anlagen, elektrischen Geräten, Maschinen und Fahrzeugen, insbesondere von Heizungen, Klimaanlagen, Lüftungsanlagen und Flurförderfahrzeugen, Schädlingsbekämpfung und Ungeziefervernichtung, ausgenommen für landwirtschaftliche Zwecke, Straßen- und Parkplatzreinigung, Vermietung von Reinigungsmaschinen und Geräten für Reinigungszwecke.

Im Übrigen hat sie die beiden Widersprüche zurückgewiesen und entschieden, dass Kosten nicht auferlegt werden.

Gegen diesen Beschluss hat der Inhaber der angegriffenen Marke form- und fristgerecht Beschwerde eingelegt, die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Zurückweisung der Widersprüche in vollem Umfang beantragt und die Aussetzung des Verfahrens angeregt, weil zu diesem Zeitpunkt bereits ein [X.] wegen fehlender Unterscheidungskraft beim [X.] ([X.]) gegen die ältere Unionsmarke 003 105 277 anhängig war.

Am 20. Februar 2014 hat der Inhaber der angegriffenen Marke mit [X.] vom 18. Februar 2014 die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 003 105 277 und am 14. Oktober 2016 mit [X.] vom 10. Oktober 2014 die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 008 158 883 jeweils innerhalb der letzten fünf Jahre bestritten.

Am 29. März 2017 hat die Widersprechende mitgeteilt, dass sie dem Vergleichsvorschlag des Beschwerdeführers nicht zustimme sowie unter Hinweis auf die rechtskräftige Zurückweisung des Antrags auf Nichtigerklärung der Unionsmarke 003 105 277 wegen fehlender Unterscheidungskraft [X.] eingelegt und beantragt, den angefochtenen Beschluss aufzuheben, soweit er für die Widersprechende nachteilig ist, d. h. soweit die beiden Widersprüche gegen die angegriffenen Dienstleistungen der Klassen 39 und 40 zurückgewiesen worden sind.

Am 19. Dezember 2014 hat die Widersprechende mit [X.] vom 18. Dezember 2014 mitgeteilt, dass gegen beide Unionswiderspruchsmarken Nichtigkeitsanträge des Beschwerdeführers wegen mangelnder rechtserhaltender Benutzung anhängig seien. Der [X.] gegen die [X.] ist am 17. Februar 2014 und der Antrag auf Nichtigerklärung der älteren Unionsmarke 008 158 883 am 25. September 2014 gestellt worden.

Am 13. Juli 2016 hat die Widersprechende um eine gerichtlichen Hinweis gebeten, ob hinsichtlich des Nachweises der rechtserhaltenden Benutzung der beiden älteren [X.] eine Bezugnahme auf die im Parallelverfahren 29 W (pat) 548/13 eingereichten Unterlagen ausreichend sei.

Am 5. Dezember 2017 hat die Widersprechende mit [X.] vom 4. Dezember 2017 mitgeteilt, dass die beiden Löschungsverfahren wegen Verfalls abgeschlossen seien. Das Gericht der [X.] hatte am 4. Oktober 2017 ([X.]) entschieden, dass die Widerspruchsmarke 003 105 277 eingetragen bleibt für die Dienstleistungen der

Klasse 35: Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung;

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte;

Klasse 42: Analyse- und Forschungsdienstleistungen.

Am 14. Februar 2017 hatte die 1. Beschwerdekammer des [X.] ([X.]/2016-1 und [X.]/2016-1) entschieden, dass die Widerspruchsmarke 008 158 883 eingetragen bleibt für die Dienstleistungen der

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte.

Mit [X.] vom 18. Januar 2018, bei Gericht eingegangen an demselben Tage, hat die Widersprechende ihren Widerspruch aus den beiden [X.] zurückgenommen.

Mit [X.] vom 19. Februar 2018, eingegangen an demselben Tage, beantragt der Inhaber der angegriffenen Marke sinngemäß,

1. die Wirkungslosigkeit des Beschlusses der Markenstelle für Klasse 35 des [X.] vom 5. November 2013 festzustellen, soweit dem Widerspruch aus den [X.] 003 105 277 und 008 158 883 gegen die angegriffene Marke stattgegeben worden ist;

2. der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Er ist der Ansicht, nach Rücknahme des Widerspruchs habe er ein berechtigtes Interesse, die Unsicherheit über die vermeintliche Löschungsreife seiner Marke zu beseitigen, weshalb der angefochtene Beschluss des [X.] für wirkungslos zu erklären sei. Nach billigem Ermessen sei die Widersprechende zur Tragung der Verfahrenskosten verpflichtet (§§ 63 Abs. 1 Satz 2, 71 Abs. 4 [X.]). Diese habe den Widerspruch in [X.] eingelegt und in einer Situation, in der kaum Aussicht auf Erfolg bestanden habe, aufrechterhalten. Obwohl beide ältere Marken im Laufe des Verfahrens aufgrund von Löschungsverfahren wegen Nichtbenutzung fast vollständig gelöscht worden seien, habe die Widersprechende ihren Widerspruch nicht unverzüglich zurückgenommen. Vielmehr habe sie noch am 29. März 2017 und am 5. Dezember 2017 Schriftsätze eingereicht, mit denen der Streitgegenstand u. a. durch die [X.] sogar noch erweitert worden sei. Schließlich habe die Widersprechende nicht nur jeden seiner Vergleichsvorschläge abgelehnt, sondern noch weitere Wochen abgewartet, bis der Widerspruch schließlich am 18. Januar 2018 zurückgenommen worden sei. Dies sei ausschließlich in der Absicht geschehen, ihn zur Einreichung einer weiteren Stellungnahme zu den umfangreichen [X.] in sieben [X.] zu veranlassen und ihn mit weiterem wirtschaftlichem Aufwand zu belasten. Damit liege ein Verhalten vor, dass mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren sei.

Die Widersprechende hat sich zu diesem Antrag nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

1. Gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 [X.] i. V. m. § 269 Abs. 3 Satz 1 2. Halbsatz und Abs. 4 Satz 1 ZPO war auf Antrag des Inhabers der angegriffenen Marke auszusprechen, dass der angefochtene Beschluss vom 5. November 2013 wirkungslos ist, soweit die Löschung der angegriffenen Marke für die Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 37 und 42 wegen der Widersprüche aus den [X.] 003 105 277 und 008 158 883 angeordnet worden ist.

Für die Widerspruchsrücknahme sind die Vorschriften für die Klagerücknahme teilweise entsprechend anwendbar, insbesondere § 269 Abs. 3 Satz 1 2. Halbsatz ZPO, wonach eine noch nicht rechtskräftige Entscheidung mit der Widerspruchsrücknahme wirkungslos wird (vgl. dazu [X.]. 1998, 264 – [X.]; [X.] 43, 96, 97), ohne dass es ihrer ausdrücklichen Aufhebung bedarf. Nach § 269 Abs. 4 Satz 1 ZPO entscheidet das Gericht auf Antrag über die nach Absatz 3 eintretenden Wirkungen durch (deklaratorischen) Beschluss. Im Interesse einer eindeutigen Klärung der Rechtslage erfolgt der Ausspruch zur Wirkungslosigkeit der Entscheidung auch ohne Antrag von Amts wegen aus Gründen der Rechtssicherheit, weil das Registerverfahren im Wesentlichen vom Amtsermittlungsgrundsatz beherrscht wird (vgl. dazu [X.] 43, 96, 97).

2. Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke gegen die Kostenentscheidung im Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des [X.] vom 5. November 2013 ist zulässig, aber unbegründet.

a) Die Rücknahme des Widerspruchs durch die Beschwerdegegnerin hat zwar eine Erledigung des Verfahrens in der Hauptsache herbeigeführt, im Kostenpunkt ist die Beschwerde jedoch anhängig geblieben und der Beschwerdeführer hat nach der Rücknahmeerklärung ausdrücklich beantragt, der Widersprechenden die „Kosten des Verfahrens“ aufzuerlegen. Da er die Verfahrenskosten nicht näher spezifiziert hat, in der Begründung aber ausdrücklich auch auf die Kostenvorschrift des § 63 Abs. 1 [X.] für das patentamtliche Verfahren Bezug genommen hat, ist sein Antrag dahingehend auszulegen, dass die Widersprechende nicht nur die Kosten des Beschwerdeverfahrens, sondern unter gleichzeitiger Abänderung des angefochtenen Beschlusses auch die Kosten des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens tragen soll.

b) [X.] des [X.], wonach Kosten nicht auferlegt werden, ist jedoch nicht zu beanstanden. Es entspricht nicht der Billigkeit, die Kosten des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens der Widersprechenden aufzuerlegen.

aa) Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung im patentamtlichen Verfahren ist § 63 Abs. 1 Satz 1 [X.], wonach das [X.] die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht.

bb) § 63 Abs. 1 Satz 3 [X.] geht im Grundsatz davon aus, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände ([X.], 600, 601 – [X.]; [X.] 1996, 399, 401 – Schutzverkleidung). Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten [X.] aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht und dadurch dem [X.] vermeidbare Kosten aufbürdet (vgl. BGH a. a. O. – [X.]; [X.] 29 W (pat) 504/15 – Vital You!®/VITAL/VITAL regional; 27 W (pat) 14/13 – [X.]; 27 W (pat) 40/12 – [X.]/[X.]; [X.] 12, 238, 240 – [X.]/[X.]). Dabei ist stets ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus [X.]n nur ausnahmsweise bei einem sorgfaltswidrigen Verhalten in Betracht kommt. Demnach ist auch der Verfahrensausgang in der Hauptsache für sich genommen kein Grund, einem Beteiligten Kosten aufzuerlegen (BGH a. a. O. – [X.]; a. a. [X.]). Besondere Umstände sind im Widerspruchsverfahren beispielsweise gegeben, wenn trotz ersichtlich fehlender Ähnlichkeit der Marken oder der Waren und Dienstleistungen Widerspruch erhoben wird ([X.] 23, 224, 227).

cc) Derartige besondere Umstände liegen hier jedoch nicht vor.

aaa) Dagegen spricht bereits, dass aufgrund identischer bis weit überdurchschnittlicher Ähnlichkeit der Vergleichsdienstleistungen bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der beiden älteren Marken eine unmittelbare Verwechslungsgefahr wegen klanglicher Ähnlichkeit der Kollisionsmarken nicht von [X.] ausgeschlossen werden konnte.

bbb) Ferner sind die [X.] [X.] wegen Verfalls im Zeitpunkt des Erlasses des angefochtenen Beschlusses am 5. November 2013 noch nicht anhängig gewesen. Der [X.] gegen die [X.] ist erst am 17. Februar 2014 und der Antrag auf Nichtigerklärung der älteren Unionsmarke 008 158 883 ist erst am 25. September 2014 gestellt worden.

ccc) Ein Sorgfaltsverstoß der Widersprechenden durch Einleitung oder Durchführung des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens kann daher nicht festgestellt werden.

3. Der Antrag des Beschwerdeführers, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, ist auch nach der Rücknahme des Widerspruchs zwar zulässig (§ 71 Abs. 4 [X.]), hat aber ebenfalls keinen Erfolg.

a) Gemäß § 71 Abs. 1 Satz 2 [X.] gilt der Grundsatz, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Nach § 71 Abs. 1 Satz 1 [X.] kann das [X.] die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Hierzu bedarf es stets besonderer Umstände, wie dies bei § 63 [X.] für das Verfahren vor dem [X.] bereits eingehend dargestellt worden ist.

b) Solche besonderen Umstände sind im Widerspruchsverfahren beispielsweise gegeben, wenn der Widerspruch auf eine zulässige Nichtbenutzungseinrede ohne ernsthaften Versuch der erforderlichen Glaubhaftmachung weiterverfolgt wird ([X.] 25 W (pat) 62/17 – [X.]/[X.]/[X.]; 25 W (pat) 61/17 – [X.]/[X.]/[X.]/AQC; [X.] 1996, 981, 982 – [X.]; [X.] 22, 211, 212 f.), oder wenn der Widerspruch aus einer im Laufe des Widerspruchsverfahrens gelöschten Marke nicht unverzüglich zurückgenommen wird. Letzteres kann allerdings nur eine Auferlegung der nach dem Erlöschenszeitpunkt entstehenden Verfahrenskosten rechtfertigen ([X.] 30 W (pat) 159/06 – Kostenfestsetzung im Widerspruchsverfahren; 26 W (pat) 5/06 – [X.] Zorn).

aa) Die beiden Nichtbenutzungseinreden sind erst nach Beginn des Beschwerdeverfahrens erhoben worden, die Widersprechende hat im Parallelverfahren 29 W (pat) 548/13 [X.] vorgelegt und das Gericht im vorliegenden Verfahren um einen Hinweis gebeten, ob hinsichtlich des Nachweises der rechtserhaltenden Benutzung der beiden älteren [X.] eine Bezugnahme auf die im Parallelverfahren eingereichten Unterlagen ausreichend sei. Damit hat sie einen ernsthaften Versuch der erforderlichen Glaubhaftmachung unternommen.

bb) Auch die Tatsache, dass die Rücknahme des Widerspruchs nicht unmittelbar im [X.] an den Abschluss der gegen die beiden Widerspruchsmarken geführten Löschungsverfahren erfolgt ist, lässt keine Verletzung der prozessualen Sorgfaltspflicht erkennen.

aaa) Zunächst ist zu berücksichtigen, dass die beiden Widerspruchsmarken nicht gänzlich gelöscht worden sind, sondern – bis auf die vollständig gelöschten Dienstleistungen der [X.] der älteren Marke 008 15 883 – für die im vorliegenden Verfahren maßgeblichen Kerndienstleistungen der älteren Marke 003 105 277 in den Klassen 35, 36 und 42 eingetragen geblieben sind.

weitere Wochen abgewartet worden sind.

ccc) Aber selbst wenn der Widerspruch nicht rechtzeitig zurückgenommen worden wäre, könnte dies nur eine Auferlegung der nach dem Löschungszeitpunkt entstandenen Verfahrenskosten rechtfertigen. Im vorliegenden Fall hat aber weder eine mündliche Verhandlung stattgefunden, noch sind seit dem [X.] der letzten Widerspruchsmarke am 4. Oktober 2017 vom Inhaber der angegriffenen Marke weitere Schriftsätze eingereicht worden, so dass nach diesem Zeitpunkt für den Beschwerdeführer keine weiteren Kosten entstanden sind, die auferlegt werden könnten.

ddd) Die Erhebung der [X.] ist am 29. März 2017 erfolgt, nachdem der Antrag auf Nichtigerklärung der Unionsmarke 003 105 277 wegen fehlender Unterscheidungskraft rechtskräftig zurückgewiesen worden und das [X.] wegen Verfalls gegen dieselbe Widerspruchsmarke noch nicht abgeschlossen war. Den [X.] vom 4. Dezember 2017 musste die Widersprechende einreichen, um dem Gericht mitzuteilen, dass die beiden [X.] Löschungsverfahren wegen Verfalls abgeschlossen sind. Beide Schriftsätze können daher nicht als Sorgfaltsverstoß angesehen werden.

4. Die [X.] der Widersprechenden gegen die Kostenentscheidung im Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des [X.] vom 5. November 2013 ist zulässig, aber unbegründet.

a) Die Rücknahme des Widerspruchs ist nicht mit der Rücknahme der Beschwerde gleichzusetzen, bei der die [X.] wirkungslos wird. Im Kostenpunkt bleiben sowohl Beschwerde als auch [X.] anhängig (vgl. auch [X.], 852, [X.]. 10; [X.]/Rhonke, [X.], 3. Aufl., § 66 Rdnr. 64; [X.] in: [X.]/Hacker/Thiering, [X.], 12. Aufl. § 66 Rdnr. 56; [X.] [X.] 1968, 682, 689).

b) Es kann vorliegend nicht ausgeschlossen werden, dass die Widersprechende mit dem Antrag, im Wege der [X.] den angefochtenen Beschluss aufzuheben, soweit dieser für sie nachteilig ist, auch die im angefochtenen Beschluss angeordnete Tragung der eigenen Verfahrenskosten angreifen wollte.

c) [X.] des [X.] ist aber auch aus Sicht der Widersprechenden nicht zu beanstanden. Es liegen keine [X.] vor, um ausnahmsweise dem Inhaber der angegriffenen Marke die Kosten des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 [X.] aufzuerlegen.

Besondere Umstände für das Abweichen von dem Grundsatz, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt, sind auch beim Beschwerdeführer nicht erkennbar. Insbesondere liegt bei ihm kein sorgfaltswidriges Prozessverhalten vor. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass er in einer nach anerkannten [X.] aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt des Markenschutzes durchzusetzen versucht und dadurch der Widersprechenden vermeidbare Kosten aufgebürdet hat.

aa) Dagegen spricht schon, dass die Markenstelle im angefochtenen Beschluss eine Verwechslungsgefahr nur teilweise bejaht hat. Ferner hatte der Markeninhaber weitere Gründe, diese Entscheidung in Frage zu stellen. Denn die Markenstelle hatte angenommen, die Widerspruchsmarke „[X.] [X.] GROUP SERVICES“ (008 158 883) werde vom Markenwort „[X.]“ geprägt, weil „[X.]“ als geografische Angabe verstanden werde. Dies hat sie aber nicht begründet. Zudem bewirkt der zusätzliche, helle Vokal „i“ im Markenwort „Intesia“ der jüngeren Marke eine Erhöhung der [X.] und einen anderen Sprechrhythmus, weshalb auch die Annahme einer klanglichen Identität nicht zwingend sein dürfte. Es kann dem Markeninhaber daher nicht vorgeworfen werden, dass er die [X.]-Entscheidung mit seiner Beschwerde überprüfen lassen wollte.

bb) Es entspricht darüber hinaus dem Recht auf gerichtliche Kontrolle (Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG), auch bislang anerkannte Rechtsprechungsgrundsätze einer – erneuten – gerichtlichen Überprüfung zu unterziehen. Selbst eine einheitliche entgegenstehende Entscheidungspraxis reicht nicht aus, Kosten wegen des Betreibens aussichtsloser Verfahren aufzuerlegen ([X.] 27 W (pat) 74/14 – [X.]; [X.]. 2010, 529 – Igel plus).