Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 21.03.2013, Az. X ZR 61/10

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
X ZR 61/10

vom

21. März 2013

in der Patentnichtigkeitssache

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Der X.
Zivilsenat des [X.] hat am 21.
März 2013 durch den Richter [X.], die Richterin [X.] sowie die Richter Dr.
Grabinski, [X.] und Dr.
Deichfuß
beschlossen:

Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 500.000
Euro fest-gesetzt.

Gründe:
[X.] Die Beklagte ist Inhaberin des unter Inanspruchnahme der Priorität einer [X.]oranmeldung
in [X.] vom 8.
Mai 1991 am 26.
Februar 1992 angemeldeten, mit Wirkung auch für die Bundesrepublik [X.] erteilten [X.] Patents 512
206 (Streitpatents), das ein [X.]erfahren zur Auswahl einer Betriebsweise bei ei-nem Gerät der Unterhaltungselektronik zum Gegenstand hat und vier Ansprüche um-fasst. Anspruch
1 lautet in der [X.]erfahrenssprache:
"[X.]erfahren zur Auswahl einer Betriebsweise bei einem Gerät der Unter-haltungselektronik, welches mit einer Bedieneinheit zur Eingabe von Befehlen, einem Display und einem Mikrocomputer zur Auswertung der mittels der Bedieneinheit eingegebenen Befehle und zur Steuerung des Displays ausgerüstet ist, dadurch gekennzeichnet, dass zur Auswahl der Betriebsweise das Gerät in den [X.] gebracht wird, im [X.] durch [X.]erwendung von Tasten der Bedienein-heit, denen im Normalbetrieb andere Funktionen zugeordnet sind, nacheinander unter Steuerung durch den Mikrocomputer verschiedene 1
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Betriebsweisen durch Anzeige auf dem Display angeboten werden, und eine angebotene Betriebsweise durch Betätigung einer Übernahmetas-te der Bedieneinheit ausgewählt wird."
Die Klägerin zu
2 ist aus dem Streitpatent in Anspruch genommen worden. In den zwei über das Streitpatent geführten [X.]erletzungsprozessen sind die Klagen durch Urteile des [X.] abgewiesen worden; die in einem Fall ein-gelegte Berufung hat das [X.] durch Beschluss vom 24. No-vember
2008 zurückgewiesen. Die Klägerinnen haben mit ihren Nichtigkeitsklagen beantragt, das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik [X.] im Umfang der Patentansprüche
1 bis 3 für nichtig zu erklären.
Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt. Hilfsweise hat sie das Streitpa-tent in der Fassung der Hilfsanträge
I bis [X.] verteidigt.
Das Patentgericht hat das Streitpatent durch Urteil vom 24. Februar 2010
für nichtig erklärt. Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der Beklagten. Nachdem die Klägerin zu
1 ihre Nichtigkeitsklage zurückgenommen hat, hat die Beklagte ihren Antrag auf Klageabweisung gegen die Klägerin zu
2 zunächst weiter verfolgt.
Nach Ablauf der Schutzdauer des Streitpatents hat der Senat auf Bedenken gegen das Fortbestehen des [X.] hingewiesen. Daraufhin hat die Klägerin zu
2 den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt; die Beklagte hat sich der Erledigungserklärung angeschlossen.
I[X.] Nachdem die Parteien den Rechtsstreit in der Hauptsache übereinstim-mend für erledigt erklärt haben, war nur noch gemäß § 121 Abs. 2 [X.], § 91a ZPO unter Berücksichtigung des Sach-
und Streitstands nach billigem Ermessen über die Kosten zu entscheiden. Diese sind der Beklagten aufzuerlegen, weil das Urteil des Patentgerichts bei Durchführung des Berufungsverfahrens voraussichtlich
Bestand gehabt hätte.
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1. Das Streitpatent betrifft ein [X.]erfahren zur Auswahl einer Betriebsweise bei einem Gerät der Unterhaltungselektronik. Nach der Beschreibung war es im Stand der Technik bekannt, zur Auswahl der [X.]rache, die beim nachfolgenden Betrieb ei-nes Fernsehgeräts verwendet wird, unter [X.]erwendung der Bedientastatur und unter Steuerung durch einen Mikrocomputer auf dem Bildschirm des Fernsehgeräts eine Textseite darzustellen, auf der gleichzeitig und untereinander verschiedene [X.]ra-chen zur Auswahl angeboten werden. Als nachteilig wird beschrieben, dass diese Lösung sich nicht für Geräte der Unterhaltungselektronik eigne, die zur Darstellung von Informationen nicht den Bildschirm eines Fernsehempfängers verwenden, son-dern nur mit einem ein-
oder
zweizeiligen Display ausgestattet seien. Die Aufgabe der Erfindung wird im Streitpatent dahin beschrieben, dass ein [X.]erfahren zur Aus-wahl einer Betriebsweise angegeben werden soll, das bei Geräten der [X.] verwendet werden kann, die nur
mit einem ein-
oder zweizeiligen Display ausgestattet sind.
Gelöst werden soll diese Aufgabe nach Anspruch
1 in der erteilten Fassung durch ein [X.]erfahren mit folgenden Merkmalen (die abweichende Gliederung des Pa-tentgerichts ist in eckigen Klammern wiedergegeben):
1.
[X.]erfahren zur Auswahl einer Betriebsweise bei einem Gerät der [X.]1.1],
2.
wobei das Gerät der Unterhaltungselektronik ausgerüstet ist mit
2.1
einer Bedieneinheit zur Eingabe von Befehlen [1.2],
2.2
einem Display [1.3] und
2.3
einem Mikrocomputer zur Auswertung der mittels der [X.] eingegebenen Befehle und zur Steuerung des Displays [1.4],
3.
und wobei das [X.]erfahren folgende Schritte aufweist:
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3.1
zur Auswahl der Betriebsweise wird das Gerät in den Bereit-schaftsbetrieb gebracht [1.5],
3.2
im [X.] werden durch [X.]erwendung von Tasten der Bedieneinheit, denen im Normalbetrieb andere Funktionen zugeordnet sind, verschiedene Betriebsweisen nacheinander unter Steuerung durch den Mikrocomputer durch Anzeige auf dem Display angeboten [1.6],
3.3
eine angebotene Betriebsweise wird durch Betätigung einer Übernahmetaste der Bedieneinheit ausgewählt [1.7].
2. Zum [X.]erständnis des Anspruchs
1 in der erteilten Fassung durch den Fachmann, bei dem es sich nach den nicht angegriffenen Feststellungen des Pa-tentgerichts um einen Entwicklungsingenieur im Bereich der Fernsehtechnik mit ei-nem Fachhochschulabschluss auf dem Gebiet der Nachrichtentechnik und mehrjäh-riger Berufserfahrung im Bereich der Entwicklung von Komfortfunktionen für Fern-sehempfangsgeräte handelt, sind folgende Bemerkungen veranlasst:
a) Patentanspruch
1 unterscheidet zwischen "[X.]" und "[X.]". Das unter Schutz gestellte [X.]erfahren setzt voraus, dass das Gerät [X.] in den
[X.] versetzt wird, um eine "Betriebsweise" auszuwäh-len. Diese bezieht sich auf die Nutzung des Geräts im Normalbetrieb, also auf den Betrieb
in den [X.]arten, für die das jeweilige Gerät der Unterhaltungselektronik vor-gesehen ist. Die "Betriebsweise" stellt dabei eine Art [X.]oreinstellung einer Modalität dar, in der das Gerät dann in diesem Betrieb genutzt wird. Das Streitpatent selbst führt zwei Beispiele an, und zwar die [X.]rachvorwahl und die Anzeige der Kennung von Hörfunkbeiträgen nach der
Programmart, der sie zugehörig sind (Nachrichten, [X.]ort, Feuilleton etc.).
Nach der patentgemäßen Diktion ist die "Arbeitsweise" eine Unterart der [X.]. Als Beispiel wird der Empfang bei geregeltem oder ungeregeltem NF-8
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Ausgang genannt, der in
der einen oder anderen Modalität bestimmten Sendungsar-ten zugeordnet werden kann (vgl. Beschreibung [X.]. 4 Z. 7
ff.).
b) Eine ausdrückliche Definition des Begriffs Mikrocomputer enthält die [X.] nicht, sondern es bleibt dem Fachmann überlassen, das Gerät insoweit so auszustatten, dass die mittels der Bedieneinheit eingegebenen Befehle im Wege der elektronischen Datenverarbeitung ausgeführt und auf diese Weise nacheinander verschiedene Betriebsweisen durch Anzeige auf dem Display angeboten
werden und eine davon durch Betätigung einer Übernahmetaste der Bedieneinheit ausgewählt werden kann (Merkmale 2.3, 3.2, 3.3). In der Beschreibung ist weiter angegeben, dass der Mikrocomputer beim nachfolgenden Gerätebetrieb die durch die [X.] erhaltene Information umsetzen kann, so dass das Gerät der [X.] in der ausgewählten Betriebsweise betrieben wird.
3. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt [X.]:
Patentanspruch
1 in der erteilten Fassung sei gegenüber der [X.] Of-fenlegungsschrift 32
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354 ([X.]) nicht neu. Diese offenbare insbesondere nicht nur die [X.]erwendung eines Bildschirms, sondern auch den Einsatz eines Displays zum Angebot von Betriebsweisen.
Die im Rahmen des Hilfsantrags
I verteidigte Fassung des Anspruchs
1 sei nicht zulässig, weil sie den Rahmen der ursprünglichen [X.] verlasse. Das neu aufgenommene Merkmal, wonach die verschiedenen Betriebsweisen einzeln nacheinander durch Anzeige in derselben Zeile des Displays zur Auswahl angeboten werden, könne den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörig entnommen werden.
Der Gegenstand des Anspruchs
1 in der Fassung gemäß Hilfsantrag
[X.] sei nicht schutzfähig, weil er dem Fachmann durch die Entgegenhaltung
[X.] in [X.]erbin-dung mit der [X.] Patentschrift [X.] ([X.]) nahegelegt sei. Aus [X.] 11
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sei ein [X.]erfahren unter Einsatz eines einzeiligen Displays bekannt. Dass man für die Auswahl einer [X.]rache Informationen auf einem solchen Display anzeigen könne, sei dem Fachmann, wie auch [X.] belege, im Prioritätszeitpunkt bekannt gewesen. Damit erwiesen sich auch die Gegenstände der weiter gefassten Hilfsanträge
II bis I[X.] als nicht schutzfähig.
4. Die hiergegen erhobenen Einwendungen der Beklagten hätten voraussicht-lich nicht durchgegriffen.
Patentanspruch
1 ist in der erteilten Fassung nicht patentfähig. Die Annahme des Patentgerichts, dass die dort unter Schutz gestellte Lehre durch [X.]
vorwegge-nommen ist, vermag die Berufung nicht zu erschüttern.
a) [X.] betrifft die benutzerführende Bedienung bei Geräten der [X.]. Sie beschreibt ein Gerät der Unterhaltungselektronik, das in [X.] "Betriebszuständen", unter denen der Nutzer auswählt, betrieben werden kann und führt als Beispiel an, dass ein Fernsehgerät entweder einen Stereoton oder zwei getrennte Tonkanäle überträgt,
oder dass nacheinander auswählbare Hinweise wie "[X.]ideotext =
1" und "[X.]ideorecorder = 4" angezeigt werden können. Eine solche Aus-wahl eines [X.] entspricht der Auswahl einer Betriebsweise im Sinne des Streitpatents. Damit ist Merkmal
1 vorweggenommen.
Das Gerät umfasst eine als Bedienteil bezeichnete Bedieneinheit, die der Ein-gabe von Befehlen dient, und ein Display. Damit sind die Merkmale
2.1 und 2.2 of-fenbart. Durch Drücken einer sogenannten Gruppenauswahltaste wird das in der Entgegenhaltung beschriebene Gerät in einen Zustand versetzt, in dem durch [X.] am Bedienteil Einstellungen am Gerät vorgenommen werden können. Damit ist, wie die Beklagte einräumt, auch Merkmal
3.1 offenbart. Die Auswahl des [X.] erfolgt durch Betätigung bestimmter Tasten des [X.], wobei auf die entsprechenden [X.] durch Texteinblendungen hingewiesen wird. Damit offenbart [X.] des Weiteren Merkmal
3.3, wonach eine angebotene Be-16
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triebsweise durch Betätigung einer Übernahmetaste der Bedieneinheit ausgewählt wird.
b) [X.] offenbart, wie das Patentgericht zutreffend angenommen hat, auch die Merkmale
2.3 und 3.2.
aa) Entgegen der Darstellung der Beklagten wird in der Entgegenhaltung nicht nur das gleichzeitige Angebot mehrerer Parameter auf einer Menüseite offenbart. [X.]ielmehr wird auch ausgeführt, dass die Einblendung vorgegebener Texte als [X.] nicht auf Geräte mit Bildschirm beschränkt sei. [X.]iele andere Geräte der Unterhaltungselektronik seien mit [X.] ausgestattet, mit denen bereits getätigte [X.], wie die eingestellte Frequenz oder einprogrammierte Zei-ten überprüft werden könnten. Bei Geräten, die mit einem Anzeigefeld (Display) aus-gestattet sind, könne dieses nicht nur dazu benutzt werden, die Bedienung im [X.] zu überprüfen, sondern auch, sie durch kurze Hinweise im [X.]oraus zu [X.]. Auf Seite
14 Zeilen
1 bis 10 werden insoweit [X.] beschrie-ben, die unter den Begriff der Betriebsweise
i.
S. des Streitpatents (vgl. oben II
2
a) fallen.
Daher ist der Einwand der Berufung, die vom Patentgericht herangezogene Passage auf Seite
21 von [X.] betreffe nur [X.], nicht aber das [X.], nicht begründet.
Aus fachmännischer Sicht
war mithin [X.] ohne weiteres der
[X.]orschlag zu [X.], so vorzugehen, dass auf dem Display einzelne Betriebsweisen (vgl. dazu oben II
2
a und II
4
a) einzeln nacheinander
angezeigt werden,
zu deren Auswahl, wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, Tasten der Bedieneinheit verwendet werden, denen im Normalbetrieb andere Funktionen, etwa die Wahl des [X.], zugeordnet sind. Entgegen der Auffassung der Beklagten weist [X.] insoweit keine Widersprüche auf. Die Ausführungen auf Seite
13 Zeilen
8 bis Seite
14 Zei-len
30 sind nicht unvereinbar mit der vom Patentgericht herangezogenen Stelle, denn den entsprechenden Passagen der Beschreibung ist nicht zu entnehmen, dass die Tasten
4 bis 6 gleichzeitig verschiedene Funktionen

einerseits den Wechsel von 20
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einer Textseite zu einer anderen, andererseits die Auswahl einer angebotenen [X.]

haben.
bb) [X.] offenbart schließlich auch die Ausführung des [X.]erfahrens bei einem Gerät der Unterhaltungselektronik, das mit einem Mikrocomputer im Sinne des Streitpatents (oben II
2
b) ausgerüstet ist. Dass in [X.] der Begriff "Mikrocomputer"
nicht verwendet wird, ändert nichts daran, dass aus fachlicher Sicht ein Bauteil [X.] wird, das
technisch-funktional dem Mikrocomputer des Streitpatents ent-spricht.
5. [X.] wäre auch mit den [X.] erfolglos geblieben.
a) Nach Hilfsantrag
Ia wird Anspruch
1 hinsichtlich des Merkmals
1.6 dahin gefasst, dass im [X.] einzeln nacheinander verschiedene Betriebs-weisen angeboten werden. Dieser Hilfsantrag hat jedenfalls deshalb keinen Erfolg, weil [X.], wie ausgeführt (vorstehend II
4
b
aa), auch das Angebot verschiedener [X.]n einzeln nacheinander offenbart.
b) Nach Hilfsantrag
Ib soll der Anspruch
1 hinsichtlich des Merkmals
1.6 dahin gefasst werden, dass im [X.] einzeln nacheinander verschiedene Betriebsweisen in derselben Zeile des Displays angeboten werden.
Diese Beschränkung ist zulässig, insbesondere in den ursprünglich einge-reichten Unterlagen offenbart.
Die so gefasste Lehre ist jedoch ebenfalls durch [X.] vorweggenommen. Wenn dort beschrieben ist, dass Geräte der Unterhaltungselektronik vielfach mit Anzeigen-feldern
ausgestattet sind, auf denen etwa die eingestellte Frequenz abgelesen wer-den kann
(oben II
4
b
aa), ist dem zu entnehmen, dass sich die entsprechenden [X.] auch auf einzeilige Displays beziehen. Daraus und aus der Schilderung, dass ein solches Anzeigenfeld erfindungsgemäß in der Weise benutzt werden kann, dass die einzelne Anzeigenseite jeweils nur einen einzigen Bedienhinweis enthält, 23
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ergibt sich, dass die unterschiedlichen, dem Nutzer angebotenen Betriebsweisen einzeln nacheinander in derselben Zeile des Displays angeboten werden.
[X.] kann auch mit dem Hilfsantrag
Ic keinen Erfolg haben, denn der Unterschied zu Hilfsantrag
Ib besteht lediglich darin, dass Merkmal
1.3 so gefasst ist, dass das Gerät ein einzeiliges Display aufweist.
c) Auch der Hilfsantrag
Id hätte keinen Erfolg gehabt.
Diese Fassung des Anspruchs
1 stellt zwar eine zulässige Beschränkung dar. [X.] der Beklagten wäre jedoch auch insoweit ohne Erfolg geblieben, weil die so gefasste Lehre durch den Stand der
Technik jedenfalls nahegelegt ist. Die zusätzlichen Merkmale 1.8 und 1.9 (in der Gliederung des Patentgerichts) sind nicht geeignet, die Schutzfähigkeit der so beschriebenen Lehre zu begründen. Der Einsatz von [X.] für ausgewählte Betriebsweisen, deren [X.]eicherung und ihre Nutzung für den nachfolgenden Gerätebetrieb ist in der Beschreibung des Streitpatents ([X.].
1
Z. 17
ff.
und [X.]. 2
Z.
42
ff.) als Stand der Technik geschildert.
d) Hilfsantrag
I unterscheidet sich von Hilfsantrag
Id lediglich dadurch, dass dort ein "ein-
oder zweizeiliges Display" vorgeschlagen wird.
Die darin liegende Beschränkung ist, wie das Patentgericht zutreffend ange-nommen hat, nicht zulässig, weil sie in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörig offenbart ist. Dort ist zwar erwähnt, dass sich die Er-findung auf solche Geräte der Unterhaltungselektronik beziehen soll, bei denen zur Darstellung von Informationen nicht ein Bildschirm, sondern nur ein ein-
oder zwei-zeiliges Display verwendet wird. Ferner wird im Zusammenhang der Beschreibung eines Ausführungsbeispiels dargestellt, dass bei einem Gerät mit einem einzeiligen Display die möglichen [X.]rachen nacheinander aufgelistet und damit als mögliche Betriebsweise angeboten werden. Den Anmeldeunterlagen lässt sich jedoch nicht entnehmen, dass sie auch ein [X.]erfahren zum Gegenstand haben, wonach bei einem 29
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Gerät mit einem zweizeiligen Display die verschiedenen Betriebsweisen einzeln nacheinander durch Anzeige in derselben Zeile des Displays angeboten werden.
e) Das Patent wäre auch in der Fassung nach den [X.]
II bis [X.] nicht schutzfähig gewesen. Diese unterscheiden sich von den bereits erörterten Hilfsan-trägen lediglich dadurch, dass sie nicht allgemein auf das Angebot verschiedener Betriebsweisen, sondern lediglich auf das Angebot verschiedener [X.]rachen bezogen sind, in denen beim nachfolgenden Gerätebetrieb Informationen auf dem Display dargestellt werden. Dieser [X.]orschlag war durch den Stand der Technik nahegelegt. Die Beschreibung des Streitpatents selbst erwähnt die [X.]rachauswahl bei Fernseh-empfängern und [X.]ideorecordern als bekannt.
[X.]
[X.]
Grabinski

[X.]
Deichfuß
[X.]orinstanz:
[X.], Entscheidung vom 24.02.2010 -
5 Ni 53/09 ([X.]) -

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