Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 16.01.2018, Az. X ZR 89/15

[X.]:[X.]:[X.]:2018:160118UXZR89.15.0

BUN[X.]SGERICHTSHOF

IM NAMEN [X.]S VOLKES

URTEIL
X ZR 89/15
Verkündet am:

16. Januar 2018

Anderer

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache

Berichtigt durch Beschluss
vom 13. Februar 2018
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

-
2
-
Der X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhandlung vom 16.
Januar
2018
durch [X.] Dr.
Meier-Beck, die
Richter Dr.
[X.], [X.] und Dr.
Deichfuß
sowie die Richterin Dr.
Marx
für Recht erkannt:
Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 6. Senats ([X.]) des [X.] vom 19. Mai 2015 abgeändert.
Das [X.] Patent 812
120 wird mit Wirkung für das [X.] für nichtig erklärt, soweit es über folgende Fassung der Patentansprüche hinausgeht:
1.
A method for using services offered by a telecommunication network comprising at least one switching apparatus (1) and [X.] mobile phones (3) communicating with it, wherein said switching apparatus (1) comprises a pro-gramming interface (9) for programming of new services and is suitable for being arranged to offer said services via said telecommunication network and said [X.] mobile
phones (3) include output means (7) for displaying information about said services to the user and input means (8, 8a) for making selections concerning said services, in which method a certain service is created and said switching
apparatus (1) is made to operate according to said service, wherein
-
a set of computer program instructions is drawn up which, [X.] in a cellular mobile phone (3), con-trols a programmable user interface

which is included in [X.] phone as an extension interface of embedded software controlling the operation of [X.] mobile phone

in [X.] via the cellular mobile phone displaying on the output means (7) of the cellular mobile phone information about the service in question in a manner determined by said set of computer program instructions and using the input means (8,
8a) in a manner determined by said set of computer program instructions to make selections concerning the service in question, and
-
said set of computer program instructions is conveyed to the user and loaded in the cellular mobile phone for pro--
3
-
ducing new

m-mable user interface of the embedded software control-ling the operation of the cellular mobile phone.
2.
The method of claim 1, [X.] in that
said set of computer program instructions is delivered to the user by storing it in a separate storage means (6) and delivering said storage means to the user to be loaded in a cellular mobile phone (3).
3.
The method of claim 2, [X.] in that
said storage means (6) is an intelligent card.
4.
The method of claim
1, [X.] in that
said set of computer program instructions is delivered to the user by means of data transmission via said telecommunication network.
5.
The method of any one of the preceding claims, [X.] in that
[X.] phone includes pushbut-tons (8, 8a) and said set of computer program instructions includes at least computer program instructions
-
on the indication of the pushbuttons (8a) that have a special meaning in relation to the service in question, and
-
on how the cellular mobile phone is to respond when said indicated pushbuttons are pressed.
6.
The method of any one of the preceding claims, [X.] in that
said set of computer program instructions is delivered to the user to be automatically loaded in [X.] mobile phone.
7.
A telecommunication system for offering intelligent network services to users which comprises at least one switching apparatus (1) and [X.] mobile phones (3) [X.], said switching apparatus (1) comprising a programming interface (4) for the programming of new services and [X.] phones (3) comprising output means (7) for displaying information about said ser-vices to the user and input means (8, 8a) for making selec-tions concerning said services, wherein
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[X.] phones (3) comprise a programmable user interface as an extension interface of embedded soft--
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-
ware [X.] mobile phones, and
-
the telecommunication system comprises means (2; 6) for delivering to the users sets of computer program instruc-tions concerning new services to be loaded in a cellular mobile phone (3) for producing new menus and options in software [X.] mobile phone, said sets of computer program instructions being arranged
to control the programmable user interface that is in includes in [X.] phones as an extension interface of embedded software [X.] mobile phones, wherein controlling said pro-grammable user interface comprises displaying on the out-put means (7) of the cellular mobile phone information about the service in question in a manner determined by said set of computer program instructions and using the in-put means (8, 8a) in a manner determined by said set of computer program instructions to make selections concern-ing the service in question.
8.
A cellular mobile phone (3) for a telecommunication system according to claim 7, wherein [X.] phone (3) comprises output means (7) for displaying to a user infor-mation about services offered by said switching apparatus of said telecommunication system and input means (8, 8a) for making selections concerning said services, wherein the cellular mobile phone comprises a programmable user in-terface as an extension interface of embedded software [X.] mobile phone, means (9, 10, 11, 12) for loading sets of computer program instructions concerning new services and programming it in-to the cellular mobile phone for producing new menus and embedded software [X.] mobile phone, said sets of computer program instructions
being arranged to control said programmable user interface, means (7, 9, 10) for displaying information about said new services to the user in a manner determined by said sets of computer program instructions, and means (8, 9, 10) for making user selections concerning said new services in a manner determined by said sets of computer program in-structions.
-
5
-
9.
The cellular mobile phone (3) of claim 8, [X.] in that
it comprises means (11) for loading said sets of com-puter program instructions from a portable storage means (6).
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
Die Berufung der Klägerin wird zurückgewiesen.
Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin 2/3 und die [X.] 1/3.
Von Rechts wegen
-
6
-
Tatbestand:
Die
Beklagte ist Inhaberin des am
5.
Juni 1997 unter Inanspruchnahme einer [X.] Priorität angemeldeten und mit Wirkung für die [X.] erteilten [X.]n Patents 812
120 (Streitpatents), das ein
Verfahren zur Benutzung von
Diensten, die von einem [X.]werk angeboten
werden, ein entsprechendes
Telekommunikationssystem und ein Endgerät
hierfür
betrifft. Die nebengeordneten Patentansprüche 1, 7 und 8, auf die die weiteren [X.] zurückbezogen sind, lauten
in der Verfahrenssprache:
1.
A method for using services offered by a telecommunication network comprising at least one switching apparatus (1) and user terminals (3) communicating with it, wherein said switching apparatus (1) is suitable for being arranged to offer services via said telecommunication network and said user terminals (3) include output means (7) for displaying information about said services to the user and input means (8, 8a) for making selec-tions concerning said services, in which method a certain service is creat-ed and said switching apparatus (1) is made to operate according to said service
[X.] in that
a set of instructions is drawn up which, [X.] in a terminal (3), con-trols a programmable user interface which is included in [X.] as an extension interface of embedded software controlling the operation of the terminal

in [X.] via the ter-minal displaying on the output means (7) of the terminal information about the service in question in a manner determined
by said set of instructions and using the input means (8, 8a) in a manner determined by said set of instructions to make selections concerning the service in question, and
said set of instructions is conveyed to the user and loaded in the terminal.
7.
A telecommunication system for offering intelligent network services to users which comprises at least one switching apparatus (1) and user ter-minals (3) communicating with it, said switching apparatus comprising a programming interface (4) for the programming of new services and [X.]s (3) comprising output means (7) for displaying information about said services to the users and input means (8, 8a) for making selections concerning said services,
[X.] in that
1
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7
-
[X.]s (3) comprise a programmable user interface as an exten-sion interface of embedded software controlling the operation of the ter-minals, and
the telecommunication system comprises means (2, 6) for delivering to the users sets of instructions concerning new services to be loaded in a terminal (3), [X.] user interface that is included in [X.]s as an exten-sion interface of embedded software controlling the operation of the ter-minals, wherein controlling said programmable user interface comprises displaying on the output means (7) of the terminal information about the service in question in a manner determined by said set of instructions and using input means (8, 8a) in a manner determined by said set of instruc-tions to make selections concerning the service in question.
8.
A terminal (3) for a telecommunication system which comprises output means (7) for displaying to a user information about services offered by said telecommunication system and input means (8, 8a) for making selec-tions concerning said services,
[X.] in that
the terminal comprises a programmable user interface as an extension [X.], means (9, 10, 11, 12) for loading sets of instructions concerning new ser-vices, [X.] user interface, means (7, 9, 10) for displaying information about said new services to the user in a manner determined by said sets of instruc-tions, and means (8, 9, 10) for making user selections concerning said news services in a manner determined by said sets of instructions.
Die Klägerin hat das Streitpatent insgesamt wegen unzulässiger Erweiterung und fehlender Patentfähigkeit
angegriffen. Die
Beklagte hat das Streitpatent wie er-teilt und hilfsweise mit vier
geänderten Anspruchssätzen verteidigt.
Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, soweit sein Gegen-stand über die Fassung nach dem in erster Instanz gestellten Hilfsantrag 2
hinaus-geht, und die Klage im Übrigen abgewiesen.
Mit ihrer Berufung verfolgt die Klägerin ihr erstinstanzliches Begehren weiter. Die Beklagte hat ebenfalls Berufung eingelegt und in der mündlichen Verhandlung erklärt, das Patent nur noch in der Fassung eines neuen [X.] zu verteidigen, 2
3
4
-
8
-
wie sie aus dem Tenor ersichtlich ist, zudem verteidigt sie das Patent hilfsweise mit mehreren beschränkten Anträgen.

Entscheidungsgründe:
Die Berufung der Beklagten hat Erfolg. Dagegen bleibt die Berufung der Klä-gerin erfolglos.
I.
Der Ablauf der Schutzfrist für das Streitpatent lässt, wovon die Parteien zu Recht übereinstimmend ausgehen, die Zulässigkeit der [X.].
Nach der Rechtsprechung des [X.] besteht ein Rechtsschutz-bedürfnis für eine Nichtigkeitsklage auch nach Ablauf der Schutzfrist, wenn der Klä-ger ein Interesse daran hat, seine Abnehmer vor Angriffen des Beklagten wegen Pa-tentverletzung zu schützen und damit einer Gefährdung oder Beeinträchtigung sei-nes Absatzes entgegenzuwirken ([X.], Urteil vom 1.
April 1965

Ia
ZR
218/63, [X.] 1966, 141

Stahlveredelung; Hall/[X.] in [X.], [X.], 11.
Aufl., §
81 Rn.
15).
Die Beklagte hat nach der gütlichen
Beilegung von [X.] mit zwei Abnehmern der Klägerin
auf deren Anfrage erklärt, sie sei nicht bereit, auf mögliche Ansprüche aus dem Streitpatent gegen andere Abnehmer der Klägerin zu verzichten. Damit besteht ein Interesse der Klägerin, ihre Kunden vor den nach ihrer Auffassung unberechtigten Ansprüchen der Beklagten für die Vergangenheit zu schützen
und mögliche Regressansprüche auszuschließen.
II. 1.
Das Streitpatent
befasst sich mit der Verwendung von Diensten, die von einem [X.] angeboten werden. Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift sind intelligente [X.]e nicht mehr auf die bis-lang im öffentlichen Fernsprechwählnetz üblichen Dienste beschränkt, sondern durch ständigen Wandel gekennzeichnet. Es sei damit zu rechnen, dass das Angebot sol-5
6
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9
-
9
-
cher Dienste, die zum Teil kostenlos, zum Teil zahlungspflichtig seien, weiter [X.] und ein wichtiger Faktor im Wettbewerb der Netzwerkbetreiber sein werde. Daher bestehe ein Bedürfnis nach Verfahren, mit denen dem privaten Anwender die Nutzung dieser Dienste auf einfache Weise ermöglicht werde.
Herkömmliche Nutzerendgeräte, etwa Telefone, wiesen meist nur einen Wählblock auf, so dass Befehle sich aus Zahlen und einigen wenigen Sonderzeichen zusammensetzen müssten. Bei steigender Anzahl von Diensten führe dies dazu, dass die [X.] unpraktikabel, insbesondere zu lang würden. Zwar wie-sen manche Geräte zusätzliche Funktionstasten auf, die mit bestimmten Standard-funktionen belegt seien, doch sei dies angesichts der rasch wachsenden und sich ändernden Dienste
unzureichend. Lösungen, die auf der technischen Gestaltung des Telefons beruhten, drohten schnell zu veralten. Es
könne nicht erwartet werden, dass die Nutzer bereit seien, öfter
ein neues Telefon zu erwerben.
Die [X.] Patentschrift 772
367 (=[X.]) beschreibe, dass das Netzwerk als Fernsteuerung eingesetzt werden könne, um ansonsten unzugängliche Bereiche des Speichers des mobilen Endgeräts zu öffnen. Dort sei auch beschrieben, wie neue [X.], die die Nutzung neuer Dienste des Netzwerks ermöglichten, aus dem Netzwerk zu dem mobilen Endgerät übertragen werden können.
2.
Vor diesem Hintergrund besteht das technische Problem darin, die Möglichkeiten, die ein [X.] durch von diesem angebotene Dienste eröffnet, dem Nutzer eines Endgeräts einfach und effizient zugänglich zu machen.
3.
Die Lösung dieses Problems sieht das Streitpatent darin, das Konzept des intelligenten Netzwerks auf das Endgerät und dessen Nutzer auszudehnen. [X.] schlägt es in Anspruch 1 in der zuletzt verteidigten Fassung ein Verfahren vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:
1.
Verfahren zum Verwenden von Diensten, die von einem Telekommunikati-onsnetz angeboten werden.
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-
10
-
2.
Das
[X.] umfasst
2.1
wenigstens eine Vermittlungseinrichtung (switching apparatus)
und
2.2
mit dieser kommunizierende Mobiltelefone ([X.] mobile pho-nes).
3.
Die Vermittlungseinrichtung
3.1
umfasst eine Programmierungsschnittstelle für die Programmierung neuer Dienste (comprising a programming interface for programming of new services)
3.2
ist geeignet, für das Anbieten dieser
Dienste über das [X.] konfiguriert zu werden (for being arranged to offer
said
ser-vices via said telecommunication
network).
4.
Die Mobiltelefone umfassen
4.1

Ausgabemittel, die dem Anwender Informationen über die Dienste an-zeigen,
4.2
[X.], um eine die Dienste betreffende Auswahl vorzunehmen;
und
4.3
eine programmierbare Anwenderschnittstelle (a programmable user in-terface) als Erweiterungsschnittstelle von eingebetteter,
die Arbeitswei-se des Mobiltelefons steuernder
Software (as an extension of embed-ded software, [X.] mobile phone).

5.
Es wird ein bestimmter Dienst geschaffen.
6.
Die Vermittlungseinrichtung wird dazu veranlasst, gemäß diesem Dienst zu arbeiten
().
7.
Es wird ein Satz von Befehlen bereitgestellt (a set of computer program in-structions is drawn up),

7.1
der dem Anwender übermittelt und in das Mobiltelefon
geladen und
7.2
durch den die
programmierbare Anwenderschnittstelle
des [X.] so gesteuert wird, dass der Dienst in einer durch den Befehlssatz bestimmten Weise über das Mobiltelefon dazu verwendet werden kann,

7.2.1
auf den [X.] des Mobiltelefons Informationen über den
Dienst anzuzeigen
und
7.2.2
die [X.] zu einer dienstbezogenen Auswahl zu nutzen.
-
11
-
4.
Der Anspruch bedarf der Erläuterung.
a)
Das Verfahren befasst sich
mit der Verwendung von Diensten, die von einem [X.] angeboten werden. Der
Streitpatentschrift zufolge spricht man von einem intelligenten [X.]werk, wenn dieses nicht darauf beschränkt ist, eine Verbindung zwischen zwei Teilnehmern herzustellen, sondern weitere Funktionen bereitstellt, etwa
eine Anrufweiterleitung oder abwei-chende Rechnungsstellung. Nach Merkmal 2.1 umfasst das [X.] eine Vermittlungseinrichtung, also eine Komponente des [X.]-werks, die an der Herstellung von Verbindungen zwischen den Nutzern beteiligt ist. Wie sich insbesondere aus Merkmal 2.2 ergibt, wonach die Mobiltelefone mit der Vermittlungseinrichtung kommunizieren, handelt es sich um eine Komponente, die in der Lage ist, solche Vermittlungsleistungen in einem Mobilfunknetz zu erbringen. [X.] solche Vermittlungseinrichtung wird in der Beschreibung des Streitpatents als mobile switching centre
bezeichnet.
b)
Die Vermittlungseinrichtung umfasst nach [X.] 3 eine Schnittstelle für die Programmierung neuer Dienste und kann so konfiguriert werden, dass sie Dienste über das [X.] anbietet. Dies ermöglicht, dass der Betreiber des Netzwerks oder von ihm hierzu autorisierte Dritte die Funktionen und Dienste des Netzwerks ändern können (Abs. 2, 3). Ferner besagt Merkmal 6,
dass die Vermittlungseinrichtung veranlasst wird, gemäß dem Dienst zu arbeiten, wenn er von dem Nutzer verwendet
wird.
c)
Entscheidende Bedeutung kommt Merkmal 4.3 in seinem Zusammen-hang mit Merkmal 7 zu.

Nach Merkmal
4.3 enthalten die Mobiltelefone
eine programmierbare Anwen-derschnittstelle als Erweiterungsschnittstelle der eingebetteten Software.
Nach der Lehre des Streitpatents sollen dem Nutzer die Möglichkeiten, die sich aus der Bereitstellung neuer Dienste ergeben, einfach und effizient zugänglich sein. Beschränkungen können sich dabei durch die technische Ausstattung und 14
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12
-
Funktion herkömmlicher Telefongeräte ergeben. Ziel des Streitpatents ist es, hier Abhilfe zu schaffen.
Die Arbeitsweise des Mobiltelefons, etwa die Belegung der Tasten und die Darstellung auf dem Display, wird von Software gesteuert. Diese wird in Merkmal 4.3 als eingebettete Software bezeichnet, die die Arbeitsweise des Mobiltelefons steuert. Bei der eingebetteten Software handelt es sich mithin um das Betriebssystem des Mobiltelefons. Das Streitpatent schlägt vor, dieses Betriebssystem mit einer pro-grammierbaren Anwenderschnittstelle zu versehen. Dies schafft die Möglichkeit, mit-tels eines Satzes von [X.]n ([X.] 7), der in das Mobiltele-fon geladen wird, Zugriff auf die eingebettete Software zu erhalten und damit die Ar-beitsweise des Mobiltelefons in einer Weise zu beeinflussen, die die Nutzung neuer Dienste ermöglicht oder
erleichtert.
Dadurch können
den Funktionen des [X.]
Leistungsmerkmale hinzugefügt werden, die dem Nutzer sowohl die angebote-nen Dienste als auch die für deren Nutzung erforderlichen Aktionen anzeigen, und dafür sorgen, dass die Befehle entsprechend der Auswahl des Nutzers zu der Ver-mittlungseinrichtung des Netzwerks gesendet werden (Abs.
14).
Diese wiederum wird nach Merkmal 6 dazu veranlasst, gemäß diesem Dienst zu arbeiten.
Nach Merkmalen 7 und 7.1
wird
dazu ein Satz von Befehlen (a set of compu-ter program instructions) bereitgestellt, dem Anwender übermittelt und in das [X.] geladen. Wie sich aus dem Zusammenhang mit Merkmal 7.2
ergibt, dient der Satz von Befehlen dazu, die Nutzung des vom [X.] angebote-nen Dienstes zu ermöglichen, indem Informationen über den Dienst angezeigt wer-den können und mithilfe der [X.] eine Auswahl bezüglich des Dienstes
ge-troffen werden kann. Bei dem Satz von Befehlen handelt es sich mithin um Software, die im Mobiltelefon eingesetzt werden soll, um dem Anwender
die Nutzung eines be-stimmten Dienstes zu ermöglichen.
Nach Merkmal
7.2 steuert der Befehlssatz, wenn er in ein Mobiltelefon
gela-den ist, die programmierbare Anwenderschnittstelle so, dass der Nutzer über die Ausgabemittel Informationen über diesen Dienst erhalten und mit den [X.]n 20
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-
13
-
eine Auswahl unter den von diesem angebotenen Optionen treffen kann. Der [X.] steuert mithin die Verwendung der Eingabe-
und Ausgabemittel nicht ei-genständig, also parallel zur ohnehin im Mobiltelefon
vorhandenen eingebetteten Software, sondern ermöglicht
einen Zugriff auf dessen Betriebssystem.
III.
Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:
Das Streitpatent
sei
in der erteilten Fassung nicht rechtsbeständig. Zwar gehe der Gegenstand des Streitpatents nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ur-sprünglich eingereichten Fassung hinaus, doch beruhe er gegenüber dem Stand der Technik nach [X.] und [X.] nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.
Die Schrift "Informationsdienste in mobiler Umgebung"
(Stefan Gessler, [X.]
Heft 184 [1995], S.
126
ff. = [X.]) offenbare den Zugriff mobiler Kleinstrechner (PDA = personal digital assistant) auf das [X.]. Dabei diene ein sogenannter Partner-rechner des PDA als Gateway zum [X.], was es dem Anwender ermögliche, Dienste und Informationen aufzurufen und auf dem PDA anzuzeigen. Dem [X.] sei bekannt, dass die Datenübertragung im [X.] über Vermittlungsvorrich-tungen (switches) oder Vorrichtungen zur Paketweiterleitung (router) erfolge. Dabei handele es sich aus Sicht des Fachmanns um Vermittlungsvorrichtungen im Sinne des Anspruchs. Zudem sei auch der [X.], der zusammen mit dem PDA als Client anzusehen sei, als Vermittlungsvorrichtung im Sinne des Streitpatents an-zusehen. Der PDA, der als Anwenderendgerät anzusehen sei, weise ein Betriebssys-tem und damit eingebettete Software im Sinne des Streitpatents auf. [X.] lasse [X.] nicht erkennen, ob der [X.], mit dem die im [X.] angebotenen HTML-Seiten auf dem PDA dargestellt werden können, als Teil des Betriebssystems imple-mentiert sei, sondern überlasse es dem Fachmann,
auf [X.] der Soft-warearchitektur des PDA der [X.] ausgeführt werde.
Damit sei der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung ge-genüber der [X.] zwar neu. Er
beruhe jedoch nicht auf erfinderischer Tätigkeit, denn 23
24
25
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-
14
-
es sei dem Fachmann geläufig, dass er ein bestimmtes Programm entweder als Teil des Betriebssystems oder als separates Anwendungsprogramm bereitstellen könne.
Entsprechendes gelte für das Buch "[X.] 2"
von [X.] (=
[X.]). Dort sei beschrieben, wie die Funktionalität des [X.]s Netscape
2
durch Plug-Ins erweitert werden könne, wodurch die Nutzung bestimmter Informations-
und Unterhaltungsangebote, die aufgrund der Breite des Begriffes des Dienstes in [X.] als solche anzusehen seien,
ermöglicht werde. Solche Plug-Ins steuerten die Anwenderschnittstelle des Endgeräts, denn sie würden als sichtbare, rechteckige Fenster dargestellt und könnten etwa auf Mausklicks oder Position und Bewegung der
Maus ebenso wie auf Tastatureingaben reagieren. Die Software [X.] stel-le keine eingebettete Software dar, sondern ein Anwendungsprogramm, das der [X.] auf dem Computer installiere, weshalb der Gegenstand von [X.] 1 in der erteilten Fassung neu sei. Er sei jedoch durch [X.] nahegelegt gewesen, weil es bereits zum Prioritätszeitpunkt das Bestreben der Fachwelt gewesen sei, einen WWW-[X.] auf einem PDA zu implementieren.
Die Fassungen der Ansprüche 1, 7 und 8 nach Hilfsanträgen
0 und 1
seien zwar zulässig, doch sei ihr Gegenstand ebenfalls durch [X.] und [X.] nahegelegt.
Dagegen sei der Gegenstand der Ansprüche 1, 2 und 3 in der ebenfalls zuläs-sigen Fassung nach Hilfsantrag 2 nicht nahegelegt. Der Einsatz einer Mobilvermitt-lungsstelle sei weder durch [X.] noch durch [X.]
nahegelegt. Die dort behandelten [X.]dienste würden von [X.], also von Rechnern im [X.],
erbracht. Der Fachmann habe keine Veranlassung gehabt, diese Server als [X.] auszugestalten. Ein Stand der Technik, der die Anweisung von Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 vorwegnehme, wonach die von einer Mobilvermittlungsstelle be-reitgestellten Dienste durch Laden eines Satzes von Computerprogrammbefehlen über das [X.] und das Programmieren der [X.] als Erweiterungsschnittstelle der eingebetteten Software eines Mobiltelefons ange-zeigt und ausgewählt werden könnten, sei von der Klägerin nicht nachgewiesen.
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-
15
-
IV.
Diese Beurteilung hält, soweit sie noch zur Überprüfung steht,
den An-griffen der Berufung der Beklagten nicht stand.
Der Gegenstand von [X.], 7 und 8 in der zuletzt verteidigten Fassung ist durch den Stand der Technik
weder vorweggenommen noch
nahegelegt.

1.
Der Gegenstand von Patentanspruch 1 geht
nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus.
a)
Nach Merkmal 7.2 steuert der Satz von Befehlen, wenn er in das
Mobil-telefon geladen ist, die programmierbare Anwenderschnittstelle.
Nach Auffassung der Klägerin liegt in der Fassung des Anspruchs eine unzu-lässige Erweiterung. Wie Anspruch 1 der Anmeldung zeige, sei dort lediglich gesagt, dass der Satz von Befehlen das Endgerät steuere.
Für die Frage, ob der Gegenstand des Patents über den Inhalt der ursprüngli-chen Anmeldung hinausgeht, kommt es jedoch nicht lediglich auf die dort formulier-ten Ansprüche an, sondern auf den
gesamten Inhalt
der Anmeldung. In der Anmel-dung, die insoweit wörtlich mit den Absätzen 14 bis 16 der Streitpatentschrift über-einstimmt (S.
3 Z.
34 bis S.
4 Z.
31),
wird erläutert, dass eingebettete Software, die die Funktionen des Anwenderendgeräts steuert, eine Anwenderschnittstelle umfasst, durch die der Anwender oder der Service Provider diese Funktionen ergänzen kann. Dies geschieht durch die Übermittlung eines Erweiterungsprogramms, das sowohl für neue Menüs und Optionen sorgt als auch den Verkehr von [X.]n zwi-schen dem
Telefon und der Vermittlungseinrichtung regelt. Die Übermittlung der [X.] Informationen soll in
der Form eines Programms erfolgen, das in das Speichermedium geladen werden kann, auf das der [X.] zugreift, der die Funk-tionen des Telefons steuert.
Dieser Darstellung entnimmt der Fachmann, bei dem es sich nach den nicht angegriffenen Feststellungen des Patentgerichts um einen Diplom-Ingenieur (FH) der Fachrichtung Nachrichtentechnik mit mehrjähriger Entwicklungserfahrung
bei der Bereitstellung von Diensten in [X.]en handelt, unmittelbar und 30
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16
-
eindeutig, dass der Satz von Befehlen, also die Software, die
in das Telefon geladen wird, über die programmierbare Anwenderschnittstelle auf die eingebettete Software zugreifen kann, die wiederum die Funktionen des Telefons steuert, insbesondere die Funktion der Ein-
und Ausgabemittel. Er erkennt, dass es durch diese [X.] nicht erforderlich ist, den Satz von Befehlen so auszugestalten, dass er in der Lage ist, anstelle der ohnehin bereits im Telefon vorhandenen Software dessen Funktionen zu steuern, sondern dass er auf diese Software zugreifen kann, um diese Funktionen, etwa die Tastenbelegung, so zu verändern, dass dem Anwender die Nutzung des entsprechenden Dienstes ermöglicht wird.
Diese Vorgehensweise [X.] Merkmal 7.2 als Steuerung der programmierbaren Anwenderschnittstelle durch den Befehlssatz.
Für die nebengeordneten Ansprüche 7 und 8 gilt Entsprechendes.
b)
Nach Merkmal 4.3 enthält das Mobiltelefon
eine programmierbare [X.]schnittstelle als Erweiterungsschnittstelle von eingebetteter Software.
Dieses Merkmal findet sich zwar nicht in Anspruch 1 der Anmeldung. Bereits in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen ist jedoch beschrieben,
dass die [X.], die die Funktionen des Endgeräts steuert, eine [X.] umfasst, wodurch der Anwender oder der Diensteanbieter die Funktionen des Endgeräts erweitern. Eine solche
Erweiterungsschnittstelle kann danach
als [X.] bezeichnet werden (S.
3 Z.
35 bis S.
4 Z.
6).
c)
Nach Merkmal 7.2.1 und 7.2.2 arbeiten die Ausgabe-
und [X.] des Mobiltelefons in einer Weise, die durch den zuvor in das
Gerät
geladenen Satz von Befehlen bestimmt wird.
Das Patentgericht hat hierzu zu Recht darauf hingewiesen, dass eine solche Ausgestaltung des Endgeräts
in Anspruch 8
der Anmeldung beschrieben ist. Zudem wird in der Beschreibung der Anmeldung erläutert, dass durch die geladene Software die Funktionen des Telefons erweitert werden können, so dass dem
Nutzer die an-gebotenen Dienste als auch die entsprechenden Befehle angezeigt werden und da-36
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-
für gesorgt wird, dass die Befehle, je nach der Auswahl des Nutzers, an die Vermitt-lungseinrichtung übermittelt werden (S.
3 Z.
35 bis S.
4 Z.
2). Dieser Darstellung ent-nimmt der Fachmann, dass das Erweiterungsprogramm die Art und Weise
beein-flusst, in der die Ein-
und Ausgabemittel des Endgeräts arbeiten. Danach beruhen auch Patentansprüche 1 und 7 nicht auf einer unzulässigen Erweiterung.
d)
Entgegen der Auffassung der Klägerin ist eine unzulässige Erweiterung schließlich nicht darin zu sehen, dass das [X.]
nach Merkmal 2.2
Mobiltelefone umfasst, Merkmal 3 jedoch allgemein von einer Vermittlungsein-richtung spricht. Wie oben ausgeführt ist Merkmal 3 dahin auszulegen, dass es sich um eine Vermittlungseinrichtung handeln muss, die in der Lage ist, die erforderlichen Vermittlungsleistungen in einem Mobilfunknetz zu erbringen.
2.
Der Gegenstand von Patentanspruch
1
in der zuletzt verteidigten
Fas-sung ist patentfähig.

a)
Der Gegenstand von Patentanspruch 1 wird durch den Stand der [X.] nicht vorweggenommen.
aa)
Die nachveröffentlichte [X.] Patentanmeldung 772
367 ([X.]) be-trifft ein Mobilfunksystem mit einer zentralen Servicestation, die über Vermittlungsein-richtungen mit mobilen Funkstationen, etwa Mobiltelefonen, in Verbindung steht und mit diesen Daten in digitaler Form austauscht. [X.] schlägt vor, den für Mobilfunknetze bereits bekannten [X.] ([X.] = Short Message Service) zu nutzen, um an die Endgeräte Programmcode zu übertragen, mit dem
der Inhalt des [X.] dieser Geräte geändert werden kann. Hierzu sollen per [X.] Informationen zur Steuerung der mobilen Funkstation übertragen werden, die von deren [X.] ausgewertet werden und den Inhalt des im Speicher des Ge-räts abgelegten Steuerprogramms ändern. Dies soll es etwa ermöglichen, die mobile Funkstation mit technischen Funktionsmerkmalen auszustatten, die zunächst inaktiv geschaltet sind und ohne Freischaltung vom Anwender nicht genutzt werden können. Als Beispiele
nennt [X.] eine Taschenrechnerfunktion oder ein Spiel, die etwa in ge-41
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sonderten Speicherbereichen des Mobiltelefons bereits vorhanden sind, aber erst genutzt werden können, wenn sie durch eine [X.] freigeschaltet werden. Ferner soll es möglich sein, bestimmte Steuerbefehle zu korrigieren oder sonst zu ändern oder neue Steuerbefehle in das Steuerprogramm des Telefons einzufügen, die beispielsweise die Nutzung eines neuen Dienstes ermöglichen, den der Netzbe-treiber anbietet.
[X.] offenbart damit
ein Verfahren zum Verwenden von Diensten, die von ei-nem [X.] angeboten werden. Das [X.] um-fasst auch Vermittlungseinheiten zwischen der zentralen Servicestation und den [X.] Funkstationen und damit Vermittlungseinrichtungen, ferner Mobiltelefone, die mit diesen
kommunizieren.
[X.] sein mögen
ferner [X.]n 4 und 7. Die in [X.] beschriebene Möglichkeit, durch Programmcode, der per [X.] an das [X.] übertragen wird und dort dessen Steuerprogramm ändert, lässt erkennen, dass die Software, die die Arbeitsweise des Mobiltelefons steuert, eine Modifikation durch einen Satz von [X.]n ermöglicht, der dem Anwender übermittelt und in das Mobiltelefon geladen wird. Damit mag
das Mobiltelefon eine [X.] als Erweiterungsschnittstelle von eingebetteter Soft-ware aufweisen.
Nicht offenbart sind jedoch [X.] 3 und Merkmal 6. Der Entgegen-haltung sind keine Anhaltspunkte dafür zu entnehmen, dass die Vermittlungseinrich-tung in der Weise in die Bereitstellung neuer Dienste eingeschaltet ist, dass sie eine Programmierungsschnittstelle für die Programmierung neuer Dienste umfasst und geeignet ist, für das Anbieten dieser Dienste konfiguriert zu werden. Aus [X.] ergibt sich ferner nicht, dass die Vermittlungseinrichtung veranlasst wird, gemäß dem [X.] zu arbeiten. Auch der Beschreibung der Ausführungsbeispiele lässt sich nicht entnehmen, dass etwa zur Nutzung der Taschenrechnerfunktion des [X.] die Vermittlungseinrichtung eingeschaltet werden muss.
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bb) Das US-Patent 5
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480 ([X.]), der Aufsatz "Informationsdienste in mobi-ler Umgebung"
(Stefan Gessler, [X.] Heft 184 [Juli 1995], S.
126
ff. = [X.]) sowie das Buch "[X.] 2"
([X.] = [X.]) betreffen jeweils kein [X.], das Mobiltelefone umfasst.
b)
Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist durch den Stand der Technik nicht nahegelegt.
aa) Die [X.]
(deutsche Übersetzung = [X.]a) setzt sich zum Ziel, ein [X.] Gerät
bereitzustellen, das
nicht

wie ein herkömmlicher [X.]

eine große Tasta-tur, einen Bildschirm und ein Gehäuse mit Computerplatinen umfasst, sondern äu-ßerlich im Wesentlichen einem herkömmlichen Telefongerät ähnelt (Home-Terminal). Dahinter steht die Vorstellung, dass ein solches Gerät auf den Nutzer weniger "ein-schüchternd"
wirke und damit die Hemmschwelle zu seiner Nutzung, etwa zur Inan-spruchnahme von Bankdienstleistungen von zu Hause aus, herabgesetzt werde. [X.] sei es, wenn das Gerät zugleich die herkömmlichen Funktionen eines Telefons biete.
Einige Unternehmen, etwa Banken, stellten [X.] bereit, die von solchen Home-Terminals aus, die mit Rechnern der Bank
kommunizieren, ge-nutzt werden können. Voraussetzung
hierfür
ist nach [X.], dass ein Home-Terminal zur Verfügung steht, das sich auch für die Verwendung solcher Dienste eignet. Dies erfordere eine neuartige Architektur des Endgeräts, das in einem dezentralen Com-puternetzwerk verwendet werde, zu
dem sowohl [X.] gehören, mit de-nen computergesteuerte Dienstleistungen an Kunden bereitgestellt werden, die sie zuhause von ihren Endgeräten aus nutzen können, als auch [X.], die als Schnittstelle zwischen den [X.]n und den Endgerä-ten dienen.
Das Endgerät soll [X.] umfassen. Dazu gehört nach [X.] ein [X.]
([X.]), das für die Implementierung der logi-schen Verknüpfungen zwischen den Funktionskomponenten des Endgeräts zustän-48
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dig ist. Die Logikmittel können rekonfiguriert werden. Der hierfür erforderliche Code kann von einer entfernten Quelle, etwa vom [X.], bereitgestellt werden. Dort wird auch die Anwendungssoftware gespeichert, die auf das Endgerät heruntergeladen werden kann, wodurch der Anwender in die Lage versetzt wird, mit dem ausgewählten Dienst zu interagieren. Soll auf dem Endgerät ein Dienst bereit-gestellt werden, wird die Anwendungssoftware auf das Endgerät heruntergeladen, und, falls erforderlich, auch ein Rekonfigurationscode. Ein Vorteil einer entsprechen-den Vorgehensweise ist nach [X.] darin zu sehen, dass die Bereitstellung komplizier-ter Tastaturen, wie sie sonst bei [X.] üblich sind, vermieden werden kann. Möchte der Nutzer einen bestimmten Dienst anwenden, wird nach den Erläuterungen der [X.] eine [X.] (= Home Application Language)

Software heruntergeladen und im Endgerät im Arbeitsspeicher gespeichert. Die [X.], die im Endgerät ge-speichert ist, unterstützt Funktionen der [X.]-Software, etwa die Steuerung der [X.] und die Unterstützung von [X.]. Bei Bedarf kann aktualisierte [X.] vom [X.] heruntergeladen und im Endgerät ge-speichert werden.
Damit zeigt [X.]

entgegen der Auffassung der Beklagten

die in Merkmal 4.3 beschriebene programmierbare Anwenderschnittstelle. Als eingebettete Software im Sinne von Merkmal 4.3, also als Software, die die Arbeitsweise des Endgeräts steu-ert, ist nicht allein der "[X.]"
anzusehen, der nach dem Bau des Geräts nicht mehr geändert werden kann. Wie sich insbesondere aus den Ausführungen in Spal-te
11 unten/Spalte 12 oben der [X.]a ergibt, wird die Arbeitsweise des Geräts, etwa die Steuerung der Anzeige und die Funktion der Tastatur, vielmehr auch von der [X.] unterstützt.
Auch diese rechnet mithin im Sinne von Merkmal 4.3 zur eingebetteten Software, die die Arbeitsweise des Endgeräts steuert. Diese Software kann bei Bedarf
geändert werden, insbesondere dann, wenn dies zur Nutzung des Endgeräts für die Verwendung der etwa von Banken bereitgestellten Dienste erfor-derlich ist. Damit weist die eingebettete Software des Endgeräts eine programmier-bare Anwenderschnittstelle i.S. von Merkmal 4.3 auf.

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Die Software, die für die Verwendung solcher Dienste erforderlich ist, kann
nach [X.] auf dem [X.] gespeichert und von dort auf das Endge-rät heruntergeladen werden. Dasselbe gilt für einen Rekonfigurationscode für den Fall, dass eine Neukonfiguration des Endgeräts erforderlich ist, um den gewünschten Dienst von diesem aus zu nutzen (Spalte 5 der [X.]a). Dies entspricht der Bereitstel-lung eines Befehlssatzes, der, nachdem er in das Endgerät geladen ist, dessen [X.] steuert, im Sinne von [X.] 7 von Patentanspruch 1.
[X.] lehrt damit bereits, das Betriebssystem des Endgeräts eines Computer-netzwerks
dergestalt zu öffnen, dass es durch einen an das Gerät übermittelten [X.] in einer Weise
modifiziert werden kann, die die Verwendung neuer Dienste durch den Anwender ermöglicht oder erleichtert.
[X.] beschreibt jedoch eine solche Möglichkeit zur Änderung des Betriebssys-tems nur für einen stationären [X.], der zugleich die herkömmlichen Funktionen eines Telefons bereitstellen kann, nicht jedoch für ein Mobiltelefon. Die Klägerin hat nicht aufgezeigt, dass sich aus dem Stand der Technik im Prioritätszeitpunkt eine Anre-gung ergab, diese Vorgehensweise auf Mobiltelefone zu übertragen. Ihr Hinweis auf das generelle Interesse an einer möglichst mobilen Nutzung der Dienste von Banken oder dergleichen genügt insoweit nicht.
Auch aus dem Umstand, dass Mobiltelefone zum Prioritätszeitpunkt bereits ein Betriebssystem enthielten, ergab sich kein hinreichend konkreter
Anlass, die in [X.] beschriebene Möglichkeit, das Betriebssystem eines Personal-Computers so auszugestalten, dass es durch einen aus der Entfernung übermittelten Befehlssatz modifiziert werden kann, auf Mobiltelefone zu übertragen.
Die Verwendung eines Betriebssystems kann für den Prioritätszeitpunkt nicht, wie die Klägerin meint, mit der Verwendung eines über eine Anwenderschnittstelle anpassbaren Systems gleichge-setzt werden.
Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Fachmann bereits im Priori-tätszeitpunkt eine Anregung dahin erfuhr, das Betriebssystem eines Mobiltelefons auf solche Weise zu öffnen, hat die Klägerin nicht aufgezeigt. Solche ergeben sich auch 54
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nicht aus der als Anlage [X.] vorgelegten Bedienungsanleitung für das Gerät "[X.]". Dabei handelte es sich um ein Gerät, das die Funktionen eines Mobiltelefons mit denen eines persönlichen digitalen Assistenten verbindet, der etwa einen Ta-schenrechner, einen Kalender, ein Adressbuch, sowie Mail-
und Faxfunktionen um-fasst. Zwar ist davon auszugehen, dass ein solches Gerät ein Betriebssystem [X.], das seine Arbeitsweise steuert. Aus [X.] ergeben sich jedoch keine Anhalts-punkte dafür, dass dieses Betriebssystem nach der Überlassung des Geräts geän-dert werden kann, etwa um weitere Anwendungen zu ermöglichen.
Der Hinweis der Klägerin auf [X.] rechtfertigt keine andere Beurteilung. In die-sem Aufsatz werden Überlegungen dazu angestellt, wie ein mobiler Zugriff auf das [X.] mittels eines persönlichen digitalen Assistenten (PDA) ermöglicht werden kann. [X.] schlägt dazu eine Aufgabenteilung zwischen dem PDA und einem mit die-sem zusammenwirkenden [X.] vor, der als Gateway zum [X.] fungiert. Zweck dieser Aufgabenteilung ist es, den zum Zeitpunkt der [X.] dieses Aufsatzes (Juli 1995) bestehenden Beschränkungen hinsichtlich der
Speicher-
und Rechenkapazitäten eines PDA und der Leistungsfähigkeit der Datenverbindung zwi-schen [X.] und PDA dadurch Rechnung zu tragen, dass die erforderlichen Arbeiten zum Teil auf den
[X.] verlagert werden und damit der [X.] wird. Unter anderem ist dafür eine Benutzerschnittstelle vorgesehen, die den damals verbreiteten [X.]n nachempfunden ist und die Darstellung von HTML-Seiten auf dem Display des PDA ermöglicht.
In [X.] wird erwähnt, dass es neben PDA auch weitere Geräte gebe, die als [X.] (Personal Intelligent Communicators) [X.] würden. Es sei bereits jetzt abzusehen, dass sich diese Klassen mittelfristig nicht mehr unterscheiden werden. Auch daraus ergibt sich jedoch kein hinreichend konkreter Hinweis, die aus [X.] bekannte Vorgehensweise auf Mobiltelefone zu [X.]. Es ist bereits nicht ersichtlich, dass mit den in [X.] angesprochenen [X.] Mobil-telefone gemeint sind. Vielmehr spricht viel dafür, dass mit diesem Begriff mobile Ge-räte gemeint sind, bei denen zwar die Kommunikation im Vordergrund steht, die also etwa den Austausch von Textnachrichten oder dergleichen ermöglichen, die aber keine Telefonie erlauben.
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bb)
Eine andere Beurteilung ergibt sich auch dann nicht, wenn als Aus-gangspunkt der Überlegungen des Fachmanns die [X.] oder [X.] zugrunde gelegt werden.
c)
Der Gegenstand der
nebengeordneten
Ansprüche 7 und 8, die ein Te-lekommunikationssystem zur Anwendung des Verfahrens nach Anspruch 1 und ein Mobiltelefon, das diesem System entspricht,
unter Schutz stellen, ist danach eben-falls patentfähig.
V.
Die Kostenentscheidung beruht auf §
121 Abs.
2 Satz
2 [X.] in [X.] mit §§
91 Abs.
1, 92 Abs. 1, 97 Abs.
1, 516 Abs.
3 Satz
1 ZPO.

Meier-Beck
[X.]
[X.]

Deichfuß
Marx
Vorinstanz:
[X.], Entscheidung vom 19.05.2015 -
6 Ni 28/14 (EP) -

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[X.]:[X.]:[X.]:2018:130218BXZR89.15.0

BUN[X.]SGERICHTSHOF

BESCHLUSS
X ZR 89/15
vom

13. Februar 2018

in der Patentnichtigkeitssache

-
2
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Der X.
Zivilsenat des [X.] hat am 13.
Februar 2018 durch [X.] Dr. Meier-Beck und die Richter
Dr.
[X.],
[X.] und [X.] sowie die Richterin Dr. Marx
beschlossen:
Das Urteil vom 16.
Januar 2018 wird wegen offenbarer [X.] gemäß §
319 Abs.
1 ZPO wie folgt berichtigt:
Der Tenor wird dahin gefasst, dass es in Patentanspruch
7, zwei-
n-

Meier-Beck
[X.]
[X.]

Deichfuß
Marx
Vorinstanz:
[X.], Entscheidung vom 19.05.2015 -
6 Ni 28/14 (EP) -