Bundespatentgericht, Beschluss vom 21.09.2011, Az. 29 W (pat) 40/09

Die Beschwerdegegnerin und Löschungsantragsgegnerin ist Inhaberin des Wortzeichens "[X.]". Dieses ist am 28. August 2006 angemeldet und unter der Nummer 306 52 708 als Marke in das beim [X.] ([X.]) geführte Register am 28. Februar 2007 eingetragen worden für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16: Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Klasse 28: [X.], Spielzeug;

Klasse 35: Bestellannahme, [X.] und Rechnungsabwicklung, auch im Rahmen von e-commerce.

Am 21. August 2008 wurde beim [X.] von der Beschwerdeführerin die Löschung der Marke "[X.]" beantragt. Zur Begründung hat sie angeführt, dass der Marke, die nur für ein Kinder[X.][X.] benutzt werde, sowohl die erforderliche Unterscheidungskraft zum Eintragungszeitpunkt gefehlt habe als auch ein erhebliches Freihaltebedürfnis bestanden habe. Der Begriff "[X.]" sei eine Abkürzung sowie eine in der Umgangssprache übliche Verkürzung der vollständigen Sachbezeichnung "[X.][X.]" und daher für die geschützten Waren der Klasse 28, die auch [X.][X.]e umfassten, glatt beschreibend.
Die Beschwerdegegnerin und Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag widersprochen und die Auffassung vertreten, bei der Bezeichnung "[X.]" handele es sich weder um eine übliche Abkürzung, noch um eine charakteristische Verkürzung des Begriffs "[X.][X.]", sondern vielmehr um eine individualisierende Abweichung von der üblichen Ausdrucksweise.
Das [X.] hat mit Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 31. August 2009 den Löschungsantrag mit der Begründung zurückgewiesen, die Bezeichnung "[X.]" sei ungewöhnlich und beschreibe keine Eigenschaften der angemeldeten Waren und Dienstleistungen. Bei dem Ausdruck "[X.]" handele es sich nicht um das gängige Kurzwort oder die geläufige Abkürzung von "[X.][X.]". "[X.]" sei lexikalisch nicht nachweisbar (Anlagen [X.] u. [X.] zum angefochtenen Beschluss, [X.]. S. 36 ff. [X.]) und werde für Kraftfahrzeuge und Uhren, aber auch im Bereich von Spielzeug und Freizeitartikeln kennzeichenmäßig benutzt, wie eine Internetrecherche ergeben habe (Anlagen [X.] - [X.] zum angefochtenen Beschluss, [X.]. S. 33 bis S. 35 [X.]). Mit "[X.][X.]" vergleichbar gebildete Wörter, wie z. B. [X.][X.]", "[X.][X.]", "[X.][X.]" oder "[X.][X.]", würden nicht auf [X.]", "[X.]", "[X.]" oder "[X.]" verkürzt. Vielmehr entstehe durch das Weglassen der Endung "[X.]" ein eigenständiger Begriff, der sich so deutlich von der jeweiligen Sachangabe abhebe, dass die Abwandlung nicht unbemerkt bleibe. Dementsprechend habe das [X.] den Bezeichnungen "[X.]" als Abwandlung von "europäisch" (27 W (pat) 7/01), "[X.]" als Abwandlung von "flexibel" (28 W (pat) 53/04) oder "[X.]" als Abwandlung von "Trendsetter" (33 W (pat) 268/01) eine hinreichende Unterscheidungskraft zugebilligt. "[X.]" werde daher überwiegend als Kunstwort aufgefasst. Um es als einen Hinweis auf ein "[X.][X.]" aufzufassen, sei eine gewisse gedankliche Übertragungsleistung erforderlich. Wegen der Interpretationsbedürftigkeit und der phantasievollen Wortbildung bestehe ungeachtet der beschreibenden Anklänge auch kein Freihaltungsbedürfnis.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Löschungsantragstellerin, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des [X.] vom 31. August 2009 aufzuheben, soweit der Löschungsantrag für die Ware "Spielzeug" in Klasse 28 zurückgewiesen wurde.

Mit ihrer Beschwerde verfolgt sie ihren Löschungsantrag in Bezug auf die in Klasse 28 enthaltenen Kinder[X.][X.]e, die unter den Oberbegriff "Spielzeug" fallen, weiter. Sie ist der Ansicht, es reiche nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] aus, dass das Kurzwort "[X.]" als Bezeichnung für [X.][X.]e dienen könne. Solche Verkürzungen seien umgangssprachlich üblich, ohne lexikalisch nachweisbar zu sein, wie zahlreiche Beispiele zeigten ("Foto" für "Fotoapparat", "[X.]" für "[X.]objektiv", "Makro" für "Makroobjektiv", "Schoko" für "Schokolade" und "Mikro" für "Mikrofon", Anlagen [X.] - [X.], [X.]. 35 - 45 GA). Sie bestreitet, dass die Bezeichnung "[X.]" umfangreich für Kraftfahrzeuge und Uhren, aber auch im Bereich von Spielzeug und Freizeitartikeln benutzt werde. Zudem erfolge eine kennzeichenmäßige Benutzung für Kraftfahrzeuge und Uhren gerade deshalb, weil der Begriff in diesem Bereich gerade nicht glatt beschreibend sei. Für die Ware "[X.][X.]" sei die Bezeichnung aber ein reiner, nicht markenfähiger Sachbegriff.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt die angefochtene Entscheidung und vertritt die Auffassung, "[X.]" sei kein umgangssprachlich gebräuchliches Kurzwort für "[X.][X.]". "[X.]" sei zwar die Abkürzung für "[X.]objektiv", aber nicht für "[X.][X.]". "Mikro" sei zwar die Verkürzung von "Mikrofon", aber nicht von "Mikro[X.]". Abkürzungen würden also nicht mit "[X.]" ergänzt und Begriffe mit der Endung "[X.]" würden nicht abgekürzt.

Nach der mündlichen Verhandlung vom 25. Mai 2011 - insoweit wiederum im schriftlichen Verfahren - wurden der Beschwerdegegnerin mit Schreiben des Senats vom 8. Juli 2011 Unterlagen aus der Linguistik sowie entsprechende Fundstellen dazu mitgeteilt, dass die Auffassung der [X.] beim Wahrnehmen eines nicht ganz vollständigen oder unrichtig geschriebenen Wortes jederzeit dahin gehe, diejenige Ergänzung des Wortes vorzunehmen, die in Bezug auf das angesprochene Thema wegen der Häufigkeit seines Vorkommens in der Sprache nahe liege ([X.]. 123, 124 GA). Der Senat teilte mit, dass er auf dieser Grundlage an der Schutzfähigkeit der Marke zweifle.

Darauf nahm die Beschwerdegegnerin mit Schriftsatz vom 1. September 2011 erneut Stellung und beantragte über den bisher gestellten Antrag der Zurückweisung der Beschwerde hinaus die Zulassung der Rechtsbeschwerde. Sie verweist auf die umfangreiche Verwendung von "[X.]" in kennzeichenmäßiger Art, zweifelt an der Bekanntheit der [X.] Abkürzung "[X.]" für "[X.]scope" und bezieht sich auf bereits erfolgte Eintragungen in [X.] von und "[X.] [X.]".

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.     

 Die zulässige Beschwerde ist begründet. Die angegriffene Marke ist entgegen der Ansicht der Markenabteilung 3.4. für die noch beschwerdegegenständliche Ware "Spielzeug" in Klasse 28 zu löschen, weil sie insoweit entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] eingetragen worden ist und das Schutzhindernis auch heute noch besteht.

1. Nach § 50 Abs. 1 [X.] ist eine Marke zu löschen, wenn sie entgegen §§ 3, 7 oder 8 [X.] eingetragen worden ist. Im Falle eines Eintragungshindernisses nach § 3, 7 oder 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 [X.] muss dieses noch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde fortbestehen (§ 50 Abs. 2 Satz 1 [X.]). Ferner kann bei einem Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 [X.] eine Löschung nur erfolgen, wenn der Löschungsantrag, der von jedermann gestellt werden kann (§ 54 Abs. 1 Satz 2 [X.]), innerhalb von 10 Jahren seit dem Tag der Eintragung gestellt worden ist (§ 50 Abs. 2 Satz 2 [X.]).

a) Der am 21. August 2008 beim [X.] eingegangene Löschungsantrag ist innerhalb der seit dem 28. Februar 2007 laufenden Zehnjahresfrist gestellt worden.

b) Die Antragsgegnerin hat dem ihr am 10. September 2008 per Einschreiben übersandten Löschungsantrag fristgerecht mit am 8. Oktober 2008 beim [X.] eingegangenen Schriftsatz widersprochen.

2. Die Löschung ist wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 54, 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] geboten.

a) Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet ([X.] GRUR 2008, 608, 611 RdNr. 66 f. - [X.]; [X.], 825, 826 RdNr. 13 - [X.]; 935 RdNr. 8 - [X.]; [X.], 850, 854 RdNr. 18 - [X.]). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten ([X.] [X.], 233, 235 RdNr. 45 - Standbeutel; 229, 230 RdNr. 27 - [X.]; a. a. [X.] RdNr. 66 - [X.]; [X.], 710 RdNr. 12 - [X.]; [X.], 949 RdNr. 10 - My World; a. a. [X.] - [X.]; [X.], 417, 418 - [X.];). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden ([X.] a. a. [X.] - [X.]; [X.], 411 RdNr. 8 - [X.]; 778, 779 RdNr. 11 - [X.]; 949 f. RdNr. 10 - My World; a. a. [X.] - [X.]). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist ([X.] [X.], 411, 412 RdNr. 24 - Matratzen Concord/[X.]; [X.], 943, 944 RdNr. 24 - [X.] 2; [X.] a. a. [X.] - [X.]). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen ([X.] [X.], 428, 431 RdNr. 53 - [X.]; [X.], 1151, 1152 - marktfrisch; [X.] 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Ausgehend hiervon besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen ([X.] [X.], 674, 678 RdNr. 86 - Postkantoor; [X.] [X.], 952, 953 RdNr. 10 - [X.]; a. a. [X.] 854 RdNr. 19 - [X.]; [X.], 417, 418 - [X.]; a. a. [X.] - marktfrisch; [X.], 1153 - anti [X.]) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der [X.] oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. [X.] a. a. [X.] - [X.]; [X.], 1050, 1051 - [X.]; [X.], 1043, 1044 - [X.]). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen ([X.] a. a. [X.] 855 RdNr. 28 f. - [X.]). Dabei gilt, dass je bekannter der beschreibende Begriffsgehalt für die Waren oder Dienstleistung ist, desto eher wird er auch nur als solcher erfasst, wenn er im Zusammenhang mit der Kennzeichnung der Ware oder Dienstleistung in Erscheinung tritt ([X.], 58, 60 - [X.]). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann ([X.] [X.], 146, 147 f. RdNr. 32 - [X.]; 674, 678 RdNr. 97 - Postkantoor; 680, 681 RdNr. 38 - [X.]; [X.], 58, 59 RdNr. 21 - [X.]).

b) Die angegriffene Marke hat für die von dem in Klasse 28 eingetragenen Oberbegriff "Spielzeug" umfassten "[X.][X.]e" nur einen im Vordergrund stehenden, beschreibenden Begriffsinhalt.

aa) Der Begriff "[X.]" ist in der [X.] weder als Wort noch als Abkürzung lexikalisch nachweisbar (Anlagen [X.] u. [X.] zum angefochtenen Beschluss, [X.]. S. 36 f. [X.]; http://wortschatz.uni-leipziq.de; [X.]). Er ist aus den [X.] Wörtern "kalós" für "schön, gut" und "eidos" für "Aussehen, Form, Gestalt, Bild" zusammengesetzt ([X.] - [X.] Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM]; [X.]/[X.]/[X.], Unser tägliches GRIECHISCH, 2002, [X.]) und bedeutet "schöne Form, schöne Gestalt oder schönes Bild". Die Bedeutung dieser Bezeichnung ist in ihrer Alleinstellung nicht sehr bekannt.

bb) Aber in Bezug auf die Ware "[X.][X.]" werden die angesprochenen breiten Verkehrskreise die Kennzeichnung "[X.]" nur als verkürzte Beschreibung der Ware selbst verstehen. Das aus dem [X.] stammende Wort "[X.][X.]", bei dem "[X.]" um "[X.]" von "[X.]os" für "jemand, der genau hinschaut; Aufseher, Späher" ergänzt wird, bedeutet "Schönbildschauer" und ist ein fernrohrähnliches Spielzeug, bei welchem sich beim Drehen bunte Glassteinchen zu verschiedenen Mustern und Bildern anordnen ([X.]/[X.]/[X.], a. a. [X.]; [X.] - [X.] Universalwörterbuch, a. a. [X.]; http://de.wikipedia.org/wiki/[X.][X.]; [X.] - Das Fremdwörterbuch, 9. Aufl. 2007 CD-ROM]). Dieses optische Gerät ist fast allen Menschen aus der Kindheit bekannt. Da "[X.]" in der [X.] ausschließlich im Begriff "[X.][X.]" vorkommt ([X.] - Die [X.] Rechtschreibung, 2009, [X.]; [X.] - [X.] Universallexikon, 6. Aufl. 2006, [X.]; [X.] - [X.] Wörterbuch, 8. Aufl. 2006, S. 802), wird demgemäß zur Überzeugung des Senats von den angesprochenen Verkehrskreisen mit dem Wort "[X.]" ausschließlich ein "[X.][X.]" in Verbindung gebracht. Hinzu kommt, dass der fast gleich lautende und fast gleich geschriebene englischsprachige Begriff "[X.]scope" mit "[X.]" abgekürzt wird (Stahl/[X.], [X.], 2001, [X.]; http://www.[X.]scopestudios.com/kits_[X.]-glass.php) und dass diese Abkürzung auch im [X.]n Sprachraum tatsächlich für [X.][X.]e bzw. dessen spezifische Eigenschaften benutzt wird. So wird mit "[X.]" ein Programm (sog. App) mit einem digitalen [X.][X.] für Smartphones bezeichnet (http://www.3gapps.de/[X.]). Geräte, die einen [X.][X.]-Effekt mit bewegenden Mustern projizieren, werden mit dem Zusatz "[X.]" benannt ([X.] MINI [X.] oder [X.] [X.], http://www.musiktirol.com/[X.]). Auch zur Bezeichnung eines [X.][X.]s wird der Begriff "[X.]" benutzt (Circus [X.], [X.] 1/49895; http://www.[X.][X.]ia-shop.com). Bei "[X.]" handelt es sich also um eine Abwandlung, die zwar als solche wahrgenommen wird, in welcher der Verkehr aber ohne weiteres die ihm geläufige sachbezogene oder werbeübliche Angabe für "[X.][X.]" wiedererkennt (vgl. Ströbele/[X.], [X.], 9. Aufl., § 8 RdNr. 115), zumal die Abwandlung nur geringfügig ist (Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 8 RdNr. 68). "[X.]" kann sich in der [X.] stets nur auf "[X.][X.]" beziehen. Wenn also ein solches optisches Gerät mit diesem Kurzwort bezeichnet wird, wird der Verkehr diese Bezeichnung nicht als Herkunftshinweis, sondern nur als verkürzte Sachangabe verstehen. Der Verkehr muss dazu keine Interpretationsbemühungen anstellen. Das Fehlen der Endsilbe "-[X.]" schaltet weder den allgemein bekannten warenbeschreibenden Charakter von "[X.][X.]" aus, noch kommt der Verkürzung eine ungewöhnliche Eigenart zu. Diese Ansicht des Senats wird auch gestützt durch die Erkenntnisse der Linguistik im Rahmen der sog. Assoziationstheorie, wonach der Wahrnehmungs- und Verständnishorizont der Hörenden und Sehenden bei Fehlern des Wortes, aber auch bei Fehlen von [X.] darauf ausgerichtet ist, das Wort in der Weise zu ergänzen, wie es sehr häufig in der [X.] vorkommt und in Bezug auf den im Kontext vorgegebenen Sinn - hier in Bezug auf die beanspruchte Ware "Spielzeug" - bekannt ist. Diese linguistischen Erkenntnisse der sog. Assoziationstheorie oder Prototypentheorie bestanden auch schon zum Zeitpunkt der Anmeldung und Eintragung der Marke in den Jahren 2006 und 2007.

Demgegenüber rechtfertigt der Umstand, dass die ebenfalls mit der Endung "[X.]" gebildeten Wörter [X.][X.]", "[X.][X.]", "[X.][X.]" oder "[X.][X.]" in der Umgangssprache nicht auf [X.]", "[X.]", "[X.]" oder "[X.]" verkürzt werden, keine andere Beurteilung. Denn entweder können die [X.] im Gegensatz zu "[X.]" für mehrere mögliche Begriffe stehen, wie z. B. [X.]" auch für [X.]carditis", "En-dodermis" [X.]krinologe", [X.]morphose" oder [X.]plasma" sowie "[X.]" für "[X.]objektiv". Die Sachlage kann aber auch mit derjenigen bei "[X.]" vergleichbar sein, wie bei den Begriffen "[X.][X.]" und "[X.][X.]". Denn "[X.]" und "[X.]" kommen in der [X.] ausschließlich in den Begriffen "[X.][X.]" und "[X.][X.]" vor ([X.] - Die [X.] Rechtschreibung, a. a. [X.], S. 492 u. 895; [X.] - [X.] Universallexikon, a. a. [X.], S. 850 u. 1613). Der fast identische englischsprachige Begriff "horoscope" wird sogar mit "horo" abgekürzt (Stahl/[X.], a. a. [X.], S. 486).
Zu einer anderen Entscheidung sieht sich der Senat mangels Vergleichbarkeit auch nicht durch die vom [X.] angeführten Entscheidungen des [X.]s veranlasst. Für die beanspruchten Waren aus dem [X.] konnte das angemeldete Zeichen "[X.]" als noch ausreichend phantasievolle Abwandlung des Ausdrucks "Trendsetter" angesehen werden ([X.] (pat) 268/01 - [X.]), während "[X.]" für [X.][X.]e keine originelle Abkürzung darstellt. Im Gegensatz zu "[X.]" für [X.][X.]e fehlt es bei der Wortmarke "[X.]" an einer hinreichend eindeutigen Bedeutung im Sinne von "europäisch" oder "[X.]" ([X.] (pat) 7/01 - [X.]). Die Wortmarke "[X.]" unterscheidet sich von der beschreibenden Sachangabe "flexibel" und dessen Abkürzung "flex." durch das markante "o" ([X.] (pat) 53/04 - [X.]), während bei "[X.]" eine solche Verfremdung nicht vorliegt.
Die angemeldete Bezeichnung enthält daher in Bezug auf [X.][X.]e lediglich einen beschreibenden Sachhinweis auf die Ware selbst und ist daher als Herkunftshinweis nicht geeignet.

d) Da dem Anmeldezeichen für "[X.][X.]e" die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt und "[X.][X.]e" unter den eingetragenen Warenoberbegriff "Spielzeug" fallen, ist dieser insgesamt zu löschen. Denn die Eintragung eines Zeichens für einen beanspruchten Oberbegriff ist bereits dann zu löschen, wenn sich auch nur für eine spezielle, unter den Oberbegriff fallende Ware ein Eintragungshindernis ergibt (vgl. [X.] WRP 2002, 91, 92 f. - AC).

3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen entsprechend dem Antrag der Beschwerdegegnerin auf der Grundlage von § 83 Abs. 2 Nr. 1 [X.]. Die Einbeziehung von linguistischen Erkenntnissen in die Sachverhaltsermittlung des Senats ist eine grundsätzliche Rechtsfrage.