Bundespatentgericht, Urteil vom 24.06.2015, Az. 6 Ni 32/14 (EP)

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] erteilten [X.] Patents 1 601 167 ([X.]), das am 27. Januar 1997 unter Inanspruchnahme der Priorität der [X.] Anmeldung 960 859 vom 23. Februar 1996 angemeldet worden ist. Das in der [X.] veröffentlichte [X.] ist durch Teilung aus der [X.] Anmeldung 97 101 190.3 hervorgegangen, die zum [X.] Patent 0 792 077 geführt hat. Das [X.] trägt die Bezeichnung „[X.] mobile station (Mobiltelefon mit einer Vielzahl von Servicefunktionen)“ und wird beim [X.] unter dem Aktenzeichen 697 37 778.4 geführt. Es umfasst nach der [X.]schrift (EP 1 601 167 [X.]) fünf Ansprüche, die alle mit der Nichtigkeitsklage angegriffen sind.

Patentanspruch 1 lautet in der erteilten Fassung wie folgt:

1. A multi-service mobile station (1) which comprises means (42) for connecting the device by radio to the telecommunication network for using typical mobile communication services, such as speech and data services, wherein the multi-service mobile station comprises:

Means (41, 40, 47) for processing different information processing services ([X.], [X.]),

a user interface (11, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23) for selecting an information processing service ([X.], [X.]) [X.], [X.] ([X.]) and a telephone service ([X.]),

a first memory (40) for storing information when using an information processing service;

a second memory (47) that is suitable for storing information without current; and

characterized by:

means (40, 41, 47) for automatically storing information related to said information of the notebook service processed by the user from the first

memory to the second memory, when an incoming call is detected.

In [X.] Übersetzung nach der [X.]schrift lautet Patentanspruch 1 wie folgt:

1. [X.] (1), welche Mittel (42) zum Verbinden der Vorrichtung über Funk mit dem [X.] umfasst, um typische Mobilkommunikationsdienste zu verwenden, wie etwa Sprache und Datendienste, wobei die [X.] umfasst:

Mittel (41, 40, 47) zum Verarbeiten unterschiedlicher Informationsverarbeitungsdienste ([X.]; [X.]),

eine Benutzerschnittstelle (11, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23) zum Auswählen eines Informationsverarbeitungsdienstes ([X.], [X.]) aus mindestens zwei verarbeiteten Diensten: einem Notebook-Dienst ([X.]) und einem Telefon-Dienst ([X.]),

ein erstes Speicherelement (40) zum Speichern von Informationen bei Verwendung eines Informationsverarbeitungsdienstes;

ein zweites Speicherelement (47) das geeignet ist, stromlos Informationen zu speichern; und

gekennzeichnet durch

Mittel (40, 41, 47) zum automatischen Speichern von Informationen bezüglich der Informationen des [X.], die von dem Benutzer verarbeitet werden, von dem ersten Speicherelement zu dem zweiten Speicherelement, wenn ein eingehender Anruf erfasst wird.

Wegen des Wortlauts der auf Patentanspruch 1 direkt oder indirekt rückbezogenen Ansprüche 2 bis 5 wird auf die [X.]schrift Bezug genommen.

Die Klägerin ist der Ansicht, das [X.] sei bereits wegen unzulässiger Erweiterung des Gegenstands (Art. II  § 6 Abs. 1 Nr. 3 [X.] i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. c) EPÜ) für nichtig zu erklären. Es sei ferner wegen fehlender Neuheit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 [X.] i. V. m. Art. 54 EPÜ) nicht patentfähig, jedenfalls aber durch den vorgelegten Stand der Technik für den Fachmann nahegelegt (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 [X.] i. V. m. Art. 56 Satz 1 EPÜ).

Hierbei stützt sie sich auf folgende Vorbenutzungen bzw. Entgegenhaltungen:

[X.]: PDA (= Personal Digital Assistant) „[X.] Newton [X.] 120”,

[X.]-1: „[X.] Handbook“, Benutzerhandbuch zur [X.], Copyright 1995,

[X.]-2: „[X.]“, [X.] zur [X.]-1, Copyright 1995,

[X.]-3: „[X.] 2.0“, [X.], Copyright 1996,

[X.]-4: Veröffentlichung „[X.] Facts 10.95“, Oktober 1995,

[X.]-5: Zeitschrift „[X.]“, Bd. 1, Ausgabe 2, April 1995,

D2: PDA (= Personal Digital Assistant) „[X.]”,

D2-1:  [X.], [X.], User’s Guide, Copyright 1994

D2-2: [X.], Informationsbroschüre, Copyright 1994

D2-3:  [X.], 10 Fotos

D3: [X.] 44 96 561 T1,

D4: [X.] 5 337 346 A,

D5: [X.] 5 375 230 A,

D6: [X.] 5 422 656 A,

D7: [X.] 33 23 435 C2.

Die Klägerin beantragt,

das [X.] Patent 1 601 167 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das [X.] in der jeweiligen Fassung des Patentanspruchs 1 nach den [X.] bis VI, eingegangen mit Schriftsatz vom 2. April 2015, in dieser Reihenfolge richtet, mit der Maßgabe, dass sich Anspruch 1 jeweils die erteilten Ansprüche 2 bis 5 anschließen.

Sie hat in der mündlichen Verhandlung die weiteren Hilfsanträge [X.] und [X.] überreicht und erklärt, dass diese in der Reihenfolge nach dem bisherigen Hilfsantrag II und vor Hilfsantrag [X.] zur Entscheidung gestellt werden sollen.

Die Beklagte beantragt ergänzend,

hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das [X.] in der jeweiligen Fassung der Patentansprüche 1 bis 5 nach Hilfsantrag [X.] und [X.] richtet.

Patentanspruchs 1 geändert ist (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung jeweils hervorgehoben).

Hilfsantrag I:

in an [X.] in which mode the telephone service is automatically activated upon said incoming call.

Hilfsantrag II:

when shifting from the notebook service to the telephone service, namely when an incoming call is detected.

Hilfsantrag [X.]:

and when shifting from the notebook service to the telephone service.

Hilfsantrag [X.]:

when the telephone service is automatically activated upon an incoming call, namely when an incoming call is detected.

Hilfsantrag [X.]:

when shifting from the notebook service to the telephone service, namely when an incoming call is detected in an [X.] in which mode the telephone service is automatically activated upon said incoming call.

Hilfsantrag IV:

when an incoming call is connected, namely when an the incoming call is detected.

Hilfsantrag V:

[X.] the incoming call is connected.

Hilfsantrag VI:

and connected.

Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen. Das [X.] sei gegenüber der ursprünglich eingereichten Fassung der [X.] nicht unzulässig geändert. Sein Gegenstand sei patentfähig, da er zum Prioritätszeitpunkt durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik weder vorweggenommen gewesen sei noch demgegenüber nahegelegen habe.

Der Senat hat den Parteien einen Hinweis nach § 83 [X.] vom 26. Februar 2015 zugestellt und in der mündlichen Verhandlung einen ergänzenden Hinweis erteilt. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulässige Klage ist begründet, da der Gegenstand des Streitpatents über den Inhalt der [X.] (veröffentlicht als EP 0 792 077 [X.], [X.]) in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht und somit unzulässig erweitert ist (Art. [X.]  § 6 Abs. 1 Nr. 3 [X.] [X.]. 138 Abs. 1 lit. c) EPÜ). Somit ist das Streitpatent in der erteilten Fassung für nichtig zu erklären.

Es hat auch in keiner der Fassungen gemäß den [X.], [X.], [X.]a, [X.]b sowie [X.]I bis VI, mit denen die Beklagte das Streitpatent hilfsweise verteidigt, Bestand, denn diese sind sämtlich unzulässig, da sie entweder den Schutzbereich des erteilten Patents erweitern (Art. [X.]  § 6 Abs. 1 Nr. 4 [X.] [X.]. 138 Abs. 1 lit. d) EPÜ) oder es an der ursprünglichen [X.] der jeweiligen Merkmalskombination in der [X.] fehlt (Art. [X.]  § 6 Abs. 1 Nr. 3 [X.] [X.]. 138 Abs. 1 lit. c) EPÜ).

Vor diesem Hintergrund kann die Patentfähigkeit der Ansprüche nach Haupt- und Hilfsanträgen dahinstehen.

1. a) [X.] betrifft eine [X.] (multi-service mobile station) mit einer Vielzahl von Servicefunktionen, die über eine Funkverbindung mit einem mobilen Kommunikationsnetzwerk verbunden ist. Neben den normalen [X.]rach- und Datendiensten soll die [X.] auch als vielseitiges Datenkommunikations-Endgerät geeignet sein. Sie bietet nach Absatz [0001] der [X.] Telefax-, Kalender- und [X.] an und ermöglicht eine Funkverbindung zu anderen [X.] wie dem [X.].

Aus dem Stand der Technik seien neben Mobiltelefonen, die hauptsächlich für [X.]rachkommunikation verwendet würden, auch sogenannte elektronische Notizbücher – z. B. [X.] (Persönliche Digitale Assistenten) – bekannt. Diese wären typischerweise so groß wie ein größerer Taschenrechner, seien oftmals mit einem berührungsempfindlichen Bildschirm ausgestattet und böten Funktionen wie Kalender, Notizbuch, [X.] und Taschenrechner (Patentschrift, Abs. [0004]).

Wenn man die Merkmale einer Mobilstation, eines Computers und eines [X.] in einer Vorrichtung geringer Größe integriere, sei das Ergebnis ein sehr vielseitiges schnurloses Datenkommunikations-Endgerät (Patentschrift, Abs. [0005]).

Eine solche Vorrichtung, die einen Sensor-Bildschirm, wie er von [X.] bekannt sei, ein DOS-Betriebssystem, wie es von Computern bekannt sei und eine übliche Mobilstation umfasse, sei aus der [X.] 5 422 656 bekannt (Patentschrift, Abs. [0005]).

Ein Problem dieses aus der [X.] 5 422 656 bekannten Gerätes sei es, dass bei einem Wechsel von einem ersten zu einem zweiten Dienst (z. B. von dem Telefax-Dienst zu dem [X.]) die in dem ersten Dienst verwendeten Informationen manuell vom Benutzer abgespeichert werden müssten. Nur auf diese Weise sei sichergestellt, dass sie durch den Wechsel auf den zweiten Dienst nicht verloren gingen, sondern bei einem erneuten Wechsel von dem zweiten zu dem ersten Dienst wieder verfügbar seien. Dies sei aufwändig und könne in der Eile leicht vergessen werden (Patentschrift, Abs. [0007]).

In der Beschreibung werden noch weitere Probleme des Standes der Technik geschildert, so z. B. das langsame Booten des [X.], das langsame Laden der einzelnen Dienste in den [X.]eicher, die fehlende Fähigkeit des Betriebssystems zur gleichzeitigen Verwendung mehrerer Dienste, ein Datenverlust bei zu niedriger Batteriespannung, sowie hohe Kosten und Stromverbrauch durch den [X.], der bei [X.] üblich sei (Patentschrift Abs. [0006],[0007], [0010] und [0036]).

Gegenstand des durch Teilung entstandenen Streitpatents ist der bereits genannte Aspekt des [X.]s, d. h. das Bewegen des Nutzers von einem Dienst zu einem anderen und das damit verbundene automatische [X.]eichern der zu dem vorhergehenden Dienst gehörenden Informationen, damit diese nicht verloren gehen. Hierzu wird in der Beschreibung als Beispiel für einen [X.] der Wechsel des Nutzers von einem beliebigen [X.] hin zu dem [X.]rachdienst angegeben (Patentschrift Abs. [0012]).

b) Der erteilte Anspruch 1 soll diesen Betriebsfall weiter konkretisieren. Die unter Schutz gestellte [X.] verfügt über Mittel zum Verarbeiten von Diensten, wobei eine Benutzerschnittstelle die Auswahl aus mindestens zwei Diensten, und zwar einem Notebook-Dienst und einem [X.], zulässt. Die [X.] umfasst darüber hinaus [X.], und zwar ein sog. erstes [X.]eicherelement zum [X.]eichern von Informationen beim Benutzen eines Dienstes und ein zweites [X.]eicherelement, das zum stromlosen [X.]eichern von Informationen geeignet ist. [X.] verfügt die [X.] über Mittel zum automatischen [X.]eichern von Informationen bezüglich der Informationen des [X.], die von dem Benutzer verarbeitet werden, von dem ersten [X.]eicherelement zu dem zweiten [X.]eicherelement, wenn ein eingehender Anruf erfasst wird.

2. Patentanspruch 1 stellt in der [X.] in der erteilten Fassung (Hauptantrag) eine [X.] mit folgenden Merkmalen (Gliederungspunkte hinzugefügt) unter Schutz:

1. A multi-service mobile station (1) which comprises means (42) for connecting the device by radio to the telecommunication network for using typical mobile communication services, such as speech and data services, wherein the multi-service mobile station comprises:

1.1 Means (41, 40, 47) for processing different information processing services ([X.], [X.]),

1.2 a user interface (11, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23) for selecting an information processing service ([X.], [X.]) [X.], [X.] ([X.]) and a telephone service ([X.]),

1.3 a first memory (40) for storing information when using an information processing service;

1.4 a second memory (47) that is suitable for storing information without current; and

characterized by

1.5 means (40, 41, 47) for automatically storing information related to said information of the notebook service processed by the user from the first memory to the second memory, when an incoming call is detected.

. Maßgeblicher Fachmann ist ein Diplom-Ingenieur (Universität) der Fachrichtung Elektrotechnik, der über eine mehrjährige Berufserfahrung bei der Entwicklung von Schaltungskonzepten und hardwarenaher Software für Mobiltelefone und [X.] verfügt.

Der Gegenstand des mit dem Hauptantrag verteidigten erteilten Patentanspruchs 1 geht über den Inhalt der [X.] [X.] 97 101 190.3 in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus, so dass das Patent in dieser Fassung für nichtig zu erklären war (Art. [X.]  § 6 Abs. 1 Nr. 3 [X.] [X.]. 138 Abs. 1 lit. c) EPÜ).

1. Nach dem Verständnis des Fachmanns stellt sich der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 wie folgt dar:

Gemäß Merkmal 1 handelt es sich bei dem unter Schutz gestellten Gegenstand um eine Mobilstation, die den Zugang zu mehreren Diensten ermöglicht. Merkmal 1 nennt die für einen Benutzer wesentliche Eigenschaft eines herkömmlichen Mobiltelefons, nämlich dass es ein Telefonmodul aufweist, um sich über Funk mit dem [X.] zu verbinden. Damit ist die [X.] in der Lage, typische mobile Kommunikationsdienste, wie [X.]rach- und Datendienste, zur Verfügung zu stellen. Unter [X.] versteht der Fachmann das Führen von Telefongesprächen, aber auch Dienste wie Anrufweiterleitung oder Gruppengesprächsdienst (vgl. auch Patentschrift Absatz [0031]). Datendienste sind nach dem Verständnis des Fachmanns [X.] (z. B. SMS), [X.], E-Mail-Dienste und Verbindungen zum [X.]. Unter den einleitend genannten mehreren Diensten der [X.] versteht der Fachmann jedoch auch solche Dienste, die dem Benutzer unabhängig von der [X.] zur Verfügung stehen, also beispielsweise Kalender, [X.], Notizbuch und Taschenrechner.

Unter den im Merkmal 1.1 genannten Mitteln zum Verarbeiten von informationsverarbeitenden Diensten versteht der Fachmann im Zusammenhang mit einer [X.] typischerweise einen [X.] mit zugehörigen [X.]n, in erster Linie einem sogenannten Arbeitsspeicher, sowie die zugehörige [X.]. Der [X.] lädt das Betriebssystem sowie die einzelnen Dienste in den Arbeitsspeicher, sobald diese von dem Benutzer der [X.] aktiviert werden. Darüber hinaus verarbeitet der [X.] Nutzereingaben und steuert den Bildschirm sowie das die [X.] ermöglichende Telefonmodul. Unter informationsverarbeitenden Diensten versteht der Fachmann keine anderen Dienste als die bereits im Merkmal 1 genannten mehreren Dienste, die die [X.] dem Benutzer anbietet.

Unter der im Merkmal 1.2 genannten Benutzerschnittstelle versteht der Fachmann spezielle Tasten oder Knöpfe, eine herkömmliche Tastatur, einen berührungsempfindlichen Bildschirm oder auch ein Mikrofon zur Entgegennahme von [X.] des Benutzers.

Das im Merkmal 1.3 genannte erste [X.]eicherelement zum [X.]eichern von Informationen bei Verwendung eines Informationsverarbeitungsdienstes versteht der Fachmann als den Arbeitsspeicher, der – wie vorstehend zum Merkmal 1.1 ausgeführt – ein Bestandteil der dort genannten Mittel ist. In dem ersten [X.]eicherelement, dem Arbeitsspeicher, befinden sich bei eingeschalteter [X.] typischerweise neben dem Betriebssystem auch die momentan verwendeten Dienste mit ihren jeweiligen Ein- und Ausgabedaten.

Unter dem zweiten [X.]eicherelement, das gemäß Merkmal 1.4 geeignet ist, stromlos Informationen zu speichern, versteht der Fachmann ein [X.]eicherelement, das zwar Strom bzw. Energie benötigt, um Informationen in ihm abzuspeichern, das aber dann in der Lage ist, die einmal abgespeicherten Informationen ohne eine Stromversorgung zu behalten. Daher versteht der Fachmann im Zusammenhang mit einer [X.] unter dem zweiten [X.]eicherelement in erster Linie einen sogenannten Flash-[X.]eicher. Einen sogenannten [X.] (Read-only-memory) sieht der Fachmann dagegen nicht als zweites [X.]eicherelement an, weil ein solcher [X.]eicher nicht in der Lage wäre, Informationen im laufenden Betrieb der [X.] zu speichern (wie es Merkmal 1.5 fordert), da [X.] nur einmal – bei ihrer Herstellung – beschrieben werden können.

storing information […] from the first memory to the second memory“) im Merkmal 1.5 versteht der Fachmann als das Anlegen einer Kopie der genannten Informationen in dem zweiten [X.]eicherelement im Sinne eines „copy-and-paste“-Vorgangs und nicht eines „cut-and-paste“-Vorgangs (vgl. EP 0 792 077 [X.], [X.]. 8, [X.] 15 – 30).

Unter dem im Merkmal 1.5 genannten Erfassen eines eingehenden Anrufs versteht der Fachmann den Zeitpunkt der Übertragung eines entsprechenden Ausgangssignals von dem Telefonmodul an den [X.] (vgl. Figur 4 in der Patentschrift).

Die Angabe „zum automatischen [X.]eichern […] wenn ein eingehender Anruf erfasst wird“ („

Von dem im Merkmal [X.] genannten Erfassen eines eingehenden Anrufs durch den [X.] der [X.] klar zu trennen sind zeitlich nachfolgende Ereignisse, wie z. B. die akustische und/oder optische Signalisierung des eingehenden Anrufs für den Nutzer der [X.], die mögliche Anrufannahme, sowie die sich anschließende Anrufverbindung (Aufbau des stabilen [X.]rachkanals für die bidirektionale Kommunikation).

Demzufolge erhält der Fachmann aus dem Anspruch 1 im Zusammenhang mit der Beschreibung eine Anweisung, wie er ein automatisches [X.]eichern von dem ersten [X.]eicherelement zu dem zweiten [X.]eicherelement bei Erfassen eines eingehenden Anrufs umsetzen soll. Die Lehre des Streitpatents ist deshalb entgegen der Auffassung der Klägerin vollständig und deutlich offenbart.

2. a) Vor dem Hintergrund des fachmännischen Verständnisses geht der erteilte Patentanspruch 1 über den Inhalt der [X.] 97 101 190.3 (veröffentlicht als EP 0 792 077 [X.]) in der Fassung hinaus, in der sie ursprünglich eingereicht worden ist. Merkmal 1.5, wonach eine [X.]eicherung vom ersten zum zweiten [X.]eicherelement bereits infolge des Erfassens eines Anrufs erfolgt, ist der [X.] nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen.

Zum [X.]sgehalt einer Anmeldung gehört nach ständiger Rechtsprechung des [X.] nur das, was den ursprünglich eingereichten Unterlagen unmittelbar und eindeutig als zu der zum Patent angemeldeten Erfindung gehörend zu entnehmen ist, nicht hingegen eine weitergehende Erkenntnis, zu der der Fachmann auf Grund seines allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre gelangen kann. Eine unzulässige Erweiterung liegt vor, wenn der Gegenstand des Patents sich für den Fachmann erst auf Grund eigener, von seinem Fachwissen getragener Überlegungen ergibt, nachdem er die ursprünglichen Unterlagen zur Kenntnis genommen hat (vgl. [X.], Urteil v. 25.11.14 – [X.] 119/09 – [X.], Rz. 19 m. w. N.)

Das Merkmal 1.5 des erteilten Anspruchs 1

1.5

geht insofern über den Inhalt der [X.] hinaus, als dass hiernach die automatische [X.]eicherung der Informationen des von dem Nutzer genutzten [X.]s von dem ersten in das zweite [X.]eicherelement bereits durch die Erfassung („

Dagegen lehren die ursprünglichen Unterlagen allgemein, dass erst der Befehl des Nutzers zum [X.] bzw. der bereits erfolgte [X.] die [X.]eicherung auslöst. So heißt es z. B. in [X.]alte 8, Zeilen 15 – 20 der [X.]:

„

dieser verbunden wurde, denn [X.]. 2, [X.] 46 ff. der EP 0 792 077 [X.] sagt aus (Unterstreichungen hinzugefügt):

“

Die ursprüngliche [X.] besagt somit, dass im konkreten Betriebsfall des Patentanspruchs 1, d. h. während der Nutzung speziell des [X.]s, bei einem eingehenden Anruf die [X.]eicherung der [X.] erst zu dem Zeitpunkt erfolgt, wenn der eingehende Anruf verbunden wurde.

Dagegen setzt Merkmal 1.5 des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung weder einen Befehl des Nutzers für einen [X.] noch einen verbundenen Anruf voraus. Hier wird nur das Erfassen („is detected“) eines eingehenden Anrufs durch die [X.] als Bedingung angegeben, die das automatische [X.]eichern auslösen soll. Gemäß Anspruch 1 erteilter Fassung findet also grundsätzlich bereits durch das Erfassen des eingehenden Anrufs eine automatische [X.]eicherung statt, z. B. auch dann, wenn zwar ein eingehender Anruf erfasst wird, der Nutzer jedoch den Anruf nicht annimmt und somit eine Verbindung des eingehenden Anrufs nicht stattfindet.

Ein solcher Fall ist jedoch ursprünglich nicht offenbart; der erteilte Gegenstand des Streitpatents stellt daher eine [X.] mit Verarbeitungs- bzw. [X.]eichermitteln unter Schutz, deren Ausgestaltung den Anmeldeunterlagen nicht zu entnehmen ist. Diese Abwandlung betrifft auch keinen verallgemeinerten Gegenstand, der nach der Rechtsprechung des [X.] (vgl. [X.] a. a. O.) den Rechtsbestand regelmäßig nicht in Frage stellt, wenn sich ein in der Anmeldung beschriebenes Ausführungsbeispiel der Erfindung für den Fachmann als Ausgestaltung der im Anspruch umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellt und diese Lehre in der beanspruchten Allgemeinheit für ihn bereits der Anmeldung - sei es in Gestalt eines in der Anmeldung formulierten Anspruchs, sei es nach dem Gesamtzusammenhang der Unterlagen - als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist ([X.], Urteil vom 11. Fe-bruar 2014 - [X.] 107/12 – Kommunikationskanal).

Vielmehr nimmt die [X.] die [X.]eicherung nach der erteilten Fassung unabhängig von einem Befehl zum [X.] vor, da sie bei einem eingehenden Anruf ausschließlich an einen der Verbindung vorgelagerten Zeitpunkt geknüpft ist, und zwar an das Erfassen („is detected“) des Anrufs durch die [X.]. Damit ergibt sich das [X.]eichern nach dem erteilten Anspruch 1 aufgrund einer anderen Bedingung und zu einem anderen Zeitpunkt als es gemäß der ursprünglichen [X.] der Fall ist. Der Gegenstand des erteilten Anspruchs ist daher weder in seiner konkreten Ausgestaltung noch in abstrakter Form als zur Erfindung gehörend offenbart.

b) Die Klägerin hat zu dem [X.] der unzulässigen Erweiterung darüber hinaus vorgetragen, im Zusammenhang mit einem eingehenden Anruf sei überhaupt kein automatisches [X.]eichern von einem ersten in ein zweites stromloses [X.]eicherelement offenbart. Diese Wertung teilt der [X.] nicht. Das genannte [X.]eichern ist nicht nur, wie die Klägerin argumentiert, für die Fälle eines Batteriespannungsabfalls und des Aktivierens eines Stromsparmodus unmittelbar und eindeutig offenbart (EP 0 792 077 [X.], [X.]. 10, [X.] 1 – 9 für den Fall des [X.]annungsabfalls der Batterie unter einen Schwellwert; [X.]. 11, [X.] 13 – 43 für den Fall des Stromsparmodus; in beiden Fällen werden alle dienstbezogenen Informationen von dem ersten [X.]eicher 40 in den zweiten stromlosen [X.]eicher 47 (um)gespeichert). Die EP 0 792 077 [X.] zeigt das anspruchsgemäße [X.]eichern von dem ersten zum zweiten [X.]eicherelement auch für den Fall eines [X.]s. [X.]alte 8, Zeilen 15 – 28 der EP 0 792 077 [X.] sind relevant, denn dort heißt es (Unterstreichungen hinzugefügt):

„

Dieser Absatz lässt zwar durch die Angabe “

Unabhängig davon fehlt es jedoch - wie oben unter 2a) ausgeführt - an der [X.], dass bereits das Erfassen des eingehenden Anrufs den automatischen [X.]eichervorgang startet.

Im Ergebnis weist daher die erteilte Fassung des Streitpatents gegenüber den ursprünglichen Unterlagen der [X.] eine unzulässige Erweiterung auf, so dass es in dieser Fassung für nichtig zu erklären war (Art. [X.]  § 6 Abs. 1 Nr. 3 [X.] [X.]. 138 Abs. 1 lit. c) EPÜ).

In den Fassungen der Hilfsanträge kann das Streitpatent nicht in zulässiger Weise verteidigt werden.

Die Hauptansprüche der [X.], [X.], [X.]a, [X.]b, [X.]I bis VI weisen im Vergleich zum Anspruch 1 in der erteilten Fassung jeweils Ergänzungen im Merkmal 1.5 auf. Die [X.] 2 bis 5 sind demgegenüber unverändert.

1.1 Hilfsantrag I ist unzulässig, da der Gegenstand des Anspruchs 1 in dieser Fassung über den Inhalt der [X.] [X.] 97 101 190.3 hinausgeht (Art. [X.]  § 6 Abs. 1 Nr. 3 [X.] [X.]. 138 Abs. 1 lit. c) EPÜ).

Merkmal 1.5 des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag I lautet:

„

Der neu hinzugekommene Merkmalsteil ist als solcher in [X.]. 3, [X.] 11 – 16 der EP 0 792 077 [X.] zwar ursprünglich offenbart:

„

Hier wird ein automatischer [X.] angesprochen, in dem der [X.]rachdienst (= [X.]) nach einer eingehenden Nachricht automatisch aktiviert würde. Eine eingehende Nachricht kann gemäß [X.]. 5, [X.] 39 – 41 der EP 0 792 077 [X.] ein eingehender Anruf sein.

Dieser automatische [X.] würde durch das automatische [X.]eichern der durch die [X.] verarbeiteten Information ermöglicht.

Die vorstehend zitierte Textstelle der EP 0 792 077 [X.] in der [X.]alte 3 befindet sich in dem allgemeinen Beschreibungsteil vor den Ausführungsbeispielen. In der [X.]alte 5, Zeile 33 ff. wird der automatische [X.] im Zusammenhang mit einem Ausführungsbeispiel erneut aufgegriffen. Hier ist zu entnehmen, dass im Gegensatz zu einem herkömmlichen Mobiltelefon ein eingehender Anruf nicht nur durch Drücken einer Taste angenommen werden kann, sondern auch durch das Aufklappen des zweiteiligen Gehäuses durch den Benutzer. Bei aufgeklapptem Gehäuse würde der [X.] als Folge eines eingehenden Anrufs automatisch aktiviert. Die Beklagte hat hierzu in der mündlichen Verhandlung - anders als in ihrem schriftsätzlichen Vortrag – ausgeführt, dass die automatische Aktivierung des [X.]es nicht mit einer automatischen Rufannahme gleichzusetzen sei. Diese Auffassung wird bestätigt durch [X.]. 5, [X.] 54 und 55 der EP 0 792 077 [X.], denn dort ist davon die Rede, dass der Benutzer in dem automatischen [X.] einen eingehenden Anruf blockieren kann. D. h., dass sogar in dem automatischen [X.] ein eingehender Anruf nicht automatisch angenommen wird, sondern der Benutzer der [X.] die Anrufannahme verweigern kann.

Damit lässt sich der [X.] auch für den Fall der automatischen Aktivierung des [X.]es nicht unmittelbar und eindeutig entnehmen, dass bereits das Erfassen des eingehenden Anrufs den automatischen [X.]eichervorgang starten würde. Vielmehr ist wie bei der durch den Nutzer eingeleiteten Rufannahme mangels einer anderen [X.] auch für den automatischen [X.] die Verbindung des eingehenden Anrufs („when an incoming call is connected“) notwendig, um den [X.]eichervorgang auszulösen. Auf die Ausführungen zum Hauptantrag wird insoweit Bezug genommen.

Insofern ist auch für den Fall des automatischen [X.] eine automatische [X.]eicherung erst mit der Verbindung des eingehenden Anrufs ursprünglich offenbart, nicht aber bereits mit dem Erfassen des eingehenden Anrufs.

1.2 Hilfsantrag [X.] ist unzulässig, da der Gegenstand des Anspruchs 1 in dieser Fassung über den Inhalt der [X.] [X.] 97 101 190.3 hinausgeht (Art. [X.]  § 6 Abs. 1 Nr. 3 [X.] [X.]. 138 Abs. 1 lit. c) EPÜ).

Merkmal 1.5 des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag [X.] lautet:

“

In der mündlichen Verhandlung herrschte zwischen den Parteien Einigkeit darüber, dass das [X.] Wort „namely“ mit dem [X.] Begriff „nämlich“ zu übersetzen sei. Synonyme für „nämlich“ seien „und zwar“ oder „genauer gesagt“. Dieser Sichtweise schließt sich der [X.] an. Der mit „namely“ eingeleitete Satzteil dient der näheren Erläuterung des vorhergehenden Satzteils.

Somit sagt das Merkmal 1.5 nach Hilfsantrag [X.] aus, dass das automatische [X.]eichern bei einem [X.] vom [X.] zum [X.] aufgrund des Erfassens eines eingehenden Anrufs ausgelöst wird.

Es ist jedoch der [X.] nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen, dass das automatische [X.]eichern bei einem [X.] zum [X.] bereits durch das Erfassen eines eingehenden Anrufs ausgelöst wird. Vielmehr wird dieses [X.]eichern im Fall des [X.]s von dem Notizbuchdienst zum [X.] erst durch die der Anrufannahme nachfolgende Anrufverbindung („is connected“)  ausgelöst (vgl. EP 0 792 077 [X.], [X.]. 2, [X.] 54), wie auch schon zum Hauptantrag und Hilfsantrag I ausgeführt.

Danach geht der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag [X.] über den Gegenstand der [X.] hinaus.

1.3 Hilfsantrag [X.]a ist unzulässig, da der Gegenstand des Anspruchs 1 in dieser Fassung den Schutzbereich gegenüber dem erteilten Patent erweitert (Art. [X.] § 6 Abs. 1 Nr. 4 [X.] [X.]. 138 Abs. 1 lit. d) EPÜ).

Merkmal 1.5 des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag [X.]a lautet:

“

Gemäß [X.] wird das [X.]eichern stets durch den Eintritt einer Bedingung automatisch ausgelöst (Verbinden eines Anrufs bei [X.] zum [X.], Abfall der Batteriespannung, Öffnen oder Schließen des Gehäuses, Energiesparmodus, Ablauf einer bestimmten Zeitspanne, Überschreiten einer bestimmten vom Nutzer eingegebenen Datenmenge). Der Fachmann versteht das automatische [X.]eichern gemäß erteiltem Merkmal 1.5 in dem Sinne, dass es zeitlich unmittelbar nach [X.] vollzogen wird. Anderenfalls wäre der Erfolg der Erfindung – das dauerhafte Abspeichern von Informationen bevor sie verloren gehen – in Gefahr, z. B. bei einem schnellen Abfall der Batteriespannung.

Der Fachmann versteht also den Anspruch 1 des erteilten Patents in dem Sinne, dass sich die automatische Informationsspeicherung zeitlich unmittelbar an das Erfassen eines eingehenden Anrufs anschließt, verzögert um die unvermeidliche Verarbeitungszeit des [X.]s, die – wie zur Auslegung des Merkmals [X.] dargelegt - im Bereich von einigen Mikrosekunden bis allenfalls einer Millisekunde liegt.

Die „[X.] im Merkmal 1.5 nach Hilfsantrag [X.]a bedeutet, dass beide Bedingungen erfüllt sein müssen, um das automatische [X.]eichern auszulösen. Dies führt zu einem anderen Gegenstand, denn im Gegensatz zum Anspruch 1 des erteilten Patents ist hier das automatische und zeitlich unmittelbar nach Erfassen des eingehenden Anrufs erfolgte [X.]eichern nicht mehr gegeben. Vielmehr ist nun kumulativ die Erfüllung einer weiteren Bedingung notwendig, nämlich der [X.] hin zum [X.]. Dieser kann jedoch zeitlich erheblich später erfolgen (z. B. 20 Sekunden) als das Erfassen eines eingehenden Anrufs. Damit erfolgt gemäß Hilfsantrag [X.]a das automatische Abspeichern zu einem Zeitpunkt, der von einer anderen logischen Bedingung abhängt, als es gemäß dem erteilten Patent der Fall ist. Aus dem erteilten „so früh wie möglich“ würde ein „nicht früher als möglich, aber erst nach dem Wechsel vom Notebook-Dienst zum [X.]“.

Das stellt keine bloße Beschränkung des Anspruchs, sondern eine Veränderung des Schutzbereichs dar, so dass der Gegenstand nach Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag [X.]a wegen Erweiterung des Schutzbereichs gegenüber dem erteilten Patent unzulässig ist.

1.4 Hilfsantrag [X.]b ist unzulässig, da der Gegenstand des Anspruchs 1 in dieser Fassung über den Inhalt der [X.] [X.] 97 101 190.3 hinausgeht (Art. [X.] § 6 Abs. 1 Nr. 3 [X.] [X.]. 138 Abs. 1 lit. c) EPÜ).

Merkmal 1.5 des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag [X.]b lautet:

“

Die hier genannte automatische Aktivierung des [X.]es nach einem eingehenden Anruf ist in der [X.] nur im Zusammenhang mit dem automatischen [X.] offenbart (vgl. EP 0 792 077 [X.], [X.]. 3, [X.] 11 – 16). Damit führt bereits das Weglassen dieses Merkmalsteils gegenüber der [X.] zu einer unzulässigen Erweiterung.

Selbst unter der Annahme, dass diese Verallgemeinerung zulässig wäre, ist jedoch der [X.] - wie bereits zum Hilfsantrag I ausgeführt – nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen, dass im Falle des automatischen [X.] die automatische [X.]eicherung bereits durch die Aktivierung des [X.]es bzw. durch das Erfassen eines eingehenden Anrufs ausgelöst würde. Vielmehr ist im Lichte der ursprünglichen [X.] auch für diesen Fall davon auszugehen, dass die Abspeicherung erst nach Anrufannahme und nachfolgender Anrufverbindung stattfindet.

1.5 Hilfsantrag [X.]I ist unzulässig, da der Gegenstand des Anspruchs 1 in dieser Fassung über den Inhalt der [X.] [X.] 97 101 190.3 hinausgeht (Art. [X.]  § 6 Abs. 1 Nr. 3 [X.] [X.]. 138 Abs. 1 lit. c) EPÜ).

Merkmal 1.5 des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag [X.]I lautet:

“

Gemäß dem Satzteil vor „namely“ ist hier der [X.] vom [X.] hin zum [X.] das Kriterium für das [X.]eichern der Information von dem ersten zu dem zweiten [X.]eicherelement. Der nächste Satzteil konkretisiert den [X.] insofern, als dass dieser durch das Erfassen eines eingehenden Anrufs im automatischen [X.] ausgelöst werden soll.

Hier ergibt sich keine andere Beurteilung als zum Hilfsantrag [X.]b. Es ist ursprünglich nicht offenbart, dass das [X.]eichern im automatischen [X.] bereits durch das Aktivieren des [X.]es – gleichbedeutend mit Wechsel vom Notizbuchdienst zum [X.] – ausgelöst würde. Vielmehr ist im Lichte der ursprünglichen [X.] auch für diesen Fall davon auszugehen, dass die Abspeicherung erst nach Anrufannahme und nachfolgender Anrufverbindung stattfindet.

1.6 Hilfsantrag IV ist unzulässig, da der Gegenstand des Anspruchs 1 in dieser Fassung über den Inhalt der [X.] [X.] 97 101 190.3 hinausgeht (Art. [X.]  § 6 Abs. 1 Nr. 3 [X.] [X.]. 138 Abs. 1 lit. c) EPÜ).

Merkmal 1.5 des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag IV lautet:

when an incoming call is connected, namely when an the incoming call is detected.”

Die erläuternde Gleichsetzung („namely“ = nämlich, und zwar) der Bedingung bzw. des Zeitpunktes „when an incoming call is connected“ mit der Bedingung bzw. dem Zeitpunkt „when the incoming call is detected“ ist weder ursprünglich offenbart noch liest sie der Fachmann mit. Es handelt sich um unterschiedliche Zeitpunkte. Zu Beginn steht – aus Sicht der [X.] – das Erfassen („is detected“) eines eingehenden Anrufs, dann folgen verschiedene weitere Signalisierungsschritte und die Anrufannahme. Ganz am Ende steht dann das Verbinden des Anrufs („is connected“).

Zwei unterschiedliche Zeitpunkte können sich nicht gegenseitig konkretisieren. Insofern liegt hier ein anderer Sachverhalt vor als bei der von Beklagten zitierten Rechtsprechung ([X.] Xa ZB 14/09 – Winkelmesseinrichtung).

1.7 Hilfsantrag V ist unzulässig, da der Gegenstand des Anspruchs 1 in dieser Fassung über den Inhalt der [X.] [X.] 97 101 190.3 hinausgeht (Art. [X.]  § 6 Abs. 1 Nr. 3 [X.] [X.]. 138 Abs. 1 lit. c) EPÜ).

Merkmal 1.5 des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag V lautet:

, [X.] the incoming call is connected.”

Die Identität der Bedingungen bzw. Zeitpunkte „when an incoming call is detected“ und „when an incoming call is connected“ ist nicht ursprünglich offenbart. Hier gilt das zum Anspruch 1 des [X.] Gesagte in entsprechender Weise.

Die von der Beklagten schriftsätzlich hierzu vorgetragene Auslegung des Begriffs „namely“ als „[X.] der beiden Bedingungen würde zu einer Erweiterung des Schutzbereichs des erteilten Patents führen. Hierzu wird auf die Ausführungen zum Hilfsantrag VI verwiesen, in den diese „[X.] explizit aufgenommen wurde.

1.8 Hilfsantrag VI ist unzulässig, da der Gegenstand des Anspruchs 1 in dieser Fassung den Schutzbereich gegenüber dem erteilten Patent erweitert (Art. [X.] § 6 Abs. 1 Nr. 4 [X.] [X.]. 138 Abs. 1 lit. d) EPÜ).

Merkmal 1.5 des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag VI lautet:

and connected.”

Durch die „[X.] der beiden Bedingungen zum automatischen [X.]eichern ergibt sich die zum Hilfsantrag [X.]a dargestellte zeitliche Situation mit dem Unterschied, dass das Verbinden des Anrufs zeitlich sogar noch nach dem [X.] erfolgt.

Dadurch würde der Gegenstand nach Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag VI den Schutzbereich gegenüber dem erteilten Patents erweitern.

Im Ergebnis kann das Streitpatent in keiner der hilfsweise verteidigten Fassungen Bestand haben.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 [X.] [X.] § 91 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 [X.] [X.] § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.