Bundespatentgericht, Beschluss vom 09.09.2010, Az. 10 W (pat) 19/09

Auf die am 29. April 1996 eingereichte Anmeldung wurde der Patentinhaberin mit Wirkung auch für das Hoheitsgebiet der [X.] das [X.] Patent 0 830 386 mit der Bezeichnung "[X.] und [X.], [X.] oder Ether-Seitenketten enthaltende Zusammensetzungen, Sauerstoff entfernende Zusammensetzungen, und Verfahren zur Herstellung dieser Zusammensetzungen durch Veresterung oder Transveresterung eines Polymerschmelzes" erteilt, das beim [X.] unter der Nummer 696 24 811 geführt wird. Die Patenterteilung wurde vom [X.] am 13. November 2002 veröffentlicht. Das in der [X.] veröffentlichte Patent wurde im Einspruchsverfahren vor dem [X.] in geänderter Fassung aufrechterhalten, was am 11. Juni 2008 veröffentlicht worden ist.

Mit Schriftsatz vom 22. August 2008, eingegangen am 25. August 2008, hat die Patentinhaberin eine [X.] Übersetzung der geänderten [X.]n Patentschrift eingereicht und die Gebühr für die Veröffentlichung der Übersetzung in Höhe von 150 Euro gemäß Nummer 313 820 des Gebührenverzeichnisses zu § 2 Abs. 1 PatKostG (in der Fassung bis zum 30. April 2008) durch Einzugsermächtigung gezahlt, aber ausdrücklich "rein vorsorglich". Denn gleichzeitig hat die Patentinhaberin die Feststellung beantragt, dass die Wirkungen des geänderten [X.]n Patents mit der Veröffentlichung durch das [X.] eingetreten sind, ebenso die Erstattung der Gebühr in vollem Umfang.

Zur Begründung ist im Wesentlichen angegeben, der Wortlaut der Übergangsregelung des Art. [X.] § 4 [X.] sei nicht eindeutig und enthalte keine ausdrückliche Bestimmung für [X.] Patente, die in geänderter Fassung aufrechterhalten worden seien. Die Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des vorliegenden [X.]n Patents sei am 11. Juni 2008 rechtskräftig geworden. [X.] könne aus früheren Veröffentlichungen im [X.] keine Wirkungen in [X.] herleiten. Da somit der Hinweis auf die Erteilung nach dem 1. Mai 2008 im [X.] veröffentlicht worden sei, greife die Übergangsregelung im vorliegenden Fall nicht. Der Gesetzesbegründung sei im übrigen nicht zu entnehmen, dass das Übersetzungserfordernis für [X.] Patente in geänderter Fassung weiter bestehen solle. Inhaber von Patenten in geänderter Fassung dürften auch nicht anders behandelt werden als Inhaber von zeitgleich ersterteilten Patenten.

Auf den Hinweis des Patentamts, dass die Übergangsbestimmung des Art. [X.] § 4 [X.] nach ihrem eindeutigen Wortlaut Anwendung finde, hat die Patentinhaberin mit Schriftsatz vom 21. Oktober 2008 auf die Übergangsregelung in Art. 9 des [X.] hingewiesen, wonach das Übereinkommen für [X.] Patente gelte, für die der Hinweis auf die Erteilung nach dem Inkrafttreten des Übereinkommens für den betreffenden Staat im [X.] bekannt gemacht worden sei. Diese Regelung erwähne nicht [X.] Patente, die in den betreffenden [X.] bereits wirksam geworden seien, so dass der in Art. 1 des [X.] bestimmte Verzicht für alle in den betreffenden [X.] wirksam gewordenen [X.]n Patente gelte. Ziel und Zweck des [X.] sei es, die Kosten für die Validierung [X.]r Patente in den Vertragsstaaten zu reduzieren. Dazu sollten mit Einführung des [X.] die [X.] in den Vertragsstaaten entfallen.

Zudem sei das [X.] Übereinkommen zunächst durch das Gesetz zur Änderung des [X.] vom 10. Dezember 2003 in [X.]s Recht umgesetzt worden, das keine Übergangsbestimmungen enthalten habe. Das [X.] habe als Tag des Inkrafttretens den 1. Februar 2008 im [X.] bekannt gemacht. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Hinweises über die Aufrechterhaltung in geänderter Fassung am 11. Juni 2008 sei daher die Einreichung einer Übersetzung nicht mehr nötig gewesen.

Schließlich sei die durch Art. 8a Nr. 2 des [X.] vom 7. Juli 2008 geschaffene Übergangsregelung in Art. [X.] § 4 [X.] unscharf und unklar formuliert. Der erste Halbsatz "

Das [X.] - [X.] - hat durch Beschluss vom 20. Februar 2009 den Antrag auf Erstattung der [X.] zurückgewiesen. Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt, auch wenn in Art. [X.] § 4 [X.] im letzten Halbsatz nur die Rede sei vom "Zeitpunkt der Veröffentlichung des Hinweises" sei hierunter nur der Hinweis auf die Erteilung und nicht auch der Hinweis auf die Aufrechterhaltung in geänderter Form zu verstehen. Dies ergebe sich bereits aus der Zusammenschau mit dem Wortlaut der Vorschrift in Zeile 1, in der ausdrücklich auf den "Hinweis auf die Erteilung" Bezug genommen werde. Diese Auslegung finde auch ihre Stütze in der Gesetzesbegründung, wonach sich die Fortgeltung des Art. II § 3 [X.] auf alle Altfälle beziehe, bei denen der Hinweis auf die Erteilung vor dem 30. April 2008 veröffentlicht worden sei. Die [X.] bleibe daher auch für geänderte [X.] Patente bestehen, deren Hinweis auf die Erteilung bereits vor dem Stichtag 1. Mai 2008 veröffentlicht worden sei. Anderes sei auch den Vorschriften des [X.] selbst nicht zu entnehmen. [X.] habe nicht darauf vertrauen dürfen, dass das Gesetz zur Änderung des [X.] vom 10. Dezember 2003 ohne weitere Änderungen und damit ohne Übergangsregelung in [X.] treten würde.

Hiergegen wendet sich die Patentinhaberin mit der Beschwerde, die sie am 4. März 2009 eingelegt hat, einen Tag, bevor ihr der angefochtene Beschluss zugestellt worden ist. [X.] gibt in der Beschwerdeschrift an, der Umstand, dass in dieser Sache auf ihre Eingabe vom 21. Oktober 2008 noch kein Beschluss ergangen sei, sei als Zurückweisung ihrer Anträge zu interpretieren. Mit Schriftsatz vom 10. März 2009 hat die Patentinhaberin mitgeteilt, dass sich die Beschwerde nunmehr gegen den Beschluss des Patentamts vom 20. Februar 2009 richte.

Sie stellt sinngemäß den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Gebühr für die Veröffentlichung der Übersetzung zu erstatten.

Die Beschwerde begründet die Patentinhaberin im Wesentlichen mit den im Schriftsatz vom 21. Oktober 2008 vorgetragenen Argumenten. In der mündlichen Verhandlung beruft sie sich insbesondere darauf, dass hier die Veröffentlichung der Änderung des im Einspruchsverfahren geänderten [X.]n Patents im Intervall zwischen 1. Mai 2008 und 7. Juli 2008 erfolgt sei, und damit zu einem Zeitpunkt, als das Übersetzungserfordernis schon weggefallen gewesen sei. Denn das Gesetz vom 10. Dezember 2003 sei schon umgesetzt gewesen. Durch Schaffung des Art. [X.] § 4 [X.] sei rückwirkend ein Formalerfordernis, das Übersetzungserfordernis, eingeführt worden. Eine solche rückwirkende Inkraftsetzung sei nicht verhältnismäßig. Art [X.] § 4 [X.] sei so auszulegen, dass nur [X.] Patente gemeint seien, bei denen der Hinweis auf die geänderte Fassung vor dem 1. Mai 2008 veröffentlicht worden sei. Der Wortlaut der Übergangsvorschrift ziele eindeutig auf den abschließenden Charakter der Erteilung ab, und dies sei erst mit Abschluss des Einspruchsverfahren, das als erweitertes Prüfungsverfahren anzusehen sei, der Fall.

Die Beschwerde ist zulässig, aber nicht begründet. Das Patentamt hat den Antrag auf Rückzahlung der Gebühr für die Veröffentlichung der Übersetzung des Patents zu Recht zurückgewiesen.

1. Der Zulässigkeit der Beschwerde steht nicht entgegen, dass sie einen Tag vor Zustellung des angefochtenen Beschlusses eingelegt worden ist. Denn der Beschluss war zu diesem Zeitpunkt jedenfalls schon rechtlich existent. Eine im schriftlichen Verfahren ergangene Entscheidung ist mit ihrer Herausgabe durch die Geschäftsstelle an die interne [X.] erlassen (vgl. [X.], [X.], 8. Aufl., § 47 RdNr. 14 m. w. N.), und dies war hier einen Tag vor der Zustellung der Fall. Die für die Zulässigkeit einer Beschwerde nach § 73 Abs. 1 [X.] erforderliche beschwerdefähige Entscheidung war somit schon bei Beschwerdeeinlegung gegeben. Auf die Ansicht der Patentinhaberin, dass aus der Nichtbescheidung ihres Antrags dessen Zurückweisung folge, wie sie in der Beschwerdeschrift geltend macht, kommt es daher nicht an. Insoweit ist nur anzumerken, dass vor Erlass einer Entscheidung grundsätzlich keine Beschwerde eingelegt werden kann, nur schon vor Beginn der Frist zur Beschwerdeeinlegung (vgl. Busse, [X.], 6. Aufl., § 73 RdNr. 88). Eine Untätigkeitsbeschwerde oder ein sonstiges Rechtsmittel oder Rechtsbehelf wegen Untätigkeit der [X.] ist im übrigen im [X.] nicht geregelt und grundsätzlich unstatthaft (vgl. z. B. Senatsbeschluss vom 21. April 2005, 10 W (pat) 47/04; zu evtl. Ausnahmen vgl. auch [X.], a. a. O., § 73 RdNr. 12).

Die Beschwerdeschrift und auch der weitere Schriftsatz vom 10. März 2009 sind im übrigen zwar überschrieben mit "Antrag auf Feststellung, dass die Wirkungen eines geänderten [X.]n Patents mit der Veröffentlichung durch das [X.] eingetreten sind und Antrag auf Erstattung der Amtsgebühr". Dem Vorbringen der Patentinhaberin im Beschwerdeverfahren, die insoweit keine förmlichen Anträge gestellt hat, ist aber zu entnehmen, dass es ihr um die Anfechtung des angefochtenen Beschlusses, mithin um den Gebührenerstattungsantrag geht, den allein das Patentamt im angefochtenen Beschluss vom 20. Februar 2009 auch beschieden hat. Ein Rechtsschutzinteresse für einen Feststellungsantrag ist auch nicht erkennbar, da die in Streit stehende Rechtsfrage hinsichtlich der Weitergeltung des [X.]s auch allein anhand der Gebührenfrage geklärt werden kann; die Gebühr für die Veröffentlichung der Übersetzung und die [X.] hängen untrennbar zusammen.

2. [X.] hat keinen Anspruch auf Rückzahlung der Gebühr für die Veröffentlichung der Übersetzung des Patents (PatKostG Gebührenverzeichnis Nr. 313 820), hier der Veröffentlichung der Übersetzung des im [X.]n Einspruchsverfahren geänderten Patents. Die Gebühr ist im August 2008 mit Rechtsgrund entrichtet worden. Dies ergibt sich aus der Übergangsvorschrift des Art. [X.] § 4 [X.], die anlässlich des Wegfalls der [X.] aufgrund des Inkrafttretens des [X.] vom 17. Oktober 2000 ([X.] 1666 = [X.] 2004, 55) am 1. Mai 2008 (s. [X.], 964 = [X.] 2008, 392) geschaffen worden ist.

a) Nach Art. [X.] § 4 [X.] bleiben für [X.] Patente, für die der Hinweis auf die Erteilung vor dem 1. Mai 2008 im [X.] veröffentlicht worden ist, u. a. Art. II § 3 [X.] - der die Rechtsgrundlage für die Pflicht zur Einreichung von Übersetzungen [X.]r Patente bildet - und § 2 Abs. 1 PatKostG - der in seinem Verweis auf die Nr. 313 820 des Gebührenverzeichnisses die Rechtsgrundlage für die Zahlung der Gebühr für die Veröffentlichung der eingereichten Übersetzung bildet - jeweils in den Fassungen anwendbar, die im Zeitpunkt der Veröffentlichung des Hinweises gegolten haben.

Der Hinweis auf die Erteilung ist für das vorliegende [X.] Patent am 13. November 2002 im [X.] und damit vor dem in der Vorschrift genannten Stichtag 1. Mai 2008 veröffentlicht worden. Das Patent fällt daher vom Wortlaut her unter die Übergangsregelung des Art. [X.] § 4 [X.]. Dass am Ende des Satzes nur noch die Rede ist von den Fassungen, die im "Zeitpunkt der Veröffentlichung des Hinweises" gegolten haben, ohne dass der Begriff "Erteilung" nochmals wiederholt wird, bedingt kein anderes Verständnis, denn der hintere Satzteil ist nach dem Sinnzusammenhang auf den vorderen Satzteil zurückbezogen und meint nichts anderes als die Veröffentlichung des Hinweises auf die "Erteilung". Mit diesem Rechtsbegriff wird der positive Abschluss des Erteilungsverfahrens bezeichnet (vgl. Art. 97 Abs. 1 EPÜ, § 49 Abs. 1 [X.]).

[X.], die Übergangsregelung sei unklar und mit dem Begriff "Erteilung" in Art. [X.] § 4 [X.] sei (auch) der Abschluss des [X.] gemeint, kann nicht gefolgt werden. Auch wenn das Einspruchsverfahren der Überprüfung der Erteilung des Patents dient, ist es keine Fortsetzung des Erteilungsverfahrens (vgl. [X.], a. a. O., § 59 RdNr. 26 m. w. N). Ebenso wenig wird die Entscheidung über die (geänderte) Aufrechterhaltung eines Patents in einem Einspruchsverfahren als "Erteilung" bezeichnet, wie sich schon aus Art. 101 EPÜ bzw. § 61 Abs. 1 [X.] ergibt und auch in Art. II § 3 [X.], um dessen Weitergeltung es in Art. [X.] § 4 [X.] geht, deutlich zum Ausdruck kommt. In Art. II § 3 Abs. 1 [X.] werden die Fälle der Übersetzung nach Erteilung (Satz 1) und nach geänderter Aufrechterhaltung im Einspruchsverfahren (Satz 2) deutlich unterschieden. Anhaltspunkte dafür, dass der Begriff "Erteilung" in Art. [X.] § 4 [X.] abweichend von seinem üblichen Sinn zu verstehen ist, gibt es nicht. Vielmehr entspricht die vorgenannte Auslegung auch dem Willen des Gesetzgebers, wonach die Aufhebung des Art. II § 3 [X.] und der darauf bezogenen Gebührenregelung im Patentkostengesetz nur für "neu erteilte [X.] Patente" erfolgen soll (vgl. Gesetzesbegründung [X.] 2008, 312 linke Spalte). Dass für [X.] Patente, für die der Hinweis auf die Erteilung vor dem 1. Mai 2008 veröffentlicht worden ist, somit das Übersetzungserfordernis nicht nur für die Patentschrift bei Patenterteilung, sondern auch bei einer geänderten Aufrechterhaltung im Einspruchsverfahren erhalten bleibt, erscheint auch deswegen sinnvoll, weil der Verkehr zu einem [X.]n Patent, zu dem das [X.] Patent- und Markenamt nach Patenterteilung die Übersetzung als [X.] veröffentlicht hat (vgl. [X.], a. a. O., [X.] RdNr. 26), grundsätzlich auch eine T3-Schrift (Übersetzung der geänderten [X.]n Patentschrift) erwartet, und bei Fehlen einer solchen annehmen könnte, das [X.] Patent sei im Einspruchsverfahren unverändert aufrechterhalten worden.

b) Entgegen der Auffassung der Patentinhaberin ist auch nicht erkennbar, dass speziell bezogen auf das vorliegende [X.] Patent, bei dem die Veröffentlichung der geänderten Aufrechterhaltung im zeitlichen Intervall zwischen dem 1. Mai 2008 und dem 7. Juli 2008 liegt, eine unverhältnismäßige rückwirkende Einführung eines [X.]s vorliegt. Vielmehr hat die [X.] für dieses im [X.]n Einspruchsverfahren geänderte Patent, nämlich die Geltung des Art. II § 3 Abs. 1 Satz 2 [X.], ohne zeitliche Unterbrechung bestanden.

Die Übergangsregelung des Art. [X.] § 4 [X.] ist zwar (erst) durch Art. 8a Nr. 2 des [X.] vom 7. Juli 2008 ([X.] 1191 = [X.] 2008, 274, 289; im folgenden: [X.],) geschaffen worden, wobei als Zeitpunkt des Inkrafttretens für diese Übergangsregelung rückwirkend der 1. Mai 2008 bestimmt worden ist (Art. 10 Satz 1 [X.]). Damit ist aber für das vorliegende Patent nicht rückwirkend eine [X.] eingeführt worden. Denn vor Inkrafttreten des [X.] ergab sich die [X.] für das im [X.]n Einspruchsverfahren geänderte Patent unmittelbar aus Art. II § 3 Abs. 1 Satz 2 [X.]. Art. II § 3 [X.] ist erst zeitgleich mit der Schaffung der Übergangsregelung aufgehoben worden (durch Art. 8a Nr. 1 [X.]). Eine frühere Aufhebung von Art. II § 3 [X.] ohne Übergangsregelung, wie die Patentinhaberin geltend macht, kann auch nicht aufgrund des ursprünglichen Umsetzungsgesetzes zum [X.] Übereinkommen, dem Gesetz zur Änderung des [X.] vom 10. Dezember 2003 ([X.] 2470 = [X.] 2004, 46; nicht zu verwechseln mit dem Gesetz, ebenfalls vom 10. Dezember 2003, mit dem dem [X.] Übereinkommen zugestimmt wird, siehe [X.] 2004, 54) angenommen werden. Dieses ursprüngliche Umsetzungsgesetz wurde nämlich (da es keine Übergangsregelung und nach seinem Artikel 4 nur einen zeitlich verzögerten Zeitpunkt des Inkrafttretens enthielt, nämlich 4 Monate nach Inkrafttreten des [X.]; vgl. auch [X.], a. a. O., [X.] RdNr. 17, 105) noch vor seinem Inkrafttreten aufgehoben (durch Art. 8b Nr. 4 [X.] vom 7. Juli 2008, [X.] 1191 = [X.] 2008, 274, 289).

Eine andere Beurteilung der [X.] ergibt sich hier auch nicht dadurch, dass vor der hier in Rede stehenden Veröffentlichung der geänderten Aufrechterhaltung des [X.]n Patents das [X.] Übereinkommen für die [X.] am 1. Mai 2008 in [X.] getreten ist (s. [X.], 964 = [X.] 2008, 392). Denn es enthält in seinem Artikel 9 eine Übergangsregelung, wonach es für [X.] Patente gilt, für die der Hinweis auf die Erteilung nach dem Inkrafttreten des Übereinkommens für den betreffenden Staat im [X.] bekannt gemacht worden ist. Genau diese Übergangsregelung ist vom [X.]n Gesetzgeber durch Art [X.] § 4 [X.] in das [X.] Recht umgesetzt worden. Maßgeblicher Anknüpfungspunkt für den zeitlichen Anwendungsbereich ist nach Art. 9 (ebenso wie in Art. [X.] § 4 [X.]) wörtlich die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des [X.]n Patents, und zwar "nach dem Inkrafttreten des Übereinkommens für den betreffenden Staat". Da das [X.] Übereinkommen für die [X.] am 1. Mai 2008 in [X.] getreten ist, gilt es nach seinem Artikel 9 damit für [X.] Patente, für die der Hinweis auf die Erteilung ab dem 1. Mai 2008 bekannt gemacht worden ist. Zum Verständnis des Begriffs "Erteilung" ist auf die Ausführungen unter a) zu verweisen. Das vorliegende [X.] Patent fällt demnach nicht in den Anwendungsbereich des [X.], da für dieses der Hinweis auf die Erteilung bereits früher bekannt gemacht worden ist. Auch der Rückgriff unmittelbar auf das [X.] Übereinkommen führt zu keinem anderen Ergebnis als die Zugrundelegung der [X.]n Umsetzung in Art [X.] § 4 [X.].

c) Hiervon ausgehend gilt für das vorliegende Patent aufgrund Art. [X.] § 4 [X.] die Vorschrift des Art. II § 3 [X.] in der Fassung weiter, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung, also im November 2002, gegolten hat. Nach der damals geltenden Fassung des Art. II § 3 Abs. 1 Satz 2 [X.] ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Entscheidung über den Einspruch die [X.] Übersetzung der geänderten Patentschrift einzureichen. Ebenso verweist § 2 Abs. 1 PatKostG in der damals geltenden Fassung auf ein Gebührenverzeichnis, das den Gebührentatbestand 313 820 enthält. Damit stellt die Übergangsregelung des Art. [X.] § 4 [X.] die Rechtsgrundlage für die Gebührenpflicht dar (vgl. im übrigen auch den Hinweis des Patentamts in [X.] 2008, 273). Eine Rückzahlung in entsprechender Anwendung der §§ 812 ff. [X.] scheidet daher aus. Eine Erstattung aus anderen Gründen ist weder geltend gemacht noch ersichtlich.

3. Die Rechtsbeschwerde ist gemäß § 100 Abs. 2 Nr. 1 [X.] zuzulassen.