Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 10.08.2011, Az. X ZB 2/11

BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
X [X.]
vom

10. August 2011

in der Rechtsbeschwerdesache
Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

Ethylengerüst
PatKostG § 11 Abs. 3; [X.] § 100
§
11 Abs.
3 PatKostG steht der Zulässigkeit einer Rechtsbeschwerde nicht ent-gegen, wenn zur Entscheidung steht, ob eine Grundlage für die Erhebung der angesetzten Gebühr besteht.
[X.].
II §
3 Abs.
1 Satz
2, Art.
XI §
4
Art.
II §
3 Abs.
1 Satz
2 [X.] in der bis zum 30.
April 2008 geltenden Fassung, wonach eine Übersetzung der im Einspruchs-
oder Beschränkungs-verfahren geänderten Fassung einer nicht in [X.] abgefassten Patentschrift einzureichen ist, bleibt für [X.] Patente, für die der [X.] auf die Erteilung vor dem 1.
Mai 2008 im [X.] veröf-fentlicht worden ist, auch dann anwendbar, wenn die Änderung nach dem 30.
April 2008 erfolgt ist.
[X.], Beschluss vom 10. August 2011 -
X [X.] -
[X.]patentgericht

-
2
-
Der X. Zivilsenat des [X.] hat am 10.
August 2011 durch [X.], die Richterin [X.] sowie [X.], Dr.
Bacher und die Richterin Schuster
beschlossen:
Die Rechtsbeschwerde gegen den am 9.
September 2010 verkünde-ten Beschluss des 10.
[X.]s (Juristischen Beschwerdesenats und [X.]) des [X.] wird kostenfällig zu-rückgewiesen.
Der Wert des Gegenstands des [X.] wird auf 150 [X.] festgesetzt.
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3
-
Gründe:
I.
Der Patentinhaberin wurde auf ihre Anmeldung vom 29.
April 1996 das [X.] Patent 830
386 (Streitpatent) erteilt, das bestimmte chemische Zusammensetzungen mit einem Ethylen-
oder Polyethylengerüst sowie Verfah-ren zu deren Herstellung betrifft. Der Hinweis auf die Patenterteilung ist am 18.
Dezember 2002 veröffentlicht worden, die [X.] Übersetzung der Pa-tentschrift am 24.
Juli 2003.
Im Einspruchsverfahren ist das Streitpatent in geänderter Fassung [X.] worden. Die geänderte [X.] Patentschrift ist am 11.
Juni 2008 veröffentlicht worden. Mit Eingabe vom 22.
August 2008 hat die Patentin-haberin beim Deutschen Patent-
und Markenamt eine [X.] Übersetzung davon eingereicht. Zugleich hat sie die Feststellung beantragt, dass die [X.] des geänderten [X.]n Patents mit der Veröffentlichung durch das [X.] eingetreten sind, und die Erstattung der Gebühr für die Veröffentlichung dieser Übersetzung begehrt, die 150 Euro beträgt und die sie unter Vorbehalt entrichtet hat.
Das Patentamt hat den Antrag auf Erstattung der [X.] zurückgewiesen. Die hiergegen eingelegte Beschwerde ist erfolglos geblieben (B[X.], Beschluss vom 9. September 2010 -
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W
(pat)
19/09, BeckRS 2011, 13958; Leitsatz auch in [X.] 2011, 231). Mit ihrer vom Patentgericht zugelas-senen Rechtsbeschwerde verfolgt die Patentinhaberin ihr Begehren weiter.
II.
Die Rechtsbeschwerde ist statthaft.
1.
Die Statthaftigkeit ergibt sich allerdings nicht schon daraus, dass das Patentgericht die Rechtsbeschwerde zugelassen hat. Auch eine zugelassene Rechtsbeschwerde ist als unzulässig zu verwerfen, wenn sie nach dem Gesetz 1
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4
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nicht statthaft ist ([X.], Beschluss vom 30. Juli 2009 -
Xa
ZB
28/08, [X.], 1098 Rn.
6 mwN

Leistungshalbleiterbauelement).
2.
§
11 Abs.
3 PatKostG steht der Zulässigkeit der Rechtsbeschwerde nicht entgegen.
a)
Es spricht allerdings viel dafür, dass die genannte Vorschrift über ih-ren Wortlaut hinaus nicht nur eine Beschwerde, sondern auch eine Rechts-beschwerde gegen Entscheidungen des [X.] über einen [X.] ausschließt.
Die Regelung ist an §
5 GKG in der bis zum 30.
Juni 2004 geltenden [X.] (nachfolgend: a.F.) angelehnt (BT-Drucks.
14/6203 S.
48). Gemäß §
5 Abs.
2 Satz
2 GKG a.F. war eine Beschwerde gegen einen Kostenansatz aus-geschlossen, wenn die Kosten bei dem Rechtsmittelgericht angesetzt worden sind. Gemäß §
5 Abs.
2 Satz
3 GKG a.F. fand eine
Beschwerde an einen
obersten Gerichtshof des [X.] nicht statt. Für den vorliegenden Zusammen-hang wird angesichts des vom Gesetzgeber angestrebten Gleichklangs grund-sätzlich nichts anderes gelten können.
b)
§
11 Abs.
3
PatKostG steht einer Rechtsbeschwerde jedoch nicht entgegen, wenn der Rechtsmittelführer sich nicht gegen den Ansatz von Kosten wendet, deren Grundlage sich aus dem Gesetz ergibt, sondern die Frage zur Entscheidung steht, ob überhaupt eine Grundlage für die Erhebung der in Rede stehenden Gebühr besteht.
In der genannten Konstellation hat der [X.], wie die Patentinhaberin zu-treffend geltend macht, bereits unter Geltung von §
5 GKG a.F. die Rechts-beschwerde für zulässig erachtet ([X.], Beschluss vom 14.
Juli 1993

X
ZB
9/92, [X.], 890
f. -
Teilungsgebühren; vgl. ferner Beschluss vom 22.
Januar 2008 -
X
ZB
4/07, GRUR 2008, 549 Rn.
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Schwingungsdämpfer). Er hält an dieser Rechtsprechung auch für §
11 Abs.
3 PatKostG fest. Auch [X.] ist ausschlaggebend, dass die beiden Regelungen inhaltlich weitgehend 6
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gleich ausgestaltet sind. Weder §
11 Abs.
3 PatKostG noch einer sonstigen Vorschrift des Patentkostengesetzes ist zu entnehmen, dass der Gesetzgeber die Rechtsschutzmöglichkeiten für die hier in Rede stehende Konstellation ein-schränken wollte.
III.
Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:
Die in Rede stehende Gebühr sei mit Rechtsgrund entrichtet worden. Dies ergebe sich aus der Übergangsvorschrift in Art.
XI §
4 [X.], die anläss-lich des Wegfalls der [X.] aufgrund des Inkrafttretens des [X.] vom 17.
Oktober 2000 am 1.
Mai 2008 ge-schaffen worden sei. Nach ihr blieben die bisher geltenden Regelungen über die Einreichung von Übersetzungen anwendbar, wenn der Hinweis auf die Er-teilung des Patents vor dem 1.
Mai 2008 veröffentlicht worden sei. Auf den Zeitpunkt, zu dem ein Hinweis auf die Aufrechterhaltung des Schutzrechts in geänderter Fassung veröffentlicht worden sei, komme es hingegen nicht an.
Entgegen der Auffassung der Patentinhaberin sei die Übergangsregelung weder unklar noch wegen unzulässiger Rückwirkung nichtig. Die Regelung sei zwar erst mit Gesetz vom 7.
Juli 2008 rückwirkend zum 1.
Mai 2008 in [X.] getreten. Hierdurch habe sich für das Streitpatent aber keine inhaltliche Ände-rung ergeben. Die [X.] habe bis zum Inkrafttreten des Gesetzes vom 7.
Juli 2008 weiterbestanden. Dass die Aufhebung von Art.
II §
3 Int-PatÜbkG schon zuvor mit Gesetz vom 10.
Dezember 2003 angeordnet worden sei, führe nicht zu einer anderen Beurteilung. Dieses Gesetz sei schon vor [X.] Inkrafttreten wieder aufgehoben worden und habe deshalb niemals Wirk-samkeit erlangt.
Die Übergangsregelung in Art.
XI §
4 [X.] stehe auch nicht in [X.] zu den Regeln des [X.]. Dieses knüpfe in Art.
9 vielmehr ebenfalls an den Zeitpunkt an, zu dem der Hinweis auf die Ertei-lung des Patents veröffentlicht worden ist.
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6
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IV.
Dies hält der Überprüfung im Rechtsbeschwerdeverfahren stand.
1.
Die Patentinhaberin war gehalten, eine Übersetzung der geänderten Fassung der Patentschrift einzureichen, nachdem das
Schutzrecht im [X.] in geänderter Fassung aufrechterhalten worden war.
a)
Nach Art.
II
§
3 Abs.
1 Satz
1 [X.] in der bis zum 30.
April 2008 geltenden Fassung hat der Inhaber eines [X.]n Patents innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des Patents im [X.] beim Deutschen Patent-
und Marken-amt eine [X.] Übersetzung der Patentschrift einzureichen. Nach Satz
2 der genannten Vorschrift gilt Entsprechendes, wenn das Patent im Einspruchsver-fahren in geänderter Fassung aufrechterhalten wird.
b)
Diese Vorschrift ist zwar mit Wirkung vom 1.
Mai 2008 weggefallen. Sie ist für das Streitpatent aber weiterhin anwendbar. Dies ergibt sich aus der Übergangsregelung in Art.
XI §
4 [X.].
Art.
II
§
3 [X.] ist durch Art.
8a Nr.
1 des Gesetzes zur Verbesse-rung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums vom 7.
Juli 2008 ([X.]
I S.
1191), das am 11.
Juli 2008 verkündet wurde und, soweit hier von Interesse, am 1.
Mai 2008 in [X.] getreten ist, aufgehoben worden. Nach der durch Art.
8a Nr.
2 des [X.]es eingefügten Übergangsregelung in Art.
XI §
4 [X.] bleibt die Vorschrift
für [X.] Patente, für die der Hinweis auf die Erteilung vor dem 1.
Mai 2008 im [X.] ver-öffentlicht worden ist, in der Fassung anwendbar, die im Zeitpunkt der [X.] des Hinweises gegolten hat. Für das Streitpatent ist danach die [X.] maßgeblich, die am 18.
Dezember 2002 in [X.] war, als der Hinweis auf die Erteilung des Schutzrechts veröffentlicht worden ist. Dies ist die Fassung, die vom 1.
Januar 2002 bis 12.
Dezember 2007 (Inkrafttreten des [X.] zur Umsetzung der Akte vom 29. November 2000 zur Revision des Übereinkommens über die Erteilung [X.]r Patente ([X.]) 15
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7
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vom 24. August 2007, [X.] 2007 I 2166) in [X.] war und der bis zur [X.] geltenden Fassung, soweit hier von Interesse, entspricht.
Entgegen der Auffassung der Patentinhaberin ist die Übergangsregelung nicht dahin auszulegen, dass die Übersetzung einer geänderten Fassung der Patentschrift nur dann einzureichen ist, wenn der Hinweis auf die Entscheidung über den Einspruch vor dem 1.
Mai 2008 veröffentlicht wurde. Die maßgebliche Gesetzesfassung ist vielmehr allein anhand des Tages zu bestimmen, an dem der Hinweis auf die Erteilung des Schutzrechts veröffentlicht worden ist.
Dafür sprechen bereits Wortlaut und Systematik der Übergangsregelung. Art.
XI §
4 [X.] stellt -
anders als Art.
II §
3 Abs.
2 [X.] -
aus-schließlich auf die Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung ab. Dies entspricht der Übergangsregelung im Übereinkommen über die Anwendung des Artikels 65 des Übereinkommens über die Erteilung [X.]r Patente ([X.] Übereinkommen) vom 17. Oktober 2000 ([X.]
2003
II S. 1667), das für [X.] am 1. Mai 2008 in [X.] getreten ist ([X.]
[X.]). In Art.
1 Abs.
1 dieses Übereinkommens hat die [X.]republik [X.] auf die in Art.
65 Abs.
1 EPÜ vorgesehenen [X.] verzichtet. Nach seinem Art.
9 gilt das Übereinkommen für [X.] Patente, für die der [X.] auf die Erteilung nach dem Inkrafttreten des Übereinkommens für den be-treffenden Staat im [X.] bekannt gemacht worden ist. Auch diese Übergangsregelung stellt mithin

insoweit hinter der Ermächtigung der Vertragsstaaten in Art.
65 Abs.
1 EPÜ zurückbleibend

nur auf den Zeit-punkt ab, zu dem der Hinweis auf die Erteilung des Patents veröffentlicht [X.] ist, und nicht auch auf den Zeitpunkt, zu dem ein Hinweis auf die [X.] in geänderter Fassung veröffentlicht wurde.
Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde
ist der Wortlaut von Art.
XI §
4 [X.] nicht deshalb anders zu verstehen, weil im letzten Halb-satz der Vorschrift ohne nähere Spezifizierung von der Veröffentlichung "des Hinweises" die Rede ist. Diese Passage bezieht sich, wie das Patentgericht 20
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8
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zutreffend ausgeführt hat, auf die Ausführungen am Beginn der Vorschrift. Dort wird ausschließlich der Hinweis auf die Erteilung des Patents genannt.
Vor diesem Hintergrund sind die von der Rechtsbeschwerde angestellten Überlegungen zum Verhältnis zwischen
Erteilungs-
und Einspruchsverfahren und die von der Patentinhaberin in diesem Zusammenhang vertretene [X.], der Hinweis auf die Erteilung eines Patents werde erst nach Abschluss des [X.] "rechtskräftig", unerheblich. Die hier maßgebliche Übergangsvorschrift stellt weder auf den Abschluss des Erteilungsverfahrens noch auf den Eintritt einer Bestandskraft oder "Rechtskraft"
ab, sondern auf den Zeitpunkt, zu dem der Hinweis auf die Erteilung des Patents veröffentlicht [X.] ist. Ob nach
diesem Zeitpunkt ein Einspruchsverfahren stattgefunden und welchen Ausgang es genommen hat, ist danach nicht von Bedeutung.
Eine solchermaßen vereinfachte Anknüpfung steht in Einklang mit dem Zweck der Übergangsregelung. Es entspricht grundsätzlich dem wohlverstan-denen Interesse aller Beteiligten, wenn zeitliche Übergangsregelungen an [X.] klare und einfach nachzuvollziehende Kriterien anknüpfen. Für die Frage, ob für ein [X.]s Patent eine Übersetzung einzureichen ist, bietet es sich an, auf den Zeitpunkt der Erteilung abzustellen und ein der Erteilung nachfol-gendes Einspruchs-
oder Beschränkungsverfahren außer Acht zu lassen. Zwar wäre der Gesetzgeber nicht gehindert gewesen, eine differenziertere Regelung zu treffen. Dies führt aber nicht dazu, dass die von ihm gewählte Ausgestaltung, die derjenigen in Art.
9 des [X.] entspricht, im Wege einer "berichtigenden" Auslegung zu korrigieren wäre.
Dass das [X.] Übereinkommen ausweislich seiner Präambel dem Zweck dient, die im Zusammenhang mit der Übersetzung [X.]r Patente entstehenden Kosten zu senken, führt nicht zu einer anderen Beurteilung. Aus Art.
9 dieses Übereinkommens ergibt sich, dass auf das Übersetzungserforder-nis nicht schlechthin, sondern erst von einem
bestimmten Zeitpunkt an verzich-tet werden sollte. Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde kann aus dem Umstand, dass andere Vertragsstaaten des Europäischen Patentüberein-23
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9
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kommens im Zuge der Umsetzung des [X.] großzügige-re Übergangsregelungen geschaffen haben, nichts abweichendes gefolgert werden. Ein Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens war schon vor Abschluss des [X.] nicht gehindert, auf das Übersetzungserfordernis vollständig zu verzichten. Dies wurde in Art.
1 Abs.
4 des [X.] ausdrücklich klargestellt. Ein derart weitgehen-der Verzicht ist aber gerade nicht Gegenstand dieses Übereinkommens.
c)
Der Umstand, dass die Aufhebung von Art.
II §
3 [X.]

ohne ausdrückliche Übergangsregelung

bereits in Art.
1 des Gesetzes zur Ände-rung des [X.] vom 10.
Dezember 2003 ([X.] I S. 2470) vorgesehen war, führt nicht zu einer an-deren Beurteilung.
Dieses [X.], das in Art.
8b Nr.
4 des bereits genannten [X.] vom 7.
Juli 2008 aufgehoben worden ist, sollte nach dessen Art.
4 am ersten Tag des vierten Kalendermonats in [X.] treten, der auf das Inkrafttreten des [X.] folgt. Es
wäre mithin am 1.
September 2008 in [X.] getreten, nachdem das [X.] Übereinkommen wie bereits erwähnt am 1.
Mai 2008 in [X.] getreten war. Soweit die Rechtsbeschwerde hiervon abwei-chend geltend macht, das [X.] Übereinkommen sei am 1.
Februar 2008 und das [X.] demgemäß am 1.
Juni 2008 in [X.] getreten, ver-kennt sie, dass das [X.] Übereinkommen seinerseits gemäß dessen Art.
6 Abs.
1 erst am ersten Tag des vierten Monats nach Hinterlegen der letzten maßgeblichen Ratifikationsurkunde in [X.] getreten ist. Die letzte Ratifikations-urkunde ist am 29.
Januar 2008 hinterlegt worden (BT-Drucks.
16/8783 S.
50). Demgemäß ist das Übereinkommen am 1.
Mai 2008 in [X.] getreten. Die Auf-hebung von Art.
II §
3 [X.] war in dem [X.]
aus dem [X.] mit weiterem zeitlichem Versatz vorgesehen, damit dem Patentamt eine weitere Vorlaufzeit von drei vollen Kalendermonaten bleiben sollte (BT-Drucks. 15/1646 S.
7). Zutreffend ist das Patentgericht nach allem zu dem Ergebnis ge-langt, dass dieses Gesetz im Zeitpunkt, als seine Aufhebung verkündet worden 26
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ist, noch nicht in [X.] war und deshalb niemals Wirkung erlangt hat. Davon ist auch der Gesetzgeber ausgegangen (BT-Drucks.
16/8783 S.
51).
Ob die [X.]republik [X.] ihre Pflichten aus dem [X.] Übereinkommen verletzt hätte, wenn sie über den 30.
April 2008
hinaus an dem Übersetzungserfordernis auch hinsichtlich solcher Patente festgehalten hätte, bei denen der Hinweis auf die Erteilung nach diesem Tag veröffentlicht worden ist,
kann dahingestellt bleiben. Die rückwirkend zum 1.
Mai 2008 in [X.] ge-setzte Übergangsregelung in Art.
XI §
4 [X.] wird wie bereits dargelegt den Anforderungen des Übereinkommens in vollem Umfang gerecht. Sie ist auch aus diesem Grund nicht zu beanstanden.
d)
Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde verstößt die [X.] Inkraftsetzung von Art.
XI §
4 [X.] nicht gegen das Rechts-staatsprinzip (Art.
20 Abs.
1 GG) oder sonstige verfassungsrechtliche Vorga-ben.
(1)
Die in Rede stehende Regelung hat nicht zu einer echten Rückwir-kung geführt.
Nach der Rechtsprechung des [X.]verfassungsgerichts liegt eine [X.] Rückwirkung nur dann vor, wenn ein Gesetz nachträglich ändernd in abgewi-ckelte, der Vergangenheit angehörende Tatbestände eingreift oder wenn der Beginn seiner zeitlichen Anwendung auf einen Zeitpunkt festgelegt ist, der vor dem Zeitpunkt liegt, zu dem die Norm durch ihre Verkündung rechtlich existent, das heißt
gültig geworden ist ([X.], Beschluss vom 7. Dezember 2010

1
BvR
2628/07, NJW 2011, 1058 Rn.
45 mwN). Die hier in Rede stehende Regelung ist zwar zu einem vor der Verkündung liegenden Zeitpunkt in [X.] gesetzt worden. Sie hat aber gegenüber der zuvor geltenden Rechtslage zu einer Vergünstigung geführt. Wie bereits dargelegt war bis zur Verkündung von Art.
XI §
4 [X.] als Bestandteil des Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums vom 7. Juli 2008
das Übersetzungserfordernis aus Art.
II §
3 [X.] weiterhin in [X.]. Zumin-28
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dest die Inhaber von Patenten, bei denen der Hinweis auf die Erteilung vor dem 1.
Mai 2008 veröffentlicht worden ist, blieben deshalb verpflichtet, eine Überset-zung sowohl der erteilten als auch von geänderten Fassungen einzureichen. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob das [X.] Übereinkommen auch ohne ausdrückliche Änderung oder Aufhebung von Art.
II §
3 [X.] rechtliche Wirkungen zugunsten von [X.] entfalten konnte. Solche
Wirkungen konnten jedenfalls nur im Anwendungsbereich dieses Übereinkommens [X.]. Wie bereits dargelegt fallen Patente, bei denen der Hinweis auf die Ertei-lung vor dem 1.
Mai 2008 veröffentlicht worden ist, nicht in diesen Anwen-dungsbereich.
(2)
Es liegt auch keine unechte Rückwirkung vor.
Eine unechte Rückwirkung oder tatbestandliche Rückanknüpfung liegt nach der Rechtsprechung des [X.]verfassungsgerichts vor, wenn eine Norm auf gegenwärtige, noch nicht abgeschlossene Sachverhalte und [X.] für die Zukunft einwirkt und damit zugleich die betroffene [X.] nachträglich entwertet ([X.] aaO NJW 2011, 1058 Rn.
47 mwN). Die hier in Rede stehende Regelung hat die Rechtsposition der Patentinhaberin aus den bereits dargelegten Gründen nicht verändert.
Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde ist eine unechte Rück-wirkung auch nicht deshalb zu bejahen, weil die Patentinhaberin in ihrem [X.] auf das Inkrafttreten des [X.]es aus dem [X.] ent-täuscht worden ist. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob das Übersetzungser-fordernis bei Inkrafttreten dieses Gesetzes auch für Patente entfallen wäre, bei denen der Hinweis auf die Erteilung vor dem 1.
Mai 2008 veröffentlicht worden ist. Der Inhaber eines solchen Patents war in seinem Vertrauen, dass diese Regelung unverändert in [X.] treten werde, jedenfalls nicht schutzwürdig. Er musste vielmehr damit rechnen, dass der Gesetzgeber zu neuen Erkenntnissen gelangen und die Regelung vor ihrem erst für einen späteren Zeitpunkt vorge-sehenen Inkrafttreten überarbeiten werde.
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2.
Mit dem Übersetzungserfordernis aus Art.
II §
3 [X.] bleibt gemäß der Übergangsregelung in Art.
XI §
4 [X.] auch die zugehörige Kostenregelung in §
2 Abs.
1 PatKostG maßgeblich. Deshalb hat das Patentge-richt zu Recht den Gebührentatbestand in Nr.
313
820 des [X.] herangezogen.
V.
Die Kostenentscheidung hat nur deklaratorische Bedeutung, weil an dem Verfahren neben der Patentinhaberin keine weiteren Personen beteiligt sind (§
109 Abs.
1 [X.]).
Die Festsetzung des
Gegenstandswerts beruht auf §§
61 ff. GKG,
§
3 ZPO.

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13
-
Eine mündliche Verhandlung hat der [X.] nicht für erforderlich angese-hen (§
107 Abs.
1 [X.]).
[X.]
[X.]
[X.]

Bacher
Schuster
Vorinstanz:
[X.]patentgericht, Entscheidung vom 09.09.2010 -
10 W(pat) 19/09 -

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