Bundespatentgericht, Urteil vom 24.09.2019, Az. 4 Ni 18/17 (EP)

Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung für die [X.] erteilten [X.] Patents EP 1 343 629, [X.] Aktenzeichen [X.] (Streitpatent), das am 12.12.2001 unter Beanspruchung der Prioritäten [X.] vom 19.12.2000 und [X.] 263504 P vom 24.01.2001 angemeldet worden ist. Die Patenterteilung wurde am [X.] veröffentlicht. Das Streitpatent betrifft gemäß der [X.] Übersetzung eine Behälterwand aus Papier sowie ein Verfahren zu deren Herstellung. Es umfasst 18 Patentansprüche, die von der Klägerin sämtlich angegriffen sind.

Die nebengeordneten Patentansprüche 1 und 12 lauten in der [X.]:

In der in der [X.] ([X.]) zur Information angegebenen [X.] Übersetzung lauten die Patentansprüche 1 und 12 wie folgt:

Hinsichtlich des Wortlauts der auf Patentanspruch 1 bzw. 12 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 11 bzw. 13 bis 18 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Die Klägerin macht mit ihrer Nichtigkeitsklage geltend, dass der Gegenstand des Streitpatents mangels Patentfähigkeit (fehlende Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit) für nichtig zu erklären sei (Art. II § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 IntPatÜG i.V.m. Art. 138 Abs. 1 lit. a, Art. 52 bis Art. 57 EPÜ).

Als Stand der Technik hat sie folgende Dokumente vorgelegt:

[X.] 11-208634 (nebst [X.] Übersetzung [X.].1)

[X.] [X.] 3 272 094

[X.] [X.] 2 624 245

[X.] [X.] 2000-281042 A (nebst [X.] Maschinenübersetzung [X.].1)

[X.] 2000-109046 A (nebst [X.] Übersetzung D5.1)

D6 EP 0 124 496 B2

D7 [X.] 4 741 376

D8 [X.] 2 892 749

[X.] [X.] 2000-43954 A (nebst [X.] und [X.]

Maschinenübersetzung [X.] und [X.].2)

[X.]0 [X.] 2000-62774 A (nebst [X.] Maschinenübersetzung [X.]0.1)

[X.]1 [X.] 2000-62772 A (nebst [X.] Maschinenübersetzung [X.]1.1)

[X.]2 [X.] 517 A

[X.] [X.] 5 839 653

[X.]4 [X.] 6 126 584

[X.] EP 0 068 334 A1

[X.] GB 2 158 058 A

[X.]7 [X.] 94/12328 A1

[X.]8 [X.] 99/54547 A1

Ferner hat die Klägerin folgende Dokumente zum fachmännischen Verständnis vorgelegt:

BM4 Dictionary of Paper, [X.], 1996, [X.], [X.], S. 175

[X.] Pulp and paper dictionary, [X.], 1991, [X.], S. 286

BM6 [X.] 2 624 245

[X.] Fundamental properties of high stretch paper, [X.], [X.] 1965, Tabelle 1, [X.] – 409

[X.] Extensible Paper Machinery, [X.], 1960, [X.], [X.]. 5, [X.] – 231

[X.] Paper Physics, [X.], 1998, [X.], S. 171. – [X.]-5216-16-0

Die Klägerin hat sich in ihrem schriftsätzlichen Vorbringen darauf berufen, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung durch die [X.], [X.], [X.], [X.] bis [X.]1 jeweils neuheitsschädlich vorweggenommen sei. In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin ihren Einwand der mangelnden Patentfähigkeit in erster Linie auf die Druckschriften [X.] und [X.] gestützt, die jeweils sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung offenbarten.

Der jeweilige Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach den [X.] 1 bis 6 könne ebenfalls keine Patentfähigkeit begründen. So würden die Merkmale der [X.] bis 3 jeweils durch die [X.]/[X.] und [X.] neuheitsschädlich vorweggenommen. Entgegen der Auffassung der Beklagten offenbare die [X.] das Merkmal 1M1

several outwards… from the periphery… extending portions“) sei in der [X.] offenbart. Jedenfalls sei es ausgehend von dieser Druckschrift nicht erfinderisch. Denn bei richtiger Auslegung der Figuren 1 und 2 i.V.m. Absatz [0026] des Streitpatents müsse alles, was über die „periphery 20“ hinausgehe, als „outwards extending portions“ angesehen werden. Vor diesem Hintergrund offenbare die [X.] in Figur 18 ebenfalls mehrere „outwards extending portions“. Auch die [X.] zeige das Merkmal 1M3

Die Lehre des nebengeordneten Patentanspruchs 12 erteilter Fassung sei entgegen der Ansicht des Senats nicht auf die Prägung eines Kraftpapiers im Zustand einer bereits zur Containerform geformten Wand beschränkt. Denn Merkmal 12M3.1.1 gebe nicht zwingend vor, dass das Papier beim Pressen bereits die endgültige Form der Behälterwand aufweise, vielmehr genüge die bloße Eignung für einen Behälter. Der maßgebende Anspruchswortlaut schreibe auch nicht vor, dass der Pressvorgang in der Gestalt erfolgen müsse, dass es zu keiner nachträglichen Verformung des Papiers kommen dürfe. Mit der im Merkmal 12M3.1.1 genannten Form der Behälterwand („shape of the container wall (10, 22)“) sei die Oberflächenstruktur der Behälterwand gemeint, die beim Pressen des Papiers erzeugt werde und die nicht gleichzusetzen sei mit der – im Streitpatent begrifflich unterschiedenen – Form des Behälters („shape of the container“). Für diese Auslegung sprächen auch die in Merkmal 12M4 genannten Anspruchsalternativen („simultaneously with or subsequent to…“), welche der Fachmann nur so verstehen könne, dass – neben dem gleichzeitigen Pressen und Versiegeln des Kraftpapiers – auch ein Verfahren geschützt werden solle, bei dem das Papier zuerst gepresst und in einem nachgelagerten Schritt gebogen und versiegelt werde.

Vor diesem Hintergrund werde die Lehre des erteilten Patentanspruchs 12 jedenfalls durch die [X.] und [X.] neuheitsschädlich vorweggenommen, da diese jeweils sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 12 offenbarten. So zeige die [X.] – neben den Merkmalen 12M1 und der [X.] – in der dort gelehrten Alternative 2 (vgl. [X.], [X.] 6, [X.] 57 – 64) auch ein „versiegelndes Überlappen der Papierseiten der Behälterwand oder von Seiten der Teile der Behälterwand“ gemäß Merkmal 12M4. Für die Verwirklichung dieses Merkmals spiele es keine Rolle, ob die überlappenden Papierseiten lediglich in einem Naht- bzw. Randbereich oder – wegen der mehrlagigen Wicklung des Papiers wie nach der Lehre der [X.] – flächig versiegelt würden. Zwar würde in der Alternative 2 der [X.] normales Kraftpapier („ordinary kraft paper“) verwendet, aber dieses sei aufgrund des dort gelehrten Verfahrens wegen des durch den nassen Kleber aufgeweichten Zustands genauso streckbar wie „highly extensible Kraft paper“ im Sinne von Merkmal 12M2. Dies ergebe sich auch aus den dort (vgl. [X.], [X.] 6, [X.] 44 ff.) in Bezug genommenen Figuren 10 bis 17, die eine Streckung von mindestens 15 % zeigten. Einer Heranziehung der [X.] bedürfe es daher insoweit nicht. Die Klägerin verwies in diesem Zusammenhang ferner auf die zum fachmännischen Verständnis vorgelegten Dokumente [X.] und [X.].

Die [X.] offenbare bei richtiger Auslegung des Patentanspruchs 12 (s.o.) auch den [X.] 12M3. Ebenso sei in der [X.] ein nach dem Druckvorgang versiegelndes Überlappen der Papierseiten der Behälterwand gemäß Merkmal 12M4 verwirklicht.

Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 12 beruhe jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, da er sich für den Fachmann in naheliegender Weise sowohl aus der Kombination der Lehren von [X.] mit [X.], die zahlreiche Berührungspunkte aufwiesen, als auch ausgehend von [X.] oder [X.]/[X.]4 jeweils in Verbindung mit dem Fachwissen ergebe. Soweit das Merkmal 12M3 als nicht in der [X.] bzw. [X.]/[X.]4 offenbart angesehen werden sollte, könne dieses Merkmal eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen, da damit keinerlei technische Effekte oder Vorteile verbunden seien; es sei vielmehr völlig unerheblich, ob zuerst gepresst und dann geformt werde oder umgekehrt.

Die Klägerin beantragt sinngemäß,

das [X.] Patent 1 343 629 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit das Streitpatent gemäß den [X.] 1, 2, 3, 4, 5, 6, eingereicht mit Schriftsätzen vom 31.08.2017 und 18.07.2019, verteidigt wird mit der Maßgabe, dass es in Anspruch 12 gemäß Hilfsantrag 2 heißen muss, [X.] paper has an extension of 10 to 20 %“, mit der weiteren Maßgabe, dass Nummerierung und Rückbezüge jeweils angepasst werden.

Wegen des Wortlauts der jeweiligen Anspruchssätze der [X.] bis 6 wird auf die Anlagen rop 4 bis rop 6 sowie [X.] bis [X.] zu den Schriftsätzen vom 31.08.2017 und 18.07.2019 Bezug genommen.

Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 18.07.2019 und nochmals in der mündlichen Verhandlung klargestellt, dass sie im Hauptantrag und in allen sechs [X.] die nebengeordneten Patentansprüche 1 und 12 jeweils isoliert voneinander verteidigt.

Die Beklagte hat in der mündlichen Verhandlung nicht mehr in Abrede gestellt, dass dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung (Hauptantrag) die [X.] und [X.] jeweils [X.]. Im Übrigen tritt sie den Ausführungen der Klägerin entgegen und erachtet Patentanspruch 1 in einer der Fassungen der [X.] bis 6 für patentfähig. Entsprechendes gelte für den isoliert verteidigten Patentanspruch 12 in der erteilten Fassung nach Hauptantrag. Insbesondere seien die von der Klägerin ins Feld geführten Dokumente nicht geeignet, dem Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 12 die Neuheit zu nehmen oder ihn nahezulegen. Im Einzelnen:

Der gemäß den [X.] 1 bis 3 verteidigte Patentanspruch 1 werde durch [X.] nicht neuheitsschädlich vorweggenommen. Die [X.] zeige schon keine Behälterwände aus Papier für Einwegbecher („disposable cups“) gemäß Merkmal 1M1

Der jeweilige Gegenstand von Patentanspruch 1 gemäß den [X.] 1 bis 3 werde auch nicht durch den Stand der Technik nahegelegt. Die erforderliche Steifigkeit werde im Stand der Technik vielmehr auf andere Art und Weise erreicht, so etwa dadurch, dass das Kraftpapier mehrschichtig gewickelt ([X.]) bzw. ein Papierbecher-Hauptteil zur Verfügung gestellt werde ([X.]). Weder durch die [X.] noch durch die [X.] seien dem Fachmann die mit Merkmal 1M3.2

Die Lehre gemäß den [X.] 4 bis 6 (mit mehreren sich auswärts von dem Umfang ersteckenden Abschnitten, Merkmal 1M3

Die Lehre des Patentanspruchs 12 sei bereits in der erteilten Fassung gemäß Hauptantrag neu gegenüber dem von der Klägerin insoweit angeführten Stand der Technik. So werde in der [X.] das Merkmal 12M4 nicht offenbart. Der Fachmann verstehe dieses Merkmal dahingehend, dass die Behälterwandung überlappende Siegelränder aufweisen müsse, die gleichzeitig mit oder nach dem Druckvorgang versiegelt würden, was nach der Lehre der [X.] nicht der Fall sei. Die Auslegung der Klägerin, wonach das Merkmal auch Ausführungsformen erfasse, bei denen die Behälterwand aus vielen Lagen gewickelten Papiers bestehe, die vollflächig miteinander verklebt würden, treffe nicht zu, da gemäß Merkmal 12M4 lediglich die „paper sides“ miteinander versiegelt würden. Ungeachtet dessen offenbare die [X.] bei der von der Klägerin so bezeichneten Alternative 2 lediglich die Verwendung gewöhnlichen Kraftpapiers, während die streitpatentgemäße Lehre die Verwendung von stark streckbarem Kraftpapier als Ausgangsmaterial vorsehe.

Patentanspruch 12 in der erteilten Fassung werde auch nicht durch [X.] neuheitsschädlich vorweggenommen, da dort jedenfalls die Merkmale 12M2 und 12M4 nicht offenbart seien.

Die Lehre des erteilten Patentanspruchs 12 sei nicht durch den Stand der Technik nahegelegt. Die von der Klägerin angeführte Kombination der [X.] mit [X.] sei schon deshalb fernliegend, weil sich die fraglichen Entgegenhaltungen auf grundlegend verschiedene Behälter mit unterschiedlichen Anforderungen bezögen, auch deren Herstellung sei nicht vergleichbar. Der [X.] liege ebenfalls ein gänzlich anderes Herstellungsverfahren zugrunde und sie gebe dem Fachmann keinerlei Anregung, die dortige Lehre zu verlassen und ein überlappendes Versiegeln gemäß Merkmal 12M4 vorzusehen. Soweit sich die Klägerin auf eine fehlende erfinderische Tätigkeit ausgehend von [X.]/[X.]4 in Verbindung mit dem Fachwissen berufe, könne dies schon deshalb nicht durchgreifen, weil das Merkmal 12M3 in [X.]/[X.]4 weder offenbart noch nahegelegt sei, auch zähle es nicht zum Fachwissen.

Der Senat hat den Parteien einen frühen qualifizierten Hinweis vom 10.05.2019 nach § 83 Abs. 1 [X.] zugeleitet, auf dessen Inhalt Bezug genommen wird.

Im Übrigen wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze samt allen Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 24.09.2019 samt Anlagen verwiesen.

Die zulässige Klage ist teilweise begründet, soweit Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung nach Hauptantrag und in zulässig beschränkter Fassung nach den [X.] 1, 2, 3, 4, 5 und 6 isoliert verteidigt wird, weil die jeweilige Lehre sich nicht als patentfähig erweist (Art. II § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 [X.], Art. 138 Abs. 1 lit. a, Art. 52, Art. 56 EPÜ).Soweit der Patentanspruch 12 in der erteilten Fassung gemäß Hauptantrag, dem sich die hierauf rückbezogenen erteilten Patentansprüche 13 bis 18 anschließen, isoliert verteidigt wird, führt die Klage jedoch nicht zum Erfolg und ist abzuweisen, da sich der hiergegen gerichtete Nichtigkeitsangriff mit dem von der Klägerin geltend gemachten [X.] der fehlenden Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 [X.] iVm Art. 138 Abs. 1 lit. a, Art. 52, 54, 56 EPÜ) als nicht begründet erweist.

1. Der Gegenstand des Streitpatents betrifft eine Behälterwand aus Papier sowie ein Verfahren zu deren Herstellung (Abs. [0001] [X.]). Einleitend wird in der Beschreibung zum Stand der Technik darauf hingewiesen, dass es üblich sei, Papierbehälter zu falten, um Boden- und Seitenwände aus demselben Blatt Papier auszubilden. Außerdem könnten sie auch zur Ausbildung kastenartiger Anordnungen gefaltet werden. Ferner könnten sie so geformt werden, dass sie eine gleichmäßige zylindrische oder kegelförmige Seitenwand und einen runden, ebenen Boden aus Papier, Metallblechplatte oder Kunststoff aufweisen. Um der Seitenwand Steifigkeit zu verleihen als [X.]erre gegen Flüssigkeitsinhalte, seien diese Papierbehälter mit unterschiedlichen Materialien getränkt oder beschichtet (Abs. [0002] [X.]).

Beispielhaft verweist das Streitpatent hierzu auf die Druckschrift [X.] (EP 0 068 334 A Abs. [0002] [X.]), in der ein solcher zylinderförmiger Papierbehälter mit einer Behälterwand mit Falten (

In der [X.] wird hervorgehoben, dass die vorliegende Erfindung es ermögliche, Behälter für flüssige, pulverförmige, und feste Inhalte mit einer Seitenwand aus Papier und mit ungewöhnlichen verschiedenen Erscheinungsbildern ohne Falten des Papiers herzustellen. Es können [X.] eingebaut sein, um die Entsorgung zu erleichtern, und es können Grifferleichterungsformen vorgesehen sein (Abs. [0004]).

In [X.]. 1 iVm Abs. [0026] ist ein erfindungsgemäßes Ausführungsbeispiel eines Prototyps eines solchen auch bzgl. seiner Maße beschriebenen Behälters bzw. dessen Seitenwand dargestellt mit sich nach außen erstreckenden Abschnitten 12, 16, 18 und verbundenen halbkreisförmigen Abschnitten 14 dazwischen, wobei die mittleren, sich nach auswärts erstreckenden Abschnitte 12 den größten Durchmesser aufweisen.

[X.]. 2 zeigt eine Querschnittsansicht des Behälters 10, mit mittleren, sich nach auswärts erstreckenden Abschnitten 12 und kreisförmiger unterer oder oberer Öffnung 20, die mit dem Umfang der verbindenden halbkreisförmigen Abschnitte 14 übereinstimmt.

[X.]. 3 zeigt eine Seitenansicht einer anderen Ausführungsform einer Behälterwand 22, bei welcher die Gesamtform leicht sanduhr- oder taillenförmig gestaltet ist und die oberen und unteren [X.] der im Wesentlichen kreisförmigen Behälterwand länglich und abgerundet sind.

Abs. [0005] erwähnt insoweit, dass die Behälterwand aus Papier für einen Behälter mit einem hauptsächlich kreisförmigen oder elliptischen Querschnitt ausgestaltet werden kann, wobei dieses Papier ein stark streckbares Kraftpapier ist, und die Wand zumindest einen sich einwärts oder auswärts von dem Umfang erstreckenden Abschnitt aufweist. Die Behälterwand soll vorzugsweise bei Behältern eingesetzt werden, die ein Volumen von bis zu einem Liter aufweisen. Der Behälter wird vorzugsweise aus der Gruppe ausgewählt, welche aus Flaschen, Dosen, Gefäßen, [X.], [X.], Fässern und Vasen besteht, (Abs. [0008]).

Nach Abs. [0010] weist das stark streckbare Kraftpapier, das in der Behälterwand gemäß der Erfindung verwendet wird, eine Streckung von 5 % bis 20 % auf, bevorzugter von 10 % bis 15 % und momentan am bevorzugtesten von 15 %.

Ausgangsmaterial für das Herstellungsverfahren ist nach Abs. [0022] vorzugsweise auch ein stark streckbares Kraftpapier, das eine Streckung von 5 % bis 20 % aufweist, bevorzugter von 10 % bis 15 % und momentan am bevorzugtesten von 15 %, (Abs. [0022]), wobei das erfindungsgemäße Verfahren vorzugsweise bei der Herstellung von Behältern eingesetzt wird, die aus der Gruppe ausgewählt werden, die aus Flaschen, Dosen, Gefäßen, [X.], [X.], Fässern und Vasen besteht.

Hinsichtlich des Ausgangsmaterials für das Herstellungsverfahren wird in Abs. [0025] beschrieben, dass dieses ein Kraftpapier ist, das ausgewählt werden kann unter ungebleichten und gebleichten, unbeschichteten und beschichteten, einlagigen oder zwei- oder mehrlagigen Kraftpapierqualitäten. Es können auch zwei oder mehr getrennte Papierblätter dazu eingesetzt werden, die Behälterwand gemäß der Erfindung auszubilden, wobei die Oberfläche des Papiers vorzugsweise eine gute Bedruckbarkeit aufweist.

2. Ausgehend von dem in Absatz [0002] genannten Stand der Technik gibt das Streitpatent implizit die Aufgabe an, eine Behälterwand aus Papier herzustellen, die ohne Falten vergleichsweise steif ausgebildet ist (Abs. [0003], [0004] [X.]).

3. Gelöst werden soll die Aufgabe mit einer Vorrichtung nach Patentanspruch 1 bzw. nach einem Verfahren nach Patentanspruch 12 wie erteilt – nachfolgend für die anschließende Erörterung nach Merkmalen gegliedert:

Patentanspruch 1

1M1 [X.]ontainer wall of paper (10, 22) for a container with a predominantly circular or elliptic cross-section

[X.] which paper is a highly [X.] paper and

1M3 which wall (10, 22) has at least one inwards or outwards (12, 14, 16, 26) [X.] (20, 14, 32) extending portion.

Nebengeordneter Patentanspruch 12

12M1 Process of producing a [X.] (10, 22) for a container with a predominantly circular or elliptic cross-section, which comprises the steps of

12M2 obtaining a highly [X.] paper,

12M3 pressing the paper between

12M3.1 a hard form

12M3.1.1 providing the shape of the container wall (10, 22), or a portion of the container wall,

12M3.1.2 which has at least one inwards or outwards [X.] extending portion (12, 14, 16, 24),

12M3.2 and a member from the group consisting of

12M3.2.1 a matching hard counter form,

12M3.2.2 a soft flexible counter form which under pressure follows the shape of the hard form, and

12M3.2.3 liquid or gas that under pressure forces the paper to follow the shape of the hard form,

12M4 simultaneously with or subsequent to the pressing operation sealing overlapping paper sides of the container wall, or sides of the parts of the container wall to produce the final container wall.

Die folgende Übersicht fasst weiterhin alle nach Haupt- und [X.] verteidigten Fassungen des Patentanspruchs 1 nach Merkmalen gegliedert zusammen (Änderungen ggü. der erteilten Fassung sind durch Unterstreichung gekennzeichnet):

Anspruch 1:

4. Den zur Problemlösung berufenen Fachmann sieht der Senat als einen Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Papier und Verpackung mit mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Behältnissen auf Papierbasis.

1. Die stets gebotene Auslegung eines Patentanspruchs nach Art. 69 Abs. 1 EPÜ und seiner einzelnen Merkmale hat sich am technischen Sinngehalt der Merkmale des Patentanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit zu orientieren (st. Rspr., [X.] 2011, 129 – [X.]; [X.], 515-519 Schneidmesser I, m. w. N.).

Hierbei hat die Auslegung losgelöst vom Stand der Technik zu erfolgen und ist nur im Lichte der Gesamtoffenbarung der Patentschrift zu bestimmen ([X.] 2012, 1124 – [X.]; [X.], 868 – [X.]I). Sie hat sich am Sinngehalt des betreffenden Merkmals im Kontext der Patentschrift zu orientieren und an der Funktion, die dieses Merkmal für sich und im Zusammenwirken mit den übrigen Merkmalen des Patentanspruchs bei der Herbeiführung des erfindungsgemäßen Erfolgs hat. Es ist deshalb maßgeblich, was der angesprochene Fachmann – auch unter Einbeziehung seines Vorverständnisses ([X.] 2008, 878 – [X.]) – danach bei unbefangener Betrachtung dem Patentanspruch als Erfindungsgegenstand entnimmt. Insoweit kann die Patentschrift im Hinblick auf die gebrauchten Begriffe auch ihr eigenes Lexikon darstellen ([X.] 1999, 909 – [X.]annschraube; [X.]. 2000, 105 – Extrusionskopf).

Zu betonen ist, dass solche Bestandteile der Beschreibung, die in den Patentansprüchen keinen Niederschlag gefunden haben, grundsätzlich nicht in den Patentschutz einbezogen sind und die Beschreibung nur insoweit berücksichtigt werden darf, als sie sich als Erläuterung des Gegenstands des Patentanspruchs lesen lässt (BGHZ 189, 330 = GRUR 2011, 701, 705 – [X.]) wie auch die subjektiv im Patent genannte Aufgabe angesichts des Vorrangs des Patentanspruchs nicht zu einer sachlichen Einengung des durch den Wortsinn des Patentanspruchs festgelegten Gegenstands führen darf (BGHZ 211, 1 – Pemetrexed, unter Hinweis auf Urteil vom 4. Februar 2010 – [X.], [X.], 602 Rn. 27 – Gelenkanordnung; Urteil vom 17. Juli 2012 – [X.], [X.], 1122 Rn. 22 – Palettenbehälter III).

2. Patentanspruch 1

Merkmal 1M1

1M1 Merkmal 1M3 Merkmal 1M3 sieht vor, dass – im Gegensatz zu einem flachen Papier - die Behälterwand einen Umfang („periphery“) aufweist. Dies ist nur dann der Fall, wenn die Wandung des fertiggestellten Behälters zu einer runden Form aufgespannt ist.

1M1

[X.] muss das für die Behälterwandung verwendete Papier ein stark streckbares Kraftpapier sein. Darunter versteht der Fachmann grundsätzlich ein Kraftpapier mit einer Bruchdehnung oberhalb von 2 % in Längsrichtung und oberhalb von 4,5 % in Querrichtung (vgl. Fachbuch [X.], S. 228 [X.]ur 1 bzw. S. 229 [X.]ur 2).

Bestätigt wird diese Auslegung durch die Angaben in der [X.], Abs. [0022] und [0029] sowie dem Merkmal 1M3.2, in denen angegeben ist, dass das erfindungsgemäße bzw. beanspruchte Kraftpapier eine „extension“ im Bereich von 5 % bis 20 % aufweist. Dabei ist für den Fachmann klar, dass (– offensichtlich übersetzungsbedingt –) mit „extension“ nicht etwa eine Vorstreckung des Papiers gemeint ist, sondern die „extensibility“, also die Dehnbarkeit/Streckbarkeit innerhalb dieses Bereichs (siehe auch Ausführungen unten zu Merkmal 1M3.2).

Kein Kraftpapier mit hoher Dehnbarkeit ist nach dem Verständnis des Fachmanns hingegen ein Standardkraftpapier mit flüssigem aufgebrachtem [X.], das im lediglich feuchten Zustand hochverformbar und dehnbar ist und damit ebenfalls eine hohe Streckbarkeit aufweist.

1M3 [X.]) bestehen und im zum Behälter gerollten Zustand einen sich einwärts oder auswärts von dem Umfang erstreckenden Abschnitt aufweisen. Mit [X.]uren 1 und 2 iVm Abs. [0026] ergibt sich, dass der sich vom dem Umfang erstreckende Abschnitt der durch Verformung entstandene Abschnitt ist und dem Durchmesser [X.] entspricht. Natürlich können bei einer mehrschichtigen Wand auch alle Lagen nach innen und außen ragen, sowohl an der gleichen Stelle wie auch an jeweils anderen Stellen. Die „inwards or outwards [X.] extending portion[s]“ können - wie auch in den Ausführungsbeispielen in Querrichtung (Abs. [0017] [X.]) wie auch in Längsrichtung (Abs. [0016] [X.]) - aus der Peripherie hinein-/hinausragen.

1M3

1M3.1 1M3.1 1M3.1

M1.3.2 bestimmt für die Streckbarkeit des hochdehnbaren Kraftpapiers einen Bereich, der sich je nach Hilfsantrag wie folgt schreiben lässt (die jeweiligen Hilfsanträge sind hochgestellt gekennzeichnet):

1M3.2

1M3.2

1M3.2

Diese konkretisierte Bereichsangabe für die Streckbarkeit beschreibt eine Materialeigenschaft, die sich auf das Kraftpapier als unbehandeltes Ausgangsmaterial bezieht, wobei die Untergrenze von 5 % / 10 % und die Obergrenze von 15 % bzw. 20 % den Bereich angeben, bei dem das Papier noch nicht reißt und die der Fachmann als Bruchdehngrenze sieht.

3. Patentanspruch 12

Merkmal 12M1 ist ein Verfahren zur Herstellung einer Behälterwand aus Papier für einen Behälter mit einem im Wesentlichen kreisförmigen oder elliptischen Querschnitt beansprucht. Mit der dortigen „[X.]“ ist - wie zu Merkmal 1M1 ausgeführt - die räumlich aufgespannte Form der gebogenen Behälterwand gemeint, nicht dagegen deren plane Auffaltung. Sie weist z. B. einen runden oder elliptischen Querschnitt auf. Das Verfahren soll gemäß Merkmal 12M1 auch mehrere Verfahrensschritte umfassen.

Merkmal 12M2 wird ein stark streckbares Kraftpapier bereitgestellt. Insoweit wird auf die obige Erläuterung zu Patentanspruch 1 – Merkmal [X.] - verwiesen.

Merkmal 12M3 wird angegeben, dass das Kraftpapier gepresst werden soll.

12M3 ff.) werden die Pressformen für das Pressen der Behälterwand festgelegt. Bei der „hard form“ (Merkmal 12M3.1) handelt es sich um die Matrize/das Gesenk, die gemäß Merkmal 12M3.1.1 die Form für das druckumzuformende Kraftpapier vorgibt. Demnach muss die Struktur der harten Form bei dem fertig gepressten Kraftpapier nach Merkmal 12M3.1.2 mindestens einen sich einwärts oder auswärts von dem Umfang erstreckenden Abschnitt ergeben. Hierzu wird sinngemäß auf die Ausführungen von Merkmal 1M3 verwiesen.

Merkmal 12M3.1.1 gibt zwingend vor, dass die harte Form („hard form“) beim Pressen bzw. beim [X.] die räumliche Gestalt der Behälterwand „shape of the container wall“ bereitstellt, was sich zwingend aus der Formulierung „shape of the container wall“ ergibt, denn eine reine (flache) Auffaltung des Behälters weist keine Form („shape“) auf. Dies wird zusätzlich bestätigt dadurch, dass nach Merkmal 12M3.1.2 die „hard form“ nicht nur die Form der Behälterwandung, sondern zusätzlich die nach innen oder außen aus dem Umfang „periphery“ ragende Bereiche („extending portion[s]“) aufweisen muss. Auch die Abs. [0026] und [0028] geben keinen Hinweis auf eine breitere Auslegung (im Sinne einer mitumfassten Auffaltung eines Behälters).

Sofern die Klägerin der Auffassung ist, nach dem [X.] sei mit „providing the shape of the container wall“ die flache Wand mit Prägungen gemeint, die erst in einem zweiten Schritt zum endgültigen Behälter gerollt wird, trifft dies nicht zu, denn eine flache Behälterwand weist keinen Umfang „periphery“ mit sich davon nach innen oder außen erstreckenden Abschnitten auf. Auch das Ausführungsbeispiel in Abs. [0026] und [0028] stellt auf eine Druckumformung einer zu einem Behälter gerollten Wand ab.

12M3.2 betrifft das Gegenstück „counter form“ zu der „hard form“ (12M3.1 iVm 12M3.1.1), das aus einer Gruppe ausgewählt werden kann:

12M3.2.1 eine komplementäre/dazu passende harte Gegenform („a matching hard counter form“)

12M3.2.2 eine weiche flexible Gegenform, die unter Druck der Gestalt/Form der harten Form folgt,

12M3.2.3 eine Flüssigkeit oder ein Gas, das unter Druck das Papier dazu zwingt, der Gestalt/Form der harten Form zu folgen.

12M4 wird als weiterer Verfahrensschritt zur Herstellung der Behälterwand vorgegeben, dass während des [X.] gleichzeitig („simultaneously“) oder nachfolgend („subsequent“) zum Pressvorgang die Behälterwand weiter ausgebildet wird, indem die sich überlappenden Papierseiten verbunden/abgedichtet („sealing“) werden.

Patentfähigkeit

1. Patentanspruch 1 nach Hauptantrag und Hilfsanträgen

Hauptantrag) erweist sich als nicht patentfähig, da die beanspruchte Lehre für den angesprochenen Fachmann zum Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatents durch den Stand der Technik nach [X.] und [X.] vorweggenommen und damit nicht neu war (Art. II § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. a, Art. 52, Art. 54 EPÜ). Der jeweilige Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach den Hilfsanträgen 1 bis 6 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 durch den Stand der Technik nach [X.] und [X.] in Verbindung mit dem Fachwissen des Fachmanns nahegelegt war (Art. II § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. a, Art. 52, Art. 56 EPÜ).

1.1 Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung (Hauptantrag)

[X.] ([X.] 3 272 094) keinen Bestand.

1M1).

[X.]).

1M3 auf, wonach die Wandung eine vom Umfang auswärts erstreckenden Abschnitt aufweist.

[X.] ([X.]-43954 A) keinen Bestand.

1M1, 1M3).

[X.]).

1.2 Isolierte Verteidigung des Patentanspruchs 1 in der Fassung der Hilfsanträge 1 bis 3

mangels fehlender erfinderischer Tätigkeit keinen Bestand.

1.2.1 Inhalt der Hilfsanträge 1 bis 3

Mit den [X.] 1 bis 3 wird die Behälterwand in der nachfolgend dargelegten Weise weiter ausgestaltet.

In der hilfsweise verteidigten Fassung des Patentanspruchs 1 gemäß den [X.] 1 bis 3 kommen die Merkmale 1M1

for disposable cups with a predominantly circular of elliptic cross-section,

1M3.1

1M3.2

5 % to 20 %,

1M3.2

10 % to 20 %,

1M3.2

10 % to 15 %.

1.2.2 Zulässigkeit der Hilfsanträge 1 bis 3

Der Patentanspruch 1 gemäß den [X.] 1 bis 3 ist jeweils zulässig, da sich die darin hinzugenommenen, einschränkenden Merkmale unmittelbar aus den ursprünglichen Unterlagen ergeben (vgl. [X.], Abs. [0001], [0022]), und durch deren Hinzunahme der Schutzbereich nicht erweitert wird.

1.2.3 Patentfähigkeit von Patentanspruch 1 nach Hilfsanträgen 1 bis 3

Es kann dahinstehen, ob der Patentanspruch 1 nach einem der [X.] bis 3 neu ist, denn es mangelt ihm an erfinderischer Tätigkeit.

[X.] ([X.] 3 272 094) nicht gegeben, denn diese Druckschrift offenbart bereits eine Behälterwand aus Papier nach den Merkmalen 1M1, [X.] und 1M3, zu denen vollumfänglich auf die Ausführungen zum Hauptantrag hingewiesen wird.

1M1

1M3.1

1M3.2 1M3.2 1M3.2

Ausgehend von der [X.] erfordert daher die Auswahl eines unter wirtschaftlichen Erwägungen geeigneten Kraftpapiers für die Verformung zu einer Behälterwand kein erfinderisches Zutun.

[X.] ([X.]-43954 A) iVm dem Fachwissen des Fachmanns keinen Bestand.

Bezüglich des Merkmals der Behälterwand [X.] wird auf die Ausführungen zum Hauptantrag hingewiesen.

1M1

1M3.1

1M3.2 , 1M3.2 , 1M3.2

Die Auswahl eines geeigneten Kraftpapiers für die Verformung zu einer Behälterwand erfordert deshalb kein erfinderisches Zutun.

Die Vorrichtung gemäß Patentanspruch 1 nach den [X.] 1 bis 3 ist somit wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig.

1.3 Patentanspruch 1 in der Fassung der Hilfsanträge 4 bis 6

mangels fehlender erfinderischer Tätigkeit keinen Bestand.

1.3.1 Inhalt der Hilfsanträge 4 bis 6

Mit den [X.] 4 bis 6 wird die Behälterwand des Patentanspruchs 1 in der nachfolgend dargelegten Weise weiter ausgestaltet, wobei die Bereichsangaben 1M3.2 für die [X.] bis 6 aus Kapitel 1.2.1 denen der [X.] bis 3 entsprechen.

In der hilfsweise verteidigten Fassung des Patentanspruchs 1 gemäß den [X.] 4 bis 6 kommen gegenüber der erteilten Fassung noch die Merkmale 1M3

at least one several inwards or outwards (12, 14, 16, 26) [X.] (20, 14, 32) extending portion s

1M3.1

1.3.2 Zulässigkeit der Hilfsanträge 4 bis 6

Der Patentanspruch 1 gemäß den [X.] 4 bis 6 ist zulässig, da sich die hinzugenommenen Merkmale unmittelbar aus dem gegenüber den ursprünglichen Unterlagen ergeben (vgl. [X.], Abs. [0003], [0028], Anspruch 8) und diese hinzugenommenen Merkmale den Schutzbereich des Patentanspruchs nicht erweitern.

1.3.3 Patentfähigkeit von Patentanspruch 1 nach Hilfsanträgen 4 bis 6

Es kann dahinstehen, ob der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach einem der [X.] bis 6 neu ist, denn es mangelt ihm an erfinderischer Tätigkeit.

[X.] ([X.] 3 272 094) iVm dem Fachwissen des Fachmanns an der erforderlichen erfinderischen Tätigkeit. Bezüglich der Merkmale der Behälterwand 1M1

Hinsichtlich des darüber hinausgehenden Merkmals 1M1

1M3

1M3.1

1M3

Nichts anderes ist auch gemäß [X.]ur 1 des Streitpatents offenbart. Der dort hergestellte Behälter weist oberhalb und unterhalb des mit Innendurchmesser „[X.]“ ausgewiesenen Innenumfangs sich mehrere nach außen erstreckende Bereiche auf.

1M3

[X.] ([X.]-43954A) iVm dem Fachwissen des Fachmanns keinen Bestand.

Bezüglich der Merkmale 1M1

1M3

1M3.1

2. Patentanspruch 12

nach Hauptantrag erweist sich sowohl als neu als auch auf einer erfinderischer Tätigkeit beruhend nach Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. a 53, 54, 56 EPÜ gegenüber den im Verfahren befindlichen Druckschriften. Insbesondere erweist sich auch der auf die Druckschriften [X.], [X.] und [X.]/[X.] gestützte Angriff der Klägerin nicht als erfolgreich.

2.1 Neuheit

Keine der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen offenbart ein Verfahren mit allen Merkmalen 12M1 bis 12M4.

[X.] ([X.] 3 272 094) mit ihrer Beschreibung, [X.]alte 8, [X.] 7 bis 56 und den [X.]uren 12 und 13 ein Verfahren zur Herstellung einer Behälterwand aus Papier für einen Behälter mit einem im Wesentlichen kreisförmigen Querschnitt gemäß Merkmal 12M1.

12M2 und 12M3).

12M3.1, 12M3.1.1, 12M3.2). Wie in [X.]. 13 dargestellt, weist die harte Gegenform eine Aussparung („[X.]“) auf, die während des [X.] die Stapelrippe („stacking rib 24“) der fertigen Behälterwand ausbildet (Merkmal 12M3.1.2).

12M3.2.2). Mit der harten Form („metal form 45“) und der Gegenform („flexible, impervious, inflatable envelope or bag 50“) sind auch die Merkmale 12M3.2.1 („a matching hard counter form“) und 12M3.2.2 („a soft flexible counter form which under pressure follows the shape of the hard form“) aufgezeigt.

12M4 in der [X.] nicht offenbart, da die Behälterwand aus schlauchförmigen Rohlingen [X.] wird. Daher sind auch keine überlappenden Papierseiten vorhanden, welche überhaupt einer Versiegelung nach Merkmal 12M4 bedürfen.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 12 ist deshalb neu gegenüber der [X.].

Auch der Einwand der Klägerin, das Merkmal 12M2 sei durch die Beschreibung der zweiten in der [X.] offenbarte Variante eines normalen mit [X.] aufgeweichten gestapelten Papiers ([X.]. 6, [X.] 57 – 64) offenbart, kann die Neuheit nicht in Frage stellen. Denn diese zweite Alternative sieht anders als die Erfindung vor, dass das im Ausgangszustand unelastische Kraftpapier durch das Aufweichen der Fasern mit dem [X.] erst dehnbar und verformbar wird. Im Gegensatz dazu ist aber gemäß Merkmal 12M2 beansprucht, dass bereits das bereitgestellte Ausgangsmaterial hochdehnbar ist und dadurch in dem Druckverfahren in die gewünschte Form gebracht werden kann.

[X.] ([X.]-43954 A) ist zwar ein Verfahren zur Herstellung eines wärmeisolierenden Bechers aus Papier bekannt. Der Becher besteht aus einer Behälterwand mit zwei Schichten von Papier, wobei die erste Papierschicht aus einem Karton mit hohem Flächengewicht von 260 g/cm12M1). Die Verwendung von Kraftpapier für die zweite Lage der Behälterwand geht aus der [X.] in Abs. [0019] als „gebleichtes Kraftpapier“ hervor, welches zur Prägung des noppenförmigen Musters auch ein stark streckbares Kraftpapier sein kann (Merkmal 12M2).

12M3.1.1 iVm 12M3.1.2 und 12M4. Nach dem Verfahren der [X.] werden die Prägungen auf das aufgefaltete Papier aufgebracht und zwar, bevor es zu der endgültigen dreidimensionalen Becherform gebogen wird (fehlende Merkmale 12M3.1.1 iVm 12M3.1.2). Die Papierseiten werden anschließend auf den [X.] aufgeklebt, ein überlappendes Versiegeln gemäß 12M4 wird jedoch in der [X.] nicht offenbart.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 12 ist deshalb neu gegenüber der [X.].

2.2 Was den Ausgangspunkt zur Bewertung der erfinderischen Tätigkeit betrifft, hat nach geltender Rechtsprechung des [X.] keine Festlegung auf den „nächstliegenden Stand der Technik“ als Ausgangspunkt zu erfolgen, sondern die Wahl ist zu begründen und liegt üblicherweise im Bemühen des Fachmanns, eine verbesserte oder andere Lösung für das genannte Problem zu finden ([X.], 168 – [X.]; [X.] 2017, 498 – Gestricktes Schuhoberteil).

12M4 ein Verfahren zur Herstellung einer Behälterwand aus Papier mit den Merkmalen 12M1 bis 12M3.2.2 offenbart ist.

Aufgabe, eine Behälterwand aus Papier herzustellen, die ohne Falten vergleichsweise steif ausgebildet ist, oder ob er jedenfalls ausgehend von einer sich aus der [X.] ergebenden anderweitigen objektiven Aufgabe naheliegend zum Gegenstand des Patentanspruchs 12 nach Hauptantrag gelangt wäre.

2.2.1 Zusammenschau [X.] mit [X.]

[X.] stellt für den Fachmann keinen geeigneten Ausgangspunkt zur naheliegenden Lösung der streitpatentgemäßen Aufgabe dar, da die Behälterwände der [X.] aus dicken schlauchförmigen Rohlingen gepresst werden und daher bereits eine ausreichende Steifigkeit aufweisen. Eine Anregung, die überlappenden Papierseiten während oder nach dem Verformen zu versiegeln, um die endgültige Behälterwand herzustellen, erhält der Fachmann ausgehend von der [X.] nicht.

Die [X.] beschäftigt sich zwar mit der Herstellung von Behälterwänden aus Papier mittels eines [X.]s. Jedoch liegt der [X.] im Gegensatz zum Streitpatent die Aufgabe zugrunde, die Behälter stapelbar zu gestalten.

Auch mangels eines Hinweises auf z. B. kostenreduzierendere Prozessschritte und/oder anschließendes Verkleben der Behälterwand hat der Fachmann keine Veranlassung, nach einem alternativen Herstellungsverfahren zu suchen, da bereits das Bereitstellen eines schlauchförmigen Materials zu einer Kostenersparnis gegenüber Herstellungsverfahren mit einem zusätzlichen Prozessschritt des Versiegelns der Papierseiten führt.

Auch der Einwand der Klägerin, der Fachmann hätte ausgehend von der [X.] die Veranlassung, die [X.] zur Weiterbildung des Herstellungsverfahrens heranzuziehen, um zur Kostenersparnis schlauchförmiges Ausgangsmaterial aus Papier zu vermeiden, vermag nicht zu überzeugen.

Zum einen erkennt der Fachmann in der [X.], dass das dort aufgezeigte Verfahren die Herstellung von Papierbehältern betrifft, in denen eine heiße Flüssigkeit wie Wein oder Saft eingefüllt wird. Das der [X.] zugrundeliegende Problem besteht darin, dass nach dem Versiegeln beim Abkühlen der eingefüllte Flüssigkeit im Behälter einen Unterdruck erzeugt wird, der zu einer ungewünschten unregelmäßigen Verformung der Behälterwand führt (vgl. [X.]: [X.], [X.] 18 – 23). Zur Lösung dieses Problems werden in der [X.] die flachen Seitenwände mit nach außen weisenden mehreckigen Bereichen verformt und anschließend zu einem Behälter gerollt und versiegelt. Der befüllte Behälter soll ein für seine Marktfähigkeit ansprechendes Aussehen aufweisen und kann auch über lange Zeit in einem Automaten verbleiben (vgl. [X.]: [X.], [X.] 11 – 26).

Dagegen ist in der [X.] angegeben, dass die an sich steifen Behälter für das Lagern von Schüttgut konzipiert sind und sich deswegen alleine schon eine andere Aufgabenstellung, nämlich die Verbesserung die Stapelfähigkeit der Behälter, ergibt. Zudem muss der in der [X.] hergestellte Behälter für die Lagerung und die Stapelbarkeit robust und widerstandsfähig sein. Wenn der Fachmann das schlauchförmige Material gemäß der [X.] zur Kostenreduzierung und Weiterbildung des Verfahrens nach der [X.] zerschneiden, prägen und anschließend die Papierseiten nach der Verformung überlappend verkleben würde, dann wäre der Behälter an der Klebestelle in seiner Konstruktion geschwächt, so dass während der Benutzung dessen Robustheit und Stapelbarkeit beeinträchtigt wäre. Anders als von der Klägerin angeführt, ergibt sich somit für den Fachmann kein Anlass, die [X.] mit der [X.] zu kombinieren, da beide Entgegenhaltungen sich in ihren Problemstellungen und Lösungen unterscheiden.

2.2.2 [X.] mit Fachwissen

Auch scheint die Lehre der [X.] zunächst einen relevanten Ausgangspunkt des weiterzubildenden Stands der Technik und zugleich ein vielversprechendes [X.]rungbrett zur Problemlösung darzustellen, da ein Verfahren zur Herstellung einer Behälterwand aus Papier mit den Merkmalen 12M1 bis 12M3.2.1 offenbart ist.

12M3.1.1 und 12M4. Denn das Verfahren der [X.] sieht vor, das aufgefaltete Papier durch Prägedruck zu verformen und zwar, bevor es zu der endgültigen dreidimensionalen Behälterform gebogen wird (fehlendes Merkmal 12M3.1.1). Ferner ist in der [X.] nicht offenbart, dass die Seiten des Kraftpapiers nach dem Prägen zusammengeklebt werden (fehlendes Merkmal 12M4).

Nach Auffassung der Klägerin geht auch das Merkmal 12M4 aus der [X.] hervor, denn der Fachmann würde zur Gewährleistung eines fortlaufenden Musters auf der fertigen Becherwand die Seitenkanten überlappend verkleben. Aus den [X.]uren 1 bis 7 und den Abs. [0009] – [0011] sei offenbart, dass die Prägungen, welche auf dem flachen Karton angebracht sind, ein kontinuierliches Muster aufweisen. Weiter sei in den [X.]uren 3 bis 7 erkennbar, dass diese Prägungen nicht bis zum [X.] verlaufen. Die Klägerin behauptet weiter, der Fachmann folgere daraus, dass die flachen Papierseiten miteinander überlappend verklebt würden, damit der fertige Becher das fortlaufende Muster ohne Unterbrechungen aufweise. Diesem Argument kann der Senat nicht folgen. Denn selbst wenn der Fachmann die nicht geprägten glatten Seitenränder überlappend miteinander verkleben würde, wäre noch immer eine glatte Seitenfläche auf dem Becher sichtbar. Beim überlappenden Verkleben von Seitenflächen wäre nur die untere glatte Seitenfläche nicht mehr sichtbar, das [X.] aber durch die sichtbare obere glatte Seitenfläche unterbrochen. Daher wäre ein fortlaufendes Muster durch überlappendes Verkleben schon nicht möglich. Selbst wenn die Seitenränder des Papierbogens bis zum Rand ein kontinuierliches Muster aufweisen würden, dann hätte der Fachmann eher eine Stoß-auf-Stoß Verklebung auf den [X.] gewählt. Denn ein überlappendes Verkleben der voluminösen Seitenränder würde einen Wulst erzeugen, was die Haptik des Bechers und die optische Gestaltung beeinträchtigen würde.

2.2.3 [X.]/[X.] mit Fachwissen

12M2 und 12M3.1.1 iVm 12M3.1.2.

12M1). Die Bereitstellung eines hochdehnbaren Kraftpapiers gemäß Merkmal 12M2 ist in der [X.]/[X.] nicht offenbart und auch nicht nahegelegt.

12M3.1.1 iVm 12M3.1.2).

Nach alldem beruht der Patentanspruch 12 nach Hauptantrag auf einer erfinderischen Tätigkeit und ist daher patentfähig.

3. Auch die übrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften vermögen die Neuheit und erfinderische Tätigkeit des Gegenstands von Patentanspruch 12 nach Hauptantrag nicht in Frage zu stellen. Sie liegen weiter ab und bilden für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit keinen geeigneten Ausgangspunkt für ein Naheliegen und sind auch von der Klägerin in der Verhandlung nicht mehr aufgegriffen worden.

4. Mit dem patentfähigen Patentanspruch 12 nach Hauptantrag haben auch die auf ihn rückbezogenen Unteransprüche 13 bis 18 Bestand. Der hiergegen gerichtete, auf Art. II § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 IntPatÜG gestützte Nichtigkeitsangriff der Klägerin erweist sich deshalb als unbegründet, so dass die Klage insoweit abzuweisen war.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 [X.] i. V. m. § 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Vor dem Hintergrund, dass die Beklagte den auf die Vorrichtung gerichteten Patentanspruch 1 mit den Fassungen nach Hauptantrag und den [X.] 1 bis 6 nicht erfolgreich verteidigen konnte, sondern sich nur der auf das Verfahren gerichtete Patentanspruch 12 in der erteilten Fassung, der einen gegenüber dem Vorrichtungsanspruch deutlich engeren Schutzbereich aufweist, als bestandsfähig erwies, bewertet der Senat das Unterliegen der Beklagten auf 70 % und das der Klägerin auf 30 % des Gebührenstreitwerts.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 [X.] i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.