Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 26.05.2009, Az. X ZR 185/04

[X.]IM [X.]AME[X.] DES VOLKES URTEIL [X.]/04 Verkündet am: 26. Mai 2009 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der [X.] [X.]achschlagewerk: ja [X.]: nein [X.]R: ja [X.] EPÜ Art. 56 Abs. 2; [X.] § 3 Abs. 1 Ein Zwischenprodukt, das gemäß einer technischen Lehre während eines mehrstufi-gen Herstellungsprozesses nur vorübergehend und abschnittsweise in einer be-stimmten Beschaffenheit besteht (hier: ein mit einer hygroskopischen Substanz be-schichtetes [X.]), gehört als solches zum Stand der Technik, sofern der Her-stellungsvorgang nicht derart vonstatten geht, dass das Erzeugnis übergangslos und unabgrenzbar in einen Zustand mit anderer Beschaffenheit umgeformt wird. [X.], Urteil vom 26. Mai 2009 - [X.]/04 - [X.] - 2 - [X.] [X.] hat auf die mündliche [X.] vom 7. April 2009 durch [X.] Scharen, die Rich-terin Mühlens und [X.] Lemke, [X.] und [X.] für Recht erkannt:
Auf die Berufung der Beklagten wird das am 20. Juli 2004 verkün-dete Urteil des 3. [X.]ats ([X.]) des [X.] abgeändert und wie folgt neu gefasst: Das [X.] Patent 304 616 wird mit Wirkung für das [X.] für nichtig erklärt, soweit es im Umfang der erteilten Patentansprüche 1 bis 4 und 6 bis 10 über folgende Fassung hinausgeht: 4. [X.] auf Basis von Aluminiumoxid, dadurch gekennzeichnet, dass es mit einer hygroskopischen Substanz beschichtet ist und die Substanzmenge 0,1 bis 0,5 Gew.%, bezogen auf die Menge des [X.], beträgt und als hygroskopische Substanz ein Carbonat, Hydrogencarbonat, Sulfat, [X.]itrat, Phos-phat, Fluorid oder Chlorid der Metalle der 1., 2. oder 3. Hauptgruppe oder der 1. oder 2. Reihe der Über-gangsmetalle des Periodensystems eingesetzt wird. 6. Verwendung eines [X.]s auf Basis von [X.], dadurch gekennzeichnet, dass es mit einer hygroskopischen Substanz beschichtet ist, wobei die Substanzmenge 0,03 bis 5,0 Gew.%, bezogen auf die Menge des [X.]s, beträgt, in durch elek-trostatische Beschichtung hergestellten Schleifmitteln auf Unterlagen. - 3 - Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen. Von den Kosten des Rechtsstreits haben die Klägerin 1/4 und die Beklagte 3/4 zu tragen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte war Inhaberin des während des Berufungsverfahrens infol-ge Ablaufs der [X.] erloschenen [X.]n Patents 304 616 ([X.]s), das zehn Patentansprüche umfasst, von denen Anspruch 1 in der [X.] lautet: 1 "1. [X.] auf Basis von Aluminiumoxid, dadurch gekenn-zeichnet, dass es mit einer hygroskopischen und/oder einer hydrophilen Substanz oberflächlich behandelt ist, wobei die Substanzmenge 0,001 bis 5,0 Gew.%, bezogen auf die Menge des [X.]s, beträgt." Wegen des Wortlauts der übrigen Ansprüche wird auf die [X.] Bezug genommen. 2 Die Klägerin, die aus dem [X.] in Anspruch genommen wird, hat [X.] zunächst im Umfang der erteilten Ansprüche 1 bis 4 und 6 bis 3 - 4 - 10 erhoben und geltend gemacht, insoweit sei die patentierte Lehre nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne; außerdem sei der Gegenstand dieser Ansprüche weder neu noch beruhe er auf einer erfinderischen Tätigkeit. Sie hat sich dafür unter anderem auf folgende Schriften berufen: [X.] 3 029 160 ([X.]) [X.] Patentschrift 61 24 01 ([X.]) [X.] 2 301 123 ([X.]) [X.] 2 527 044 ([X.]) [X.] 2 314 340 ([X.]) [X.] 3 770 401 ([X.]4) Die Beklagte hat das [X.] in folgender Fassung hauptsächlich und hilfsweise dahingehend, dass in Patentanspruch 1 die Worte "oberflächlich behandelt" durch "beschichtet" ersetzt sind, beschränkt verteidigt: 4 "1. [X.] auf Basis von Aluminiumoxid, dadurch gekenn-zeichnet, dass es mit einer hygroskopischen Substanz ober-flächlich behandelt (gemäß Hilfsantrag: beschichtet) ist, wobei die Substanzmenge 0,01 bis 5,0 Gew.%, bezogen auf die Men-ge des [X.]s, beträgt. 2. [X.] nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Substanzmenge 0,1 bis 0,5 Gew.%, bezogen auf die Menge des [X.]s, beträgt. - 5 - 3. [X.] nach Patentansprüchen 1 und 2, dadurch gekenn-zeichnet, dass der spezielle Widerstand des behandelten [X.]s, gemessen in [X.], kleiner als 3,5 x 1010 Ohm x cm, vorzugsweise zwischen 0,05 x 1010 und 2,5 x 1010 Ohm x cm, beträgt.
4. [X.] nach Patentansprüchen 1 bis 3, dadurch gekenn-zeichnet, dass als hygroskopische Substanz ein Carbonat, Hydrogencarbonat, Sulfat, [X.]itrat, Phosphat, Fluorid oder [X.] der Metalle der 1., 2. oder 3. Hauptgruppe oder der 1. oder 2. Reihe der Übergangsmetalle des Periodensystems einge-setzt wird. 5. [X.] nach Patentansprüchen 1 bis 4, dadurch gekenn-zeichnet, dass als hygroskopische Substanz [X.]atriumcarbonat, [X.]atriumhydrogencarbonat, Magnesiumchlorid, [X.] oder Eisenchlorid eingesetzt wird. 6. Verwendung des [X.]s nach Patentanspruch 1 in durch elektrostatische Beschichtung hergestellten Schleifmitteln auf Unterlagen. 7. [X.] auf Basis von Aluminiumoxid, dadurch gekenn-zeichnet, dass es mit einer hygroskopischen und/oder hydrophi-len Substanz oberflächlich behandelt ist, wobei die [X.] 0,001 bis 5,0 Gew.%, bezogen auf die Menge des [X.]s, beträgt, und dass als hygroskopische Substanz - 6 - [X.]atriumcarbonat, [X.]atriumhydrogencarbonat, [X.], [X.] oder Eisenchlorid eingesetzt wird." 5 Die Klägerin hat vor dem Patentgericht zuletzt beantragt, das [X.] im Umfang der verteidigten Ansprüche 1 bis 4 und 6 für nichtig zu erklären. Die Beklagte hat insoweit Klageabweisung begehrt. Das Patentgericht hat das [X.] "im Umfang der [X.] bis 4 und 6 teilweise für nichtig erklärt". 6 Mit ihrer dagegen gerichteten Berufung, deren Zurückweisung die Kläge-rin beantragt, verteidigt die Beklagte das [X.] beschränkt dahin, dass die Patentansprüche 1 bis 4 und 6 gemäß ihrem erstinstanzlichen Hilfsantrag aufrechterhalten bleiben und hilfsweise dahin, dass die untere Substanzmenge 0,03 Gewichtsprozent beträgt. In diesem Umfang begehrt sie die Abweisung der [X.]. 7 Im Auftrag des [X.]ats hat Professor Dr. R. C. , [X.], [X.], ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. 8 Entscheidungsgründe: [X.] Soweit das [X.] im Umfang der mit der [X.] ange-griffenen erteilten Ansprüche 1 bis 4 und 6 bis 10 nicht mehr verteidigt wird, ist 9 - 7 - es ohne weitere Sachprüfung für nichtig zu erklären (st. Rspr., vgl. etwa [X.] 170, 215 - [X.]). 10 Soweit das [X.] in diesem Rahmen noch verteidigt wird, hat die Berufung zum Teil Erfolg und führt bezüglich des auf Anspruch 2 rückbezoge-nen Anspruchs 4 in der nunmehr hauptsächlich verteidigten Fassung sowie des Anspruchs 6 nach Maßgabe des jetzigen [X.] der Beklagten zur Abän-derung des angefochtenen Urteils und zur Abweisung der Klage (unten [X.]). Darüber hinaus (Ansprüche 1, 2, 3 und 6 sowie 4 in Rückbezug auf [X.] 1 und 3 nach Maßgabe des Haupt- sowie Ansprüche 1, 2 und 3 sowie 4 in Rückbezug auf Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag) ist das Rechtsmittel zurückzu-weisen (unten V). Das [X.] hat das [X.] insoweit im Ergebnis zu Recht für nichtig erklärt, weil es die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann (Anspruch 3) bzw. weil es nicht patentfähig ist (Art. 138 Abs. 1 lit. a und b EPÜ; Art. II § 6 Abs. 1 [X.]rn. 1 und 2 [X.]). I[X.] Die [X.] ist auch nach Ablauf der Schutzdauer des [X.] zulässig, weil die Klägerin daraus wegen Patentverletzung in Anspruch genommen wird und deshalb ein Rechtsschutzbedürfnis an der [X.] im angegriffenen Umfang hat (st. Rspr., vgl. etwa [X.].Urt. v. 24.4.2007 - [X.], [X.], 90 - Verpackungsmaschine). 11 II[X.] [X.] betrifft in der nunmehr verteidigten Fassung ein be-schichtetes [X.] auf Basis von Aluminiumoxid sowie ein daraus herge-stelltes, insbesondere auf eine Unterlage aufgebrachtes Schleifmittel. 12 Bei bekanntem Schleifpapier wird, wie in der [X.] ist, Kunstharz oder Leim auf eine (erste) Unterschicht aufgetragen und 13 - 8 - alsdann werden Schleifkörner entgegen der Schwerkraft auf elektrostatischem Wege aufgerichtet und in diese Leimschicht eingesetzt. Bemängelt wird, dass die Schleifkörner in diesem Beschichtungsverfahren im elektrischen Feld ein schlechtes [X.]ring- und Aufrichtverhalten gezeigt hätten und dass die relative Luftfeuchtigkeit im [X.] habe angehoben bzw. die [X.]annung dabei habe stark erhöht werden müssen, was unerwünschte elektrische Entla-dungen zur Folge haben könne. Gleichwohl nicht zu verhindern sei, dass die Unterlagen meistens nur unregelmäßig mit [X.] beschichtet würden und hohe Ausschussraten entstünden, da auch innerhalb der Produktionschar-gen eines Schleifmittels wesentliche Unterschiede im [X.]ringverhalten [X.] worden seien. Überdies müssten der [X.]schrift zufolge Einbußen in der Schleifleistung solcher Schleifmittel in Kauf genommen werden, die aus einer ungenügend festen Einbindung der Schleifkörner in der Unterlage resul-tierten. Zur Vermeidung dieser [X.]achteile schlägt das [X.] in [X.] gemäß der noch verteidigten Fassung (im Folgenden nur: [X.]) ein [X.] vor 14 1. auf Basis von Aluminiumoxid, 2. das mit einer hygroskopischen Substanz beschichtet ist, 3. wobei die Substanzmenge 0,01 (gemäß Hilfsantrag: 0,03) bis 5,0 Gew.%, bezogen auf die Menge des [X.]s, beträgt. [X.]. 1. Patentanspruch 4 hat in Rückbezug auf Patentanspruch 2 entge-gen der Entscheidung des [X.]s Bestand. 15 a) Der Gegenstand dieses Anspruchs ist neu (Art. 54 Abs. 1 EPÜ). 16 - 9 - [X.]) Er ist nicht von der [X.] 3 029 160 ([X.]) vorweggenom-men. Diese Schrift offenbart zwar die streitpatentgemäße Beschichtung eines [X.]s mit dem Sulfat eines Metalls der 1. Hauptgruppe des [X.] ([X.]atrium), jedoch keine Beschichtung mit dieser Substanz in einem Mengenverhältnis zum Korn, das in die von Patentanspruch 2 beanspruchte [X.]anne fiele, sondern nur bis maximal 0,025 Gewichtsprozent bezogen auf die Menge des [X.]s (unten [X.] a). 17 [X.]) In der [X.] 3 770 401 ([X.]4) werden zwar Schleifkörner beschrieben, die mit einer hygroskopischen Substanz ([X.]atriumsilikat) in einem Gewichtsverhältnis zum [X.] beschichtet sind, das in die von Anspruch 2 beanspruchte [X.]anne fallen würde (unten [X.]). In der Schrift ist jedoch für die Beschichtung kein Carbonat, Hydrogencarbonat, Sulfat, [X.]itrat, Phosphat, [X.] oder Chlorid der Metalle der 1., 2. oder 3. Hauptgruppe oder der 1. oder 2. Reihe der Übergangsmetalle des Periodensystems als hygroskopische Sub-stanz offenbart. 18 cc) In der [X.] 2 314 340 ([X.]), die die Verbesserung der Haftfähigkeit von [X.] auf dem Träger durch deren Beschichtung zum Gegenstand hat, wird mit Magnesiumchlorid als möglichem Bestandteil der Be-schichtung zwar eine mit Anspruch 4 beanspruchte hygroskopische Substanz vorgeschlagen ([X.]. 4 Z. 60 ff.), jedoch kein [X.] mit einem Anteil dieser Substanz zwischen 0,1 und 0,5 Gewichtsprozent offenbart. Um die Zwecke je-ner Erfindung zu erreichen, soll nach den Vorgaben der Schrift ein Ton mit Wasser in Gewichtsanteilen gemischt werden, die innerhalb des Bereichs von fünf bis zehn Teilen Ton zu einem bis fünf Teilen Wasser je hundert Teile [X.] einer bestimmten Beschaffenheit ("Sorte 24") variieren ([X.]. 4 19 - 10 - Z. 24 ff.). Alternativ wird eine hälftige Mischung von Magnesiumchlorid und Ton oder eine solche im Verhältnis von sechzig zu vierzig vorgeschlagen. 20 Mit dieser Formel werden hygroskopische Anteile an der gesamten [X.] von gut über 2 % und mehr offenbart. Das gilt insbesondere auch dann, wenn als Ton etwa [X.] verwendet wird und die [X.] Schrift in diesem Zusammenhang dahin ausgelegt wird, dass die Gewichtsan-gabe für Ton sich nicht auf dessen Trockensubstanz bezieht, sondern auf die feuchte Masse und der [X.] wegen der anschließenden Trock-nung der Mischung herauszurechnen ist. [X.] weist nach einer von der Klä-gerin zu den Akten gereichten Produktinformation (Anlage [X.], [X.]. 133 der Akten des [X.]s) einen Wassergehalt von 50-60 % bezogen auf die Masse an getrocknetem [X.] auf. Dass [X.] - ebenso wie das in der [X.] 2 314 340 au-ßerdem vorgeschlagene Kaolin - selbst hygroskopisch wäre, wie die Klägerin vorbringt, hat sich nicht erhärten lassen. Der Sachverständige hat dies verneint und in Bezug auf [X.] überzeugend darauf hingewiesen, dass dessen [X.], Wasser zu speichern, eher kapillarischen Wirkungen zuzuschreiben ist. Im Übrigen würde sich mit [X.]ick auf den [X.] der amerikani-schen Schrift der Anteil an hygroskopischen Substanzen noch weiter erhöhen und damit noch mehr von der mit Patentanspruch 4 in Rückbezug auf [X.] beanspruchten [X.]anne entfernen, wenn auch [X.] als hygrosko-pisch zu berücksichtigen wäre. 21 b) Das Ergebnis von Verhandlung und Beweisaufnahme gestattet nicht die Wertung, dass sich der Gegenstand des Anspruchs 4 in Rückbezug auf [X.] für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der [X.] ergeben hätte (Art. 56 EPÜ). 22 - 11 - [X.]) Die Entwicklung auf dem Gebiet der [X.] wurde zur Prioritätszeit in den Unternehmen der Anbieter geleistet und lag dort in den Händen von Ingenieuren mit Fachhochschulabschluss oder berufserfahrenen Technikern, gegebenenfalls mit Zusatzausbildung, die ihre Aufgabe als techno-logische Problemstellung auffassten und ohne grundlagenorientierte Forschung und Modellrechnungen, sondern auf empirischem Wege bewältigten und die geschult waren, [X.] ausgelöste Phänomene in ihrem Betätigungs-feld anzuwenden und zu nutzen, ohne sie erklären zu können. 23 [X.]) Der zur Prioritätszeit mit der Verbesserung des in der [X.] beschriebenen unzulänglichen [X.]ring- und Ausrichtverhaltens der Schleifkörner und der Beseitigung der damit einhergehenden Produktionsmän-gel befasste Fachmann suchte zunächst nach Wegen, die erkannten Defizite bei grundsätzlicher Beibehaltung des elektrostatischen Verfahrens zu beseiti-gen. Aus Kostengründen und im Interesse einer Minimierung des sonstigen Aufwands sowie zur Vermeidung von Produktionsausfällen bemüht sich der Fachmann prinzipiell zuerst darum, ein bestehendes System zu verbessern, anstatt die gesamte Produktion völlig neu auszurichten. 24 cc) Anregungen dafür, das [X.]ring- und Ausrichtverhalten der Schleifkör-ner durch Beschichtung mit einer hygroskopischen Substanz zu verbessern, fand der Fachmann im Stand der Technik nicht. Die [X.] Patentschrift 3 029 160 ([X.]) schlug zwar vor, die Schleifkörner mit einer getrockneten Abla-gerung zu beschichten. Dafür war jedoch ein elektrisch gerade nicht leitfähiges Material (Silizium oder Zirkonium) vorgesehen und die verbesserte [X.] wurde in dieser Schrift mit dem Aufbringen kolloidaler, am Besten kugelförmiger Partikel auf den [X.], die sich bildeten, nachdem das Wasser aus dem Gemisch von [X.] und [X.] - 12 - ter Beschichtungssubstanz entfernt worden war, in Verbindung gebracht ([X.]. 6 Z. 60 ff.). 26 Die vom [X.] vorgeschlagene Lösung nutzt demgegenüber, wie der Sachverständige in seinem Gutachten überzeugend ausgeführt hat, aus, dass die Leitfähigkeit der Schleifkörner durch einen dünnen Wasserfilm im [X.] verbessert werden und dass die Verwendung einer hygro-skopischen Substanz als Beschichtungsmaterial hierfür sehr hilfreich sein kann. In dieser Richtung eine Lösung des technischen Problems zu suchen, gab die [X.] Patentschrift 3 029 160 nicht etwa deshalb einen Hinweis, weil darin die Verwendung von [X.]olen mit einem gewissen Anteil an [X.] vorgeschlagen wird. Denn die Entgegenhaltung lässt nicht erkennen, dass diese Substanz um ihrer [X.] willen eingesetzt wird. Ihr [X.] versteht der Fachmann als Verunreinigung des [X.], dessen Einsatz die technische Lehre der [X.]n Schrift eigentlich gilt und die er bis zu dem erwähnten Grenzwert toleriert. Das ändert nichts an der - der Lehre des [X.]s grundsätzlich entgegengesetzten - Ausrichtung auf die Herstellung einer nichtleitenden Kornoberfläche nach Entfernung des nur für deren Herstellung vorübergehend benötigten Wassers. [X.]) Ob ein nicht nur in der Anwendung, sondern auch in der Grundlagen-forschung bewanderter und zur Herleitung und Erklärung der hier nutzbar ge-machten [X.]en Phänomene befähigter Fachmann hätte erkennen können, dass die Herstellung einer Oberfläche aus einem nichtleitenden Mate-rial auch dann nicht für die verfolgte Zielsetzung förderlich sein konnte, wenn sie kugelförmig ausgebildet wurde, kann dahinstehen. Entgegen der von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung vertretenen Ansicht konnte dies vom hier zur Prioritätszeit tätigen Fachmann nicht erwartet werden, weil er die [X.] - 13 - wicklung von [X.], wie ausgeführt, nicht im Rahmen einer solchen wissenschaftlich-analytischen Herangehensweise vorantrieb und eine Schrift wie die [X.] 3 029 160 nicht tief genug durchdrang um erkennen zu können, dass der dort bezweckte Erfolg gar nicht Folge der für seine Herbeifüh-rung vorgeschlagenen Lehre sein konnte, sondern auf anderen Effekten, na-mentlich auf [X.] beruhen musste. Hinzu kommt, dass [X.] eine für Schleifprodukte - etwa in Gestalt von Schleifscheiben - durchaus kontraproduktive Eigenschaft sein kann, weil diese Körper eine harte und feste und nicht durch Bindung von Wasser aufgeweichte Oberfläche aufweisen [X.]. Diese Wirkung hygroskopischer Substanzen war deshalb eher geeignet den Fachmann davon abzuhalten, damit Schleifkörner zu beschichten, zumal das unerwünschte Folgen wie die Durchfeuchtung bei Aufbewahrung etwa in Papiersäcken oder Korrosion bei Lagerung in [X.] nach sich ziehen konnte. Schließlich deutet auch der Umstand, dass zwischen der Veröffentli-chung der [X.] und dem für das [X.] maßgeblichen Priori-tätstag rund 25 Jahre verstrichen waren, darauf hin, dass die [X.]ützlichkeit sol-cher Substanzen für die Verbesserung der [X.]ringfähigkeit von [X.] nicht im [X.]ickfeld des Fachmanns lag. 2. Patentanspruch 6 in der Fassung des [X.] hat ebenfalls [X.]. 28 a) Das hilfsweise Begehren versteht der [X.]at dahin, dass es auch zur Entscheidung gestellt wird, soweit die hauptsächlich verteidigte Fassung sich - wie hier - nur teilweise als nicht gewährbar erweist und dass die von der [X.] hilfsweise erklärte Beschränkung von Patentanspruch 1 auf den unteren Wert für die hygroskopische Substanz auf 0,03 Gewichtsprozent auch im [X.] für Anspruch 6 gelten soll. 29 - 14 - b) Patentanspruch 6 nach Maßgabe des [X.] ist neu. 30 31 [X.]) Mit dem unteren Grenzwert von 0,03 Gewichtsprozent für die hygro-skopische Substanz ist sein Gegenstand, wie ausgeführt, nicht von der ameri-kanischen Patentschrift 3 029 160 neuheitsschädlich getroffen (vgl. oben [X.] 1 a [X.]). 32 [X.]) [X.]icht vorweggenommen ist die Lehre von Patentanspruch 6 nach Maßgabe des [X.] durch die [X.] Patentschrift 2 527 044 ([X.]). Danach sollen Schleifkörner mit einer extrem haftenden, ihre Härte erhö-henden Beschichtung versehen werden, wobei - ähnlich wie bei der Herstellung von Schleifkörpern nach der Lehre der [X.] 3 770 401 (oben [X.] 1 a [X.]) - in einem Zwischenschritt [X.] mit [X.] vermischt und bei etwa 80°C getrocknet wird. Ob das in der [X.] 2 527 044 zur Benutzung vorgeschlagene [X.]atriumsilikat aufgrund seines dortigen [X.] bzw. Molverhältnisses überhaupt noch hygroskopisch ist, was nach den Angaben in [X.], 4. Aufl., [X.], [X.] ([X.], [X.]6) zu verneinen wäre, nach einem von der Beklagten im [X.] eingereichten Privatgutachten (Anlage [X.] zur Berufungser-widerung) aber der Fall sein soll, kann dahinstehen, weil die [X.] [X.] 044 jedenfalls nicht zugleich die Aufbringung der mit [X.] behandelten Schleifkörner auf Unterlagen im elektrostatischen Verfahren lehrt. Entsprechendes gilt für die Lehre der [X.]n Patentschrift 2 314 340 ([X.]). c) Die Wertung, dass Patentanspruch 6 in der Fassung des [X.] dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt war, kann der [X.]at aufgrund der Verhandlung und des Ergebnisses der Beweisaufnahme nicht tref-fen. Im Einzelnen gilt dazu das oben unter [X.] 1 b Ausgeführte entsprechend. 33 - 15 - Ergänzend ist lediglich zu bemerken: Dass Patentanspruch 6 nach Maßgabe des [X.] von der [X.]n Patentschrift 3 029 160 vorwegge-nommen worden ist, ist ohne indiziellen Wert für die Beantwortung der Frage, ob für die Auffindung der Lehre von Patentanspruch 6 nach dem Hilfsantrag erfinderische Tätigkeit entfaltet werden musste. Die Vorwegnahme des Ge-genstands der Patentansprüche 1 und 6 nach dem Hauptantrag ist allein durch die objektive Beschaffenheit des nach Maßgabe der [X.]n Schrift behandelten [X.]s und unabhängig davon begründet, dass die hygro-skopische Substanz nach jener Lehre nicht bewusst oder gar zielgerichtet zur Erhöhung der Leitfähigkeit eingesetzt wird (vgl. unten [X.]). V. Im Übrigen hat das verteidigte [X.], soweit es Gegenstand der [X.] ist, weder in der Fassung des [X.] (nachstehend 1 bis 6), noch nach dem Hilfsantrag (7 bis 9) Bestand. 34 1. Patentanspruch 1 ist nicht neu (Art. 54 Abs. 1, 2, Art. 138 Abs. 1 lit. a EPÜ; Art. II § 6 Abs. 1 [X.]r. 1 [X.]). Sein Gegenstand ist von der amerikani-schen Patentschrift 3 029 160 vorweggenommen. 35 a) Diese Schrift schlägt zur Verbesserung der Übertragung von Schleif-körnern ("[X.]") auf die mit einer Klebeschicht be-deckte Oberfläche eines Trägers im elektrostatischen Feld vor, die einzelnen Schleifkörner mit einer verdünnten, wässrigen Kiesel- oder Zirkoniumsole oder dergleichen zu benetzen und anschließend das Wasser (durch Trocknung) zu entfernen, so dass sich kolloidale Partikel auf der Oberfläche der einzelnen Körner ablagern. Als für diese Behandlung bevorzugt geeignet erwähnt die Schrift - handelsüblich vorkonfektionierte - wässrige Silizium-Sole, von denen diejenigen mit einem Anteil von 30 % SiO2 maximal etwa 0,15 Gewichtsprozent [X.]atriumsulfat ([X.]) - eine hygroskopische Substanz - enthalten. [X.]ach der 36 - 16 - Behandlung mit einer entsprechend zusammengesetzten Sole weisen Schleif-körner, bezogen auf die Obergrenze von etwa 5 Gewichtsprozent Trockenmen-ge Siliziumdioxid, wie das [X.] zutreffend ausgeführt hat, einen mit bis zu 0,025 Gewichtsprozent in die von Patentanspruch 1 beanspruchte Substanzmenge fallenden Anteil an einer hygroskopischen Substanz ([X.]) an der Oberfläche auf, womit die einheitlich beanspruchte [X.]anne insge-samt neuheitsschädlich getroffen ist. b) Dass die [X.] Schrift offenbart, die Oberfläche fallweise auch so zu beschichten, dass sich eine Menge hygroskopischer Substanz im patentierten Umfang ergibt, bekämpft die Berufung vergeblich. Wie die Erörte-rung mit dem Sachverständigen zur Überzeugung des [X.]ats ergeben hat, ver-steht der Fachmann den Hinweis "0,15 Gew.% [X.]atriumsulfat maximal" in der Schrift dahin, dass die erfolgreiche [X.]acharbeitung der Erfindung bei Zugabe von Solen, in denen diese Substanz bis zu dem genannten Grenzwert enthalten ist, nicht gefährdet ist. Er wird deshalb bis an diesen Grenzwert herangehen, wenn es hierfür Gründe gibt. Maßgeblich dafür, welcher Sole der Fachmann im Einzelfall den Vorzug gibt, werden auch wirtschaftliche [X.] sein, auf die üblicherweise geachtet wird. Deshalb ist die von den Parteien kontrovers erörterte Frage gegenstandslos, ob sich der Fachmann aus Gründen der Zusammensetzung nur für bestimmte Erzeugnisse aus den in der [X.]n Patentschrift erwähnten "[X.] bzw. "[X.] entscheiden könnte, deren Gehalt an [X.]atriumsulfat zu gering ist, um den untersten Eckwert der von Patentanspruch 1 beanspruchten Bandbreite zu er-reichen. 37 c) Unerheblich ist, dass die Lehre der [X.]n Schrift nicht auf denselben technisch-physikalischen Effekt zielt, den sich das [X.] mit 38 - 17 - der Verwendung hygroskopischer Substanzen zunutze macht und [X.]atriumsulfat in den vorgeschlagenen Solen im Verhältnis zum eigentlich patentgemäß ein-gesetzten Silizium lediglich als Verunreinigung verstanden wird, die bei der Pro-duktion von [X.] entsteht und vollständig allenfalls unter [X.] wirtschaftlich unvertretbarer Ressourcen entfernt werden kann. Mit Patentanspruch 1 als Sachanspruch wird das gegenständliche [X.] unter Schutz gestellt. Dementsprechend ist für die [X.]euheitsprüfung allein darauf ab-zustellen, ob eine Sache mit derselben Beschaffenheit zum Stand der Technik gehört, während eine eventuelle abweichende erfinderische Zwecksetzung [X.] dafür ohne Bedeutung ist (Busse/Keukenschrijver, [X.], 6. Aufl., § 3, Rdn. 126; vgl. auch [X.]/Scharen, 10. Aufl., § 10 [X.], Rdn. 41 m.w.[X.]). 2. Patentanspruch 2 ist von der [X.]n Patentschrift 3 770 401 ([X.]4) neuheitsschädlich getroffen. 39 a) Diese Schrift betrifft im Wesentlichen die verbesserte Zusammenset-zung der Formmasse für einen Schleifkörper zur Steigerung von dessen Festig-keit. Dazu soll der Formmasse eine kleine Menge mindestens eines Mittels zur Steigerung der Festigkeit beigegeben werden, welches aus feinsten Alumini-umpartikeln bzw. [X.] mit mittlerem bis hohem Gewichtsverhältnis von SiO2 zu [X.]a2O, höher als 1,0 und geringer als 3,8 und bevorzugt zwischen 2,0 und 3,3 ([X.]. 4 Z. 9 ff.), besteht. [X.]e mit einem Verhältnis von 2 sind, wie die Klägerin unter Bezugnahme auf [X.], 4. Aufl., [X.], [X.] ([X.], [X.]6) unwidersprochen und zur Überzeugung des [X.]ats geltend gemacht hat, hygroskopisch. Die Schrift gibt - neben einer Reihe konkreter Vorschläge in Tabelle I - für eine signifikante Verbesserung der Festigkeit des Schleifgegenstands eine allgemeine Formel 40 - 18 - an, nach der zwischen 0,3 (vgl. [X.]. 4 Z. 25 ff.) und 12 Gewichtsanteile des [X.], welches allein aus [X.]atriumsilikat bestehen kann, beizugeben sind. Der nach dieser allgemeinen Formel auf die Schleifkörner entfallende Gewichtsan-teil kann zwischen 30 und 90 liegen (Tabelle "Improved Molding Composition Formulation" [X.]. 3 Z. 16 ff.), so dass die auf die Körner bezogene [X.] der hygroskopischen Substanz jedenfalls auch in der mit [X.] beanspruchten [X.]anne liegt (etwa bei einer Zusammensetzung von 0,4 Teilen [X.]atriumsilikat und 85 Teilen [X.]). b) Entgegen der Ansicht der Beklagten kann die neuheitsschädliche Vorwegnahme des Gegenstands von Patentanspruch 2 durch die amerikani-sche Patentschrift 3 770 401 nicht deshalb verneint werden, weil mit einer hyg-roskopischen Substanz beschichtete Schleifkörner im Rahmen dieser techni-schen Lehre nur vorübergehend bestehen. Richtig ist, dass die Schleifpartikel nach der Lehre dieser Schrift, von einem wasserunlöslichen Phosphatbindemit-tel zu einem Produkt zusammengehalten, in einem Ofen durch Erhitzung auf etwa 600 bis 650°F endgehärtet werden und in diesem Endzustand nicht mehr hygroskopisch sind. Die Körner weisen eine von Patentanspruch 2 des [X.] beanspruchte Beschaffenheit aber während einer abgrenzbaren Phase des [X.] auf. Dieser beginnt damit, dass einer Menge gerühr-ter Schleifkörner [X.]atriumsilikat beigegeben wird, und zwar in hydratisierter Form, um eine gründliche Durchfeuchtung der Schleifpartikel zu bewirken. Durch fortgesetztes Rühren und Erhitzen auf 50 bis 260°F wird die Mischung getrocknet, wobei darauf geachtet wird, dass die Grießpartikel nicht zu Clustern agglomerieren. Als Ergebnis dieses Trocknungsvorgangs, in dessen Verlauf die [X.]partikel, wie der Sachverständige bestätigt hat, durchgehend misch-fähig gehalten werden, entstehen mit einer hygroskopischen Substanz be-schichtete Schleifkörner, die die Merkmale von Patentanspruch 2 erfüllen. 41 - 19 - Ein solches Zwischenprodukt, das gemäß einer technischen Lehre wäh-rend eines mehrstufigen Herstellungsprozesses vorübergehend und ab-schnittsweise in einer bestimmten Beschaffenheit besteht, gehört mit den diese Beschaffenheit bestimmenden Eigenschaften zum Stand der Technik, sofern der [X.] nicht derart vonstatten geht, dass das Erzeugnis über-gangslos und unabgrenzbar in einen Zustand mit anderer Beschaffenheit [X.] wird. So verhält es sich hier nicht. Die einzelnen Abschnitte des [X.] folgen hier nicht zwangsläufig unmittelbar aufeinander, sondern sind voneinander abgrenzbar und können, je nach Produktionsbedarf, kürzere oder längere Zeit auseinanderfallen (vgl. dazu auch [X.], Entscheidung der [X.] v. 22.4.1997 - [X.]). 42 3. Patentanspruch 3 kann nicht als auf einer erfinderischen Tätigkeit [X.] gelten (Art. 56 EPÜ). Auf die selbst nicht rechtsbeständigen [X.] 1 und 2 rückbezogen, müsste diesem Anspruch aufgrund des einzigen zu-sätzlichen Merkmals eines in [X.] gemessenen speziellen [X.] des behandelten [X.]s (kleiner als 3,5 x 1010 Ohm x cm und vor-zugsweise zwischen 0,05 x 1010 und 2,5 x 1010 Ohm x cm) ein eigenständiger erfinderischer Gehalt beizumessen sein. Das ist jedoch nicht der Fall, weil es sich bei diesem Parameter um kein die [X.] besonders kennzeich-nendes Merkmal handelt. Seine Bedeutung erschöpft sich, wie schon das [X.] besetzte [X.] ausgeführt hat, darin, die Eignung des patentgemäßen [X.]s zur Vermeidung der [X.]achteile der im Stand der Technik vorzufindenden Lösungen und damit das zugrunde liegende technische Problem zu umschreiben, zumal, wie der Sachverständige überzeugend ausge-führt hat, bei einer Messung zur Bestimmung der Oberflächenleitfähigkeit in [X.] mit großen Messfehlern zu rechnen ist. Fehlt es dem [X.] demnach an der Patentfähigkeit, kann dahinstehen, ob die Erfindung 43 - 20 - hinsichtlich des zusätzlichen Merkmals eines speziellen, in [X.] gemessenen Widerstands des behandelten [X.]s überdies nicht so deut-lich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann (Art. 138 Abs. 1 lit. b EPÜ; Art. 2 § 6 [X.]r. 2 [X.]). 44 4. Patentanspruch 4 in der Fassung des jetzigen [X.] in [X.] auf Patentanspruch 1 ist durch die [X.] Patentschrift 3 029 160 vorweggenommen. Mit dem Anspruch wird mit [X.]atriumsulfat als hygroskopischer Beschichtungssubstanz (oben [X.] 1 a [X.]; [X.]) das Sulfat eines Metalls der ersten Hauptgruppe des Periodensystems in einer Substanzmenge beansprucht, die, wie ausgeführt, in der [X.]n Schrift vorbeschrieben ist. Mit Anspruch 4 wird zwar neben diesem Sulfat eine Bandbreite anderer [X.] von Metallen der 1., 2. oder 3. Hauptgruppe oder der 1. oder 2. Rei-he der Übergangsmetalle des Periodensystems beansprucht. Da der Anspruch aber nicht erkennen lässt, dass jede einzelne dieser Verbindungen selbststän-dig benannt sein soll, kann er nur dahin ausgelegt werden, dass die genannten Verbindungen gebündelt beansprucht werden, und ist deshalb insgesamt durch die [X.] 3 029 160 neuheitsschädlich getroffen. 5. In Rückbezug auf Anspruch 3 hat Patentanspruch 4 keinen Bestand, weil Ersterer aus den oben ([X.]) ausgeführten Gründen selbst für nichtig zu erklären war. 45 6. Patentanspruch 6 ist durch die [X.] 3 029 160 vorwegge-nommen. In der Schrift ist nicht nur das [X.] nach Patentanspruch 1 of-fenbart, sondern auch die Beschichtung von Unterlagen mit [X.] im elektrostatischen Verfahren ([X.]. 1 Z. 17 ff.). 46 - 21 - 7. Patentanspruch 1 hat auch in der Fassung des [X.], also mit der Beschränkung auf eine Menge hygroskopischer Substanz von 0,03 bis 5,0 Gewichtsprozent, keinen Bestand. Der Anspruch wird insoweit von der [X.] 3 770 401 ([X.]4) für die Formzusammensetzung eines Schleifkör-pers vorweggenommen. Von der darin offenbarten allgemeinen Formel (oben [X.]) werden auch Beschichtungen mit einer hygroskopischen Substanz in einem Bereich ab 0,03 und bis 5,0 Gewichtsprozent erfasst (beispielsweise bei einer Zusammensetzung von 2 Teilen [X.]atriumsilikat und 80 Teilen [X.]). 47 8. Die Patentansprüche 2 und 3 haben in der Fassung des [X.] keinen vom Hauptantrag abweichenden Gehalt; für sie gelten deshalb die dazu gemachten Ausführungen (oben [X.] und 3) gleichermaßen. 48 9. Patentanspruch 4 in Rückbezug auf Anspruch 1 nach Maßgabe des [X.] ist neuheitsschädlich durch die [X.] Patentschrift 2 314 340 getroffen (oben [X.] 1 a cc). 49 V[X.] [X.]ach allem gilt für den Bestand des [X.]s: Es steht [X.] in der erteilten Fassung in [X.], soweit es den mit der [X.] von vornherein nicht angegriffenen Anspruch 5 betrifft. Der zunächst in die be-schränkte Verteidigung einbezogene, ebenfalls aus dem Tatbestand ersichtli-che Anspruch 7 verbindet, wie das [X.] zutreffend ausgeführt hat, die Merkmale des nicht angegriffenen Anspruchs 5 und des erteilten Hauptanspruchs und ist deshalb ebenfalls nicht Gegenstand der [X.]ichtigkeits-klage. Darüber hinaus haben noch der verteidigte Anspruch 4 in Rückbezug auf Anspruch 2 in der Fassung des jetzigen [X.] sowie der verteidigte [X.] 6 nach Maßgabe des [X.] Bestand; geschützt ist nach [X.] die Verwendung eines mit einer hygroskopischen Substanz beschichteten 50 - 22 - [X.]s, wobei die Substanzmenge zwischen 0,03 und 5,0 Gew. %, bezo-gen auf die Menge des [X.]s, beträgt. Im Interesse der Klarheit erschien es angezeigt, den Rückbezug durch Einbeziehung des Wortlauts der [X.] 1 und 2 in den Tenor kenntlich zu machen, nachdem diese selbst keinen Bestand mehr haben. 51 VI[X.] Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 ZPO in Verbindung mit § 121 Abs. 2 Satz 1 [X.]. Scharen Mühlens Lemke
[X.] Achilles Vorinstanz: [X.], Entscheidung vom 20.07.2004 - 3 [X.]i 48/02 -