Bundespatentgericht, Urteil vom 06.08.2021, Az. 7 Ni 36/19 (EP), verb. m. 7 Ni 37/19 (EP)

Die [X.]chtigkeitsklagen richten sich gegen das mit Wirkung auch für den Hoheitsbereich der [X.] in [X.] [X.] erteilte [X.] Patent 1 171 836 (im Folgenden: Streitpatent). Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des inzwischen erloschenen [X.], das am 2. September 1999 als internationale Anmeldung [X.]T/[X.]/00273 (veröffentlicht als [X.] [X.]) angemeldet worden ist und die Prioritäten der [X.] Patentanmeldung 984066 vom 3. September 1998 und der [X.] Voranmeldung 189 626 vom 10. November 1998 in Anspruch nimmt; die Patenterteilung wurde am 26. Oktober 2005 veröffentlicht. Das Streitpatent trägt die Bezeichnung „Function Key for Computer Data Handling“ (Funktionstaste zur Computer-Databearbeitung) und wird im [X.] unter der Nummer 699 28 022 geführt. Die Schutzdauer des [X.] ist am 2. September 2019 abgelaufen.

Das Streitpatent umfasst in seiner geltenden, im Einspruchsverfahren vor dem [X.] geänderten Fassung gemäß der [X.] (im Folgenden: erteilte Fassung) 15 Patentansprüche, von denen mit der Klage der Klägerin zu 1 die Patentansprüche 1, 14 und 15 und von der Klägerin zu 2 sämtliche Patentansprüche angegriffen werden. Der [X.] hat die Klage 7 [X.] 36/19 (EP) der Klägerin zu 1 und die Klage 7 [X.] 37/19 (EP) der Klägerin zu 2 im September 2019 zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung verbunden.

[X.] zu 1, die dem Verfahren 7 [X.] 36/19 (EP) mit Schriftsatz vom 10. September 2020, eingegangen am selben Tag, auf Klägerseite beigetreten ist, greift das Streitpatent im Umfang der Patentansprüche 1 und 15 an. Zur Begründung des Beitritts gibt sie an, sie werde von einer Lizenznehmerin der Beklagten, der [X.]., wegen Verletzung des [X.], gestützt auf dessen Patentansprüche 1 und 15, vor dem [X.] in Anspruch genommen ([X.]. …). [X.] zu 1 hat ihrerseits schon im März 2020 eine eigene [X.]chtigkeitsklage gegen das Streitpatent erhoben (7 [X.] 7/20 EP), wobei der [X.] im August 2020 eine beantragte Verbindung mit den vorliegenden, deutlich früher eingereichten [X.]chtigkeitsklagen insbesondere auch wegen des unterschiedlich fortgeschrittenen [X.] abgelehnt hatte.

[X.] zu 2, die den verbundenen Klageverfahren mit Schriftsatz vom 13. Oktober 2020, eingegangen am selben Tag, ebenfalls auf Klägerseite beigetreten ist, greift das Streitpatent in vollem Umfang an. Zur Begründung des Beitritts gibt sie an, sie werde von der [X.]., einer 100%igen Tochtergesellschaft der Patentinhaberin, die mit der Durchsetzung von Ansprüchen aus dem Streitpatent betraut worden sei, vor dem [X.] wegen Patentverletzung in Anspruch genommen ([X.]. …).

Auch die Klägerinnen zu 1 und 2 haben nach dem im Laufe des [X.] eingetretenen Erlöschen des [X.] wegen Ablauf der Patentdauer am 2. September 2019 auf gegen sie am [X.] anhängige [X.] verwiesen (Klägerin zu 1: [X.], [X.] …, Klägerin zu 2: [X.], mittlerweile ebenfalls [X.]).

Patentanspruch 1 mit darauf rückbezogenen [X.]n 2 bis 13 betrifft ein Verfahren zum Bereitstellen eines mit einer [X.] in einem Dokumentenhandhabungsprogramm verknüpften [X.]. Der nebengeordnete Patentanspruch 14 bezieht sich auf ein Computerprogramm mit Codemitteln zur Durchführung aller Schritte u. a. des Patentanspruchs 1. Der nebengeordnete Patentanspruch 15 bezieht sich auf ein computerlesbares Medium, auf dem ein Computerprogramm nach Anspruch 14 gespeichert ist.

Die nebengeordneten Patentansprüche 1, 14 und 15 haben in der erteilten Fassung in der [X.] folgenden Wortlaut:

1. Method of providing a function item within a word processor, tied to a user operation in [X.], [X.] initiating retrieval of a name, address and/or other person or company related information from outside [X.], comprising a single activation of said function item leading to an analysis of what a user has previously typed in [X.], [X.], wherein said analysis determines whether the analyzed text represents a name and/or address or not, wherein said analysis is performed by a computer program, and, after the analysis, to a search, using said search terms, in [X.], address and/or other person or company related information available on or through the computer, and to a display of said retrieved information found in [X.] file.

14. A computer program, [X.] adapted to perform all the steps of any one of claims 1 to 13 when run on a computer.

15. A computer readable medium storing a computer program according to claim 14.

Die [X.] Übersetzung lautet gemäß der [X.] wie folgt:

1. Verfahren zum Bereitstellen eines [X.] innerhalb eines [X.]s, das mit einer [X.] in dem [X.] verknüpft ist, wobei die [X.] ein Wiederauffinden eines Namens, einer Adresse und/oder einer anderen personen- oder unternehmensbezogenen Information von einer Stelle außerhalb des [X.]s einleitet, umfassend eine einzelne Aktivierung des [X.], die zu einer Analyse dessen führt, was ein Benutzer zuvor in das Dokument maschinengeschrieben hat, zur Identifizierung von nur eines Namens und/oder einer Adresse, die als Suchbegriffe verwendet werden, wobei die Analyse bestimmt, ob der analysierte Text einen Namen und/oder Adresse darstellt oder nicht, wobei die Analyse von einem Computerprogramm durchgeführt wird, und, nach der Analyse, zu einem Suchvorgang unter Verwendung der Suchbegriffe in einer Datenbank oder Datei, die den Namen, Adresse, und/oder eine andere personen- oder unternehmensbezogenen Information enthält, die auf oder durch den Computer verfügbar ist, und zu einer Anzeige der erhaltenen Information, die in der Datenbank oder der Datei aufgefundenen wird.

14. Computerprogramm mit Codemitteln ausgestaltet zum Durchführen aller Schritte eines der Patentansprüche 1 bis 13, wenn es an einem Computer ausgeführt wird.

15. [X.] Medium, auf dem ein Computerprogramm nach Anspruch 14 gespeichert ist.

Wegen des Wortlauts der [X.] bis 13 wird auf die [X.] Bezug genommen.

Die Klägerinnen zu 1 und 2 machen die [X.]chtigkeitsgründe der mangelnden Patentfähigkeit, der mangelnden Ausführbarkeit und der unzulässigen Erweiterung sowie der Erweiterung des Schutzbereichs geltend (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 [X.] [X.] Art. 138 Abs. 1 Buchst. a bis d EPÜ, Art. 54, 56 EPÜ). [X.] zu 1 schließt sich dem an, die Nebenintervenientin zu 2 macht die vorstehend genannten [X.]chtigkeitsgründe mit Ausnahme der mangelnden Ausführbarkeit geltend.

Die Klägerin zu 1 reicht u. a folgende Druckschriften und Unterlagen ein:

MN3a NO 1998 4066 (Prioritätsdokument zu Streitpatent)

MN3b [X.] 09/189 626 (Prioritätsdokument zu Streitpatent)

[X.] Entscheidung der Beschwerdekammer des [X.] vom 21. Mai 2014 – [X.] - 3.5.07 (Einspruchsentscheidung zu Streitpatent);

[X.] [X.] 96/34354 A1

[X.] [X.] 98/37478 [X.]

[X.] JP H4-98566 A

[X.]a [X.]s Abstract zu [X.]

[X.] [X.] Übersetzung der [X.]

[X.]c Erklärung des Übersetzers von [X.] vom 17. September 2018;

[X.] [X.] Maschinenübersetzung der [X.]

[X.] [X.] 96/34355 A1

D5 [X.] 5 387 783 A

D6 [X.] 5 748 974 A

[X.] Benutzerhandbuch „[X.]“ für die Anwendungen der Firma [X.], Copyright 1994-1995 (entspricht [X.]4 der Nebenintervenientin zu 2 und [X.] aus dem Einspruchsverfahren des [X.]);

[X.] [X.]/J.R. Miller „Drop Zones: An Extension to LiveDoc“, [X.], Vol. 30, Nr. 2, April 1998, Seiten 59 - 63 (entspricht [X.] der Klägerin zu 2).

Die Klägerin zu 2 reicht u.a. folgende Druckschriften und Unterlagen ein:

[X.] NO 1998 4066 (Prioritätsdokument zu Streitpatent)

[X.]a [X.] Übersetzung der [X.]

HLNK5 [X.] 09/189 626 (Prioritätsdokument zu Streitpatent)

[X.] [X.] 5 579 467 A

[X.] [X.] 98/37474 [X.]

HLNK10 [X.] 5 477 447 A

HLNK10a Zwei Zeitungsartikel aus dem [X.] Journal vom 5. August 1993, W.S. Mossberg „In [X.], [X.] an idea with weighty potential“, und vom 12. August 1993, W.S. Mossberg „[X.]‘s software has enough smarts to anticipate needs“;

HLNK10b Benutzerhandbuch "[X.] 2000 User's Manual", [X.], Copyright 1997;

[X.] [X.] 5 392 386 A

[X.] B.A. Nardi et al., "Collaborative, Programmable Intelligent Agents", [X.], [X.], [X.], März 1998, Seiten 96 – 104;

[X.] [X.]/J.R. Miller „Drop Zones: An Extension to LiveDoc“, [X.], Vol. 30, Nr. 2, April 1998, Seiten 59 - 63 (entspricht [X.] der Klägerin zu 1);

[X.] O. Etzioni/[X.] „A Softbot-based interface to the Internet“, [X.], Juli 1994

[X.] zu 1 hat mit der Begründung, Verfahrensverzögerungen zu vermeiden, davon abgesehen, zusätzlichen Stand der Technik in das Verfahren einzuführen. [X.] zu 2 reicht u. a. folgende Druckschriften und Unterlagen ein:

[X.]4 Benutzerhandbuch „[X.]“ für die Anwendungen der Firma [X.], Copyright 1994-1995 (entspricht [X.] der Klägerin zu 1 und [X.] aus dem Einspruchsverfahren des [X.]);

[X.]5 [X.] zur Erwähnung von „[X.]“ in der Presse in den Jahren 1992, 1995 und 1996;

[X.]6a Erklärung („Second Affidavit“) von B… vom 15. Mai 2009,
Entwickler der Programme [X.] und [X.] Plus;

[X.]6b Erklärung („First Affidavit“) des Entwicklers B… vom 21. Juli
2006;

[X.]7a JP [X.]-28813 A

[X.]7b [X.] Übersetzung der [X.] 7a;

[X.]8a A. Wood et al., „[X.]: Automated Integration of Desktop and Network Services“, [X.], [X.] 1997, 22 - 27. März 1997;

[X.]8b [X.], „Context-Aware Computing: The [X.] Project“, AAAI Technical Report [X.]-02, „Compilation copyright © 1998“, sowie in Fußnote “Copyright 1997”, Seiten 51 – 54;

[X.]8c [X.] et al., “[X.]: A Framework for Providing Self-Integrating Ubiquitous Software Services“, Seiten 75, 76, UIST’97, [X.], Copyright 1997;

[X.]8d [X.] et al., „Future Computing environments“, „[X.] Version 2.0“, Auszug aus der Internetseite

https://www.cc.gatech.edu/fce/cyberdesk/;

[X.]9 [X.] 5 946 647.

Die Beklagte verteidigt das Streitpatent in der erteilten Fassung (Fassung nach Abschluss des [X.]) sowie in geänderten Fassungen mit den mit Schriftsatz vom 11. Januar 2021 eingereichten [X.] 1 bis 7.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von der erteilten Fassung dadurch, dass am Ende des Patentanspruchs 1 die Worte „via a network,“ (auf [X.]: „über ein Netzwerk“) eingefügt werden (Änderungen gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 unterstrichen):

„…, and, after the analysis, to a search, using said search terms, in [X.], address and/or other person or company related information available on or through the computer via a network, and to a display of said retrieved information found in [X.] file.”

Hinsichtlich der weiteren Patentansprüche 2 bis 15 gemäß Hilfsantrag 1 verbleibt es bei der erteilten Fassung.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von der erteilten Fassung wie folgt (Änderungen gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 unterstrichen):

1. „Method of providing a function item within a word processor, tied to a user operation in [X.], [X.] initiating retrieval of a name, address and/or other person or company related information from outside [X.], comprising a single activation of said function item leading to an analysis of what a user has previously typed in [X.], [X.], wherein said analysis determines whether the analyzed text represents a name and/or address or not and whether the analyzed text represents an e-mail address or a telephone number, wherein said analysis is performed by a computer program, and, after the analysis, if the analysis finds a name and/or address to a search, using said search terms, in [X.], address and/or other person or company related information available on or through the computer, and to a display of said retrieved information found in [X.] file, and wherein if the analysis finds an e-mail address or a telephone number an appropriate action is performed by the computer program.“

In [X.]r Übersetzung:

1. „Verfahren zum Bereitstellen eines [X.] innerhalb eines [X.]s, das mit einer [X.] in dem [X.] verknüpft ist, wobei die [X.] ein Wiederauffinden eines Namens, einer Adresse und/oder einer anderen personen- oder unternehmensbezogenen Information von einer Stelle außerhalb des [X.]s einleitet, umfassend eine einzelne Aktivierung des [X.], die zu einer Analyse dessen führt, was ein Benutzer zuvor in das Dokument maschinengeschrieben hat, zur Identifizierung von nur eines Namens und/oder einer Adresse, die als Suchbegriffe verwendet werden, wobei die Analyse bestimmt, ob der analysierte Text einen Namen und/oder Adresse darstellt oder nicht und ob der analysierte Text eine elektronischen Mail-Adresse oder eine Telefonnummer darstellt, wobei die Analyse von einem Computerprogramm durchgeführt wird, und, nach der Analyse, wenn die Analyse einen Namen und/oder Adresse findet, zu einem Suchvorgang unter Verwendung der Suchbegriffe in einer Datenbank oder Datei, die den Namen, Adresse, und/oder eine andere personen- oder unternehmensbezogenen Information enthält, die auf oder durch den Computer verfügbar ist, und zu einer Anzeige der erhaltenen Information, die in der Datenbank oder der Datei aufgefundenen wird, und wobei wenn die Analyse eine elektronischen Mail-Adresse oder eine Telefonnummer findet, einen entsprechende Handlung von dem Computerprogramm durchgeführt wird.“

Hinsichtlich der weiteren Patentansprüche 2 bis 15 gemäß Hilfsantrag 2 verbleibt es bei der erteilten Fassung.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 entspricht Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 mit der Modifikation, dass am Ende zusätzlich noch die Worte

„and wherein the appropriate action is different from the action performed by the computer program if the analysis finds a name and/or address“,

in [X.]r Übersetzung:

„und wobei die entsprechende Handlung sich von derjenigen Handlung unterscheidet, die durch das Computerprogramm durchgeführt wird, wenn die Analyse einen Namen und/oder Adresse findet“

angefügt sind. Hinsichtlich der Patentansprüche 2 bis 15 gemäß Hilfsantrag 3 verbleibt es bei der erteilten Fassung.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 entspricht Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 mit der Modifikation, dass am Ende anstelle der Worte „and wherein if the analysis finds an e-mail address or a telephone number an appropriate action is performed by the computer program“ die Worte

„wherein if the analysis finds an e-mail address a step of composing an e-mail is initiated, and wherein if the analysis finds a telephone number a step of performing a phone call using the found telephone number is initiated”,

in [X.]r Übersetzung:

„wobei wenn die Analyse eine elektronische Mail-Adresse findet, ein Schritt des Verfassens einer elektronischen Mailnachricht eingeleitet wird, und wobei wenn die Analyse eine Telefonnummer findet, ein Schritt des Tätigens eines Telefonanrufs unter Verwendung der gefundenen Telefonnummer eingeleitet wird”

angefügt sind. Hinsichtlich der Patentansprüche 2 bis 15 gemäß Hilfsantrag 4 verbleibt es bei der erteilten Fassung.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 5 unterscheidet sich von der erteilten Fassung dadurch, dass am Ende nach dem Wort „file” die Worte

“, wherein said analysis comprises interpretation of said document where the interpretation includes at least one of the set of: looking for abbreviations or phrases of character combinations; syntactic interpretation; looking for specific formatting features; analyzing paragraph and/or line separations and/or formatting; analyzing street, avenue, [X.], [X.], [X.], [X.], state, zip code or country designators and abbreviations; and analyzing Mr., [X.], Sir, Frau, Herr, Madam, Madame, Jr. or Sr. designators and abbreviations”,

in [X.]r Übersetzung:

“wobei die Analyse eine Interpretation des Dokuments umfasst, wobei die Interpretation zumindest einen Bestandteil aufweist aus der Gruppe: Suchen nach Abkürzungen, Phrasen mit Zeichenkombinationen; eine syntaktische Interpretation; Suchen nach speziellen Formatierungsmerkmalen; Analysieren von Abschnitts- und/oder Zeilentrennungen und/oder -formatierungen; Analysieren von Bezeichnungen und Abkürzungen für Straßen, Alleen, Auffahrten, Gassen, Boulevards, Städte, Bundesländer, Postleitzahlen oder Länder; und Analysieren von Bezeichnungen und Abkürzungen für Mr., [X.], Sir, Frau, Herr, Madam, Madame, Jr. oder Sr”

angefügt sind. Zusätzlich ist im Hilfsantrag 5 Patentanspruch 13 der erteilten Fassung bei im Übrigen angepassten Rückbezügen gestrichen. Im Übrigen verbleibt es bei der erteilten Fassung.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 6 unterscheidet sich von der erteilten Fassung dadurch, dass sich der Anspruchswortlaut auf das Identifizieren von Adressen beschränkt (Änderungen gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 unterstrichen):

„1. Method of providing a function item within a word processor, tied to a user operation in [X.], [X.] initiating retrieval of a name, an address and/or other person or company related information from outside [X.], comprising a single activation of said function item leading to an analysis of what a user has previously typed in [X.] an name and/or address, being used as a search terms, wherein said analysis determines whether the analyzed text represents a name and/or an address or not, wherein said analysis is performed by a computer program, and, after the analysis, to a search, using said search terms, in a database or file containing the name, address and/or other person or company related information available on or through the computer, and to a display of said retrieved information found in [X.] file.“

In [X.]r Übersetzung:

„1. Verfahren zum Bereitstellen eines [X.] innerhalb eines [X.]s, das mit einer [X.] in dem [X.] verknüpft ist, wobei die [X.] ein Wiederauffinden eines Namens , einer Adresse und/oder einer anderen personen- oder unternehmensbezogenen Information von einer Stelle außerhalb des [X.]s einleitet, umfassend eine einzelne Aktivierung des [X.], die zu einer Analyse dessen führt, was ein Benutzer zuvor in das Dokument maschinengeschrieben hat, zur Identifizierung von nur eines Namens und/oder einer Adresse, die als Suchbegriffe verwendet werden wird, wobei die Analyse bestimmt, ob der analysierte Text eine n Namen und/oder Adresse darstellt oder nicht, wobei die Analyse von einem Computerprogramm durchgeführt wird, und, nach der Analyse, zu einem Suchvorgang unter Verwendung der des Suchbegriffe Suchbegriffs in einer Datenbank oder Datei, die den Namen , die Adresse, und/oder eine andere personen- oder unternehmensbezogenen Information enthält, die auf oder durch den Computer verfügbar ist, und zu einer Anzeige der erhaltenen Information, die in der Datenbank oder der Datei aufgefundenen wird.“

Hinsichtlich der Patentansprüche 2 bis 15 gemäß Hilfsantrag 6 verbleibt es bei der erteilten Fassung.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 7 unterscheidet sich von der erteilten Fassung dadurch, dass die Analyse durch den [X.] erfolgt:

„1. Method of providing a function item within a computer program in the form of a word processor, tied (…) wherein said analysis is performed by a the computer program (…).“,

in [X.]r Übersetzung:

„1. Verfahren zum Bereitstellen eines [X.] innerhalb eines Computerprogramms in der Form eines [X.]s, das (…) wobei die Analyse von einem dem Computerprogramm durchgeführt wird (…).“

Hinsichtlich der Patentansprüche 2 bis 15 gemäß Hilfsantrag 7 verbleibt es bei der erteilten Fassung.

Die Beklagte reicht u.a. folgende Druckschriften und Dokumente ein:

dfmp1 Entscheidung der Beschwerdekammer des [X.] vom 21. Mai 2014 – [X.] - 3.5.07 (Einspruchsentscheidung zu Streitpatent);

dfmp6 [X.] [X.] ([X.] zu Streitpatent)

dfmp8 Gutachten [X.]8 von Professor G… vom 10. März 2008;

dfmp9 Ergänzendes Gutachten [X.] von Professor G… vom 6. Mai 2008;

dfmp10 Zweites Ergänzendes Gutachten [X.] von Professor G… vom 26. März 2009;

dfmp11 Ausschnitte aus dem „[X.] Programmer’s Guide“, [X.], Inc., Copyright 1996.

Die Klägerin zu 1 macht geltend, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei gegenüber einer der Druckschriften [X.], [X.] oder [X.] nicht neu, beruhe diesen gegenüber jedenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Dies gelte entsprechend für die nebengeordneten Patentansprüche 14 und 15.

De Klägerin zu 1 macht weiter geltend, die Merkmale „leading to an analysis of what a user has previously typed in [X.] (M1.3, siehe die [X.] unter [X.] der Gründe) und „to identify only a name and/or address“ (M1.3.1) gingen über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Gemäß Merkmal M1.3 führe eine Aktivierung des Funktionselementes zu einer Analyse dessen, was ein Benutzer zuvor in das Dokument eingetippt habe. Bei dem dort genannten Benutzer müsse es sich somit nicht unbedingt um denjenigen Benutzer handeln, der das Funktionselement aktiviert, d. h. denjenigen Benutzer, der die in den Merkmalen „Method of providing a function item within a word processor“ ([X.]) und „[X.] initiating retrieval of a name, address and/or other person or company related information from outside [X.]“ ([X.].2) erwähnte „[X.]“ ausgeführt habe. Demnach könne ein Benutzer den Text eintippen und ein anderer Benutzer die [X.] vornehmen, d. h. das Funktionselement betätigen. Diese Möglichkeit sei jedoch nicht ursprünglich offenbart.

Zudem gebe es für das Merkmal „to identify only a name and/or address“ (M1.3.1) keinerlei Offenbarung in der ursprünglichen Anmeldung. Das fragliche Merkmal sei dennoch in der im Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt getroffenen Entscheidung der Beschwerdekammer [X.] ([X.], dfmp1) als vereinbar mit Art. 123 EPÜ angesehen worden, da es den Schutzbereich lediglich einschränke und keinen technischen Beitrag leiste. Nach diesem Merkmal führe die Analyse dessen, was ein Benutzer zuvor in das Dokument eingetippt habe, zur Identifizierung von nur einem Namen und/oder einer Adresse. Die in der ursprünglichen Anmeldung offenbarte Anweisung zum technischen Handeln gehe jedoch davon aus, dass in dem eingetippten Text möglichst viele unterschiedliche Angaben identifiziert werden sollten. Die Einschränkung auf eine Identifizierung nur einer Adresse oder eines Namens widerspreche daher dieser Anweisung zum technischen Handeln und stelle somit keine Konkretisierung derselben dar. Da keine Einschränkung vorliege, seien auch nicht die Voraussetzungen gegeben, unter denen nach der Rechtsprechung ([X.], 40 - Winkelmessweinrichtung) ein nicht ursprungsoffenbartes Merkmal im Patentanspruch verbleiben könne.

Die Klägerin zu 1 macht ferner geltend, die Merkmale „leading to an analysis of what a user has previously typed in [X.] (M1.3) und „wherein said analysis determines whether the analysed text represents a name and/or address or not“ ([X.]) erweiterten den Schutzbereich des Patentanspruchs 1. Der ursprünglich erteilte Anspruch 1 habe das Merkmal enthalten, dass das Dokument analysiert werde, während gemäß Merkmal M1.3 des erteilten Patentanspruchs 1 lediglich gefordert werde, dass eine Analyse dessen, was der Benutzer zuvor eingetippt habe, stattfinde. Mit dieser Formulierung werde nun also auch der Fall umfasst, dass nur der Inhalt des Dokuments analysiert werde, nicht jedoch das Dokument selbst. Beispielsweise könne der eingetippte Text in ein anderes Dokument hineinkopiert und die Analyse dann dort ausgeführt werden. Diese Möglichkeit sei vom Schutzbereich des ursprünglich erteilten Patentanspruchs 1 nicht umfasst. Das Merkmal [X.] erfordere eine Bestimmung, ob der eingetippte Text einen Namen und/oder eine Adresse oder nichts darstellt. Dieses Merkmal umfasse auch die Möglichkeit, dass die Bestimmung, dass es sich nicht um einen Namen und/oder eine Adresse handele, dadurch erfolge, dass in dem eingetippten Text ein beliebiger anderer Texttyp identifiziert werde. Patentanspruch 1 in der ursprünglich erteilten Fassung definiere jedoch nur, dass Teile eines Dokumentes identifiziert werden, die einen Namen, eine Adresse und/oder personen- oder unternehmensbezogene Informationen enthielten. Darüber hinaus sei ein Merkmal des erteilten Patentanspruchs 1 gestrichen worden, wonach nur Teile des Dokuments identifiziert würden („analyzing said document, previously typed by a user, to identify only parts of the document“). Auch dadurch sei der Schutzbereich des Patentanspruchs 1 erweitert worden.

Des Weiteren macht die Klägerin zu 1 geltend, das Streitpatent offenbare die Erfindung nicht so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Patentanspruch 1 des [X.] fordere gemäß dem Merkmal „to identify only a name and/or address“ (M1.3.1), dass mit der Textanalyse eine Identifizierung von nur einem Namen und/oder einer Adresse erfolge. Somit sei eine Identifizierung eines Textelements eines anderen Typs ausgeschlossen. Gemäß dem Merkmal „wherein said analysis determines whether the analysed text represents a name and/or address or not“ ([X.]) beinhalte die Textanalyse allerdings zusätzlich eine Bestimmung, ob der analysierte Text einen Namen und/oder eine Adresse darstelle oder nicht. Wie ausgeführt, umfasse Merkmal [X.] jedoch auch den Fall, dass die Bestimmung, dass es sich nicht um einen Namen und/oder eine Adresse handele, dadurch stattfinde, dass in dem eingetippten Text ein Textelement irgendeines anderen Typs (z. B. eine Telefonnummer) identifiziert werde. Der [X.]chrift sei indes nirgends zu entnehmen, wie die Merkmale M1.3.1 und [X.] angesichts dieses Widerspruchs kumulativ umgesetzt werden könnten.

Die Klägerin zu 2 macht ebenfalls geltend, eine unzulässige Erweiterung gegenüber der ursprünglich eingereichten Fassung liege hinsichtlich der Merkmale „to identify only a name and/or address“ (M1.3.1) und „[X.]“ ([X.]) vor. Die Suche nur nach einer Adresse und die Verwendung einer Adresse oder eines Adressbestandteils als Suchbegriff seien nicht offenbart.

Aus den Ausführungen zur unzulässigen Erweiterung ergebe sich zudem, dass dem Streitpatent nicht der Zeitrang der beiden Prioritätsanmeldungen zukommen könne, da beide inhaltlich noch hinter dem [X.] der ursprünglichen Anmeldeunterlagen zurückblieben. Die Merkmale M1.3.1 und [X.] seien weder in der [X.] noch in der der [X.]-Prioritätsanmeldung offenbart. Zudem werde mit [X.]chtwissen bestritten, dass das Prioritätsrecht der beiden Prioritätsanmeldungen vor dem Anmeldetag wirksam auf die spätere Anmelderin übertragen worden sei.

Die Klägerin zu 2 macht weiter geltend, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei nicht neu gegenüber einer der Druckschriften [X.], [X.] und HLNK10. Als neuheitsschädlich erwiesen sich auch der als Anlage HLNK10a vorgelegte Zeitungsartikel zur „[X.] Software“, das als Anlage HLNK10b vorgelegte Benutzerhandbuch des „[X.] 2000“ sowie die Druckschriften [X.], [X.] und [X.]. Ebenso beruhe das Streitpatent nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Auch die Unteransprüche enthielten nichts Patentfähiges.

Zudem sei der Gegenstand des [X.] für den Fachmann nicht ausführbar. An keiner Stelle werde erläutert, wie die einzelnen Anspruchsmerkmale in einem Computersystem tatsächlich umgesetzt werden könnten.

[X.] zu 1 schließt sich in der Sache mit näheren Ausführungen dem Vorbringen der Klägerinnen zu 1 und 2 an.

[X.] zu 2 schließt sich hinsichtlich der unzulässigen Erweiterung und der Erweiterung des Schutzbereichs dem Vorbringen der Klägerinnen zu 1 und 2 an und beruft sich hinsichtlich des [X.]chtigkeitsgrundes der mangelnden Patentfähigkeit zusätzlich auf eine offenkundige Vorbenutzung des Programms „[X.]“ (vgl. Anlage [X.]4 = [X.]) und trägt dazu vor, Patentanspruch 1 des [X.] sei nicht neu unter Betrachtung der dortigen [X.] „Retrieve Address" und „Correct Adress“. Als neuheitsschädlich erwiesen sich zugleich die Entgegenhaltungen [X.]7 und [X.]9, sowie ein softwarebasiertes System mit der Bezeichnung „[X.]“ zur flexiblen Integration von Desktop-Anwendungen und Netzwerkdiensten auf einem [X.]. Wie sich aus dem [X.] [X.]8a bis [X.]8d ergebe, sei auch dieses System offenkundig vorbenutzt worden und verfüge über alle Merkmale des Patentanspruchs 1 des [X.]. Ausgehend von diesem [X.] sowie ausgehend von einer Zusammenschau des softwarebasierten Systems „[X.]“ mit der [X.]9 beruhten die nebengeordneten Patentansprüche 1, 14 und 15 jedenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Auch die abhängigen Patentansprüche 2 bis 13 enthielten nichts Patentfähiges.

Die Klägerinnen zu 1 und 2 erachten auch die [X.] nicht für gewährbar. Es fehle schon an der Zulässigkeit der Anspruchsfassung, da der jeweilige Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß [X.] 1 bis 5 und 7 gegenüber der ursprünglichen Anmeldung unzulässig erweitert sei. Für einen Teil der [X.] sei zudem die Lehre des Patentanspruchs 1 unklar und darüber hinaus der Schutzbereich gegenüber der erteilten Fassung erweitert (Klägerin zu 1 bezüglich Hilfsantrag 2, Klägerin zu 2 bezüglich der [X.] 2, 3 und 4). Zudem sei der Gegenstand der jeweiligen [X.] nicht patentfähig. Die Klägerin zu 1 hält den Gegenstand des jeweiligen Patentanspruchs 1 gemäß [X.] 1, 5 und 6 gegenüber der Druckschrift [X.] für nicht neu. Ausgehend von Druckschrift [X.] beruhe der Gegenstand des jeweiligen Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsanträgen 2, 3, 4 und 7 nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Die Klägerin zu 2 hält den Gegenstand des jeweiligen Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsanträgen 1, 2, 3 und 5 für nicht neu gegenüber den Druckschriften [X.] oder [X.], gemäß Hilfsantrag 4 für nicht neu gegenüber Druckschrift [X.] und gemäß Hilfsanträgen 6 und 7 für nicht neu gegenüber Druckschrift [X.], [X.] oder [X.]. Zudem sei der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 durch Druckschrift [X.] in Verbindung mit [X.] nahegelegt. Auch nach Auffassung der Nebenintervenientinnen seien die Hilfsanträge schon nicht zulässig, ebenso fehle es an der Patentfähigkeit. [X.] zu 1 weist insoweit ergänzend darauf hin, dass die Gegenstände der jeweiligen Hilfsanträge 1 bis 7 auch gegenüber der Druckschrift [X.]9 nicht patentfähig seien.

Die Klägerin zu 1 beantragt,

das [X.] Patent 1 171 836 für das Hoheitsgebiet der [X.] im Umfang der Ansprüche 1, 14 und 15 für nichtig zu erklären.

Die Klägerin zu 2 beantragt,

das [X.] Patent 1 171 836 für das Hoheitsgebiet der [X.] in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

[X.] zu 1 beantragt,

das [X.] Patent 1 171 836 für das Hoheitsgebiet der [X.] im Umfang der Patentansprüche 1 und 15 für nichtig zu erklären.

[X.] zu 2 beantragt,

das [X.] Patent 1 171 836 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen die angegriffenen Ansprüche des [X.] in der Fassung der in der Reihenfolge ihrer Nummerierung gestellten [X.] 1 bis 7, eingereicht mit Schriftsatz vom 11. Januar 2021, richtet.

Die Beklagte widerspricht den Klägerinnen und Nebenintervenientinnen in allen Punkten. Für die technische Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Suchprogramms mache es insbesondere keinen Unterschied, ob es nur nach Namen und Adressen oder auch darüberhinausgehend auch noch nach weiteren adress- bzw. namensbezogenen Informationen suche. Der dahinterstehende Algorithmus sei derselbe.

Der [X.] hat den Parteien mit Schreiben vom 26. November 2020, mit Nachtrag vom 15. Januar 2021, einen qualifizierten gerichtlichen Hinweis gemäß § 83 Abs. 1 [X.] erteilt und weitere Hinweise in der mündlichen Verhandlung vom 6. August 2021, insbesondere zu den von der Beklagten mit Schriftsatz vom 11. Januar 2021 eingereichten [X.], gegeben.

Wegen des Vorbringens der Parteien im Übrigen wird auf deren Schriftsätze mit sämtlichen Anlagen und auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 6. August 2021 verwiesen.

Die Klagen der Klägerinnen zu 1 und 2 sind zulässig und begründet.

Die Beklagte vermag das Streitpatent weder in seiner erteilten Fassung, noch in einer der Fassungen gemäß den [X.] 1 bis 7 mit Erfolg zu verteidigen.

In seiner erteilten Fassung ist das Streitpatent nicht rechtsbeständig, weil ihm der [X.] der mangelnden Patentfähigkeit entgegensteht (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 [X.], Art. 138 Abs. 1 Buchst. a EPÜ i. V. m. Art. 54, 56 EPÜ). Dieser [X.] besteht in den Fassungen der [X.] und 7 unverändert fort.

In den Fassungen der [X.] und 5 kann die Beklagte das Streitpatent nicht in zulässiger Weise verteidigen, weil in diesen Fassungen jeweils eine unzulässige Erweiterung vorliegt (Art. 123 Abs. 2 EPÜ). Dies gilt ebenfalls für die [X.], 3 und 4, wobei diese darüber hinaus auch dem Erfordernis der Klarheit im Sinne von Art. 84 EPÜ nicht genügen.

Die Klagen der Klägerinnen zu 1 und zu 2 sind auch nach dem Erlöschen des [X.] aufgrund Zeitablaufs am 2. September 2019 weiterhin zulässig. Auch der Beitritt der [X.] zu 1 und 2, gegen den die Beklagte keine Einwände erhoben hat, ist zulässig.

1. Weder der Nichtigkeitsklage der Klägerin zu 1 noch der Nichtigkeitsklage der Klägerin zu 2 fehlt das nach dem Erlöschen des [X.] erforderliche [X.]echtsschutzinteresse. Ist ein Patent durch Zeitablauf erloschen, bedarf es eines schutzwürdigen Interesses des Klägers an der Durchführung des [X.], da ein Interesse der Allgemeinheit an der Überprüfung der [X.]echtsbeständigkeit nicht mehr besteht. Ein solches schutzwürdiges Interesse ist gegeben, [X.]n der Kläger wegen Verletzung des Patents in Anspruch genommen wird oder für den Kläger Grund zu der Besorgnis besteht, er könne auch nach Ablauf der Schutzdauer noch Ansprüchen wegen zurückliegender Handlungen ausgesetzt sein (st. [X.]spr., [X.] [X.], 1074, [X.]dn. 28 – Signalübertragungssystem; G[X.]U[X.] 2021, 42 [X.]dn. 7 – Truvada, m. w. N.). Das ist hier der Fall, denn gegen beide Klägerinnen sind auf das Streitpatent gestützte [X.] anhängig.

2. Der Beitritt der [X.] zu 1 und 2 ist zulässig. Nach § 66 ZPO kann in jeder Lage des [X.]echtsstreits ein Nebenintervenient einer [X.] zum Zwecke ihrer Unterstützung beitreten, [X.]n er ein rechtliches Interesse daran hat, dass diese [X.] in einem zwischen anderen Personen anhängigen [X.]echtsstreit obsiegt. Für die Zulässigkeit der Nebenintervention im Patentnichtigkeitsverfahren reicht es jedenfalls aus, [X.]n der Nebenintervenient ein Unternehmen ist, das durch das Streitpatent in seinen geschäftlichen Tätigkeiten als Wettbewerber beeinträchtigt werden kann (vgl. [X.], 438 – [X.]). Das ist hier bei den [X.] der Fall, denn auch gegen sie sind jeweils auf das Streitpatent gestützte [X.] anhängig, so dass sie grundsätzlich in ihrer geschäftlichen Tätigkeit beeinträchtigt sein können.

Dem Beitritt der Nebenintervenientin zu 1 steht zudem nicht entgegen, dass sie vor ihrem Beitritt schon eine eigene Nichtigkeitsklage eingereicht hatte (7 Ni 7/20 (EP)). Nach der [X.]echtsprechung ist im Patentnichtigkeitsverfahren eine Nebenintervention auf Seiten des [X.] in der Berufungsinstanz nicht deshalb unzulässig, weil der Nebenintervenient das Patent mit einer weiteren Nichtigkeitsklage angreift, über die das Patentgericht noch nicht entschieden hat ([X.], 1178 – [X.]). Als maßgeblich ist hierbei der Umstand angesehen worden, dass bei dieser Konstellation die eigene Nichtigkeitsklage für den Nebenintervenienten im Vergleich zu einem Beitritt im Berufungsverfahren keine effizientere [X.]echtsschutzmöglichkeit darstellt, weil bei üblichem Verlauf im Berufungsverfahren mit einer früheren Entscheidung über die Wirksamkeit des Patents zu rechnen ist. Eine damit vergleichbare Konstellation liegt hier vor. Die vorliegenden Nichtigkeitsklagen, die über sechzehn Monate vor der Nichtigkeitsklage der Nebenintervenientin zu 1 eingereicht wurden, standen deutlich früher zur Entscheidung an als die Nichtigkeitsklage der Nebenintervenientin zu 1.

1. Die vorliegende Erfindung betrifft nach ihrer Beschreibung in der [X.]chrift ein Verfahren zum Zugreifen auf eine zweite Information in einer zweiten Informationsquelle, wobei die zweite Information einer ersten, sich in einem Benutzerdaten enthaltenden An[X.]dungsprogramm befindlichen Information zugeordnet ist (vgl. [X.]chrift, Beschreibung, Abs. [0001]).

Genauer gesagt bezieht sich das Streitpatent auf ein Verfahren zum Einfügen und Ergänzen von Daten innerhalb eines An[X.]dungsprogramms auf einem Computer, insbesondere eines [X.] oder Textverarbeitungsprogramms, wie z. [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.] oder [X.] ([X.]chrift, Abs. [0002]). In der Beschreibungseinleitung beschreibt das Streitpatent einen An[X.]dungsfall, in dem es für einen Benutzer beim Betrachten oder Editieren eines Dokuments mittels derartiger An[X.]dungsprogramme erforderlich ist, Informationen, wie [X.] Namen oder Adressinformationen, aus einer externen Informationsverwaltungsquelle, wie [X.] einem Datenbank- oder Kontaktverwaltungsprogramm, abzurufen und in das Dokument einzufügen. Vor dem maßgeblichen [X.] erfolgte dies typischerweise, indem der Benutzer aus einer Informationsverwaltungsquelle außerhalb des An[X.]dungsprogramms Informationen manuell [X.], um diese zu prüfen oder in das Dokument einzufügen. Beispiele für solche Informationsverwaltungsquellen sind [X.], [X.], [X.], [X.], [X.]:[X.] oder [X.] ([X.]chrift, Abs. [0001], [0002]). Ein derartiges Vorgehen erforderte jedoch ein fortlaufendes Aktualisieren der Informationen in der Datenbank durch den Benutzer. Zudem musste der Benutzer lernen, wie die Datenbank zu ver[X.]den und auf sie zuzugreifen ist ([X.]chrift, Abs. [0003]).

2. Als Aufgabe der vorliegenden Erfindung bezeichnet die [X.]chrift in Abs. [0006], ein Verfahren und ein computerlesbares Medium zur Adresshandhabe innerhalb eines [X.] bereitzustellen. Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung sei es Abs. [0007] zufolge, ein Verfahren und ein computerlesbares Medium zur Adresshandhabe innerhalb eines [X.] bereitzustellen, welche eine Eingabevorrichtung, wie etwa einen berührungsempfindlichen Bildschirm, eine [X.], ein Icon, ein Menü, eine Sprachbefehlseinrichtung usw. ver[X.]den, die in dem Computerprogramm bereitgestellt wird und an eine Informationsverwaltungsquelle, wie etwa ein Datenbankprogramm, ein Kontaktverwaltungsprogramm usw. gekoppelt ist.

3. Diese Aufgabe soll erfindungsgemäß gelöst werden durch ein Verfahren zum Bereitstellen eines [X.] innerhalb eines Wordprozessors nach Patentanspruch 1, ein Computerprogramm nach Patentanspruch 14 und ein computerlesbares Medium nach Patentanspruch 15.

Die Merkmale des Patentanspruchs 1 können – in Anlehnung an die von der Beklagten vorgeschlagene Merkmalsgliederung – wie folgt gegliedert werden (englisch: gemäß [X.]chrift, deutsch: teilweise verbesserte Übersetzung):

4. Als maßgeblichen Durchschnittsfachmann, auf dessen Wissen und Können es insbesondere für die Auslegung der Merkmale des [X.] und für die Interpretation des Standes der Technik ankommt, sieht der Senat einen Software-Entwickler mit Hochschulabschluss an, der über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Entwicklung und Programmierung von An[X.]dungsprogrammen zum Anzeigen und/oder Editieren von Texten bzw. Dokumenten und insbesondere über fundierte Kenntnisse in der Computerlinguistik verfügt.

5. Dieser Fachmann legt den Merkmalen des Patentanspruchs 1 folgendes Verständnis zugrunde:

a) Zum Begriff [X.] (word processor) Unter einem [X.] versteht das Streitpatent ganz allgemein ein Computerprogramm, das zur Handhabung, beispielsweise zum Darstellen und/oder Editieren von Texten eingerichtet ist. Gemäß den Absätzen [0002], [0012] und [0045] der [X.]chrift umfasst der Begriff [X.] insbesondere Textverarbeitungs- und Tabellenkalkulationsprogramme, ist darauf aber nicht beschränkt (vgl. Abs. [0002] „In recent years, [X.], [X.], spreadsheets, etc., hereinafter called “word processors” users may require retrieval of information (…). [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], etc. (…)”; vgl. Abs. [0012] „(…) single button addressing is achieved by providing an input device (…), hereinafter called “button”, in [X.], such as a word processing program, spreadsheet program, etc. hereinafter called “word processor”, for executing address handling therein.”; vgl. Abs. [0045] „Although the present invention is defined in terms of word processing documents, such as Word documents and [X.] spreadsheets, [X.], (…)”).

b) Zum Begriff Funktionselement (function item) Ausgehend von den Absätzen [0009] und [0013] der [X.]chrift handelt es sich bei dem anspruchsgemäßen Funktionselement um eine virtuelle Befehlsschaltfläche bzw. ein virtuelles Steuerelement oder ein Menü, die bzw. das auf einem Computerbildschirm innerhalb eines Programmfensters oder innerhalb einer grafischen Benutzerschnittstelle eines An[X.]dungsprogramms angezeigt wird und mittels eines Eingabegeräts (input device), [X.] einer Computermaus oder eines berührungsempfindlichen Bildschirmes betätigt werden kann. Allerdings ist das Funktionselement nicht auf solche virtuellen Schaltflächen bzw. Steuerelemente oder Menüs beschränkt. Vielmehr geht aus Patentanspruch 4 des [X.] hervor, dass der Begriff Funktionselement neben einem Icon oder einer Menüauswahl auch einen berührungsempfindlichen Bildschirm, eine (reale) [X.], eine Maustaste oder eine Sprachbefehlseinrichtung umfasst (vgl. Patentanspruch 4: „(…) wherein said function item is selected from a group consisting of a touch screen, a keyboard button, an [X.], [X.], a [X.], and a voice command device.“). Demnach versteht der Fachmann unter einem Funktionselement sowohl ein virtuelles Steuerelement ([X.] Button) oder ein Menü als auch ein reales technisches [X.] ([X.] die Taste einer Computertastatur), das bei seiner Betätigung durch den Benutzer eine bestimmte Funktion in einem „[X.]“, d. h. einem An[X.]dungsprogramm auslöst. In diesem Sinne ist der Ausdruck „tied to a user operation“ des Merkmals [X.].1 als Zuordnung bzw. Bereitstellung des [X.] für eine Benutzerbetätigung zu verstehen, die wiederum mit einer bestimmten Funktion im „[X.]“ verknüpft ist.

c) Zum Begriff Datenbank oder Datei ([X.]) Gemäß Absatz [0013] der [X.]chrift bezieht sich der Begriff Datenbank oder Datei auf eine Informationsverwaltungsquelle (information management source), in der neben Angaben zu Namen und Adressen auch unternehmensbezogene Informationen, Telefon- und Faxnummern sowie E-Mail-Adressen hinterlegt werden können. Beispiele für eine derartige Informationsverwaltungsquelle sind [X.], [X.], [X.], [X.], [X.]:[X.] oder [X.] (vgl. [X.]chrift, Abs. [0002]). Der Fachmann wird in der anspruchsgemäßen Datenbank oder Datei eine Sammlung von Informationen erkennen, die einfach verwaltet, aktualisiert und durch den [X.] abgerufen werden können.

d) Zu Merkmal [X.] Der Fachmann versteht „a user has previously typed in [X.]“ als eine auf beliebige Weise vorgenommene Eingabe von Zeichen in das Dokument. Die [X.] Übersetzung „maschinengeschrieben“ ist hier missverständlich.

e) Zur Lehre des erteilten Patentanspruchs 1 Der Patentanspruch 1 lehrt ein Verfahren, in dem laut [X.]r Übersetzung ein Funktionselement innerhalb eines [X.] bereitgestellt werden soll (Merkmal [X.]). In Absatz [0013] der [X.]chrift wird erläutert, dass dem [X.] ([X.] einem Textverarbeitungsprogramm) eine Taste hinzugefügt wird, die als anklickbarer, virtueller Druckknopf in einem Programmfensteroder auf einer grafischen Benutzeroberfläche des [X.] dargestellt wird. Dementsprechend ist die Taste im Ausführungsbeispiel der [X.]uren 3 bis 5 des [X.] als anklickbare „OneButton“-Taste wiedergegeben, deren Aktivierung die Analyse eines geschriebenen Textes einleitet (vgl. [X.]chrift, Abs. [0024]). Obwohl der Präposition innerhalb für sich gesehen wohl eher eine örtliche Bedeutung zukommt, ist mit der Eigenschaft innerhalb eines [X.] nicht gemeint, dass das Funktionselement ausschließlich in virtueller Form (als virtuelles Schaltelement) auf der grafischen Benutzerschnittstelle des [X.] angeordnet ist. Vielmehr kann es sich bei dem Funktionselement laut Patentanspruch 4 des [X.] ebenso gut um die (reale) Taste einer Tastatur oder einer Computermaus (keyboard button, [X.]) handeln, die dem [X.] unmittelbar zugeordnet ist und bei deren Betätigung in diesem eine Textanalyse ausgelöst wird. Demnach ist Merkmal [X.] so zu verstehen, dass ein Funktionselement für eine Funktion in einem [X.] vorgesehen ist.

Laut Merkmal [X.].1 ist das Funktionselement mit einer [X.] verknüpft.

Merkmal [X.].2 besagt, dass durch die [X.] ein Abrufen eines Namens, einer Adresse und/oder einer anderen personen- oder unternehmensbezogenen Information von einer Stelle außerhalb des [X.] eingeleitet wird. In Verbindung mit Absatz [0002] der [X.]chrift und Merkmal [X.] (siehe unten) ist die Eigenschaft außerhalb des [X.] für den Fachmann so zu verstehen, dass die genannten Informationen von einer Programmergänzung des [X.] oder einer eigenständigen Applikation zum Abruf bereitgestellt werden, die auf demselben Computersystem wie der [X.] abläuft oder auf einem hiervon getrennten Computersystem in einem Netzwerk ausgeführt wird.

Gemäß den Merkmalen [X.] und [X.] führt eine einzelne bzw. einzige (single) Aktivierung des [X.] zu einer Analyse dessen, was ein Benutzer zuvor in das Dokument eingegeben (maschinengeschrieben) hat. In Hinblick auf die Merkmale [X.] bis [X.] ist allerdings unklar, um welches Dokument es sich eigentlich handeln soll. Vor dem Hintergrund der Beschreibung des [X.] ist Merkmal [X.] aber so zu verstehen, dass das Dokument ([X.] [X.]) ein Dokument darstellt, das mit dem [X.] erstellt worden ist (vgl. [X.]chrift, Abs. [0013], „… and a user types information … in a document created with the word processor, such as letter, fax, etc. …”). Die Aktivierung des [X.] bedeutet nichts anderes, als dass im Fall eines auf der Benutzeroberfläche angeordneten (virtuellen) Schaltelements dieses per Mausklick ausgewählt oder im Fall einer (realen) Taste eines Tastenfeldes diese gedrückt bzw. betätigt wird.

Die Analyse dient dem Zweck, in dem eingegebenen Text nur einen Namen und/oder eine Adresse zu identifizieren (Merkmal [X.].1), wobei nur dieser bzw. diese im folgenden Verfahrensschritt [X.].2 als Suchbegriffe ver[X.]det werden. Die Verknüpfung durch „und/oder“ definiert dabei drei mögliche Alternativen: die Identifizierung nur eines Namens (Merkmal [X.].1 [X.]), die Identifizierung nur einer Adresse (Merkmal [X.].1 [X.]), oder die Identifizierung nur eines Namens und einer Adresse (Merkmal [X.].1 A3).

Hierbei verlangt Merkmal [X.].1 allerdings nicht, dass nur ein einziger Name und/oder eine einzige Adresse erkannt werden sollen. Vielmehr ist Merkmal [X.].1 so zu verstehen, dass im Text ausschließlich Namen und/oder Adressen identifiziert werden sollen, was auch den Fall umfasst, dass mehrere Namen und/oder Adressen erkannt werden.

Mittels der Analyse wird bestimmt, ob der eingegebene Text einen Namen und/oder eine Adresse darstellt oder nicht (Merkmal [X.].3), um dementsprechend einen Namen und/oder eine Adresse als solche(n) zu identifizieren (Merkmal [X.].1).

Die Analyse wird von einem Computerprogramm durchgeführt (Merkmal [X.].4).

Im Streitpatent wird ausgeführt, dass [X.] neben Abkürzungen (abbreviations) sowie Anreden (Mr., [X.], Sir, Frau, Herr etc.) auch ganze Textabschnitte (paragraphs) analysiert werden (vgl. [X.]chrift, Abs. [0017]). Demzufolge ist mit Merkmal [X.].3 gemeint, dass bestimmt wird, ob der eingegebene Text einen Namen und/oder eine Adresse beinhaltet oder nicht.

Unter Ver[X.]dung der in der Analyse ermittelten Suchbegriffe, die durch die jeweils identifizierten Namen und/oder Adressen gebildet werden, wird eine Datenbank oder Datei durchsucht, die ihrerseits Namen, Adressen und/oder andere personen- oder unternehmensbezogene Informationen enthält. Datenbank, Datei und Informationen sind auf oder durch den Computer verfügbar (Merkmale M1.4, [X.]). Bei dem Computer handelt es sich dabei um denjenigen Computer, auf dem der [X.] läuft.

Anschließend werden die zu den Suchbegriffen in der Datenbank oder der Datei aufgefundenen Informationen dem Benutzer an dem Computer angezeigt (Merkmal [X.]).

6. Dem Vorbringen der Beklagten zur Auslegung der Merkmale [X.].1 und [X.].2, betreffend die Ermittlung von Namen und/oder Adressen und deren Ver[X.]dung als Suchbegriffe (in einer Datenbank), kann nicht gefolgt werden.

Die Beklagte argumentiert, dass mit [X.]ücksicht auf die Entscheidung [X.] (Anlage dfmp1) der technischen [X.] des Europäischen Patentamts und unter Würdigung des Sinngehalts der Ansprüche sowie unter Hinzuziehung der Beschreibung des [X.] das Merkmal [X.].1 im Zusammenhang mit Merkmal [X.].2 derart auszulegen sei, dass als Suchbegriffe für die anspruchsgemäße Suche in der Datenbank nur Namen und/oder Adressen ver[X.]det werden. Demzufolge würden Begriffe, die keinen Namen und/oder Adressen darstellen, nicht als Suchbegriffe für die beanspruchte Suche in der Datenbank ver[X.]det. Entsprechend dieser Auslegung umfasse der Patentanspruch aber auch solche Verfahren, in denen neben Namen und/oder Adressen auch Wörter oder Ausdrücke eines anderen semantischen Gehalts, [X.] Telefonnummern, identifizierbar sind, solange diese identifizierten Ausdrücke nicht als Suchbegriffe in der Datenbank ver[X.]det werden.

In diesem Zusammenhang beruft sich die Beklagte auf Abschnitt 8.2.3 der Entscheidung [X.] (Anlage dfmp1, Seite 12, zweiter Absatz), aus dem hervorgehe, dass der geänderte Patentanspruch 1 (das ist Patentanspruch 1 des [X.]) so zu verstehen sei, „dass er die zu identifizierenden (und anschließend als Suchbegriffe zu ver[X.]denden) Begriffe ausschließlich auf einen Namen und/oder eine Adresse beschränkt.“ Außerdem verweist sie auf die in den [X.]uren 1 und 2 des [X.] gezeigten Ausführungsformen, wonach eine Suche in der Datenbank dann erfolge, [X.]n „ein Name“ oder „ein Name und eine Adresse“ identifiziert worden seien. Demnach verstehe der Fachmann in Verbindung mit Absatz [0049] der [X.]chrift, dass gemäß den in der Beschreibung des [X.] beschriebenen Ausführungsformen nur „Namen“ oder „Adressen“ oder „Namen und Adressen“ als Suchbegriffe für die beanspruchte Suche in der Datenbank ver[X.]det würden. Werde aber anstelle eines Namens oder einer Adresse etwas Anderes identifiziert, [X.] eine Telefonnummer, werde eine entsprechende Aktion ausgeführt, die sich von derjenigen Aktion unterscheidet, die in Erwiderung auf das Auffinden eines Namens oder „einer Adresse“ oder „eines Namens und einer Adresse“ ausgeführt wird. Ein solches Verständnis der Ansprüche stehe auch im Einklang mit den Entscheidungen „[X.]otorelemente“ und „Zugriffsrechte“ des [X.] ([X.] G[X.]U[X.] 2015, 875; [X.] G[X.]U[X.] 2015, 159).

Die Argumentation der Beklagten ist nicht überzeugend.

Sie geht bereits deswegen fehl, weil aus der o. g. Textstelle der Entscheidung [X.] ja gerade hervorgeht, dass sich nach Auffassung der [X.] nicht nur die als Suchbegriffe ver[X.]deten, sondern auch die identifizierbaren Begriffe auf Namen und/oder Adressen beschränken. Entsprechendes ergibt sich unmittelbar aus Abschnitt 8.2.11 der Entscheidung [X.] („The fact that these identified items (which are then used as search terms) are now limited to only a name and/or address, excluding the possibility of additionally identifying other items to be used as search terms, does not change the solution of identifying common strings corresponding to search terms.”). Außerdem mag zwar aus den [X.]uren 1 und 2 sowie Absatz [0049] der [X.]chrift hervorgehen, dass entweder „nur Namen“ oder „nur Adressen“ als Suchbegriffe ver[X.]det werden, nicht aber „nur Namen und nur Adressen“. In Anlehnung an die Entscheidung [X.] hält der Senat entsprechend dem Wortlaut der Merkmale [X.].1 und [X.].2 nach wie vor die Auslegung für angemessen, wonach ausschließlich Namen und/oder Adressen (und nichts Anderes) identifiziert werden - und zwar im [X.]ahmen der Analyse dessen, was der Benutzer in das Dokument geschrieben hat und nicht etwa davor oder danach. Zwar mögen damit die technische Lehre der Beschreibung und die technische Lehre des erteilten Patentanspruchs miteinander nicht in Einklang stehen, dennoch ist ein solches Verständnis durch die [X.]echtsprechung gestützt. So wird in der Entscheidung „[X.]“ Folgendes ausgeführt: „Kann … der Wortlaut des Patentanspruchs mit einer [X.] nicht in Einklang gebracht werden, kann die Beschreibung nicht zur „Korrektur“ des Patentanspruchs herangezogen werden; andernfalls würde gegen den Grundsatz des Vorrangs des Patentanspruchs verstoßen.“ ([X.] G[X.]U[X.] 2011, 701, Abschnitt [X.], [X.]dn. 23, 24).

Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 geht zwar nicht über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus (Art II § 6 Abs. 1 Nr. 3 [X.], Art. 138 Abs. 1 Buchst. c EPÜ i. V. m. Art. 123 Abs. 2 EPÜ).

Nach ständiger [X.]echtsprechung gehört zum [X.] einer Patentanmeldung nur das, was den ursprünglich eingereichten Unterlagen in der Gesamtheit ihrer Offenbarung unmittelbar und eindeutig als zu der zum Patent angemeldeten Erfindung gehörend zu entnehmen ist. Danach ist es erforderlich, aber auch ausreichend, dass der Fachmann die im Patentanspruch bezeichnete Lehre den Ursprungsunterlagen unmittelbar und eindeutig als Ausgestaltung der Erfindung bzw. als mögliche Ausführungsform entnehmen kann ([X.] G[X.]U[X.] 2015, 249 – [X.]; [X.] G[X.]U[X.] 2014, 542 – Kommunikationskanal). Dabei ist eine unangemessene Beschränkung des Anmelders bei der Ausschöpfung des [X.]s der Anmeldung zu vermeiden ([X.] G[X.]U[X.] 2015, 976 – Einspritzventil, Abschnitt [X.]. 1a). Der erteilte Patentanspruch 1 genügt diesen Anforderungen. Im Einzelnen:

1. Der Einwand der Klägerin zu 1, bei dem in Merkmal [X.] des erteilten Patentanspruchs 1 genannten Benutzer müsse es sich nicht unbedingt um denjenigen Benutzer handeln, der das Funktionselement aktiviert habe, was jedoch in der ursprünglichen Anmeldung (WO 00/14655 [X.], Anlage [X.]) nirgends offenbart sei, überzeugt nicht.

Zwar ist in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen lediglich von einem oder dem Benutzer die [X.]ede, der mit der beschriebenen Computeran[X.]dung interagiert. Der Fachmann erkennt aber, dass es für die Lehre der Anmeldung (Anlage [X.]) in technischer Hinsicht nicht darauf ankommt, ob Texteingabe und Betätigung des [X.] durch dieselbe Person oder verschiedene Personen erfolgen. Wichtig ist nur, dass bei Ausführung des Verfahrens überhaupt eine Benutzerinteraktion stattfindet und eine Texteingabe vorliegt. Für die Computeran[X.]dung selbst spielt es keine [X.]olle, durch [X.], auf welche Weise oder wann diese Eingabe erfolgt ist. Alles in allem ist den ursprünglichen Anmeldeunterlagen aus fachmännischer Sicht auch eine Ausführungsform zu entnehmen, bei der Texteingabe und Betätigung des [X.] durch unterschiedliche Personen ausgeführt werden. Merkmal [X.] ist somit als ursprünglich offenbart anzusehen.

2. In Hinblick auf Merkmal [X.].1 verweisen sowohl die Klägerin zu 1 als auch die Beklagte auf die Entscheidung [X.] (Anlage dfmp1) der technischen [X.] des Europäischen Patentamts, in der diese die Auffassung vertrat, dass das Merkmal [X.].1 mit der Einschränkung „only“ zwar nicht ursprünglich offenbart sei, das Merkmal aber dennoch für zulässig angesehen werden könne, weil es den Schutzbereich lediglich einschränke und keinen technischen Beitrag zum beanspruchten Gegenstand leiste (vgl. Anlage dfmp1, Seiten 15, 16, Abs. 8.2.9 bis 8.2.11). Das Merkmal „zur Identifizierung von nur eines Namens und/oder einer Adresse“ beeinflusse nicht die Lösung des zugrundeliegenden technischen Problems und liefere demnach keinen technischen Beitrag zur beanspruchten Erfindung (vgl. Anlage dfmp1, Seite 16, Abs. 8.2.11, unten).

Der Senat schließt sich den diesbezüglichen Ausführungen der technischen [X.] in der o. g. Entscheidung an. Zusammenfassend lässt sich in Hinblick auf Merkmal [X.].1 demnach Folgendes feststellen:

2.1 Eine Lehre, bei der das Identifizieren von Inhalten lediglich auf das Erkennen von Namen und/oder Adressen gerichtet ist, ist in der ursprünglichen Anmeldung nirgends unmittelbar und eindeutig offenbart. Insbesondere gilt dies für alle drei in Merkmal [X.].1 beanspruchten Alternativen (s.o. Abschnitt I[X.] 5e): [X.].1 [X.], [X.], A3).

2.2 Merkmal [X.].1 ist nicht als [X.] einzuordnen, weil damit kein neuer technischer Aspekt eingeführt wird. Vielmehr handelt es sich im vorliegenden Fall um eine bloße Beschränkung, weswegen Merkmal [X.].1 im Patentanspruch 1 des [X.] verbleiben kann.

2.3 Merkmal [X.].1 leistet keinen technischen Beitrag und ist bei der Prüfung der Erfindung auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen.

3. Im Ergebnis nichts anderes ergibt sich unter Heranziehung der Entscheidung „[X.]“ ([X.] G[X.]U[X.] 2015, 573), die wiederum auf die Entscheidungen „Winkelmesseinrichtung“ ([X.] G[X.]U[X.] 2011, 40) und „Integrationselement“ ([X.] G[X.]U[X.] 2011, 1003) Bezug nimmt. So führt der [X.] bereits im Leitsatz der Entscheidung „[X.]“ aus: „Ein mit Wirkung für die [X.] erteiltes europäisches Patent ist nicht deshalb für nichtig zu erklären, weil der Patentanspruch ein Merkmal enthält, das in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbart ist, sofern dieses Merkmal zu einer Beschränkung des [X.] und nicht zu einem [X.] führt. Bei der Prüfung der Patentfähigkeit ist das nicht-ursprungsoffenbarte Merkmal insoweit außer Betracht zu lassen, als es nicht zur Stützung der Patentfähigkeit herangezogen werden darf.“

In Hinblick auf die Analyse nach Merkmal [X.] ist das Identifizieren von Suchbegriffen in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen eindeutig als zur Erfindung gehörend offenbart (vgl. [X.], Seite 2, Zeilen 20 bis 30; Seite 4, Zeilen 12 bis 24; Seite 5, Zeile 38 bis Seite 6, Zeile 19; [X.]. 1, 2). Durch das nicht ursprungsoffenbarte Merkmal [X.].1 wird das Identifizieren der Suchbegriffe und damit die Analyse dahingehend präzisiert, dass nur noch Namen und/oder Adressen erkannt werden sollen, aber [X.] keine unternehmensrelevanten Informationen, Telefonnummern oder dergleichen. Demnach ist Merkmal [X.].1 nicht als [X.] einzuordnen, da hiermit kein neuer technischer Aspekt eingeführt wird, sondern vielmehr eine bloße Beschränkung vorliegt, weswegen das geänderte Merkmal [X.].1 im Patentanspruch 1 des [X.] verbleiben kann.

4. Der klägerseitigen Auffassung kann nicht gefolgt werden, dass die in der ursprünglichen Anmeldung offenbarte Anweisung zum technischen Handeln gerade davon ausgehe, dass in dem eingetippten Text möglichst viele unterschiedliche Angaben identifiziert werden sollen, weswegen die Einschränkung auf die Identifizierung nur einer Adresse oder eines Namens dieser Anweisung zum technischen Handeln widerspreche und infolgedessen keine Konkretisierung derselben darstelle. Weder mit der von der Klägerin zu 1 genannten (Seite 5, Zeilen 9 bis 12 der Anlage [X.]) noch irgendeiner anderen Textstelle der ursprünglichen Anmeldung kann belegt werden, dass bei der Analyse des eingetippten Textes möglichst viele unterschiedliche Inhalte bzw. Suchbegriffe erkannt werden sollen. Nach dem Verständnis des Senats betrifft die von der Klägerin angeführte Textstelle das Abrufen weiterer Informationen aus der Datenbank auf Grundlage der identifizierten Inhalte und nicht das Identifizieren der Inhalte selbst.

5. Weiterhin greift auch der klägerseitige Einwand nicht durch, der ursprünglichen Anmeldung sei nicht zu entnehmen, dass ein Name und/oder eine Adresse als Suchbegriffe ver[X.]det würden (Merkmal [X.].2). So geht aus der Textstelle Seite 2, Zeilen 20 bis 30 der ursprünglichen Anmeldung (Anlage [X.]) direkt hervor, dass ganz allgemein mit Namen und/oder Adressen verknüpfte Informationen aus einer Datenbank abgerufen werden. Der Fachmann erkennt unmittelbar, dass - um dies zu bewerkstelligen - Namen und/oder Adressen als Suchbegriffe bzw. Suchkriterien in die Datenbank eingegeben werden müssen. Weiterhin geht aus der Textstelle Seite 14, Zeilen 27 bis 34 der ursprünglichen Anmeldung (Anlage [X.]) hervor, dass anstelle eines Namens genauso gut eine Adresse identifiziert und als Suchbegriff ver[X.]det werden kann.

6. Insgesamt genügt der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 daher den Anforderungen des Art. 123 Abs. 2 EPÜ.

Das Streitpatent ist jedoch in der erteilten Fassung nicht rechtsbeständig, weil die jeweiligen Gegenstände des Patentanspruchs 1 und der nebengeordneten Patentansprüche 14 und 15 nicht patentfähig sind.

1. Mit [X.]ücksicht auf den aus der Druckschrift [X.] bekannten Stand der Technik beruht die Lehre des erteilten Patentanspruchs 1 zumindest nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Da die Druckschrift [X.] vor dem jeweiligen Prioritätsdatum beider Prioritätsanmeldungen veröffentlicht worden ist, kommt es auf die Frage, ob das Streitpatent deren jeweilige Priorität gemäß Art. 87 EPÜ wirksam in Anspruch nehmen kann, nicht mehr an.

1.1 Die Druckschrift [X.] zeigt alle Merkmale mit Ausnahme von Merkmal [X.].1.

So offenbart die Druckschrift [X.] ein computerimplementiertes Verfahren zum Eingeben von Text in einem Textverarbeitungssystem - also einem [X.] - mit dem eine Nachricht, [X.] ein Fax, ein Brief oder ein Memo etc., in einem vorgegebenen Format erzeugt werden kann (Abstract; Spalte 1, Zeilen 8 bis 11; Spalte 2, Zeilen 27 bis 32). Im bekannten Verfahren wird ein Text durch einen Benutzer an einem Computersystem eingegeben. Dies geschieht mittels eines elektronischen Eingabestiftes im [X.] 31 auf einem berührungsempfindlichen Bildschirm. Alternativ kann die Texteingabe auch mittels einer Computertastatur oder anderer [X.] vorgenommen werden ([X.]. 3A; [X.]. [X.]; Spalte 2, Zeilen 33 bis 38). Durch Betätigung einer oder mehrerer Funktionstasten 23 (input buttons) wird für den Text explizit ein Format ([X.] Telefax, Brief, [X.] etc.) bestimmt, wobei die Funktionstasten 23 als reale Tasten (permanent, hard-wired input buttons) oder aber als virtuelle Schaltflächen (soft buttons) vorgesehen sein können ([X.]. 3A; Spalte 2, Zeilen 33 bis 45; Spalte 5, Zeilen 4 bis 10; Spalte 5, Zeilen 22 bis 28; Spalte 6, Zeilen 17 bis 31). Der Fachmann wird in einer solchen Funktionstaste 23 das [X.] erkennen, das mit einer [X.] im Textverarbeitungssystem bzw. [X.] verknüpft ist (Merkmale [X.], [X.].1).

Nach Festlegung eines Formats stellt das Computersystem eine passende Vorlage (template) bereit, die gewisse Informationselemente (information items) erfordert. Jedes Informationselement entspricht einer Abfrageinformation (query information), nach der der vom Benutzer eingegebene Text durchsucht wird. Wird eine Abfrageinformation, [X.] ein Name oder eine Adresse gefunden, wird diese an der passenden Stelle in die Vorlage eingefügt. Falls jedoch die Abfrageinformation im Text nicht ermittelt werden kann, gibt das Computersystem eine Fehlanzeige aus. In beiden Fällen wird danach das nächste Informationselement verarbeitet (Abstract, vgl. „[X.], including identification of people, [X.], events, [X.].“; Spalte 2, Zeilen 46 bis 59). In einer den [X.] ergänzenden Datenbank ([X.]) kann nach weiteren Informationen zu den im Text ermittelten [X.] gesucht werden (Abstract, vgl. „A [X.] connected to [X.] may be used to provides additional identifying information on these people, locations, …“). Werden im Text [X.] Abkürzungen entdeckt, so können aus der Datenbank deren vollständige Bezeichnungen abgefragt und in die Vorlage eingefügt werden (Spalte 2, Zeilen 60 bis 64, siehe „[X.], possibly in [X.], [X.]“). Damit geht eine Ermittlung zusätzlicher Informationen „von einer Stelle außerhalb“ des [X.] im Sinne des Merkmals [X.].2 aus der Druckschrift [X.] hervor.

Durch eine einzige Betätigung einer der Funktionstasten 23 (Spalte 5, Zeilen 13 bis 15; Spalte 6, Zeilen 23 bis 25 – Merkmal [X.]) wird zunächst ein Nachrichtenformat festgelegt, um danach eine Analyse des vom Benutzer zuvor im [X.] 31 per Eingabestift 32 handschriftlich oder über die Tastatur 25 eingegebenen Textes einzuleiten (Spalte 4, Zeilen 42 bis 46; [X.]. 1). Dabei führt eine Zeichenerkennungssoftware (character recognition software), die den handschriftlichen Text in ein Ausgabeformat codiert (Spalte 5, Zeilen 60 bis 67), ebenso wie die Texteingabe via Tastatur zu einem „maschinengeschriebenen“ Text in einem Dokument. Die eigentliche Analyse des Textes, die automatisiert abläuft, besteht im Wesentlichen darin, im Text nach [X.] zu suchen, die sich aus dem jeweils ausgewählten Format ergeben (Spalte 3, Zeilen 5 bis 20, siehe „[X.] performs these tasks automatically …“). Demnach ist auch eine Analyse dessen, was der Benutzer zuvor in ein Dokument „maschinengeschrieben“ hat, in der Druckschrift [X.] offenbart (Merkmal [X.]).

Als [X.] können im bekannten Verfahren u. a. Namen und Adressen im eingegebenen Text erkannt werden. So lehrt die Druckschrift [X.], dass der Text schrittweise in Hinblick auf verschiedene [X.] analysiert wird, wobei u. a. nach Personennamen und/oder geografischen Orten (die bekanntlich zumindest Bestandteil einer Adresse bilden können) gesucht wird (Abstract, vgl. „… including identification of people, [X.] …“; Spalte 8, Zeilen 26 bis 37 „… [X.], optionally, identifies five classes of information items within the object: persons, (geographic) locations, …“). Im Übrigen sei auf die Liste der möglichen Nachrichtenformate (Spalte 7, Zeile 50 bis Spalte 8, Zeile 16) mit den jeweils ihnen zugeordneten [X.] hingewiesen, für die u. a. Postanschriften, also Adressen vorgesehen sind (Spalte 8, Zeile 1 „[X.] mailing address“ u. a.) (teilweise Merkmal [X.].1). Der Druckschrift [X.] ist allerdings nicht unmittelbar zu entnehmen, die Identifizierung von [X.] nur bzw. ausschließlich auf Namen und/oder Adressen zu beschränken (restlicher Teil von Merkmal [X.].1).

Die Druckschrift [X.] offenbart weiterhin, dass nach der Analyse des eingegebenen Textes in einer Datenbank nach den erkannten Begriffen gesucht wird, um zusätzliche Informationen zu gewinnen, [X.] den vollständigen Namen des Adressaten der Nachricht, dessen Postanschrift und/oder Telefonnummer, den Namen des Absenders (Abstract; Spalte 2, Zeile 60 bis Spalte 3, Zeile 4; Spalte 6, Zeile 64 bis Spalte 7, Zeile 18). Wird [X.] im Text der Name eines Adressaten in abgekürzter Schreibweise entdeckt, so kann aus der Datenbank dessen vollständiger Name zusammen mit Postanschrift, Telefon- und Faxnummer ermittelt werden, wobei der abgekürzte Name als Suchkriterium dient ([X.]. 3A; Spalte 7, Zeilen 12 bis 18 „… using each of the addressee names shown in [X.]. 3A as an initial identifier.“). Merkmal [X.].2 ist somit in der Lehre der [X.] verwirklicht.

Wird in der Lehre der Druckschrift [X.] kein Name und/oder kein Ort bzw. keine Adresse gefunden, d. h. die Analyse durch das Computersystem ergibt, dass der untersuchte Text keinen Namen und/oder keinen Ort bzw. keine Adresse beinhaltet, wird dies durch eine Fehlanzeige kenntlich gemacht (Spalte 2, Zeilen 56 bis 59 – Merkmal [X.].3).

Die Analyse stützt sich u. a. auf eine Ver[X.]dung von Listen, Algorithmen und heuristischen Methoden, die nach fachmännischem Verständnis als Computerprogramm implementiert sind, das auf dem Computersystem abgearbeitet wird (vgl. Spalte 8, Zeilen 26 bis 48 „[X.] searches for location words, from a list of cities, towns and other relevant locations …“; Spalte 8, Zeilen 49ff, „[X.] can rely on algorithms or heuristic reasoning …“ – Merkmal [X.].4).

Wie bereits oben ausgeführt, führt das aus der Druckschrift [X.] bekannte Verfahren nach Betätigung einer Funktionstaste 23 zu einer Analyse eines Textes, auf die wiederum eine Suche nach weiteren Informationen in einer (ergänzenden) Datenbank folgt, wobei die identifizierten [X.] als Suchbegriffe dienen (Abstract, vgl. „A [X.] connected to [X.] may be used to provides additional identifying information …“; Spalte 7, Zeilen 4 bis 18 „…using each of the addressee names shown in [X.].3A as an initial identifier.“ – Merkmal M1.4).

Die ergänzende Datenbank ([X.]) umfasst [X.] vollständige Personennamen, Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie andere wichtige Informationen (Spalte 7, Zeilen 12 bis 18). Auf die Datenbank kann durch das Computersystem zugegriffen werden, d. h. die Datenbank ist über das Computersystem verfügbar (Spalte 7, Zeilen 8 bis 11). Somit geht Merkmal [X.] aus der Druckschrift [X.] hervor.

Konnten alle [X.] aus dem eingegebenen Text ermittelt werden, wird die formatierte Textnachricht (Fax, Brief, Memo etc.) zusammen mit den [X.] und den zusätzlichen, aus der Datenbank ermittelten Angaben angezeigt ([X.]. 4, Schritt 121; [X.]. 6, Schritt 121; Spalte 2, Zeilen 60 bis 64; Spalte 7, Zeilen 33 bis 37 – Merkmal [X.]).

Von der Lehre der Druckschrift [X.] unterscheidet sich die Lehre nach dem erteilten Patentanspruch 1 allenfalls noch dadurch, dass in dem vom Benutzer eingegebenen Text nicht wie in der Druckschrift [X.] nach den fünf Klassen von [X.] (persons, (geographic) locations, events, [X.]) gesucht wird (vgl. [X.], Spalte 8, Zeilen 26 bis 29) sondern die Suche ausschließlich auf Personennamen und/oder Orte bzw. Adressen beschränkt sein soll („ … to identify only a name and/or address …“) (restlicher Teil von Merkmal [X.].1).

1.2 Das [X.] „only“ kann keine Patentfähigkeit begründen.

1.2.1 Das verbleibende [X.] erschöpft sich demnach darin, eine Menge an [X.] speziell auf Personenamen und/oder Adressen zu begrenzen bzw. eine Auswahl von Daten(objekten) vorzunehmen, die sich am Bedeutungsinhalt der zu verarbeitenden Daten (hier: Personennamen, Adressen) orientiert. Das [X.] beinhaltet aber keinen Teilaspekt, der ein technisches Problem bewältigt und leistet somit auch keinen technischen Beitrag. Ein solches Merkmal kann nach der [X.]echtsprechung weder die Neuheit begründen noch ist es bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen (vgl. [X.] – [X.]; [X.] G[X.]U[X.] 2011, 125 – Wiedergabe topografischer Informationen; [X.] G[X.]U[X.] 2013, 275 - [X.]outenplanung).

1.2.2 Unabhängig davon ergibt sich die fehlende Patentfähigkeit der Lehre nach dem erteilten Patentanspruch 1 aus dem Umstand, dass das nicht ursprungsoffenbarte [X.] „only“ den beanspruchten Gegenstand konkretisiert und deshalb zwar im Patentanspruch verbleiben darf, jedoch nicht zur Stützung der Patentfähigkeit herangezogen werden darf ([X.] G[X.]U[X.] 2015, 573 – [X.]).

2. Die Argumentation der Beklagten vermag demgegenüber nicht zu überzeugen.

2.1 Die Beklagte macht geltend, dass die Druckschrift [X.] kein Funktionselement innerhalb eines [X.] offenbare. Die „[X.]“ seien gerade nicht innerhalb eines Programmfensters oder innerhalb einer grafischen Benutzeroberfläche eines An[X.]dungsprogramms angeordnet. Sie seien vielmehr außerhalb eines Programmfensters eines [X.] angeordnet, würden jederzeit angezeigt und könnten von einem Nutzer des Geräts auch jederzeit betätigt werden, unabhängig davon ob das An[X.]dungsprogramm in Form eines [X.] ausgeführt werde oder nicht.

Der Einwand geht bereits deswegen fehl, da es sich bei dem anspruchsgemäßen Funktionselement in Hinblick auf Patentanspruch 4 des [X.] nicht bloß um ein virtuelles Steuerelement sondern ebenso um eine reale Taste einer Computertastatur oder eine Computermaus handeln kann. Demnach ist mit der Eigenschaft innerhalb eines [X.] gemeint, dass ein Funktionselement für eine Funktion im [X.] vorgesehen ist. In diesem Sinne sind die „[X.]“ der Druckschrift [X.] als die streitpatentgemäßen Funktionselemente aufzufassen (s.o. Abschnitt I[X.] 5b)).

2.2 Die Beklagte argumentiert weiterhin, in Hinblick auf Merkmal [X.].1 sei in der Lehre der Druckschrift [X.] keine Verknüpfung der „[X.]“ mit einer [X.] im [X.] vorgesehen.

Auch dieser Einwand greift nicht durch.

So geht aus der Druckschrift [X.] unmissverständlich hervor, dass nach einer Auswahl des [X.] durch den Benutzer – was durch eine Betätigung eines oder mehrerer „[X.]“ erreicht wird (Spalte 6, Zeilen 20 bis 25) – die Analyse eines Textes im [X.] eingeleitet wird, und zwar entsprechend den in Spalte 3, Zeilen 5 bis 20 und [X.]. 6 aufgeführten Schritten. Bei der Auswahl, welche die Analyse einleitet, handelt es sich nach fachmännischem Verständnis zweifelsohne um eine [X.].

2.3 Außerdem führt die Beklagte aus, dass die Druckschrift [X.] keine Suche in einer Datenbank von einer Stelle außerhalb des [X.] offenbare, wie von Merkmal [X.].2 gefordert. Vielmehr bilde die Liste bzw. Datenbank der Druckschrift [X.] einen Teil des [X.].

Der Einwand überzeugt nicht.

Aus Spalte 11, Zeilen 29 bis 38 der Druckschrift [X.] geht hervor, dass die Datenbank separat vom Textdokument und damit separat vom [X.] bereitgestellt wird. Außerdem wird bereits in der Zusammenfassung der Druckschrift [X.] darauf hingewiesen, dass es sich bei der an das Computersystem angeschlossenen Datenbank um eine ergänzende Datenbank („[X.]“) handelt, was auf eine Programmergänzung oder eine eigenständige Applikation schließen lässt. Demnach findet in der Lehre der Druckschrift [X.] die [X.] in einer separaten Datenbank „außerhalb“ des [X.] statt.

2.4 Den Ausführungen der Beklagten in Hinblick auf die Merkmalsgruppen [X.] und M1.4, die Druckschrift [X.] offenbare keine selektive Suche in einer Datenbank auf der Grundlage von ausgewählten Suchbegriffen, die mittels einer vorangeschalteten Analyse identifiziert wurden, kann nicht gefolgt werden. Im Einzelnen:

2.4.1 Nach Auffassung der Beklagten zeige das in [X.]ur 6 der Druckschrift [X.] dargestellte Flussdiagramm lediglich ein „generisches Verfahren“, das bewusst abstrakt und [X.]ig konkret gehalten sei. Es gebe dem Fachmann keinerlei Anleitung an die Hand, wie genau das Vorgehen umgesetzt werden kann, um die einzelnen unterschiedlichen Abfragen zu beantworten. Auch die damit einhergehende Beschreibung gebe hierzu nicht mehr Aufschluss.

Auch dieser Einwand hält einer Überprüfung nicht stand.

Zwar ist der Beklagten darin zuzustimmen, dass das Flussdiagramm der [X.]ur 6 nicht erkennen lässt, wie das in der Druckschrift [X.] beschriebene Verfahren technisch umgesetzt werden kann. Um die Lehre der Druckschrift [X.] auszuführen, wird sich der Fachmann allerdings nicht nur auf eine Betrachtung der [X.]ur 6 beschränken, sondern wird die gesamte Offenbarung der Druckschrift [X.] berücksichtigen. Insbesondere der der [X.]ur 6 zugeordneten Textstelle (Spalte 6, Zeile 58 bis Spalte 7, Zeile 43) ist zu entnehmen, dass die in [X.] des Diagramms im [X.] gefundene Abfrageinformation in Schritt 107 mit zusätzlichen aus einer angegliederten Datenbank abgerufenen Informationen angereichert werden kann (vgl. Spalte 7, Zeilen 4 bis 11 „[X.], the system determines whether the query information appears in a user database in a Step 106. … Optionally, in a Step 107, [X.] an [X.], using this query information as an identifier.“). So können in einem ersten Schritt erkannte Personennamen in einem weiteren Schritt durch deren Anschrift, Telefon- und/oder Faxnummer erweitert werden (Spalte 7, Zeilen 12 bis 18). Auf gleiche Weise können die in einem ersten Schritt ermittelten geografischen Orte (die bekanntlich Bestandteil von Adressen bilden können) über die Datenbankabfrage um weitere Informationen ergänzt werden.

2.4.2 Die Beklagte beruft sich in ihrer Einschätzung zunächst auf den in Spalte 7, Zeilen 12 bis 18 der Druckschrift [X.] beschriebenen Fall, in dem die Eingabe eines Benutzers Instruktionen zum Versenden eines Faxes an zwei Personen enthält. Hierbei sei nicht klar, ob mittels des beschriebenen Vorgehens beide Namen als Empfänger identifiziert oder ob bereits die nächste Abfrage beantwortet werde, sobald ein Name identifiziert wird. Auch [X.]n beide Namen als Empfänger identifiziert würden, stelle sich die Frage, ob ein Fax nur an eine oder zwei Faxnummern zu versenden ist. Das Beispiel belege, dass das Diagramm der [X.]ur 6 nicht als konkrete Anleitung zur Umsetzung der unterschiedlichen Abfragen gesehen werden könne.

Das Argument der Beklagten, die Lehre der [X.]ur 6 der Druckschrift [X.] sei im Fall von zwei Fax-Empfängernamen im eingegebenen Text nicht klar und unausführbar, trifft nicht zu. So geht aus der Druckschrift [X.] unmittelbar hervor, dass zum Versenden eines Dokuments nicht nur ein einziger, sondern mehrere Empfängernamen innerhalb des [X.] ermittelt werden können (Spalte 7, Zeilen 12 bis 18). Die dazu erforderliche Analyse beruht ersichtlich auf dem Auffinden von „Formatwörtern“ ([X.] „facsimile“, „fax“, „send“, „mail“, „letter“, „memorandum“ oder „memo“) und dem Erkennen von Signalwörtern ([X.] „for“ oder „to“) in deren unmittelbarer Umgebung (Spalte 8, Zeilen 17 bis 25). Dies versteht der Fachmann dahingehend, dass sich das Verfahren der Druckschrift [X.] weiterer sprachanalytischer Methoden bedient, um eine möglichst differenzierte Bestimmung von Empfängernamen zu erzielen, um etwa herauszufinden, ob ein Dokument nur einem oder mehreren Empfängern gleichzeitig zugesandt werden soll. Dem Einwand der Beklagten, dass das in der Druckschrift [X.] offenbarte Verfahren in einzelnen Fällen möglicherweise kein zufriedenstellendes Ergebnis liefert, kommt für den Ablauf des bekannten Verfahrens und die darin enthaltenen Schritte keine Bedeutung zu. Denn die Güte des jeweils erzielten Ergebnisses kann keine Aussage darüber treffen, ob in der Druckschrift [X.] der Identifizierung von Personennamen grundsätzlich eine [X.] nachgeschaltet ist oder nicht.

2.4.3 Weiterhin argumentiert die Beklagte, dass beim Identifizieren eines Datums oder einer Uhrzeit gemäß Spalte 8, Zeile 48 bis Spalte 10, Zeile 67 der Druckschrift [X.] keine darauffolgende Suche in einer Datenbank nach der im [X.] aufgefundenen Uhrzeit oder dem aufgefundenen Datum stattfinde. Eine solche Suche sei auch nirgendwo sonst in der Druckschrift [X.] beschrieben. Aus diesem Grund stünde zu vermuten, dass auch für die im [X.] aufgefundenen Personennamen und/oder geografischen Orte bzw. Adressen keine nachgeschaltete Suche in einer Datenbank vorgesehen sei.

Eine solche Argumentation kann aber nicht herangezogen werden, weil die Lehre der Druckschrift [X.] nicht ausschließt, dass Personennamen und/oder geografische Orte bzw. Adressen auf andere Weise behandelt werden als Datums- und Zeitangaben.

Im Übrigen kommt in Spalte 3, Zeilen 5 bis 20 der Druckschrift [X.] zum Ausdruck, dass die im [X.] erkannten Datums- und Zeitangaben auf besondere Weise in der zu kommunizierenden Nachricht verarbeitet werden sollen („… recognizes the presence of [X.] in the object information, for possible special treatment in the message to be communicated.“). Damit ist aber eine [X.] zum Vervollständigen eines Eintrags nicht ausgeschlossen.

2.4.4 Die Beklagte macht außerdem geltend, dass in der Druckschrift [X.] auch bei Identifizieren eines Orts- oder Personennamens keine anschließende [X.] durchgeführt werde, weil eine solche Abfrage bereits zuvor im [X.]ahmen von [X.] der [X.]ur 6 erfolgt sei. Wenn [X.] als Mitteilungsformat „Telefax“ ausgewählt worden sei, vergleiche das Computersystem alle verbleibenden Wörter in dem [X.] mit Einträgen in einer entsprechenden Liste oder Datenbank, um zu bestimmen, ob es sich bei den Wörtern um einen Personennamen handle. Wenn ein Personenname gefunden worden sei, könne das Computersystem die Abfrageinformation erweitern, indem es in den übereinstimmenden Eintrag in der Liste bzw. Datenbank schaue, der bereits zum Identifizieren des Wortes als Name gefunden worden sei.

Die Beklagte sieht sich in ihrer Auffassung nicht zuletzt dadurch bestätigt, dass in Spalte 7, Zeilen 8 bis 18 der Druckschrift [X.] nicht von einer Suche in einer Datenbank gesprochen werde, sondern stattdessen der Ausdruck „consulting an [X.]“ ver[X.]det werde (auf [X.] „konsultieren einer entsprechenden Datenbank“). Dies liege daran, dass in dem bezeichneten Schritt keine neue Suche erfolge, sondern die mit dem durch die vorangehende Suche identifizierten Eintrag verknüpften Informationen aus der Datenbank herausgelesen würden.

Im Übrigen werde in der Druckschrift [X.] die identifizierte Abfrageinformation als „Identifier“ bezeichnet und ver[X.]det, was aber nicht dem anspruchsgemäßen Begriff „search term“, d. h. einem Suchbegriff entspreche. Vielmehr verstehe der Fachmann unter einem „search term“ ein Wort oder einen Ausdruck, nach dem [X.] in einer Liste oder einer Datenbank gesucht werde. Demgegenüber bezeichne der Begriff „identifier“ ein zugewiesenes Merkmal zur eindeutigen Identifizierung eines Objektes.

Die Einschätzung der Beklagten, dass in der Druckschrift [X.] keine anschließende [X.] durchgeführt werde, weil eine solche Abfrage bereits zum Identifizieren des Namens und/oder der Adresse erfolgt sei, geht schon deswegen fehl, weil Personennamen dort keineswegs anhand einer [X.] bestimmt werden, sondern u. a. anhand der bei Eigennamen üblichen Großschreibung erkannt werden (Spalte 8, Zeilen 26 bis 33 „With reference to the first class, persons, [X.] looks for proper names (usually capitalized) within the object, …“). Darüber hinaus offenbart die Druckschrift [X.], dass die optionale [X.] gemäß Schritt 106 der [X.]ur 6 [X.] dann ausgeführt wird, [X.]n die erforderliche Abfrageinformation nur in abgekürzter Form vorliegt und dann erst per Datenbankabfrage zu einem vollständigen Eintrag ergänzt werden kann (Spalte 2, Zeilen 60 -64; Spalte 7, Zeilen 12 bis 18).

In diesem Zusammenhang wird der Fachmann den Ausdruck „consulting an appropriate database“ derart verstehen, dass eine Datenabfrage an eine geeignete Datenbank gerichtet wird, wobei ein „identifier“ als Suchkriterium bzw. „search term“ für eine Suche nach zusätzlichen Informationen in der Datenbank ver[X.]det wird. Würde – wie die Beklagte behauptet – zur Identifizierung eines Personennamens in [X.] der [X.]ur 6 eine [X.] durchgeführt, so dass die zu ergänzenden Informationen im nachfolgenden Schritt 106 bereits vorliegen, erwiese sich in der Folge die An[X.]dung eines solchen „identifiers“ wohl eher als sinnlos, da die ergänzenden Informationen nicht mehr herausgesucht werden müssten, sondern [X.] in einem zwischengespeicherten Datensatz schon zur Verfügung stünden.

Weiterhin sei darauf hingewiesen, dass die unter Spalte 7, Zeilen 4 bis 18 der Druckschrift [X.] aufgeführten Abkürzungen von Personennamen nur dann als „identifier“ (für eine [X.]) ver[X.]det werden können, [X.]n sie zuvor mittels der unter Spalte 8, Zeilen 17 bis 32 der Druckschrift [X.] angesprochenen sprachanalytischen Methoden tatsächlich bestimmt worden sind.

2.4.5 Schließlich ist noch festzuhalten:

Selbst [X.]n man dem Verständnis der Lehre der Druckschrift [X.] durch die Beklagte teilweise folgen wollte, könnte damit allenfalls die Neuheit der Lehre des Patentanspruchs 1 des [X.] begründet werden. Deutlich lehrt die [X.] aber eine Analyse dessen, was ein Benutzer zuvor in ein Dokument eingegeben hat, zur Identifizierung eines Namens bzw. einer Adresse, die darauf folgend als Suchbegriffe in einer Datenbank oder Datei ver[X.]det werden, welche entsprechende Information enthält und auf oder durch den Computer verfügbar ist. Unterschiedlich könnte allenfalls die programmgesteuerte Art der Datenverarbeitung sein, die im gegebenen Zusammenhang aber in das Belieben des Fachmanns gestellt ist und keinesfalls das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit begründen könnte.

3. Damit ist der Gegenstand nach dem erteilten Patentanspruch 1 ausgehend von der Druckschrift [X.] nicht neu, zumindest aber nahegelegt. Dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag fehlt es daher zumindest an der für die Patentfähigkeit erforderlichen erfinderischen Tätigkeit.

4. Die auf ein „Computerprogramm mit Codemitteln“ und ein „Computerlesbares Medium“ gerichteten, nebengeordneten Patentansprüche 14 und 15 sind nicht günstiger als Patentanspruch 1 zu beurteilen, da sie inhaltlich nicht über diesen hinausgehen und somit nichts enthalten, was eine Patentfähigkeit rechtfertigen würde.

5. Weder der erteilte [X.] 1 noch die nebengeordneten Vorrichtungsansprüche 14 und 15 des [X.] haben daher Bestand. In seiner erteilten Fassung ist das Streitpatent, dessen abhängige Unteransprüche die Beklagte nicht gesondert verteidigt hat, insgesamt für nichtig zu erklären.

6. Da dem Streitpatent in seiner erteilten Fassung der [X.] der mangelnden Patentfähigkeit entgegensteht, kann dahin gestellt bleiben, ob die weiter geltend gemachten Nichtigkeitsgründe der mangelnden Ausführbarkeit und der Erweiterung des Schutzbereichs gegeben sind.

Auch die Hilfsanträge bleiben ohne Erfolg.

Der [X.] der mangelnden Patentfähigkeit besteht in den Fassungen der [X.] und 7 unverändert fort.

Die Anspruchsfassungen der [X.] und 5 sind unzulässig, weil der Gegenstand ihres jeweiligen Patentanspruchs 1 unzulässig erweitert ist.

Die Anspruchsfassungen der [X.], 3 und 4 sind aus vorgenanntem Grund ebenfalls unzulässig und zudem auch deshalb, weil ihr jeweiliger Patentanspruch 1 einer deutlichen (klaren) Anspruchsfassung nicht genügt.

1. Hilfsantrag 1 ist unzulässig, weil der Gegenstand seines Patentanspruchs 1 nicht ursprünglich offenbart ist und daher eine unzulässige Erweiterung gemäß Art. 123 Abs. 2 EPÜ vorliegt.

1.1 Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag in der eingereichten englischsprachigen Fassung durch Merkmal [X.]´, das Merkmal [X.] ersetzen soll (Änderungen gegenüber Hauptantrag unterstrichen):

[X.]´ “in [X.], address and/or other person or company related information available on or through the computer via a network,”

In Hilfsantrag 1 wird dem erteilten Patentanspruch 1 demnach das Merkmal hinzugefügt, wonach die Datenbank oder Datei durch den Computer über ein Netzwerk verfügbar sein soll. Außerdem ist das Merkmal, dass die Datenbank oder Datei auf demselben Computer verfügbar ist, gestrichen.

1.2 Die Änderung des [X.] ist der ursprünglichen Anmeldung (Anlage [X.]) nicht entnehmbar.

Weder den von der Beklagten angegebenen Textstellen (Anlage [X.], siehe ursprünglicher Anspruch 1; Seite 13, dritter Absatz) noch irgendeiner anderen Textstelle in der ursprünglichen Anmeldung ist zu entnehmen, dass die Datenbank oder Datei durch den Computer über ein Netzwerk verfügbar ist. So nimmt der ursprüngliche Patentanspruch 1 an keiner Stelle Bezug auf ein Netzwerk, geschweige denn auf eine durch ein Netzwerk angebundene Datenbank. Weiterhin offenbart die zitierte Textstelle auf Seite 13 der Anlage [X.] allenfalls, dass die Erfindung durch die Bereitstellung an[X.]dungsspezifischer integrierter Schaltungen oder durch das Zusammenschalten eines Netzes aus Schaltungen herkömmlicher Komponenten umgesetzt werden kann. Die zitierte Textstelle hat aber nichts mit der Anbindung einer Datenbank über ein Netzwerk zu tun.

1.3 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 ist daher als unzulässig erweitert anzusehen. Das hat die Unzulässigkeit aller Ansprüche des [X.] zur Folge.

Die Beklagte versteht die von ihr vorgelegten Hilfsanträge grundsätzlich im Sinne geschlossener Anspruchssätze, die sie jeweils in ihrer Gesamtheit beansprucht. Dies schließt für alle Hilfsanträge eine separate Betrachtung einzelner Patentansprüche aus, [X.]n sich ein Patentanspruch des betroffenen Anspruchssatzes, wie hier, als nicht patentfähig erweist.

2. Den Hilfsanträgen 2, 3 und 4 kann nicht stattgegeben werden, weil ihr jeweiliger Patentanspruch 1 nicht dem Gebot der Deutlichkeit (Klarheit) gemäß Art. 84 EPÜ genügt. Darüber hinaus ist der jeweilige Gegenstand des Patentanspruchs 1 in allen drei Fassungen gegenüber der ursprünglichen Anmeldung gemäß Art. 123 Abs. 2 EPÜ unzulässig erweitert.

2.1 Gemäß der Entscheidung „[X.]“ ([X.] G[X.]U[X.] 2015, 1091, [X.]dn. 38) können gegen die Zulässigkeit der Hilfsanträge unter dem Gesichtspunkt des Klarheitsgebots Bedenken bestehen. Ein europäisches Patent kann im [X.] nicht mit Patentansprüchen verteidigt werden, die dem Erfordernis einer deutlichen (klaren) Anspruchsfassung nicht genügen (Art. 84 EPÜ). Das schließt ein, dass die beschränkten Ansprüche in sich widerspruchsfrei sind.

2.2 Mit Hilfsantrag 2 kann die Beklagte das Streitpatent nicht in zulässiger Weise verteidigen.

2.2.1 Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag in der eingereichten englischsprachigen Fassung durch Merkmal [X.].3a, das zwischen den Merkmalen [X.].3 und [X.].4 eingefügt werden soll. Weiterhin wird Merkmal M1.4 durch Merkmal M1.4´ ersetzt und Merkmal M1.6 nach Merkmal [X.] angefügt:

[X.].3a “and whether the analyzed text represents an e-mail address or a telephone number,”

M1.4´ “after the analysis, if the analysis finds a name and/or address to a search, using said search terms,”

M1.6 “and wherein if the analysis finds an e-mail address or a telephone number an appropriate action is performed by the computer program.”

Hilfsantrag 2 beruht auf dem Hauptantrag und ergänzt diesen im Wesentlichen um die zusätzlichen Merkmale, wonach die Analyse ferner bestimmt, ob der analysierte Text eine elektronische Mail-Adresse oder eine Telefonnummer darstellt (Merkmal ) und dass, [X.]n die Analyse eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer findet, eine entsprechende Handlung von dem Computerprogramm durchgeführt wird (Merkmal ).

2.2.2 Die Merkmale M1.6 und [X.].3a führen dazu, dass der mit Hilfsantrag 2 verteidigte Patentanspruch 1 dem Gebot der Deutlichkeit (Klarheit) nicht genügt.

In Hinblick auf Merkmal M1.6 bleibt unklar, was eine entsprechende Handlung sein soll, und ob diese Handlung je nach E-Mail-Adresse oder Telefonnummer verschieden ist, und ob sich diese Handlung von einer Handlung für einen Namen und/oder einer Adresse unterscheidet.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 ist aber auch unklar, weil er in sich widersprüchlich ist. So steht Merkmal [X.].3a, wonach auch eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer erkannt wird, in Widerspruch zur klaren Beschränkung auf das Identifizieren von nur einem Namen und/oder einer Adresse in Merkmal [X.].1.

2.2.3 Die Änderungen des [X.] sind darüber hinaus der ursprünglichen Anmeldung (Anlage [X.]) nicht entnehmbar.

So wird in der von der Beklagten angegebenen ersten Textstelle der Anlage [X.] (Seite 5, Zeilen 9 bis 15) allenfalls die Fähigkeit der Datenbank angesprochen, auch Telefonnummern und Adressen speichern zu können, nicht jedoch eine Analyse, mit der der eingetippte Text hinsichtlich einer E-Mail-Adresse oder Telefonnummer analysiert wird. Die zweite von der Beklagten angegebene Textstelle (Seite 5, Zeile 38 bis Seite 6, Zeile 2) bezieht sich auf das Auffinden einer Mailingliste („e-mail address mailing list/category name telephone number or other information“) und nicht auf eine E-Mail-Adresse.

Außerdem ist die gemäß den Merkmalen [X.].3 und [X.].3a beanspruchte Fallunterscheidung zwischen Namen/Adressen einerseits und E-Mail-Adresse/Telefonnummer andererseits ursprünglich nicht offenbart. [X.] ist lediglich die in den [X.]uren 1 und 2 dargestellte [X.] mit vier exklusiven Pfaden („name and address“, „name only“, „Email address mailing list“ und „nothing or not interpretable“).

2.3 Die Anspruchsfassung gemäß Hilfsantrag 3 kann nicht günstiger beurteilt werden.

2.3.1 Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 unterscheidet sich von Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 in der eingereichten englischsprachigen Fassung durch Merkmal [X.], das auf Merkmal M1.6 folgen soll:

[X.] “and wherein the appropriate action is different from the action performed by the computer program if the analysis finds a name and/or address.”

Hilfsantrag 3 basiert auf der Anspruchsfassung gemäß Hilfsantrag 2, wobei ergänzt wird, dass sich die ausgeführte Handlung, [X.]n eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer identifiziert wurde, von der Handlung unterscheidet, [X.]n ein Name und/oder eine Adresse identifiziert wurde (Merkmal [X.]).

2.3.2 Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 ist nicht hinreichend deutlich und klar gefasst. Insbesondere ist er nicht in sich widerspruchsfrei.

Das zusätzliche Merkmal [X.] ist unklar, weil es nicht positiv definiert, worin die ausgeführte passende Handlung konkret bestehen soll. Merkmal [X.] bestimmt lediglich, dass sich die Handlung von der Handlung bei Identifizierung eines Namens und/oder einer Adresse unterscheiden soll.

Weiterhin ist Hilfsantrag 3 unklar, weil der zugehörige Patentanspruch 1 in sich widersprüchlich ist. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die entsprechenden Ausführungen zu Hilfsantrag 2 verwiesen.

2.3.3 Auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3 geht über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus.

So ist Merkmal [X.] nicht ursprünglich offenbart. Weder den von der Beklagten angegebenen Textstellen (Seite 5, Zeilen 9 bis 15; Seite 5, Zeile 38 bis Seite 6, Zeile 2) und [X.]uren ([X.]. 1, 2) noch irgendeiner anderen Textstelle der ursprünglichen Anmeldung (Anlage [X.]) ist zu entnehmen, dass sich die Handlungen bei der Identifizierung einer E-Mail-Adresse oder einer Telefonnummer von der Handlung in [X.]eaktion auf die Identifizierung eines Namens und/oder einer Adresse unterscheiden. Im Übrigen wird auf die entsprechenden Ausführungen zu Hilfsantrag 2 verwiesen.

2.4 Auch Hilfsantrag 4 kann nicht in zulässiger Weise verteidigt werden.

2.4.1 Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 unterscheidet sich von Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 in der eingereichten englischsprachigen Fassung durch die Merkmale [X.] und M1.9, die an die Stelle der Merkmale M1.6 und [X.] treten sollen:

[X.] “wherein if the analysis finds an e-mail address a step of composing an e-mail is initiated,”

M1.9 “and wherein if the analysis finds a telephone number a step of performing a phone call using the found telephone number is initiated.”

Hilfsantrag 4 beruht auf der Anspruchsfassung gemäß Hilfsantrag 2 und konkretisiert, welche Handlungen in Erwiderung auf das Erkennen einer elektronischen Mail-Adresse oder einer Telefonnummer ausgeführt werden: Wird in der Analyse eine E-Mail-Adresse gefunden, wird das Verfassen einer E-Mail ermöglicht. Wird eine Telefonnummer gefunden, kann damit ein Telefonanruf getätigt werden.

2.4.2 Wie die Hilfsanträge 2 und 3 ist auch Hilfsantrag 4 unklar, da dessen Patentanspruch 1 in sich widersprüchlich ist.

2.4.3 Die Merkmale [X.] und M1.9 sind nicht ursprungsoffenbart.

Als Stütze für die neuen Merkmale [X.] und M1.9 gibt die Beklagte wie bei den Hilfsanträgen 2 und 3 die Seite 5, Zeilen 9 bis 15 und Seite 5, Zeile 38 bis Seite 6, Zeile 2 sowie die [X.]uren 1 und 2 der ursprünglichen Anmeldung (Anlage [X.]) an. Weder den zitierten noch irgendwelchen anderen Textstellen und [X.]uren der ursprünglichen Anmeldung ist jedoch unmittelbar und eindeutig zu entnehmen, dass bei einer identifizierten E-Mail-Adresse ermöglicht wird, eine E-Mail zu verfassen und zu versenden, und dass bei einer identifizierten Telefonnummer ein Telefonanruf anhand der identifizierten Telefonnummer getätigt werden kann.

3. Hilfsantrag 5 hat keinen Erfolg, weil der Gegenstand seines Patentanspruchs 1 gegenüber dem Inhalt der ursprünglichen Anmeldung unzulässig erweitert ist, so dass das Streitpatent in dieser Fassung nicht in zulässiger Weise verteidigt werden kann.

3.1 Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 5 unterscheidet sich von Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag in der eingereichten englischsprachigen Fassung durch Merkmal [X.]0, das auf Merkmal [X.] folgen soll:

[X.]0 “wherein said analysis comprises interpretation of [X.] where the interpretation includes at least one of the set of: looking for abbreviations or phrases of character combinations; syntactic interpretation; looking for specific formatting features; analyzing paragraph and/or line separations and/or formatting; analyzing street, avenue, [X.], [X.], [X.], [X.], state, zip code or country designators and abbreviations; and analyzing Mr., [X.], Sir, Frau, Herr, Madam, Madame, Jr. or Sr. designators and abbreviations.”

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 5 ist gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 dahingehend geändert, dass die Analyse zum Identifizieren von Namen und/oder Adressen konkretisiert wird.

3.2 Die Änderungen des [X.] sind in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbart.

Soweit die Beklagte darauf verweist, dass das neue Merkmal [X.]0 seine Stütze in Patentanspruch 13 des [X.] sowie in der ursprünglichen Beschreibung auf Seite 5, Zeilen 29 bis 37 findet, teilt der Senat diese Auffassung nicht. Weder kann sich der erteilte Patentanspruch 13 des [X.] auf einen der ursprünglichen Patentansprüche stützen, noch ist in irgendeiner Textstelle der ursprünglichen Anmeldung das [X.] aus Merkmal [X.]0 konkret offenbart, wonach die Interpretation zumindest einen Bestandteil aufweist aus der Gruppe: Suchen nach Abkürzungen oder Ausdrücken mit Zeichenkombinationen; eine syntaktische Interpretation; Suchen nach speziellen Formatierungsmerkmalen („wherein said analysis comprises interpretation of [X.] where the interpretation includes at least one of the set of: looking for abbreviations or phrases of character combinations; syntactic interpretation; looking for specific formatting features“).

4. Hilfsantrag 6 kann keinen Erfolg haben, da der Gegenstand seines Patentanspruchs 1 nicht patentfähig ist.

4.1 In Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 6 sind gegenüber Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag die Merkmale [X.].2, [X.].1, [X.].3 und [X.] gegen die Merkmale [X.].2´, [X.].1´, [X.].3´ und [X.]´ ausgetauscht worden:

[X.].2´ “[X.] initiating retrieval of a name, an address and/or other person or company related information from outside [X.] processor,”

[X.].1´ “to identify only an name and/or address”

[X.].3´ “wherein said analysis determines whether the analyzed text represents a name and/or an address or not,”

[X.]´ “in a [X.] containing the name, address and/or other person or company related information available on or through the computer,”

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 6 beruht auf dem erteilten Patentanspruch 1 und beschränkt dessen Gegenstand darauf, dass nur noch Adressen identifiziert und als Suchbegriffe ver[X.]det werden. Die im erteilten Patentanspruch 1 definierten Alternativen, dass nur Namen oder nur Namen und Adressen identifiziert und als Suchbegriffe ver[X.]det werden, sind gestrichen.

4.2 Diese Änderungen können jedoch eine Patentfähigkeit nicht begründen.

Der Fachmann entnimmt Spalte 8, Zeilen 25 ff der Druckschrift [X.], dass das dort offenbarte Computersystem nach Festlegung eines [X.] fünf Objektklassen identifiziert, darunter auch Ortsnamen (Spalte 8, Zeilen 33 bis 37), die bekanntlich einen Bestandteil von Adressangaben bilden können. Außerdem sei auf die Liste der möglichen Nachrichtenformate (Spalte 7, Zeile 50 bis Spalte 8, Zeile 16) mit den jeweils ihnen zugeordneten [X.] hingewiesen, für die u. a. Postanschriften, also Adressen vorgesehen sind (Spalte 8, Zeile 1, siehe „[X.] mailing address“ zu Spalte 7 Zeile 66 „Format: letter“; u. a.) (teilweise Merkmal [X.].1´).

Die Beschränkung auf das Ermitteln von Adressen durch das Adverb „only“ in Merkmal [X.].1´ (to identify only an address) leistet genauso wie die Beschränkung auf das Ermitteln von Namen und/oder Adressen in Merkmal [X.].1 (to identify only a name and/or address) keinen technischen Beitrag und ist nicht ursprungsoffenbart, sie ist daher bei der Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit nicht zu berücksichtigen (restlicher Teil von Merkmal [X.].1´). Zur Vermeidung von Wiederholungen sei an dieser Stelle lediglich auf die entsprechenden Ausführungen unter Abschnitt [X.]. 1.2 verwiesen.

4.3 Mit [X.]ücksicht auf die Ausführungen zum Hauptantrag ist auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 6 nicht patentfähig, da er nicht neu ist, zumindest aber nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht. Mit dem Patentanspruch 1 fallen auch alle übrigen Ansprüche des [X.] 6.

5. Hilfsantrag 7 ist nicht günstiger zu beurteilen.

5.1 Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 7 geht aus von Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag, wobei die Merkmale [X.] und [X.].4 durch die Merkmale [X.]´ und [X.].4´ ersetzt worden sind:

[X.]´ “Method of providing a function item within a computer program in the form of a word processor,”

[X.].4´ “wherein said analysis is performed by a the computer program, and,”

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 7 wird gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 dahingehend eingeschränkt, dass es sich bei dem Computerprogramm, das die Analyse durchführt (Merkmal [X.].4´), um denjenigen [X.] handelt, in dem das Funktionselement bereitgestellt wird (Merkmal [X.]´).

5.2 Die vorgenommenen Änderungen können eine Patentfähigkeit der beanspruchten Lehre nicht begründen.

Unter einem [X.] versteht das Streitpatent ganz allgemein ein Computerprogramm, das zur Handhabung, beispielsweise zum Darstellen und/oder Editieren von Texten eingerichtet ist (vgl. [X.]chrift, Abs. [0002], [0012], [0045]). Hiervon ausgehend weist das Computersystem der Druckschrift [X.] beide Funktionen, [X.] und Analyse des geschriebenen Textes, in ein und demselben Gerät auf. Dies geht u. a. aus Spalte 3, Zeilen 5 bis 20 oder Spalte 5, Zeilen 22 bis 34 der Druckschrift [X.] unmittelbar hervor.

Demnach verfügt das Computersystem der Druckschrift [X.] nicht nur über ein Programm zur Analyse von [X.]en sondern auch über die Fähigkeit, eingetippten Text darzustellen und zu editieren (teilweise Merkmale [X.]´, [X.].4´). Dass es sich bei dem [X.] der Druckschrift [X.] und dem dort offenbarten Programm zur Analyse von [X.]en um ein und dasselbe Computerprogramm handelt und nicht etwa um verschiedene Programme, geht aus der Druckschrift [X.] allerdings nicht unmittelbar und eindeutig hervor (restlicher Teil der Merkmale [X.]´, [X.].4´).

Das verbliebene [X.] ist jedoch kein technisches. Beim System gemäß Druckschrift [X.] sind in technischer Hinsicht bereits alle erforderlichen Informationen (Daten, Datenstrukturen), Interaktionsmittel (Benutzerschnittstelle, Wiedergabesystem) und An[X.]dungen vorhanden, und ihre Ver[X.]dung zur Analyse von [X.]en ist beschrieben. Die Frage, ob das dort beschriebene Programm zur Analyse von [X.]en einen integralen Bestandteil des [X.] bilden oder ob es sich dabei um ein eigenständiges, vom [X.] separiertes Softwaremodul handeln soll, richtet sich aber nicht an den Entwicklungsingenieur. Die Frage betrifft vielmehr die [X.] als solche unabhängig von technischen Zusammenhängen, die dem technischen Entwickler im [X.]ahmen einer Spezifikation von einem Systemdesigner vorgegeben wird. Dass dem Problem der Entscheidung, ob und welche Softwaremodule zu einer einzigen funktionalen Einheit zusammengeschlossen bzw. in einem einzigen Computerprogramm integriert werden sollen, irgendwelche technischen Überlegungen oder Erkenntnisse zugrunde liegen könnten, ist weder ersichtlich, noch wurden konkrete technische Aspekte vorgetragen. Weil das verbliebene [X.] somit zu einer technischen Problemlösung nichts beiträgt, ist es bei der Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen (vgl. [X.] v. 28.02.07 – [X.]; [X.] G[X.]U[X.] 2011, 125 – Wiedergabe topografischer Informationen; [X.] G[X.]U[X.] 2013, 275 - [X.]outenplanung) (restlicher Teil der Merkmale [X.]´, [X.].4´).

5.3 Unter Berücksichtigung der Ausführungen zum Hauptantrag ist somit auch der Patentanspruch 1 in der Fassung des [X.] 7 nicht patentfähig. Mit dem Patentanspruch 1 fallen auch die übrigen Ansprüche des [X.] 7.

6. Aus diesen Gründen war das Streitpatent, das somit in keiner seiner durch die Beklagte verteidigten Fassungen bestandsfähig ist, insgesamt für nichtig zu erklären.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 2 [X.] i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 und § 101 Abs. 2 ZPO. Zu den von der Beklagten danach zu tragenden Kosten gehören auch diejenigen der [X.]. Im Patentnichtigkeitsverfahren gilt der Streithelfer des [X.] entsprechend § 69 ZPO als dessen Streitgenosse (vgl. [X.] G[X.]U[X.] 2008, 60, [X.]dn. 60 – [X.]). Sind dem Gegner der unterstützten [X.] die Kosten des [X.]echtsstreits auferlegt, umfassen sie wegen der Fiktion des § 69 ZPO auch die Kosten des Nebenintervenienten (vgl. [X.]/[X.], ZPO, 42. Aufl., § 101 [X.]dn. 9).

[X.] beruht auf § 99 Abs. 1 [X.] i. V. m. § 709 ZPO.