Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 13.06.2017, Az. X ZR 16/15

[X.]:[X.]:[X.]:2017:130617UXZR16.15.0

BUN[X.]SG[X.]RICHTSHOF
IM NAM[X.]N [X.]S VOLK[X.]S
URT[X.]IL
X ZR
16/15
Verkündet am:
13.
Juni
2017
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache

-
2
-
[X.]er X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhandlung vom 13.
Juni
2017 durch [X.], die Richter [X.], [X.]r.
Grabinski und [X.] und die Richterin [X.]r.
Kober-[X.]ehm
für
Recht erkannt:
Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 1.
Senats ([X.])
des [X.] vom 30.
Septem-ber
2014 abgeändert.
[X.]ie Klage wird abgewiesen.
[X.]ie Klägerin trägt die Kosten
des Rechtsstreits.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
[X.]ie Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die [X.] erteilten
europäischen Patents 888
223 (Streitpatents), das am 13.
März
1997 unter Inanspruchnahme der Priorität von drei [X.] Anmel-dungen vom 22.
März
1996, vom 11.
November 1996 und vom 29.
Januar
1997 sowie eines [X.] Gebrauchsmusters vom 12.
[X.]ezember
1996 angemel-det wurde und nach [X.]rlass des angefochtenen Urteils
durch Zeitablauf erlo-schen ist. [X.]as Streitpatent betrifft ein Verfahren zum Befestigen eines Gegen-standes, insbesondere einer [X.]atenträgerplatte, an einer Fläche, insbesondere an einem Printmedium. [X.]s ist im [X.]inspruchsverfahren in geänderter Fassung 1
-
3
-
mit fünf Patentansprüchen aufrechterhalten worden. Patentanspruch
1, auf den die übrigen Ansprüche rückbezogen sind, lautet in dieser Fassung in der [X.] wie folgt:
"Verfahren zum lösbaren Befestigen eines Gegenstandes, insbe-sondere einer [X.]atenträgerplatte (8), an einem gebundenen [X.] (1), wobei
-
der Gegenstand (8) auf eine ebene Fläche (4) des Printmedi-ums (1) oder die Fläche (4) auf den Gegenstand (8) aufgelegt,
-
im [X.] hieran der Gegenstand (8) zumindest teilweise mit einer Schicht bedeckt und
-
die Schicht an der ebenen Fläche (4) durch Aufkleben auf [X.] Fläche so befestigt wird, dass der Gegenstand dadurch auf der ebenen Fläche (4) des [X.] (1) befestigt ist, und
-
danach die ebene Fläche über einen Bindebereich in ein Printmedium eingebunden wird."
Wegen der übrigen Ansprüche wird auf die neue [X.] ([X.]P
888
223 [X.]) verwiesen.
[X.]ie aus dem Streitpatent in Anspruch genommene Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig. [X.]ie Beklagte hat das Streitpatent in der im [X.]inspruchsverfahren aufrecht erhaltenen Fassung und hilfsweise in vier geänderten Fassungen, die nur noch einen Patentan-spruch zum Gegenstand haben, verteidigt.
[X.]as Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. [X.]agegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die weiterhin die Abweisung der Klage erstrebt und das Streitpatent hilfsweise in vier abermals geänderten Fassungen vertei-digt.
[X.]ie Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.
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3
4
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4
-
[X.]ntscheidungsgründe:
[X.]ie zulässige Berufung ist begründet.
I.
[X.]as Streitpatent betrifft ein Verfahren zum Befestigen eines Gegen-standes, insbesondere einer [X.]atenträgerplatte, an einer Fläche, insbesondere an einem Printmedium.
1.
Nach den Ausführungen in der [X.] werden Zeitschrif-ten oder Büchern häufig Gegenstände, wie [X.], Cremeproben, [X.] und Materialproben oder

um dem Nutzer zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen

auch [X.]atenträgerplatten, wie beispielsweise C[X.]-ROMs, beigelegt. Hierfür werde bei den aus dem Stand der Technik bekannten Verfahrensweisen eine Papier-
oder Folientasche auf den Umschlag oder eine Seite des [X.] aufgeklebt, in die der betreffende Gegenstand gesteckt werden könne ([X.]. Abs.
4). So offenbare beispielsweise die [X.] Pa-tentanmeldung 341
146 für eine Schallplatte als Beilage, die Platte entweder in eine auf dem Umschlag eines Buches befestigte Tasche einzulegen oder sie fest mit dem Buch so zu verbinden, dass das Buch zusammen mit der Platte auf den Plattenteller gelegt werden könne. [X.]ie [X.] Patentanmel-dung 4
084
696 ([X.]) betreffe ein Verfahren zum lösbaren Befestigen eines Ge-genstandes an einem gebundenen Printmedium, bei dem der beizufügende Gegenstand auf einen
flachen Papierzuschnitt mit Leimstreifen platziert werde, der dann so gefaltet werde, dass ein an einer Seite mit einer Lasche und an-sonsten durch beleimte Abschnitte verschlossener Umschlag entstehe, der über einen Bindebereich in das Printmedium eingebunden werden könne. [X.]ie [X.] schildert es als nachteilig, dass sowohl das [X.]inführen von [X.] oder anderen Gegenständen in Papier-
oder Folientaschen als auch das [X.], Vereinzeln, Positionieren und Festkleben der Tüten auf ei-5
6
7
-
5
-
ner bestimmten Seite eines [X.] arbeitsaufwändig und in großen Stückzahlen nur mit komplizierten Maschinen durchführbar seien. [X.]adurch [X.] sich Printmedien, denen Gegenstände beigefügt würden, unverhält-nismäßig ([X.]. Abs.
7).
2.
[X.]as Patentgericht hat unter Bezugnahme auf die Formulierung der Aufgabe in der [X.] zunächst angenommen, diese bestehe darin, ein Verfahren zu entwickeln, mit dem Gegenstände wie [X.]atenträgerplatten ein-fach und kostengünstig an einer Fläche,
wie beispielsweise einem Printmedium,
befestigt werden können. [X.]ies ist nicht zu beanstanden. Nicht beigetreten wer-den kann jedoch der vom Patentgericht
bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zugrunde
gelegten Annahme, dass die Aufgabe darin bestehe, das aus der [X.] Patentanmeldung 4
084
696 ([X.]) bekannte Verfah-ren zu vereinfachen, indem auf das dort vorgesehene Umfalten und Aufkleben einer Verschlusslasche verzichtet wird. [X.]iese [X.]efinition enthält bereits einen Hinweis auf die erfindungsgemäße Lösung, der nicht in die Formulierung der Aufgabe einfließen darf, weil diese nicht dazu dient, eine Vorentscheidung über die Patentfähigkeit zu treffen, sondern den Ausgangspunkt der fachmännischen Bemühungen um eine Bereicherung des Stands der Technik ohne Kenntnis der [X.]rfindung lokalisieren soll, um bei der anschließenden und davon zu trennen-den Prüfung auf Patentfähigkeit zu bewerten, ob die dafür vorgeschlagene Lö-sung durch den Stand der Technik nahegelegt war oder nicht ([X.], Urteil vom 11.
November
2014

X
ZR
128/09, GRUR
2015, 356 Rn.
9

[X.]). Aus demselben Grund ist es nicht zulässig, ohne weiteres zu unterstellen, dass dem Fachmann die Befassung mit einer bestimmten Aufgabenstellung nahegelegt war. Sofern sich nicht zweifelsfrei beurteilen lässt, welchen Problemen sich der Fachmann ausgehend vom Stand der Technik zugewendet hätte, wäre es [X.], schon bei der [X.]efinition der Aufgabe die Frage zu prüfen, welche Anre-gungen dem Fachmann durch den Stand der Technik gegeben wurden. [X.]
-
6
-
mehr ist das technische Problem so allgemein und neutral zu formulieren, dass sich diese Frage ausschließlich in dem Zusammenhang stellt, in dem sie rele-vant ist, nämlich bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit ([X.], Urteil vom 13.
Januar
2015

X
ZR
41/13, GRUR
2015, 352 Rn.
17

Quetiapin). [X.]as tech-nische Problem ist daher allgemeiner darin zu sehen, ein Verfahren zur Verfü-gung zu stellen, mit dem Gegenstände wie [X.]atenträgerplatten einfach und [X.] an einem Printmedium befestigt werden können.
3.
Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in Patentan-spruch
1 in der geltenden Fassung ein Verfahren vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (die abweichende Gliederung des Patentgerichts ist in eckigen Klammern wiedergegeben):
1.
[X.]as Verfahren dient dem lösbaren Befestigen eines Gegen-standes, insbesondere einer [X.]atenträgerplatte (8), an einem gebundenen Printmedium (1) [A; B].
2.
[X.]as Verfahren umfasst folgende Schritte:
2.1
[X.]er
Gegenstand wird auf der ebenen Fläche (4) des [X.] (1) befestigt [[X.]], indem
2.1.1
entweder der Gegenstand auf die ebene Fläche (4) des [X.] (1) oder die Fläche (4) auf den Gegenstand (8) aufgelegt wird [C],
2.1.2
der Gegenstand (8) im [X.] hieran zumin-dest teilweise mit einer Schicht bedeckt wird [[X.]], und
2.1.3
die Schicht an der ebenen Fläche (4) durch [X.] auf diese Fläche so befestigt wird, dass der Gegenstand dadurch auf der ebenen Fläche (4) des [X.] (1) befestigt ist
[[X.]; [X.]1].
2.2
[X.]ie ebene Fläche wird über einen Bindebereich in ein Printmedium eingebunden [F].
9
-
7
-
4.
Zum Verständnis der erfindungsgemäßen Lehre sind folgende Be-merkungen veranlasst:
Nach der erfindungsgemäßen Lehre soll der Gegenstand

anders als nach den bisher im Stand der Technik bekannten Verfahren

ohne die Verwen-dung eines Umschlages oder einer Tüte an dem gebundenen Printmedium lös-bar befestigt werden, wobei das vorgeschlagene Verfahren in zwei Arbeitsgän-ge gegliedert ist. Im ersten Arbeitsgang wird der Gegenstand auf eine ebene Fläche aus Papier oder Karton aufgelegt und zumindest teilweise mit einer Schicht bedeckt, die ihrerseits auf der ebenen Fläche, auf der der Gegenstand aufliegt, aufgeklebt wird und so den Gegenstand an dem Printmedium befestigt (Merkmalsgruppe 2.1; [X.].
Abs.
10 und 11). Vorteilhafte Ausführungen be-stehen nach den [X.]rläuterungen in der [X.] darin, dass die Fläche eine Vertiefung aufweist, in die der Gegenstand eingelegt werden kann, dass die Schicht zumindest teilweise, vorzugsweise an der Stelle, an der sie an der Fläche befestigt wird, selbstklebend ist oder dass die Schicht nur an den [X.], mit denen sie auf der Fläche aufliegt, mit einem Kleber versehen ist ([X.]. Abs.
16-19). [X.]ie derart präparierte Fläche wird mit dem Gegenstand zwi-schen die Seiten des [X.] gelegt und kann im zweiten Arbeitsgang wie eine normale Buchseite in das Printmedium gebunden werden (Merk-mal
2.2; [X.]. Abs.
12). Nach den Ausführungen in der [X.] entfällt damit das arbeitsaufwändige [X.]inführen des betreffenden Gegenstandes in eine flexible Tüte und beim Binden des [X.] werden keine zusätzli-chen [X.]inrichtungen zum Positionieren und Aufkleben von Tüten benötigt. [X.] können die einzelnen Verfahrensschritte mit bekannten Maschinen preis-günstig, schnell und in großen Stückzahlen mit hoher Präzision durchgeführt werden ([X.]. Abs.
10, 12, 13).
10
11
-
8
-
II.
[X.]as Patentgericht hat seine [X.]ntscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:
[X.]er Gegenstand
von Patentanspruch
1 sei nicht patentfähig, weil er [X.] nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. [X.]ie [X.] Pa-tentanmeldung 4
084
696 ([X.]) offenbare ein Verfahren zum lösbaren Befesti-gen eines Gegenstandes an einem gebundenen Printmedium, das sich vom Verfahren des Streitpatents nur dadurch unterscheide, dass der Gegenstand mittels einer Verschluss-Lasche befestigt werde, die auf der vom [X.] abgewandten Seite umgefaltet und aufgeklebt werde. Für den Fachmann, einen [X.]iplomingenieur des Maschinenbaus mit mehrjähriger Berufserfahrung in [X.] auf Konzeption und Konstruktion von Verpackungsmaschinen und Kennt-nissen,
insbesondere auf dem Gebiet der [X.]inlegeteil-Befestigungen,
sowie der entsprechenden Verfahren bei der Herstellung von gebundenen [X.]ruckerzeug-nissen, liege es nahe, das als arbeitsaufwändig und kompliziert bekannte Fal-ten, Schließen und Aufkleben einer Verschlusslasche durch ein einfaches und billigeres Verfahren zu ersetzen. Auf der Suche nach einer gegenüber dem Stand der Technik verbesserten Lösung werde er an bekannte Lösungen bei Verpackungsmaschinen und [X.]inlegeteilbefestigungen anknüpfen und dabei auf das [X.] Gebrauchsmuster 87
03
931 ([X.]7) stoßen. [X.]iese [X.]ntgegenhaltung offenbare eine Schutzhülle für [X.]inlegeteile, die nach dem in Figur 1 gezeigten Ausführungsbeispiel auf den offenen Seiten oben, unten und rechts ohne Ver-schlusslasche oder andere Zusatzteile verklebt werde, während die linke Seite durch [X.] beim Klebevorgang automatisch geschlossen werde. [X.]ass in diesem Ausführungsbeispiel ein in der Regel für [X.]inzelstücke und Austausch-seiten verwendeter Heftrand und kein zum dauernden festen [X.]inbinden vorge-sehener Bindebereich gezeigt werde, halte den Fachmann nicht davon ab, das Klebeverfahren der [X.]7 für ein gebundenes Printmedium zu
übernehmen. [X.] liege es aufgrund der Übereinstimmung wesentlicher Merkmale für den 12
13
-
9
-
Fachmann nahe, die offenen Seitenflächen nicht -
wie
in der [X.] vorgesehen
-
mittels einer Lasche zu verschließen, sondern das
Klebeverfahren nach der [X.]7 anzuwenden,
wonach der
Gegenstand in verfahrenstechnisch einfacher Weise in einem Arbeitsgang durch eine direkte Verklebung aller offener Seitenflächen zwischen ebener Fläche und Schicht befestigt werden könne.
[X.]as [X.]rsetzen des nach der [X.]7 zum Befestigen vorgesehenen Heftrands durch einen auch für größere Stückzahlen geeigneten [X.] sei nur als einfache fachmännische Maßnahme zu sehen, so dass der Fachmann ohne weiteres
zu
dem einfachen
und preiswerten
Befestigungsverfahren mit den Merkmalen des Gegenstands von Patentanspruch 1
gelange.
[X.]ass damit die Patentfähigkeit von Patentan-spruch
1 in der geltenden Fassung abweichend von der [X.]ntscheidung im [X.]in-spruchsverfahren beim [X.]uropäischen Patentamt verneint
werde, beruhe darauf, dass
die [X.]7 nicht Gegenstand des [X.]inspruchsverfahrens gewesen sei.
[X.]er Gegenstand des einzigen Patentanspruchs in der mit Hilfsantrag 1 verteidigten Fassung gehe über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hin-aus, da sich dieser eine durchgängige Ausführung aller Verfahrensschritte durch Maschinen nicht entnehmen lasse. [X.]er Gegenstand des jeweils einzigen Patentanspruchs der mit den [X.], [X.] und [X.] verteidigten Fassungen werde dem Fachmann wie schon der Gegenstand von Patentanspruch
1 der geltenden Fassung durch die [X.]ntgegenhaltungen [X.] und [X.]7 nahegelegt.
[X.].
[X.]iese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren nicht stand.
[X.]er Gegenstand von Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung war dem Fachmann, den das Patentgericht zutreffend und von den Parteien unbe-anstandet definiert hat, nicht durch eine Kombination der [X.]n
Patentanmeldung 4
084
696 ([X.]) mit dem [X.] Gebrauchsmuster 87
03
931 ([X.]7) nahegelegt.
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-
10
-
1.
[X.]er Gegenstand von Patentanspruch
1 in der geltenden Fassung wird durch die
[X.] nicht vorweggenommen (Art.
54 Abs.
1 [X.]PÜ).
a)
[X.]ie [X.] betrifft einen [X.] (bind-in insert) in Gestalt eines aus ei-nem [X.]inzelblatt Papier hergestellten, zur Aufnahme einer [X.] (sample) bestimmten Umschlags ([X.]) mit einem [X.] ([X.]), über den der [X.] zwischen die Seiten einer Zeitschrift eingebunden werden kann. Bei der in den Figuren 4 bis 7 der [X.] dargestellten Ausführungsform wird die dem Printmedium beizufügende [X.] auf die Hälfte des noch unge-falteten Papierblattes gelegt, die nach dem Faltvorgang die Unterseite des [X.] bildet. Anschließend wird das Blatt auf einer Seite so umgefaltet, dass die [X.] bedeckt ist, die Seitenränder des Blattes bündig aufeinander liegen und an der der [X.] gegenüber liegenden Seite ein Streifen über-steht. [X.]ie Seitenränder des Blattes werden mit an den Seitenkanten befindli-chen Klebestreifen miteinander verklebt. An der noch offenen Seite wird der Umschlag durch Umklappen des mit Klebstoff versehenen, an der Unterseite überstehenden Streifens, der eine Lasche (flap) bildet, geschlossen. An der diesem Verschluss gegenüberliegenden Seite des Umschlags mit der [X.] befindet sich der Bindebereich (binding piece), der aus einem parallel zur [X.] verlaufenden [X.] ([X.]) besteht und den Umschlag an [X.]r Seite schließt, so dass der [X.] am [X.]nde des Faltvorgangs einen gefal-teten, auf allen Seiten verschlossenen Umschlag aufweist, wobei eine Seite mit einer Verschlusslasche und die dieser gegenüberliegende Seite mit dem [X.] verschlossen und die beiden verbleibenden Seiten an den [X.] verklebt sind. An dem [X.] entlang verläuft eine [X.], über die der Umschlag abgetrennt und damit automatisch geöffnet dem [X.] entnommen werden kann, während der [X.] in dem [X.] verbleibt (Sp.
2 Z.
21-58; Sp.
3 Z.
3-6).
16
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11
-
b)
[X.]ie [X.] offenbart damit die Merkmale 1, 2.1.1 und 2.2, nicht jedoch

wie auch das Patentgericht zutreffend angenommen hat

die Merkmale 2.1.2 und 2.1.3. Nicht beigetreten werden kann der Argumentation der Klägerin, der Gegenstand von Patentanspruch
1 des Streitpatents werde durch die [X.]ntge-genhaltung [X.] vorweggenommen, weil der Fachmann Patentanspruch 4, wo-nach die Hülle auch aus zwei sich gegenüberliegenden, an wenigstens zwei Kanten miteinander verklebten Schichten bestehen könne, entnehme, dass die Hülle statt mit einer

ohnehin in keinem Patentanspruch der [X.] erwähnten
-
Verschlusslasche auch durch Verkleben der weiteren Kanten der sich [X.], insbesondere der Außenkante, verschlossen werden könne. Patentanspruch
4 bezieht sich auf Patentanspruch
1 zurück und setzt damit für die
Aufnahme des dem Printmedium
beizufügenden Gegenstands
einen
Umschlag ([X.]) mit den dort genannten Merkmalen voraus. Auch wenn es nach Patentanspruch 4 möglich ist, dass alle Kanten des Umschlags miteinander verklebt sind, verbleibt es dabei, dass der Umschlag und der [X.], weil aus einem [X.]inzelblatt Papier
hergestellt (Merkmal b
des Pa-tentanspruchs
1), einstückig ausgebildet
sind und der Umschlag über eine pa-rallel zum [X.] verlaufende [X.] als solcher vom [X.] abgetrennt und so gleichzeitig zur [X.]ntnahme des beigefügten [X.] geöffnet
werden
kann
(Merkmal e des Patentanspruchs
1). [X.]amit ent-spricht der von der [X.] vorgeschlagene [X.] auch in der Ausführungsform, dass der Umschlag an allen Kanten
verklebt ist, nicht der [X.], wie sie nach den Merkmalen 2.1.2 und 2.1.3 vorgesehen ist, weil beim Streitpatent durch das Aufkleben der
den
Gegenstand bedeckenden
und befes-tigenden
Schicht auf die
Fläche des [X.] kein Umschlag im Sinne der [X.] entsteht, der dem Printmedium als solcher zusammen mit dem darin
befind-lichen Gegenstand entnommen werden könnte
(so auch die Technische Be-schwerdekammer des [X.]uropäischen Patentamts in der Ladung vom 18
-
12
-
8.
August
2012 zur mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren T
2152/09

3.2.05
in Abschnitt 5.1).
2.
[X.]er Gegenstand von Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung war dem Fachmann weder durch die [X.] noch
durch die Kombination der [X.] mit der [X.]7 nahegelegt (Art.
56 [X.]PÜ).
a)
Um den Gegenstand einer [X.]rfindung als nahegelegt anzusehen, ist nach der Rechtsprechung des [X.] zum einen erforderlich, dass der Fachmann mit seinen durch seine Ausbildung und berufliche [X.]rfahrung er-worbenen Kenntnissen und Fähigkeiten in der Lage gewesen ist, die erfin-dungsgemäße Lösung des technischen Problems aus dem Vorhandenen zu entwickeln. Zum anderen muss der Fachmann Grund gehabt haben, den Weg der [X.]rfindung zu beschreiten. [X.]azu bedarf es in der Regel zusätzlicher, über die [X.]rkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anre-gungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe ([X.], Urteil vom 30.
April 2009

Xa
ZR 92/05, [X.]Z 182, 1 Rn.
20etrieb einer Sicherheitseinrichtung; Urteil vom 8. [X.]ezember 2009 ZR 65/05, [X.], 407 Rn.
17inteilige Öse).
In welchem Umfang und mit welcher Konkretisierung der Fachmann An-regungen im Stand der Technik benötigt, um eine bekannte Lösung in [X.] weiterzuentwickeln, ist eine Frage des [X.]inzelfalls, deren Beantwor-tung eine Gesamtbetrachtung aller maßgeblichen Sachverhaltselemente erfor-dert. [X.]abei sind nicht etwa nur ausdrückliche Hinweise an den Fachmann be-achtlich. Vielmehr können auch [X.]igenarten des in Rede stehenden technischen Fachgebiets, insbesondere betreffend die Ausbildung von Fachleuten, die übli-che Vorgehensweise bei der [X.]ntwicklung von Neuerungen, technische Bedürf-nisse, die sich aus der Konstruktion oder der Anwendung des in Rede stehen-den Gegenstands ergeben und auch nicht-technische Vorgaben eine Rolle 19
20
21
-
13
-
spielen ([X.], Beschluss vom 20.
[X.]ezember 2011 -
X
ZB 6/10, [X.], 378 Rn.
17

Installiereinrichtung
II).
b)
[X.]ntgegen der Annahme des Patentgerichts ergibt sich aus der [X.] für den Fachmann schon kein Anlass, nach Alternativen für die dort vorgeschlage-ne
Art der Befestigung zu suchen.
aa)
[X.]ie Aufgabenstellung der [X.] betrifft zum einen das Problem, dass die Maschinen, mit denen [X.] in einen Stapel von zu bindenden Blättern eingeordnet werden, oft statt eines [X.]s mehrere [X.] auf einmal [X.], wenn diese aus leichtem Papier hergestellt sind. Zum anderen will die [X.] einen [X.] bereitstellen, bei dem der Umschlag oder die [X.]inlage dem [X.]ruckerzeugnis einfach entnommen werden können. Nach der [X.] werden [X.] Probleme durch einen einstückig als Umschlag ausgebildeten [X.] (unitary bind-in insert) gelöst. [X.]ie Verwendung eines Umschlags sieht die [X.] im Hinblick auf dessen weitere Verwendbarkeit als solchen und auf die aufgrund der beim [X.] automatische Öffnung leichte [X.]nt-nehmbarkeit des beigefügten Gegenstands als Vorteil an (Sp.
2 Z.
16-20; Z.
2731; Sp.
3 Z.
4-6). Vor diesem Hintergrund erhält der Fachmann, der nach einer Lösung sucht, wie das Vereinzeln, Positionieren und Festkleben von Tü-ten für die einem Printmedium beizufügenden Gegenstände und damit der [X.]in-satz komplizierter und die Produkte verteuernder Maschinen vermieden werden kann, aus der [X.] keine Anregung, in Richtung der erfindungsgemäßen Lösung zu gehen.
bb)
[X.]ntgegen der Auffassung der Klägerin kann auch nicht angenommen werden, dass dem Fachmann der Gegenstand des Streitpatents ausgehend von der [X.] durch sein Fachwissen nahegelegt war.
22
23
24
-
14
-
Zwar ist bei der Prüfung, ob der Stand der Technik ausgehend von einer [X.]ntgegenhaltung dem Fachmann die erfindungsgemäße Lösung nahegelegt hat, nicht nur zu berücksichtigen, was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeutig aus dieser [X.]ntgegenhaltung ergibt, sondern gleichermaßen, was der Fachmann kraft seines Fachwissens aus ihr ableiten kann ([X.], Urteil vom 12.
[X.]ezember
2012

X
ZR
134/11, GRUR
2013, 363 Rn.
27 -
Polymerzusam-mensetzung).
[X.]abei kann nach der Rechtsprechung des [X.] eine Ver-anlassung zur Heranziehung einer technischen Lösung bereits dann bestehen, wenn sie als ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwissen oder Standard-repertoire des angesprochenen Fachmanns gehört und sich die Nutzung ihrer Funktionalität in dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmä-ßig darstellt sowie keine besonderen Umstände feststellbar sind, die eine An-wendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen ([X.], Urteil vom 11.
März
2014

X
ZR
139/10, [X.], 647 Rn. 26 Farbversorgungssystem; s. auch [X.] vom 25.
Februar
2014
X
ZB
5/13, [X.]Z
200, 229
Rn. 38
Kolla-genase
I).
Auch wenn man der Klägerin darin folgte, der Fachmann entnehme der [X.], dass das Aufeinanderkleben von zwei Kantenbereichen ein generelles und für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes
Mittel für eine verpackungstechnische Lösung darstelle, das sich somit auch für die weiteren Kantenbereiche anbiete, führte ihn dies nicht zum Gegenstand der [X.]rfindung. [X.]enn er erhielte dadurch allenfalls wiederum einen Umschlag, der den dem Printmedium beizufügenden Gegenstand aufnimmt. [X.]as Streitpatent verfolgt jedoch eine Abkehr von der zum Prioritätszeitpunkt im Stand der Technik be-25
26
27
-
15
-
kannten Verwendung von Taschen oder Umschlägen und schlägt dementspre-chend eine Lösung vor, bei der der auf einer Fläche des [X.] aufge-legte Gegenstand mit einer Schicht bedeckt wird, die auf die Fläche des [X.]s aufgeklebt wird und den Gegenstand nicht einmal notwendig [X.] bedecken muss.
cc)
Selbst wenn der Fachmann nach alledem ausgehend von der [X.]
An-lass gehabt hätte, sich mit anderen Lösungen zur Befestigung von [X.] in Printmedien zu befassen und dabei auf das [X.] Gebrauchsmuster 87
03
931 ([X.]7) gestoßen wäre, wäre er durch die Kombination der beiden [X.]nt-gegenhaltungen nicht zum Gegenstand der [X.]rfindung gelangt.
[X.]ie [X.]7, die entgegen der Annahme des Patentgerichts auch bereits Ge-genstand des das Streitpatent betreffenden [X.]inspruchsbeschwerdeverfahrens vor dem [X.]uropäischen Patentamt war (vgl. Technische Beschwerdekammer des [X.]uropäischen Patentamts in der Ladung vom 8.
August
2012 zur mündli-chen Verhandlung im Beschwerdeverfahren T
2152/09

3.2.05 in Ab-schnitt
5.1),
betrifft eine Schutzhülle für flache Gegenstände, die aus zwei Foli-enblättern besteht, von denen eines der [X.] oder beide innenseitig zumindest teilweise längs der Seitenränder Klebestoffschichtstreifen oder Prä-genutverschlussstreifen aufweisen. Hiermit können die beiden Folien an einem, zwei oder drei ihrer vier Seitenränder durch Falzung, und/oder Schweißung und/oder eine Klebstoffschicht verbunden werden. [X.]ie eingelegten [X.] werden allseitig von der Hülle umschlossen, so dass sie nicht herausrut-schen können und vor Verschmutzung und Beschädigung geschützt sind
([X.]7 S.
4 und S.
8). In einer Ausführungsform der Schutzhülle ist an einem oder zwei benachbarten Seitenrändern eines Folienblattes eine Heftleiste ausgebildet, über die die Schutzhülle entweder im Hochformat oder im Querformat in einen Ordner oder in ein Album eingeheftet werden kann ([X.] S.
6-7 und S.
8-9).
28
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-
16
-
Wie bereits
die Technische Beschwerdekammer des [X.]uropäischen Pa-tentamts in der Ladung zur mündlichen Verhandlung im [X.]inspruchsbeschwer-deverfahren ausgeführt hat, betrifft die [X.]7 schon nicht die Befestigung eines Gegenstands an einem gebundenen Printmedium (vgl. [X.] vom 8.
August
2012 im Beschwerdeverfahren T
2152/09

3.2.05 in Abschnitt
5.2), sondern stellt lediglich eine Schutzhülle für Gegenstände zur Verfügung, die nach einem Ausführungsbeispiel eine Heftleiste zum Abheften der Hülle in ei-nem Ordner aufweisen kann. Unabhängig hiervon gibt die [X.]7 dem Fachmann allenfalls die Anregung, nicht wie in der
[X.] ein [X.]inzelblatt zu verwenden, das erst gefaltet werden muss, um ein
den Gegenstand umgebendes Behältnis
zu erhalten, sondern den Gegenstand zwischen zwei [X.] zu legen, die an allen ihren Seitenrändern mittels Klebestreifen zusammengeklebt werden. [X.] erhält der Fachmann auch damit lediglich ein Behältnis für den Gegen-stand, das als solches in das Printmedium eingebunden
werden muss und nicht -
wie es das Streitpatent anstrebt

eine präparierte Fläche, die wie eine regulä-re Buch-
oder Heftseite eingebunden werden kann. [X.]ine Anregung für ein Be-festigungsverfahren nach dem Streitpatent ergab sich für den Fachmann damit auch nicht aus der [X.]7.
[X.].
[X.]as Urteil des Patentgerichts erweist sich auch nicht aus anderen Gründen als im [X.]rgebnis zutreffend.
1.
[X.]er Gegenstand von Patentanspruch
1 wird auch durch die weiteren
von der Klägerin vorgelegten [X.]ntgegenhaltungen nicht vorweggenommen.
a)
[X.]ie [X.] Offenlegungsschrift 43
13
365 ([X.]9) betrifft ein [X.]ruck-werk mit einem entnehmbaren Informationsträger und befasst sich neben dem Problem der Ausgestaltung des Informationsträgers in Bezug auf Art, Ausstat-tung und Inhalt sowie den Möglichkeiten zum Abruf der Zusatzinformationen 30
31
32
33
-
17
-
auch mit der Frage der Befestigung des Informationsträgers an einem [X.]ruck-werk. Insoweit
verweist die [X.]9 zwar zum einen auf den Stand der Technik (Sp.
3 Z.
45-48), beschreibt zum anderen aber auch zwei als
vorteilhaft ange-sehene Ausgestaltungen der [X.]rfindung (Sp.
4 Z.
47
ff.). Bei der ersten dieser
Ausführungsformen, die Gegenstand der [X.], 3 und 4 ist, wird auf der [X.]eckseite des [X.]ruckwerks eine Vertiefung angebracht, die nach innen, zum [X.]ruckwerk hin, einen Boden hat und nach außen hin offen ist. [X.]er [X.] wird in die Vertiefung eingelegt und die [X.]eckseite des [X.]ruckwerks zumindest im Bereich der Vertiefung mit einer auftrennbaren Klarsichtfolie be-deckt (Sp.
7 Z.
45-61; Figur
2). Bei der zweiten Ausführungsform, die Gegen-stand der [X.] 5, 6 und 7 ist,
ist der Informationsträger nicht in einer Vertiefung im Buchdeckel, sondern in einer Folientasche untergebracht, die mit dem [X.]ruckwerk, beispielsweise durch Verkleben, verbunden ist
(Sp.
4 Z.
58-63; Sp.
9 Z.
33-39). [X.]ie Verwendung einer Folientasche bietet nach der [X.]ei-bung der [X.]9 den Vorteil, dass an dem [X.]ruckwerk keine Veränderung vorge-nommen,
insbesondere keine Vertiefung hergestellt werden müsse (Sp.
5 Z.
49). [X.]iese Möglichkeit der Verbindung
eines Informationsträgers mit einem [X.]ruckwerk ist dementsprechend auch nicht auf den Buchdeckel beschränkt. Vielmehr kann eine Folientasche auch an den Innenseiten eines [X.]ruckwerks angebracht werden.
[X.]ie [X.]9 offenbart damit zwar Merkmal 1 des Gegenstands von Patentan-spruch
1 in der geltenden Fassung. Jedoch sind keiner
der beschriebenen Aus-führungsformen sämtliche Merkmale der Merkmalsgruppe
2
zu entnehmen. Zwar offenbart die [X.]9 mit der Ausführungsform, bei der der Informationsträger durch [X.]inlegen in eine Vertiefung auf der [X.]eckseite mit dem [X.]ruckwerk [X.] wird, die Merkmalsgruppe 2.1 zumindest insoweit, als auch beim [X.] die ebene Fläche des [X.] nach den [X.]rläuterungen in der [X.] in einer vorteilhaften Ausführungsform eine Vertiefung auf-34
-
18
-
weisen kann, um
das Überziehen des Gegenstands mit einer Schicht oder Folie zu erleichtern
([X.]. Abs.
16). [X.]ennoch wird der Gegenstand von [X.] von dieser Ausführungsform
der [X.]9 nicht neuheitsschädlich getroffen. [X.]enn die [X.]9 beschreibt diese
Möglichkeit der Verbindung ausschließlich
für die [X.]eckseite des [X.]ruckwerks. [X.]iese wird aber nicht im Sinne von Merkmal 2.2 in das Printmedium eingebunden.
Bei der Ausführungsform, die die Verwendung einer Folientasche vorsieht, ist zwar das Merkmal 2.2 offenbart, weil diese Form der Verbindung des Informationsträgers mit dem Printmedium nicht auf die [X.]eckseite beschränkt ist. [X.]s fehlt jedoch an einer Offenbarung der Merkmals-gruppe 2.1.
b)
[X.]as [X.] Gebrauchsmuster 295
20
349 ([X.]0) betrifft einen Hal-ter zum Befestigen von [X.]atenträgern an Zeitschriften, bei dem das Auflageteil zusammen mit dem auf ihm aufgelegten [X.]atenträger von einer Hülle umgeben wird. [X.]amit fehlt es jedenfalls an einer Offenbarung der Merkmalsgruppe 2.1.
2.
[X.]er Gegenstand von Patentanspruch
1 war dem Fachmann auch nicht durch die [X.]9 oder die [X.]0 nahegelegt.
a)
Zwar kommt die [X.]9 mit der Ausführungsform, bei der der [X.] dadurch mit dem [X.]ruckwerk verbunden wird, dass er in eine Vertie-fung eingelegt und diese mit einer Folie überzogen wird, dem Gegenstand der [X.]rfindung nahe. Indessen
offenbart die [X.]9 diese Art
der Verbindung nur für den Buchdeckel, nicht aber für zu bindende Buchseiten. Für diese kommt nach der [X.]9 nur die dort als weitere Verbindungsmöglichkeit vorgeschlagene, nicht auf den Buchdeckel beschränkte Befestigung des Informationsträgers mittels Foli-entaschen
in Betracht.
In der [X.]eibung der [X.]9 wird hierzu ausgeführt, dass diese Lösung gegenüber einer mit Folie bedeckten Vertiefung den Vorteil
habe, dass am [X.]ruckwerk keine Veränderungen vorgenommen werden müssen 35
36
37
-
19
-
(Sp.
5 Z.
4-9).
Bereits darin
kommt zum Ausdruck, dass die für die [X.]eckseite eines [X.]ruckwerks vorgeschlagene Anbringung einer Vertiefung einen höheren Aufwand erfordert. [X.]er Fachmann wird diese Lösung daher schon deshalb nicht ohne weiteres für die Innenseiten eines [X.]ruckwerks in [X.]rwägung ziehen.
Hinzu kommt, dass eine Vertiefung, wie sie in der [X.]9 offenbart ist, nach innen zum [X.]ruckwerk hin einen Boden aufweisen soll (Sp.
7 Z.
47-50). [X.]ies setzt für den Fachmann erkennbar voraus, dass
die betreffende Seite eine gewisse Stärke und Stabilität aufweist, was bei der [X.]eckseite eines [X.]ruckwerks regelmäßig der Fall sein wird, nicht jedoch bei den Innenseiten. [X.]ie Beklagte hat zudem in der mündlichen Verhandlung überzeugend dargelegt, dass der Fachmann eine [X.] im Buchdeckel zweckmäßigerweise durch eine Ausstanzung mit an-schließender Kaschierung der [X.]eckelinnenseite herstellen wird. Auch aus [X.]m Grunde kann der [X.]9 keine Anregung für den Fachmann entnommen wer-den, die für die [X.]eckseite vorgeschlagene Lösung auch auf die Innenseiten ei-nes [X.]ruckwerks anzuwenden, zumal die [X.]9 insoweit mit der Verwendung von Folientaschen eine aus ihrer Sicht einfachere
und weniger aufwändige Lösung zur Verfügung stellt.
b)
[X.]ie [X.]ntgegenhaltung [X.]0 liegt vom Gegenstand der [X.]rfindung noch weiter ab und konnte dem Fachmann damit erst recht keine Anregung für die patentgemäße Lösung geben.
38
-
20
-
V.
[X.]ie Kostentscheidung beruht auf §
121 Abs.
2 [X.] und §
91 Abs.
1 ZPO.
Meier-Beck
[X.]
Grabinski

[X.]
Kober-[X.]ehm
Vorinstanz:
[X.], [X.]ntscheidung vom 30.09.2014 -
1 Ni 13/14 ([X.]P) -

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