Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 28.05.2013, Az. X ZR 21/12

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 21/12
Verkündet am:

28. Mai 2013

Anderer

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache
Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

[X.]
[X.] § 117; ZPO § 529 Abs. 1 Nr. 2, § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3
Lässt das Patentgericht in seinem gemäß §
83 Abs.
1 [X.] erteilten Hinweis erkennen, dass es die Argumentation des [X.] in einem be-stimmten Punkt für zutreffend erachtet, hat der Kläger in der Regel keine Veran-lassung, zu diesem Punkt in erster Instanz weitere [X.] vorzutragen (Bestätigung von [X.], Urteil vom 28.
August 2012 -
X
ZR
99/11, [X.]Z 194, 290 = GRUR 2012, 1236 Rn.
38 -
Fahrzeugwechselstromgenerator).
[X.] §
116 Abs.
2
Die erstmals in der Berufungsinstanz geltend gemachte Verteidigung eines [X.] mit einer geänderten Fassung ist in der Regel gemäß §
116 Abs.
2 [X.] zulässig, wenn der Beklagte mit der Änderung einer von der erstinstanzlichen Beurteilung abweichenden Rechtsauffassung des [X.] Rech-nung trägt und den Gegenstand des Patents auf dasjenige einschränkt, was sich nach Auffassung des Patentgerichts schon aus der erteilten Fassung ergab.
[X.], Urteil vom 28. Mai 2013 -
X ZR 21/12 -
[X.]
-
2
-
Der X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhandlung vom 28.
Mai 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr.
Meier-Beck, die Richter Dr.
Grabinski, Dr.
Bacher und [X.] sowie die Richterin Schuster
für Recht erkannt:
Auf die Berufung der Klägerin, die im Übrigen zurückgewiesen wird, wird das am 6.
Dezember 2011 verkündete Urteil des 4.
Senats ([X.]) des [X.] abgeändert.
Das [X.] Patent 857
522 wird mit Wirkung für die [X.] unter Abweisung der weitergehenden Klage dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass in Patentanspruch
1 die Worte "mit den [X.]n (12) verbunden" ersetzt werden durch "an die [X.] (12) angebaut" und die weiteren [X.] auf diese Fassung zurückbezogen sind.
Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin zu 4/5 und die [X.] zu 1/5.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die [X.] erteilten [X.]n Patents 857
522 ([X.]), das am 12.
Januar 1998 unter Inanspruchnahme der Priorität einer [X.] Anmel-dung vom 16.
Januar 1997 angemeldet worden ist und eine [X.] betrifft. Die drei Patentansprüche lauten in der Verfahrenssprache:
1
-
3
-
"1.
[X.] (1), insbesondere Tandemgerüstgruppe, bestehend aus drei je-weils Führungsarmaturen (20) aufweisenden [X.] (2, 3, 4), insbe-sondere zwei [X.] (2, 3) und einem zwischen diesen angeord-neten Stauchgerüst (4), mit einer bedienungsseitig angeordneten Verschie-bebühne (11) und zum [X.] verfahrbaren Wechselwagen (17), dadurch gekennzeichnet, dass die Führungsarmaturen (20) mit den [X.] (12) verbunden sind und als Einheit zusammen mit den [X.] (2a, 3a, 4a) der drei [X.] (2, 3, 4) aus der [X.] herausfahrbar sind.
2.
[X.] nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass an die [X.] (21) angeschraubte [X.] (22a, 22b, 23a, 23b) [X.] mit den Armaturen (20) verbunden sind.
3.
[X.] nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass die [X.] (20) an jeweils einen mit gelenkigen Armaturlagerungen (26) aus-gebildeten [X.] (24) angeschraubt sind, der als Überbrückungsglied zwischen zwei einander zugewandten [X.]n
(221, 22b, 23a, 23b) angeordnet ist."
Die Klägerin hat das Streitpatent wegen fehlender Patentfähigkeit [X.]. Das Patentgericht hat die Klage abgewiesen. Dagegen wendet sich die Klägerin mit ihrer Berufung, mit der sie weiterhin die Nichtigerklärung des [X.] begehrt. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen
und vertei-digt das Streitpatent zusätzlich mit fünf Hilfsanträgen in geänderter Fassung.
Entscheidungsgründe:
Die zulässige Berufung ist teilweise begründet und führt zur [X.], soweit dessen Gegenstand über die mit dem ersten Hilfsantrag verteidigte Fassung hinausgeht.
2
3
-
4
-
I.
Das Streitpatent betrifft eine [X.].
1.
Nach den Ausführungen in der [X.]chrift waren im Stand der Technik [X.]n aus zwei stationären [X.] und einem dazwischen angeordneten Stauchgerüst bekannt, bei denen das mittlere Gerüst zum Wechsel der Walzen und Armaturen aus der [X.] heraus zur Bedien-seite hin verschoben werden kann. Als Nachteil einer bekannten Ausführungs-form wird in der [X.]chrift angegeben, für die [X.] und die Führungsarmaturen seien separate Verschiebe-
und Arbeitsbühnen erforder-lich, so dass sich kreuzende Bahnen ergäben. Außerdem sei zum Wechseln der [X.] ein Hilfskran erforderlich.
Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem,
eine [X.] zur Verfügung zu stellen, bei der die [X.] und [X.] mit geringerem Aufwand gewechselt werden können.
2.
Zur Lösung dieses Problems wird in Patentanspruch
1 des Streit-patents eine [X.] vorgeschlagen, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen
(die abweichende Gliederung des Patentgerichts ist in eckigen Klam-mern wiedergegeben):
4
5
6
7
-
5
-
1.
Die [X.] (1) [1] besteht aus
a)
drei [X.] (2, 3, 4) [2],
b)
einer bedienungsseitig angeordneten Verschiebebühne (11) [4] und
c)
zum [X.] verfahrbaren Wechselwagen (17) [5].
2.
Die [X.] (2, 3, 4) weisen Führungsarmaturen (20) auf [3], die
a)
mit den [X.]n (12) verbunden [6]
und
b)
als Einheit zusammen mit den bedienungsseitigen [X.]n (2a, 3a, 4a) der drei [X.] (2, 3, 4) aus der [X.] herausfahrbar [7]
sind.
II.
Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:
Der Gegenstand des [X.] umfasse lediglich [X.]n, die aus genau drei [X.] bestünden. Dies ergebe sich aus dem Oberbegriff, jedenfalls aber aus dem kennzeichnenden Teil von Patentanspruch
1.
Als Wechselwagen im Sinne von Merkmal 1
c [5] sei ein Wagen zu [X.], auf dem ein [X.] abgesetzt werden könne und der den [X.] eigenständig tragen und transportieren könne.
Merkmal 2
a [6] sei dahin auszulegen, dass die Führungsarmaturen über dafür vorgesehene
Halterungen direkt mit den Lagerungen der einzelnen [X.] verbunden sein müssten. Dies erschließe sich dem Fachmann, einem Dip-lom-Ingenieur (FH) der Fachrichtung Maschinenbau mit Schwerpunkt Konstruk-tionstechnik und mehrjähriger Erfahrung in der Konstruktion von [X.]n, vor allem aus den Angaben in der Beschreibung, wonach die [X.] fest integrierte Führungsarmaturen aufwiesen.
8
9
10
11
-
6
-
Der Gegenstand von Patentanspruch
1 des [X.] sei neu. Eine [X.] aus drei [X.] sei lediglich
in der [X.]n Patent-anmeldung 329
998 ([X.]) offenbart. Dort seien jedoch zumindest zwei [X.] auf der Bedienseite nicht aus der [X.] herausfahrbar.
Die Klägerin habe es -
das Patentgericht -
auch nicht davon überzeugen können, dass der Gegenstand von Patentanspruch
1 des [X.] nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.
Bei dem in der [X.]n Patentschrift 597
265 ([X.]) offenbarten [X.] könnten zwar die Walzen zusammen mit den Führungsarmaturen entfernt werden. Diese Möglichkeit bestehe aber nur bei einem einzigen [X.]. Außerdem seien die Führungsarmaturen nicht an den [X.] befestigt, sondern an einem Wechselrahmen. Verfahrbare Wechselwagen im Sinne von Merkmal 1
c [5] seien der Entgegenhaltung ebenfalls nicht zu [X.]. Vor diesem Hintergrund habe auch eine Kombination der Entgegen-haltungen [X.] und [X.] den Fachmann nicht dazu anhalten können, eine Walz-straße mit den Merkmalen 2
a und 2
b [6 und 7] auszugestalten.
In der US-Patentschrift 3
712
102 ([X.]) sei eine [X.] offenbart, bei der die [X.] in Kassetten angeordnet
seien, an denen gegebenenfalls auch Führungsarmaturen befestigt sein könnten. Verfahrbare Wechselwagen im Sinne von Merkmal 1
c [5] seien der Entgegenhaltung nicht zu entnehmen. Ferner könnten die [X.] nicht zusammen mit den [X.] ent-nommen werden. Diese verblieben beim Wechsel der [X.] an ihrer Position und könnten allenfalls zu der von der Verschiebebühne abgewandten Seite hin aus der [X.] herausgezogen werden. Weil damit auch in [X.] die Merkmale 2
a und 2
b [6 und 7] nicht offenbart seien, habe selbst eine Kombi-nation von [X.] und [X.] den Fachmann nicht dazu anleiten können, eine Walz-straße mit diesen Merkmalen zu versehen.
12
13
14
15
-
7
-
In der US-Patentschrift 4
907
437 ([X.]) sei ein [X.] offenbart, das auf der Bedienseite keinen Walzenständer aufweise. Schon deshalb habe [X.] weder für sich gesehen noch in Kombination mit [X.] das Merkmal 2
b [7] des [X.] nahelegen können.
III.
Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren
hin-sichtlich der erteilten Fassung des [X.] in einem
entscheidenden Punkt nicht stand.
1.
Die Auslegung des [X.] durch das Berufungsgericht ist nicht in jeder Hinsicht frei von Rechtsfehlern.
a)
Zu Recht ist das Patentgericht allerdings zu dem Ergebnis gelangt, dass das Streitpatent nur [X.]n schützt, die aus drei [X.] mit Führungsarmaturen bestehen.
Der zwischen den Parteien auch in der Berufungsinstanz umstrittenen Frage, ob sich diese Anforderung bereits aus dem in Patentanspruch
1 definier-ten Oberbegriff ergibt oder ob, wie die Klägerin geltend macht, die Merkmale 1
a und 2 [2 und 3] optional sind, kommt
in diesem Zusammenhang keine Be-deutung zu. Die genannte Anforderung ergibt sich, wie das Patentgericht zutref-fend dargelegt hat, jedenfalls aus dem kennzeichnenden Teil.
Merkmal 2
b [7] sieht ausdrücklich vor, dass die Führungsarmaturen und [X.] der drei [X.] als Einheit aus der [X.] herausfahrbar sind. Dieses Merkmal kann entgegen der Auffassung der Klägerin nicht als patentrechtlich
unbeachtliche Überbestimmung angesehen werden. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die übrigen Merkmale des Patents auch in einer Walz-straße mit mehr oder weniger als drei [X.] ihre erfindungsgemäßen Wirkungen entfalten würden. Auch wenn dies zu bejahen wäre, dürfte die [X.] Beschränkung des Gegenstandes auf [X.]n mit drei Walz-16
17
18
19
20
21
-
8
-
gerüsten bei der Auslegung des [X.] aufgrund des klaren
Wortlauts des Patentanspruchs nicht unberücksichtigt bleiben.
b)
Zu Recht hat das Patentgericht als Führungsarmaturen im Sinne von Patentanspruch
1 diejenigen Einrichtungen des [X.]s angesehen, die das Walzgut in den Walzspalt hinein und aus dem
Walzspalt heraus leiten. [X.] Beurteilung hat es zutreffend auf die Ausführungen in der Beschreibung (Abs.
11) und die dort in Bezug genommene Figur
4 des [X.] gestützt, die durch Aufnahme des dort erläuterten Begriffs "Führungsarmaturen" [X.] in Patentanspruch
1 gefunden haben.
c)
Rechtsfehlerhaft hat das Patentgericht hingegen aus der [X.] des [X.] die Schlussfolgerung abgeleitet, Merkmal 2
a [6] [X.] eine "direkte" Verbindung der Führungsarmaturen mit den [X.]n.
Aus der in Patentanspruch 1 enthaltenen Anforderung, dass "die [X.]" mit den [X.]n verbunden sind, ergibt sich allerdings, dass nicht nur einzelne Teile der Führungsarmaturen, sondern alle [X.], die dem oben angegebenen Zweck dienen, eine Verbindung mit den [X.] aufweisen müssen. Patentanspruch
1 enthält aber -
anders als die Patentansprüche 2 und 3 -
keine näheren Festlegungen dazu, wie diese [X.] beschaffen sein muss.
Einschränkungen lassen sich nur aus der Funktion der Verbindung ablei-ten. Diese ist in Merkmal 2
b [7] festgelegt, wonach die Führungsarmaturen und die [X.] zusammen mit den auf der Bedienseite angeordneten [X.]n aus der [X.] herausfahrbar sein müssen. Die Verbindung zwischen Führungsarmaturen und [X.]n muss mithin so ausgestaltet sein, dass beide eine Einheit bilden, die zur Bedienseite hin verfahrbar ist. Dies erfordert nicht zwingend eine direkte Verbindung zwischen den beiden Bautei-len. Wie sich zum Beispiel aus [X.] ergibt, kann dieser Anforderung vielmehr 22
23
24
25
-
9
-
auch dadurch genügt werden, dass [X.] und Führungsarmatur auf ei-nem gemeinsamen Wechselrahmen angebracht sind.
Aus den vom Patentgericht herangezogenen Ausführungen in der [X.], wonach die Führungsarmaturen in die [X.] fest integriert sind (Abs.
4 Z.
52), ergibt sich keine abweichende Beurteilung. Diese Anforde-rung hat in der erteilten Fassung von Patentanspruch
1 keinen Niederschlag gefunden.
Sie darf deshalb nicht herangezogen werden, um den Gegenstand des
[X.] enger zu definieren, als dies durch den Wortsinn des Patent-anspruchs vorgegeben ist.
d)
Ebenfalls nicht zutreffend ist die Auslegung, die das Patentgericht
dem Merkmal 1
c [5] gegeben hat.
Die danach vorgesehenen verfahrbaren Wechselwagen (17) haben nach der Beschreibung des [X.] die Funktion, die [X.] auf den Schienen (16) zu bewegen (Abs.
9 Z.
43-47). Diese Schienen verlaufen, wie sich aus Figur
1 ergibt, senkrecht zur [X.]. Sie dienen mithin dazu, die [X.] aus der [X.] herauszufahren, wie dies in Merkmal 2
c [7] vor-gesehen ist.
Zur Verwirklichung dieser Funktion ist nicht erforderlich, dass die Wech-selwagen als separate Bauteile ausgestaltet sind, auf die der [X.] erst nach Entfernen des [X.] aufgesetzt wird. Eine solche Ausgestal-tung ist zwar an der vom Patentgericht herangezogenen Stelle der [X.] dargestellt (Abs.
4 Z.
54-58). Auch diese Anforderung
hat aber in Pa-tentanspruch
1 keinen Niederschlag gefunden.
Entgegen der Auffassung des Patentgerichts reicht es deshalb zur [X.] von Merkmal 1
c [5] aus, wenn die [X.] oder die Einheit aus [X.], Führungsarmaturen und Walzenständer so ausgestaltet wer-26
27
28
29
30
-
10
-
den, dass sie auf Schienen oder einer sonstigen geeigneten Unterlage zur
Bedienseite
hin verfahren werden können. Ob die dafür vorgesehenen Einrich-tungen fest mit den übrigen Teilen verbunden sind oder ob der [X.] nur lose auf dem Wagen aufliegt, ist nach Patentanspruch
1 unerheblich.
2.
Dennoch hat das Patentgericht den Gegenstand von Patent-anspruch
1 des [X.] zu Recht als neu angesehen.
Insoweit beruht die angefochtene Entscheidung nicht auf den aufgezeigten Rechtsfehlern.
a)
In der Entgegenhaltung [X.] ist eine
[X.] offenbart, die aus drei [X.]
besteht, aber nicht das Merkmal 2
b [7] aufweist.
Die in [X.] beschriebene [X.], mit der sich (unter Bezugnahme auf die aus [X.] hervorgegangene Patentschrift) auch die Beschreibung des Streit-patents befasst, weist die Besonderheit auf, dass das in der Mitte angeordnete [X.] vollständig aus der [X.] herausgefahren werden kann. Dadurch wird Platz geschaffen, um die Führungsarmaturen (10) von dafür vor-gesehenen Arbeitsbühnen (18, 18') aus auf einfache Weise demontieren zu können ([X.] Sp.
7 Z.
4-20). Nach der Demontage der Führungsarmaturen kön-nen alle drei [X.] (27, 28, 29) mit Hilfe von daran angebrachten Rollen (11) auf Schienen (30) aus der [X.] herausgefahren und auf einem Bau-platz
(26) abgelegt werden
([X.] Sp.
7 Z.
29-36).
Damit fehlt es, wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, an [X.] 2
b [7]. Die [X.] können zwar aus der [X.] herausgefahren werden. Dafür müssen jedoch zuerst die Führungsarmaturen entfernt werden. Zudem ist den Ausführungen in [X.] nicht zu entnehmen, dass zusammen mit den [X.]n auch die Walzenständer verschoben werden.
31
32
33
34
-
11
-
Ebenfalls nicht offenbar ist Merkmal 2
a [6]. Auf welche Weise die [X.] mit dem [X.] verbunden sind, wird in [X.] nicht näher ausgeführt.
b)
In der Entgegenhaltung [X.] ist ein [X.] offenbart. Damit fehlt es, wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, bereits an Merkmal 1
a [2].
Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist
indes Merkmal 2
a [6] offen-bart.
[X.] befasst sich wie das Streitpatent mit dem Problem, den Wechsel der Walzen zu vereinfachen und die dafür erforderlichen Stillstandszeiten zu verrin-gern. Zur Lösung dieses Problems wird ein [X.] vorgeschlagen, bei dem der Walzenständer in einem Wechselrahmen angeordnet ist, der seitlich aus der [X.] herausbewegt werden kann ([X.] Sp.
2 Z.
9-12). Dieser Wechsel-rahmen ist zugleich als Armaturenträger ausgebildet ([X.] Sp.
32 Z.
22-23). Er enthält sämtliche Verschleißteile ([X.] Sp.
2 Z.
31-33: vertikale und horizontale Walzen sowie Armaturen bzw. profilabhängige Teile) und kann als Einheit aus-getauscht werden. Hierzu wird der mit dem Wechselrahmen verriegelte [X.] auf der Bedienseite zunächst ein Stück weit zur Seite hin weggefah-ren. Danach wird die Verriegelung gelöst und der Walzenständer in eine End-position verfahren. Der Wechselrahmen liegt danach frei in einer Zwischenposi-tion, zum Beispiel auf einem Fundament oder auf Schienen, und kann mit einem
Kran oder einer Verschiebebühne entfernt werden
(Sp.
2 Z.
16-34).
Damit ist Merkmal 2
a [6] offenbart. Dieses kann wie bereits ausgeführt auch dadurch verwirklicht werden, dass [X.] und Führungsarmaturen auf einem gemeinsamen Rahmen angeordnet sind.
Merkmal 2
b [7] ist nicht vollständig offenbart. Allerdings sind auch bei dem in [X.] beschriebenen [X.] die Führungsarmaturen, der [X.] und der bedienungsseitige Walzenständer als Einheit aus der [X.] heraus-35
36
37
38
39
-
12
-
fahrbar. Diese Funktion wird in [X.] aber nur für ein einzelnes [X.] offen-bart, nicht für alle drei [X.] einer Walzenstraße.
Nicht unmittelbar und eindeutig offenbart
ist ferner Merkmal 1
c [5]. Zwar wird in [X.] mehrfach ausgeführt, der Walzenständer werde zusammen mit dem Wechselrahmen "verfahren". In welcher Weise dies geschieht, wird aber nicht näher dargestellt. Erwähnt wird lediglich ein nicht dargestellter Verschiebezylin-der (Sp.
3 Z.
50-55). Daraus ergibt sich nicht eindeutig, dass die Einheit aus Walzenständer, [X.] und Führungsarmaturen auf einem Wagen ange-ordnet ist, wie dies nach Merkmal 1
c [5] erforderlich ist. Vor diesem Hinter-grund lassen sich entgegen der Auffassung der Klägerin auch aus der [X.] in den Figuren 1 bis 3 keine weitergehenden Schlussfolgerungen ziehen. Zwar könnten diese Zeichnungen dahin interpretiert werden, dass der [X.] auf Schienen angeordnet ist. Dann könnte das auf diesen Schienen ruhende Unterteil des [X.] als Wagen angesehen werden. Die Darstellung ist aber nicht so deutlich, dass sie auch ohne ergänzende An-gaben in der Beschreibung als unmittelbare und eindeutige Offenbarung dieses Merkmals ausreicht.
c)
In der Entgegenhaltung [X.] ist eine [X.] mit zwei Walzgerüs-ten offenbart. Damit fehlt es, wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, an Merkmal 1
a [2].
Die in [X.] beschriebene [X.] kann durch Umrüsten der beiden [X.] an verschiedene Einsatzzwecke angepasst werden. Um die Um-rüstzeiten zu verringern, sind die Walzen bei beiden [X.] in Kassetten angeordnet, die mit verhältnismäßig geringem Aufwand gewechselt werden können. Diese Kassetten können neben Anschlüssen für Hydraulik-, Schmier-
und Kühlmittelleitungen auch Führungselemente ([X.] Sp.
4 Z.
29-33: guides) aufweisen. Beim Auswechseln werden sie auf Schienen (24, 26, 27) bewegt
([X.] Sp.
4 Z.
55-56), die senkrecht zur [X.] stehen ([X.] Fig.
1-5). Zu diesem 40
41
42
-
13
-
Zweck sind an ihrer Unterseite Räder (63) angebracht ([X.] Sp.
9 Z.
49-51 und Fig.
15).
Entgegen der Auffassung der Berufung werden die Walzenständer (2, 3) beim Austausch der Kassetten nicht zusammen mit diesen verfahren. Vielmehr werden zunächst die beiden Kassetten (5, 6) seitlich herausgezogen. Diese beiden Vorgänge erfolgen gleichzeitig. Nach ihrem Abschluss sind die beiden Kassetten auf der Verschiebevorrichtung (19) positioniert ([X.] Sp.
4 Z.
50-61). Danach wird diese Vorrichtung in eine neue Position versetzt, so dass zwei [X.] Kassetten zum Einbau in die [X.] bereitstehen. Gleichzeitig mit diesem Positionswechsel werden die Walzenständer bewegt, um den Einbau einer breiteren Kassette zu ermöglichen
([X.] Sp.
4 Z.
65-68).
Diese Bewegung findet mithin, anders als dies die
Berufung postuliert, erst statt, nachdem die Kassetten aus der [X.] herausgefahren worden sind.
Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist damit allerdings das Merkmal 1
c [5] offenbart. Wie bereits oben ausgeführt wurde, reicht es zur Verwirklichung dieses Merkmals aus, wenn der [X.] so ausgestaltet ist, dass er senkrecht zur [X.] verfahren werden kann. Dies ist in [X.] durch die Räder (63) gewährleistet.
Nicht vollständig
offenbart ist Merkmal 2
a [6]. Bei der in [X.] offenbarten [X.] sind zwar an den zu den [X.]n gehörenden Walzenein-baustücken bestimmte
Bauteile angebracht, die als "stripping guides (163)" [X.] werden. Diese Bauteile entsprechen jedoch nicht den Führungsarma-turen im Sinne von Patentanspruch
1. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob sich die Funktion der "stripping guides" darin erschöpft, anhaftendes Material von den Walzen abzustreifen. Selbst wenn sie, wie die Klägerin geltend macht, in gewissem Umfang dazu beitragen könnten, das Walzgut in den Walzspalt hin-ein und aus dem Walzspalt heraus zu leiten, reichten sie allein jedenfalls nicht aus, um diese Funktion zu erfüllen. Die in [X.] offenbarte [X.] weist viel-43
44
45
-
14
-
mehr, wie auch die Klägerin nicht in Zweifel zieht, zusätzliche [X.] (170) auf, die nicht an den [X.]n, sondern an den [X.] befestigt sind (Sp.
6 Z.
61-67). Damit fehlt es an Merkmal 2
a [6], das wie oben dargelegt erfordert, dass alle Führungselemente mit den [X.]n verbun-den sind.
d)
In der Entgegenhaltung [X.] ist ein [X.] mit horizontalen Walz-ringen offenbart, die einseitig eingespannt sind. Damit fehlt es, wie das Patent-gericht zutreffend ausgeführt hat, schon an den Merkmalen 1
a [2] und 2
b [7].
Entgegen der Auffassung der Berufung ist diese Beurteilung nicht deshalb fehlerhaft, weil das in [X.] erwähnte und als bekannt vorausgesetzte Installati-onssystem (installation system 15) als Walzenständer bezeichnet werden könn-te. Ein Walzenständer im Sinne des [X.] dient der Lagerung der [X.]sätze. Diese Funktion kommt dem in [X.] offenbarten [X.] nicht zu. Dieses ist auf der von der einseitigen Lagerung des Walzrings abge-wandten Seite angebracht und dient dazu, eine aus Walzringen und einer [X.] bestehende Universalvorrichtung (universal device 13) an der Antriebseinheit (drive unit 11) zu montieren ([X.] Sp.
2 Z.
39-43).
3.
Zu Unrecht ist das Patentgericht aber zu dem Ergebnis gelangt, der Gegenstand von Patentanspruch
1 des [X.] in der erteilten Fassung beruhe auf erfinderischer Tätigkeit.
a)
Wie auch das Patentgericht im Ansatz nicht
verkannt hat, hatte der Fachmann, der auf der Suche nach Möglichkeiten war, den [X.] bei einer aus drei [X.] bestehenden [X.], wie sie in [X.] beschrie-ben ist, weiter zu vereinfachen, Veranlassung, auch Veröffentlichungen heran-zuziehen, die sich nur mit einzelnen [X.] oder mit [X.]n
befas-sen, die mehr oder weniger als drei [X.]
aufweisen. Auch bei der in [X.] offenbarten [X.] erfolgt der Wechsel der [X.] -
anders als das 46
47
48
49
-
15
-
diesem vorangehende Verschieben der [X.] insgesamt -
bei allen drei [X.] im Wesentlichen nach dem gleichen Prinzip. Der Fachmann hatte damit Anlass, bei der Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten auch solche Vorschläge in Betracht zu ziehen, die sich nur auf ein einzelnes [X.] be-ziehen, und gegebenenfalls zu prüfen, ob dieser Vorschlag auch bei einer aus drei [X.] bestehenden [X.] umgesetzt werden kann.
b)
Bei der Suche nach solchen Verbesserungsmöglichkeiten ergab sich für den Fachmann aus [X.] die Anregung, die [X.] und die Führungs-elemente so miteinander zu verbinden, dass sie zusammen ausgewechselt werden können und die weitere Demontage an einem anderen Ort erfolgen kann. Aus [X.] ergab sich darüber hinaus die Anregung, zusammen mit dem [X.] und den [X.] auch den bedienungsseitigen [X.] aus der [X.] herauszufahren und diesen erst dann von den übrigen Teilen abzulösen, wenn [X.] und Führungselemente auf einer [X.] positioniert sind.
Um zum
Gegenstand von Patentanspruch
1 des [X.] zu gelan-gen, musste der Fachmann das in [X.] für ein einzelnes [X.] offenbarte Konzept lediglich auf eine aus drei [X.] bestehende [X.] über-tragen. Hierzu hatte er aus den bereits oben dargelegten Gründen Veranlas-sung.
Nicht ausdrücklich erwähnt ist in [X.] zwar ein Wechselwagen im Sinne von Merkmal 1
c [5]. Die Ausführungen in [X.], wonach Walzenständer und Wechsel-rahmen miteinander "verfahren" werden, gab dem Fachmann aber Veranlas-sung, hierzu auf bekannte Lösungselemente zurückzugreifen, wie sie auch in anderen [X.] dargestellt sind, also auf Rollen, mit denen die [X.] auf Schienen bewegt werden können.
50
51
52
-
16
-
Den vom Patentgericht als ausschlaggebend angesehenen Unterschieden zwischen den in [X.] und [X.] offenbarten Lösungen und dem Gegenstand des [X.] kommt demgegenüber keine Bedeutung zu. Die Beurteilung des Patentgerichts beruht auf der Annahme, die Merkmale 1
c [5] und 2
a [6] erfor-derten eine besondere Ausgestaltung des Wechselwagens und der Verbindung zwischen Führungsarmaturen und [X.]n. Diese Annahme trifft aus den oben dargelegten Gründen nicht zu.
IV.
Der Gegenstand von Patentanspruch
1 und der darauf zurückbezo-genen weiteren Patentansprüche ist aber in der mit dem ersten Hilfsantrag ver-teidigten Fassung patentfähig.

1.
Nach dem ersten Hilfsantrag
sollen
in Merkmal 2
a [6] die Worte "mit den [X.]n (12) verbunden" ersetzt werden durch "an die [X.] (12) angebaut".
Mit dieser Änderung
verteidigt die Beklagte das Streitpatent in zulässiger Weise.
a)
Dem Hilfsantrag steht nicht entgegen, dass ihn die Beklagte erstmals in der Berufungsinstanz gestellt hat. Die hierfür geltenden Voraussetzungen des §
116 Abs.
2 [X.] sind erfüllt.
Die Verteidigung des [X.] mit dieser Fassung ist sachdienlich. Die Beklagte trägt damit der Rechtsauffassung des Senats
Rechnung und schränkt den Gegenstand im Wesentlichen auf dasjenige ein, was sich nach Auffassung des Patentgerichts bereits aus der erteilten Fassung ergab. Der geänderte [X.] kann deshalb auf Tatsachen gestützt werden, die der [X.] und Entscheidung über die Berufung ohnehin zugrunde zu legen hat.
b)
Das
geänderte Merkmal ist, wie auch die Klägerin nicht in Zweifel zieht, in den ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart.
53
54
55
56
57
58
-
17
-
c)
Entgegen der Auffassung der Klägerin führt die Änderung nicht zu einer Erweiterung des Schutzbereichs.
Wie bereits oben dargelegt wurde, umfasst der Gegenstand von Patent-anspruch
1 jede Ausführungsform, bei der die Führungsarmaturen in irgend-einer Weise mit den [X.]n verbunden sind. Die geänderte Fassung schränkt dies dahin ein, dass die Führungsarmaturen an die [X.] an-gebaut sein müssen. Damit sind mittelbare Verbindungen, etwa durch die An-bringung beider Bauteile an einen gemeinsamen Wechselrahmen,
ausge-schlossen. Ein Anbau erfordert vielmehr eine unmittelbare Verbindung zwi-schen den Führungsarmaturen und den [X.]n. Damit ist der Gegen-stand des [X.] im Vergleich zur erteilten Fassung eingeschränkt.
Aus der von der Klägerin angeführten Stelle in der Beschreibung des [X.], wonach Führungsarmaturen und [X.] miteinander fest verbunden sein müssen (Abs.
11 Z.
16
f.), ergibt sich keine abweichende Beur-teilung. Diese Anforderung hat wie bereits dargelegt in der erteilten Fassung von Patentanspruch
1 keinen Niederschlag gefunden. Selbst wenn die mit dem Hilfsantrag verteidigte Fassung auch Ausführungsformen umfasste, bei denen die Führungsarmaturen nur lose an die [X.] angebaut sind, ergäbe sich daraus mithin keine Erweiterung des Schutzbereichs.
Unabhängig davon ergibt sich gerade aus dem nach dem Hilfsantrag vor-gesehenen Merkmal, wonach die Führungsarmaturen an die
[X.] an-gebaut sind, dass die Führungsarmaturen so an den [X.]n befestigt sein müssen, dass sie auch die während des Betriebs der [X.] auftre-tenden Kräfte aufnehmen können.
2.
Der so eingeschränkte Gegenstand des [X.] ist nicht durch den Stand der Technik nahegelegt.
59
60
61
62
63
-
18
-
a)
In [X.] ist, wie das Patentgericht insoweit zutreffend ausgeführt hat, lediglich eine Anordnung offenbart, bei der die [X.] und die Führungs-armaturen in einem gemeinsamen Wechselrahmen angebracht sind,
ohne dass eine unmittelbare Verbindung zwischen den beiden Bauteilen besteht. Dies gab dem Fachmann keine Veranlassung, den vom Streitpatent geschützten Anbau ohne Zwischenschaltung eines solchen Rahmens in Betracht zu ziehen.
b)
In [X.] ist, wie bereits
oben im Zusammenhang mit der erteilten [X.] dargelegt wurde, das Merkmal 2
a [6] nicht vollständig offenbart, weil nicht alle Führungselemente an die [X.] angebaut sind.
Vor diesem Hintergrund kann offenbleiben, ob der Fachmann Anlass [X.], bei der Suche nach möglichen Weiterentwicklungen der in [X.] offenbaren Lösung auch [X.]n in Betracht zu ziehen, bei denen die [X.] durch Fenster in den [X.]n hindurchgeführt werden. Selbst wenn dies zu bejahen wäre, hätte sich für den Fachmann aus [X.] nicht die Anregung er-geben, abweichend von der dort offenbarten Ausgestaltung nicht nur einzelne, sondern alle Führungsarmaturen in der vom Streitpatent geschützten Weise an die [X.] anzubauen.

3.
Das neue Vorbringen der Klägerin in der Berufungsinstanz führt nicht zu einer ihr
günstigeren
Beurteilung.
a)
Dieses Vorbringen ist allerdings nach §
117 [X.] und §
531 Abs.
2 Satz
1 Nr.
3 ZPO zu berücksichtigen, obwohl es, wie auch die Klägerin nicht in Zweifel zieht, neu
ist.
[X.])
Mit ihrem auf drei Konstruktionszeichnungen ([X.] bis [X.] mit [X.] in [X.] und [X.]) gestützten Vortrag zu einer offen-kundigen Vorbenutzung durch ein später von ihr übernommenes Unternehmen im Jahr 1969 in [X.] und in [X.] und mit ihrem Vorbringen zu den er-64
65
66
67
68
69
-
19
-
gänzend vorgelegten [X.] 4
706
484 ([X.]) und 3
212
314 ([X.]) macht die Klägerin geltend, die Kombination der Merkmale 2
a und 2
b [6 und 7] sei im Stand der Technik bekannt gewesen. Insbesondere trägt sie
vor, die aus diesen [X.] ersichtlichen [X.] wiesen eine direkte Verbindung zwischen den Führungsarmaturen und den [X.]n auf, wie sie nach Auffassung des Patentgerichts zur Verwirklichung von [X.] 2
a [6] erforderlich ist.
[X.])
In erster Instanz hatte die Klägerin keinen Anlass, zu diesem Punkt näher vorzutragen.
Nach der Rechtsprechung des Senats ist ein Nichtigkeitskläger grundsätz-lich nicht gehalten, den Angriff gegen die Patentfähigkeit des [X.] auf alle denkbaren Gesichtspunkte zu stützen. Vielmehr dient der Hinweis, den das Patentgericht nach §
83 Abs.
1 [X.] gibt, auch dazu, die sich aus der Klage-begründung ergebende Fokussierung der Argumentation entweder als nach der vorläufigen Sicht des Patentgerichts sachgerecht zu bestätigen oder aber als nicht angemessen oder jedenfalls nicht zulänglich aufzuzeigen. Lässt das [X.] in seinem Hinweis erkennen, dass es die Argumentation des [X.] in einem bestimmten Punkt für zutreffend erachtet, hat der Kläger in der
Regel keine Veranlassung, zu diesem Punkt weitere [X.] vorzutragen ([X.], Urteil vom 28.
August 2012 -
X
ZR
99/11, [X.]Z 194, 290 = GRUR 2012, 1236 Rn.
38 -
Fahrzeugwechselstromgenerator).
Im Streitfall hat das Patentgericht in seinem Hinweis zwar mitgeteilt, dass es das Klagevorbringen als nicht ausreichend ansieht. Es hat dies jedoch damit begründet, bei den als am nächsten liegend zu erachtenden Entgegenhaltun-gen [X.] und [X.] seien die Merkmale 2
b, 1
c und 1
a [7, 5 und 2] nicht verwirk-licht. Zu Merkmal 2
a [6] hat es hingegen ausgeführt, dieses erschließe sich aus [X.]. Dass dieses Merkmal möglicherweise eine direkte Verbindung zwischen den Führungsarmaturen und den [X.]n
erfordern und deshalb auch in 70
71
72
-
20
-
[X.] nicht offenbart sein könnte, ergibt
aus dem Hinweis nicht. Angesichts [X.] hatte die Klägerin keinen Anlass, zusätzliche [X.] vorzule-gen, in denen dieses Merkmal offenbart ist. Ihr innerhalb der Frist für die [X.] eingegangenes ergänzendes Vorbringen ist deshalb zu be-rücksichtigen.
b)
In der Sache führen die neuen [X.] nicht zur Verneinung der Patentfähigkeit.
[X.])
Hinsichtlich der Neuheit ergibt sich schon deshalb keine [X.] Beurteilung, weil
die zusätzlich vorgelegten [X.] keine Walz-straße zum Gegenstand haben, die aus drei [X.] besteht.
[X.])
Hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit vermögen die neuen Ent-gegenhaltungen keine der Klägerin günstige Entscheidung zu stützen.
(1)
Durch die behaupteten und anhand der
Zeichnungen [X.] bis [X.] veranschaulichten Vorbenutzungen ist ein [X.] offenbart, bei dem [X.] unmittelbar an Bauteile angeschraubt sind, die die obere bzw. untere Walze umschließen und deshalb als Teil eines [X.]es im Sinne von Merkmal 2
a [6] angesehen werden können. Wie die Beklagte zu Recht geltend macht, ergibt sich daraus jedoch nicht, dass die [X.] zusam-men mit diesen Führungsarmaturen und dem bedienungsseitigen [X.] aus der [X.] herausgefahren werden können. Vor diesem Hintergrund konnte der Fachmann dieser Vorbenutzung nicht die Anregung entnehmen, die Merkmale 2
a und 2
b [6 und 7] von Patentanspruch
1 des [X.] [X.] zu kombinieren.

Der abweichende Vortrag der Klägerin, aus den zeichnerischen [X.]en ergebe sich, dass Walzen und Führungsarmaturen als Einheit zusam-men mit den bedienungsseitigen [X.] der [X.] aus der 73
74
75
76
77
-
21
-
[X.] herausgefahren würden, gibt keinen Anlass zur Erhebung des ange-botenen Sachverständigenbeweises. Die Klägerin zeigt keine konkreten [X.] dafür auf, aus welchen Teilen der zeichnerischen Darstellung sich die von ihr behauptete Vorgehensweise ergeben soll. Anlass zu konkretem Vor-trag hierzu hätte schon deshalb bestanden, weil die Beklagte überzeugende Anhaltspunkte dafür aufgezeigt hat, dass die Walzenständer fest mit dem [X.] verbunden sind.
Der ergänzende Antrag auf Vernehmung eines Zeugen ist zum Beweis der behaupteten Tatsache ungeeignet. Gegenstand der Beweiserhebung durch Zeugen sind Wahrnehmungen über vergangene -
ausnahmsweise auch ge-genwärtige -
Tatsachen und Zustände ([X.], Urteil vom 18.
März 1993 -
IX
ZR
198/92, NJW 1993, 1796, 1797). Der unter Beweis gestellte Vortrag der Klägerin betrifft keine solche Tatsache, sondern die Frage,
was den vorgelegten Zeichnungen zu entnehmen ist. Zeugen, die die behauptete Vorbenutzung un-abhängig von den Zeichnungen aus eigener Anschauung schildern könnten, stehen, wie die Klägerin klargestellt hat, nicht zur Verfügung.
Unabhängig davon ist der Darstellung in [X.] bis [X.]
nicht zu entneh-men, dass alle zur [X.] gehörenden Führungsarmaturen in der in Rede stehenden Weise an die [X.] angeschraubt sind, wie dies nach [X.] 2
a [6] erforderlich ist. Mangels eines solchen Hinweises hatte der [X.] keine Veranlassung, eine solche Ausgestaltung in Betracht zu ziehen.
(2)
Die Entgegenhaltung [X.]
gab dem Fachmann ebenfalls keine An-regung, die Merkmale 2
a
und 2
b [6 und 7]
miteinander zu kombinieren.
In [X.] ist ein
[X.]
mit einem Satz horizontaler und vertikaler [X.] offenbart. Als Stand der Technik werden unter anderem [X.] be-schrieben, bei denen ein Kassettenrahmen sowohl die horizontalen als auch die vertikalen Walzen trägt. Daran wird als nachteilig bemängelt, dass zum Wech-78
79
80
81
-
22
-
seln der Walzen stets der gesamte Kassettenrahmen entfernt und zur [X.] und [X.] zu einem Arbeitsbereich transportiert werden müsse ([X.] 21 Sp.
1 Z.
54-63).
Als Alternative wird in [X.] ein [X.]
vorgeschlagen, bei dem der die Walzen tragende Rahmen nur zum Teil entfernt werden muss, um die [X.] wechseln zu können ([X.] Sp.
2 Z.
8-15). Um dies zu ermöglichen, weisen die beiden Walzenständer (16, 18) jeweils eine Öffnung auf. Darin ist ein inne-rer Rahmen (24) angeordnet ([X.] Sp.
3 Z.
31-33). In diesem Rahmen sind die Rollen gelagert. Zum Wechseln der Rollen verbleibt der Rahmen im [X.]. Es muss lediglich ein Joch (42) entfernt werden. Dann kann der [X.] mittels eines Wagens (80) entnommen werden
([X.] 21 Sp.
5 Z.
47-68).
Daraus ergab sich für den Fachmann nicht die Anregung, zusammen mit dem [X.] und den Führungsarmaturen auch den bedienungsseitigen Walzenständer aus der [X.] herauszufahren. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob bei der in [X.] offenbarten Ausführungsform nur der innere Rah-men (24) als Walzenständer im Sinne des [X.] anzusehen ist oder zu-sätzlich auch die diesen aufnehmenden Ständer (16 und 18). Alle diese Bau-teile verbleiben beim Wechsel eines Rollensatzes zumindest teilweise im [X.].

(3)
Aus der Entgegenhaltung [X.] ergaben sich keine weitergehenden Anregungen.
In [X.] 22 ist ein [X.] mit auswechselbaren Walzen offenbart. Es [X.] aus zwei vertikalen [X.] (11, 12), die an ihrem unteren Ende starr an [X.] (13) befestigt sind ([X.] Sp.
3 Z.
24-29).
Die Walzen sind in [X.] (17, 18) angeordnet ([X.] Sp.
3 Z.
32-37). Zur Positio-nierung der Einbaustücke sind Balken (24, 25) vorgesehen. Diese erleichtern auch den Wechsel der horizontalen Walze. Hierzu müssen zunächst die vertika-82
83
84
85
-
23
-
len Walzen entfernt werden. Dann kann die untere Walze mit den [X.] (25) zu einer Wechselvorrichtung geschoben werden ([X.] Sp.
5 Z.
8-26). Zum Auswechseln der oberen Walze wird der Balken (24) ebenfalls zu einer Wechselvorrichtung ausgerichtet ([X.] Sp.
5 Z.
60-63).
Auch aus dieser Entgegenhaltung ergab sich für den Fachmann nicht die Anregung, einen vollständigen [X.] zusammen mit den Führungsarma-turen und dem
bedienungsseitigen Walzenständer aus der [X.] herauszu-fahren.
V.
Der Senat hat gemäß §
119 Abs.
5 Satz
2 [X.] in der Sache zu [X.], weil diese zur Endentscheidung reif ist. Die fehlerfreien Tatsachen-feststellungen des Patentgerichts und der Vortrag der Parteien bilden eine aus-reichende Grundlage, um die Auslegung des [X.] und die Patentfähig-keit von dessen Gegenstand in der erteilten und der mit dem ersten Hilfsantrag verteidigten Fassung zu beurteilen.
Über den von der Klägerin
vorsorglich gestellten [X.] war nicht zu entscheiden. Diesen Antrag hat die Klägerin nur für den Fall gestellt, dass über den dritten Hilfsantrag (ursprünglich Hilfsantrag
II) zu entscheiden ist. Diese -
zulässige -
innerprozessuale Bedingung ist nicht eingetreten.
86
87
88
-
24
-
VI.
Die Kostenentscheidung beruht auf §
121 Abs.
2 [X.] sowie
§
92
Abs.
1
und §
97 Abs.
1 ZPO.
Meier-Beck
Grabinski
Bacher

[X.]
Schuster
Vorinstanzen:
[X.], Entscheidung vom 06.12.2011 -
4 Ni 5/11 (EP) -

89