Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 31.05.2016, Az. I ZB 39/15

[X.]:[X.]:[X.]:2016:310516BIZB39.15.0

BUN[X.]SGERICHTSHOF
BESCHLUSS
I
ZB
39/15
vom

31. Mai 2016

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 30 2012 000 861

Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

[X.]
[X.] § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 50 Abs. 1 und 2
a)
Der anpreisende Sinn einer Bezeichnung schließt deren Eignung, als Herkunftshinweis zu wirken, nur dann aus, wenn der Verkehr die [X.] ausschließlich als werbliche Anpreisung versteht.
b)
Auf Beispiele, in denen das Markenwort (hier: "[X.]") nicht in Alleinstel-lung, sondern stets im Zusammenhang mit anderen Worten benutzt wird, aus denen sich seine werbliche Bedeutung erschließt (hier: Bezugnahme auf [X.] oder [X.] Produkte, "sagen sie oui zu ..."), kann die Annahme einer allgemeinen Werbeaussage des Markenwortes ohne
jegli-che Unterscheidungskraft nicht gestützt werden.
[X.], Beschluss vom 31. Mai 2016 -
I [X.] -
[X.]

-
2
-
Der [X.]
Zivilsenat des [X.] hat am
31.
Mai 2016
durch den
Vorsitzenden Richter Prof.
Dr.
Büscher, die Richter
Prof. Dr.
Schaffert, Dr.
Kirchhoff, Dr. Löffler
und
die Richterin
Dr.
Schwonke
beschlossen:
Auf die Rechtsbeschwerde
der Markeninhaberin wird der Beschluss des 27.
Senats ([X.]) des Bundespatent-gerichts vom 9.
Dezember 2014
aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das [X.] zurückverwiesen.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000

festgesetzt.

Gründe:
A. Für die Markeninhaberin ist seit dem 2.
Februar 2012 die Wortmarke Nr. 30 2012 000 861
[X.]
für folgende
Waren der
[X.]
1
-
3
-
Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in [X.] enthalten; [X.], Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und [X.]messinstrumente
und folgende Waren der [X.]
Bekleidungsstücke, Damenoberbekleidung, Halstücher, Seidentücher, Gürtel, Schuhwaren, Kopfbedeckungen
eingetragen.
Die Antragstellerin hat
beim Deutschen Patent-
und Markenamt die Lö-schung der Marke beantragt
und geltend gemacht, die Marke
sei nicht unter-scheidungskräftig
und freihaltebedürftig. Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag
widersprochen.
Das Deutsche Patent-
und Markenamt
hat mit Beschluss vom 30.
Januar 2014
die Löschung der Marke für die Waren der [X.] angeordnet und den Löschungsantrag im Übrigen zurückgewiesen. Auf die Beschwerde der Antrag-stellerin hat das [X.] die Löschung der Marke auch im Hinblick auf die Waren der [X.] angeordnet.
Hiergegen wendet sich die [X.] mit der vom [X.] zugelassenen Rechtsbeschwerde.
B. Das [X.] hat angenommen, der Marke fehle für die
eingetragenen Waren
jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von §
8 Abs.
2 Nr.
1 [X.]. Dazu hat es ausgeführt:
Die
angegriffene Marke
"[X.]"
sei als Basisbegriff
der auch im Inland geläufigen [X.]n Sprache in seiner Bedeutung "ja"
dem [X.] und Schuhen verständlich. In dieser Be-deutung erschöpfe sie sich in einer werbemäßigen Ansprache, indem sie die Aufmerksamkeit der Kunden durch [X.] Wohlwollen
zu gewinnen und zu binden suche. Der Umstand, dass das aufgrund seiner Funktion als Ansprache 2
3
4
5
-
4
-
prägnante Wort nicht im Einzelnen erkennen lasse, aus welchen Gründen die Waren Zustimmung verdienten, ändere nichts an seinem alleinigen Charakter als Werbehinweis. Zudem sei bei der Prüfung der Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] das auch im Streitfall gegebene Allgemeininteresse an der freien Nutzung naheliegender Wörter der Werbesprache zu berücksichtigen.
C. Die
zulässige
Rechtsbeschwerde
ist begründet.
[X.] Die ohne Beschränkung auf einen abgrenzbaren Teil zugelassene Rechtsbeschwerde eröffnet dem Rechtsbeschwerdegericht die volle rechtliche Nachprüfung des angefochtenen Beschlusses, ohne dass diese
auf die Ent-scheidung der als Zulassungsgrund angeführten Rechtsfrage beschränkt ist (vgl. [X.], Beschluss vom 6.
Juli 1995
I
ZB
27/93, [X.]Z 130, 187, 191

Füllkörper; Beschluss vom 9.
Juli 2015

I
ZB
65/13, [X.], 1012 Rn.
7
=
WRP 2015, 1108

Nivea-Blau).
I[X.] Die Beurteilung des [X.]s, die Marke "[X.]"
sei für die eingetragenen Waren
nicht unterscheidungskräftig, hält der rechtlichen Nach-prüfung
nicht stand.

1.
Eine
Marke wird nach § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 [X.] auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn sie entgegen § 8 [X.] eingetragen ist und das Schutzhindernis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nrn. 1 bis 9 [X.] auch noch im [X.]punkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung besteht.
Gemäß §
54 Abs.
1, §
50
Abs.
1,
§
8 Abs.
2 Nr.
1 [X.] ist einer einge-tragenen Marke der Schutz zu entziehen, wenn ihr im Hinblick auf
die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, jegliche Unterscheidungskraft fehlt.
Unterscheidungskraft im Sinne von §
8 Abs.
2 Nr.
1 [X.] ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-6
7
8
9
-
5
-
mittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienst-leistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und die Waren oder Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unter-nehmen unterscheidet (vgl. [X.], Urteil vom 21.
Januar 2010

C398/08, [X.]. 2010, [X.] =
[X.], 228 Rn.
33

Audi/[X.]
[Vorsprung durch Technik]; [X.], Beschluss vom 21.
Dezember
2011

I
ZB
56/09, [X.], 270
Rn.
8
= [X.], 337

Link economy; Beschluss vom 4.
April 2012
I
ZB
22/11, [X.], 1143 Rn.
7 = [X.], 1396
[X.]; Beschluss vom 22.
November 2012

I
ZB
72/11, [X.], 731 Rn.
11 = [X.], 909

[X.]; Beschluss vom 19. Februar 2014 -
I [X.], [X.], 569 Rn.
10 = [X.], 573 -
HOT; Beschluss vom 10. Juli 2014 -
I [X.], [X.], 872 Rn. 12 = [X.], 1062 -
Gute Laune Drops). Die Haupt-funktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden ([X.], Beschluss vom 4.
Dezember 2008

I
ZB
48/08, [X.], 778 Rn.
11 = [X.], 813

Willkommen im Leben; Beschluss vom 24.
Juni 2010

I
ZB
115/08, [X.], 1100 Rn.
10 = [X.], 1504
[X.]!; [X.], [X.], 872 Rn.
12 -
Gute Laune Drops).
Die Unterscheidungskraft ist im Hinblick auf
jede der Waren oder Dienst-leistungen, für die die Marke Schutz beansprucht, gesondert zu beurteilen. Maßgeblich
ist die Anschauung des angesprochenen Verkehrs. Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Wa-ren oder Dienstleistungen abzustellen ([X.], Urteil vom 8.
Mai 2008

304/06, [X.]. 2008, [X.] = [X.], 608 Rn.
67
EUROHYPO; [X.], Beschluss vom 15.
Januar 2009

I
ZB
30/06, [X.], 411 Rn.
8 = [X.]
-
6
-
2009, 439
[X.]; [X.], [X.], 731 Rn.
11

[X.]; [X.], 569 Rn. 11 -
HOT).
Dieser wird die Marke so wahrnehmen, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtung zu unterziehen ([X.], [X.], 270 Rn.
12
Link economy; [X.], 872 Rn. 13 -
Gute Laune Drops).
2. Das [X.]
hat angenommen,
die Bedeutung des vom
inländischen
Durchschnittsverbraucher mit "ja"
übersetzten
[X.]
"[X.]", das durch sprachliche Einkleidung einen auf die Waren bezogenen Zusam-menhang
zum [X.]n Kulturkreis herstelle, erschöpfe sich im
Kontext der Bewerbung von Modeartikeln in einer werbemäßigen Ansprache, indem es die Aufmerksamkeit der Kunden durch [X.] Wohlwollen zu gewinnen und zu binden suche.
Diese Beurteilung hält den Angriffen der Rechtsbeschwerde nicht stand. Das [X.] hat zu hohe Anforderungen an das Vorliegen von
Unterscheidungskraft gestellt.
a) Allerdings kommt die Eignung, Waren oder Dienstleistungen ihrer Her-kunft
nach zu unterscheiden, solchen Angaben nicht zu, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der [X.] oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr
etwa auch wegen einer entsprechenden Verwen-dung in der Werbung
stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden ([X.], [X.], 952 Rn.
10
[X.]; [X.], Beschluss vom 14.
Januar 2010
I
ZB
32/09, [X.], 640 Rn.
13 = [X.], 891
hey!; [X.], [X.], 270 Rn.
11
Link economy; [X.], 1143 Rn.
9
[X.]; [X.], 569 Rn. 26 -
HOT; [X.], 872 Rn. 21 -
Gute Laune Drops).
b) Entgegen der Annahme des [X.]s wird der durch die Bezeichnung von Bekleidungsstücken
angesprochene normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige inländische Durchschnittsver-11
12
13
-
7
-
braucher die Bezeichnung "[X.]"
nicht stets nur als Werbeaussage ohne Unterscheidungskraft verstehen.
aa) Allerdings
ist das [X.] zutreffend davon ausgegan-gen, dass der [X.] Durchschnittsverbraucher das Markenwort in seiner Bedeutung als "ja"
erkennen wird. Es hat angenommen,
das Wort "[X.]"
gehöre zu den Basisbegriffen der [X.]n Sprache und werde -
wie auch andere charakteristische [X.] Ausdrücke, etwa "merci"
oder "bonjour"
-
mit Rücksicht auf die kulturelle wie wirtschaftliche Bedeutung und die räumliche Nähe französischsprachiger Länder im Inland ungezwungen in alltäglichen Zusammenhängen mit Bezug zu deren Kultur verwendet. Das Verständnis des Begriffs "[X.]"
setze auf dieser
Grundlage keine entwickelten [X.] voraus, sondern könne als solches einschließlich der schriftlichen Wiedergabe des [X.] dem Allgemeinwissen eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen inländischen Durchschnittsver-brauchers
von Bekleidungsartikeln und Schuhen zugerechnet werden.
Soweit die Rechtsbeschwerde abweichend von der tatrichterlichen Würdigung geltend macht, der inländische Verbraucher verfüge nicht über das für eine Über-setzung des [X.] erforderliche Mindestmaß an Kenntnissen der [X.], zeigt sie keinen Rechtsfehler des [X.]s auf, sondern setzt in unzulässiger Weise ihre eigene Auffassung an die Stelle derjenigen des Tatrichters.
[X.]) Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde hat das Bundespatent-gericht bei seiner tatrichterlichen Beurteilung der Verkehrsauffassung
zudem
nicht allein auf die Verwendung des [X.]
im Zusammenhang
mit der Kultur französischsprachiger Länder
abgestellt, sondern auch einen konkreten Bezug zu den eingetragenen Waren hergestellt. Es hat insoweit festgestellt, dass der [X.]n Sprache vor allem aufgrund der Wertschätzung und Assoziationskraft, die die [X.] Lebensart und die [X.] Mode 14
15
-
8
-
genössen, auf dem
Produktsektor der Mode eine herausgehobene Bedeutung zukomme. Ergänzend hat das [X.] auf die Begriffe "savoir-vivre", "Haute Couture"
und "Prêt-à-porter"
Bezug genommen. Diese mit der Lebenserfahrung im Einklang stehenden Feststellungen lassen keine Rechtsfehler erkennen.
Die Rechtsbeschwerde hält dem ohne Erfolg entgegen, die Modebranche sei international ausgerichtet, weshalb die Verbraucher ihnen fremde Begriffe als feststehend hinnähmen und nicht versuchten, sie einer bestimmten Sprache zuzuordnen oder zu übersetzen, zumal die Bedeutung der [X.]n Sprache im Bereich der Mode zu Gunsten der deutlich einfacheren [X.] im Laufe der [X.] immer mehr abgenommen habe. Damit zeigt die
Rechtsbeschwerde
keinen Rechtsfehler
des [X.]s auf, sondern setzt
wiederum ihre eigene Auffassung an die Stelle derjenigen des Tatrichters.
[X.]) Die Rechtsbeschwerde macht ferner geltend, das [X.] habe seiner Beurteilung eine unzulässige analysierende Betrachtungsweise zugrundegelegt, indem es das von ihm angenommene Begriffsverständnis in mehreren gedanklichen Zwischenschritten ermittelt habe. So müsse der [X.] zunächst den [X.]n Begriff "[X.]"
in die [X.] Sprache übersetzen und anschließend aus der Bedeutung
des Wortes
"ja"
sowie aus der Verwendung der [X.]n Sprache schließen, dass eine Kunden-akquisition für Bekleidungswaren beabsichtigt sei. Eine solchermaßen zerglie-dernde und interpretierende Betrachtungsweise
nähmen die angesprochenen Verkehrskreise
indes nicht vor. Sie sei daher nicht geeignet, das Fehlen [X.] Unterscheidungskraft zu begründen. Auch damit dringt die Rechtsbe-schwerde nicht durch.
(1) Die Rechtsbeschwerde geht im Ausgangspunkt allerdings zutreffend davon aus, dass der Verkehr die Marke so wahrnehmen wird, wie sie ihm 16
17
18
-
9
-
entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtung zu unterziehen. Ein Bedeutungsgehalt, der erst in mehreren gedanklichen Schritten ermittelt wird, kann die Annahme einer fehlenden
Unterscheidungskraft nicht tragen
(vgl. [X.], [X.], 270 Rn.
12
Link economy;
[X.], 1143 Rn.
10

[X.]; [X.], 565 Rn. 24 -
smartbook; [X.], 872 Rn. 50 -
Gute Laune Drops).
(2) Im Streitfall hat das [X.] jedoch keine solche unzu-lässige analysierende Betrachtung in mehreren gedanklichen Schritten vorge-nommen. Es ist vielmehr davon ausgegangen, dass der angesprochene [X.] das Markenwort aufgrund seines Allgemeinwissens in seiner Bedeutung als "ja"
erkennen und bei einer Verwendung im Zusammenhang mit dem von der Marke beanspruchten Waren der [X.] ohne weiteres als werbende Anpreisung wahrnehmen
wird.
[X.]) Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde fehlt ein Interpreta-tionsbedürfnis aufgrund werblicher Anpreisung nicht lediglich
bei aus mehreren Wörtern bestehenden Werbeslogans, sondern auch bei einem prägnanten [X.], wenn dessen Bedeutung
ohne weiteres eine anpreisende Wirkung in Bezug auf konkrete Waren oder Dienstleistungen beinhaltet
(vgl. [X.], [X.], 569 Rn. 26 f. -
HOT).
(4) Das [X.] hat ferner mit Recht angenommen, der Umstand, dass das aufgrund seiner Funktion als Ansprache prägnante Wort "Oui"
nicht im Einzelnen erkennen lasse, aus welchen Gründen die Waren Zustimmung verdienten, ändere nichts an seinem Charakter als Werbehinweis. Dagegen hat die Rechtsbeschwerde keine [X.] erhoben.
dd) Mit Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde jedoch gegen die An-nahme des [X.]s, der durch die Bezeichnung von Bekleidungs-19
20
21
22
-
10
-
stücken angesprochene Durchschnittsverbraucher werde die Bezeichnung "[X.]"
stets nur als Werbung
und nicht auch als Unterscheidungsmittel
verstehen.
(1) Entgegen der Annahme des [X.]s folgt eine aus-schließlich anpreisende Bedeutung nicht bereits daraus, dass dem Wort "ja"
bei einer Verwendung für die in Rede stehenden Waren für sich genommen der Ausdruck beifälligen Wohlwollens zukommt. Der anpreisende Sinn einer Be-zeichnung schließt deren Eignung, als Herkunftshinweis zu wirken, nicht aus (vgl. [X.], [X.], 872 Rn. 23 -
Gute Laune Drops). Erforderlich ist viel-mehr die Feststellung, dass der Verkehr die Bezeichnung ausschließlich als werbliche Anpreisung versteht ([X.], [X.], 173 Rn. 28 -
for you). Dafür ist vorliegend vom [X.] nichts konkret festgestellt und auch sonst nichts ersichtlich.
(2) Soweit das
[X.]
seine Würdigung auf die im Verfahren eingereichten Verwendungsbeispiele
für Bekleidung
stützt ("sagen Sie oui zum paree
mit dieser Eifel-Turm-Krawatte"
sowie "Ich sage Oui
zu der Baskenmütze von [X.]"), kann dies die Annahme nicht begründen, das Markenwort verfüge ausschließlich über eine Eignung, als Werbeaussage Verwendung zu finden. Die Rechtsbeschwerde macht zutreffend geltend, in den vom Bundespatent-gericht angeführten Verwendungsbeispielen werde das
Wort
"oui"
weder in Alleinstellung noch im Sinne einer werbenden Anpreisung verwendet, sondern lediglich als Übersetzung des [X.] Wortes "ja".

Es ist auch nicht ersichtlich, dass
der inländische Verkehr allgemein
an eine ausschließlich werbliche Verwendung des [X.] gewöhnt ist. Das Deutsche Patent-
und Markenamt hat eine solche Verkehrsgewöhnung nicht feststellen können. Es ist
davon ausgegangen, dass der Begriff "oui"
in den von der Antragstellerin vorgelegten Beispielen immer im Kontext mit anderen 23
24
25
-
11
-
Worten verwendet wird, aus denen sich seine
Bedeutung erschließt. In den Verwendungsbeispielen
werde stets der Bezug zu [X.] oder [X.] oder zu [X.]n Produkten
hergestellt. Keines der angeführten Beispiele betreffe das Wort "[X.]"
in Alleinstellung.
Zudem werde "[X.]"
in keinem Beispiel im Sinne einer allgemeinen werblichen Anpreisung verstanden. Diese Fest-stellungen des [X.] Markenamts stehen mit der Lebens-erfahrung im Einklang. Umstände, die eine abweichende Beurteilung [X.] könnten, hat das [X.] nicht festgestellt.
II[X.]
Im vorliegenden Verfahren stellen sich keine entscheidungserheblichen Fragen zur Auslegung des Unionsrechts, die ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der
Europäischen Union nach Art.
267 AEUV erfordern.

26
-
12
-
IV. Der angefochtene Beschluss ist somit aufzuheben und die Sache zur
anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das [X.] zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 [X.]).
Büscher
Schaffert
Kirchhoff

Löffler
Schwonke
Vorinstanz:
[X.], Entscheidung vom 09.12.2014 -
27 W(pat) 24/14 -

27