Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 21.01.2010, Az. Xa ZR 20/06

[X.] DES VOLKES URTEIL Xa ZR 20/06 Verkündet am: 21. Januar 2010 [X.] als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in der [X.] - 2 - Der [X.] des [X.] hat auf die mündliche Verhandlung vom 21. Januar 2010 durch [X.] und Keuken-schrijver, die Richterin [X.] und [X.] [X.] und [X.] für Recht erkannt: Auf die Berufung der Klägerin wird das am 20. Dezember 2005 verkün-dete Urteil des 4. [X.]s ([X.]) des [X.] abgeändert und wie folgt neu gefasst: Das [X.] Patent 563 575 wird unter Abweisung der weitergehen-den Klage mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] insoweit für nichtig erklärt, als Patentanspruch 1 über fol-gende Fassung hinausgeht, an die sich die weiteren Patentansprüche anschließen: "Verfahren zur fortlaufenden Herstellung eines aus einem glatten Innenrohr (107) und einem mit diesem verschweißten mit [X.] (24) versehenen Außenrohr (105) bestehenden [X.] (23) mit einer Rohr-Muffe (108) mit folgenden Verfahrensschritten: - Es wird ein [X.] (104) durch eine [X.] (93) extrudiert; - der [X.] (104) wird durch von außen aufgebrachtes Teil-Vakuum mit einer Wellung mit [X.] (24) versehen; - es wird ein [X.] (106) durch eine [X.] (63) in den [X.] (104) extrudiert; - der [X.] (106) wird gegen die Wellentäler (24a) des [X.]es (104) gedrückt und dort mit dem [X.] (104) ver-schweißt; - 3 - - der [X.] (104) wird in vorgegebenen Abständen unter Aufbrin-gung des [X.] von außen zu einer im wesentlichen glattwandigen etwa zylindrischen Rohr-Muffe (108) aufgeweitet, gekennzeichnet durch folgende Merkmale: - Nach dem Extrudieren des [X.]es (106) in den [X.] (104) und vor dem Andrücken des [X.]es (106) gegen die [X.] (24a) des [X.]es (104) wird in den Bereich zwischen [X.] (104) und [X.] (106) Gas mit einem über [X.] ([X.]) liegenden Druck ([X.]) eingeblasen; - nach dem [X.] des [X.]es (104) zu einer im wesentlichen glattwandigen etwa zylindrischen Rohr-Muffe (108) wird der Bereich zwischen [X.] (104) und [X.] (106) durch zwischen [X.] (93) und [X.] (63) ausmündende Gaskanäle (56) nach außen entlüftet; und - anschließend wird der [X.] (106) von innen mit Gas mit einem Druck (p4) über Atmosphärendruck ([X.]) beaufschlagt und unter Aufweitung vollflächig gegen den aufgeweiteten Bereich des [X.]es (104) gedrückt." Im Übrigen wird die Berufung zurückgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits fallen der Klägerin zur Last. Von Rechts wegen - 4 - Tatbestand: Der Beklagte ist Inhaber des auch mit Wirkung für die [X.] erteilten, am 26. Februar 1993 unter Inanspruchnahme der Priori-tät einer [X.] Patentanmeldung vom 31. März 1992 angemeldeten euro-päischen Patents 563 575 (Streitpatents), das ein Verfahren und eine Vorrich-tung zur fortlaufenden Herstellung eines [X.] mit Rohrmuffe betrifft. Die Patentansprüche 1 und 3 des Streitpatents lauten in der erteilten Fassung: 1 "1. Verfahren zur fortlaufenden Herstellung eines aus einem glatten Innenrohr (107) und einem mit diesem verschweißten mit [X.] (24) versehenen Außenrohr (105) bestehenden [X.] (23) mit einer Rohr-Muffe (108) mit folgenden Verfahrensschritten: - Es wird ein [X.] (104) extrudiert; - der [X.] (104) wird durch von außen aufgebrachtes Teil-Vakuum mit einer Wellung mit [X.] (24) versehen; - es wird ein [X.] (106) in den [X.] (104) extru-diert; - der [X.] (106) wird gegen die Wellentäler (24a) des [X.]Schlauches (104) gedrückt und dort mit dem [X.] (104) verschweißt; - der [X.] (104) wird in vorgegebenen Abständen unter Aufbringung des [X.] von außen zu einer im wesentlichen glattwandigen etwa zylindrischen Rohr-Muffe (108) aufgeweitet, gekennzeichnet durch folgende Merkmale: - Nach dem Extrudieren des [X.]es (106) in den [X.] (104) und vor dem Andrücken des [X.]es (106) gegen die Wellentäler (24a) des [X.]es (104) wird in den Bereich zwischen [X.] (104) und [X.] (106) Gas mit einem über Atmosphärendruck ([X.]) liegenden Druck ([X.]) eingeblasen; - 5 - - nach dem [X.] des [X.]es (104) zu einer im we-sentlichen glattwandigen etwa zylindrischen Rohr-Muffe (108) wird der Bereich zwischen [X.] (104) und [X.] (106) entlüftet; und - anschließend wird der [X.] (106) von innen mit Gas mit einem Druck (p4) über Atmosphärendruck ([X.]) beaufschlagt und unter Aufweitung vollflächig gegen den aufgeweiteten Bereich des [X.]es (104) gedrückt. 3. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1 oder 2, - wobei mit ringförmigen Formausnehmungen (102) versehene, sich auf einer [X.] (9) jeweils paarweise zu einer Form mit einer Mit-tel-Längs-Achse (29) ergänzende [X.] (2, 2‚) auf einem [X.] (1) im Kreislauf und in [X.] (4) geführt angeordnet sind, - wobei die Formausnehmungen (102) an in den [X.] (2, 2‚) ausgebildete [X.] (103) angeschlossen sind, - wobei der [X.] (9) ein [X.] (25) eines Extruders vorge-ordnet ist, - wobei der [X.] (25) mit einer [X.] (93) zur Extrusion ei-nes [X.]es (104) und in [X.] (4) nach-geordnet mit einer [X.] (63) zur Extrusion eines [X.]es (106) und an seinem in [X.] (4) hinten-liegenden Ende mit einer [X.] (62) versehen ist, - wobei zwischen [X.] (93) und [X.] (63) aus dem [X.] (25) mindestens ein Gaskanal (56) ausmündet, und - wobei zwischen [X.] (63) und [X.] (62) ein zu-sätzlicher [X.] (100) aus dem [X.] (25) ausmündet, dadurch gekennzeichnet - dass mindestens ein Paar [X.] (2, 2‚) mit einer [X.] (109) versehen ist, - dass der mindestens eine Gaskanal (56) an ein Ventil (125a) ange-schlossen ist, das auf Gas mit Druck ([X.]) über Atmosphärendruck ([X.]) und auf Entlüftung umschaltbar ist, - 6 - - dass der zusätzliche [X.] (100) an ein Ventil (125) angeschlos-sen ist, das auf Gas mit Druck (p4) über Atmosphärendruck schaltbar ist, und - dass Schalter (123, 124) vorgesehen sind, die in Abhängigkeit von der Stellung der [X.] (109) zu dem zusätzlichen [X.] (100) und/oder dem mindestens einen Gaskanal (56) die Ven-tile (125a, 125) schalten." Patentanspruch 2 ist auf Patentanspruch 1, die Patentansprüche 4 bis 10 sind auf Patentanspruch 3 zurückbezogen. 2 Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents gehe über den Inhalt der am Anmeldetag eingereichten Unterlagen hinaus und sei weder neu noch erfinderisch. Das Patentgericht hat die auf vollständige [X.] gerichtete Klage abgewiesen. Hiergegen wendet sich die Klägerin mit der Berufung, mit der sie ihr erstinstanzliches Begehren in vol-lem Umfang weiterverfolgt und ergänzend geltend macht, die Lehre des Streit-patents sei nicht ausführbar. Der Beklagte verteidigt das Streitpatent in der Be-rufungsinstanz in der aus dem Tenor ersichtlichen, hilfsweise in der erteilten Fassung. 3 Im Auftrag des [X.]s hat Prof. Dr.-Ing.

[X.]

, [X.], ein schriftliches Gutachten erstellt, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. Die Klägerin hat zur Frage der Ausführbarkeit ein schriftliches Gutachten von [X.]

, University of [X.]

C. , vorgelegt. 4 - 7 - Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung hat Erfolg, soweit der Beklagte das Streitpatent nur noch eingeschränkt verteidigt. Im Übrigen ist das Rechtsmittel unbegründet. 5 [X.] Das Patentgericht hat die Abweisung der Klage wie folgt begründet: [X.] beruhe nicht auf einer unzulässigen Erweiterung. Soweit [X.] in der erteilten Fassung Angaben über die Reihenfolge der [X.] Verfahrensschritte enthalte, ergebe sich diese Reihenfolge trotz insoweit abweichenden Wortlauts auch aus der ursprünglich eingereichten Fassung des Anspruchs. Der Gegenstand der Patentansprüche 1 und 3 sei neu und beruhe auf erfinderischer Tätigkeit. Das aus der [X.]n Patentschrift 108 598 ([X.]) bekannte Verfahren, bei dem die Entlüftung durch Anstechen des [X.]s erfolge, ziele in eine andere Richtung und könne deshalb keinen Hinweis auf die Lehre des Streitpatents geben. Bei dem in der veröffentlichten internationalen Anmeldung [X.] ([X.]) beschriebenen Verfahren erfol-ge keine Entlüftung des Bereichs zwischen Außen- und [X.], so dass auch diese Entgegenhaltung die patentgemäße Lehre nicht habe nahelegen können. Bei dem Verfahren nach der [X.] [X.] 37 01 822 ([X.]) werde es dem Zufall überlassen, wie viel Gas bis zum Abdichten des Raumes aus dem Bereich zwischen Außen- und [X.] entweichen könne. Somit könne auch diese Entgegenhaltung keinen Hinweis auf das ge-zielte Entlüften des genannten Bereichs geben. Auch eine Zusammenschau der [X.] vermöge dem Fachmann keinen Weg in Richtung der [X.] nach Patentanspruch 1 zu weisen. 6 Dies hält, soweit das Streitpatent noch verteidigt wird, der Überprüfung in der Berufungsinstanz stand. 7 - 8 - I[X.] [X.] betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur fort-laufenden Herstellung eines [X.] mit Rohrmuffe. 8 1. Verbundrohre im Sinne des Streitpatents bestehen aus einem ge-wellten Außenrohr und einem im Wesentlichen glatten Innenrohr. Das Außen- und das Innenrohr bestehen aus Kunststoff und sind fest miteinander verbun-den. Das fertige Rohr weist an einem Ende eine Muffe auf, mit der zwei Rohrstücke miteinander verbunden werden können. Diese Muffe wird häufig bereits während der Herstellung ausgeformt, und zwar dergestalt, dass aus ei-nem Außen- und einem [X.] ein durchgehender Rohrstrang herge-stellt wird, der abwechselnd normale [X.] und [X.] aufweist. Im Bereich der [X.] ist das Außenrohr nicht gewellt, sondern bildet zusammen mit dem Innenrohr einen Abschnitt mit im Wesentlichen glatter Oberfläche und einem Innendurchmesser, der geringfügig größer ist als der Außendurchmesser des Wellrohrabschnitts. 9 10 Im Stand der Technik waren verschiedene Verfahren zur Herstellung sol-cher Verbundrohre bekannt, bei denen ein Außen- und ein [X.] ex-trudiert und in erwärmtem Zustand geformt und miteinander verschweißt wer-den. Bei einem dieser Verfahren wird der Bereich zwischen Außen- und Innen-schlauch mit Druck beaufschlagt, um die gewellten Abschnitte auszuformen. Zur Bildung der Muffe wird der Außenschlauch in eine [X.]ausnehmung ge-drückt. Anschließend wird einer der beiden Schläuche durchstochen und der [X.] durch mechanischen Druck von innen gegen den [X.] gedrückt und mit diesem verschweißt. In der [X.] wird ausgeführt, der konstruktive Aufwand für eine Vorrichtung zur Ausführung die-ses Verfahrens sei beträchtlich. Darüber hinaus habe die Praxis gezeigt, dass eine zuverlässige Verschweißung und eine maßgenaue Herstellung einer Rohrmuffe auf diesem Weg nicht möglich seien. - 9 - Bei einem anderen bekannten Verfahren wird der [X.] mit [X.] gegen den Außenschlauch gedrückt und mit diesem verschweißt. Nach den Ausführungen in der [X.] ist damit eine definierte [X.] zwischen Innen- und Außenschlauch nicht sichergestellt. Bei einem weiteren Verfahren wird der Außenschlauch mittels eines [X.] in eine [X.]ausnehmung eingesaugt. Der [X.] wird mittels Druckluft ge-gen den Außenschlauch gepresst und mit diesem verschweißt. Nach den [X.] in der [X.] ist durch diese Ausgestaltung nicht sicher-gestellt, dass die Verschweißung von Innen- und Außenschlauch im Bereich der Rohrmuffe zuverlässig durchgeführt wird. 11 [X.] betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur fortlaufenden Herstellung von [X.] mit [X.] zur Verfügung zu stellen, mit denen eine hohe Festigkeit der Rohrmuffe bei geringem Aufwand gewährleistet ist. 12 13 2. Zur Lösung dieses Problems wird in Patentanspruch 1 in der im Be-rufungsverfahren verteidigten Fassung ein Verfahren vorgeschlagen, das fol-gende Merkmale aufweist (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung sind hervorgehoben): 1.1 Das Verfahren dient der fortlaufenden Herstellung eines aus ei-nem glatten Innenrohr und einem mit diesem verschweißten mit [X.] versehenen Außenrohr bestehenden [X.] mit einer Rohrmuffe und umfasst folgende Verfahrensschritte: 1.2 Es wird ein Außenschlauch durch eine [X.] extrudiert. 1.3 [X.] wird durch von außen aufgebrachtes Teil-vakuum mit einer Wellung mit [X.] versehen. - 10 - 1.4 Es wird ein [X.] durch eine [X.] in den [X.] extrudiert. 1.5 Der [X.] wird gegen die Wellentäler des [X.]es gedrückt und dort mit dem Außenschlauch ver-schweißt. 1.6 [X.] wird in vorgegebenen Abständen unter Aufbringung des [X.] von außen zu einer im Wesent-lichen glattwandigen etwa zylindrischen Rohrmuffe aufgeweitet. 1.7 Nach dem Extrudieren des [X.]es in den [X.] und vor dem Andrücken des [X.]es gegen die Wellentäler des Außenschlauches wird in den Bereich zwi-schen Außenschlauch und [X.] Gas mit einem über Atmosphärendruck liegenden Druck eingeblasen. 1.8 Nach dem [X.] des Außenschlauches zu einer im [X.] etwa zylindrischen Rohrmuffe wird der Bereich zwischen Außenschlauch und [X.] durch zwischen [X.] und [X.] ausmündende Gaskanäle nach außen entlüftet. 1.9 Anschließend wird der [X.] von innen mit Gas mit ei-nem Druck über Atmosphärendruck beaufschlagt und unter Aufweitung vollflächig gegen den aufgeweiteten Bereich des Außenschlauches gedrückt. - 11 - 3. Einige Merkmale bedürfen näherer Erläuterung. 14 a) Die Ausbildung der [X.] am Außenschlauch erfolgt gemäß Merkmal 1.3, indem von außen ein Teilvakuum aufgebracht wird. Die Lehre des Streitpatents wird damit von anderen, ebenfalls vorbekannten Herstellungs-methoden abgegrenzt, bei denen die [X.] durch einen von innen auf-gebrachten Gasdruck oder durch mechanische Presswerkzeuge gebildet wer-den. Auch die Lehre des Streitpatents sieht in Merkmal 1.7 vor, dass in den Be-reich zwischen Außen- und [X.] Gas mit einem über dem Atmosphä-rendruck liegenden Druck eingeblasen wird. Damit wird nach den Ausführungen in der Beschreibung verhindert, dass beim Abkühlen der an den [X.] miteinander verschweißten Schläuche der [X.] nach außen gewölbt wird ([X.]. 11 Z. 38-44). Dieser Druck kann, wie der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, zugleich dazu beitragen, dass der Außenschlauch in die zur Aus-bildung der [X.] vorgesehenen Formen gepresst wird. Das [X.] dieses Effekts wird durch die Lehre von Anspruch 1 des Streitpatents nicht ausgeschlossen. Entgegen der Auffassung der Klägerin lässt sich weder dem Wortlaut von Patentanspruch 1 noch dem sonstigen Inhalt der [X.] entnehmen, dass die [X.] ausschließlich durch ein von außen wir-kendes Teilvakuum erzeugt werden müssen. 15 Die Formulierung in Merkmal 1.7, wonach das Einblasen von Gas in den Bereich zwischen Außen- und [X.] mit einem über [X.] liegenden Druck nach dem Extrudieren des [X.]s in den [X.] und vor dem Andrücken des [X.]s gegen die Wellentä-ler des [X.] erfolgt, führt zu keiner anderen Beurteilung. Zwar lässt dies, wie die Klägerin zutreffend geltend macht, zumindest theoretisch die Mög-lichkeit offen, den Druck erst dann aufzubauen, wenn die [X.] am [X.] durch Aufbringen des [X.] bereits vollständig ausgebildet sind. Dem Wortlaut von Patentanspruch 1 lässt sich jedoch nicht entnehmen, 16 - 12 - dass die geschützte Lehre auf eine solche Ausgestaltung beschränkt sein soll. Er umfasst vielmehr auch Verfahren, bei denen der in Rede stehende Druck bereits zu einem früheren Zeitpunkt aufgebaut wird und nach dem Extrudieren des [X.]s in den Außenschlauch weiterhin ansteht, wie dies auch nach dem in der [X.] geschilderten Ausführungsbeispiel der Fall ist. Ausgeschlossen sind lediglich solche Verfahren, bei denen das von außen aufgebrachte Teilvakuum keinen wesentlichen Einfluss auf die Ausbildung der [X.] ausübt. b) Der für die Ausbildung der gewellten Rohrabschnitte erforderliche Druck zwischen Innen- und Außenschlauch ist bei der Ausbildung des [X.]-abschnitts nachteilig. Er behindert die in diesem Bereich angestrebte vollflächi-ge Verbindung der beiden Schläuche. Gemäß den Merkmalen 1.8 und 1.9 von Patentanspruch 1 des Streitpatents wird deshalb der Bereich zwischen Außen- und [X.] nach dem [X.] des [X.] entlüftet und an-schließend der [X.] von innen mit Druck beaufschlagt. 17 18 Aus den Angaben "nach" und "anschließend" kann entgegen der [X.] der Klägerin nicht gefolgert werden, dass der jeweils vorangegangene Verfahrensschritt vor Beginn des nächsten Schritts hinsichtlich der gesamten Muffe abgeschlossen sein muss. Es reicht vielmehr aus, wenn die in Rede ste-hende Schritte - [X.] des [X.] auf das für den [X.]bereich angestrebte Maß, Entlüftung des Bereichs zwischen Außen- und [X.] und anschließende Aufweitung des [X.]s - für jeden [X.] Teilabschnitt des [X.]bereichs in der angegebenen Reihenfolge ab-solviert werden. Bei dem in der [X.] geschilderten [X.] wird dies, wie insbesondere aus Figur 3 hervorgeht, dadurch erreicht, dass der [X.] erst an einer Stelle extrudiert wird, an der der [X.] bereits aufgeweitet ist. Zu diesem Zeitpunkt ist der Bereich zwischen Innen- und Außenschlauch mit der Atmosphäre verbunden, so dass die darin - 13 - befindliche Luft beim Ausweiten des [X.]s nach außen entweichen kann ([X.]. 12 Z. 1-6). Das [X.] des [X.]s führt deshalb dazu, dass der Zwischenraum vor dem Zusammentreffen von Innen- und [X.] entlüftet wird. Diese Vorgehensweise, bei der die in den Merkmalen 1.8 und 1.9 beschriebenen Verfahrensschritte bezogen auf einen einzelnen Ab-schnitt der Muffe zeitlich aufeinander folgen, bezogen auf die gesamte Muffe jedoch zeitlich weitgehend überschneidend stattfinden, entspricht dem kontinu-ierlichen Charakter des gesamten [X.]. Mit dem Patentgericht und der [X.] des [X.] ([X.] - 3.2.5 vom 12.5.2004, [X.] 12-14) ist der [X.] der Auffassung, dass den Merkmalen 1.8 und 1.9 keine weitergehenden Anforderungen ent-nommen werden können. 19 c) In der erteilten Fassung ließ der Wortlaut von Patentanspruch 1 of-fen, in welcher Weise die in Merkmal 1.8 vorgesehene Entlüftung des Bereichs zwischen Außen- und [X.] erfolgt. In der nunmehr verteidigten [X.] wird dies dahin eingeschränkt, dass die Entlüftung durch Gaskänäle zu erfolgen hat, die zwischen der Innen- und der [X.] in die Extrudier-vorrichtung münden und nach außen führen. Durch diese Art der Entlüftung kann das in der [X.] als nachteilig bezeichnete Durchstechen des Außen- oder [X.]s vermieden werden. 4. In Patentanspruch 3 wird eine Vorrichtung vorgeschlagen, mit der das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 ausgeführt werden kann. Diese weist folgende Merkmale auf: 20 3.1 Die Vorrichtung weist [X.] auf, die 3.1.1 auf einem Maschinentisch im Kreislauf und in Pro-duktionsrichtung geführt angeordnet sind, - 14 - 3.1.2 sich auf einer [X.] jeweils paarweise zu [X.] mit einer Mittel-Längs-Achse ergänzen, 3.1.3 mit ringförmigen Formausnehmungen versehen sind, 3.1.4 [X.] aufweisen, an die die Form-ausnehmungen angeschlossen sind, 3.1.5 und von denen mindestens ein Paar mit einer Muf-fen-Ausnehmung versehen ist. 3.2 Der [X.] ist ein [X.] eines Extruders vorge-ordnet, 3.2.1 mit einer [X.] zur Extrusion eines [X.]es, 3.2.2 in [X.] nachgeordnet mit einer In-nendüse zur Extrusion eines [X.]es und 3.2.3 an seinem in [X.] hinten liegenden Ende mit einer [X.], 3.2.4 aus dem mindestens ein Gaskanal ausmündet, 3.2.4.1 dessen Ausmündung zwischen der Außen-düse und der [X.] liegt und 3.2.4.2 der an ein Ventil angeschlossen ist, das auf Gas mit Druck über Atmosphärendruck und auf Entlüftung umschaltbar ist, und - 15 - 3.2.5 aus dem ein zusätzlicher Gaskanal ausmündet, 3.2.5.1 dessen Ausmündung zwischen der Innen-düse und der [X.] liegt und 3.2.5.2 der an ein Ventil angeschlossen ist, das auf Gas mit Druck über Atmosphärendruck schaltbar ist. II[X.] Der Beklagte verteidigt das Streitpatent mit seinem Hauptantrag in zulässiger Weise. Die in Patentanspruch 1 zusätzlich aufgenommenen [X.] sind in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehö-rend offenbart. 21 Bereits in der Anmeldung des Streitpatents wurde in der Beschreibung des Ausführungsbeispiels dargelegt, dass die Entlüftung erfolgt, indem ein Magnetventil mit der Atmosphäre verbunden wird, so dass die Luft nach außen entweichen kann (K21 [X.]. 11 Z. 57 - [X.]. 12 Z. 4). Dieser konkrete Lösungsweg ist nunmehr Gegenstand von Patentanspruch 1. 22 23 Entgegen der Auffassung der Klägerin war der Beklagte nicht gehalten, Patentanspruch 1 zusätzlich dahin einzuschränken, dass der Außenbereich, in den die Luft entweicht, unter Atmosphärendruck steht. Eine solchermaßen kon-kretisierte Lösung ist zwar durch die Schilderung des Ausführungsbeispiels ebenfalls als zur Erfindung gehörend offenbart. Der Gegenstand der Anmel-dung beschränkt sich jedoch nicht darauf, sondern umfasst Ausführungsformen, bei denen die Entlüftung durch eine zwischen Innen- und [X.] münden-de Leitung nach außen erfolgt, auch dann, wenn dieser Entlüftungsvorgang durch zusätzliche Maßnahmen wie z.B. ein von außen an die Entlüftungsleitung angelegtes Teilvakuum unterstützt wird. - 16 - I[X.] Zutreffend hat das Patentgericht entschieden, dass der Gegenstand des Streitpatents nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich ein-gereichten Fassung hinausgeht. 24 Die in der ursprünglich eingereichten Fassung von Patentanspruch 1 noch nicht enthaltenen Formulierungen in den Merkmalen 1.7, 1.8 ("nach –") und 1.9 ("anschließend"), aus denen Angaben über die zeitliche Reihenfolge der einzelnen Verfahrensschritte entnommen werden können, erweitern die be-anspruchte Lehre nicht. Wie bereits oben dargelegt wurde, kann weder dem Wortlaut des erteilten Patentanspruchs noch dem für die Auslegung heranzu-ziehenden übrigen Inhalt der [X.] entnommen werden, dass mit diesen Formulierungen die zeitliche Reihenfolge der Verfahrensschritte anders festgelegt werden soll als dies aus dem bereits in den ursprünglich eingereich-ten Unterlagen enthaltenen Ausführungsbeispiel ersichtlich ist. 25 26 Die Ausführungen in der Beschreibung des Streitpatents, wonach das Umschalten der beiden Magnetventile "gleichzeitig" erfolgen soll, führen zu [X.] anderen Beurteilung. Die Lehre von Patentanspruch 1 geht dahin, den Be-reich zwischen Außen- und [X.] in einem bestimmten [X.] zu entlüften und anschließend den [X.] von innen mit Druck zu beaufschlagen. Die darin enthaltenen Vorgaben zur zeitlichen Reihenfolge beziehen sich nicht auf den Zeitpunkt, zu dem bestimmte Ventile umgeschaltet werden, sondern auf den Zeitpunkt, zu dem die patentgemäße Wirkung eintre-ten soll. Bei dem in der [X.] geschilderten Ausführungsbeispiel kann diese Vorgabe auch dann eingehalten werden, wenn die Ventile gleich-zeitig geöffnet werden. Die damit angestrebten Wirkungen - Entlüftung einer-seits und Druckbeaufschlagung andererseits - treten, wie bereits oben ausge-führt wurde, aufgrund der konstruktiven Ausgestaltung der zur Ausführung des Verfahrens eingesetzten Vorrichtung dennoch in der vorgegebenen Reihenfolge ein. - 17 - [X.] Die Klägerin macht in der Berufungsinstanz ergänzend geltend, das in der [X.] offenbarte Verfahren sei nicht ausführbar. Die darin liegende Klageänderung ist sachdienlich, weil sie ohne besonderen Zusatzauf-wand in der Berufungsinstanz eine umfassende Erledigung der Auseinander-setzung um den Bestand des Streitpatents ermöglicht. Der auf Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 [X.] gestützte Angriff vermag der Klage jedoch nicht zum [X.] zu verhelfen. Der [X.] konnte nicht die Überzeugung gewinnen, dass die Lehre des Streitpatents so, wie sie in der [X.] offenbart ist, nicht ausgeführt werden kann. 27 Die Behauptung der Beklagten, mit der in Figur 3 der [X.] wiedergegebenen Vorrichtung sei es nicht möglich, in der Ausnehmung für die Rohrmuffe auf den Außenschlauch von außen ein Teilvakuum aufzubringen, ist durch die Beweisaufnahme nicht bestätigt worden. Zwar bedarf es zur Realisie-rung des in der [X.] offenbarten Verfahrens der Einstellung und Abstimmung zahlreicher Verfahrensparameter, insbesondere der Temperatu-ren, Zeiten, Wege, Geschwindigkeiten und Drücke. Diese - bei nahezu jedem Verfahren erforderlichen - Anpassungen kann der Fachmann, ein Diplominge-nieur mit Universitäts- oder Fachhochschulausbildung der Fachrichtung Kunst-stofftechnologie und mehrjähriger Erfahrung in der Produktion von [X.], jedoch, wie der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, aufgrund seines Fachwissens und -könnens vornehmen. Auch die Klägerin trägt in anderem Zu-sammenhang vor, die Beklagtenseite habe schon vor dem [X.] Rohre nach dem im Streitpatent beschriebenen Verfahren hergestellt. Den Ausführun-gen in dem Gutachten des von der Klägerin beauftragten [X.] Prof. Dr. T.

([X.]), innerhalb der kurzen Zeitspanne, die für die Fertigung der Muffe zur Verfügung stehe, könne kein ausreichendes Teilvakuum erzeugt werden, vermag der [X.] nicht beizutreten. Weder aus diesem Gutachten noch aus sonstigen Umständen ergeben sich hinreichende Anhaltspunkte [X.], dass die Erzeugung eines solchen Vakuums unter den in Rede stehenden 28 - 18 - Bedingungen naturwissenschaftlich ausgeschlossen wäre. Die im Parteigutach-ten geäußerten Bedenken an der konstruktiven Realisierbarkeit sind nicht auf konkrete Anhaltspunkte gestützt, sondern Ergebnis einer abstrakten Einschät-zung des [X.] anhand von Figur 3 des Streitpatents. Dieser [X.] steht die gegenteilige Beurteilung durch den gerichtlichen Sachver-ständigen entgegen. Vor diesem Hintergrund vermochte der [X.] nicht zu der Überzeugung zu gelangen, dass die im Streitpatent offenbarte Lehre nicht [X.] ist. Die von der Klägerin durchgeführten und in Anlage [X.] dokumentierten Versuche führen zu keiner abweichenden Beurteilung. Aus dem [X.] geht nicht hervor, dass die für die Versuche eingesetzte Vorrichtung, bei der die Steuerung der Ventile über zusätzlich angefügte, von Hand zu betäti-gende Schalter erfolgt, zur Durchführung des patentgemäßen Verfahrens ge-eignet war und ob alle dem Fachmann zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Anpassung der Verfahrensparameter ausgeschöpft worden sind. 29 30 V[X.] Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 ist patentfähig. 31 1. Die geschützte Lehre ist, wie auch die Berufung nicht in Zweifel zieht, durch den Stand der Technik nicht vorweggenommen. 2. Die geschützte Lehre ist durch den Stand der Technik auch nicht nahegelegt. 32 a) Die [X.] Patentschrift 108 598 ([X.]) offenbart ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung eines doppelwandigen thermoplastischen Rohrs mit integrierten [X.]. Das Verfahren weist die Merkmale 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 und 1.7 von Patentanspruch 1 des Streitpatents auf. Abweichend von den Merkmalen 1.3 und 1.6 wird der Außenschlauch nicht durch ein Teilvakuum 33 - 19 - aufgeweitet, sondern durch von innen wirkenden Druck ([X.] [X.]. 3 Z. 17-20 = [X.]a S. 5 Abs. 3). Der [X.] wird abweichend von Merkmal 1.9 zur Bildung der Muffe nicht mit Gasdruck beaufschlagt, sondern mittels Rollkörpern ("roller") nach außen gedrückt ([X.] [X.]. 4 Z. 12-16 = [X.]a S. 7 Abs. 1). Um den Bereich zwischen Außen- und [X.] zu entlüften, wird einer der Schläuche durchstochen. Diese [X.] gab dem Fachmann auch vor dem Hintergrund der übrigen [X.] keine Veranlassung, das darin beschriebene Ver-fahren in Richtung auf die Lehre von Patentanspruch 1 des Streitpatents abzu-wandeln. Auch wenn der Fachmann die in der [X.] ([X.]. 1 Z. 25-30) beschriebenen Nachteile erkannte und deshalb Anlass hatte, nach anderen Wegen zur Entlüftung des Bereichs zwischen den beiden Schläuchen zu suchen, konnte er weder aus [X.] noch aus anderen [X.] die Anregung entnehmen, die Entlüftung über eine in den genannten Bereich mün-dende Leitung vorzunehmen. Dem steht nicht entgegen, dass bei der in [X.] beschriebenen Vorrichtung eine solche Leitung theoretisch zur Verfügung stün-de, nämlich in Gestalt der Druckleitung, die den zur Ausweitung des [X.]s erforderlichen Druck zuführt. Um diese Möglichkeit zu nutzen, hätte der Fachmann jedoch eine andere Abfolge von Verfahrensschritten wählen müssen. Der zur Lösung des Streitpatents führende Schritt erschöpfte sich ent-gegen der Auffassung der Klägerin nicht darin, die in [X.] offenbarten Methoden zur Formung der beiden Schläuche jeweils durch aus dem Stand der Technik bekannte gleichwirkende Verfahrensschritte zu ersetzen. Vielmehr mussten die einzelnen Schritte so ausgewählt und aufeinander abgestimmt werden, dass die mit dem Streitpatent angestrebte Funktion verwirklicht werden kann. Hierfür gab [X.] keine Anregung. 34 b) Die [X.] [X.] 37 01 822 ([X.]), deren Inhalt der im Streitpatent erwähnten veröffentlichten internationalen Patentanmeldung 35 - 20 - WO 88/05377 entspricht, offenbart ein Verfahren und eine Vorrichtung zur fort-laufenden Herstellung eines Verbundrohrs mit Rohrmuffe. Patentanspruch 5 und das dazu korrespondierende Ausführungsbeispiel betreffen ein Verfahren zur Herstellung von Doppelschichtrohren mit geriefter Außenfläche und glatter Innenfläche. Eine Vorrichtung zum Ausführen dieses Verfahrens ist in Figur 4 der Entgegenhaltung abgebildet. Das in [X.] beschriebene Verfahren weist die Merkmale 1.1 bis 1.6 sowie 1.9 von Patentanspruch 1 des Streitpatents auf. Ob der Bereich zwischen [X.] und [X.] entsprechend Merkmal 1.7 beim Formen der gewellten 36 - 21 - Abschnitte mit Druck beaufschlagt wird, geht aus der Beschreibung nicht her-vor. Im Zusammenhang mit dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 4 wird ledig-lich ausgeführt, die Druckluft zum Anpressen des [X.]s an den [X.] im Bereich der Muffe dürfe nur zugeführt werden, wenn sich der zur Ausbildung der Muffe dienende Hohlraum an der die Druckluft zuführenden Nut befinde, weil die Wand sonst zusammengedrückt werden könne ([X.] [X.]. 6 Z. 47-50). Keine Hinweise enthält die Entgegenhaltung zu der Frage, ob und in welcher Weise der Bereich zwischen Außen- und [X.] zum Ausfor-men der Muffe entlüftet wird. All dies gab dem Fachmann keine Veranlassung, das in [X.] offenbarte Verfahren in Richtung auf die Lehre von Patentanspruch 1 des Streitpatents abzuwandeln. Auch wenn er erkannte, dass der in der [X.] ([X.]. 2 Z. 18-21) beschriebene Nachteil einer unzuverlässigen Verschweißung von [X.] und [X.] im Bereich der Rohrmuffe auf unzureichender Entlüf-tung beruhte, gab ihm weder [X.] noch der sonstige Stand der Technik eine An-regung, diese Nachteile auf die im Streitpatent beschriebene Weise zu vermei-den. Dies gilt auch für den in [X.] enthaltenen Hinweis, die Innenwand könne durch den im [X.] aufgebrachten Druck zusammengedrückt werden. Dieser Hinweis stellte schon deshalb keine Anregung dar, die Lehre aus [X.] abzuwandeln, weil in der Entgegenhaltung selbst ein gangbarer Weg zur Behe-bung dieser Problematik aufgezeigt wurde. Selbst wenn der Fachmann den-noch nach Alternativen gesucht und das Verfahren dahin ergänzt hätte, dass auch der Bereich zwischen Außen- und Innenwand mit Druck beaufschlagt wird, hätte dies nicht zu der vom Streitpatent geschützten Lösung geführt. Die zusätzlich eingebrachte [X.] hätte die Entlüftungsproblematik sogar noch verschärft. Hinzu kommt, dass die Lösung nach [X.], wie der gerichtliche Sach-verständige bestätigt hat, eine wirksame Entlüftung ohnehin erschwert, weil dort in Patentanspruch 1 als kennzeichnendes Merkmal Abdichtungen (20, 21) zwi-schen dem Formhohlraum für die Muffe und dem restlichen Bereich des 37 - 22 - Schlauchs vorgesehen sind. Um zur Lehre des Streitpatents zu gelangen, hätte sich der Fachmann von dem in [X.] beschriebenen Lösungsweg somit [X.] lösen müssen. Hierzu gab die Entgegenhaltung keine Anregung. Der in [X.] enthaltene Hinweis, die Anordnung könne möglicherweise auch so verwirklicht werden, dass die Formung des [X.]teils schon beginnt, bevor der ganze Hohlraum die Düse passiert hat, führt zu keiner anderen Beurteilung. Auch dies gab dem Fachmann keinen Hinweis, wie er die Entlüftungsproblema-tik durch Abwandlung der einzelnen Verfahrensschritte lösen kann. Zwar ist, wie der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, denkbar, dass der Bereich zwischen Außen- und [X.] in dem Abschnitt, der sich in Figur 4 der Entgegenhaltung von der Abdichtung 21 aus nach links erstreckt, mit der Atmo-sphäre in Verbindung steht. Dann könnte die Luft aus diesem Bereich nach au-ßen entweichen, wenn die Umformung des [X.]s beginnt, bevor die-ser an der mit 21 bezeichneten Stelle an den Außenschlauch gepresst wird. Dies setzt jedoch voraus, dass diesem Bereich keine [X.] zugeführt wird. Eine Anregung, den für das Streitpatent charakteristischen Wechsel zwischen Zuführung von [X.] und Entlüftung durchzuführen, ergibt sich daraus nicht. 38 39 c) Die [X.] der internationalen Patentanmeldung [X.] ([X.]) beschreibt ein Verfahren zum Formen von Rohren unter Verwen-dung von pneumatischem Unter- und Überdruck. Um eine glatte Innenfläche zu erhalten, wird das Rohr mit Unterdruck auf einen [X.] gezogen. Zur Aus-formung von [X.] wird das Rohr durch von innen wirkenden Druck ausgewei-tet. In den Figuren 9 und 10 der Entgegenhaltung wird ein Ausführungsbeispiel gezeigt, bei dem ein Verbundrohr mit gewelltem Außenrohr und glattem Innen-rohr hergestellt wird. Dieses Verfahren weist die Merkmale 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, und 1.9 von Patentanspruch 1 des Streitpatents auf. Ob der Außenschlauch entsprechend den Merkmalen 1.3 und 1.6 mittels eines [X.] aufgewei-tet wird, geht aus der Entgegenhaltung nicht hervor. Es heißt dort lediglich, der - 23 - Außenschlauch werde "by conventional or other suitable means" in die [X.]-form hineingedrückt ([X.] S. 13 Z. 23-28 = K7b S. 13 Z. 30-33). Nicht näher ausgeführt wird ferner, ob der Bereich zwischen Außen- und [X.] entsprechend den Merkmalen 1.7 und 1.8 während der Ausbildung des gewell-ten Bereichs mit Druck beaufschlagt und während der Ausbildung der [X.] entlüftet wird. Im Rahmen der Auseinandersetzung mit dem Stand der Technik wird lediglich ausgeführt, bei der Herstellung von doppelwandigen geriffelten Rohren träten Schwierigkeiten auf, wenn der Druck innerhalb der [X.] zu niedrig oder zu hoch sei ([X.] S. 4 Z. 10-17 = K7b S. 4 Z. 12-19). Auch diese Entgegenhaltung gab dem Fachmann keine Veranlassung, das darin beschriebene Verfahren in Richtung auf die Lehre des Streitpatents abzuwandeln. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob sich, wie die Klägerin gel-tend macht, die nach Merkmal 1.8 erforderliche Entlüftung bei der Lösung nach [X.] zwangsläufig ergibt, weil die Luft in den Bereich ausweichen kann, wo er-neut ein Wellrohrabschnitt ausgebildet wird. Diese Möglichkeit besteht allenfalls dann, wenn dieser Bereich zur Ausbildung des gewellten Abschnitts nicht unter Druck steht, was aber nach Merkmal 1.7 des Streitpatents erforderlich ist. Eine Anregung, den für das Streitpatent charakteristischen Wechsel zwischen Druckbeaufschlagung und Entlüftung vorzunehmen, ergab sich auch aus [X.] nicht. 40 d) Der als Anlage [X.] und erneut als Anlage [X.] vorgelegte [X.] versetzte den Fachmann ebenfalls nicht in die Lage, ohne erfinderi-sche Tätigkeit zur Lehre von Patentanspruch 1 des Streitpatents zu gelangen. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob Rohre mit diesen Eigenschaften vor dem [X.] der Öffentlichkeit zugänglich waren. Selbst wenn dies der Fall ge-wesen ist, konnte der Fachmann am [X.] aus der Beschaffenheit der Rohre nicht die Schlussfolgerung ziehen, dass diese nach dem vom Streit-patent geschützten Verfahren hergestellt worden sind. 41 - 24 - Nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständi-gen weist der vorgelegte Rohrausschnitt allerdings Merkmale auf, die in Kennt-nis des Streitpatents darauf hinweisen, dass das Rohr nach dem Verfahren gemäß Patentanspruch 1 hergestellt wurde. Die Abdrücke von [X.] lassen erkennen, dass der Außenschlauch durch ein von außen wirkendes Teil-vakuum ausgeweitet worden ist. Die Beschaffenheit der [X.] deutet darauf hin, dass der [X.] mittels Gasdruck gegen den [X.] gepresst worden ist und dass die gewellten Abschnitte durch leicht erhöhten Druck in den geschlossenen Kammern der gewellten Profile her-gestellt worden sind. Die nahezu vollständige Verschweißung der beiden Schläuche im Bereich der [X.] ist ohne eine vorherige Entlüftung kaum mög-lich. Auf eine Entlüftung deutet zudem der Umstand hin, dass der letzte [X.] vor Beginn der Muffe bereits eine eingefallene Innenwand aufweist. Aus dem vorgelegten Rohrausschnitt ergeben sich ferner keine Hinweise darauf, dass die Entlüftung durch Anstechen eines der beiden Schläuche erfolgt ist. 42 43 Hieraus können jedoch schon deshalb keine sicheren Schlüsse gezogen werden, weil es, wie der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, ohne [X.] möglich ist, dass bei der Aufteilung des im Endlosverfahren hergestellten Zwischenprodukts in einzelne Rohrstücke bestimmte Teile herausgetrennt [X.] ist und die Entlüftung des [X.]bereichs über diese Abschnitte erfolgt ist - sei es durch Bildung von "[X.]", sei es durch Aufstechen des [X.]s. VI[X.] Mit zutreffenden Erwägungen hat das Patentgericht auch die Patent-fähigkeit der weiteren Patentansprüche bejaht. 44 1. Patentanspruch 3 betrifft eine Vorrichtung zur Durchführung des [X.] gemäß den Patentansprüchen 1 oder 2. Die darin aufgeführten [X.] haben die Funktion, die Durchführung des Verfahrens zu ermöglichen. 45 - 25 - Eine Vorrichtung mit allen diesen Merkmalen war durch den Stand der Technik, der auch insoweit im Wesentlichen durch die im Zusammenhang mit Patent-anspruch 1 behandelten [X.] geprägt wird, weder vorwegge-nommen noch nahegelegt. 2. Die Patentansprüche 2 und 4 bis 10 sind auf die Patentansprüche 1 bzw. 3 zurückbezogen und haben zusammen mit diesen Bestand. 46 VII[X.] Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 [X.] in Verbindung mit § 97 Abs. 1 und § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO. Die im Berufungsverfahren vorge-nommene Beschränkung des Streitpatents hat nach der Einschätzung des Se-nats nur marginale Auswirkungen auf dessen wirtschaftlichen Wert. Deshalb erschien es angemessen, der Klägerin abweichend vom Grundsatz des § 92 Abs. 1 ZPO die Kosten in voller Höhe aufzuerlegen. 47 Meier-Beck Keukenschrijver

[X.] [X.] [X.] Vorinstanz: [X.], Entscheidung vom 20.12.2005 - 4 Ni 59/04 ([X.]) -