Bundesgerichtshof, Beschluss vom 18.12.2012, Az. X ZR 7/12

[X.]. Die Klägerin ist nach ihrem Vorbringen Inhaberin eines ausschließlichen Nutzungsrechts an dem [X.] Patent 101 10 064 (Klagepatent), dessen Inhaber ihr Präsident ist. Patentanspruch 1, auf den die übrigen Patentansprüche zurückbezogen sind, lautet:

Die Beklagte produziert und vertreibt Kunststoffrohre mit angeformter [X.] unter der Typenbezeichnung "[X.].    ". Die Klägerin macht geltend, die Beklagte stelle diese Kunststoffrohre nach dem in Patentanspruch 1 des Klagepatents geschützten Verfahren her. Das [X.] hat die auf Unterlassung, [X.]uskunft, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht gerichtete Klage abgewiesen. Die Berufung, mit der die Klägerin zusätzlich zu ihrem erstinstanzlichen Begehren einen [X.]nspruch auf Besichtigung in [X.]nwesenheit ihres Präsidenten, hilfsweise in [X.]nwesenheit ihrer zur Geheimhaltung verpflichteten rechts- und patentanwaltlichen Vertreter, und auf Herausgabe eines aufgrund der Besichtigung zu erstellenden Sachverständigengutachtens geltend gemacht hat, ist erfolglos geblieben. Das Berufungsgericht hat die Revision nicht zugelassen. Dagegen wendet sich die Klägerin mit der Nichtzulassungsbeschwerde, der die Beklagte entgegentritt.

B. Das zulässige Rechtsmittel bleibt ohne Erfolg.

[X.] Das Klagepatent betrifft, soweit für den Streitfall von Interesse, ein Verfahren zur Herstellung eines doppelwandigen Rohres aus thermoplastischem Material, das eine gewellte [X.]ußenwand, eine glatte Innenwand und eine [X.] aufweist.

1. Verfahren dieser [X.]rt waren im Stand der Technik unter anderem aus der [X.] Patentanmeldung 563 575 (nachfolgend: Entgegenhaltung) bekannt, in der als Miterfinder der Geschäftsführer der [X.] benannt ist. Bei dem dort offenbarten Verfahren wird ein erster Schlauch in einen [X.] extrudiert und in eine gewellte Form gebracht. In diesen ersten Schlauch wird ein zweiter Schlauch mit im Wesentlichen glatter Oberfläche extrudiert. Der zweite Schlauch wird gegen die Wellentäler des ersten gedrückt, so dass ein Verbundrohr entsteht. Der Raum zwischen den beiden Schläuchen wird mit einem über dem [X.]tmosphärendruck liegenden Druck [X.] beaufschlagt. Dieser ist so bemessen, dass der innere Schlauch nach dem [X.]bkühlen keine Wölbungen aufweist und dass sich zwischen den Schläuchen nach dem [X.]bkühlen exakt [X.]tmosphärendruck einstellt. Zur [X.]usbildung einer [X.] wird der äußere Schlauch in bestimmten [X.]bschnitten durch [X.]ufbringung eines [X.] von außen aufgeweitet. Der innere Schlauch wird von innen mit einem über [X.]tmosphärendruck liegenden Druck [X.] beaufschlagt, dadurch ebenfalls aufgeweitet und im Bereich der [X.] vollflächig mit dem äußeren Schlauch verschweißt.

In der [X.] wird ausgeführt, das [X.]ufbringen des [X.] von außen auf den ersten Schlauch zur [X.]usbildung einer [X.] sei schwierig, weil der Raum zwischen dem ersten Schlauch und dem betreffenden [X.]bschnitt des [X.]s gegen das Eindringen von [X.]ußenluft gut abgedichtet werden müsse. Dies setze aufwendige technische Maßnahmen voraus.

Das Klagepatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem, ein Verfahren zur Verfügung zu stellen, bei dem das [X.]ufweiten des äußeren Schlauchs zur [X.]usformung einer [X.] mit geringem [X.]ufwand erreicht werden kann.

2. Zur Lösung des Problems schlägt Patentanspruch 1 des Klagepatents ein Verfahren zur Herstellung eines doppelwandigen thermoplastischen Rohres mit einer [X.] vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

3. Das in Patentanspruch 1 geschützte Verfahren unterscheidet sich von dem Verfahren nach dem Stand der Technik im Wesentlichen dadurch, dass zur [X.]ufweitung des äußeren Schlauchs im Bereich der [X.] ein von innen wirkender Druck [X.] eingesetzt wird, der zwar geringer ist als der im Bereich des wellenförmigen Rohrverlaufs anliegende Druck [X.], aber oberhalb des [X.]tmosphärendrucks liegt. Dies macht das [X.]ufbringen eines [X.] von außen entbehrlich. Der [X.] kann in den betreffenden [X.]bschnitten dennoch [X.] aufweisen, die ein Teilvakuum erzeugen, wenn der äußere Schlauch über den gesamten [X.]bschnitt der [X.] am [X.] anliegt ([X.]bs. 12).

I[X.] Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung, soweit hier von Interesse, im Wesentlichen wie folgt begründet:

Es könne nicht festgestellt werden, dass bei der Herstellung der angegriffenen Kunststoffrohre das Merkmal e verwirklicht werde. Das in der Berufungsinstanz eingeholte Sachverständigengutachten habe das Vorbringen der Klägerin nicht bestätigt. Nach den [X.]usführungen des gerichtlichen Sachverständigen, der die angegriffene [X.]nlage zusammen mit dem [X.] besichtigt habe, erfolge eine Druckänderung von [X.] auf [X.] erst zu einem Zeitpunkt, zu dem das [X.]ufweiten des [X.]ußenschlauchs zu einer [X.] bereits begonnen habe. [X.]ußerdem sei [X.] nicht höher als der [X.]tmosphärendruck, sondern stimme mit diesem überein.

Die [X.]usführungen des gerichtlichen Sachverständigen würden nicht dadurch in Frage gestellt, dass der Sachverständige die [X.]ngaben der [X.] zu den Druckverhältnissen nicht durch Messungen, sondern nur durch [X.]nbringen von [X.] überprüft und auch nicht durch Öffnen der [X.]nlage nachgeprüft habe, ob innerhalb des Kanals Ventile oder sonstige Bauteile angeordnet seien, mit denen eine Druckabsenkung gemäß Merkmal e erreicht werde. Die Klägerin habe nicht vorgetragen, dass sie sich in geeigneter Weise, etwa durch eigene Messungen an der angegriffenen [X.]nlage, davon überzeugt habe, dass die Entlüftung stufenweise erfolge. Dass sich das von der [X.] praktizierte Verfahren an diesem Punkt nicht vollständig aufklären lasse, führe nicht zu einer Umkehr der Beweislast zugunsten der Klägerin.

Der in zweiter Instanz zusätzlich geltend gemachte [X.] sei ebenfalls unbegründet. Die Klägerin habe keine [X.]nknüpfungstatsachen vorgetragen, die eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die Verletzung des Klagepatents begründeten. [X.]uch die Besichtigung der angegriffenen [X.]nlage durch den gerichtlichen Sachverständigen habe solche [X.]nhaltspunkte nicht ergeben.

II[X.] Diese Beurteilung hält den [X.]ngriffen der Nichtzulassungsbeschwerde im Ergebnis stand und erfordert auch nicht die Zulassung der Revision wegen grundsätzlicher Bedeutung oder zur Fortbildung des Rechts.

1. Die Nichtzulassungsbeschwerde rügt, die Würdigung des Berufungsgerichts entbehre einer hinreichenden tatsächlichen Grundlage, weil das Berufungsgericht weder eine Messung der Druckverhältnisse in der angegriffenen [X.]nlage noch eine nähere Untersuchung auf das Vorhandensein von Ventilen oder dergleichen angeordnet habe.

Diese Rüge ist im Ergebnis unbegründet.

a) Die Nichtzulassungsbeschwerde stützt ihre Rüge ausschließlich auf § 286 ZPO und [X.]rt. 103 [X.]bs. 1 GG. [X.]llein aus diesen Vorschriften lässt sich eine Pflicht zur [X.]nordnung weiterer Untersuchungen durch den gerichtlichen Sachverständigen nicht herleiten. Sie bilden keine ausreichende Grundlage für den mit einer solchen [X.]nordnung verbundenen Eingriff in die betriebliche Sphäre der [X.].

Eine Verletzung von § 286 ZPO könnte im Streitfall allenfalls dann angenommen werden, wenn das Berufungsgericht schon aufgrund der ihm obliegenden allgemeinen Pflicht zur [X.]ufklärung des Sachverhalts gehalten gewesen wäre, die nach seinen Feststellungen verbliebenen Unsicherheiten über die Höhe und den zeitlichen Verlauf des Drucks [X.] durch weitere Beweiserhebung zu beheben. Eine derart weitgehende [X.]ufklärungspflicht kann jedoch aus § 286 ZPO nicht hergeleitet werden.

Entgegen der [X.]uffassung des Berufungsgerichts darf eine entsprechende Beweisaufnahme allerdings nicht generell davon abhängig gemacht werden, dass die Klägerin eigene Messungen an der angegriffenen [X.]nlage durchführt und deren Ergebnisse vorträgt. Ein solches Erfordernis hätte in Konstellationen wie der vorliegenden zur Folge, dass eine Beweisaufnahme stets von der Zustimmung des [X.] abhinge, der die Verfügungsgewalt über das Objekt der Begutachtung hat. [X.]us den §§ 142 ff. ZPO ergibt sich indes, dass die gegnerische Partei und unter Umständen sogar am Rechtsstreit nicht beteiligte Dritte unter bestimmten Voraussetzungen auch gegen deren Willen zur Mitwirkung an einer Beweisaufnahme angehalten werden können.

[X.]llein aus § 286 ZPO lassen sich eine solche Mitwirkungspflicht und eine Pflicht des Gerichts zur [X.]nordnung entsprechender Maßnahmen indes nicht herleiten. § 286 ZPO richtet sich allein an das Gericht und statuiert keine Pflichten für die Parteien oder für nicht am Rechtsstreit beteiligte Dritte. Ein revisionsrechtlich relevanter Verfahrensfehler, der jedenfalls bei Übergehen entsprechender Beweisanträge der Klägerin zugleich als Verstoß gegen [X.]rt. 103 [X.]bs. 1 GG angesehen werden könnte, könnte deshalb nur dann vorliegen, wenn das Berufungsgericht gehalten gewesen wäre, von den in §§ 142 ff. ZPO vorgesehenen besonderen Befugnissen Gebrauch zu machen. Im Streitfall kommt insoweit die [X.]nordnung einer zusätzlichen Untersuchung der angegriffenen [X.]nlage nach § 144 [X.]bs. 1 Satz 1 ZPO und eine auf § 144 [X.]bs. 1 Satz 3 ZPO gestützte Verpflichtung der [X.] zur Duldung dieser Maßnahme in Betracht.

b) Mit § 144 ZPO hat sich das Berufungsgericht nicht ausdrücklich befasst. Dadurch wird das angefochtene Urteil jedoch nicht in Frage gestellt. Das Berufungsgericht hat sich rechtsfehlerfrei mit den Voraussetzungen eines [X.]s nach § 140c [X.] auseinandergesetzt, für den im Wesentlichen dieselben Kriterien maßgeblich sind.

(1) Der Senat hat bereits entschieden, dass im [X.] gemäß § 142 ZPO die Vorlegung einer Urkunde angeordnet werden darf, wenn ein gewisser Grad an Wahrscheinlichkeit für eine Patentverletzung spricht und wenn die Vorlegung zur [X.]ufklärung des Sachverhalts geeignet und erforderlich sowie auch unter Berücksichtigung der rechtlich geschützten Interessen des zur Vorlage Verpflichteten verhältnismäßig und angemessen ist ([X.], Urteil vom 1. [X.]ugust 2006 - [X.], [X.]Z 169, 30 = [X.], 962 Rn. 36 ff. - Restschadstoffentfernung). Hierbei ist die vor Inkrafttreten von § 140c [X.] entwickelte Rechtsprechung zu § 809 BGB (insbesondere [X.], Urteil vom 2. Mai 2002 - [X.], [X.]Z 150, 377, 384 ff. = GRUR 2002, 1046, 1048 f. - Faxkarte) zu berücksichtigen. Die neue Rechtslage nach Inkrafttreten des § 140c [X.] weicht materiell weder zu Lasten des Schutzrechtsinhabers noch des mutmaßlichen Verletzers vom früheren Rechtszustand nach [X.]blauf der Frist für die Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. [X.]pril 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (Durchsetzungsrichtlinie) ab ([X.], Beschluss vom 16. November 2009 - [X.], [X.]Z 183, 153 = [X.], 318 Rn. 16 - Lichtbogenschnürung).

Daraus ergibt sich, dass das Gericht nicht zur [X.]nordnung einer Urkundenvorlage nach § 142 ZPO verpflichtet ist, wenn die Voraussetzungen für einen [X.]nspruch aus § 140c [X.] nicht gegeben sind. Für die [X.]nordnung einer Begutachtung gemäß § 144 ZPO kann nichts anderes gelten.

(2) Das Berufungsgericht hat einen [X.] der Klägerin gemäß § 140c [X.] mit der Begründung verneint, die Klägerin habe keine [X.]nknüpfungstatsachen vorgetragen, die eine gewisse Wahrscheinlichkeit für eine Verletzung des Klagepatents begründeten. Hierzu hat es auf seine [X.]usführungen zur Würdigung der erhobenen Beweise, insbesondere des eingeholten Sachverständigengutachtens Bezug genommen.

Damit hat das Berufungsgericht einen Maßstab zugrunde gelegt, der mit der Rechtsprechung des [X.] übereinstimmt. Es fehlt zwar die ausdrückliche Klarstellung, dass das Berufungsgericht aus diesen Gründen auch eine ergänzende [X.]nordnung gemäß § 144 ZPO als nicht geboten angesehen hat. [X.]us dem Zusammenhang der Urteilsgründe, insbesondere aus der Bezugnahme auf die Beweiswürdigung, lässt sich aber mit hinreichender Deutlichkeit entnehmen, dass das Berufungsgericht auch im Zusammenhang mit § 144 ZPO von demselben, rechtlich nicht zu beanstandenden Maßstab ausgegangen ist.

(3) Die [X.]usführungen im angefochtenen Urteil lassen auch nicht den Schluss zu, dass das Berufungsgericht eine Zerlegung der [X.]nlage oder einen substantiellen Eingriff als generell unzulässig angesehen hat, was der Rechtsprechung vor Inkrafttreten der Durchsetzungsrichtlinie (Urteil vom 8. Januar 1985 - [X.], [X.]Z 93, 191, 209 f. = GRUR 1985, 512, 517 - Druckbalken) entspräche. Von dieser Rechtsprechung hat sich der [X.] Zivilsenat nach Rückfrage beim [X.] schon im Jahr 2002 im Hinblick auf die mit [X.]rt. 6 [X.]bs. 1 der Durchsetzungsrichtlinie im Wesentlichen übereinstimmende Regelung in [X.]rt. 43 [X.] gelöst ([X.]Z 150, 377, 388 f. = GRUR 2002, 1046, 1049 - Faxkarte). Die Kommentarliteratur zum Patentrecht geht zu Recht davon aus, dass für das Patentrecht nichts anderes gelten kann (Benkard/[X.]/[X.], 10. [X.]uflage, § 139 [X.] Rn. 117a aE; Busse/[X.], 6. [X.]uflage, § 140b [X.] Rn. 79; Busse/[X.]/[X.], 7. [X.]uflage, § 140c [X.] Rn. 46; [X.]/[X.], 8. [X.]uflage, § 140c [X.] Rn. 30).

2. Von einer weiteren Begründung wird gemäß § 544 [X.]bs. 4 Satz 2 Halbsatz 2 ZPO abgesehen.