Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 18.12.2012, Az. X ZR 7/12

BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
X [X.]
vom
18. Dezember 2012
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

[X.]
ZPO § 286 E; GG [X.]rt. 103 [X.]bs. 1

Im [X.] lässt sich allein aus §
286 ZPO nicht die Pflicht des Gerichts
herleiten, gemäß §§
142
ff. ZPO die Begutachtung eines Gegen-standes anzuordnen, der sich in der Verfügungsgewalt der nicht [X.] oder eines [X.] befindet.

ZPO
§§
142, 144; [X.] §
140c

a)
Im [X.] ist das Gericht allenfalls dann verpflichtet, ge-mäß §
142 ZPO die Vorlage einer Urkunde durch die nicht beweisbelastete Partei anzuordnen, wenn die Voraussetzungen für einen entsprechenden [X.]nspruch des Gegners aus §
140c [X.] erfüllt sind (Bestätigung von [X.], Urteil vom 1.
[X.]ugust 2006 -
X
ZR
114/03, [X.]Z 169, 30 = [X.], 962 Rn.
36
ff. -
Restschadstoffentfernung).

b)
Für eine auf §
144 ZPO gestützte [X.]nordnung, die Begutachtung eines Ge-genstandes anzuordnen, der sich in der Verfügungsgewalt der nicht beweis-belasteten
Partei oder eines [X.] befindet, gilt nichts anderes.

[X.], Beschluss vom 18. Dezember 2012 -
X [X.] -
O[X.]

[X.]

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Der X. Zivilsenat des [X.] hat am 18. Dezember 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr.
Meier-Beck, die Richter Dr.
[X.], Dr.
Bacher und [X.] sowie die Richterin Schuster
beschlossen:
Die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision in dem am 15.
Dezember 2011 verkündeten Urteil des 2. Zivilsenats des [X.] wird auf Kosten der Klägerin zurückgewie-sen.
Der Wert des Beschwerdeverfahrens wird auf 2,5 Millionen Euro festgesetzt.

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Gründe:
[X.].
Die Klägerin ist nach ihrem Vorbringen Inhaberin eines aus-schließlichen Nutzungsrechts an dem [X.] Patent 101
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064 (Klagepa-tent), dessen Inhaber ihr Präsident ist. Patentanspruch
1, auf den die übrigen Patentansprüche
zurückbezogen sind, lautet:
"Verfahren zur Herstellung eines doppelwandigen thermoplastischen Rohres mit einer [X.], wobei
a)
ein erster Schlauch (1) in einen [X.] (4) extrudiert wird, der aus [X.] einer Reihe auf einer Bahn geführter Kokillen gebildet wird,
b)
der erste Schlauch (1) in mindestens einem ersten [X.]bschnitt in eine gewellte Form gebracht wird und in mindestens einem zweiten [X.]bschnitt zu einer [X.] aufgeweitet wird,
c)
ein zweiter Schlauch (6) in den ersten Schlauch extrudiert und in dem ersten [X.]bschnitt gegen Wellentäler (8) des ersten Schlauchs (1) gedrückt wird,
d)
während der erste Schlauch (1) in die gewellte Form gebracht und der zweite
Schlauch (6) in den ersten extrudiert wird, sich zwischen den beiden Schläuchen (1, 6) ein Raum ([X.]) ausbildet, der mit einem über [X.]tmosphären-druck liegenden Druck [X.] beaufschlagt wird,
e)
vor dem Beginn des [X.]ufweitens des ersten Schlauchs (1) zu einer Rohrmuf-fe der Raum ([X.]) zwischen den beiden Schläuchen (1, 6) mit einem gesteuer-ten, über [X.]tmosphärendruck liegenden im Wesentlichen konstanten Druck [X.] < [X.] beaufschlagt wird, der im Wesentlichen während der [X.]usbildung der [X.] konstant gehalten wird,
f)
während des Extrudierens des zweiten Schlauchs (6) in den zur [X.] aufgeweiteten ersten Schlauch (1) der zweite Schlauch (6) von innen mit einem
über [X.]tmosphärendruck liegenden Druck [X.] beaufschlagt und gegen den ersten Schlauch (1) gedrückt wird,
g)
anschließend der Raum ([X.]) zwischen den beiden Schläuchen wieder mit dem Druck [X.] beaufschlagt wird."
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Die Beklagte produziert und vertreibt Kunststoffrohre mit angeformter [X.] unter der Typenbezeichnung "[X.].

". Die Klägerin macht gel-
tend, die Beklagte stelle diese Kunststoffrohre nach dem in Patentanspruch
1 des [X.]s geschützten Verfahren her. Das [X.] hat die auf Unterlassung, [X.]uskunft, Rechnungslegung und Feststellung der Schadens-ersatzpflicht gerichtete
Klage abgewiesen. Die Berufung, mit der die Klägerin zusätzlich zu ihrem erstinstanzlichen Begehren einen [X.]nspruch auf Besichti-gung in [X.]nwesenheit ihres Präsidenten, hilfsweise in [X.]nwesenheit ihrer zur Ge-heimhaltung verpflichteten rechts-
und patentanwaltlichen Vertreter, und auf Herausgabe eines aufgrund der Besichtigung zu erstellenden [X.] geltend gemacht hat, ist erfolglos geblieben. Das Berufungs-gericht hat die Revision nicht zugelassen. Dagegen wendet sich die Klägerin mit der
Nichtzulassungsbeschwerde, der die Beklagte entgegentritt.
B.
Das zulässige Rechtsmittel bleibt ohne Erfolg.
I.
Das [X.] betrifft, soweit für den Streitfall von Interesse, ein Verfahren zur Herstellung eines doppelwandigen Rohres aus thermoplasti-schem Material, das eine gewellte [X.]ußenwand, eine glatte Innenwand und eine [X.] aufweist.
1.
Verfahren dieser [X.]rt waren im Stand der Technik unter anderem aus der [X.] Patentanmeldung 563
575 (nachfolgend: Entgegenhal-tung) bekannt, in der als Miterfinder der Geschäftsführer der [X.] benannt ist. Bei dem dort offenbarten Verfahren wird ein erster Schlauch in einen Form-tunnel extrudiert und in eine gewellte Form gebracht. In diesen ersten Schlauch wird ein zweiter Schlauch mit im Wesentlichen glatter Oberfläche extrudiert. Der zweite Schlauch wird gegen die Wellentäler des ersten gedrückt, so dass ein Verbundrohr entsteht. Der Raum zwischen den beiden Schläuchen wird mit einem
über dem [X.]tmosphärendruck liegenden Druck [X.] beaufschlagt. Dieser 2
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ist so bemessen, dass der innere Schlauch nach dem [X.]bkühlen keine [X.] aufweist und dass sich zwischen den Schläuchen nach dem [X.]bkühlen exakt [X.]tmosphärendruck einstellt. Zur [X.]usbildung einer [X.] wird der äu-ßere Schlauch in bestimmten [X.]bschnitten durch [X.]ufbringung eines [X.] von außen aufgeweitet. Der innere Schlauch wird von innen mit einem über [X.]tmosphärendruck liegenden Druck [X.] beaufschlagt, dadurch ebenfalls aufgeweitet und im Bereich der [X.] vollflächig mit dem äußeren Schlauch verschweißt.
In der [X.] wird ausgeführt, das [X.]ufbringen des [X.] von außen auf den ersten Schlauch zur [X.]usbildung einer [X.] sei schwie-rig, weil der Raum zwischen dem ersten Schlauch und dem betreffenden [X.]b-schnitt des [X.]s gegen das Eindringen von [X.]ußenluft gut abgedichtet werden müsse. Dies setze aufwendige technische Maßnahmen voraus.
Das [X.] betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem, ein Verfahren zur Verfügung zu stellen, bei dem das [X.]ufweiten des äußeren Schlauchs zur [X.]usformung einer [X.] mit geringem [X.]ufwand erreicht werden kann.
2.
Zur Lösung des Problems schlägt Patentanspruch
1 des [X.] ein Verfahren zur Herstellung eines doppelwandigen thermoplastischen Rohres mit einer [X.] vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern [X.]:
a)
Ein erster Schlauch (1) wird in einen [X.] (4) extrudiert, der aus mindestens einer Reihe auf einer Bahn geführter Kokil-len gebildet wird.
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b)
Der erste Schlauch (1) wird in mindestens einem ersten [X.]b-schnitt in eine gewellte Form gebracht und in mindestens einem zweiten [X.]bschnitt zu einer [X.] aufgeweitet.
c)
Ein zweiter Schlauch (6) wird in den ersten Schlauch extrudiert und in dem ersten [X.]bschnitt gegen Wellentäler (8) des ersten Schlauchs (1) gedrückt.
d)
Während der erste Schlauch (1) in die gewellte Form gebracht und der zweite Schlauch (6) in den ersten extrudiert wird, bildet sich zwischen den beiden Schläuchen (1, 6) ein Raum ([X.]) aus, der mit einem über [X.]tmosphärendruck liegenden Druck [X.] be-aufschlagt wird.
e)
Vor dem Beginn des [X.]ufweitens des ersten Schlauchs (1) zu einer [X.] wird der Raum ([X.]) zwischen den beiden Schläuchen (1, 6) mit einem gesteuerten, über [X.]tmosphären-druck liegenden im Wesentlichen konstanten Druck
[X.] < [X.] be-aufschlagt, der im Wesentlichen während der [X.]usbildung der [X.] konstant gehalten wird.
f)
Während des Extrudierens des zweiten Schlauchs (6) in den zur [X.] aufgeweiteten ersten Schlauch (1) wird der zwei-te
Schlauch (6) von innen mit einem über [X.]tmosphärendruck liegenden Druck [X.] beaufschlagt und gegen den ersten Schlauch (1) gedrückt.
g)
[X.]nschließend wird der Raum ([X.]) zwischen den beiden [X.] wieder mit dem Druck [X.] beaufschlagt.
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3.
Das in Patentanspruch 1 geschützte Verfahren unterscheidet sich von dem Verfahren nach dem Stand der Technik im Wesentlichen dadurch, dass zur [X.]ufweitung des äußeren Schlauchs im Bereich der [X.] ein von innen wirkender Druck [X.] eingesetzt wird, der zwar geringer ist als der im Be-reich des wellenförmigen Rohrverlaufs anliegende Druck [X.], aber oberhalb des [X.]tmosphärendrucks liegt. Dies macht das [X.]ufbringen eines [X.] von außen entbehrlich. Der [X.] kann in den betreffenden [X.]bschnitten den-noch Luftabsaugkanäle aufweisen, die ein Teilvakuum erzeugen, wenn der äu-ßere Schlauch über den gesamten [X.]bschnitt der [X.] am [X.] anliegt ([X.]bs. 12).
II.
Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung, soweit hier von [X.], im Wesentlichen wie folgt begründet:
Es könne nicht festgestellt werden, dass bei der Herstellung der angegrif-fenen Kunststoffrohre das Merkmal e verwirklicht werde. Das in der Berufungs-instanz eingeholte Sachverständigengutachten habe das Vorbringen der Kläge-rin nicht bestätigt. Nach den [X.]usführungen des gerichtlichen Sachverständigen, der die angegriffene [X.]nlage zusammen mit dem [X.] besichtigt habe, erfolge eine Druckänderung von [X.] auf [X.] erst zu einem Zeitpunkt, zu dem das [X.]ufweiten des [X.]ußenschlauchs zu einer [X.] bereits begonnen habe.
[X.]ußerdem sei [X.] nicht höher als der [X.]tmosphärendruck, sondern stimme mit diesem überein.
Die [X.]usführungen des gerichtlichen Sachverständigen würden nicht dadurch in Frage gestellt, dass der Sachverständige die [X.]ngaben der [X.] zu den Druckverhältnissen nicht durch Messungen, sondern nur durch [X.]n-bringen von Papierfähnchen überprüft und auch nicht durch Öffnen der [X.]nlage nachgeprüft habe, ob innerhalb des Kanals Ventile oder sonstige Bauteile [X.] seien, mit denen eine Druckabsenkung gemäß Merkmal e erreicht 9
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werde. Die Klägerin habe nicht vorgetragen, dass sie sich in geeigneter Weise, etwa durch eigene Messungen an der angegriffenen [X.]nlage, davon überzeugt habe, dass die Entlüftung stufenweise erfolge. Dass sich das von der [X.] praktizierte Verfahren an diesem Punkt nicht vollständig aufklären lasse, führe nicht zu einer Umkehr der Beweislast zugunsten der Klägerin.
Der in zweiter Instanz zusätzlich geltend gemachte Besichtigungsan-spruch sei ebenfalls unbegründet. Die Klägerin habe keine [X.]nknüpfungstatsa-chen vorgetragen, die eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die Verletzung des [X.]s begründeten. [X.]uch die Besichtigung der angegriffenen [X.]nlage durch den gerichtlichen Sachverständigen habe solche [X.]nhaltspunkte nicht er-geben.
III.
Diese Beurteilung hält den [X.]ngriffen der Nichtzulassungsbe-schwerde im Ergebnis stand und erfordert auch nicht die Zulassung der [X.] wegen grundsätzlicher Bedeutung oder zur Fortbildung des Rechts.
1.
Die Nichtzulassungsbeschwerde rügt, die Würdigung des [X.] entbehre einer hinreichenden tatsächlichen Grundlage, weil das Berufungsgericht weder eine Messung der Druckverhältnisse in der [X.] [X.]nlage noch eine nähere Untersuchung auf das Vorhandensein von Venti-len oder dergleichen angeordnet habe.
Diese Rüge ist im Ergebnis unbegründet.
a)
Die Nichtzulassungsbeschwerde stützt ihre Rüge ausschließlich auf §
286 ZPO und [X.]rt. 103 [X.]bs.
1 GG. [X.]llein aus diesen Vorschriften lässt sich eine Pflicht zur [X.]nordnung weiterer Untersuchungen durch den gerichtlichen Sachverständigen nicht herleiten. Sie bilden keine ausreichende Grundlage für 13
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den mit einer solchen [X.]nordnung verbundenen Eingriff in die betriebliche Sphä-re der [X.].
Eine Verletzung von §
286 ZPO könnte im Streitfall allenfalls dann ange-nommen werden, wenn das Berufungsgericht schon aufgrund der ihm oblie-genden allgemeinen Pflicht zur [X.]ufklärung des Sachverhalts gehalten gewesen wäre, die nach seinen Feststellungen verbliebenen Unsicherheiten über die Höhe und den zeitlichen Verlauf des Drucks [X.] durch weitere Beweiserhebung zu beheben. Eine derart weitgehende [X.]ufklärungspflicht kann jedoch aus §
286 ZPO nicht hergeleitet werden.
Entgegen der [X.]uffassung des Berufungsgerichts darf eine entsprechende Beweisaufnahme allerdings nicht generell davon abhängig gemacht werden, dass die Klägerin eigene Messungen an der angegriffenen [X.]nlage durchführt und deren Ergebnisse vorträgt. Ein solches Erfordernis hätte in Konstellationen wie der vorliegenden zur Folge, dass eine Beweisaufnahme stets von der Zu-stimmung des [X.] abhinge, der die Verfügungsgewalt über das Objekt der Begutachtung hat. [X.]us den §§
142
ff. ZPO ergibt sich indes, dass die [X.] und unter Umständen sogar am Rechtsstreit nicht beteiligte [X.] unter bestimmten Voraussetzungen auch gegen deren Willen zur Mitwirkung an einer Beweisaufnahme angehalten werden können.
[X.]llein aus §
286 ZPO lassen sich eine solche Mitwirkungspflicht und eine Pflicht des Gerichts zur [X.]nordnung entsprechender Maßnahmen indes nicht herleiten. §
286 ZPO richtet sich allein an das Gericht und statuiert keine Pflich-ten für die Parteien oder für nicht am Rechtsstreit beteiligte Dritte. Ein revisions-rechtlich relevanter Verfahrensfehler, der jedenfalls bei Übergehen entspre-chender Beweisanträge der Klägerin zugleich als Verstoß gegen [X.]rt.
103 [X.]bs.
1 GG angesehen werden könnte, könnte deshalb nur dann vorliegen, wenn das Berufungsgericht gehalten gewesen wäre, von den in §§
142
ff. ZPO vorgese-18
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henen besonderen Befugnissen Gebrauch zu machen. Im Streitfall kommt in-soweit die [X.]nordnung einer zusätzlichen Untersuchung der angegriffenen [X.]nla-ge nach §
144 [X.]bs. 1 Satz 1 ZPO und eine auf §
144 [X.]bs. 1 Satz 3 ZPO ge-stützte Verpflichtung der [X.] zur Duldung dieser Maßnahme in Betracht.
b)
Mit §
144 ZPO hat sich das Berufungsgericht nicht ausdrücklich befasst. Dadurch wird das angefochtene Urteil jedoch nicht in Frage gestellt. Das Berufungsgericht hat sich rechtsfehlerfrei mit den Voraussetzungen eines [X.]s nach §
140c [X.] auseinandergesetzt, für den im [X.] dieselben Kriterien maßgeblich sind.
(1)
Der Senat hat bereits entschieden, dass im [X.] gemäß §
142 ZPO die Vorlegung einer Urkunde angeordnet werden darf, wenn ein gewisser Grad an Wahrscheinlichkeit für eine Patentverletzung spricht und wenn die Vorlegung zur [X.]ufklärung des Sachverhalts geeignet und erfor-derlich sowie auch unter Berücksichtigung der rechtlich geschützten Interessen des zur Vorlage Verpflichteten verhältnismäßig und angemessen ist ([X.], Ur-teil vom 1.
[X.]ugust 2006 -
X
ZR
114/03, [X.]Z 169, 30 = [X.], 962 Rn.
36
ff. -
Restschadstoffentfernung). Hierbei ist die vor Inkrafttreten von §
140c [X.] entwickelte Rechtsprechung zu §
809 BGB (insbesondere [X.], Urteil vom 2.
Mai 2002 -
I
ZR
45/01, [X.]Z 150, 377, 384 ff. = GRUR 2002, 1046, 1048
f. -
Faxkarte) zu berücksichtigen. Die neue Rechtslage nach Inkraft-treten des §
140c [X.] weicht materiell weder zu Lasten des Schutzrechtsin-habers noch des mutmaßlichen Verletzers vom früheren Rechtszustand nach [X.]blauf der Frist für die Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. [X.]pril 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums ([X.]) ab ([X.], Beschluss vom 16.
November 2009 -
X
ZB
37/08, [X.]Z
183, 153 = GRUR 2010, 318 Rn.
16

Lichtbogenschnürung).
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Daraus ergibt sich, dass das Gericht nicht zur [X.]nordnung einer Urkunden-vorlage nach §
142 ZPO verpflichtet ist, wenn die Voraussetzungen für einen
[X.]nspruch
aus §
140c [X.] nicht gegeben sind. Für die [X.]nordnung einer Begut-achtung gemäß §
144 ZPO kann nichts anderes gelten.
(2)
Das Berufungsgericht hat einen [X.] der Kläge-rin gemäß §
140c [X.] mit der Begründung verneint, die Klägerin habe keine [X.]nknüpfungstatsachen
vorgetragen, die eine gewisse Wahrscheinlichkeit für eine Verletzung des [X.]s begründeten. Hierzu hat es auf seine [X.]usfüh-rungen zur Würdigung der erhobenen Beweise, insbesondere des eingeholten Sachverständigengutachtens Bezug genommen.
Damit hat das Berufungsgericht einen Maßstab zugrunde gelegt, der mit der Rechtsprechung des [X.] übereinstimmt. Es fehlt zwar die ausdrückliche Klarstellung, dass das Berufungsgericht aus diesen Gründen auch eine ergänzende [X.]nordnung gemäß §
144 ZPO als nicht geboten ange-sehen hat. [X.]us dem Zusammenhang der Urteilsgründe, insbesondere aus der Bezugnahme auf die Beweiswürdigung, lässt sich aber mit hinreichender Deut-lichkeit entnehmen, dass das Berufungsgericht auch im Zusammenhang mit §
144 ZPO von demselben, rechtlich nicht zu beanstandenden Maßstab [X.] ist.
(3)
Die [X.]usführungen im angefochtenen Urteil lassen auch nicht den Schluss zu, dass das Berufungsgericht eine Zerlegung der [X.]nlage oder einen substantiellen
Eingriff als generell unzulässig angesehen hat, was der Recht-sprechung vor Inkrafttreten der [X.] (Urteil vom 8. Januar 1985 -
X ZR 18/84, [X.]Z 93, 191, 209 f. = GRUR 1985, 512, 517 -
Druckbal-ken) entspräche. Von dieser Rechtsprechung hat sich der I.
Zivilsenat nach Rückfrage beim X.
Zivilsenat schon im Jahr 2002 im Hinblick auf die mit [X.]rt. 6 [X.]bs. 1 der [X.] im Wesentlichen übereinstimmende Rege-23
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12
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lung in [X.]rt. 43 [X.] gelöst ([X.]Z 150, 377, 388 f. = GRUR 2002, 1046, 1049 -
Faxkarte). Die Kommentarliteratur zum Patentrecht geht zu Recht davon aus, dass für das Patentrecht nichts anderes gelten kann (Benkard/[X.]/[X.], 10.
[X.]uflage, §
139 [X.] Rn.
117a [X.]; Busse/[X.], 6.
[X.]uflage, §
140b [X.] Rn.
79; Busse/[X.]/[X.], 7.
[X.]uflage, §
140c [X.] Rn.
46; [X.]/[X.], 8.
[X.]uflage, §
140c [X.] Rn.
30).
2.
Von einer weiteren Begründung wird gemäß §
544 [X.]bs.
4 Satz
2
Halbsatz
2
ZPO abgesehen.

Meier-Beck
[X.]
Bacher

[X.]
Schuster
Vorinstanzen:
[X.], Entscheidung vom 19.12.2008 -
4b O 249/07 -

O[X.], Entscheidung vom 15.12.2011 -
I-2 [X.] -

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