Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 18.05.2010, Az. X ZR 79/07

[X.]IM NAMEN [X.]S VOLKES URTEIL [X.] Verkündet am: 18. Mai 2010 Anderer, Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja [X.]: ja [X.]R: ja

Steuervorrichtung [X.] § 6; [X.] § 812 Abs. 1 ([X.]) Dem Erfinder einer Lehre zum technischen Handeln, die zum Patent angemeldet und/oder für die ein Patent erteilt worden ist, erwächst mit deren Verlautbarung, die unter Wahrung einer die Öffentlichkeit hiervon ausschließenden Vertraulichkeit er-folgt ist, ein Recht an der Erfindung unabhängig davon, ob die Lehre schutzfähig ist. Der Anmelder und/oder Inhaber des Patents, der nicht Erfinder oder dessen Rechts-nachfolger ist, schuldet dem Erfinder nach Bereicherungsrecht Herausgabe dessen, was er durch [X.] erlangt hat, die er im Rahmen einer durch das Wissen um die Erfindung, durch deren Anmeldung oder durch die Patenterteilung vermittelten Vorzugsstellung vorgenommen hat.
[X.], [X.]eil vom 18. Mai 2010 - [X.] - [X.]- 2 - [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 2. März 2010 durch [X.] Scharen, die Richterin [X.] und [X.] [X.], [X.] und [X.] für Recht erkannt:
Auf die Revision des [X.] wird das [X.]eil des 6. Zivilsenats des [X.] vom 10. Mai 2007 aufgehoben. Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsge-richt zurückverwiesen. Der Streitwert wird auf 100.000 • festgesetzt. Von Rechts wegen

- 3 - Tatbestand: 1 Der Kläger war von 1989 bis 2000 als Entwicklungsingenieur bei der [X.] beschäftigt, zuletzt als Entwicklungsleiter Kommunikationssysteme. Er meldete der [X.] verschiedene Erfindungen. Die [X.] tätigte hierüber Schutzrechtsanmeldungen. Ihr wurden die [X.] Patente 41 33 989 betref-fend eine Steuervorrichtung mit einer Einsteckkarte sowie 41 36 546 und 41 36 548 jeweils betreffend eine Steuervorrichtung für die Datenübermittlung zwischen einem digitalen Fernsprechnetz und einem prozessorbestückten End-gerät erteilt, die später jedoch ausnahmslos im [X.] durch das [X.] widerrufen wurden. Für die unter Inan-spruchnahme der Priorität des [X.] Patents 41 36 548 getätigte [X.] (EP 054 11 19) zahlte die [X.] die Jahresgebühr nicht mehr, so dass diese Patentanmeldung als zurückgenom-men gilt. Nach Darstellung des [X.] sollen die gemeldeten Erfindungen von der [X.] im eigenen Betrieb und durch Lizenzvergabe verwertet worden sein. Ende 1999 kündigte der Kläger den Arbeitsvertrag. Am 26. Januar 2000 hoben die Parteien das Arbeitsverhältnis einvernehmlich auf und einigten sich über die wechselseitigen Ansprüche. In § 7 des Aufhebungsvertrags trafen sie folgende Regelung: 2 "Mit dieser Vereinbarung sind sämtliche Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis, seiner Beendigung und für die [X.] nach Beendigung erledigt und abgegolten, soweit sich aus dieser Vereinbarung nichts anderes ergibt. Ausgenommen sind Ansprüche gemäß ArbnErfG - Gesetz über [X.] –" - 4 - Das Zuleitungsschreiben der [X.] vom selben Tag lautet im letzten Absatz wie folgt: 3 "In Ihrem Kündigungsschreiben erheben Sie einen Anspruch aus nicht mehr bestehenden Patenten. Wir bitten Sie, diesen Anspruch schriftlich zu formulie-ren und gegebenenfalls zu quantifizieren, damit wir eine entsprechende Prüfung vornehmen können. Dies geschieht unabhängig zu der Aufhebungsvereinba-rung. Rechtsgrundlage bildet das [X.]." Mit seiner am 31. Dezember 2004 beim [X.] eingegangenen [X.] hat der Kläger zunächst Auskunft, eidesstattliche Versicherung der Richtig-keit und Vollständigkeit der Auskunft sowie Zahlung der sich auf Grund der ge-meldeten Erfindungen ergebenden Arbeitnehmererfindervergütung verlangt, da die [X.] die Erfindungen konkludent in Anspruch genommen bzw. weil sie ihre Verpflichtung zur Zahlung einer Vergütung nach dem Gesetz über Arbeit-nehmererfindungen in dem zitierten Schreiben anerkannt habe. Hilfsweise hat er Zahlung einer angemessenen Vergütung bzw. [X.] bzw. Schadensersatz wegen Patentverletzung bzw. wegen Nichtbeachtung der [X.] gemäß §§ 15 und 16 [X.] sowie wegen unzureichender [X.] der Schutzrechte im Einspruchsverfahren geltend gemacht. Das [X.] hat die Klage abgewiesen. 4 5 Hiergegen hat der Kläger Berufung eingelegt und sein Begehren auf die zu dem [X.] Patent 41 36 546 parallele [X.] Patentanmeldung 92 119 078.1 (ebenfalls wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr als zurückge-nommen geltend) und auf die zu Gunsten der [X.] eingetragenen Ge-brauchsmuster 91 17 073 [X.] betreffend eine Steuervorrichtung für die [X.] zwischen einem digitalen Fernsprechnetz und einem prozessorbe-stückten Endgerät (im Löschungsverfahren gelöscht), und 299 01 160 [X.] be-- 5 - treffend einen Adapter, die beide aus der [X.] 36 548 abgezweigt worden sein sollen, erstreckt. Ferner hat er sich darauf berufen, dass er jedenfalls eine Vergütung für Verbesserungsvorschläge verlange und Ansprüche aus Ge-schäftsführung ohne Auftrag habe. 6 Zuletzt hat er beantragt: 1. Die [X.] wird verurteilt, dem Kläger bezüglich der Schutzrechte bzw. Schutzrechtsanmeldungen [X.] 33 989, [X.] 36 546, [X.] 36 548, [X.], [X.], [X.]-GM 91 17 073 und [X.]-GM 299 01 160 [X.] vollständig Auskunft zu erteilen über a) die Art und Dauer der Nutzung und der sonstigen wirtschaftlichen [X.] durch die [X.] selbst sowie durch außerbetriebliche Verwer-tungshandlungen, insbesondere durch Lizenzvergabe, Austausch oder Verkauf der Erfindungsrechte, und zwar im In- und Ausland, b) den Umfang der Verwertung, insbesondere Herstellungs- und Liefermen-gen, Herstellungskosten und Liefer- bzw. Verkaufspreise, Lieferzeiten und Abnehmer, Lizenzeinnahmen, Einnahmen aus Kauf- oder [X.] sowie sonstigen Vermögensvorteilen, c) die wirtschaftliche Verwertbarkeit, insbesondere Behandlung als Vorrats- oder Sperrpatent, und d) sämtliche sonstigen Bemessungskriterien für die Vergütung durch Vorlage einer geordneten, nachprüfbaren Aufstellung. 2. Die [X.] wird verurteilt, dem Kläger die zur Berechnung seines [X.] erforderlichen Unterlagen nach Ziffer 1 auszuhändigen - 6 - und die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben zu Ziffer 1 an Eides Statt zu versichern. 3. Die [X.] wird verurteilt, an den Kläger die sich aus der Auskunft und den Unterlagen zu Ziffer 1 und 2 ergebende, hilfsweise eine angemessene durch das Gericht festzusetzende, Vergütung, hilfsweise Wertersatz für die gezo-genen Nutzungen, hilfsweise Schadensersatz, nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus seit dem 19. Dezember 1999 zu zahlen. Die [X.] hat einer Klageerweiterung im Berufungsverfahren nicht zugestimmt. In der Sache hat sie geltend gemacht, die gemeldeten Erfindungen nicht wirksam in Anspruch genommen zu haben. Sie habe die Erfindungen auch nicht verwertet oder lizenziert. Dies hätte ihr im Übrigen freigestanden, da das Gemeldete in Anbetracht des Widerrufs bzw. der Löschung der Schutzrech-te nichts Geschütztes dargestellt habe. Sie habe deswegen auch nichts zu Un-recht erlangt. Ansprüchen des [X.] außerhalb des [X.] stehe die [X.] vom 26. Januar 2000 entge-gen. Im Übrigen seien etwaige Ansprüche des [X.] verjährt bzw. verwirkt. Das [X.] Gebrauchsmuster 299 01 160 [X.] gehe schon gar nicht auf eine Erfindung des [X.] zurück und sei auch nicht aus dem [X.] Patent 41 36 548 abgezweigt. 7 8 Das Berufungsgericht hat dem weiteren Vorbringen des [X.] im Beru-fungsverfahren eine Klageerweiterung entnommen. Diese sei nicht sachdienlich und daher unzulässig. Im Übrigen hat das Berufungsgericht die Berufung als unbegründet zurückgewiesen. Mit seiner vom [X.]at zugelassenen Revision verfolgt der Kläger sein Klagebegehren weiter. Die [X.] tritt dem entgegen. 9 - 7 - Entscheidungsgründe: 10 Die zulässige Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des Beru-fungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. [X.] Bezüglich der Erfindungen, über die schon das [X.] geurteilt hat, hält auch das Berufungsgericht die Abweisung der Klage für rechtens. Der Kläger habe mangels wirksamer Inanspruchnahme durch die [X.] keinen Anspruch auf Vergütung seiner Diensterfindungen gemäß §§ 9 Abs. 1, 10 Abs. 1 [X.] (in der gem. Art. 9 des Gesetzes zur Vereinfachung und Mo-dernisierung des Patentrechts vom 31. Juli 2009 - [X.]l. I 2009, 2521 - bis 30. September 2009 geltenden Fassung). Eine schriftliche [X.] liege unstreitig nicht vor. Weder in der Anmeldung der Schutzrechte oder der Inanspruchnahme von Unterstützung durch den Kläger hierbei noch in einer Benutzungsaufnahme sei überdies eine konkludente Inanspruchnahme zu erblicken, abgesehen davon, dass es an einem ausdrücklich oder konkludent vereinbarten Verzicht auf die Schriftform der Inanspruchnahme fehle. Für die geltend gemachte Erfindervergütung sei schließlich auch keine vertragliche Grundlage zu erkennen. Eine ausdrückliche dahingehende Vereinbarung trage der Kläger selbst nicht vor. Für die Annahme einer vertraglichen Vereinbarung aufgrund schlüssigen Verhaltens fehle es an konkreten Anhaltspunkten. 11 Dem Kläger stünden auch keine Schadensersatzansprüche zu. Solche und andere auf Diensterfindungen gestützte Ansprüche würden zwar nicht von der [X.] erfasst, da sie im engen sachlichen Zusammenhang mit den Ansprüchen aus dem Gesetz über [X.] stünden. [X.] nach § 139 Abs. 2 [X.] scheiterten aber daran, dass eine Benutzung 12 - 8 - der Erfindungen durch die [X.] aufgrund des Rückwirkung entfaltenden Widerrufs der [X.] Schutzrechte nicht rechtswidrig gewesen sei. Ebenso verhalte es sich mit etwaigen Entschädigungsansprüchen nach § 33 Abs. 1 [X.] i.V.m. Art. 67 Abs. 1, 64 Abs. 1 EPÜ in Bezug auf die [X.] Anmel-dung. Auch aus der behaupteten unzulänglichen Verteidigung im Einspruchs-verfahren könne der Kläger keine Ersatzansprüche herleiten, da er keinerlei Umstände dargetan habe, die im Falle ihrer Erweislichkeit die Annahme einer Pflichtverletzung seitens der [X.] rechtfertigten. Der Kläger habe sich vielmehr trotz richterlicher Hinweise auf den Rechtsstandpunkt zurückgezogen, es sei Aufgabe der [X.] gewesen, erfolgversprechende Verteidigungsli-nien aufzuzeigen. Die [X.] habe den Kläger zwar entgegen § 16 Abs. 1 [X.] nicht davon unterrichtet, dass sie die [X.] Anmeldung durch Nichtzahlung der Jahresgebühr nicht weiter verfolgen werde. Der Kläger habe jedoch keinen ihm hierdurch entstandenen Schaden nachgewiesen. Denn er habe nicht dargetan, dass der Gegenstand der Anmeldung erteilungsfähig ge-wesen sei. Dem Kläger stehe wegen der behaupteten Benutzung des Gegenstan-des der gemeldeten Erfindungen auch kein Bereicherungsanspruch nach §§ 812 ff. [X.] zu. Soweit man in der Meldung der Erfindungen eine Leistung des [X.] sehen wollte, so sei diese nicht ohne Rechtsgrund, sondern in Er-füllung der Verpflichtungen nach § 5 Abs. 1 [X.] erfolgt. Eine Eingriffskon-diktion komme ebenfalls nicht in Betracht, da es aufgrund des Rückwirkung zu-kommenden Widerrufs der Schutzrechte an einer von der Rechtsordnung dem Kläger zugewiesenen Rechtsposition in Form eines Ausschließlichkeitsrechts fehle, in welche die [X.], sei es durch eigene Nutzungshandlungen, sei es durch Mitwirken an fremden [X.] durch die Vergabe von Lizenzen, eingegriffen und auf Kosten des [X.] etwas erlangt habe. 13 - 9 - 14 Mangels hinreichenden Sachvortrags stünden dem Kläger unabhängig davon, ob diese erstinstanzlich bereits Streitgegenstand gewesen seien, keine Ansprüche nach §§ 612 analog, 687, 988 [X.] bzw. nach § 20 [X.] zu. Insbesondere habe sich der Kläger auf die Schutzfähigkeit seiner Erfindungen berufen und dadurch zugleich ein Tatbestandsmerkmal der Legaldefinition des § 3 [X.] in Abrede gestellt. Auch habe er nicht aufgezeigt, inwieweit die [X.] das Gemeldete als Verbesserungsvorschlag verwertet und hierdurch eine Vorzugsstellung erlangt habe. I[X.] Dies hält revisionsrechtlicher Nachprüfung nicht in allen Punkten stand. 15 1. Auf das Streitverhältnis ist das Gesetz über [X.] in der bis zum 30. September 2009 gültigen Fassung anzuwenden. 16 2. [X.] nicht zu beanstanden ist die tatrichterliche Würdi-gung des Berufungsgerichts, dass im Streitfall weder eine wirksame Inan-spruchnahme der vom Kläger als solche ordnungsgemäß gemeldeten [X.] noch eine vertragliche Übertragung mithin gem. § 8 [X.] frei gewordener Diensterfindungen festgestellt werden kann und dem Kläger somit keine Vergütungsansprüche nach dem Gesetz über [X.] oder vertragliche Ansprüche zustehen. 17 a) Wie der [X.]at in der [X.]-Entscheidung ([X.] 167, 118 [X.]. 27) ausgeführt hat, ist eine der gesetzlichen Schriftform ermangelnde [X.] nach § 125 [X.] nichtig. Ob innerhalb der Ausschlussfrist für die Inanspruchnahme auf die Einhaltung der Schriftform verzichtet werden 18 - 10 - kann, kann - wie im Fall [X.] - auch hier offen bleiben, weil die [X.] unstreitig schriftlich gemeldet wurden und Feststellungen dazu [X.], wann die [X.]en erfolgt sind und dass innerhalb der ab die-sem [X.]punkt laufenden Inanspruchnahmefrist eine Handlung vorgenommen worden ist, die als Verzicht auf eine schriftliche Inanspruchnahme gewertet werden könnte. Dass Entsprechendes vorgetragen und dieser Vortrag vom [X.] übergangen worden sei, legt die Revision nicht dar. Ihre allge-meinen Ausführungen geben - auch in der Gesamtschau - für die insoweit er-forderlichen tatsächlichen Umstände nichts Verlässliches her, so dass die Ge-hörsrüge ins Leere geht. Mit dem Berufungsgericht ist daher davon auszuge-hen, dass die Diensterfindungen mangels Inanspruchnahme frei geworden sind. Damit scheiden Vergütungsansprüche des [X.] nach §§ 9, 10 [X.] aus. Der Vergütungsanspruch nach § 9 Abs. 1 [X.] entsteht mit der unbe-schränkten Inanspruchnahme; der Vergütungsanspruch nach § 10 Abs. 1 Arb-NErfG setzt neben der Benutzung der Diensterfindung die Erklärung der be-schränkten Inanspruchnahme voraus. b) [X.] ist auch die tatrichterliche Würdigung des [X.]s, dass keine vertragliche Übertragung der frei gewordenen Diensterfindungen festgestellt werden kann. Der damalige Vorstand der [X.] [X.]
brauchte hierzu nicht als Zeuge gehört zu werden. Der Kläger hat zwar im Zusammenhang mit dem Vortrag zum Schreiben der [X.] vom 26. Januar 2000 behauptet, zwischen den Parteien sei unstreitig gewesen, dass die Nutzung und Verwertung der Diensterfindungen durch die [X.] vergütungspflichtig sei und hierfür [X.]als Zeugen benannt. Dies allein rechtfertigt aber die Annahme eines konkludent geschlossenen Übertragungs-vertrages nicht, da für eine Einigung über die - gegenüber den bereits erfolgten Anmeldungen nachträgliche - Übertragung der Anmeldung oder Schutzrechte 19 - 11 - und die dafür zu zahlende Vergütung vom Kläger nichts dargetan ist. Das lässt es naheliegend erscheinen, dass die Parteien davon ausgingen, mit den Erfin-dungsmeldungen des [X.], den Anmeldungen der [X.] und der (be-haupteten) Verwertung der Erfindungen durch die [X.] sei alles getan, um die Rechte an den Erfindungen auf die [X.] übergehen zu lassen. Dann bestand schon kein Anlass zum Abschluss eines (nachträglichen) [X.]. Gegen eine Übertragung spricht schließlich auch der Umstand, dass der Kläger von der Verteidigung der [X.] mit dem Argument, die Er-findungen seien frei geworden, ersichtlich überrascht worden ist. Wann und mit welchem Inhalt eine nachträgliche Übertragung stattgefunden haben soll, ist daher weder vorgetragen noch in das Wissen des Zeugen gestellt. Mit den [X.] in den Geschäftsberichten und Bilanzen der [X.] brauchte sich das Berufungsgericht in diesem Zusammenhang nicht näher befassen. Sie mögen Anhaltspunkte für den Umfang der Nutzung der Diensterfindungen geben, be-sagen aber nichts für eine nachträgliche Übertragung. c) Der Vortrag des [X.] rechtfertigt auch nicht die Annahme einer Vereinbarung dahingehend, dass die Parteien nach Eingang der Erfindungs-meldungen technische Vorschläge für den Fall, dass sie nicht schutzfähig sind, durch Vereinbarung den Regelungen über die Zahlung einer Arbeitnehmerver-gütung unterworfen hätten (vgl. [X.], [X.], 685 unter II mit Nachw. in [X.]. 11, 12). Denn wie eine solche Vereinbarung zustande gekommen sein soll, lässt sich dem [X.] ebenfalls nicht entnehmen und wurde auch nicht in das Wissen des Zeugen gestellt. 20 3. Da von der Revision - zu Recht - nicht beanstandet, hat der [X.]at der revisionsrechtlichen Überprüfung ferner das Auslegungsergebnis des Beru-fungsgerichts zu Grunde zu legen, die von den Parteien im Rahmen des [X.] - 12 - scheidens des [X.] aus den Diensten der [X.] getroffenen Vereinba-rungen beinhalteten, dass sämtliche denkbaren Ansprüche, die dem Kläger - gleich aus welchem Rechtsgrund - gegen die [X.] wegen der von ihm getätigten Diensterfindungen möglicherweise zustehen, von der [X.] ausgenommen sind. 4. Weiter zutreffend und von der Revision auch nicht beanstandet ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass dem Kläger aufgrund der Rückwir-kung des Widerrufs der Schutzrechte nach §§ 21 Abs. 3, 22 Abs. 2 [X.] keine Schadensersatzansprüche nach § 139 [X.] bzw. Entschädigungsansprüchen nach § 33 Abs. 1 [X.] zustehen. Etwaige Ansprüche nach Art. II § 1 a Abs. 1 Satz 1 [X.] sind mit dem Fallenlassen durch Nichtzahlen der [X.] für die [X.] Anmeldung ebenfalls entfallen. 22 5. Von der Revision nicht gerügt und auch sonst nicht zu beanstanden ist schließlich die sich anschließende tatrichterliche Würdigung des Berufungsge-richts, dass dem Kläger mangels hinreichenden Sachvortrags zu den gebote-nen Verteidigungsmöglichkeiten bzw. zur Patent- oder Gebrauchsmusterfähig-keit auch keine Schadensersatzansprüche im Hinblick auf die behauptete unzu-reichende Verteidigung von Schutzrechten bzw. wegen der Missachtung des § 16 [X.] im Zusammenhang mit der Aufgabe der [X.]n Anmel-dung zustehen. 23 6. Rechtsfehlerhaft hat das Berufungsgericht aber Ansprüche des [X.] nach § 812 Abs. 1 Satz 1 [X.] bereits dem Grunde nach verneint. 24 a) Eine Leistungskondiktion gemäß der ersten Alternative dieser Vor-schrift kommt - wie das Berufungsgericht noch zutreffend erkannt hat - vorlie-25 - 13 - gend zwar nicht in Betracht. Die [X.] beinhaltet regelmäßig [X.] bewusste, zweckgerichtete Mehrung des Vermögens (Definition der Leistung seit [X.] 58, 184, 188) des Arbeitgebers durch den Arbeitnehmer. Objektiv geht es um eine bloße Wissensvermittlung ([X.] 167, 118, 129 [X.]. 26 - [X.]). Da die Parteien die [X.]eilungen des [X.] als Meldungen von Diensterfindungen angesehen haben und nach dem hier anzuwendenden [X.] diese Diensterfindungen nach deren Freiwerden nicht der [X.] zustehen, kann auch nicht angenommen werden, dass im [X.] mehr als diese Wissensvermittlung erfolgen sollte. b) Es kommt jedoch ein [X.] über die Eingriffskondik-tion gemäß der zweiten Alternative in Betracht. 26 [X.]) Hiernach ist das durch eine eigene Handlung des Schuldners Erlang-te herauszugeben, wenn es nach der Rechtsordnung dem Gläubiger gebührt. Das ist der Fall, wenn die Handlung eine schützenswerte und vermögensrecht-lich nutzbare Rechtsposition beeinträchtigt ([X.] 107, 117 [X.]. 15 f. - For-schungskosten), die dem Gläubiger zugewiesen ist. [X.] kann nicht nur ein diesem zustehendes absolutes Recht sein, sondern auch eine über eine bloße Chance hinausgehende vermögensrechtlich nutzbare Position, deren Schutz gegenüber [X.] die Rechtsordnung zu Gunsten des Gläubigers [X.], deren Schutz sie nach Inhalt und/oder Umfang aber in weniger vollkom-mener Weise bemisst. 27 [X.]) Eine solche Position erwächst dem Erfinder bereits dadurch, dass er eine Erfindung macht, also er selbst sich die Erkenntnis erschließt, wie mit be-stimmten technischen [X.]eln ein konkretes technisches Problem gelöst werden kann (vgl. [X.], Entsch. v. 15.11.2006 - [X.] unter 8. m.w.N.), und diese 28 - 14 - Erkenntnis - unter Wahrung einer die Öffentlichkeit hiervon ausschließenden Vertraulichkeit - so verlautbart, dass sie als Anweisung zum technischen Han-deln genutzt werden kann. Allein hieraus ergibt sich zwar nicht das Recht auf ein Schutzrecht, das in § 6 [X.] bzw. Art. 60 Abs. 1 EPÜ ausdrücklich erwähnt und als eigentumsähnliches Recht anerkannt ist ([X.], [X.]. v. 15.1.1974 - [X.] und [X.], [X.], 142, 144 - Offenlegung von Patent-Altanmeldungen). Ein Anspruch, ein Schutzrecht mit den sich beim Patent aus den §§ 9 ff. [X.] ergebenden Wirkungen zu erhalten und nutzen zu können, kann naturgemäß nur bestehen und beeinträchtigt werden, wenn alle weiteren gesetzlichen Voraussetzungen für ein solches Schutzrecht gegeben sind. [X.] geht die [X.]echung davon aus, dass das Recht auf das Schutzrecht als Immaterialgüterrecht gemäß § 823 Abs. 1 [X.] gegen Eingriffe Dritter nur geschützt ist, wenn die Erfindung schutzfähig ist ([X.].[X.]. v. 17.1.1995 - [X.], [X.]. 1996, 16 - Gummielastische Masse I). Das [X.] jedoch nichts daran, dass das Recht auf das Patent ein Recht des [X.]s an seiner Erfindung voraussetzt. Nur weil der Erfinder ein solches Recht hat und dieses mit der technischen Erkenntnis und deren Verlautbarung ent-steht, kann dem Erfinder ein Recht auf ein Schutzrecht erwachsen. Bereits die-ses Recht an der Erfindung schützt die Rechtsordnung, zwar nicht in gleicher Weise umfassend wie das Recht auf das Schutzrecht, aber gegen bestimmte, die Erfindung ausnutzende Handlungen Dritter. Im Gesetz kommt dies hinsicht-lich eines Patents durch Art. II § 5 Abs. 1 [X.] bzw. § 8 Satz 1 u. 2 [X.] zum Ausdruck, der nach § 13 Abs. 3 [X.] entsprechend im Gebrauchsmus-terrecht gilt. Hiernach kann der Erfinder von einem Nichtberechtigten Abtretung der Rechte aus dessen Schutzrechtsanmeldung oder Übertragung des dem [X.] erteilten Schutzrechts verlangen. Das weist dem Erfinder, wie übrigens auch aus § 7 Abs. 2 [X.] deutlich wird, die sachliche (vgl. [X.] 162, 110, 112 - Schweißbrennerreinigung) Befugnis zur Schutzrechtsanmeldung und zur [X.] - mögensrechtlichen Nutzung der sich daraus ergebenden Möglichkeiten sowie - wenn die behördliche Erteilung erfolgt - zur Inhaberschaft des hierdurch [X.] geschaffenen formellen Rechts und zur Nutzung der Vorteile zu, die diese Position vermittelt, deren vermögensrechtliche Nutzbarkeit ebenfalls außer [X.] steht. Damit steht zugleich fest, dass jedenfalls die Schutzrechtsanmeldung, die Schutzrechtsinhaberschaft und das Ausnutzen derselben durch einen [X.], der die Erkenntnis sich nicht seinerseits selbst erschlossen hat, einen die-ser Zuweisung widersprechenden Eingriff in eine fremde Rechtsposition darstel-len. cc) Eingriffshandlungen, welche die Anmeldung und Eintragung ausnut-zen, sind insbesondere Benutzungen der Erfindung, die der Dritte vornehmen konnte und kann, weil ihm als Anmelder und/oder Schutzrechtsinhaber eine Vorzugsstellung erwachsen ist, er also unter in der Fachwelt praktiziertem Schutz der Anmeldung und/oder der Eintragung als Schutzrechtinhaber han-delt. Als Eingriff in das Recht an der Erfindung kommen darüber hinaus aber auch solche Benutzungen durch den Anmelder, der nicht Erfinder oder sein Rechtsnachfolger ist, in Betracht, die vor der Offenlegung der Anmeldung be-gangen sind. Angesichts der Exklusivität des Wissens um die Lehre zum tech-nischen Handeln, die mit einer Erfindung regelmäßig verbunden ist, solange die Anmeldung nicht offengelegt ist, können nämlich auch diese Benutzungshand-lungen Ausdruck der Ausnutzung einer Vorzugsstellung sein, die erst die Erfin-dung eröffnet und die deshalb dem Erfinder gebührt. 29 [X.]) Dass das Recht an der Erfindung unabhängig davon entsteht, ob es sich um eine neue, auf erfinderischer Tätigkeit beruhende [und gewerblich [X.]] Lösung handelt, wird bestätigt durch die [X.]echung des Se-nats. Denn danach steht den Rechten des Erfinders aus § 8 [X.] bzw. Art. II 30 - 16 - § 5 [X.] der Mangel der Schutzfähigkeit grundsätzlich nicht entgegen ([X.].[X.]. v. 15.5.2001 - [X.], [X.], 823, 825 - Schleppfahrzeug m.w.N.). Der aus den vorstehenden Ausführungen ferner folgenden Feststel-lung, dass das Recht an der Erfindung im Falle der Schutzrechtsanmeldung und -erteilung solange fortbesteht, wie die Erfindung eine Vorzugsstellung be-wirkt, steht nicht entgegen, dass im Falle der Schutzunfähigkeit des eingetrage-nen Schutzrechts dessen Wirkungen rückwirkend entfallen, wenn das Schutz-recht widerrufen oder für nichtig erklärt ist. Hiermit wird lediglich dem Anmelder oder Schutzrechtsinhaber die diesem durch die Anmeldung oder [X.] verliehene Rechtsstellung entzogen. Unberührt hiervon, weil auf ei-gener Erkenntnis und deren Verlautbarung beruhend, bleibt jedoch die Rechts-position des Erfinders. Denn die wahre Grundlage des Erfinderrechts ist die schöpferische Tat des Erfinders, die völlig unabhängig davon ist, ob später ein Schutzrecht nachgesucht und erteilt wird (Pinzger, [X.], 27, 28). Der [X.] ändert auch nichts an der Tatsache, dass eine auf der Erfindung beruhende und dem [X.] zugewiesene Vorzugsstellung ausgenutzt wurde oder wird. Angesichts [X.] ist auch unerheblich, dass im Falle des Widerrufs oder der Nichtigerklärung der [X.] nach § 8 [X.] erlischt ([X.] in [X.], [X.], 10. Aufl., § 8 Rdn. 19) und jedermann die Lösung der Erfindung als Erzeugnis herstellen, anbieten, in Verkehr bringen, gebrauchen, einführen und besitzen oder als Verfahren anwenden oder zur Anwendung anbieten durfte. Gerade diese Befugnis umfasst weder die Anmeldung der Erkenntnis des Erfinders zum Patent noch die Inhaberschaft am Schutzrecht und bietet auch keine Rechtferti-gung, in § 9 [X.] bezeichnete Handlungen unter dem Schutz einer Vorzugs-stellung vorzunehmen. Die sich hieraus ergebende Konsequenz, dass wegen solchermaßen geschützt vorgenommener [X.] dem Erfinder ein Ausgleich geschuldet ist und trotz Widerrufs oder Nichtigerklärung des - 17 - Schutzrechts verbleibt, steht ebenfalls in Einklang mit der [X.]echung des [X.]ats, weil auch im Falle eines Lizenzvertrags über die Erfindung der rückwir-kende Wegfall des Schutzrechts wegen der tatsächlichen Nutzungsmöglichkeit und der günstigen geschäftlichen Stellung, also der faktischen Vorteile, die der Lizenznehmer ohne den Lizenzvertrag nicht gehabt hätte, die Vergütungspflicht grundsätzlich unberührt lässt (vgl. [X.] in Busse, [X.], 6. Aufl., § 15 [X.] Rdn. 120 m. umfangreichen Nachw. auch zur [X.]. des [X.]). ee) Was den Eingriff durch eigene [X.] des [X.] oder eingetragenen Schutzrechtsinhabers anbelangt, ist die Dauer des Rechts an der Erfindung auch nicht etwa deshalb begrenzt, weil § 8 [X.] bzw. Art. II § 5 [X.] Fristen vorsehen und nach der [X.]echung des [X.]ats der wegen Patentverletzung in Anspruch Genommene nach Ablauf der Fristen des § 8 Satz 3 und 4 [X.] nur demjenigen Patentinhaber den Einwand der wi-derrechtlichen Entnahme entgegenhalten kann, der beim Erwerb des Patents nicht in gutem Glauben war ([X.] 162, 110, 113 f. - Schweißbrenner-reinigung). Dabei kann dahinstehen, ob es sich hierbei um materielle Aus-schlussfristen oder lediglich um die sachliche Zuweisung ohnehin nicht berüh-rende prozessuale Fristen handelt, welche die Durchsetzung beschränken, wo-für der Wortlaut spricht, weil er auf die Geltendmachung mittels Klage abstellt (vgl. zum Streitstand etwa [X.] in [X.], [X.] mit EPÜ, 8. Aufl., § 8 [X.] Rdn. 24). Denn auch im ersteren Fall betrifft der Ausschluss nur den [X.] und/oder [X.] mit der Folge, dass der Erfinder nach Fristablauf keine Möglichkeit mehr hat, aus einer Anmeldung oder dem erteilten Schutzrecht vorzugehen oder ein Benutzungsrecht aus dem erteilten Schutz-recht herzuleiten (vgl. [X.] 162, 110, 113 - Schweißbrennerreinigung). Damit ist jedoch keine Aussage getroffen, dass dem Anmelder und/oder Schutzrechts-inhaber, der nicht Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger ist, auch die sich aus 31 - 18 - eigenen [X.] ergebenden Vorteile zustehen. Grund für be-sagte [X.]atsentscheidung war auch nicht etwa der Wegfall der erörterten [X.] bei Fristablauf, sondern dass der in Anspruch genommene Erfinder mittels Nichtigkeitsklage seine von einer Verletzungsklage betroffenen Interes-sen wahren kann. Wenn es um die eigenen [X.] des Inha-bers des erteilten Schutzrechts geht, interessieren die soeben genannten [X.] nicht, weshalb jedenfalls insoweit aus ihrem Wegfall nichts gegen den Fortbestand des auf allgemeinen Erwägungen beruhenden Anspruchs auf Be-reicherungsausgleich im Falle unberechtigten Eingriffs in die an der Erfindung entstandene Rechtsposition des Erfinders hergeleitet werden kann (im [X.]. ebenso [X.], [X.]. v. 23.1.1997 - 4 O 42/94, Entsch. 1996, 17, 20; a.A. [X.] in Busse, [X.], 6. Aufl., § 8 [X.] Rdn. 26). Die tatsächlich und ungeachtet der mangelnden Schutzrechtsfähigkeit von dem Nichtberechtigten auf Kosten des Berechtigten aus den zu Unrecht erlangten Anmeldungen und Schutzrechten gezogenen Vorteile sind mithin nach Bereicherungsrecht he-rauszugeben. c) Angesichts des Klagevorbringens und mangels abschließender Fest-stellungen des Berufungsgerichts hierzu hat der [X.]at bei der revisionsrechtli-chen Überprüfung des angefochtenen [X.]eils davon auszugehen, dass die Schutzrechtsanmeldung und die Schutzrechte die [X.] in die Lage versetz-ten, eine Lizenz mit entsprechenden Einnahmen zu vergeben, und ansonsten tatsächlich ausschließlich die [X.] unter deren Schutz produzieren und ver-treiben konnte, solange die Schutzrechte nicht widerrufen oder erloschen [X.]. 32 [X.]) Dann aber hat die [X.] in das Recht des [X.] an seinen Er-findungen eingegriffen und hierdurch eine Bereicherung erfahren. Dies gilt auch 33 - 19 - im Hinblick auf eine Auslandsanmeldung, weil das Recht an der Erfindung auch deren Anmeldung im Ausland umfasst (vgl. [X.] in [X.], [X.], 10. Aufl. § 6 [X.] Rdn. 10a). Wie ausgeführt, ist das Recht an den vom Kläger erkann-ten, verlautbarten und als Diensterfindungen behandelten Lehren zum techni-schen Handeln beim Kläger verblieben, weil die [X.] sie nicht als [X.] in Anspruch genommen und auch nicht anderweitig erworben hat. [X.]) Auch ein Erwerb als Verbesserungsvorschläge scheidet angesichts der Behandlung der gemeldeten technischen Erkenntnisse durch die [X.] aus. Als solche hat die [X.] diese nicht verwertet, wie es nach § 20 [X.] notwendig gewesen wäre. Soweit in dem [X.]eil mit dem Schlagwort Drehstromwicklung ([X.], [X.]. v. 9.1.1964 - [X.], [X.], 449, 452 [X.]) die Ansicht vertreten worden ist, dem Arbeitnehmer könnten [X.] für einen qualifizierten Verbesserungsvorschlag zustehen, wenn keine wirksame Inanspruchnahme der als Diensterfindung gemeldeten technischen Neuerung vorliege, betraf dies nur den Fall, dass - anders als hier - die mitgeteilte technische Neuerung vom Arbeitgeber nicht zum Patent ange-meldet worden ist. 34 Deshalb sind die möglichen bereicherungsrechtlichen Ansprüche auch nicht der Höhe nach auf diejenigen Ansprüche begrenzt, die der Kläger nach § 20 [X.] für eine Verwertung als technische Verbesserungsvorschläge hätte beanspruchen können. Soweit die [X.] sich mit dem Hinweis, bei den vom Kläger gemeldeten und von ihr zum Schutzrecht angemeldeten Erfindun-gen habe es sich eigentlich um nicht patentfähige technische Verbesserungs-vorschläge gehandelt, auf rechtmäßiges Alternativverhalten sollte berufen [X.], kann auch damit die Notwendigkeit eines [X.]s wegen Eingriffs in ein dem Kläger zugewiesenes Recht nicht geleugnet werden. Der 35 - 20 - Anwendungsbereich dieses Rechtsbehelfs ist das Schadensersatzrecht. Die Geltendmachung im Rahmen des Ausgleichs einer tatsächlichen unberechtig-ten Vermögensverschiebung wird hingegen abgelehnt ([X.]/[X.], [X.], 69. Aufl., § 812 Rdn. 42). Abgesehen davon ist zur Darlegung auch nötig, dass das andere Geschehen denselben Erfolg wirklich herbeigeführt hätte; die bloße Möglichkeit, die aus dem Hinweis der [X.] allenfalls entnommen werden kann, reicht nicht aus (z.B. [X.] 120, 281). d) Die Bereicherung der [X.] erfolgte nach dem Vorgesagten auch ohne rechtlichen Grund. Dem steht nicht entgegen, dass die [X.] als Ar-beitgeber gemäß § 13 Abs. 1 [X.] verpflichtet und allein berechtigt war, die Anmeldungen zu tätigen. Denn ein dem vermögensrechtlichen Zuweisungs-gehalt widersprechender Vorgang kann auch bei einem rechtmäßigen Eingriff gegeben sein. Dem ist so, wenn mit der [X.] keine sachliche [X.] verbunden ist ([X.] 107, 117 [X.]. 10 - Forschungskosten). So liegen die Dinge hier. Denn § 13 [X.] dient nicht dazu, dem Arbeitgeber gegen-über dem Arbeitnehmer Rechte zu verschaffen oder auch nur die in den §§ 5 bis 8 [X.] bestimmten Rechte an der Erfindung mitzubestimmen. Eine einseitige Änderung der Rechtszuordnung an einer Arbeitnehmererfindung war nach dem bisherigen [X.] ausschließlich durch rechtzeiti-ge und formgerechte Inanspruchnahmeerklärung durch den Arbeitgeber [X.]. Diese Möglichkeit hat die [X.] jedoch nicht genutzt. 36 e) Der Kläger kann hiernach zunächst (erste Stufe der Klage) Auskunft über die Eingriffshandlungen verlangen, wenn die [X.] eine oder mehrere vom Kläger erkannte und ihr gemeldete Lehren zum technischen Handeln min-destens in einem Fall selbst benutzt und/oder fremdlizenziert hat und es bisher an einer verbindlich zu [X.] gegebenen Erklärung der [X.] 37 - 21 - hierzu fehlt. Hierüber verhält sich das Berufungsurteil nicht eindeutig, weil es aus der Sicht des Berufungsgerichts - folgerichtig - hierauf nicht entscheidend ankam. Das angefochtene [X.]eil bietet daher keine ausreichende Grundlage für eine eigene Entscheidung des [X.]ats. Es ist aufzuheben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen. II[X.] Für das weitere Verfahren weist der [X.]at auf Folgendes hin: 38 1. a) Im Falle der Erteilung einer Lizenz an der Erfindung an einen [X.] ist die erlangte Lizenzgebühr herauszugeben (§ 818 Abs. 1 [X.]). 39 b) Soweit die durch die Schutzrechtsanmeldungen oder Schutzrechte vermittelte Vorzugstellung bei der eigenen Produktion und/oder dem eigenen Vertrieb ausgenutzt worden ist, kann das Erlangte seiner Natur nach nicht he-rausgegeben werden. Nach § 818 Abs. 2 [X.] ist daher dessen Wert zu [X.]. Dieser Wert wird regelmäßig durch eine Lizenzgebühr am besten abgebil-det. Deren Höhe ist nach den in der [X.]echung anerkannten Grundsätzen zu bestimmen. Sie kann sich vorzugsweise an einer tatsächlich mit [X.] aus-gehandelten Lizenz für die benutzte Erfindung orientieren, bei welcher der [X.] regelmäßig auch der Gefahr ausgesetzt ist, die vereinbarte Li-zenzgebühr für eine Erfindung zahlen zu müssen, die sich letztlich als nicht schutzfähig erweist (anders im Falle der Verletzung eines sich als schutzrechts-fähig erweisenden Rechts, vgl. hierzu [X.]/[X.] in [X.], [X.], 10. Aufl., § 139 [X.] Rdn. 66 m.w.N.). 40 c) Entsprechend den zum Lizenzvertragsrecht entwickelten Grundsätzen (vgl. nur [X.] in [X.], [X.], 10. Aufl., § 15 [X.] Rdn. 196 m.w.N.) ist davon auszugehen, dass die erzielten Umsätze und sonstigen Vorteile auf die 41 - 22 - Ausnutzung der durch Anmeldung oder Schutzrecht vermittelten Vorzugsstel-lung zurückzuführen sind. Der [X.] bleibt es jedoch unbenommen, darzu-legen und die insoweit behaupteten Umstände zu beweisen, dass und in wel-chem Umfang das ausnahmsweise nicht der Fall war, weil etwa Mitbewerber Schutzrechte bereits vor deren Wegfall nicht (mehr) als wirksam anerkannt ha-ben. d) Die Lizenz wird im Zweifel auch für [X.] in der [X.] zwischen Meldung und Offenlegung der Anmeldung/en geschuldet. Mangels Inanspruchnahme des [X.] als Diensterfindung und mangels Verwer-tung als Verbesserungsvorschläge erweisen sich nämlich auch Vorteile aus solchen [X.] als unrechtmäßig (vgl. [X.] 167, 118, 134 [X.]. 35 - [X.]), wenn die Meldung allein den Arbeitgeber zur Nutzung der Erfindung in den Stand setzte, wovon wiederum auszugehen ist, solange der Arbeitgeber nicht darlegt, tatsächlich keine Vorzugsstellung während dieser [X.] gehabt zu haben. 42 2. Das Berufungsgericht hat die Zulässigkeit der nachträglichen Einbe-ziehung von Ansprüchen auf Grund der Erfindungen, die Gegenstand der euro-päischen Patentanmeldung 92 119 078.1 sowie der [X.] [X.] 17 073 und 299 01 160 waren, sowie die Zulässigkeit der [X.] Geltendmachung von Ansprüchen aus § 20 [X.] verneint. Es handele sich nicht lediglich um eine redaktionelle Klarstellung, sondern um die Einführung neuer Streitgegenstände. Die Frage der Sachdienlichkeit könne dahinstehen, da jedenfalls die Voraussetzungen des § 533 Nr. 2 ZPO nicht vorlägen. Das Berufungsgericht könne nicht auf die nach § 529 ZPO zugrunde zu legenden Feststellungen des [X.]s zurückgreifen. Auch sei die Frist des § 520 Abs. 2 ZPO teilweise versäumt worden, ohne dass dies der Kläger entschuldigt 43 - 23 - habe. Eine Zulassung der Klageerweiterung würde den ansonsten entschei-dungsreifen Rechtsstreit verzögern. 44 Auch hiermit wird sich das Berufungsgericht - erneut - zu befassen ha-ben, jedenfalls, was die nachträglich in den Klagantrag aufgenommenen Schrif-ten anbelangt. a) Nach § 533 ZPO ist, wenn - wie hier - der Gegner nicht einwilligt, eine Klageänderung in der Berufungsinstanz nur dann zulässig, wenn das Gericht sie für sachdienlich hält und sie auf Tatsachen gestützt werden kann, die das Berufungsgericht seiner Verhandlung und Entscheidung über die Berufung oh-nehin nach § 529 ZPO zugrunde zu legen hat. Das ist im Streitfall an Hand der Erfindungen zu prüfen, die der Kläger der [X.] gemeldet hat. Denn wegen deren Nutzung geht der Kläger gegen die [X.] vor. Das Fehlen der gesetz-lichen Voraussetzungen ist hinsichtlich der Erfindungen, die der [X.]n Patentanmeldung 92 119 078.1 und dem [X.] Gebrauchsmuster 91 17 073 zu Grunde liegen, jedoch nicht ordnungsgemäß festgestellt. Denn das Berufungsgericht hat übersehen, dass der Kläger, ohne dass die [X.] dem entgegengetreten wäre, geltend gemacht hatte, diese beiden Schutzrechte beträfen dieselben gemeldeten Diensterfindungen wie die bereits streitigen. Insoweit hätte eine Entscheidung auf Tatsachen gestützt werden können, die nach § 529 ZPO zu Grunde zu legen sind, und die Zulassung hätte nur nach Prüfung und Verneinung der Sachdienlichkeit verweigert werden dürfen, wenn man die nachträgliche Aufnahme der Patentanmeldung und des [X.] in den Klageantrag nicht ohnehin nur als Präzisierung dessen ansehen muss, was von Anfang an begehrt wurde. 45 - 24 - b) In Bezug auf das [X.] Gebrauchsmuster 299 01 160 ist zwar zu berücksichtigen, dass die [X.] insoweit geltend macht, bei dessen Gegens-tand handele es sich lediglich um eine (abhängige) Erfindung, an der der Kläger nicht beteiligt gewesen sei. Die vom Berufungsgericht für den Fall der Zulas-sung angenommene Verzögerung steht damit aber nicht fest, da durch Einsicht in die vorgelegte Gebrauchsmusterurkunde hätte festgestellt werden können, ob der Vortrag der [X.] zutrifft und die Klage insoweit als unbegründet abweisungsreif war. 46 c) Soweit es nach dem Vorgesagten überhaupt noch auf § 20 [X.] ankommen sollte, ist keine Klageänderung betroffen, wenn der Kläger dem vor-getragenen Sachverhalt lediglich (und hilfsweise) eine andere Anspruchsgrund-lage entnommen wissen will. Dafür spricht, dass der Kläger sich nach den [X.] im Tatbestand des angefochtenen [X.]eils bereits erstinstanzlich auf den Standpunkt gestellt hatte, wären die Erfindungen nicht schutzfähig gewesen, wären sie als technische Verbesserungsvorschläge zu vergüten gewesen. 47 3. Das Berufungsurteil enthält - aus der Sicht des Berufungsgerichts fol-gerichtig - keine Ausführungen zur Einrede der Verjährung und zum Einwand der Verwirkung. Auch dem wird nachzugehen sein. 48 4. Die wiedereröffnete Verhandlung wird schließlich Gelegenheit bieten, auf die Stellung sachgerechter Anträge hinzuwirken, die den vorstehenden Aus-führungen Rechnung tragen. Außerdem erscheint unklar, ob den Oberbegriffen, die im Klagantrag 1 jeweils dem Wort "insbesondere" vorangestellt sind, im Hinblick auf die nachfolgenden und konkreteren Unterbegriffe noch ein darüber hinausgehender und vollstreckungsrechtlich hinreichend konkreter eigener Ge-halt zukommt. Wenn nicht, dürfte es angebracht sein, sie ganz zu streichen 49 - 25 - oder "insbesondere" durch "nämlich" zu ersetzen. Ferner werden im [X.] und der zweiten Stufe der Stufenklage miteinander kombiniert. [X.] Die Streitwertfestsetzung ergibt sich aus §§ 3, 5 ZPO. Scharen [X.] [X.]
[X.] [X.]

Vorinstanzen: [X.], Entscheidung vom 05.04.2006 - 21 O 643/05 - [X.], Entscheidung vom 10.05.2007 - 6 U 3150/06 -