Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 12.04.2011, Az. X ZR 72/10

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X [X.]
Verkündet am:

12. April
2011

Wermes

Justizamtsinspektor

als Urkundsbeamter

der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

Initialidee

[X.] §§ 5, 6 und 7 (in der bis zum 30. September 2009 gültigen [X.]); [X.] § 8

a)
Die Frist zur Inanspruchnahme einer Diensterfindung wird, wenn es an einer schriftlichen [X.] des [X.] fehlt, grund-sätzlich nur in Gang gesetzt, wenn der Arbeitgeber, insbesondere durch eine Patentanmeldung und die Benennung des Arbeitnehmers als Er-finder, dokumentiert, dass es keiner [X.] mehr bedarf, weil er über die Erkenntnisse bereits verfügt, die ihm der [X.] durch die [X.] verschaffen soll.

b)
Eine derartige Dokumentation der Kenntnis des Arbeitgebers von der Diensterfindung und den an ihr Beteiligten ergibt sich weder daraus, dass der Arbeitgeber durch die mündliche [X.]eilung einer "Initialidee" durch den Arbeitnehmer und schriftliche Berichte über anschließend durchgeführte Versuche Kenntnis von der technischen Lehre der Erfin-dung erhält, noch aus dem Umstand, dass der Arbeitgeber von einem Patent erfährt, das der Arbeitnehmer auf die Diensterfindung angemel-det hat (Fortführung von [X.], Urteil vom 4.
April 2006 -
X
ZR
155/03, [X.]Z 167, 118 -
[X.]).

c)
Hat der Arbeitnehmer die Diensterfindung unberechtigt zum Patent an-gemeldet, bedarf es nach Inanspruchnahme der Diensterfindung durch den Arbeitgeber gemäß §§
6, 7 [X.] einer Übertragung und nicht nur einer Umschreibung der Anmeldung oder eines hierauf erteilten [X.] auf den Arbeitgeber.

[X.], Urteil vom 12. April 2011 -
X [X.] -
[X.]

[X.]

Berichtigt durch Beschluss
vom 30. Mai 2011
Wermes
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
-
2
-
Der X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhandlung vom 12.
April
2011
durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr.
Meier-Beck, [X.], die Richterin [X.] sowie [X.]
Grabinski und Dr. Bacher
für
Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird das am 28.
April 2010 verkündete Urteil des
6.
Zivilsenats des [X.] aufgehoben.
Der Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Entschei-dung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
-
3
-
Tatbestand:
Der Beklagte zu 2 war vom 1. Januar 1998 bis zum 31. März 2003 bei einer
Rechtsvorgängerin der Klägerin (im Folgenden: Klägerin) als Projektingenieur angestellt und
ist nunmehr Mitgeschäftsführer der mit Gesellschaftsvertrag vom 12. August 2003 gegründeten Beklagten zu 1.
Der Beklagte zu 2 meldete am 30. Mai 2003 beim Deutschen Pa-tent-
und Markenamt ein Patent betreffend ein Verfahren und eine Vorrich-tung zur Herstellung von dreidimensional ausgeprägten Formteilen an und gab sich als Erfinder an. Auf die mit Wirkung vom 8. April 2004 auf die [X.] zu 1 übertragene Anmeldung wurde dieser das Patent 103 24 735
erteilt.
Die Erfindung ist auch Gegenstand des europäischen Patents 1
631 441 sowie einer internationalen und einer [X.] Patent-anmeldung, die jeweils
die Priorität der [X.] Anmeldung in Anspruch nehmen und deren Inhaberin bzw. Anmelderin ebenfalls die Beklagte zu 1 ist. Patentanspruch 1 des europäischen Patents lautet:
"Verfahren zur Herstellung von dreidimensional ausgepräg-ten Formteilen aus Fasermaterial unter Verwendung einer Form, umfassend eine Unterform, deren Innenseite die Kon-tur der Unterseite des Formteils bestimmt, und wenigstens eine Oberform, deren Innenseite die Kontur der Oberseite des Formteils bestimmt, wobei die Unterform und/oder die Oberform Löcher zum [X.] aufweisen, gekennzeichnet durch
die folgenden Schritte:
-
Einblasen von Fasern mittels eines Luftstroms in den [X.] zwischen der Unterform (10) und einer tempo-rären Hilfsoberform (9);
-
Anlagern von Fasern an den Innenseiten der Unterform (10) und der temporären Hilfsoberform (9), bis die Form 1
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3
-
4
-
gefüllt ist, wodurch sich ein Rohling (15) aus Fasermaterial bildet;
-
Abnehmen der temporären Hilfsoberform (9);
-
Aufsetzen der Oberform (11), wodurch der Rohling (15) verdichtet wird; und
-
Verbinden der Fasern mittels eines beigemischten [X.], wodurch sich der Rohling (15) zum Formteil (17) verfestigt."
Die Klägerin macht geltend, den Schutzrechten und Schutzrechts-anmeldungen liege eine Diensterfindung des Beklagten zu 2 zugrunde, deren Inanspruchnahme sie in der Klageschrift erklärt hat, und nimmt die Beklagte
zu 1
auf Übertragung der Rechte in Anspruch. Ferner nimmt sie die Beklagten wegen Verletzung von [X.] auf Auskunft und Feststellung ihrer Verpflichtung zum Schadensersatz in Anspruch.
Das [X.] hat die Klage abgewiesen; die Berufung ist [X.] geblieben
([X.], [X.], 318).
Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin ihre vor dem Berufungsgericht gestellten Anträge weiter.
Entscheidungsgründe:
Die zulässige Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Ur-teils und zur Zurückverweisung des Rechtsstreits an das [X.].
I.
Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stehe kein Anspruch auf Übertragung der auf die Erfindung angemeldeten und erteilten Schutzrechte zu. Der Beklagte habe zu der Erfindung jedenfalls die im August 2002 dem Geschäftsführer der Klägerin mündlich mitgeteilte 4
5
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7
8
-
5
-
Idee beigetragen, bei der Herstellung von Formteilen aus Fasermaterialien die eingesetzten [X.] nicht wie bisher einzuschüt-ten, sondern im Einblasverfahren so zwischen den Bestandteilen der Werkzeugform zu verteilen, dass sich
beim anschließenden Verpressen ein Formteil im gewünschten Dickenprofil herstellen lässt. Darin liege ein zentrales Element der Erfindung, das einerseits zur angestrebten Effizienz des Verfahrens, andererseits zu einer gleichmäßigen Dichte des Rohlings beitrage. Die damit vorliegende Diensterfindung sei jedoch freigeworden, weil sie von der Klägerin nicht rechtzeitig in Anspruch genommen worden sei. Die Klägerin habe die mündliche [X.]eilung des Beklagten zu 2 zum Anlass genommen, seine Idee in Kooperation
mit der X-F.

GmbH auf
ihre Nutzbarkeit für die Herstellung von Formteilen aus Fasermaterialien untersuchen zu lassen. Über die Ergebnisse der Untersuchung und der dabei durchgeführten Versuche sei die Klägerin durch zwei [X.] und einen Abschlussbericht unterrichtet worden. Es sei davon [X.], dass sämtliche Elemente der von der Klägerin beanspruchten Erfindung mit Abschluss der Erforschung im Jahre 2003 gefunden worden seien und die fertige Erfindung der Klägerin bekannt gewesen sei. Unter diesen Voraussetzungen habe es bei Berücksichtigung der Grundsätze, die der [X.] in der Entscheidung "[X.]"
(Urteil vom 4.
April 2006 -
X
ZR
155/03, [X.]Z 167, 118) formuliert habe, keiner ge-sonderten schriftlichen [X.] nach § 5 [X.] aF bedurft, um die Frist des § 6 Abs. 2 [X.] aF in [X.] zu setzen. Teile der [X.] seinem Arbeitgeber, der -
wie die Klägerin
-
kein formalisiertes Meldewesen für Diensterfindungen eingerichtet habe, einen für die [X.] technische Lehre zentralen Gedanken zu einem Zeitpunkt mit, in dem die Erfindung noch nicht fertig sei, und nehme der Arbeitgeber die [X.]eilung zum Anlass, diesen Gedanken durch aufwändige, schriftlich do-kumentierte Versuche weiter zu erforschen, in deren
Verlauf ihm die restli--
6
-
chen Elemente der Erfindung bekannt geworden seien, wäre es eine un-billige und nicht praktikable [X.], vom Arbeitnehmer zu verlangen, dass er nach "Fertigstellung"
der Erfindung seine "Initialidee"
dem [X.] nochmals förmlich melde. Denn zum einen stehe in einem solchen Fall ebenso wie bei einer Patentanmeldung durch den Arbeitgeber fest, dass dieser über die erforderlichen und in einer der [X.] vergleichbaren Form (hier der Zwischen-
und Abschlussberichte der
X-F.

GmbH) dokumentierten Informationen verfüge. Dass im Streitfall
die Klägerin die Bedeutung des gemeldeten Beitrags zutreffend erkannt habe, werde durch den Umstand dokumentiert, dass sie dessen aufwän-dige Prüfung und Forschung veranlasst habe. Zum anderen würde der [X.], der einen zentralen Erfindungsgedanken mitgeteilt und damit die Auffindung der restlichen technischen Lehre im Unterneh-men des Arbeitgebers erst ausgelöst habe, vor praktisch kaum lösbare Schwierigkeiten gestellt, wenn man von ihm die Feststellung verlangte, wann die Erfindung im Sinne des § 5 Abs. 1 [X.] aF fertig gestellt sei.
Die schriftliche Inanspruchnahme, die jedenfalls nicht vor November 2006 erfolgt sei, habe mithin keine Wirkung mehr entfalten können.
Auch Schadensersatzansprüche stünden der Klägerin nicht zu. Mit dem Frei-werden der Erfindung hätten die Pflichten des Beklagten zu 2 zur Ge-heimhaltung geendet, unabhängig davon, ob sie aus dem Gesetz über [X.] oder aus dem Arbeitsvertrag resultierten.
[X.].
Dies hält
den Angriffen der Revision nicht stand.
1.
Zu Recht hat das Berufungsgericht allerdings den
Streitfall nach den [X.] über [X.] in der bis zum 30. September 2009 geltenden Fassung beurteilt (§ 43 Abs. 3 Satz 1 [X.]). Die Übergangsvorschrift stellt zwar nach ihrem Wortlaut darauf ab, dass eine Erfindung "vor dem 1. Oktober 2009 gemeldet"
worden ist. 9
10
-
7
-
Eine solche Meldung hat der Beklagte zu 2 nicht abgegeben, jedenfalls nicht in der nach
§ 5 Abs. 1 [X.]
aF erforderlichen Schriftform. Es kann jedoch nichts anderes gelten, wenn eine förmliche Meldung der Diensterfindung vor dem 1. Oktober 2009 entbehrlich geworden
oder die Erfindung jedenfalls in Anspruch genommen worden ist
(vgl. [X.], [X.]. 2010, 524, 525).
2.
Rechtsfehlerhaft hat das Berufungsgericht jedoch angenom-men, dass die Vier-Monats-Frist des § 6 Abs. 2 Satz
2 [X.] [X.] im Jahre 2003 dadurch in Gang gesetzt worden sei, dass der Klä-gerin sämtliche Elemente der Diensterfindung bekannt geworden seien.
a)
Nach der bis zum 30. September 2009 geltenden -
und insoweit bis auf die nunmehr ausreichende Textform der gegenwärtigen entspre-chenden
-
Rechtslage hat der Arbeitnehmer, der eine Diensterfindung gemacht hat, diese unverzüglich dem Arbeitgeber gesondert schriftlich zu melden und hierbei kenntlich zu machen, dass es sich um die Meldung einer (gegebenenfalls patent-
oder gebrauchsmusterfähigen, §
2 [X.]) Erfindung handelt (§ 5 Abs. 1 Satz 1 [X.] aF). Die [X.] hat nicht nur die allgemeine Unterrichtung des Arbeitgebers von durchgeführten Arbeiten zum Zweck, sondern soll den Arbeitgeber gerade auf vom Arbeitnehmer getätigte Erfindungen hinweisen, um ihm die Frage einer Inanspruchnahme oder der Freigabe nahezubringen (vgl. [X.], Ur-teil vom 25.
Februar 1958
-
I
ZR
181/56, [X.]
1958, 324 -
[X.]eilungs-
und Meldepflicht). Die bloße Bekanntgabe von [X.] und dergleichen ist nicht geeignet, den Arbeitgeber auf eine Erfindung [X.] zu machen. Hinzukommen muss zumindest der Hinweis, dass der Arbeitnehmer die Versuche für bedeutsam und als Ausdruck eines gegebenenfalls patentfähigen allgemeinen Lösungsprinzips oder einer Erfindung ansieht ([X.], Urteil vom 17. Januar 1995 -
X
ZR
130/93, [X.]. 11
12
-
8
-
1996, 16 = [X.]R [X.] § 5 Abs 1 Meldung 1 -
Gummielastische Mas-se
I).
Die schriftliche Meldung hat zudem gesondert, also nicht eingefügt in andere Berichte, zu erfolgen (Begründung des Gesetzentwurfs der [X.], BT-Drucks. [X.] 1648, 21 = [X.] 1957, 224, 230). Mit dieser gesetzlichen Anforderung an die Form der Erfindungsmitteilung wird er-kennbar der Zweck verfolgt, der durch die Fülle innerbetrieblichen Schrift-verkehrs begründeten Gefahr vorzubeugen, dass eine [X.] vom Arbeitgeber nicht rechtzeitig als solche erkannt wird (vgl. Scharen, [X.] 2007, 155, 158).
In der Meldung hat der Arbeitnehmer ferner
nach §
5 Abs.
2 [X.] die technische Aufgabe, ihre Lösung und das Zustandekommen der Diensterfindung zu beschreiben. Vorhandene Aufzeichnungen sollen beigefügt werden, soweit sie zum Verständnis der Erfindung erforderlich sind. Die Meldung soll dem Arbeitnehmer dienstlich erteilte Weisungen oder Richtlinien, die benutzten Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes, die Mitarbeiter sowie Art und Umfang ihrer Mitarbeit angeben und soll her-vorheben, was der meldende Arbeitnehmer als seinen eigenen Anteil an-sieht. Auch diese Angaben stehen nicht im Ermessen des zu umfassender Information verpflichteten Arbeitnehmers ([X.], Urteil vom 18. März 2003 -
X
ZR
19/01, [X.], 702, 703
-
Gehäusekonstruktion; Urteil vom 5.
Oktober 2005 -
X
ZR
26/03, [X.], 141
Rn.
19
-
Ladungsträger-generator). Entspricht die Meldung nicht den Anforderungen von
Absatz 2, kann der Arbeitgeber nach § 5
Abs. 3 [X.] eine Ergänzung verlan-gen, bei der er den Arbeitnehmer, soweit erforderlich, zu unterstützen hat.
Durch diese Anforderungen soll
sichergestellt werden, dass dem Arbeitgeber
-
gegebenenfalls nach Ergänzung der Meldung
-
die unter den Voraussetzungen des § 4 Abs. 2 [X.] gemachten Erfindungen seiner Arbeitnehmer und die insoweit maßgeblichen Umstände so bekannt wer-13
14
-
9
-
den, dass er den [X.] und die an der Erfindung beteiligten Person erkennen kann und in der Lage ist, sachgerecht über eine Inan-spruchnahme oder Freigabe, über den der gemachten Erfindung gerecht werdenden Inhalt einer Schutzrechtsanmeldung und über die Festsetzung einer Vergütung allen Miterfindern gegenüber zu entscheiden ([X.], Ur-teil vom 4.
April 2006 -
X
ZR
155/03, [X.]Z 167, 118 Rn. 26 -
[X.], mit weiteren Nachweisen der höchstrichterlichen Rechtsprechung). Dass die Meldung aus Gründen der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit in schriftlicher Form
und als gesonderte [X.]eilung
zu erfolgen
hat, ist für die bis zum 30. September 2009 geltende Rechtslage von besonderer Bedeu-tung. Da die Meldung die viermonatige
Inanspruchnahmefrist in Gang setzt, wird dadurch eine klare, jederzeit nachweisbare aktenmäßige Grundlage geschaffen, auf welcher der Arbeitgeber über die Inanspruch-nahme entscheiden kann
und muss
(BT-Drucks. [X.] 1648, 21 = [X.] 1957, 224, 229).
b)
Ein Verstoß gegen die in § 5 [X.] aF vorgesehene Pflicht zur schriftlichen [X.] kann daher nur dann ohne Nachteile für den [X.] bleiben, wenn in einer der ordnungsgemä-ßen Meldung vergleichbaren anderweitigen Form dokumentiert ist, dass der Arbeitgeber das Wissen und die Erkenntnismöglichkeiten hat, die ihm nach dieser Vorschrift vermittelt werden müssen. Denn dann wäre es eine vom Zweck dieser Bestimmung nicht mehr gedeckte und treuwidrige [X.], wenn der Arbeitgeber im Hinblick auf die ihm im Falle einer Diensterfindung zu treffenden Entscheidungen gleichwohl auf die Einhal-tung von § 5 [X.] aF bestehen würde. Der [X.] hat einen solchen Fall angenommen, wenn der Arbeitgeber die Diensterfindung mit dem In-halt der von seinem Arbeitnehmer entwickelten Lehre zum technischen Handeln anmeldet und dabei alle an der Entwicklung beteiligten Erfinder benennt. Denn damit gibt
er zu erkennen, dass er auch aus seiner Sicht 15
-
10
-
über die maßgeblichen Umstände, insbesondere über die Bedeutung der Erfindung und ihre Erfinder informiert ist, so dass er jedenfalls nunmehr in der Lage und es ihm zuzumuten ist, die Diensterfindung sobald wie mög-lich in Anspruch zu nehmen, wenn er von dieser gesetzlichen Möglichkeit Gebrauch machen will
([X.]Z 167, 118 Rn. 26 -
[X.]).
c)
Im Streitfall fehlt es zu dem vom Berufungsgericht für maßgeb-lich erachteten Zeitpunkt sowohl an einer schriftlichen [X.] als auch an einer Dokumentation der Kenntnis der Klägerin von der Diens-terfindung und den an ihr Beteiligten, die anstelle der schriftlichen Erfin-dungsmeldung den [X.] der Inanspruchnahmefrist gegenüber dem [X.]n zu 2 in Gang setzen
könnte.
aa)
Wie vom Berufungsgericht noch zutreffend gesehen, fehlt es an einer ordnungsgemäßen [X.] nach § 5 [X.] aF. Denn die [X.]eilung des Gedankens, das Faser-Schaumstoffgemisch anstelle des bekannten [X.] zwischen die Bestandteile der Werkzeugfor-men einzublasen, so dass sich beim anschließenden Verpressen ein Formteil im gewünschten Dickenprofil herstellen lässt, durch den [X.] zu 2 gegenüber dem Geschäftsführer der Klägerin erfolgte mündlich und beinhaltete zudem nur
einzelne Elemente der später von dem [X.] zu 2 zum Patent angemeldeten Erfindung.
bb)
Anders als in dem der Entscheidung "[X.]"
zugrunde lie-genden Sachverhalt ist in dem vorliegenden Fall auch nicht in einer der ordnungsgemäßen Meldung vergleichbaren anderweitigen Form doku-mentiert worden, dass die Klägerin das Wissen und die Erkenntnismög-lichkeiten erlangt hat, die ihr nach § 5 [X.] vermittelt werden müs-sen. Dafür genügt es nicht, dass
nach den von der Revision nicht bean-standeten Feststellungen des Berufungsgerichts
"davon auszugehen"
ist, dass sämtliche Elemente der Erfindung mit Abschluss der Forschungsar-16
17
18
-
11
-
beiten der X-F.

GmbH im Jahr 2003 gefunden und der Klägerin durch
Vorlage von zwei Zwischenberichten (Anlagen [X.] und [X.]) sowie eines Abschlussberichts (Anlage [X.]) der X-F.

GmbH bekannt gewesen sind

und zudem die Forschungsarbeiten nach den weiteren Feststellungen des Berufungsgerichts auf die mündliche [X.]eilung der Idee des Beklagten zu 2 gegenüber dem Geschäftsführer der damaligen Rechtsvorgängerin der Klägerin zurückgegangen
sind, das Faser-Schaumstoffgemisch zwischen die Bestandteile der [X.] statt es -
wie bisher praktiziert
-
einzuschütten. Den
Anforderungen, unter denen die Funktion der [X.] als erfüllt angesehen werden kann, ist damit in mehrfacher Hinsicht nicht genügt.
(1)
Funktion der Zwischenberichte wie des Abschlussberichts war es, für die Klägerin die Ergebnisse der Arbeiten und Untersuchungen der X-F.

GmbH zusammenzufassen. Sie sind daher der [X.]eilung von Ar-
beitsergebnissen ähnlich, die gerade nicht die Funktion einer gesonderten [X.] erfüllt. Die [X.] muss
gesondert erfol-gen und dabei kenntlich machen, dass es sich um die Meldung einer Er-findung handelt, weil dem Arbeitgeber nicht nur die technische Lehre der Erfindung als solche übermittelt, sondern auch deutlich werden soll, dass es sich um eine neue und (jedenfalls möglicherweise) auf erfinderischer Tätigkeit beruhende technische Lehre handelt, die deswegen vom [X.] innerhalb gesetzlicher Frist in Anspruch genommen und zum Patent angemeldet werden kann. Die genannte gesetzgeberische
Zielsetzung würde unterlaufen, wenn die mündliche [X.]eilung einer "Initialidee"
durch den Arbeitnehmer
und schriftliche Berichte über anschließend im Auftrag des Arbeitgebers durchgeführte Versuche, aus denen die übrigen Elemen-te der Erfindung hervorgehen, als eine der ordnungsgemäßen Meldung vergleichbare anderweitige Form angesehen würde (vgl. auch [X.], [X.], 291, 292). Vielmehr entsteht in einer solchen Situa-19
-
12
-
tion gerade die Gefahr, die durch die in § 5 Abs. 1 [X.] aF vorgese-hene gesonderte schriftliche [X.] ausgeschlossen werden soll, dass ein nur mündlich mitgeteilter erfindungsbezogener Gedanke des Arbeitnehmers beim Arbeitgeber in Vergessenheit gerät oder dass der Arbeitgeber ihm zur Verfügung gestellten Berichten nicht entnimmt, dass eine (patentfähige) Erfindung dargestellt werden soll, weil dies nicht ge-sondert
mitgeteilt wird. Darin liegt auch der Unterschied gegenüber dem Fall der Schutzrechtsanmeldung der Diensterfindung durch den [X.], wie er Gegenstand der Entscheidung "[X.]"
war. Denn in einem solchen Fall wird
durch die Schutzrechtsanmeldung des Arbeitgebers do-kumentiert, dass sich die Gefahren, denen der Gesetzgeber durch das Erfordernis einer gesonderten
schriftlichen
Meldung vorbeugen wollte, [X.] nicht realisiert haben, weil der Arbeitgeber nicht nur die technische Lehre der Erfindung erkannt hat, sondern auch, dass diese patentfähig ist oder jedenfalls sein kann und eben deshalb von ihm zum Patent ange-meldet wird.
(2)
Zudem enthält die Patentanmeldung die für die Ingangsetzung der Inanspruchnahmefrist unerlässliche Dokumentation der
Kenntnis des Arbeitgebers nach außen, weil der Tag ihrer Einreichung beim Patentamt sicher feststeht und unschwer zu ermitteln ist, und daher eine gleicherma-ßen zuverlässige "aktenmäßige"
Grundlage für den Fristbeginn schafft wie der Eingang der schriftlichen [X.] des Arbeitnehmers beim Arbeitgeber. Deshalb hat der [X.] auch auf die Patentanmeldung und nicht etwa auf deren Erarbeitung oder dergleichen abgestellt.
(3)
Schließlich hat das Berufungsgericht nicht festgestellt, dass die Berichte der X-F.

GmbH Angaben darüber enthalten, dass die darge-
stellte technische Lehre auf den Beklagten zu 2 zurückgehe oder dieser jedenfalls am Zustandekommen der Erfindung beteiligt gewesen sei.
Die 20
21
-
13
-
Meldepflicht trifft jedoch jeden ([X.] ([X.], [X.], 141 Rn.
26 -
Ladungsträgergenerator). Sind an dem Zustandekommen einer Erfindung mehrere Arbeitnehmer beteiligt, können sie zwar nach §
5 Abs.
1 Satz 2 [X.] die [X.] gemeinsam abgeben. [X.] genügt jedoch nicht, dass in der [X.] eines Miterfinders weitere Beteiligte genannt werden; hierdurch werden diese von der Pflicht zur [X.] nicht frei. Soll die Frist zur Inanspruchnahme trotz fehlender schriftlicher [X.] gegenüber einem bestimmten Erfinder zu laufen beginnen, muss daher der Arbeitgeber -
wie im Fall "[X.]"
durch die Erfinderbenennung gegenüber dem Patentamt
-
auch dokumentieren, dass ihm gerade dieser Erfinder als [X.] bekannt ist. Auch hieran fehlt es im Streitfall.
cc)
Hiergegen lässt sich entgegen der Auffassung des Berufungs-gerichts auch nicht einwenden, der Arbeitnehmer, der dem Arbeitgeber seine "Initialidee"
gemeldet habe, werde vor kaum lösbare Schwierigkeiten gestellt, wenn man ihm die Feststellung der Fertigstellung der Erfindung abverlange. Abgesehen davon, dass diese Schwierigkeit im Allgemeinen nicht entstehen wird, solange der Arbeitnehmer, dessen Gedanken den Entwicklungsprozess in Gang gesetzt haben, an der weiteren Entwicklung beteiligt ist, können die vom Berufungsgericht angeführten Probleme [X.] die Annahme rechtfertigen, der Arbeitnehmer verletze nicht seine Pflicht zur unverzüglichen Meldung, wenn sich infolgedessen seine Erfin-dungsmeldung verzögert. Jedenfalls dann, wenn der Arbeitnehmer die Erfindung, wie im Streitfall, selbst zum Patent anmeldet, dokumentiert er indessen, dass er diese für fertig gestellt hält.
3.
Das Berufungsgericht hat weiterhin ausgeführt, es halte auch die vom [X.] vertretene Ansicht für zutreffend, dass die Klägerin spätestens am 13. Juni 2006 sämtliches Wissen und sämtliche Erkennt-22
23
-
14
-
nismöglichkeiten gehabt habe, um über die Inanspruchnahme der Erfin-dung zu entscheiden, weil sie
nach den Feststellungen des [X.]s spätestens zu diesem Zeitpunkt das vom Beklagten zu 2 angemeldete [X.] Patent der Beklagten zu 1 kannte und ihr die Forschungsberich-te der X-F.

GmbH vorlagen. Auch dem kann nicht beigetreten werden.
Auch auf der Grundlage der Feststellungen des [X.]s
ist die Vier-Monats-Frist zur Inanspruchnahme der Erfindung des Beklagten zu 2 nicht am 13. Juni 2006 in Gang gesetzt worden. Denn auch die vom [X.] festgestellte Kenntnis
kann
nicht als eine einer ordnungs-gemäßen [X.] gleich zu stellende
Form der Wissensdoku-mentation im Sinne Entscheidung "[X.]"
angesehen werden.
Ein Sachverhalt, wie ihn das [X.] festgestellt hat,
unter-scheidet sich von einer Anmeldung der Diensterfindung zum Schutzrecht durch den Arbeitgeber nicht allein in der Person des Anmelders, wie das [X.] und im [X.] daran das Berufungsgericht gemeint ha-ben. Als weitere
-
im Hinblick auf die Ratio der
Formerfordernisse des § 5 Abs.
1 [X.] erhebliche
-
Differenz kommt vielmehr hinzu, dass der Arbeitgeber mit der Anmeldung der Diensterfindung und der Benen-nung eines oder mehrerer seiner Arbeitnehmer als Erfinder
zu erkennen gibt, dass er aus seiner Sicht über die Bedeutung der Erfindung und ihre Schöpfer
derart umfassend informiert ist, dass er in der Lage und es ihm zuzumuten ist, die Diensterfindung sobald wie möglich in Anspruch zu nehmen ([X.]Z 167, 118 Rn. 26 -
[X.]). Denn meldet er die Erfin-dung nicht nur zum Patent an, sondern benennt er auch einen oder meh-rere seiner Arbeitnehmer als Erfinder,
muss er zuvor auch erkannt haben, dass der Gegenstand der Schutzrechtsanmeldung eine Diensterfindung ist (vgl. Scharen,
aaO, S.
158). Demgegenüber ist bei einer Schutzrechtsan-meldung durch den [X.]
-
wie hier
-
der Arbeitgeber, der 24
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-
15
-
von der Schutzrechtsanmeldung oder dem Schutzrecht seines (ehemali-gen) Arbeitnehmers Kenntnis erlangt, damit noch nicht ohne weiteres dar-über informiert, dass es sich bei dem Gegenstand der Anmeldung bzw. des Schutzrechts um eine Diensterfindung handelt. Der Anmeldung oder dem erteilten
Schutzrecht kann der Arbeitgeber zwar dessen Gegenstand und -
bei Benennung
-
auch die vom Anmelder als Erfinder Benannten entnehmen. Diese Informationen mögen auch mehr oder weniger deutli-che
Anhaltspunkte dafür bieten, dass es sich um eine Diensterfindung handelt. Die für eine Inanspruchnahme der Erfindung erforderliche Ge-wissheit ergibt sich für den Arbeitgeber daraus in aller Regel allerdings noch nicht. Denn der
Arbeitgeber
wird nicht ohne weitere Erkundigungen annehmen können, dass der Arbeitnehmer eine Diensterfindung zum Schutzrecht angemeldet hat, obwohl er hierzu nicht
berechtigt gewesen ist (§
13 Abs.
1 [X.]). Die für eine Inanspruchnahme der Erfindung er-forderliche Gewissheit wird der Arbeitgeber daher in aller Regel erst erhal-ten, wenn er entweder den Arbeitnehmer befragt oder aber in seinem Be-trieb weitere Erkundigungen einholt, etwa indem er Unterlagen durchsieht oder andere Arbeitnehmer befragt. Entsprechend stellt sich die Situation auch in dem hier zu entscheidenden Fall dar, in dem
das [X.] ebenfalls nicht allein auf die Kenntnisnahme der Klägerin von dem deut-schen Patent der Beklagten zu 1 abgestellt hat, sondern sich zudem auch auf deren Wissen um die
Berichte der X-F.

GmbH gestützt hat. Die
Kenntnisnahme des Arbeitgebers von einer Schutzrechtsanmeldung oder einem Schutzrecht des Arbeitnehmers ist daher jedenfalls nicht notwendi-gerweise identisch mit der Kenntnisnahme des Arbeitgebers von den Um-ständen, die ihn in die Lage versetzen und es ihm zumutbar machen, die Diensterfindung baldmöglichst in Anspruch zu nehmen.
Erst recht wird ein solcher Wissensstand des Arbeitgebers nicht dokumentiert, wie er durch die ordnungsgemäße schriftliche Erfindungs-26
-
16
-
meldung oder aber durch die eigene Patentanmeldung und Erfinderbe-nennung des Arbeitgebers dokumentiert wird
und dokumentiert werden muss, damit sich das Urteil rechtfertigt, das Beharren des Arbeitgebers auf einer schriftlichen [X.] des Arbeitnehmers wäre treuwidrig und eine bloße sinnentleerte [X.].
Wenn die eigene Patentanmeldung des Arbeitnehmers insoweit etwas dokumentiert, dann dessen [X.], es handele sich gerade nicht um eine dem Arbeitgeber
zu mel-dende Diensterfindung.
4.
Damit ist auch der Annahme des Berufungsgerichts die [X.] entzogen, die gegenüber beiden Beklagten geltend gemachten Schadensersatzansprüche scheiterten am Freiwerden der [X.].
[X.]I.
Das Berufungsurteil ist hiernach aufzuheben.
Der [X.] kann den Rechtsstreit nicht selbst entscheiden, weil das Berufungsgericht (aus seiner Sicht zu Recht) keine hinreichenden Feststellungen dazu getroffen hat, ob der Beklagte zu 2 Alleinerfinder gewesen ist oder Miterfinder betei-ligt waren.
1.
Aus den Feststellungen des Berufungsgerichts ergibt sich
zwar, dass die Frist zur Inanspruchnahme der Erfindung im Verhältnis zwischen der Klägerin als Arbeitgeberin und dem Beklagten zu 2 als Arbeitnehmer weder durch eine ordnungsgemäße Meldung nach Art. 5 [X.] aF noch durch eine dieser vergleichbare Wissensdokumentation der Klägerin vor dem 7. November 2006 in [X.] gesetzt worden ist, als die Klägerin die Beklagten wegen widerrechtlicher Entnahme abgemahnt und zur Übertra-gungen der Rechte der Beklagten zu 1 aufgefordert hat. Falls hierin nicht selbst eine Inanspruchnahmeerklärung
zu sehen sein sollte, konnte die Klägerin die Diensterfindung daher durch Erklärung in der dem Beklagten 27
28
29
-
17
-
zu 2 am 2. Dezember 2006 zugestellten Klageschrift diesem gegenüber wirksam in Anspruch nehmen.
2.
Es kann aber
nicht als unstreitig zugrunde gelegt werden, dass der Beklagte zu 2 Alleinerfinder ist und die Inanspruchnahme seiner Diensterfindung der Klägerin mithin sämtliche Rechte an der zum Patent angemeldeten Erfindung verschafft hat. Die Revisionserwiderung verweist zwar darauf, dass die Klägerin
ausgeführt habe, der Beklagte zu 2 sei als Alleinerfinder anzusehen. Das
hat jedoch weder das Berufungsgericht ausdrücklich festgestellt, noch hat die Revision dies auf Nachfrage im Verhandlungstermin als unstreitig bestätigt.
3.
Sollte sich nach Zurückverweisung in der Verhandlung vor dem Berufungsgericht ergeben, dass der Beklagte zu 2 Alleinerfinder ist,
wird dieser -
entgegen der im Verhandlungstermin von dem [X.] geäußerten Ansicht
-
die Übertragung sämtlicher
auf der Erfindung des Beklagten zu 2 beruhender
in-
und aus-ländischen Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen für sich [X.] können. Denn wird festgestellt, dass
der Beklagte zu 2 [X.] der in Rede stehenden Erfindung
ist,
ist zwar mit Zugang der
Erklä-rung der Inanspruchnahme
dieser Erfindung durch die Klägerin das Recht des Beklagten zu 2
an der Erfindung
auf diese
von Gesetzes wegen über-gegangen
(vgl. § 7 Abs. 1 [X.]). Das gilt jedoch nicht für die
auf der Erfindung beruhenden Schutzrechte bzw. Schutzrechtsanmeldungen
(vgl. [X.], Urteil vom 17.
Januar 2001 -
X
ZR
130/93, [X.]. 1996, 16, 18 -
Gummielastische Masse I; [X.], [X.], 746;
Schulte/[X.],
[X.], 8. Aufl., 2008, § 8 [X.]
Rn. 20; nicht eindeutig:
[X.], Ur-teil vom 10.
November 1970 -
X
ZR
54/67, [X.] 1971, 210, 213
-
Wild-verbissverhinderung; abweichend: [X.][X.], [X.], 4.
Aufl., 2002, §
7 [X.], Rn.
11; [X.]/Melullis, [X.], 10. Aufl., 2006, § 8 30
31
-
18
-
[X.]
Rn. 2; Busse/[X.], [X.], 6.
Aufl., § 7 [X.]
Rn. 6; [X.]/Schade/[X.]/[X.], [X.], 8.
Aufl., 2007, §
7 [X.]
Rn.
3). Denn
diese stehen dem Beklagten zu 2 nicht aufgrund des Rechts an der Erfindung, sondern aufgrund
der formellen Berechtigung des An-melders oder Patentinhabers zu, die unabhängig von dessen sachlicher Berechtigung an der Erfindung ist ([X.]/Melullis, aaO). Daher bedarf es einer Übertragung und nicht nur einer formalen Umschreibung der auf der Erfindung beruhenden Schutzrechte bzw. Schutzrechtsanmeldungen, um den Zwiespalt
auszuräumen, der nach wirksamer Inanspruchnahme der Erfindung durch die Klägerin zwischen der formellen Rechtsstellung der Beklagten zu 2 als eingetragener Patentinhaberin oder -anmelderin und der materiellen Berechtigung der Klägerin an der den Schutzrechten bzw. Schutzrechtsanmeldungen zugrunde liegenden Erfindung entstanden ist.
-
19
-
4.
Schließlich
fehlt es zu dem geltend gemachten [X.] und den zu dessen Bemessung erhobenen Auskunfts-
und Rechnungslegungsansprüchen an Feststellungen.
Meier-Beck

[X.]

[X.]

Grabinski

Bacher
Vorinstanzen:
[X.], Entscheidung vom 30.09.2008 -
2 O 317/06 -

[X.], Entscheidung vom 28.04.2010 -
6 U 147/08 -32

BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
X [X.]
vom

30. Mai 2011

in dem Rechtsstreit

Der X.
Zivilsenat des [X.] hat am 30.
Mai
2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr.
Meier-Beck, [X.], die Richterin [X.] sowie [X.]
Grabinski und Dr.
Bacher
beschlossen:
Das Urteil des [X.]s vom 12.
April 2011 wird wegen einer offenbaren Unrichtigkeit (§
319 ZPO) auf Seite
17, Rand-nummer
31, Zeile
3 dahin berichtigt, dass das Wort "dieser" durch die Worte "die Klägerin" ersetzt wird.

Meier-Beck

[X.]

[X.]

Grabinski

Bacher
Vorinstanzen:
[X.], Entscheidung vom 30.09.2008 -
2 O 317/06 -

[X.], Entscheidung vom 28.04.2010 -
6 U 147/08 -