Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 05.09.2017, Az. X ZR 85/15

[X.]:[X.]:[X.]:2017:050917UXZR85.15.0

BUN[X.]SGERICHTSHOF

IM NAMEN [X.]S VOLKES

URTEIL
X ZR 85/15
Verkündet am:

5. September 2017

Anderer

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache

-
2
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Der X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhandlung
vom 25.
Juli 2017 durch [X.] Dr.
Meier-Beck, die
Richter Gröning, Dr.
Grabinski
und
Dr.
Deichfuß
und die Richterin Dr.
Marx
für Recht erkannt:
Auf die Berufung des Beklagten wird das Urteil des 5. Senats ([X.]) des [X.] vom 25. Februar 2015 abgeän-dert.
Das [X.] Patent 1 455 175 wird mit Wirkung für das [X.] für nichtig erklärt, soweit [X.] über eine Fassung hinausgeht, in der es eingangs heißt:

"Apparatus for moisture and ash analysis", und die weiteren Ansprüche auf den so gefassten
Anspruch
rückbezogen sind.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.
Von Rechts wegen

-
3
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Tatbestand:
Der Beklagte ist Inhaber des am 6.
März 2003 angemeldeten und mit Wirkung für die [X.] erteilten [X.]n Patents 1
455
175 (Streitpatents), das eine Analysevorrichtung für Feuchtigkeit oder Asche in gemisch-ten Proben
betrifft. Patentanspruch
1, auf den
fünf weitere Patentansprüche rückbe-zogen sind, lautet in der Verfahrenssprache:
"[X.] of the kind comprising a furnace (10), a balance (21) having weighing platform (112) positioned in [X.] (10), [X.] (201) for supporting a plurality of crucibles (9) in a generally horizontal circular configuration, [X.] (9) holding a sample of material to be analysed, [X.] (3) for automatically placing and removing crucibles (9) into said [X.] (201), rotation [X.] (16) for rotating said [X.] (201) sequentially and vertically aligning a crucible (9) with the [X.] (3) for automatically placing and removing the crucibles (9) on the [X.] (201), elevation [X.] for
vertically shifting said [X.] (201) to deposit and remove the aligned crucibles (9) on and off of said weighing platform (112) and control [X.] (300) for controlling said rotation [X.] (16) and said elevation [X.] to allow insertion of the crucibles (9) by the [X.] (3) for automatically placing and removing the crucibles (9) [X.] in that the furnace (10) has a hole (41) on its top surface (42) adapted to allow the placing and removing of the crucibles through said hole, [X.] (10) thereby remaining substantially closed during the placing and re-moving of the crucibles (9) by the placing and removing [X.] (3)."
Die Klägerin hat das Streitpatent insgesamt angegriffen und geltend gemacht, der Gegenstand von Patentanspruch
1 sei unzulässig erweitert und nicht patentfähig. Der Beklagte hat das Streitpatent wie erteilt und hilfsweise mit 47
geänderten [X.]ssätzen verteidigt.
Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt.
Hiergegen richtet sich die Berufung des Beklagten, der das Streitpatent zuletzt in einer Fassung von Anspruch 1 verteidigt, in der es eingangs statt "[X.]"
heißt: "Apparatus for moisture and ash analysis".
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3
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Entscheidungsgründe:
I. Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zur Feuchtigkeits-
oder Asche-analyse.
1. Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift dienen solche Vorrichtun-gen der Analyse von Proben. Dazu werden Tiegel, die der Aufnahme dieser Proben dienen, sowohl in leerem Zustand
als auch nach dem Befüllen mit der Probe [X.] außerhalb des Ofens gewogen und sodann auf einer Platte oder Drehscheibe in einer [X.] angeordnet, die eine [X.] enthält. Anschließend werden die Proben im Ofen erhitzt und zu bestimmten [X.]punkten gewogen. Soll der Probe nur die Feuchtigkeit entzogen werden, erfolgt die Erwärmung unter Stickstoff-atmosphäre. Von einer Ascheanalyse spricht man, wenn die Probe unter Anwesen-heit von Sauerstoff verbrannt wird. Der Feuchtigkeits-
oder Aschegehalt wird durch Wiegen am Anfang und am Ende des Vorgangs ermittelt.
In der Streitpatentschrift werden unterschiedliche im Stand der Technik be-kannte Vorrichtungen beschrieben, die jeweils so gestaltet seien, dass die Tür der
[X.] geöffnet werden müsse, um die Tiegel auf der Platte oder der [X.] abzusetzen oder sie zu entnehmen. Bei der aus dem US-Patent 4
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788 (= [X.]) bekannten Vorrichtung sei es erforderlich,
den Ofen vor dem Öffnen
auf 600°C herunterzukühlen. Das Streitpatent
nennt
ferner die US-Patentschrift 5
064
009, nach welcher
die [X.] durch eine Mikrowellenheizung erfolge, das US-Patent 5
382
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und das US-Patent 4
952
108. Diese Vorrichtun-gen wiesen jeweils den Nachteil auf, dass das [X.] des Ofens ein Öffnen der Ofentür erfordere, wodurch Wärme
verloren gehe.
2. Vor diesem Hintergrund besteht das technische Problem darin, eine Vor-richtung zur Feuchtigkeits-
oder Ascheanalyse bereitzustellen, die einfach und sicher zu bedienen und vielseitig einsetzbar ist und die eingesetzte Energie effizient nutzt.

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5
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Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in Anspruch 1 in der vom Beklagten mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung eine Vorrichtung vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (abweichende Gliederung des Patentgerichts in eckigen Klammern):
Vorrichtung zur Feuchtigkeits-
und
Ascheanalyse [[X.]], umfassend
1.
einen Ofen (10)
(furnace); [M1]
2.
eine Waage (21) samt [X.] (112), die im Ofen (10) ange-ordnet ist; [M2]
3.
Haltemittel
(201) zum Halten einer Mehrzahl von [X.] (9) in einer allgemein horizontalen kreisförmigen Anordnung; [M3]
4.
Tiegel, die jeweils eine zu analysierende Materialprobe enthalten; [M4]
5.
Mittel (3) zum automatischen Einsetzen in das
und Entnehmen der Tiegel (9) aus dem
Haltemittel
(201); [M5]
6.
Drehmittel
(16), die
a.
dem sequentiellen Drehen des
Haltemittels
(201) [M 6] und
b.
der vertikalen Ausrichtung der Tiegel (9) auf die Mittel (3) zum automatischen Einsetzen in das
und Entnehmen der Tiegel aus dem
Haltemittel
(201) dienen;
[M7]
7.
Hebemittel
zum vertikalen Verfahren des
Haltemittels
(201), um die ausgerichteten Tiegel (9) auf der [X.] (112) abzustellen und sie von dieser zu entfernen;
[M8]
8.
Steuermittel (300) zum Steuern der Drehmittel (16) und der [X.], um das Einsetzen von [X.] (9) durch die Mittel (3) zu er-möglichen, [[X.]] wobei
9
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6
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9.
an der Oberseite des Ofens (41) ein [X.] ausgebildet ist,
durch welches die Tiegel eingesetzt und entnommen werden können, wodurch der Ofen bei diesem Einsetzen und Entnehmen der Tiegel durch die Mittel
(3) im Wesentlichen geschlossen bleibt. [[X.] und M11].
3. Mit Blick auf einige dieser Merkmale bedarf der Patentanspruch der Erläute-rung:
a) Die Vorrichtung umfasst nach Merkmal 1 einen Ofen. Nachdem die [X.] sowohl zur Feuchtigkeits-
als auch zur Ascheanalyse geeignet sein muss, ist darunter ein Hochtemperaturofen zu verstehen, denn um eine Probe bis auf die Asche zu reduzieren,
sind
regelmäßig hohe Temperaturen von 600°C und
mehr er-forderlich (vgl. Abs. 15).
b) Nach Merkmal
2 umfasst die Vorrichtung eine Waage samt [X.], die im Ofen angeordnet ist. Der vom Patentgericht zutreffend bestimmte Fachmann versteht diesen

sprachlich nicht eindeutigen

Rückbezug dahin, dass nur die Wie-geplattform im Ofen angeordnet ist, die Waage dagegen außerhalb desselben. Dies ergibt sich für ihn daraus, dass die Waage gegen Temperaturschwankungen emp-findlich ist.
c) Die Vorrichtung umfasst Haltemittel, die geeignet sind, mehrere Tiegel in einer allgemein horizontalen kreisförmigen Anordnung zu halten. Diese Haltemittel befinden
sich, wie sich aus dem Zusammenhang mit den weiteren Merkmalen ergibt, im Innern des Ofens.
d) Entscheidende Bedeutung kommt Merkmal
9
zu, wonach der Ofen an [X.] ein [X.] hat, durch welches die Tiegel eingesetzt und entnommen werden können. Dadurch wird erreicht, dass zum [X.] des Ofens mit [X.] die Ofentür nicht geöffnet werden muss, so dass der Ofen auch während des [X.]

bis auf das [X.]

geschlossen bleibt.
Die Beschickung
erfolgt
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gemäß Merkmal
5 durch Mittel
zum automatischen Einsetzen
in die
und Entnehmen der Tiegel aus den [X.]. Die Streitpatentschrift trifft keine Festlegung dahin, ob der Ofen weiterhin eine Ofentür aufweist oder
auf diese verzichtet wird,
und um-fasst damit beide Möglichkeiten. Ausschlaggebend ist jedoch, dass die Beschickung des Ofens erfolgen kann, ohne dass eine
Ofentür geöffnet und geschlossen werden muss. Dabei legt das Streitpatent zugrunde, dass das Öffnen der Ofentür mit einer großflächigen Öffnung der [X.] und damit mit einem erheblichen Energie-verlust einhergeht, während der erfindungsgemäße Ofen
zwar
an seiner Oberseite eine Öffnung aufweist, die Ofentür aber geschlossen bleiben kann, auch wenn der Ofen beschickt wird. Weil er an seiner Oberseite ein [X.] aufweist, ist der Ofen [X.] nicht komplett, sondern nur "im Wesentlichen"
verschlossen.
Damit wird in Kauf genommen, dass in gewissem Umfang ein Energieverlust eintritt.
Dieser Zustand kann aber auch während des [X.]s beibehalten werden. Diese Lösung hat zufolge der Streitpatentschrift verschiedene Vorteile: Ein automatisches [X.] des Ofens durch das [X.] ist sicherer und ermöglicht es, gleichzeitig Proben mit un-terschiedlicher Verweildauer im
Ofen zu analysieren. Damit ist das Verfahren effizi-enter
und flexibler. Zwar ist der [X.] durch das [X.] nicht gänzlich gegenüber der Umgebung abgeschlossen, so dass in einem gewissen Umfang
Wärme entwei-chen kann, weshalb
Merkmal
9 davon
spricht, dass
der Ofen "im Wesentlichen"
[X.] ist. Auf der anderen Seite kann aber auf das Öffnen der Ofentür verzichtet werden. Dies ist besonders dann vorteilhaft, wenn der Ofen auf sehr hohen Tempe-raturen betrieben wird, weil ein Öffnen der Ofentür, wie es im
Stand der Technik er-forderlich war, nicht erfolgen kann, solange die Temperatur 600°C übersteigt (s.
Abs.
15 unter Bezugnahme auf Abs.
3), der Ofen also, bevor er erneut beschickt werden kann, zunächst heruntergekühlt und anschließend wieder erhitzt werden
muss, was zeitaufwändig und energetisch ineffizient ist.
Diese zeit-
und energieauf-wändige Vorgehensweise wird nach der Lehre des Streitpatents vermieden, indem die Beschickung durch das [X.] erfolgt (s. Abs.
26).

Nach Merkmal
9 befindet sich das [X.] an der Oberseite des Ofens. [X.] Angaben zu seiner Größe enthält Patentanspruch
1 nicht. Der Fachmann 15
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8
-
entnimmt Merkmal
9 jedoch, dass das [X.]
einerseits so zu gestalten ist, dass die
automatische
Beschickung des Ofens mit den [X.] möglich ist ("adapted to allow the placing and removing of the crucibles"),
andererseits nicht größer ist als hierfür nötig, damit der
mit ihm verbundene
Energieverlust begrenzt wird. In diese Richtung weist auch die Beschreibung, nach welcher die Tiegel in eine kleine
Öffnung an der Oberseite der [X.] eingeführt werden (s. Abs.
12: "[X.] arm retrieves
each [X.], inserts it into a small
opening in [X.] chamber").
Das Streitpatent schließt zwar nicht aus, dass das [X.] außerhalb des [X.], etwa durch einen Schieber, verschlossen wird, legt jedoch zugrunde, dass das [X.] so dimensioniert ist, dass die Vorrichtung auch dann bestimmungsgemäß betrieben werden kann, wenn das [X.] offen bleibt.
Mit der Frage, ob sich das Maß des Abschlusses des [X.]s gegenüber der Umgebung durch den [X.] ändert, befasst sich das Streitpatent nicht.
Mit der Wendung, dass der Ofen während des [X.] im [X.] geschlossen bleibt ("the furnace thereby remaining substantially closed during the placing and removing of the crucibles"), bringt der Anspruch vielmehr zum Ausdruck, dass sich grundsätzlich an dem Zustand der [X.] auch während des [X.] nichts ändert.
e) Die Drehmittel
nach Merkmal
6 ermöglichen es, die Haltemittel, in welche
die Tiegel mit der Materialprobe eingesetzt werden, zu drehen und in bestimmten
Stellungen anzuhalten. Sie werden
nach Merkmal
6b und 8 so gesteuert, dass die Tiegel bzw. die der Aufnahme von [X.] dienenden Öffnungen der Haltemittel
beim Stillstand der Drehscheibe vertikal so ausgerichtet sind, dass die Beschickung mittels der Vorrichtung gemäß Merkmal
5 möglich ist, sich also gerade unterhalb des [X.]s befinden, durch das die Beschickung erfolgt. Der Begriff "vertically"
ist in [X.] in diesem Zusammenhang auf die Ausrichtung des Tiegels ("vertically align-ing a crucible") bezogen, nicht
-
wie es die [X.] im angefochtenen Urteil nahelegt -
auf die Drehung der Haltemittel.
Dieses Verständnis wird durch Abs.
13 und 19 der Beschreibung bestätigt.
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17
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9
-
II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt [X.]:
Der Gegenstand von Patentanspruch
1, der keiner weiterführenden Auslegung bedürfe, weil der Fachmann, ein Diplomingenieur (FH) der Verfahrenstechnik oder der physikalischen Messtechnik,
die verwendeten Begriffe ohne weiterführende Aus-legungen erfassen und anwenden könne,
gehe über den Inhalt der ursprünglich ein-gereichten Anmeldungsunterlagen hinaus.
Wie die Beklagte selbst ausführe, sei für den Gegenstand von Anspruch
1 entscheidend, dass an der Oberseite des Ofens ein [X.] vorgesehen sei, durch das die Beschickung mit [X.] erfolge. Es gehe mithin um einen Ofen, der nicht
kom-plett gegenüber dem umgebenden Raum abgeschlossen sei, sondern nur
im [X.] geschlossen
und damit offen sei. Dies gelte auch für die [X.], in der der Ofen durch das [X.] beschickt werde.
Eine solche Gestaltung sei in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht of-fenbart. Diesen entnehme der Fachmann vielmehr eindeutig und unmissverständlich, dass der Ofen während aller [X.] geschlossen bleibe. Etwas anderes er-gebe sich auch nicht aus den Zeichnungen der Anmeldung. Aus diesen ergebe sich zwar, dass der Ofen an der Oberseite ein [X.] aufweise, doch zeige die dortige Fi-gur
3 eine Übereinstimmung der Größenverhältnisse des [X.] und des Durchmessers des einzuführenden [X.]s, weshalb aus fachlicher Sicht davon auszugehen sei, dass der [X.] den Ofen verschließe. Mit den Begriffen "ver-schlossen"
und "im Wesentlichen verschlossen"
seien zwei vollkommen unterschied-liche Zustände eines Hohlkörpers beschrieben. Da die ursprünglichen Anmeldeunter-lagen einen verschlossenen Ofen offenbarten, beruhe der Gegenstand von [X.], der einen im Wesentlichen verschlossenen Ofen beschreibe, auf [X.] unzulässigen Erweiterung.
Dabei handele es sich um ein [X.].
Für die Hilfsanträge
1.0 bis 7.0, die jeweils Merkmale
10 und 11
(hier Merk-mal
9) enthielten, gelte das Gleiche.
Die verbleibenden Hilfsanträge seien ebenfalls 18
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unzulässig, denn indem sie den Begriff "substantially closed"
wieder auf den ur-sprünglich offenbarten Begriff "closed"
zurückführten, erweiterten sie den Schutzbe-reich.
III. Soweit der Beklagte das Streitpatent nicht mehr verteidigt, verbleibt es oh-ne weitere Sachprüfung bei der Nichtigerklärung. Im Übrigen hält die Beurteilung des Patentgerichts der Überprüfung im Berufungsverfahren nicht stand. Der Gegenstand von Patentanspruch
1 beruht nicht auf einer unzulässigen Erweiterung. Er ist zudem patentfähig.
1. Zu Unrecht hat das Patentgericht angenommen, dass der Gegenstand der erteilten Fassung von Patentanspruch
1 über den Inhalt der ursprünglichen Anmel-deunterlagen
hinausgeht, denen die veröffentlichte Patentanmeldung
([X.]) ent-spricht.
a) Nach Art.
II §
6 Abs.
1 Satz
1 Nr.
3 IntPatÜbkG ist ein [X.]s Patent
mit Wirkung für das Gebiet der [X.] für nichtig zu erklären, wenn sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich einge-reichten Fassung hinausgeht. Der danach maßgebliche Inhalt der Anmeldung ist [X.] der Gesamtheit der ursprünglich eingereichten Unterlagen zu ermitteln. Er ist nicht auf den Gegenstand der in der Anmeldung formulierten Ansprüche beschränkt. Entscheidend ist vielmehr, was der mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fähigkei-ten ausgestattete Fachmann den ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehö-rend entnehmen kann.
b) Die Auffassung des Patentgerichts, die ursprünglichen Anmeldeunterlagen offenbarten eine Vorrichtung, die während aller [X.] vollständig geschlos-sen bzw. verschlossen bleibe, trifft nicht zu. Zwar ist in Abs.
5 der [X.]

nicht anders als in Abs.
12 der Streitpatentschrift

davon die Rede, dass bei der Erfindung eine [X.] verwendet werde, die während aller Analysestadien geschlossen sei ("The present invention uses a furnace chamber which is closed through all stages of the analysis"). Wie sich aus dem
Zusammenhang der Anmeldeunterlagen ergibt,
zielt 23
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11
-
dies aber
nur
darauf, dass ein Öffnen einer Ofentür, wie es im Stand der Technik zur Beschickung des Ofens geboten
ist, nach der vorgestellten technischen Lehre nicht mehr erforderlich ist. Entsprechend ist
in der ursprünglichen Anmeldung in der Folge im Einzelnen erläutert, dass sich an der Oberseite der [X.] ein kleines [X.] befindet, durch das die [X.] mit [X.] beschickt werden kann (s. auch An-sprüche
3 und 4).
Die Absätze
5 bis 7 und 10 bis 12 der [X.], in denen dies [X.] ist, stimmen mit den Absätzen
12 bis 14 und 17 bis 19 der [X.] überein. Anhaltspunkte dafür, dass dieses [X.] außerhalb des Beschickungs-vorgangs verschlossen sein sollte, finden sich in [X.] nicht. Auch
der in Absatz
9
der Anmeldung angestellte Vergleich der dort vorgestellten Lehre mit dem Stand der Technik weist darauf hin, dass die Anmeldung
unter einer geschlossenen Ofenkam-mer, anders als das Patentgericht meint, keine vollständig gegenüber der Umgebung abgeschlossene Kammer versteht, sondern eine Kammer, bei der die Ofentür [X.] bleiben kann, während die Beschickung des Ofens mit [X.] durch ein [X.] erfolgt.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus den
nachstehend eingeblendeten
Figuren
1 und 2 der [X.], die mit den entsprechenden Figuren des Streitpatents übereinstimmen.
Figur
1 zeigt eine Vorrichtung mit einem [X.] (41) an der Oberseite des Ofens, Figur
2 ein [X.] (26) in der Isolation. Selbst wenn [X.] (41) und [X.] (3) so dimensioniert sein sollten, dass das [X.] während des [X.]s der [X.] mit [X.] vollständig verschlossen ist, ist auch diesen Figuren nicht zu entnehmen, dass die Löcher (26) und (41) ansonsten verschlossen sein [X.] und sich die [X.] damit in einem vollständig verschlossenen Zustand befindet.
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12
-

Der Hinweis des Patentgerichts auf Figur
3 der [X.] geht schon deshalb fehl, weil dort weder das [X.] (41)
noch das [X.] (26) zu sehen sind.
Abweichendes ergibt sich auch nicht daraus, dass der
Anmelder zu einem späteren [X.]punkt des Erteilungsverfahrens eine geänderte Anspruchsfassung eingereicht
hat, nach welcher der Ofen während des [X.] und Entfernens der 28
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Tiegel geschlossen bleibt. Maßgeblich für die Frage, ob eine unzulässige Erweite-rung vorliegt, ist der Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen.
Eine Anspruchsfassung, die erst während des Prüfungsverfahrens eingereicht worden ist, ist insoweit ohne Bedeutung ([X.], Beschluss vom 17.
September 1974

X
ZB
17/73, [X.], 310, 311 -
Regelventil).
c) Ohne Erfolg macht die Klägerin geltend, aus den ursprünglichen Anmelde-unterlagen gehe die Kombination eines Ofens mit einem [X.] an der Oberseite und einer Vorrichtung zum automatischen Einsetzen
der Tiegel in das
und Entnehmen aus dem Haltemittel nicht hervor, vielmehr sei nur dort gezeigt, dass die Beschickung des Ofens durch das [X.] mittels eines [X.]s erfolge.

Allerdings trifft es zu, dass in [X.] lediglich im dortigen Anspruch
1 Mittel zum
automatischen Einsetzen und Entnehmen von [X.] in die Haltevorrichtung ange-sprochen sind, während ansonsten sowohl im allgemeinen Teil der Beschreibung als auch in der Erläuterung der Ausführungsbeispiele und in Anspruch
3 stets von einer Beschickung der [X.] durch
ein [X.] mittels eines [X.]s die Rede ist. Die Fassung von Anspruch
1 in der erteilten Fassung ist gleichwohl nicht zu [X.].
Eine verallgemeinernde Fassung des Anspruchs ist unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Erweiterung unbedenklich, wenn sich ein in der Anmeldung [X.]es Ausführungsbeispiel für den Fachmann als Ausgestaltung der im [X.] umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellt und diese Lehre in der beanspruchten Allgemeinheit für ihn bereits der Anmeldung als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist ([X.], Urteil vom 11.
Februar 2014

X
ZR
107/12, [X.]Z 200, 63 Rn.
23

Kommunikationskanal).
So verhält es sich hier. Den Anmeldeunterlagen lassen sich keine Anhalts-punkte dafür entnehmen, dass es für die Lösung des Problems, mit dem sich die Anmeldung befasst, darauf ankommt, dass die Beschickung des Ofens gerade durch einen [X.] erfolgt.
Für den Fachmann ist vielmehr ohne weiteres ersichtlich, 30
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33
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14
-
dass es entscheidend ist, dass die Beschickung automatisch

nicht händisch

erfolgt und diese allgemeine Lehre lediglich beispielhaft anhand eines mit einem Arm aus-gestatteten Roboters
erläutert wird.
d) Soweit die Klägerin meint, den ursprünglichen Anmeldeunterlagen sei nicht zu entnehmen, dass der Ofen an seiner Oberseite ein [X.] habe, das so gestaltet sei, dass der Ofen während des [X.] im Wesentlichen verschlos-sen sei, beruht dies auf einem unzutreffenden Verständnis von Patentanspruch
1. Nach dessen technischer Lehre kommt es nicht darauf an, dass der [X.] gera-de durch den [X.] gegenüber der Umgebung verschlossen wird. Entscheidend ist vielmehr, dass es das Vorsehen eines [X.]s, durch welches die im [X.] angeordneten
Haltemittel
mit [X.] beschickt werden können, ermög-licht, die Ofentür geschlossen zu halten, so dass der Ofen auch während des [X.] im Wesentlichen geschlossen bleibt.
e) Schließlich liegt eine unzulässige Erweiterung auch nicht darin, dass [X.] 6 in der erteilten Fassung auch auf Anspruch
5 rückbezogen ist.
Durch diesen Rückbezug wird eine Vorrichtung unter Schutz gestellt, bei der der [X.] dazu dient, die Schmelztiegel jeweils von der externen Waage auf ein Förderband abzustellen und sie sodann vom Förderband aufzunehmen. Eine
sol-che Gestaltung ist in Absatz
10 der ursprünglichen Anmeldeunterlagen offenbart, wonach jeder Tiegel nach dem Wiegen auf der externen Waage auf dem Förderband angeordnet wird, von wo aus er in die [X.] verbracht wird ("Each crucible
9 with a sample is positioned on the conveyor
12 after being weighed on the external balance
25 for loading into the furnace chamber
10.").
2. Die angefochtene Entscheidung erweist sich auch nicht aus anderen Grün-den als richtig. Der Gegenstand von Patentanspruch
1 ist entgegen der vom Patent-gericht in seinem Hinweis nach §
83 [X.] vertretenen Auffassung durch den Stand der Technik nicht nahegelegt.
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35
36
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38
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15
-
a) Eine Entscheidung des [X.] in der Sache selbst ist im [X.] sachdienlich (§
119 Abs.
5 [X.]).
Nach dem Grundgedanken des reformierten Patentnichtigkeitsverfahrens
soll die Patentfähigkeit zunächst durch das mit technisch sachkundigen Richtern besetzte Patentgericht bewertet werden.
Eine Entscheidung durch den Bundesgerichtshof
hierüber ist danach
regelmäßig nicht sachgerecht, wenn es an einer Erstbewertung des Standes der Technik durch das Patentgericht unter dem Gesichtspunkt der Pa-tentfähigkeit fehlt ([X.], Urteil vom 7.
Juli 2015 -
X
ZR 64/13, GRUR
2015, 1095 Rn.
39 -
Bitratenreduktion).
Der
Streitfall weist jedoch die Besonderheit auf, dass sich das Patentgericht in seinem Hinweis nach § 83 [X.] unter Berücksichtigung des beiderseitigen Vorbrin-gens eingehend mit der Patentfähigkeit des Gegenstands des Streitpatents befasst hat. Beide Parteien haben auch im [X.] eingehend zu der dort nie-dergelegten Auffassung des Patentgerichts Stellung genommen.
Unter diesen Um-ständen ist eine Entscheidung des Senats in der Sache selbst sachdienlich.
b) Ausgangspunkt der Überlegungen des Fachmanns ist ein Stand der [X.], wie er in dem in Abs.
3 der Streitpatentschrift erwähnten US-Patent 4
522
788 ([X.]), ferner in der [X.] Patentschrift [X.]-141654 ([X.]) und der [X.] [X.] 40
23
483 ([X.]) dargestellt ist.
aa) [X.],
deren Figur
1 nachstehend eingeblendet ist,
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16
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beschreibt eine Vorrichtung zur Bestimmung der Feuchtigkeit und des Aschegehalts
von fossilen Brennstoffen. Sie umfasst einen Ofen (12) sowie eine Waage (14), de-ren [X.] (16) innerhalb der [X.]
(34)
angeordnet ist. Die [X.] enthält ferner eine [X.] (18),
die sequentiell gedreht werden kann und
in der mehrere Tiegel
(24) horizontal und kreisförmig angeordnet werden können. Eine Hebevorrichtung ermöglicht es, die [X.] so abzusenken, dass ein Tiegel auf der [X.] abgesetzt und gewogen werden kann. Die Vorrichtung wird durch einen elektrischen Steuerkreis gesteuert.
Damit sind die Merkmale
1 bis 4, 6a und 7 vorweggenommen, ferner Merk-mal
8, soweit dieses beschreibt, dass die Steuermittel dazu dienen, die Vorrichtung zum Drehen der [X.] zu steuern.
43
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17
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Zur Beschickung des Ofens mit [X.] ist [X.] lediglich zu entnehmen, dass hierzu der Deckel (28), wie durch die strichpunktierten Linien 28'
und 28''
angedeutet, geöffnet werden muss. Während das Öffnen und Schließen des Deckels durch den Computer gesteuert werden kann, ist nicht offenbart, dass auch das Einsetzen und Entnehmen der Tiegel automatisch erfolgt, vielmehr wird dies nach [X.] von einer [X.] (operator) durchgeführt (Sp.
3, Z.
13
ff., Sp.
5, Z.
44 bis Sp.
6, Z.
13). Damit fehlt es an einer Vorwegnahme der Merkmale 5, 6b und 8, soweit dieses sich auf die Steuerung
der Hebemittel bezieht, die das Einsetzen von [X.] durch die Mittel
gemäß Merkmal
5 bezieht.
[X.] zeigt ferner kein [X.] an der Oberseite des Ofens gemäß Merkmal
9, vielmehr ist es hier zum [X.] der [X.] erforderlich, die Abdeckung an der Oberseite insgesamt anzuheben. Der Ofen bleibt damit beim Einsetzen und Ent-nehmen
der Tiegel nicht im Wesentlichen verschlossen, sondern muss großflächig geöffnet werden.
bb) [X.] und [X.] zeigen Vorrichtungen, die derjenigen nach
[X.] ähnlich sind. In beiden Dokumenten wird erläutert, dass die Vorrichtung dazu dient, den Feuchtig-keitsgehalt von Proben zu bestimmen. Hierzu werden die Proben auf eine Tempera-tur erhitzt, bei der das Wasser entweicht. Entsprechend ist in [X.] von einem Ofen, in [X.] von einem Heizraum die Rede.
c) Der Stand der Technik vermittelte dem Fachmann jedoch keine Anregung, um von einer solchen, in [X.], [X.] und [X.] gezeigten Vorrichtung zum Gegenstand von Patentanspruch
1 zu gelangen.
aa) Eine solche Anregung ergibt sich nicht aus der [X.]n Patentschrift 525
180, die in [X.] Übersetzung als [X.] vorliegt.
(1) [X.] beschreibt eine Vorrichtung zur automatisierten Analyse von Proben, die in Kartuschen enthalten sind. Zwar ist in der Beschreibung im Wesentlichen von einem Inkubator die Rede, in dem, wie der Beklagte geltend macht, typischerweise nur relativ niedrige Temperaturen herrschen, doch ist [X.] nicht auf Inkubatoren be-45
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18
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schränkt und umfasst daher auch Vorrichtungen, in denen bei höheren Temperatu-ren gearbeitet wird.
Daher wird der Fachmann, der mit der Aufgabenstellung des Streitpatents befasst ist, auch die [X.] in den Blick nehmen, zumal diese ausdrücklich anspricht, dass eine Gestaltung anzustreben ist, die den Verlust von Heizenergie minimiert (S.
4, 13).
(2) Die in [X.] erläuterte Vorrichtung weist einen Injektor auf, mit dem
die [X.], die die Proben
enthalten und damit den [X.] des Streitpatents entspre-chen, automatisch in eine im Innern der beheizten Kammer angeordnete Haltevor-richtung eingesetzt und aus dieser entnommen werden können. Wie [X.] unter Be-zugnahme auf die nachstehend eingeblendeten Figuren
8 und 9 erläutert, enthält die Seitenwand (282) gegenüber dem Injektor (58) eine Einführöffnung (302), durch die ein Ladearm eine Kartusche (22) in eine Nische des Karussells (24) einsetzen oder herausziehen kann. Der Injektor ist mit einer Klappe (320) versehen, die die Einführ-öffnung (302) verschlossen hält und sie nur freigibt, wenn eine Kartusche eingesetzt oder entnommen wird (S.
25
f.).

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19
-

[X.] zeigt ferner

siehe Figur
8

einen [X.] (102) an der Oberseite des Ofens. Dieser dient nicht dem Einsetzen und Entnehmen der Tiegel, sondern dazu, das Einführen einer Pipette zu ermöglichen, mit der eine Probeflüssigkeit in die [X.] gegeben werden kann (S.
12/13).

Das Dokument beschreibt damit eine Vorrichtung zum automatischen Einset-zen von Behältern, die zu analysierende Proben enthalten, in Haltemittel
und deren Entnahme. Da die Vorrichtung automatisch betrieben wird, umfasst
sie auch entspre-chende Steuermittel (Merkmal
5 und Merkmal
8 teilweise).
(3) Für den Fachmann ergab sich aus [X.] keine Anregung zu einer [X.], bei der an der Oberseite des Ofens eine Öffnung vorgesehen ist, die dauerhaft offen bleiben kann.
Im allgemeinen Teil der Beschreibung wird darauf hingewiesen, dass die Ein-haltung einer gleichmäßigen Temperatur in
der Kammer gefährdet sei, wenn diese nicht vollständig geschlossen sei. Die dort vorgestellte Kammer weist, wie ausge-führt, an der Oberseite einen [X.] zur Einführung von Pipetten und seitlich eine 51
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Öffnung zum Be-
und Entladen der Kammer mit [X.] auf.
[X.] erläutert hierzu, der längliche [X.] in der oberen Wand weise nur eine minimale Weite auf, weil er nur den Schaft und die Spitze der Pipetten
aufnehmen müsse, die eingesetzt werden, um die Probenflüssigkeit in die Tiegel zu geben oder aus diesen aufzuneh-men. Dagegen sei die Öffnung in der seitlichen Wand zum Einsetzen und Heraus-nehmen der [X.] erheblich größer dimensioniert. [X.] sieht dazu eine Tür vor, die ein Verschließen dieser Öffnung ermöglicht und bezeichnet dies als wichtiges erfindungsgemäßes Merkmal (S. 5 oben, [X.] unten).
Der Fachmann erhielt danach aus der [X.] keine Anregung zur Ausgestaltung
einer Vorrichtung, bei der die Öffnung, die dem [X.] des Ofens mit den Behäl-tern zur Aufnahme der zu analysierenden Proben dient, auch während des Analyse-betriebs offen bleiben kann, sondern vermittelt ihm
eher umgekehrt, es sei zur [X.] von Wärmeverlusten geboten, diese Öffnung außerhalb des Beschickungs-vorgangs zu verschließen.
bb) Auch die [X.] Patentschrift 684
214 ([X.]0) gab dem Fachmann keine Anregung, den Ofen an seiner Oberseite mit einem [X.] zu versehen, durch welches die automatische Beschickung der [X.] erfolgen kann.
Die dort vorgestellte Vorrichtung zum [X.] eines thermoanalytischen Messgeräts, mit dem auch Trockensubstanz-
oder Feuchtegehaltsbestimmungen durchgeführt werden können (Sp.
1, Z.
17-19), umfasst, wie die nachstehenden Figu-ren
1 und 2 verdeutlichen,
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eine Probenwechselvorrichtung (1), mit der jeweils ein Tiegel
(7) von einem außer-halb eines DSC-Ofens
(23)
(DSC = Differential Scanning Calorimetry
[dynamische Differenzkalorimetrie]) angeordneten Probenteller (3) aufgenommen, angehoben und von oben auf die Messstelle des Ofens
gesetzt werden kann. Ein weiterer Behälter (75) dient als Referenzbehälter und muss nur selten gewechselt werden (Sp.
2, Z.
44-55). Als Ofen ist dabei nur das mit dem Bezugszeichen (23) versehene [X.] anzusehen, nicht jedoch das Gehäuse (21), in dem sich dieser Ofen befindet (Sp.
2, Z.
3841). Wie die Beschreibung bemerkt, ist der Ofen in Figur
2 nur schema-tisch dargestellt. Zu erkennen ist
die Heizplatte (25), auf der eine Trägerplatte (27) mit zwei Temperaturmessstellen
29 und 31 angeordnet ist. Weitere Elemente des Ofens, etwa die [X.] und der Deckel,
sind, weil für das Verständnis der in [X.]0 beschriebenen Erfindung ohne Bedeutung, nicht dargestellt und beschrieben (Sp.
2, Z.
41
f.
und Z.
60-65).
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[X.]0 beschäftigt sich mithin nicht näher damit, wie eine
Beschickung des Ofens erfolgt, der Mittel aufweist, die eine Mehrzahl von [X.] aufnehmen können.
Der Fachmann wird ihr zwar entnehmen, dass die jeweils zu analysierende Probe in einen
Tiegel von oben eingesetzt wird. Der in Figur
2 dargestellte Ofen selbst ist [X.] nach oben vollständig offen und gibt keine Anregung dahin, an der Oberseite nur eine kleine Öffnung vorzusehen, durch die die Tiegel eingesetzt und entnommen werden.
Mit der Frage, wie die eingesetzte Energie effizient verwendet wird, befasst sich die Schrift nicht.
[X.]) Die internationale Anmeldung WO 9603658 ([X.]1) betrifft einen Träger für ein Inkubationsgefäß. In einem Inkubator, mit dem kontrollierte Bedingungen für bio-logische Prozesse,
etwa für Mikroorganismen,
hergestellt werden, herrschen lediglich relativ niedrige Temperaturen bis etwa 40°C
(vgl. oben III
2
c aa (1)). Der Fachmann, der sich vor die Aufgabe gestellt sieht, ein Gerät
weiterzuentwickeln, das auch zur Ascheanalyse geeignet ist und damit einen Ofen umfasst, mit dem deutlich höhere Temperaturen erreicht werden müssen, wird schon deshalb nicht die [X.]1 heranzie-hen.
Zudem zeigt [X.]1, deren Figur
1 nachstehend wiedergegeben ist, zwar eine Vorrichtung, die mit einem Deckel (7) versehen sein kann, der eine Öffnung (8) [X.], durch die eine Rosettenhalterung (3) in den [X.] (6) eingesetzt werden kann. Dieses Dokument befasst sich aber
nicht damit, wie solche Halterungen einge-setzt werden,
und gibt insbesondere keine Anregung, eine Vorrichtung vorzusehen, mit der dies automatisch erfolgt.
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dd) Aus den darüber hinaus vorgelegten Entgegenhaltungen
ergeben sich keine weitergehenden Anregungen.
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IV. Die Kostenentscheidung beruht auf §
121 Abs.
2 Satz
2 [X.] und §
92
Abs.
2
ZPO.
Meier-Beck
Gröning
Grabinski

Deichfuß
Marx
Vorinstanz:
[X.], Entscheidung vom 25.02.2015 -
5 Ni 96/12 (EP) -

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