Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 31.05.2011, Az. X ZR 112/10

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
X ZR 112/10
Verkündet am:

31. Mai 2011

Wermes

Justizamtsinspektor

als Urkundsbeamter

der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache

-
2
-

Der X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhandlung
vom 31.
Mai 2011 durch den
Vorsitzenden Richter Prof.
Dr.
Meier-Beck, [X.], die Richterin Mühlens und [X.]
Grabinski und Dr.
Bacher

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 20. Mai 2010 verkün-dete Urteil des 2.
Senats ([X.]) des [X.] abgeändert:

Das [X.] Patent 198
08
878 wird unter Abweisung der [X.] Klage im Umfang der Patentansprüche 1 bis 7 und 11 bis 16 dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass [X.] entfällt und Patentanspruch 1 folgende Fassung erhält, auf die die Patentansprüche 3 bis 7 und 11 bis 16 rückbezogen sind:

"Messgerät für die [X.], insbesondere Tempera-turmessgerät, mit einer Messeinheit (2) und
mit einem [X.] (3), wobei die Messeinheit (2) einen Sensor, insbesondere einen Temperatursensor, aufweist und das [X.] (3) [X.] den größten Teil der elektrischen und elektronischen Bau-teile enthält sowie eine Anzeige und/oder eine Einstellmöglichkeit aufweist, wobei das Messgerät modulartig aufgebaut ist und die Messeinheit (2) und das [X.] (3) über standardisierte Schnittstellen sowohl elektrisch als auch mechanisch lösbar mitei--
3
-
nander verbunden sind, dadurch gekennzeichnet,
dass die Mess-einheit (2) und das [X.] (3) sowohl direkt als auch über ein Verbindungskabel (4) miteinander verbindbar sind, dass das [X.] (3) zweiteilig -
mit einem Unterteil (10) und einem Oberteil (11) -
ausgeführt ist, und das Unterteil (10) die Schnittstel-le zur Verbindung mit der Messeinheit (2) aufweist und das Ober-teil (11) die Anzeige und die Einstellmöglichkeit enthält, und dass das Unterteil (10) des [X.]s (3) in seinem unteren Be-reich (12) ein Außengewinde (13) und ein
Innengewinde (14) als mechanische Schnittstelle aufweist."

Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin drei Viertel und die Beklagte ein Viertel.

Von Rechts wegen
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4
-
Tatbestand:
Die Beklagte ist Inhaberin des am 3. März 1998 angemeldeten deut-schen Patents 198
08
878 (Streitpatents), das ein "Messgerät für die [X.]"
betrifft und 16 Patentansprüche umfasst. Patentanspruch 1 lau-tet:
"Messgerät für die [X.], insbesondere Tempera-turmessgerät, mit einer Messeinheit (2) und
mit einem [X.] (3), wobei die Messeinheit (2) einen Sensor, insbesondere einen Temperatursensor, aufweist und das [X.] (3) [X.] den größten Teil der elektrischen und elektronischen Bauteile enthält sowie eine Anzeige und/oder eine Einstellmög-lichkeit aufweist, wobei das Messgerät modulartig aufgebaut ist und die Messeinheit (2) und das [X.] (3) über standar-disierte Schnittstellen sowohl elektrisch als auch mechanisch lös-bar miteinander verbunden sind, dadurch gekennzeichnet,
dass die Messeinheit (2) und das Auswerteaggregat (3) sowohl direkt als auch über ein Verbindungskabel (4) miteinander verbindbar sind und dass das [X.] (3) zweiteilig -
mit einem Unter-teil (10) und einem Oberteil (11) -
ausgeführt ist, und das Unterteil (10) die Schnittstelle zur Verbindung mit der Messeinheit (2) [X.] und das Oberteil (11) die Anzeige und die Einstellmöglich-keit enthält."
Die Klägerin hat mit ihrer Nichtigkeitsklage geltend gemacht, dass das Streitpatent im angegriffenen Umfang nicht patentfähig sei. Sie hat sich dazu u.a. auf eine behauptete Vorbenutzung eines Gauss-/Teslameters (näher [X.] in [X.]) sowie insbesondere auf die [X.] Patentschrift 30
35
094 (D2 -
Vorrichtung zum Orten von Metallteilen), das [X.] Gebrauchsmuster 84
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245 ([X.] -
Taschenthermometer), die [X.]n
[X.]en
1
2
-
5
-
196
16
658 (D4)
und 196
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228 ([X.]), den ifm-, den Prospekt TRM
-
Termoresistenze [X.] (D7)
sowie auf verschie-dene weitere Entgegenhaltungen gestützt. Die Beklagte hat das Streitpatent hilfsweise in eingeschränkter Form verteidigt. Das Patentgericht hat es [X.] im Umfang seiner Patentansprüche 1 bis 7 sowie 11 bis 16 ein-schließlich der mittelbaren oder unmittelbaren Rückbeziehungen auf einen der angegriffenen Patentansprüche für nichtig erklärt. Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die Patentanspruch 1 mit folgender Fassung des kennzeichnenden Teils (Ergänzung kursiv) verteidigt:
"... dadurch gekennzeichnet, dass die Messeinheit (2) und das [X.]
(3) sowohl direkt als auch über ein Verbindungska-bel (4) miteinander verbindbar sind, dass das [X.] (3) zweiteilig -
mit einem Unterteil (10) und einem Oberteil (11) -
ausge-führt ist, und das Unterteil (10) die Schnittstelle zur Verbindung mit der Messeinheit (2) aufweist und das Oberteil (11) die Anzeige und die Einstellmöglichkeit enthält, und dass das Unterteil (10) des [X.]s (3) in seinem unteren Bereich (12) ein Außenge-winde (13) und ein Innengewinde (14) als mechanische Schnittstel-le aufweist."
Patentanspruch 2 soll demnach entfallen und die weiteren [X.] sollen sich, soweit angegriffen, auf die derart geänderte Fassung des Patentanspruchs 1 zurückbeziehen.
Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.
Entscheidungsgründe:
I.
Das Streitpatent betrifft ein Messgerät für die [X.], das insbesondere zur Temperaturmessung dienen soll.
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4
5
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-
1.
Die [X.]eibung gibt an, dass derartige Messgeräte in einer [X.] Typenvielfalt in meist kleinen Stückzahlen auf dem Markt seien (Abs.
2).
Bei einem Defekt müsse bei [X.] das gesamte Gerät ausge-tauscht werden, wodurch hohe Kosten und längere Stillstandszeiten hervorge-rufen würden. Die Verwendung von [X.] zwischen der Mess-einheit und dem [X.] führe wegen deren geringerer mechanischer Belastbarkeit zu Schwierigkeiten (Abs. 3).
Durch das Streitpatent soll demgegenüber ein einfach aufgebautes, breit einsetzbares Messgerät zur Verfügung gestellt werden,
dessen Module leicht und zeitsparend ausgetauscht werden können (so die "[X.]"
in Abs. 7).
Hierzu sieht Patentanspruch
1 in seiner (um das Merkmal des [X.] ergänzten) verteidigten Fassung ein wie folgt ausgestaltetes Messgerät vor:
1.
Es ist für die [X.] geeignet.
2.
Es ist modulartig aufgebaut und umfasst
2.1
eine Messeinheit (2) mit einem (Temperatur-)Sensor und
2.2
ein [X.] (3).
3.
Das [X.] (3)
3.1
enthält zumindest den größten Teil der elektrischen und elektronischen Bauteile und
3.2
ist zweiteilig mit einem eine Anzeige und/oder Einstell-möglichkeit enthaltenden Oberteil (11) und einem Unterteil (10) ausgeführt.
4.
Messeinheit (2) und [X.] (3) sind elektrisch und me-chanisch über standardisierte Schnittstellen miteinander [X.],
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7
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4.1
die eine lösbare Verbindung ermöglichen,
4.2
wobei die Verbindung sowohl direkt als auch über ein Verbindungskabel (4) erfolgen kann.
5.
Das Unterteil (10) des [X.]s (3)
5.1
nimmt die Schnittstelle des [X.]s (3) auf und
5.2 weist in seinem unteren Bereich (12) ein Außengewinde (13) und ein Innengewinde (14) als mechanische [X.] auf.
Figur 2 des Streitpatents zeigt sowohl die direkte als auch die indirekte Verbindung zwischen dem Unterteil des [X.]s und dem Messgerät; sie zeigt ferner die im Ausführungsbeispiel realisierte, im verteidigten Pa-tentanspruch nicht erwähnte elektrische Schnittstelle, die von einer Stecker-buchse (16) gebildet wird, die mit einem Stecker (21) an der Messeinheit oder einem Stecker (41) am Verbindungskabel zusammenwirkt (vgl. auch Pa-tentanspruch 3):
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2.
Die Parteien streiten über die Bedeutung verschiedener Merkmale.
a)
Merkmal 1 kommt zwar die Bedeutung zu, das erfindungsgemäße Messgerät als für die [X.] geeignet zu definieren. Diese [X.] hat jedoch, wie von der Klägerin zutreffend ausgeführt, keinen sachli-chen Gehalt, der zur Abgrenzung gegenüber der [X.], aber auch anderen Ent-gegenhaltungen geeignet
wäre.
b)
Der modulartige Aufbau (Merkmal 2) fordert, wie die [X.] zutreffend ausführt, nicht mehr als die drei im Patentanspruch genannten, über die "standardisierten Schnittstellen"
miteinander verbindbaren Bestandtei-10
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le [X.], Messeinheit und Verbindungskabel. In der [X.]eibung wird zwar erörtert (Abs. 4), dass ein [X.] bekannt sei, das verschie-dene Module aufweise, die nach Öffnen einer Frontplatte ausgetauscht wer-den könnten. Daraus ergibt sich aber nicht etwa eine austauschbare Verbin-dung
zwischen Oberteil und Unterteil des [X.]s. Zwar heißt es in der [X.]eibung (Abs. 11) weiter, die zweiteilige Ausführung (Merkmal 3.2) erhö-he die Flexibilität. Es soll aber nach dem folgenden Satz nicht etwa das [X.] eines defekten Teils des [X.]s, sondern des [X.] selbst erleichtert werden. Die [X.] ist hiernach nur funktional. Auch aus dem von der Beklagten zitierten Absatz 29 der [X.]eibung ([X.]) ergibt sich allenfalls eine gewisse Erleichterung bei der Adaption des [X.] an verschiedene Ausführungsformen des [X.]s, deren Existenz aber der Patentanspruch wiederum nicht erfordert.
c)
Mit dem Patentgericht versteht auch der Senat die "standardisierte"
Schnittstelle als "vereinheitlichte"
Schnittstelle, was auch wirtschaftlich Sinn ergibt, weil dadurch der Austausch durch seriengleiche Komponenten ermög-licht wird, nicht aber ohne weiteres auch durch Fremdkomponenten.
d)
Mit der Interpretation des Merkmals 5.2, wonach die mechanische Schnittstelle im unteren Bereich des Unterteils nicht notwendig Bestandteil der standardisierten Schnittstelle nach Merkmal 4 sei, wird der Patentanspruch allerdings von der Klägerin sinnentstellend gelesen. Nach der [X.]eibung gibt es keinen Anlass zu
der Annahme, der ursprüngliche Patentanspruch 2 verhalte sich über irgendeine andere (in der Patentschrift nicht erwähnte) me-chanische Schnittstelle. Allerdings legt der Patentanspruch in Merkmal 5.2 nicht fest, dass Außen-
und Innengewinde
so, wie in den
Zeichnungen darge-stellt, ausgeführt sind und zum einen der direkten, zum anderen der indirekten Verbindung zwischen [X.] und Messeinheit dienen.
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-
10
-
II.
Das Patentgericht hat seine Entscheidung wie folgt begründet:
Die Lehre des Streitpatents beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit des Fachmanns, als den das Patentgericht einen Fachhochschulingenieur der Feinwerktechnik oder der Messtechnik mit Berufserfahrung angesehen hat. Die [X.] offenbare ein tragbares Taschenthermometer, das in der [X.] verwendet werden könne und dessen Einsatz in industriellen [X.] explizit angesprochen werde. Dieses Messgerät weise eine Messeinheit mit einem Temperatursensor und ein [X.] auf, das [X.] den größten Teil der elektrischen und elektronischen Bauteile enthal-te, zweiteilig mit einem Unterteil und einem Oberteil ausgeführt sei, wobei das Oberteil eine Anzeige und eine Einstellmöglichkeit aufweise. Das Messgerät sei modulartig aufgebaut, [X.] und Messeinheit könnten als Module sowohl direkt als auch über ein Verbindungskabel je nach Anwendungsfall miteinander verbunden werden. Sie seien jeweils über standardisierte [X.]n elektrisch und mechanisch lösbar miteinander verbunden. Somit [X.] sich das Messgerät nach Patentanspruch 1 des Streitpatents von der [X.] lediglich durch die Merkmalsgruppe 5. Hierzu lehre die [X.] bereits, dass es lediglich darauf ankomme, die Buchse an einer Endfläche des Gehäuses und achsparallel zur [X.] anzubringen. Ob dies am Oberteil oder am Unterteil erfolge, liege für den Fachmann im Rahmen fachüblicher Zweck-mäßigkeitsüberlegungen. Die Schnittstelle mit einem Außengewinde und ei-nem Innengewinde auszubilden, halte sich im Rahmen des in der Technik Üb-lichen und aus dem Alltag Bekannten, wie dies etwa die [X.] Offenle-gungsschrift 42
05
440 ([X.]) für die Sicherung einer elektrischen Steckverbin-dung zeige. Auch die weiteren angegriffenen Patentansprüche wiesen nichts Erfinderisches auf.
III.
Dies hält
der Überprüfung, was den verteidigten Patentanspruch 1 betrifft, nicht in vollem Umfang stand.
Für die Wertung, dass der zulässiger-15
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-
weise durch Aufnahme des Merkmals des Patentanspruchs 2, das bereits in den ursprünglichen Unterlagen im Schutzanspruch 4 enthalten war, verteidigte Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig sei (Art.
II §
6 Abs.
1 Nr.
1 [X.]; Art.
138 Abs.
1 Buchst.
a, Art. 54 ff. EPÜ), fehlt es an einer tragfähigen tatsächlichen Grundlage.
1.
Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 ist neu
(Art.
54 Abs.
1, 2 EPÜ). Das stellt die Klägerin nur gestützt auf die nicht haltbare Aus-legung des Patentanspruchs in Frage, die Merkmal 5.2 nur eine Schnittstelle zu beliebigem Zweck entnimmt.
2.
Dem Patentgericht ist darin beizutreten, dass die [X.] bis auf die Merkmalsgruppe 5 sämtliche Merkmale der Erfindung vorwegnimmt.
Die [X.] betrifft ein Messgerät für die [X.]. Letzteres stellt die Beklagte zu Unrecht in Abrede, denn der
Einsatz in industriellen [X.] wird ausdrücklich angesprochen ([X.]. S.
2 Z.
21). Ferner hat das Patentgericht zutreffend auch den modulartigen Aufbau bejaht, denn dieser wird, wie ausgeführt, beim Streitpatent durch die Elemente Messeinheit, [X.] und Verbindungskabel verwirklicht, die auch das Taschenther-mometer der [X.] aufweist (vgl. nur den Schutzanspruch 10). Dessen zweiteili-ger Aufbau (Merkmal 3.2) ist in der [X.] (S.
3 Z.
3 bis 6, S.
7 Z.
10 bis 12) [X.].
3.
Hinsichtlich des Merkmals 5.1 kann der Begründung des Patentge-richts nicht in vollem Umfang beigetreten werden, denn "Unterteil"
im Sinn des Streitpatents ist bei der [X.] nicht die (in der Figur 1) untere Gehäuseschale (vgl. S.
7 Z.
4/5), sondern etwa in Figur 5 der
Griffbereich. In der Sache trägt allerdings die Begründung des Patentgerichts, dass es eine reine Frage der 18
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-
12
-
herstellungs-
und/oder gebrauchstechnischen Zweckmäßigkeit ist, wo die Schnittstelle des [X.]s angebracht wird.
4.
Nicht beschrieben oder gezeigt ist indessen, worauf die Beklagte mit Recht verweist, die Schraubverbindung (als mechanische Schnittstelle zur Messeinheit/zum Verbindungskabel) mit zwei Gewinden (Außengewinde und Innengewinde)
im unteren Bereich des [X.]s (Merkmal 5.2). Die [X.] sieht an deren Stelle eine Steckbuchse für den steckbaren [X.] des [X.] des Messfühlers 12 vor ([X.]. S.
6 Z. 6 bis 9; Schutzan-spruch
9).
Dem Patentgericht kann nicht darin beigetreten werden, dass es "üblich und bereits dem Laien aus dem Alltag bekannt"
sei, "durch eine Anordnung aus einem Außengewinde und einer Überwurfmutter ein unerwünschtes Lösen einer durch ein Innengewinde hergestellten Schnittstelle zu verhindern", also zwei separate Gewinde und damit zwei mechanische Schnittstellen vorzuse-hen. Die [X.] belegt dies jedenfalls nicht. Die Beklagte macht hierzu mit Recht geltend, dass die [X.] lediglich einen Steckverbinder offenbart, auf dessen [X.] eine Überwurfmutter mit einem Innengewinde, die mit einem Außen-gewinde verschraubbar ist, drehbar angeordnet ist. Damit weist der [X.] lediglich ein Innengewinde auf und nicht ein Innengewinde und
ein Au-ßengewinde. Nichts anderes gilt für die [X.] 196
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228 ([X.]) und das Gebrauchsmuster 86
00
775 ([X.]2), die
gleichfalls nicht beides als
mechanische
Schnittstelle vorsehen.
Auch wenn davon ausgegangen werden kann, dass der Fachmann ge-gebenenfalls eine Steckverbindung durch eine Gewindeverbindung ersetzen oder zusätzlich mit einer solchen versehen
wird, wenn er Grund
hat zu be-fürchten, dass ein bloßer Reibschluss ein ungewolltes Lösen der Verbindung nicht hinreichend sicher verhindern kann, und die Schaffung einer sichereren 22
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24
-
13
-
Verbindung dem Fachmann hierfür mithin Anlass bietet, ergibt sich entgegen
der Annahme des Patentgerichts hieraus noch keine Anregung dafür, die hier-durch nahegelegte Gewindeverbindung durch eine weitere Gewindeverbin-dung zu ergänzen, die es erlaubt, beiden Gewinden unterschiedliche Funktio-nen zuzuordnen und sie diesen entsprechend zu optimieren, beispielsweise, indem eine Verbindung auf erhöhte mechanische Stabilität ausgelegt wird. Auch wenn davon ausgegangen werden kann, dass eine solche Maßnahme dem Fachmann ohne besonderes Bemühen möglich ist und sie sich in [X.] der Erfindung als nicht fernliegend darstellt, kann der Senat zusätzliche, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichende Anstöße, Anregungen oder konkrete Hinweise für die Lösung des technischen Problems auf dem Weg der Erfindung, derer es regelmäßig und auch hier, nachdem es sich nicht um eine Fallkonstellation handelt, in der für den Fachmann auf der Hand liegt, was zu tun ist, für die Bejahung des Naheliegens bedarf (hierzu [X.], Urteil vom
30. April 2009 -
Xa [X.]/05,
[X.]Z 182, 1 = [X.] 2009,
746 -
Betrieb einer Sicherheitseinrichtung; vom
8.
Dezember
2009
-
X
ZR
65/05,
[X.] 2010, 407 -
einteilige Öse),
nicht erkennen.
Zwar reichte es hierfür aus, wenn für den Fachmann deshalb Veranlassung bestanden hät-te, ein zweites Gewinde vorzusehen, wie es das Patentgericht angenommen hat, weil ein solches geeignet wäre, Unzulänglichkeiten der ersten Gewinde-verbindung entgegenzuwirken. Der Gedanke, etwaigen Festigkeitsproblemen durch eine zweite mechanische Schnittstelle, d.h. ein zusätzliches Gewinde, zu
begegnen, musste sich aber nicht ohne weiteres aufdrängen. Die -
auch in der [X.]eibung des Streitpatents (Abs. 25) Niederschlag findende
-
Erwä-gung, dass der direkte [X.] einer Messeinheit erhöhte Anforderungen an die mechanische Stabilität der Verbindung stellen kann, führte zwar unmittel-bar zu der Überlegung, die Steckverbindung durch eine Schraubverbindung zu sichern
und damit eine Verbindung herzustellen,
die die für eine Kabelverbin--
14
-
dung übliche mechanische Schnittstelle in Form einer Steckverbindung nicht gewährleistet. Unzulänglichkeiten, die hierbei noch verblieben, wurde im Stand der Technik aber regelmäßig durch die besondere Ausgestaltung der Schraubverbindung, etwa durch eine Überwurfmutter ([X.], [X.]; [X.]2), und nicht durch Vorsehen eines weiteren, die Herstellung der Verbindung relativ (zeit)aufwändig machenden
Schraubgewindes begegnet.
5.
Der Vortrag der Klägerin, dass der Gegenstand des Streitpatents durch eine Kombination des elektronischen Temperaturschalters TN nach dem Katalog [X.] mit einem Temperaturfühler nach Anlage D7 unter Verwendung eines standardisierten Verbindungskabels nahegelegt gewesen sei, wie es die [X.] [X.] 196
13
228 ([X.]) beschreibt, ist nicht zielführend. Selbst wenn man dem Gedanken einer Umkonstruktion des Temperaturschal-ters TN näher
treten wollte, war es jedenfalls nicht nahegelegt, nicht nur die integrierte Messeinheit zu entfernen und dort einen Kabelanschluss mit einer [X.] nach der [X.] anzubringen, sondern gleichzeitig das ½-Zoll-Außengewinde des bisherigen [X.], obwohl die integrierte Messeinheit entfernt wurde. Für eine solche Verbindung zweier unterschiedlicher Schnittstellen ist kein Vorbild nachgewiesen, und die Kläge-rin zeigt in anderem Zusammenhang
selbst auf, dass es hierfür einer Modifika-tion des üblichen Rundsteckers oder der Rundsteckerbuchse bedarf.

6.
Damit kann insgesamt eine Wertung dahin nicht getroffen werden, dass sich der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs in naheliegender
Weise und damit ohne erfinderische
Tätigkeit aus dem Stand der Technik ergab (Art.
56 EPÜ).
IV.
Die angegriffenen nachgeordneten Patentansprüche
werden von ih-rer Rückbeziehung auf den verteidigten Patentanspruch 1 getragen.
25
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27
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15
-
V.
Die Kostenentscheidung beruht auf §
121 Abs. 1 [X.] i.V.m. §
97
ZPO.
Meier-Beck
[X.]
Mühlens

Grabinski
Bacher
Vorinstanz:
[X.], Entscheidung vom 20.05.2010 -
2 Ni 47/08 -

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