Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 03.05.2001, Az. I ZR 18/99

[X.] DES VOLKESURTEIL[X.]Verkündet am:3. Mai 2001WalzJustizamtsinspektorals [X.] dem [X.]:ja[X.]Z:[X.]: [X.] § 14 Abs. 2 Nr. 2Zur Frage, welcher Warenbegriff für eine Marke im [X.]zugrunde zu legen ist, deren Schutz sich allgemein auf Arzneimittel erstreckt,die jedoch nur für einen Teilbereich dieses Oberbegriffs benutzt [X.], [X.]. v. 3. Mai 2001 - [X.] - [X.] Hamburg- 3 -Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die mlicheVerhandlung vom 3. Mai 2001 durch [X.] und [X.], [X.], [X.] und [X.] Recht erkannt:Auf die Revision der Klägerin wird das [X.]eil des [X.], 3. Zivilsenat, vom 10. [X.] aufgehoben.Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung,aucr die Kosten der Revision, an das Berufungsgerichtzurckverwiesen.Von Rechts [X.]:Die Klägerin, im Jahre 1884 als Kommanditgesellschaft in [X.], [X.] seit dieser Zeit den Firmennamen [X.], [X.] Als mittelständisches pharmazeutisches Unternehmenstellt sie medizinische Präparate auf der Basis von sulfonierten Schieferölenher und vertreibt diese. Ihre Tätigkeit begann mit der Entwicklung und- 4 -Herstellung eines in der Dermatologie einsetzbaren Rohstoffs mit dem Namen"[X.]", abgeleitet von der [X.] Bezeichnung der pristorischenSchuppenfische "[X.]" und der [X.] Bezeichnung "oleum" [X.] Öl.Inzwischen umfaßt das Sortiment der [X.] darr hinaus eine [X.], die nicht nur ßerlich aufgetragen werden, sondern auchin den [X.]eichungsformen Tablette, Kapsel und Zfchen [X.] die [X.], Gykologie, Ortie und Urologie angeboten werden. Unterder Bezeichnung "[X.]" vertreibt die [X.] einen Rohstoff alsRezeptursubstanz und eine Salbe als Fertigarzneimittel, die rezept[X.]ei inApotheken erltlich ist. Sie verwendet die Bezeichnung "[X.]" außerdemin Form ihres auch als Wort-/Bildmarke Nr. 617 931 mit [X.] vom24. Dezember 1963 gesctzten Firmenlogos (farbig angelegtes auf der [X.] Quadrat mit der die Diagonale fllenden Schrift "[X.]") auf ihrenweiteren [X.]n.Die [X.] ist Inhaberin zweier Wortmarken "[X.]" (Nr. 10 764 mit[X.] von 1895, gesctzt [X.] aus schwefelhaltigen Kohlenwasserstoffenhergestellte chemische und pharmazeutische Produkte und Nr. 97 437 mit[X.] vom 18. Februar 1907, gesctzt [X.] eine Vielzahl von Waren ausunterschiedlichen Warenklassen, unter anderem auch [X.] Arzneimittel, chemi-sche Produkte [X.] medizinische und hygienische Zwecke, pharmazeutischeDrogen und [X.]). Das Firmenlogo genießt als eingetragene [X.] [X.] die Waren Arzneimittel, chemische Erzeugnisse [X.] Heilzwecke [X.], pharmazeutische Drogen sowie weitere Waren.Die Bezeichnung "[X.]" wird von der [X.] als verkrzter Be-standteil ihres Firmennamens im tlichen Gebrauch verwendet. Im Jahr- 5 -erwirtschaftet sie mit ihrer Gesamtproduktpalette einen Umsatz von [X.]. Auf die "[X.]"-Salbe entfiel im Jahre 1995 ein Umsatz [X.] DM.Die Beklagte, ein [X.] Unternehmen, das sich mit [X.] neuer Krebsbehandlungsmittel und -therapien befaût, meldete [X.] April 1994 beim [X.] die Marke "ETHYOL" [X.]herapeutische Arzneimittel in der Krebsbehandlung, zu verabreichen [X.] mit Chemo- und Strahlentherapie, an. Die [X.] legte hiergegenWiderspruch ein. Inzwischen ist das [X.] auf "therapeutische [X.] mit Chemo- und Strahlentherapie mittels Injektion zuverabreichende, verschreibungspflichtige Arzneimittel in der Krebsbehandlung"eingeschrkt worden. Am 29. Mrz 1996 meldete die Beklagte [X.]dem [X.] "[X.] Pharma", "[X.] [X.]" und "[X.]"an. Auch gegen diese Markenanmeldungen erhob die [X.] Widerspruch.Noch vor der Eintragung der Marke "ETHYOL" lieû die Beklagte [X.] unter dieser Bezeichnung durch ihre Lizenznehmerin [X.] dem [X.] Markt ein[X.]en. Vertrieben wird "[X.]" alsTrockensubstanz mit dem Inhaltsstoff "Amifostin", welcher gegen [X.] - in der Strahlentherapie - sowie alkylierendeSubstanzen und [X.] - in der Chemotherapie - sctzt. Es handeltsich um ein verschreibungspflichtiges hochspezialisiertes Arzneimittel, das [X.] der starken körperlichen Belastungen, die mit der Chemo- oderStrahlentherapie in der Krebsbehandlung zwangslfig einhergehen, [X.] 6 -Die [X.] hat sich aus den genannten Marken "[X.]" sowie [X.] gegen die Benutzung der Bezeichnung "ETHYOL" gewandt.Sie hat die Auffassung vertreten, [X.] angesichts des [X.] der einge[X.]en Marke "[X.]", der deshalb ein weiterSchutzbereich zukomme, eine Verwechslungsgefahr gegeben sei. Bereits [X.] in der [X.] "thyol" reiche hier[X.] aus. Die erforderlicheWarlichkeit sei schon deshalb gegeben, weil die einanderrstehenden Zeichen jeweils [X.] Arzneimittel verwendet wrden. [X.] von der Beklagten angemeldeten Marken in den unterschiedlichenSchreibweisen begrten eine Verwechslungsgefahr mit den Klagekenn-zeichnungen. Die Beklagtsich an den guten Ruf von "[X.]" an. [X.] derzeitige, eng begrenzte Anwendungsgebiet [X.] "[X.]" könne [X.] werden, weil die Beklagte [X.] sich in Anspruch nehme, die [X.] weitere Anwendungsgebiete zu verwenden.Die [X.] hat [X.] Beklagte unter [X.] bezeichneterOrdnungsmittel zu verurteilen,es zu unterlassen,die Bezeichnung "ETHYOL", auch in der Schreibweise"[X.]", in Alleinstellung oder in Kombination [X.] wie "[X.]" oder "[X.] Pharma" [X.], insbesondere auf therapeutischen, [X.] mit Chemo- und Strahlentherapie zuverabreichenden Arzneimitteln in der Krebsbehandlung oderauf deren Aufmachung oder Verpackung anzubringen, unterdem Zeichen "ETHYOL", auch in den genanntenSchreibweisen und Kombinationen mit Firmennamen, dieseWaren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den- 7 -genannten Zwecken zu besitzen, unter dem Zeichen"ETHYOL", auch in den genannten Schreibweisen [X.] mit Firmennamen, diese Waren einzu[X.]enoder auszu[X.]en, zur Nutzung dieses Zeichens "ETHYOL",auch in den genannten Schreibweisen und Kombinationen [X.], [X.] diese Waren Lizenzen zu erteilen oder [X.] "ETHYOL", auch in den genannten Schreibweisen [X.] mit Firmennamen, in [X.],[X.], Preislisten, Gescftsbriefen, Empfehlungen,Rechnungen und dgl. oder in der Werbung zu benutzen oderbenutzen zu [X.] zu verurteilen, r dem [X.] die Warenzeichenanmeldung [X.]"ETHYOL" und die drei am 29. Mrz 1996 vorgenommenenWarenzeichenanmeldungen "[X.] [X.]","[X.] Pharma" und "[X.]" zurckzunehmen;3.die Beklagte zu verurteilen, der [X.] den Umfang dervorstehend unter Ziffer 1 bezeichneten Handlungen [X.] legen unter Angabe des erzielten Umsatzes sowie unterAngabe der betriebenen Werbung, aufgeschlsselt nachWerbetrrn, Kalendervierteljahren und Bundeslrn;4.festzustellen, [X.] die Beklagte verpflichtet ist, der [X.]allen Schaden zu ersetzen, der ihr aus den vorstehend unterZiffer 1 bezeichneten Handlungen entstanden ist oder kftigentstehen wird.Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, beiden Kennzeichen der [X.] handele es sich nicht um bekannte, sonderneher um in ihrer Kennzeichnungskraft schwache Marken. Der Bestandteil"thyol" sei klanglich identisch mit "thiol", welcher vielfach in pharmazeutischenMarken enthalten sei. Die [X.] der [X.] mit dem Fertigarzneimittel"[X.]" seien [X.] die Annahme einer bekannten Marke zu gering. [X.] bestehe insbesondere aufgrund der Verschiedenheit derunter den jeweiligen Marken vertriebenen Produkte nicht. Ihr, der Beklagten,- [X.] sei ein hochspezialisiertes Arzneimittel, das ausschlieûlich in [X.] in Verbindung mit Chemo- oder Strahlentherapie eingesetztrwir Krankenhausapotheken an Krankser abgegebenwerde. Es wende sich ausschlieûlich an Facrzte, die Krebsspezialisten seienund Patienten mit weit fortgeschrittener Krebserkrankung behandelten.Das [X.] hat die Klage abgewiesen.Die Berufung der [X.] ist erfolglos geblieben.Mit ihrer Revision, deren Zurckweisung die Beklagte beantragt, verfolgtdie [X.] ihr Klagebegehren weiter.[X.]:[X.] Das Berufungsgericht hat die geltend gemachten marken- undwettbewerbsrechtlichen [X.] der [X.] verneint und dazu ausge[X.]:Ein Anspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.] sei nicht gegeben, weil diegebotene umfassende Abws Gesamteindrucks der zuvergleichenden Zeichen ergebe, [X.] eine Verwechslungsgefahr nicht bestehe.Es verbiete sich, dem im konkreten Fall reinstimmenden Bestandteil [X.] - der Endung "thyol" - eine besondere, die [X.] prBedeutung zuzumessen und deshalb angesichts der Übereinstimmung [X.] zu bejahen. Hiergegen spreche schon der [X.] anerkannte Grundsatz, [X.] regelmûig der Gesamteindruckdurch die Anfangssilben geprt werde. Das gelte besonders bei Marken [X.]medizinische und pharmazeutische Produkte, bei denen die Endsilben zumeistwenig Aussagekraft tten.Das [X.] habe zutreffend herausgearbeitet, [X.] [X.] die Frageeiner Verwechslungsgefahr eine genaue Betrachtung der Kollisionslage auchhinsichtlich der unter rstehenden Marken vertriebenen [X.] sei. Danach ergebe sich [X.] das Produkt der Beklagten, [X.] dieMarke ausschlieûlich [X.] hochspezialisierte verschreibungspflichtige [X.] eingesetzt werden könne. Zwar wende sich die [X.] mit Recht dagegen,[X.] das [X.] auf die konkreten, von ihr vertriebenen [X.] und [X.] acht gelassen habe, [X.] sich ihr Markenschutz [X.] bzw. pharmazeutische [X.] allgemein beziehe, es [X.] [X.]aglich, ob dieser Schutz auch die speziellen [X.] abdecken könne,[X.] welche die Beklagte die Bezeichnung "[X.]" verwenden wolle. Dem steheentgegen, [X.] [X.] weite [X.] in der [X.] Aufspaltung in verkehrsliche Produktbereiche stattzufinden habe. Nichtjegliche Benutzung der Marke [X.] eine oder mehrere unter einen Oberbegrifffallende Waren bewirke, [X.] die Marke [X.] alle unter den Oberbegriff zusubsumierenden Produkte rechtserhaltend benutzt worden sei.Bei der danach vorzunehmenden differenzierenden Beurteilung [X.] sei von entscheidender Bedeutung, [X.] sich die [X.] an ganz unterschiedliche Patienten und Ärzte wendeten. [X.] sich bei dem Medikament der Beklagten um ein verschreibungspflichtigesArzneimittel handele, komme es [X.] das Vorliegen einer Marklichkeit in- 10 -erster Linie auf die Auffassung der Ärzte und Apotheker an. Es sei [X.] fernliegend zu erachten, [X.] bei Ärzten, die in die Lage versetzt wrden,das Mittel der Beklagten schwer krebskranken Patienten zu verschreiben, sichaufgrund des Markennamens die Vorstellung ergeben k, dieses Produktstamme mlicherweise aus dem Hause der [X.].Auch ein Anspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 [X.] sei nicht gegeben. [X.], in denen eine Verwechslungsgefahr trotz bestehen[X.] wegen ausreichenden Abstands bei den sichrstehenden Zeichen zu verneinen sei, sei ein erzender Schutzr § 14 Abs. 2 Nr. 3 [X.] nach der Zielrichtung [X.] nicht gegeben. Auch [X.] aus § 15 [X.]sowie § 1 UWG seien vom [X.] zutreffend verneint worden.I[X.] Diese Beurteillt der revisionsrechtlichen Nachprfung nichtstand.1. Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist nach derstigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der [X.] zu Art. 4 Abs. 1 Buchst. b und Art. 5 Abs. 1 Buchst. b [X.] unterBercksichtigung aller Umsts Einzelfalles umfassend zu beurteilen(vgl. [X.], 387, 389 [X.]. 39 = [X.], 39 - Sabèl/[X.]; [X.], 922, 923 [X.]. 16 f. = [X.], 1165 - [X.]; [X.]. 1999, 734,736 [X.]. 18 = [X.], 806 - [X.]; [X.] 2000, 255, 256 [X.]. 24 - [X.]/[X.]). Das gilt [X.] auch [X.] die Beurteilung nach [X.] der die genannten Bestimmungen der Markenrechtsrichtlinieumsetzenden § 9 Abs. 1 Nr. 2 und § 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.]. Dabei besteht- 11 -eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren,insbesondere der Identitt oder hnlichkeit der in Frage stehenden Waren, [X.] oder hnlichkeit der Marken sowie der Kennzeichnungskraft derlteren Marken. Danach kann insbesondere ein geringerer Grad derhnlichkeit der Marken durch eiren Grad der hnlichkeit der [X.] umgekehrt sowie durch eine besondere Bekanntheit der lteren Marke [X.] ausgeglichen werden ([X.], [X.]. [X.], [X.], 506, 508 = [X.], 535 - [X.]/[X.]; [X.]. v. 6.7.2000- I ZR 21/98, [X.], 158, 159 f. = WRP 2001, 41 - [X.], jeweils m.w.[X.] Diesen Beurteilungsmaûstab hat das Berufungsgericht im [X.], indem es davon ausgegangen ist, die Frage der Verwechslungsgefahrsetze eine umfassende Abws Gesamteindrucks der zuvergleichenden Zeichen voraus. Das Berufungsgericht hat - wie das [X.] - die Wechselwirkung zwischen den einzelnen [X.] die Beurteilungwesentlichen Faktoren nicht hinreichend in seine Betrachtung einbezogen,indem es, unter Auûerachtlassung der Frage der Warlichkeit und [X.] der Klagekennzeichen, anhand des Gesamteindrucks dereinander rstehenden Zeichen eine Marklichkeit und damit vonvornherein eine Verwechslungsgefahr verneint hat.Zwar hat sich das Berufungsgericht auch mit der Frage der [X.], diese jedoch nicht in den erforderlichen Zusammenhangmit der Marklichkeit und der Kennzeichnungskraft der Klagekennzeichengebracht, [X.] geblieben ist. Es scft hinsichtlich der- 12 -Frage der Warlichkeit den gegebenen Sachverhalt nicht aus und hatauch nicht die erforderlichen Feststellungen getroffen.[X.] bezeichnet das Berufungsgericht den Zugang des [X.], [X.] eine genaue Betrachtung der Kollisionslage auch hinsichtlich derunter rstehenden Marken vertriebenen Waren vorzunehmen sei,als prinzipiell zutreffend. Dem kann nicht beigetreten werden. Die Frage [X.] bestimmt sich, anders als es das [X.] gesehen hat,bei eingetragenen Marken nach deren [X.], gegebenenfalls- sofern die Einrede der Nichtbenutzung durchgreift - nach entsprechendeingeschrkten Warenbegriffen. Hiervon geht zwar im Ergebnis auch [X.] aus, wenn es aus[X.], im Grundsatz richtig wende die[X.] ein, [X.] das [X.] zu Unrecht auf die konkreten von der[X.] vertriebenen [X.] abgestellt und [X.] acht gelassen habe, [X.]sich der Markenschutz [X.] die [X.] auf Arzneimittel bzw. pharmazeutische[X.] allgemein beziehe. Es stellt es aber als [X.]aglich hin, ob dieser Schutzim Streitfall auch die [X.] abdecken k, [X.] die die Beklagte dieangegriffene Bezeichnung verwendet. Dem stehe entgegen, [X.] [X.] weite [X.] in der Warenklasseneinteilung eine Aufteilung in verkehrs-liche Produktbereiche stattzufinden habe. Im [X.] [X.], [X.] einen Markenerwerb [X.] pharmazeutische Produktrhauptzu ermlichen, [X.] bestehende Marken ein verltnismûig enger [X.] der Produktbereiche angenommen werden. Dem kann in dieserAllgemeinheit nicht beigetreten werden.Die Beklagte hat zwar die Benutzung der Klagemarken [X.] andere[X.] als [X.] Salben bestritten. Damit hat sie sich jedoch - was das- 13 -Berufungsgericht nicht errtert hat - mit dem sonst unstreitigen Sachverhalt [X.] gesetzt. Denn die [X.] hat unwidersprochen - unter [X.] - vorgetragen, [X.] sie ihre Wort-/Bildmarke"[X.]" als Dachmarke [X.] alle ihre Arzneimittel verwende. [X.] hat das Berufungsgericht nicht getroffen, vielmehr die Benut-zung der Klagekennzeichen als Dachmarke im Tatbestand als unstreitigdargestellt. Zwar scheint es so, [X.] das Berufungsgericht hiervon auch hatausgehen wollen, wenn es aus[X.], die [X.] wende im Grundsatz richtigein, [X.] sich ihr Markenschutz auf Arzneimittel bzw. pharmazeutische[X.] allgemein beziehe. Feststellungen dazu, welcher genaueWarenbereich, entweder der im [X.] enthaltene weite Oberbegriffoder ein nach der Benutzungslage eingeschrkter Begriff der Prfungzugrunde zu legen ist, hat das Berufungsgericht aber nicht getroffen, so [X.]unklar bleibt, von welchem Warenbegriff es bei der Prfung [X.] ausgegangen ist.Soweit das Berufungsgericht unter Hinweis auf Fezer ([X.]., § 14 Rdn. 156) meint, [X.] Arzneimittelmarken auch im Hinblick auf [X.] nur ein verltnismûig enger Schutzbereich zuerkanntwerden k, kann [X.] der vom Berufungsgericht formuliertenAllgemeinheit nicht beigetreten werden. Auch im [X.] kommt esauf alle Umsts Einzelfalles an, die das Berufungsgericht derzeit nochnicht hinreichend ermittelt [X.] Das Berufungsgericht wird deshalb Feststellungen zu der Frage zutreffen haben, welche konkreten Waren auf seiten der Klagekennzeichen beider Beurteilung der Verwechslungsgefahr einzubeziehen sind. Hierzu hat die- 14 -[X.] umfangreich vorgetragen, indem sie ihre Produktpalette im einzelnendargelegt hat. Sofern von dem Vortrag der [X.] und von der weiteren - imTatbestand des angefochtenen [X.]eils als unstreitig dargestellten - Tatsacheauszugehen ist, [X.] die [X.] die Wort-/Bildmarke "[X.]" auf allen ihren[X.]n verwendet, kme eine Einschrkung des weiten Oberbegriffs des[X.]ses dieser Marke allenfalls auf einen alle diese [X.]umfassenden Oberbegriff in Betracht.Des weiteren wird das Berufungsgericht auf der dann gegebenenTatsachengrundlage die Frage nach dem Grad der Warlichkeit zubeantworten haben.[X.] hinaus wird das Berufungsgericht im neu erffneten Beru-fungsverfahren Feststellungen dazu treffen [X.]n, welches [X.] [X.] den Klagekennzeichen zukommt. Nach dem Vortrag der[X.] kommt ihnen hohe Bekanntheit zu. Sie werden als Dachmarke [X.] alleArzneimittel der [X.] verwendet, so [X.] unter Bercksichtigung desunstreitigen Umsatzes der [X.] mit ihrer Gesamtproduktpalette in [X.] etwa 35 Mio. DM und einer mehr als 100jrigen Benutzung weder [X.] - wie die Beklagte geltend macht - schwachen noch auch von einer nurdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft, sondern eher von einer rdurch-schnittlichen Kennzeichnungskraft wird ausgegangen werden [X.]n.[X.] wird das Berufungsgericht unter Bercksichtigung [X.], insbesondere auch des [X.]es der gegebenen hnlichkeit derBezeichnungen "[X.]" und "ETHYOL" die Frage des Vorliegens einerVerwechslungsgefahr zu beantworten haben. Bei seiner erneuten [X.] -wird das Berufungsgericht sich auch mit dem Gesamteindruck der [X.] zu Ziffer 2 erfaûten Markenanmeldungen zu befassen und zuprfen haben, ob die Schreibweise des Wortes "[X.]" mit einem Bindestrichund/oder unter Hinzufweiterer Wortbestandteile ("[X.] Pharma" bzw."[X.]") zu der Annahme berechtigt, die Zeichen seien von [X.] so weit entfernt, [X.] eine Verwechslungsgefahr nichtgegeben ist.Sollte eine unmittelbare Verwechslungsgefahr im engeren Sinn nicht zubejahen sein, wird das Berufungsgericht der Frage einer Verwechslungsgefahrdurch gedankliches In-Verbindung-Bringen der angegriffenen Bezeichnung mitden Klagekennzeichen nachzugehen haben. Dies gilt insbesondere auch [X.]den Fall, [X.] es eine unmittelbare Verwechslungsgefahr im engeren Sinn beiden vom Klageantrag 2 erfaûten und mit [X.] verneint, weil dann [X.] den Verkehr eine Verwendungsweiseder Bezeichnung "ETHYOL" als Dachmarke nicht ohne weiteres von der [X.] weisen ist.II[X.] Da auf der Grundlage der bisher getroffenen tatschlichenFeststellungen die Frage einer Verwechslungsgefahr nicht abschlieûendbeantwortet werden kann, kommt es beim gegenwrtigen Sach- und [X.] nicht auf die Frage der Anwendbarkeit der § 14 Abs. 2 Nr. 3 [X.],§ 15 [X.] oder § 1 UWG an (vgl. dazu [X.], [X.]. v. 27.4.2000- I ZR 236/97, [X.], 875 = [X.], 1142 - Davidoff).- 16 -IV. Danach war das angefochtene [X.]eil aufzuheben und die Sache zuranderweiten Verhandlung und Entscheidung, aucr die Kosten [X.], an das Berufungsgericht zurckzuverweisen.Erdmann[X.][X.]BscherSchaffert