Bundespatentgericht, Beschluss vom 28.04.2011, Az. 28 W (pat) 128/10

Die Beschwerdegegnerin hat am 30. März 2009 die teilweise Löschung der am 20. April 2006 angemeldeten und am 19. Juli 2007 im Register für

eingetragenen Wortmarke

[X.]

für die Waren der [X.] sowie die Auferlegung der Kosten zulasten der Markeninhaberin mit der Begründung beantragt, dass es sich bei der angegriffenen Marke um eine für die zu löschenden Waren beschreibende Angabe handele.

Die Markeninhaberin hat dem ihr am 6. Mai 2009 zugestellten Löschungsantrag mit [X.] vom 26. Juni 2009 widersprochen und beantragt, der Antragstellerin die Verfahrenskosten aufzuerlegen.

Mit Schriftsatz vom 5. Januar 2010 hat die Antragstellerin ihren Löschungsantrag dahin „berichtigt“, dass er sich nicht gegen die Waren der [X.], sondern diejenigen der [X.] richte.

Mit Beschluss vom 9. Dezember 2009 hat die Markenabteilung 3.4 des [X.] die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die ursprünglich beantragten Waren der [X.] angeordnet und die wechselseitigen Anträge auf Kostenauferlegung zurückgewiesen. Der Beschluss wurde mit Schreiben vom 13. Januar 2010, das erst am 25. Januar 2010 abgesandt wurde, den Verfahrensbevollmächtigten der Verfahrensbeteiligten zugestellt. Auf die hiergegen erhobene Beschwerde der Markeninhaberin hat der Senat mit Beschluss vom 12. Mai 2010 den Beschluss des [X.] vom 9. Dezember 2009 aufgehoben und das Verfahren an das [X.] zurückverwiesen, weil das Verfahren an einem wesentlichen Mangel leide, nachdem das [X.] den geänderten Löschungsantrag, der eine Löschung für die Waren der [X.] ausschließe, nicht berücksichtigt habe. Im weiteren Verfahren hat die Markeninhaberin die Auffassung vertreten, infolge der Änderung des [X.], der nunmehr auf nicht ursprünglich betroffene Waren gerichtet sei, sei der Löschungsantrag durch die Antragstellerin zurückgenommen worden; gleichzeitig hat sie beantragt, der Antragstellerin die gesamten Verfahrenskosten aufzuerlegen.

Mit Beschluss vom 9. August 2010 hat die Markenabteilung 3.4 des [X.] die teilweise Löschung der angegriffenen Marke nach §§ 54, 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 [X.] für die Waren

angeordnet und die wechselseitigen Anträge auf Kostenauferlegung zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt: Die Änderung des [X.] durch den Schriftsatz vom [X.] sei im kontradiktorischen Löschungsverfahren analog § 263 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 S. 1 [X.] als zulässig anzusehen, weil  sie sachdienlich sei. Der Löschungsantrag sei auch begründet, denn die angegriffene Marke sei gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 [X.] im beantragten Umfang zum Zeitpunkt der Eintragung und auch jetzt noch schutzunfähig. Die Bezeichnung „Plasma“ weise im Zusammenhang mit den hier bezüglichen Maschinen auf Plasmaschneidemaschinen hin; beim Löten, Schneiden und Schweißen werde dabei mit Plasmen großtechnisch gearbeitet, wie etwa bei [X.]. Der Begriff „Plasma“ sei daher im Zusammenhang mit den hier beanspruchten Waren geeignet, deren Funktion zu beschreiben. So gebe es [X.] zum Schneiden von Werkstoffen und Plasmaschweißgeräte, wie aus den als Anlage zum Beschluss beigefügten Internetauszügen ersichtlich sei. Der Begriff sei damit  für die hier allein in Betracht kommenden Fachkreise aus der Plasmatechnologie, der Werkstoffbearbeitung, der industriellen Fertigung usw. geeignet, die Eigenschaften der hier beanspruchten Apparate und Instrumente zu beschreiben. Zusammen mit dem weiteren [X.] weise die [X.] „[X.]“ lediglich darauf hin, dass es sich um Geräte für die Plasmatechnologie handelt, die „kompakt“ seien, also alle oder zumindest mehrere erforderliche Eigenschaften in sich vereinten. Ob Fachkreise noch andere Möglichkeiten der Benennung für Geräte der Plasmatechnologie hätten, spiele für die Beurteilung des beschreibenden Gehalts der Aussage keine Rolle, da die Mitbewerber nicht auf alternative [X.] verwiesen werden dürften, sondern die Bezeichnung [X.] zur Benennung freistehen müsse. Wegen des glatt beschreibenden [X.] sei das Markenwort für die beanspruchten Waren „Maschinen für die Metallverarbeitung; Schleifmaschinen; industrielle Schneidemaschinen; Schweißmaschinen; Brennschneidemaschinen und Teile der genannten Maschinen“ für die Allgemeinheit und Fachanbieter freizuhalten. Da bereits ein Freihaltungsbedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] vorliege, fehle der angegriffenen Marke für die vorgenannten Waren auch die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.], da der Verbraucher die beschreibende Information darüber, dass die betroffenen Waren für die Plasmatechnologie geeignet sind und in kompakter Form angeboten werden, keinem bestimmten Unternehmen zuordnen werde. Dem Löschungsantrag sei daher stattzugeben, wofür auch spreche, dass vergleichbare Anmeldungen wie 30 2008 063 682.3 „[X.]“, 30 2009 004 252.7 „Plasmastar“, 300 29 446.8 „Office Compact“ und 303 53 112.6 „ROTOR-COMPACT“ nicht als Marken eingetragen worden seien. Für eine Kostenauferlegung seien [X.] nicht ersichtlich, so dass die entsprechenden Kostenanträge zurückzuweisen seien.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin, mit der sie im wesentlichen geltend macht, dass die Änderung des Löschungsantrags nach § 263 ZPO nicht zulässig gewesen sei. Der Begriff „[X.]“ sei zudem mehrdeutig; schließlich könne die [X.] „[X.]“ wegen der sprachunüblichen Nachstellung des zudem [X.] Begriffs „Compact“ hinter das vorangestellte [X.] Wort „[X.]“ nicht mit „kompaktes Plasmagerät“  gleichgestellt werden. Schließlich seien zahlreiche Marken mit den Bestandteilen „Plasma“ bzw. „Compact“ ins Register eingetragen.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss des [X.] vom 6. Oktober 2010 aufzuheben, den Löschungsantrag zurückzuweisen und der Antragstellerin die Kosten des Löschungsverfahrens aufzuerlegen.

Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie erachtet das Vorgehen der Markenabteilung für verfahrensökonomisch und nicht zu beanstanden. Es könne auch kein Zweifel an der Schutzunfähigkeit der angegriffenen Marke aus den zutreffenden Erwägungen des [X.] bestehen. Der Hinweis auf andere Eintragungen gehe allein deshalb schon fehl, weil diese Marken für andere Waren eingetragen seien, die mit den hier zu beurteilenden nicht zu vergleichen seien. Zur angeblichen Sprachunüblichkeit sei auf die ständige Rechtsprechung des [X.] hinzuweisen.

Die Beschwerde ist nach § 66 [X.] zulässig. Über sie ist im schriftlichen Verfahren zu entscheiden, da kein Beteiligter eine mündliche Verhandlung beantragt hat und der Senat eine solche nicht für erforderlich erachtet.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache aber keinen Erfolg, da die Markenabteilung mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, auf den Antrag der  Antragstellerin die teilweise Löschung der angegriffenen Marke nach §§ 54, 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 [X.] angeordnet hat.

Entgegen der Ansicht der Markeninhaberin ist der Löschungsantrag nicht dadurch unzulässig geworden, dass die Antragstellerin ihren ursprünglich auf die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die Waren der [X.] gerichteten Antrag dahingehend „berichtigt“ hat, dass nunmehr nur noch die Löschung der Waren der [X.] statt der [X.] begehrt werde. Zwar mag dies keine „Berichtigung“, sondern eine Antragsänderung darstellen. Diese ist aber im Löschungsverfahren vor dem [X.] jederzeit zulässig.

Dabei kann dahinstehen, ob hierfür, wie die Markenabteilung im [X.] an [X.]/[X.]/Kirschneck ([X.], 9. Aufl. 2009, § 54 Rn. 4 unter Hinweis auf die Hilfserwägungen in [X.] 42, 250, 253

Dies bedarf aber deshalb keiner Vertiefung, weil die Änderung des [X.] vorliegend auch bei der Anwendung des § 263 ZPO zulässig ist. Denn zum einen stellt die Auswechslung der mit dem Löschungsantrag angegriffenen Waren im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke nach der - dann ebenfalls analog anwendbaren - Vorschrift des § 264 Nr. 2 ZPO keine Antragsänderung [X.] § 263 ZPO dar, die nur mit Zustimmung des Gegners oder bei Sachdienlichkeit zulässig wäre. Bei der Auswechslung der mit dem Löschungsantrag angegriffenen Waren handelt es sich vielmehr um miteinander verbundene, gleichzeitige Erklärungen [X.] § 264 Nr. 2 ZPO, nämlich zum einen um eine Antragserweiterung, indem zunächst neben den Waren der [X.] auch diejenigen der [X.] angegriffen werden, und zum anderen um die gleichzeitige Antragsbeschränkung, indem auf den weiteren Angriff der Waren der [X.] verzichtet wird. Darüber hinaus wäre im Hinblick auf die bereits oben dargelegte Zulässigkeit eines jederzeit zulässigen neuen [X.] mit dem geänderten [X.] die vorliegend erklärte Änderung des [X.] selbst auf der Grundlage des § 263 ZPO - wovon die Markenabteilung ausgegangen ist - als sachdienlich anzusehen, da sie ein neues Verfahren erspart und gewichtige entgegenstehende Interessen der Inhaberin der angegriffenen Marke weder von ihr vorgetragen wurden noch ansonsten ersichtlich sind.

Der Löschungsantrag war auch im Übrigen zulässig und in der Sache begründet, weil die angegriffene Marke für die von der Löschungsanordnung betroffenen Waren der [X.] sowohl nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] als freihaltungsbedürftige Angabe als auch nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] mangels Unterscheidungskraft sowohl bei der Eintragung schutzunfähig war und dies auch jetzt noch ist.

Nach der - nach Art. 267 AEUV, Art. 101 GG (vgl. [X.] 75, 223; 82, 159; zuletzt [X.] 1 BvR 2065/10, Beschluss vom 10.11.2010, abrufbar unter www.juris.de) für die nationalen Gerichte der Mitgliedstaaten verbindlichen - Rechtsprechung des [X.] liegt der [X.] des § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] vor, wenn eine Marke zumindest in einer ihrer möglichen Bedeutungen (vgl. [X.], [X.] 2004, 450, 453 [Rz 32] – [X.]; [X.] 2008, 160, 162 [Rz. 35] - [X.]) ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen dienen können, sofern es sich hierbei um für den Warenverkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstände handelt (vgl. hierzu [X.], 1093, 1094 – [X.]; [X.], 211, 232 – [X.]), die hinreichend eng mit einer Ware oder Dienstleistung selbst in Bezug stehen (vgl. [X.], 417, 419 – [X.] Card).

Dies ist vorliegend für die von der Löschungsanordnung betroffenen Waren der Fall. Da zu den in [X.] des [X.] genannten Maschinen, wie auch die Markeninhaberin nicht in Abrede stellt, auch Plasmaschneidegeräte - was für eine Schutzrechtsversagung bereits ausreicht - gehören, wird durch den  [X.] „[X.]“ deren maßgebliche Eigenschaft unmittelbar der Sache nach bezeichnet. Der weiterer Bestandteil „Compact“, der schon wegen der nahezu gleichen Schreibweise mit dem entsprechenden [X.]n Begriff „kompakt“ gleichzusetzen ist, bezeichnet ebenfalls ein wesentliches Merkmal von komplexen Maschinen, nämlich deren heute besonders herausgestellte Kompaktbauweise. Damit setzt sich die Marke bei den hier relevanten Waren der [X.] aber ausschließlich aus Begriffen zusammen, mit denen mögliche Eigenschaften dieser Waren unmittelbar benannt werden. Die bloße Verbindung glatt beschreibender Angaben reicht für eine Schutzrechtsversagung nach der Rechtsprechung des [X.] aber in der Regel aus (vgl. [X.] GRUR 2003, 58, 59 [Rz. 21] - [X.]; [X.] 2003, 450, 453 [Rz. 32] - [X.]; [X.] 2004, 99, 109 [Rz. 97] - [X.]; [X.] 2004, 111, 115 [Rz. 38] - [X.]), sofern nicht das [X.] infolge einer ungewöhnlichen Veränderung - etwa syntaktischer oder semantischer Art - hinreichend weit von der bloßen Zusammenfügung ihrer schutzunfähigen Bestandteile abweicht (vgl. [X.] [X.] 2004, 99, 109 [Rz. 98] - [X.]; [X.] 2004, 111, 115 [Rz. 39 f.] – [X.]; [X.], 943, 944 [Rz. 28] - SAT.2; [X.], 229, 230 [Rz. 29] - BioID; [X.] 2007, 204, 209 [Rz. 77 f.] - [X.]). Für die Annahme eines solchen Ausnahmefalls reicht aber der von der Inhaberin der angegriffenen Marke genannte Umstand, dass die [X.] aus einem Substantiv und einem nachgestellten Adjektiv besteht, noch nicht aus. Denn hierdurch werden lediglich zwei mögliche Eigenschaften durch ein Substantiv und ein Adjektiv additiv genannt. Ungewöhnlich wäre die Nachstellung des Adjektivs nur dann, wenn durch dieses das vorangehende Substantiv notwendig bestimmt würde, dessen Aussagegehalt also überhaupt erst durch das Adjektiv ermittelt werden könnte; hiervon kann aber bei Plasmaschneidegeräten, die neben der Eigenschaft, mit Plasmen zu arbeiten, die

Wegen des für die beanspruchten Waren der [X.] glatt beschreibenden Aussagegehalts der [X.] stand und steht somit deren Eintragung als Marke das im Allgemeininteresse liegende Ziel entgegen, dass Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren bzw Dienstleistungen beschreiben, von [X.] Unternehmen frei verwendet werden und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke zugunsten eines Unternehmens monopolisiert werden können (vgl. [X.] GRUR 1999, 723, 725 Rn. 25 – [X.]; [X.], 680, 681 Rn. 35, 36 – [X.]).

Aus den vorstehenden Gründen fehlte und fehlt der angegriffenen Marke auch die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] erforderliche Unterscheidungskraft, weil sie nur einen im Vordergrund stehenden, die hier zu beurteilenden Waren der [X.] beschreibenden Begriffsinhalt hat (vgl. [X.], 1151, 1153 – marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – [X.]; [X.], [X.], 162, 163 m. w. N. – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Damit kann sie aber nach der Rechtsprechung des [X.] nicht mehr die Hauptfunktion einer Marke erfüllen, den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen (vgl. [X.] GRUR 2003, 604, 607 [Rz. 46] – [X.]; [X.], 943, 944 [Rz. 24] – SAT.2) Abnehmern der hiermit gekennzeichneten Waren deren  Ursprungsidentität zu garantieren, indem sie es ihnen ermöglicht, diese als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. [X.] WRP 2002, 924, 927 [Rz. 30] – [X.]/Remington; [X.] 2003, 187, 190 [Rz. 41] - Gabelstapler; [X.], 943, 944 [Rz. 23] - SAT.2; [X.] 2005, 22, 25 f. [Rz. 33] - Das Prinzip der Bequemlichkeit; [X.], 229, 230 [Rz. 27] - BioID).

Auch der Hinweis der Inhaberin der angegriffenen Marke auf die Eintragung ihrer Ansicht nach vergleichbarer Drittmarken ändert nichts an der fehlenden Schutzfähigkeit der vorliegend zu beurteilenden Marke. Aus der Schutzgewährung für andere Marken kann nämlich weder ein Anmelder einen Anspruch auf Eintragung noch nach Eintragung ein Markeninhaber im Löschungsverfahren einen Anspruch auf Fortbestand der Eintragung ableiten. Voreintragungen führen nämlich weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden haben, da die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage ist (vgl. [X.] [X.] 2008, 163, 167 [Rz. 39] - [X.]; [X.], 674, [X.]. 43, 44 - Postkantoor; [X.], 428, Nr. 63 - [X.]; [X.] WRP 2011, 349, 350 f. - [X.] Rätsel Woche; BPatG [X.] 2007,351, 352 f. - Topline; [X.], 333, 335 ff. - [X.]; [X.], 423 - amazing discoveries; [X.], 425 - Volksflat).

Der Kostenantrag der Beschwerdeführerin ist zurückzuweisen, da [X.] für eine Kostenauferlegung zulasten einer der Beteiligten weder im Löschungsverfahren nach § 63 Abs. 1 [X.] noch im Beschwerdeverfahren nach § 71 Abs. 1 [X.] vorgetragen wurden oder anderweitig erkennbar sind.