Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 13.09.2011, Az. X ZR 69/10

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 69/10
Verkündet am:

13. September 2011

Anderer

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Ges[X.]häftsstelle
in dem Re[X.]htsstreit
Na[X.]hs[X.]hlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

Digly[X.]idverbindung
PatG § 14
Offenbart die Bes[X.]hreibung eines Patents mehrere Mögli[X.]hkeiten, wie eine be-stimmte te[X.]hnis[X.]he Wirkung erzielt werden kann, ist jedo[X.]h nur eine dieser Mögli[X.]hkeiten in den Patentanspru[X.]h aufgenommen worden, kann eine Verlet-zung des Patents mit äquivalenten Mitteln nur dann angenommen werden, wenn si[X.]h die abgewandelte Lösung in ihren spezifis[X.]hen Wirkungen mit der unter S[X.]hutz gestellten Lösung de[X.]kt und si[X.]h in ähnli[X.]her Weise wie diese Lö-sung von der nur in der Bes[X.]hreibung, ni[X.]ht aber im Patentanspru[X.]h aufgezeig-ten Lösungsvariante unters[X.]heidet.
[X.], Urteil vom 13. September 2011 -
X ZR 69/10 -
O[X.]

[X.]

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2
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Der X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündli[X.]he Verhand-lung vom
13.
September 2011 dur[X.]h [X.] Dr.
MeierBe[X.]k, [X.], Dr.
Ba[X.]her und [X.] sowie die Ri[X.]h-terin S[X.]huster
für Re[X.]ht erkannt:
Auf die Revision der [X.] wird das am 15.
April 2010 verkünde-te Urteil des 6.
Zivilsenats des [X.] aufgehoben, soweit darin zu ihrem Na[X.]hteil erkannt worden ist.
Die [X.] der Kläger wird zurü[X.]kgewiesen.
Im Umfang der Aufhebung wird die Sa[X.]he zur neuen Verhandlung und Ents[X.]heidung -
au[X.]h über die Kosten des Revisionsverfahrens
-
an das Berufungsgeri[X.]ht zurü[X.]kverwiesen.
Von Re[X.]hts wegen

Tatbestand:
Die Kläger nehmen die Beklagte aus einem Patentlizenzvertrag im Wege der Stufenklage auf Auskunft und Bu[X.]heinsi[X.]ht sowie Zahlung der si[X.]h daraus ergebenden Lizenzgebühr in Anspru[X.]h.
Der Kläger zu
1 ist Inhaber des deuts[X.]hen Patents 36
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672 ([X.]), das am 26.
Mai 1986 angemeldet worden ist und ein Verfahren zur Herstellung eines
Reagenz, ein dana[X.]h hergestelltes Reagenz sowie dessen 1
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Verwendung zur Bindung von Polymeren
und Mikroorganismen aus wässrigen Lösungen betrifft. Als Erfinder sind der Kläger zu
1 und der Kläger zu
2 be-nannt. Der Hinweis auf die Erteilung des Lizenzpatents ist am 17.
Februar 2000 veröffentli[X.]ht worden. Das S[X.]hutzre[X.]ht ist am 26.
Mai 2006 dur[X.]h [X.]ablauf erlos[X.]hen.
Die Patentansprü[X.]he 1, 8 und 9, auf die die übrigen Patentansprü[X.]he zu-rü[X.]kbezogen sind, lauten:
"1.
Verfahren zur Herstellung eines Reagenz auf der Basis einer organis[X.]hen oder Sili[X.]a-[X.]
zur Isolierung eines Polymers oder eines Mikroorga-nismus aus einer wässrigen Lösung in vitro und/oder ex vivo, dadur[X.]h [X.], dass man
(1)
Sili[X.]a dur[X.]h Umsetzung mit einer epoxyhaltigen Silylverbindung oder einem mer[X.]aptogruppenhaltigen Silan sowie [X.] silanisiert bzw. die organis[X.]he [X.] dur[X.]h Umsetzung mit einer Digly[X.]idverbindung epoxidiert;
(2)
das erhaltene Produkt mit einem amino-
und/oder [X.]arhoxylhaltigen Monomer, Oligomer oder Polymer umsetzt und
(3)
das erhaltene Reaktionsprodukt mit einer Poly[X.]arbonsäure oder einem
Derivat derselben, das in die freie Säure überführt werden kann, umsetzt.

8.
Reagenz zum Zwe[X.]ke der Isolation eines Polymers oder eines Mikroorga-nismus aus einer wässrigen Lösung in vitro oder ex vivo, herstellbar na[X.]h einem der Verfahren gemäß den Ansprü[X.]hen 1 bis 7.

9.
Verwendung des Reagenz gemäß Anspru[X.]h 8 zur Eliminierung von Bio-polymeren oder Mikroorganismen aus einer wässrigen Lösung dur[X.]h Ad-sorption an dieses Reagenz."
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Mit Vertrag vom 15.
Dezember 1987 erteilten die Kläger der [X.] eine
auss[X.]hließli[X.]he Lizenz an dem Gegenstand des S[X.]hutzre[X.]hts. Die [X.] verpfli[X.]htete si[X.]h in dem [X.] einer vom Nettoverkaufserlös abhängigen Lizenzgebühr.
Die Kläger ma[X.]hen geltend, die Beklagte ma[X.]he von dem patentgemäßen
Verfahren bei der Herstellung des Produkts D.

wortsinngemäß, jedenfalls aber äquivalent Gebrau[X.]h.
Das [X.] hat die Beklagte ohne Beweisaufnahme dur[X.]h Teilurteil antragsgemäß zur Erteilung der begehrten Auskunft sowie zur Gestattung der Bu[X.]heinsi[X.]ht dur[X.]h einen vereidigten Bu[X.]hprüfer verurteilt. Der Tenor des erst-instanzli[X.]hen Urteils lautet hinsi[X.]htli[X.]h der Verurteilung zur Auskunft wie folgt:
"Die Beklagte wird verurteilt, den Klägern Auskunft darüber zu erteilen, wel[X.]he Net-toverkaufserlöse sie in den Jahren 1988 bis 6.
November 2002 mit Reagenzien zum Zwe[X.]ke der Isolation eines Polymers oder eines Mikroorganismus ex-vivo er-zielt hat, die na[X.]h einem
der Verfahren gemäß den Ansprü[X.]hen 1 bis 7 des Pa-tents DE
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672 herstellbar waren und/oder hergestellt worden sind."
Das Berufungsgeri[X.]ht hat die Berufung der [X.] na[X.]h Einholung eines
Sa[X.]hverständigenguta[X.]htens mit der Maßgabe zurü[X.]kgewiesen, dass die Verurteilung zur Auskunfterteilung wie folgt ergänzt wird:
"wobei als Vorprodukt eine organis[X.]he [X.] eingesetzt worden ist, die den
Stoff E.

[enthält], insbesondere, wel[X.]he Netto-
verkaufserlöse sie in den Jahren 1988 bis 6.
November 2002 mit dem Produkt
D.

erzielt hat."
Die
Ans[X.]hlussberufung der Kläger, die auf eine Verurteilung au[X.]h hinsi[X.]ht-li[X.]h des weiteren [X.]raums bis zum Erlös[X.]hen des Lizenzpatents geri[X.]htet war, hat das Berufungsgeri[X.]ht als unzulässig verworfen.
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Gegen das Berufungsurteil ri[X.]hten si[X.]h die Beklagte mit der vom [X.] zugelassenen Revision und die Kläger, deren Ni[X.]htzulassungsbes[X.]hwerde der [X.] zurü[X.]kgewiesen hat, mit der [X.]. Beide Parteien verfolgen ihr zweitinstanzli[X.]hes Begehren in vollem Umfang weiter.
Ents[X.]heidungsgründe:
Die Revision der [X.] hat Erfolg
und führt zur Zurü[X.]kverweisung der Sa[X.]he an das Berufungsgeri[X.]ht. Die [X.] der Kläger ist unbe-gründet.
I.
Das Lizenzpatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Rea-genz, ein na[X.]h diesem Verfahren hergestelltes Reagenz sowie dessen Ver-wendung zur Bindung von Polymeren und Mikroorganismen aus wässrigen Lö-sungen.
1.
Materialien, mit denen Biopolymere oder Mikroorganismen aus einer Lösung isoliert werden können, finden na[X.]h den Ausführungen in der [X.][X.]hrift ni[X.]ht nur in der bio[X.]hemis[X.]hen und medizinis[X.]hen Fors[X.]hung, sondern au[X.]h in der medizinis[X.]hen Therapie Anwendung, zum Beispiel bei extrakorporalen Immunperfusionsverfahren, bei denen arzneimittelresistente Krankheitserreger aus mens[X.]hli[X.]hem Plasma entfernt werden. Dieser Einsatz-zwe[X.]k stellt hohe Anforderungen an die Qualität des Materials. Dieses muss mögli[X.]hst selektiv wirken und eine hohe Bindungskapazität aufweisen. Ferner darf es keine toxis[X.]hen Wirkungen zeitigen und keine unerwüns[X.]hten physiolo-gis[X.]hen S[X.]hutzme[X.]hanismen auslösen.
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In der Lizenzpatents[X.]hrift wird ausgeführt, [X.]n auf der Basis von Sili[X.]a seien für Trenn-
und Extraktionszwe[X.]ke in vitro geeignet, aber für die [X.] in einem extrakorporalen Perfusionssystem ni[X.]ht verwendbar, weil dur[X.]h [X.] das Gerinnungssystem, das Complementsystem und Blutplätt[X.]hen aktiviert würden. Versu[X.]he, die Thrombogenität dur[X.]h kovalente Bindung von Heparin oder
ähnli[X.]hen Substanzen zu beseitigen, hätten nur zu unzurei[X.]henden Erfolgen geführt.
Das Lizenzpatent betrifft vor diesem Hintergrund das te[X.]hnis[X.]he Problem, ein Verfahren zur Herstellung eines Materials zur Verfügung zu stellen, das die vorteilhaften Eigens[X.]haften von Sili[X.]a mit den spezifis[X.]hen Bindungseigen-s[X.]haften von Heparin verbindet und ni[X.]ht thrombogen ist.
2.
Zur Lösung des Problems s[X.]hlägt das Lizenzpatent in Patent-anspru[X.]h
1 ein Verfahren vor, bei dem wahlweise eine Sili[X.]a-[X.] oder eine organis[X.]he [X.] in bestimmter Weise verarbeitet wird. Für die im vorliegenden Zusammenhang allein interessierenden organis[X.]hen [X.]n weist das patentgemäße Verfahren folgende Merkmale auf:
1.
Das Verfahren dient der Herstellung eines Reagenz
a)
auf der Basis einer organis[X.]hen [X.]
b)
zur Isolierung eines Polymers oder eines Mikroorganismus
[X.])
aus einer wässrigen Lösung in vitro und/oder ex vivo.
2.
[Betrifft nur Reagenzien auf Basis einer Sili[X.]a-[X.]]
3.
Die organis[X.]he [X.]
a)
wird epoxidiert,
b)
und zwar dur[X.]h Umsetzung mit einer Digly[X.]idverbindung.
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4.
Das erhaltene Produkt wird mit einem amino-
und/oder [X.]ar-hoxylhaltigen Monomer, Oligomer oder Polymer umgesetzt.
5.
Das erhaltene Reaktionsprodukt wird mit einer Poly[X.]arbonsäure oder einem Derivat derselben, das in die freie Säure überführt werden kann, umgesetzt.
Patentanspru[X.]h
8 des Lizenzpatents betrifft ein Reagenz, das na[X.]h die-sem Verfahren hergestellt werden kann, Patentanspru[X.]h
9 die Verwendung eines
sol[X.]hen Reagenz zur Eliminierung von Biopolymeren oder Mikroorganis-men aus einer wässrigen Lösung dur[X.]h Adsorption.
3.
Das patentgemäße Verfahren besteht aus drei S[X.]hritten, die in den Merkmalen 3, 4 und 5 definiert sind.
a)
In dem in Merkmal
3
a definierten Verfahrenss[X.]hritt wird die organi-s[X.]he [X.] epoxidiert, d.h. mit einer [X.] versehen. Eine Epoxid-gruppe besteht aus einem Ring aus zwei Kohlenstoffatomen und einem Sauer-stoffatom. Sie ist in hohem Maße reaktionsfähig und erlei[X.]htert deshalb die An-bindung weiterer Moleküle.

Gemäß Merkmal
3
b erfolgt die Epoxidierung mittels einer Digly[X.]idverbin-dung. Dies ist eine Verbindung mit zwei [X.]. Eine Gly[X.]idgruppe (au[X.]h als [X.] bezei[X.]hnet) besteht aus einer [X.] und je einem weiteren Kohlenstoff-
und Sauerstoffatom:
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Eine dieser [X.] wird bei dem Verfahrenss[X.]hritt gemäß Merk-mal
3 dafür genutzt, die Verbindung an
die organis[X.]he [X.] anzukoppeln. Die zweite Gly[X.]idgruppe bleibt erhalten und steht für die Anbindung weiterer Verbindungen zur Verfügung.
b)
In dem in Merkmal
4 definierten Verfahrenss[X.]hritt wird ein Stoff, der eine Aminogruppe (Sti[X.]kstoff) oder eine [X.] ([X.]) enthält, an die verbleibende Gly[X.]idgruppe angekoppelt.
[X.])
In dem in Merkmal
5 definierten Verfahrenss[X.]hritt wird an die Amino-
bzw. [X.] eine Poly[X.]arbonsäure, d.h. eine Verbindung mit mehreren [X.]n angekoppelt. Diese Verbindung hat die Funktion des Ligan-den, also des Stoffs, an den der zu isolierende Stoff angebunden wird. Als ge-eignete Poly[X.]arbonsäure wird in Ausführungsbeispiel
9 der Lizenzpatents[X.]hrift unter anderem Heparin genannt.
d)
Die patentgemäße Abfolge der drei Verfahrenss[X.]hritte bewirkt, dass der Ligand ni[X.]ht unmittelbar an die Gly[X.]idgruppe angekoppelt wird, sondern die in Merkmal
4 bes[X.]hriebene Amino-
oder [X.] als Verbindung zwi-s[X.]hen diesen beiden Komponenten dient. Dies führt na[X.]h den insoweit ni[X.]ht angefo[X.]htenen Feststellungen des Berufungsgeri[X.]hts zu einer Verbesserung der Blutverträgli[X.]hkeit.
II.
Das Berufungsgeri[X.]ht hat seine Ents[X.]heidung im Wesentli[X.]hen wie folgt begründet:
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Bei der Herstellung des Produktes D.

werde ni[X.]ht nur von den unstreitig
verwirkli[X.]hten Merkmalen 1, 4 und 5 Gebrau[X.]h gema[X.]ht, sondern au[X.]h von Merkmal
3. Dieses sei zwar ni[X.]ht wortsinngemäß, wohl aber äquivalent verwirk-li[X.]ht.
Für die Bestimmung des Sinngehalts des dreistufigen Verfahrens gemäß Patentanspru[X.]h
1 ließen si[X.]h aus der Bes[X.]hreibung der Lizenzpatents[X.]hrift zu-verlässige Kriterien ni[X.]ht entnehmen. Die Bes[X.]hreibung sei unverändert aus der Offenlegungss[X.]hrift übernommen, die jedo[X.]h das in Rede stehende Verfahren no[X.]h ni[X.]ht vorges[X.]hlagen habe. Der Sinngehalt von Patentanspru[X.]h
1 lasse si[X.]h nur aus si[X.]h selbst heraus bestimmen.
Na[X.]h den fundierten Feststellungen des geri[X.]htli[X.]hen Sa[X.]hverständigen sei für den Dur[X.]hs[X.]hnittsfa[X.]hmann, einen Diplom[X.]hemiker mit mehrjähriger Be-rufserfahrung in der Herstellung und Anwendung von Produkten für die Chro-matographie oder Biote[X.]hnologie, neu und überras[X.]hend, dass die Aktivierung dur[X.]h die eingeführte [X.] ni[X.]ht direkt zur Kopplung des biospezifi-s[X.]hen Affinitätsliganden genutzt werde, sondern die endgültige Anbindung des biospezifis[X.]hen Liganden erst in einem dritten S[X.]hritt dur[X.]h Umsetzung des bevorzugt mit
N-Ethoxy[X.]arbonyl-2-Ethoxy-1,2-Dihydro[X.]hinolin ([X.]) aktivier-ten Substrats erfolge. Diese Aktivierungsmaßnahmen führten zu der vom Li-zenzpatent angestrebten unspezifis[X.]hen Bindung von Begleitproteinen aus dem Plasma und damit zu einer Verbesserung der Blutverträgli[X.]hkeit. Dem Verfah-renss[X.]hritt 3 komme demgegenüber nur die Funktion zu, in einem ersten S[X.]hritt eine freie reaktive Gly[X.]idgruppe an der [X.] zur Verfügung zu stellen, an die in einem zweiten S[X.]hritt das aminohaltige Monomer angekuppelt werde. Die Verwendung der Digly[X.]idverbindung gemäß Merkmal
3 habe keine [X.] Auswirkungen auf die Qualität des Produkts.
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Bei der Herstellung des Produkts D.

werde Merkmal
3 ni[X.]ht wortsinn-
gemäß verwirkli[X.]ht. Es werde eine organis[X.]he [X.] eingesetzt, die dem

Stoff E.

entspre[X.]he. Bei dessen Her-
stellung erfolge die Epoxidierung ni[X.]ht dur[X.]h Umsetzung mit einer Digli[X.]ydver-bindung, sondern dur[X.]h [X.] von Verbindungen, die nur eine Gly-[X.]idgruppe pro Reagenzmolekül enthielten. Damit werde Merkmal 3 aber äquiva-lent verwirkli[X.]ht. Beim Einbau einer freien Gly[X.]idgruppe in die [X.] dur[X.]h [X.] würden keine anderen Wirkungen erzielt als bei der [X.] Lösung, bei der eine Gly[X.]idgruppe der Digly[X.]idverbindung an die [X.] angekoppelt werde, während die andere Gly[X.]idgruppe frei bleibe und zur Anbindung der Aminogruppe zur Verfügung gestellt werde. Die Ver-wendung einer [X.] mit einer freien Gly[X.]idgruppe sei na[X.]h den überzeu-genden Ausführungen des geri[X.]htli[X.]hen Sa[X.]hverständigen für den Fa[X.]hmann naheliegend gewesen. Die Herstellung aktivierter Träger auf der Basis eines hydroxylhaltigen Trägers sei jedem Fa[X.]hmann vertraut. Es sei daher nur eine Frage der Verfügbarkeit oder der Kosten des Grundmaterials, ob der Fa[X.]hmann eine Umsetzung mit einer Digly[X.]idverbindung dur[X.]hführe oder auf eine Fest-phase mit bereits vorhandener reaktiver Gly[X.]idgruppe zurü[X.]kgreife. Die Über-legungen, die der Fa[X.]hmann habe anstellen müssen, um zu der zuletzt [X.] zu gelangen, seien derart am Sinngehalt der im Lizenzpatent unter S[X.]hutz gestellten te[X.]hnis[X.]hen Lehre orientiert, dass der Fa[X.]hmann die abwei-[X.]hende Ausführung als der gegenständli[X.]hen Lösung glei[X.]hwertige in Betra[X.]ht ziehe. Die te[X.]hnis[X.]he Funktion des Merkmals
3 ers[X.]höpfe si[X.]h in der Befesti-gung der Aminogruppe an der [X.]. Der für die Erfindung wesentli[X.]he S[X.]hritt gemäß Merkmal
4 bestehe darin, dass die endgültige Anbindung des biospezifis[X.]hen Liganden erst in einem dritten S[X.]hritt erfolge.
III.
Gegen diese Beurteilung wendet si[X.]h die Revision
mit Erfolg.
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1.
Zu Unre[X.]ht rügt die Revision allerdings, das Berufungsgeri[X.]ht habe die Funktion eines geri[X.]htli[X.]hen Sa[X.]hverständigen im [X.] verkannt und die Ansi[X.]hten des im Streitfall beauftragten Sa[X.]hverständigen oh-ne eigenständige Überprüfung des Auslegungsergebnisses sowie der zu [X.] gelegten re[X.]htli[X.]hen Maßstäbe übernommen.
Das Berufungsgeri[X.]ht hat die Ausführungen des geri[X.]htli[X.]hen Sa[X.]hver-ständigen sowohl im Ergebnis als au[X.]h in der Begründung weitgehend über-nommen. Hieraus kann entgegen der Auffassung der Revision ni[X.]ht abgeleitet werden, dass es von einer eigenen Überprüfung und Beurteilung abgesehen hat. Das Berufungsgeri[X.]ht hat im angefo[X.]htenen Urteil die wesentli[X.]hen Grün-de, die zu einer Bejahung der Äquivalenz geführt haben, im Einzelnen darge-legt. Diese Ausführungen enthalten keine Hinweise darauf, dass si[X.]h das Beru-fungsgeri[X.]ht an die Ausführungen des Sa[X.]hverständigen gebunden gefühlt hat. Die angeführten Argumente belegen vielmehr, dass das Berufungsgeri[X.]ht die maßgebli[X.]hen Re[X.]htsfragen eigenständig beurteilt und die Angaben des ge-ri[X.]htli[X.]hen Sa[X.]hverständigen zu den te[X.]hnis[X.]hen Grundlagen ni[X.]ht ungeprüft übernommen hat.
2.
Die Revision
rügt, das Berufungsgeri[X.]ht habe bei der Auslegung des Lizenzpatents ni[X.]ht auf den Sinngehalt der Patentansprü[X.]he, sondern auf einen allgemeinen Erfindungsgedanken abgestellt.
Diese Rüge greift im Ergebnis dur[X.]h.
a)
Zu Unre[X.]ht ma[X.]ht die Revision allerdings geltend, die vom Beru-fungsgeri[X.]ht zu Grunde gelegte Auffassung führe dazu, dass Merkmal
3 [X.] aufgegeben werde.
Die beiden Teilmerkmale 3
a und 3
b werden na[X.]h den Feststellungen des Berufungsgeri[X.]hts vielmehr dur[X.]h andere Mittel ersetzt.
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Na[X.]h den insoweit ni[X.]ht angefo[X.]htenen Feststellungen des Berufungs-geri[X.]hts wird die organis[X.]he [X.] au[X.]h bei der in Streit stehenden Aus-führungsform expoxidiert, wie dies in Merkmal 3
a vorgesehen ist. An die Stelle der in Merkmal 3
b vorgesehenen Umsetzung mit einer Digly[X.]idverbindung tritt bei der in Streit stehenden Ausführungsform die Einbringung von Epoxidgrup-pen dur[X.]h [X.]. Dies unters[X.]heidet si[X.]h vom wortsinngemäßen Verfahren zum einen dadur[X.]h, dass keine Digly[X.]idverbindung eingesetzt wird, zum anderen dadur[X.]h, dass die [X.]n ni[X.]ht erst im Wege der [X.] auf eine zuvor erstellte [X.], sondern s[X.]hon bei der Herstellung der [X.] in diese eingebra[X.]ht werden. Beides hat das Berufungsgeri[X.]ht [X.] ni[X.]ht als Wegfall des Merkmals 3
b, sondern als Ersetzung dieses Merkmals dur[X.]h andere Mittel angesehen.
b)
Die Revision
ma[X.]ht geltend, das Berufungsgeri[X.]ht habe bei der [X.], ob diese Mittel glei[X.]hwirkend sind, fehlerhaft ni[X.]ht auf die Wirkung der im Patentanspru[X.]h vorgesehenen Mittel im Kontext der Erfindung, sondern ledig-li[X.]h auf die Einzelfunktion
des Merkmals
3 abgestellt.
Au[X.]h diese Rüge ist unbegründet.
(1)
Das Berufungsgeri[X.]ht hat die erfindungsgemäße Wirkung des in Merkmal
3 vorgesehenen Verfahrenss[X.]hrittes darin gesehen, dass eine freie reaktive Gly[X.]idgruppe an der [X.] zur Verfügung gestellt werde, an die im nä[X.]hsten S[X.]hritt ein aminohaltiges Monomer angekuppelt werde. Dass au[X.]h die Anbindung an die [X.] mittels einer Gly[X.]idgruppe erfolge und deshalb eine Digly[X.]idverbindung zum Einsatz komme,
habe keine weitergehenden Auswirkungen auf die Qualität des [X.] hergestellten Produkts.
Damit hat das Berufungsgeri[X.]ht im Ansatz zutreffend darauf abgestellt, wel[X.]he Wirkungen der patentgemäßen Umsetzung mit einer Digly[X.]idverbindung 35
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im Kontext der Erfindung zukommen. Dass der Einsatz von [X.] zur Anbindung an die [X.] darüber hinaus no[X.]h andere Wirkungen hat, ist für die Frage der Glei[X.]hwirkung unerhebli[X.]h, sofern diesen Wirkungen im Kontext der erfindungsgemäßen Lehre keine Bedeutung zukommt.
(2)
Das Berufungsgeri[X.]ht ist na[X.]h Befragung des geri[X.]htli[X.]hen Sa[X.]hver-ständigen zu dem Ergebnis gelangt, dass die Epoxidierung dur[X.]h Umsetzung mit einer Digly[X.]idverbindung im Kontext der Erfindung keine
weiteren
Vorteile habe. Die gegen diese tatri[X.]hterli[X.]he Würdigung erhobenen Revisionsrügen hat der [X.] geprüft und für ni[X.]ht dur[X.]hgreifend era[X.]htet. Von einer näheren Be-gründung wird insoweit abgesehen (§
564 Satz
1 ZPO).
[X.])
Die Revision
ma[X.]ht geltend, das Berufungsgeri[X.]ht habe den Grund-satz unberü[X.]ksi[X.]htigt gelassen, dass Äquivalenz zu verneinen ist, wenn si[X.]h das Patent bei objektiver Betra[X.]htung auf eine engere Anspru[X.]hsfassung be-s[X.]hränkt, als dies vom te[X.]hnis[X.]hen
Gehalt der Erfindung geboten wäre.
Diese Rüge ist begründet.
Das Berufungsgeri[X.]ht hat für die Frage, ob die Überlegungen, die der Fa[X.]hmann anstellen musste, um zu der abgewandelten Lösung zu gelangen, am Sinngehalt der im Patentanspru[X.]h unter S[X.]hutz gestellten te[X.]hnis[X.]hen [X.] orientiert sind, darauf abgestellt, dass si[X.]h die te[X.]hnis[X.]he Funktion des Merkmals
3 in der Befestigung der Aminogruppe an der [X.] bes[X.]hränke, während der für die Erfindung wesentli[X.]he S[X.]hritt darin bestehe, die endgültige Anbindung des biospezifis[X.]hen Liganden erst na[X.]h einem Zwis[X.]hens[X.]hritt vor-zunehmen. Damit hat es allein den te[X.]hnis[X.]hen Sinngehalt der Erfindung be-rü[X.]ksi[X.]htigt und si[X.]h ni[X.]ht mit dem Umstand befasst, dass der Patentanspru[X.]h den in der Bes[X.]hreibung des Lizenzpatents aufgezeigten te[X.]hnis[X.]hen Gehalt der Erfindung insoweit ni[X.]ht vollständig auss[X.]höpft.
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Na[X.]h der Re[X.]htspre[X.]hung des [X.]s ist, wenn das Patent bei objektiver Betra[X.]htung hinter dem weiter gehenden te[X.]hnis[X.]hen Gehalt der Erfindung zu-rü[X.]kbleibt, der S[X.]hutz auf das zu bes[X.]hränken, was no[X.]h mit dem Sinngehalt seiner Patentansprü[X.]he in Beziehung zu setzen ist ([X.], Urteil vom 12.
März 2002 -
X
ZR
135/01, [X.], 519, 523 -
S[X.]hneidmesser
II). Der [X.] hat dies in einer na[X.]h dem angefo[X.]htenen Urteil ergangenen Ents[X.]heidung dahin präzisiert, dass eine Ausführungsform
aus dem S[X.]hutzberei[X.]h des Patents ausges[X.]hlossen ist, wenn sie zwar offenbart oder für den Fa[X.]hmann jedenfalls auffindbar ist, der Leser der Patents[X.]hrift aber annehmen muss, dass sie -
aus wel[X.]hen Gründen au[X.]h immer -
ni[X.]ht unter S[X.]hutz gestellt werden sollte, und dass eine Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln in der Regel zu verneinen ist, wenn die Bes[X.]hreibung mehrere Mögli[X.]hkeiten offenbart, wie eine bestimm-te te[X.]hnis[X.]he Wirkung erzielt werden kann, jedo[X.]h nur eine dieser Mögli[X.]h-keiten in den Patentanspru[X.]h aufgenommen worden ist ([X.], Urteil vom 10.
Mai 2011 -
X
ZR
16/09, [X.], 701
Rn.
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f. -
Okklusionsvorri[X.]htung).
In der Bes[X.]hreibung des Lizenzpatents wird im Zusammenhang mit Aus-führungsbeispiel
9 dargelegt, alternativ zu der in diesem Beispiel bes[X.]hriebenen Umsetzung einer organis[X.]hen [X.] mit der Digly[X.]idverbindung Oxypropyl-digly[X.]idether könne an eine amino-
oder merkaptoderivatisierte [X.], zum Beispiel ein Copolymer aus Äthylenglykol, Gly[X.]idmetha[X.]rylat und Erythrol-dimethyla[X.]rylat, die [X.] gemäß den vorangegangenen Beispielen 1 und 5 kovalent gebunden werden.
Das [X.] hat daraus die Anregung entnommen, eine organis[X.]he [X.] einzusetzen, in die [X.] bereits im Wege der [X.] eingearbeitet worden sind, so dass die in Merkmal
3 vorgesehene Umsetzung mit einer Digly[X.]idverbindung entbehrli[X.]h ist. Das Berufungsgeri[X.]ht hat si[X.]h mit diesem Gesi[X.]htspunkt ni[X.]ht befasst. Bei zutreffender Beurteilung hätte es ihn aufgreifen und zu der S[X.]hlussfolgerung gelangen müssen, dass die in Ausführungsbeispiel
9 aufgezeigte Bandbreite in 44
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der erteilten Fassung von Patentanspru[X.]h
1 gerade ni[X.]ht in vollem Umfang auf-gegriffen worden ist. Anders als das [X.] gemeint hat, ist aus dem [X.], dass in der Bes[X.]hreibung zwei mögli[X.]he Wege zur Herstellung einer mit [X.]n versehenen organis[X.]he [X.] aufgezeigt werden, in Pa-tentanspru[X.]h
1 aber nur einer dieser Wege unter S[X.]hutz gestellt wird, zu [X.], dass der S[X.]hutz auf diese Variante bes[X.]hränkt ist. Dies s[X.]hließt ni[X.]ht aus, dass die Verwirkli[X.]hung mit abgewandelten Mitteln als glei[X.]hwertig anzusehen ist, sofern die Überlegungen, die erforderli[X.]h sind, um zu der abgewandelten Lösung zu gelangen, am Sinngehalt des Patentanspru[X.]hs orientiert sind. Der Sinngehalt von Patentanspru[X.]h
1 ist im Streitfall jedo[X.]h auf eine spezielle Art der Epoxidierung bes[X.]hränkt, obwohl in der Bes[X.]hreibung des Lizenzpatents andere Methoden aufgezeigt und als glei[X.]hermaßen geeignet eingestuft wer-den.
Vor diesem Hintergrund steht es mit dem eingangs aufgezeigten Grund-satz ni[X.]ht in Einklang, eine abgewandelte Lösung s[X.]hon dann als glei[X.]hwertig anzusehen, wenn sie zur Lösung des der Erfindung zu
Grunde liegenden te[X.]h-nis[X.]hen Problems in glei[X.]her Weise geeignet ist. Erforderli[X.]h wäre vielmehr, dass si[X.]h die abgewandelte Lösung in ihren spezifis[X.]hen Wirkungen mit der unter S[X.]hutz gestellten Lösung de[X.]kt und si[X.]h in ähnli[X.]her Weise wie diese Lö-sung von der nur in der Bes[X.]hreibung, ni[X.]ht aber im Patentanspru[X.]h aufgezeig-ten Lösungsvariante unters[X.]heidet. Aus den vom Berufungsgeri[X.]ht getroffenen Feststellungen ergibt si[X.]h ni[X.]ht, dass diese Voraussetzung im Streitfall erfüllt ist.
3.
Die angefo[X.]htene Ents[X.]heidung stellt si[X.]h ni[X.]ht aus anderen Grün-den als zutreffend dar.
Die Kläger haben in den Tatsa[X.]heninstanzen geltend gema[X.]ht, der Begriff "Digly[X.]id" könne na[X.]h dem Spra[X.]hgebrau[X.]h der Lizenzpatents[X.]hrift ni[X.]ht dahin 46
47
48

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16
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verstanden werden, dass eine so bezei[X.]hnete Substanz stets zwei Epoxidgrup-pen enthalten müsse. Dieser Auffassung hat si[X.]h weder das [X.] no[X.]h das Berufungsgeri[X.]ht anges[X.]hlossen. Die Kläger haben keine Re[X.]htsfehler aufgezeigt, die dieser Beurteilung entgegenstehen.
Entgegen der Auffassung der Kläger stellt es keinen Verfahrensfehler dar, dass das Berufungsgeri[X.]ht den geri[X.]htli[X.]hen Sa[X.]hverständigen zu diesem Thema ni[X.]ht mündli[X.]h befragt hat. Der geri[X.]htli[X.]he Sa[X.]hverständige hat die Frage in seinem s[X.]hriftli[X.]hen Guta[X.]hten (Seite
7 unter
2) behandelt und eine wortsinngemäße Verwirkli[X.]hung von Merkmal 3
b mit der Begründung verneint, die bei der Herstellung von D.

verwendeten Reagenzien enthielten nur eine
Gly[X.]idgruppe pro Reagenzmolekül. Das Berufungsgeri[X.]ht war ni[X.]ht gehalten, den Sa[X.]hverständigen hierzu von Amts wegen ergänzend mündli[X.]h zu befra-gen. Dass es den Klägern verwehrt hat, dem Sa[X.]hverständigen zu diesem Thema Fragen zu stellen, ist weder gerügt no[X.]h sonst ersi[X.]htli[X.]h.
4.
Der [X.] kann ni[X.]ht gemäß §
563 Abs.
3 ZPO in der Sa[X.]he selbst ents[X.]heiden.
Auf der Grundlage der vom Berufungsgeri[X.]ht getroffenen tatsä[X.]hli[X.]hen Feststellungen wäre die Klage abzuweisen. Auf der Grundlage dieser Feststel-lungen
ist das Merkmal 3
b weder wortsinngemäß no[X.]h äquivalent verwirkli[X.]ht. Der [X.] kann aber ni[X.]ht auss[X.]hließen, dass das Berufungsgeri[X.]ht bei [X.] zutreffender re[X.]htli[X.]her Beurteilung zu zusätzli[X.]hen Feststellungen ge-langt wäre, aus denen si[X.]h eine äquivalente Verwirkli[X.]hung dieses Merkmals ergibt.
Na[X.]h der Re[X.]htspre[X.]hung des [X.]s ist ein Re[X.]htsstreit nur dann zur erstmaligen Prüfung einer äquivalenten Verletzung an das Berufungsgeri[X.]ht zurü[X.]kzuverweisen, wenn der Kläger in der Revisionsinstanz aufzeigt, inwiefern 49
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51
52

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17
-
im wiedereröffneten Berufungsre[X.]htszug tatsä[X.]hli[X.]he Feststellungen zu erwar-ten sind, aus denen si[X.]h ergibt, dass die angegriffene Ausführungsform na[X.]h ihrer gegebenenfalls dur[X.]h ergänzenden Tatsa[X.]henvortrag zu erläuternden tat-sä[X.]hli[X.]hen Ausgestaltung die Voraussetzungen der Äquivalenz erfüllt ([X.], Urteil vom 14.
Dezember 2010 -
X
ZR
193/03, [X.], 313 Rn.
40
f.

Crimpwerkzeug
IV). Dieser
Grundsatz greift
au[X.]h -
und erst re[X.]ht -, wenn das Berufungsgeri[X.]ht si[X.]h bereits
mit der Frage der Äquivalenz befasst, diese aber unzutreffend beurteilt hat.
Im Streitfall haben die Kläger hinrei[X.]hend konkret aufgezeigt, dass weitere tatsä[X.]hli[X.]he Feststellungen zu der Frage in Betra[X.]ht kommen, ob die Verwen-
dung
von E.

zu den in Ausführungsbeispiel
9 der Lizenzpatents[X.]hrift auf-
gezeigten Verfahren gehört
und deshalb grundsätzli[X.]h ni[X.]ht als äquivalente Verwirkli[X.]hung von Merkmal
3
b angesehen werden kann oder ob der Einsatz dieses Materials einen dritten Weg darstellt, der weder unter den Wortsinn von Patentanspru[X.]h
1 no[X.]h unter die in Ausführungsbeispiel
9 ges[X.]hilderte Vorge-hensweise fällt.
Au[X.]h im zuletzt genannten Fall wäre eine äquivalente Verwirkli-[X.]hung von Merkmal 3
b zu verneinen, wenn der Einsatz von E.

in seinen
für die Erfindung relevanten Wirkungen im Wesentli[X.]hen glei[X.]h zu beurteilen wäre wie die in Ausführungsbeispiel
9 bes[X.]hriebenen Verfahrensweisen. Äqui-valenz käme aber
in Betra[X.]ht, wenn diese Wirkungen im Wesentli[X.]hen denjeni-gen gli[X.]hen, die bei der Umsetzung mit einer
Digly[X.]idverbindung eintreten, so dass si[X.]h der von der [X.] bes[X.]hrittene Weg in ähnli[X.]her Weise von dem
in Ausführungsbeispiel
9 bes[X.]hriebenen Verfahren unters[X.]hiede wie der in Pa-tentanspru[X.]h
1 beanspru[X.]hte Weg.
Den Klägern ist es aufgrund ihres bisherigen Vortrages ni[X.]ht verwehrt, auf eine Aufklärung dieser Frage hinzuwirken. Sie haben zwar in den Vorinstanzen und no[X.]h in ihrer Erwiderung auf die Ni[X.]htzulassungsbes[X.]hwerde der [X.]n geltend gema[X.]ht, den Darlegungen zu Ausführungsbeispiel
9 seien An-53
54

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18
-
haltspunkte dafür zu entnehmen, das im Patent beanspru[X.]hte Verfahren in Ri[X.]htung auf den von der [X.] einges[X.]hlagenen Weg abzuwandeln. Diese Ausführungen beruhen aber auf der au[X.]h dem
Urteil des [X.]s zugrun-deliegenden Prämisse, dass die in Ausführungsbeispiel
9 bes[X.]hriebenen Ver-fahren grundsätzli[X.]h als äquivalente Verwirkli[X.]hung von Merkmal
3
b anzuse-hen sind. Vor diesem Hintergrund hatten die Kläger keinen Anlass, auf Unter-s[X.]hiede zwis[X.]hen diesen Verfahren
und der Vorgehensweise bei der Herstel-lung von D.

hinzuweisen. Derartige Unters[X.]hiede werden, wie die Kläger in
der mündli[X.]hen Verhandlung vor dem [X.] zutreffend aufgezeigt haben, im Guta[X.]hten des geri[X.]htli[X.]hen Sa[X.]hverständigen (Seite
11/12) angespro[X.]hen. Ob sie im vorliegenden Zusammenhang relevant sind und ob sie im Ergebnis
dazu führen, dass der von der [X.] bes[X.]hrittene Weg in den S[X.]hutzberei[X.]h des Lizenzpatents fällt, wird das Berufungsgeri[X.]ht auf entspre[X.]henden Vortrag der Parteien hin zu klären haben.
IV.
Die [X.] ist unbegründet. Das Berufungsgeri[X.]ht hat die Ans[X.]hlussberufung der Kläger zu Re[X.]ht als unzulässig verworfen.
1.
Das Berufungsgeri[X.]ht ist davon ausgegangen, dass die Zulässigkeit der Ans[X.]hlussberufung na[X.]h dem Prozessre[X.]ht in der Fassung zu beurteilen ist, die für die Beurteilung der Zulässigkeit der Berufung maßgebli[X.]h ist, und dass die dana[X.]h maßgebli[X.]he Frist von einem Monat ab Zustellung der [X.] gemäß §
524
Abs.
2 Satz
2 ZPO in der bis zum 31.
August 2004 geltenden Fassung au[X.]h für eine Klageerweiterung im Sinne von §
264 Nr.
2 ZPO gilt. Beides steht in Einklang mit der Re[X.]htspre[X.]hung des Bundes-geri[X.]htshofs (zur anwendbaren Gesetzesfassung: [X.], Urteil vom 24.
Oktober 2007 -
IV
ZR
12/07, NJW-RR 2008, 221 Rn.
12; zur Anwendbarkeit im Falle der Klageerweiterung: [X.], Urteil vom 12.
März 2009 -
VII
ZR
26/06, [X.], 1870 Rn.
22) und wird von der [X.] ni[X.]ht angegriffen.
55
56

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19
-
2.
Die [X.] ma[X.]ht geltend, na[X.]h dem Grundsatz der inter-essengere[X.]hten Auslegung sei bereits der erstinstanzli[X.]he Klageantrag dahin auszulegen gewesen, dass Auskunft und Bu[X.]heinsi[X.]ht für den gesamten [X.]-raum verlangt werde, für den
die Re[X.]htsordnung dies zulasse.
Diese Argumentation verfängt ni[X.]ht.
Die Kläger haben die der ersten Klagestufe zu Grunde liegenden Ansprü-[X.]he ursprüngli[X.]h für den [X.]raum von 1988 bis 2001 geltend gema[X.]ht. In der Klages[X.]hrift, die vom 13.
Dezember 2001 datiert, haben sie ni[X.]ht näher ausge-führt, weshalb sie diese zeitli[X.]he Bes[X.]hränkung vorgenommen haben. In einem na[X.]hgelassenen S[X.]hriftsatz vom 16.
Dezember 2002 haben sie -
wiederum oh-ne Angabe von Gründen -
als Endtermin den 6.
November 2002 benannt.
Dies ist der Tag der letzten mündli[X.]hen Verhandlung vor dem [X.].
In zweiter Instanz haben die Kläger innerhalb der bis zum 29.
März 2004 gesetzten Frist zur [X.] mit S[X.]hriftsatz vom 22.
März 2004 nur Zurü[X.]kweisung der Berufung beantragt. In einer am 21.
April 2004 eingerei[X.]h-ten "endgültigen" Fassung der [X.] haben sie beantragt, die Berufung mit der Maßgabe zurü[X.]kzuweisen, dass der [X.] neu gefasst wird. Au[X.]h na[X.]h dieser Fassung beziehen si[X.]h die zu titulierenden Pfli[X.]hten auf den [X.]raum von 1988 bis 6.
November 2002.
Vor diesem Hintergrund kann ni[X.]ht angenommen werden, dass die Kläger die ihnen zustehenden Ansprü[X.]he in Wahrheit für den na[X.]h der Re[X.]htsordnung maximal mögli[X.]hen [X.]raum geltend ma[X.]hen wollten.
Na[X.]h dem -
na[X.]h der erstinstanzli[X.]hen Ents[X.]heidung im vorliegenden Re[X.]htsstreit ergangenen -
Urteil des [X.]s vom 4.
Mai 2004 (X
ZR
234/02, [X.]Z 159, 66, 70 -
Taxameter) kann der Patentinhaber im Falle einer Verlet-57
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62

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20
-
zung seines S[X.]hutzre[X.]hts Auskunftsansprü[X.]he au[X.]h für die [X.] na[X.]h der letz-ten mündli[X.]hen Verhandlung in der Tatsa[X.]heninstanz geltend ma[X.]hen. Wenn die Kläger dieses Ziel hätten verfolgen wollen, hätte es einer Befristung ni[X.]ht bedurft. Dur[X.]h eine denno[X.]h vorgenommene Befristung auf einen [X.]punkt, der jedenfalls ni[X.]ht na[X.]h dem Ende der mündli[X.]hen Verhandlung lag, gaben die Kläger zu erkennen, dass sie dieses Maximalziel -
mit dessen Errei[X.]hbarkeit vor Veröffentli[X.]hung der Taxameter-Ents[X.]heidung ni[X.]ht si[X.]her zu re[X.]hnen war -
ni[X.]ht anstreben wollten. Anhaltspunkte, die eine abwei[X.]hende Auslegung re[X.]ht-fertigen könnten, sind weder aufgezeigt no[X.]h sonst ersi[X.]htli[X.]h. Insbesondere fehlt es an einem entspre[X.]henden Hinweis in der Klagebegründung.
Aus der in erster Instanz vorgenommenen Anpassung an den Tag der letzten mündli[X.]hen Verhandlung vor dem [X.] kann ni[X.]ht gefolgert wer-den, dass die Kläger den Auskunftsanspru[X.]h unabhängig vom konkreten Datum für den [X.]raum jedenfalls bis zur letzten mündli[X.]hen Verhandlung in allen Tat-sa[X.]heninstanzen geltend ma[X.]hen wollten. Au[X.]h für eine Auslegung in diesem Sinne hätte es näherer Anhaltspunkte in der Klagebegründung bedurft, die [X.] ni[X.]ht vorliegen. Unabhängig davon hätte es bei einem entspre[X.]henden Klagebegehren nahegelegen, in der [X.], spätestens aber im S[X.]hriftsatz vom 21.
April 2004, mit dem die Anträge neu gefasst wurden, eine

63

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21
-
Anpassung vorzunehmen. Dass zu diesem [X.]punkt no[X.]h ni[X.]ht absehbar war, wann die letzte mündli[X.]he Verhandlung stattfinden würde, führt zu keiner ande-ren Beurteilung. Die Kläger haben si[X.]h von diesem Umstand au[X.]h in erster In-stanz ni[X.]ht davon abhalten lassen, s[X.]hon in der Klages[X.]hrift ein konkretes End-datum zu nennen. Hätten sie damit tatsä[X.]hli[X.]h den [X.]raum bis zur letzten mündli[X.]hen Verhandlung gemeint, hätte es nahegelegen, au[X.]h in der [X.] einen entspre[X.]hend angepassten voraussi[X.]htli[X.]hen Endtermin anzugeben.
Meier-Be[X.]k
[X.]
Ba[X.]her

[X.]
S[X.]huster
Vorinstanzen:
[X.], Ents[X.]heidung vom 21.05.2003 -
2-6 O 192/02 -

O[X.], Ents[X.]heidung vom 15.04.2010 -
6 [X.] -