Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 28.07.2009, Az. X ZB 41/08

[X.]BESCHLUSS X ZB 41/08 vom 28. Juli 2009 in der [X.] betreffend das Patent 44 47 572 - 2 - [X.] [X.] hat am 28. Juli 2009 durch den [X.] [X.] Scharen und die [X.] [X.], [X.], [X.] und [X.] beschlossen: Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 8. [X.]ats ([X.]) des [X.] vom 1. Juli 2008 wird auf Kosten der [X.] zurückgewiesen. Der Wert des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 50.000,-- • festgesetzt. Gründe: [X.] Die Rechtsbeschwerdegegnerin ist eingetragene Inhaberin des beim [X.] am 30. Mai 1994 angemeldeten und mit Beschluss vom 11. Dezember 2003 erteilten [X.] Patents 44 47 572 (Streitpatents), welches aus einer Teilung des [X.] Patents 44 18 828.5 stammt. 1 Im Einspruchsverfahren hat das Patentgericht das Streitpatent durch Be-schluss beschränkt aufrechterhalten. 2 - 3 - Patentanspruch 1 hat danach folgenden Wortlaut: 3 "Elektrischer Heizkörper für [X.] in Form einer Heizpatrone oder eines [X.]s, wobei diese oder dieser ein metallisches [X.] aufweist, in dem die [X.] in [X.] eingebettet angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass das [X.] (2) aus einem unter manueller [X.]aufwen-dung plastisch verformbaren Werkstoff besteht, so dass der elekt-rische Heizkörper ohne maschinelle Vorformung in die entspre-chende Kontur des [X.] einlegbar und manuell entsprechend der Kontur einformbar i[X.]" Die - nicht zugelassene - Rechtsbeschwerde der [X.] richtet sich gegen den das Streitpatent beschränkt aufrechterhaltenden Beschluss des Patentgerichts. Die Einsprechende rügt, dass ihr das rechtliche Gehör versagt worden und der Beschluss nicht mit Gründen versehen sei. 4 [X.] tritt dem Rechtsmittel entgegen. 5 I[X.] Die Rechtsbeschwerde ist zulässig, weil mit ihr die nicht zulas-sungsgebundenen Rechtsbeschwerdegründe des § 100 Abs. 3 Nr. 3 und 6 [X.] geltend gemacht werden. Sie ist jedoch nicht begründet, weil die geltend gemachten Verfahrensmängel nicht vorliegen. 6 1. Das Patentgericht hat seine Entscheidung - soweit für das Rechts-beschwerdeverfahren von Interesse - im Wesentlichen wie folgt begründet: 7 Der elektrische Heizkörper für [X.] nach [X.] in der von der Patentinhaberin verteidigten Fassung sei gegenüber dem entgegengehaltenen druckschriftlichen Stand der Technik neu. Zwar of-8 - 4 - fenbarten die Prospekte [X.] bis [X.] Heizkörper, deren Außenmantel aus Kupfer bestehe. Jedoch enthielten diese keine Angabe darüber, ob die Heizkörper bei Biegen bzw. Anpassen an die Kontur des [X.]s unter manueller [X.]aufwendung plastisch verformbar seien. Der streitgegenständliche [X.] beruhe zudem auf einer erfinderischen Tätigkeit. Damit der elektrische Heizkörper ohne größeren [X.]aufwand einem durch das Spritzwerkzeug vor-gegebenen Biegeverlauf angepasst werden könne, sei das [X.] des Heizkörpers aus einem Material gefertigt, das allein unter manueller [X.]auf-wendung plastisch verformbar sei. In dem Prospekt [X.] sei ein Heizkörper be-schrieben, der einen Mantel aus Kupfer, Messing oder Stahl aufweise. Es sei erwähnt, dass der Heizkörper biegefähig geglüht geliefert werden könne. [X.] werde darauf hingewiesen, dass bei der Bestellung anzugeben sei, ob der Heizkörper durch den Abnehmer selbst gebogen werde. Es werde davor [X.], den [X.] durch Hammerschläge zu beschädigen. In der Abbil-dung 7.1 des Prospektes sei gezeigt, wie die Heizkörper über einer Rolle gebo-gen würden. Somit zeige die Entgegenhaltung, dass zum Biegen der Heizkör-per jeweils eine Vorrichtung erforderlich sei, selbst wenn diese manuell betrie-ben werde. Dies führe nicht zum Gegenstand des Streitpatents, sondern sei durch diesen ausgeschlossen. 2. Die Rechtsbeschwerde rügt, dass der [X.] rechtliches Gehör versagt worden sei. In der Einspruchsschrift sei vorgetragen worden, dass in den [X.] bis E3, bei denen es sich um Prospekte der [X.] handele, im Einzelnen genau bezeichnete [X.]/Heiz-patronen beschrieben worden seien, die unter manueller [X.]aufwendung ver-formbar seien. Hinsichtlich des in dem Prospekt [X.] gezeigten [X.] [X.] mit einem Außenmantel ([X.]) aus Aluminium, welcher zur Beheizung von Festkörpern, also auch für [X.], eingesetzt werde, sei (in der Einspruchsbegründung) ausgeführt worden, dass dieser unter [X.] - 5 - eller [X.]aufwendung verformbar sei, ohne dass es hierzu des Einsatzes ir-gendwelcher maschineller Vorrichtungen bedürfe. Hinsichtlich des Prospektes [X.] habe das Patentgericht zutreffend erkannt, dass dieser einen Heizkörper beschreibe, der "biegefähig geglüht" geliefert werden könne. Auch hierzu habe die Einsprechende vorgetragen, dass ein solches [X.] aus Kupfer unter manueller [X.]aufwendung verformbar sei. Ergänzend habe die Einsprechende ausgeführt, dass im Falle des Bestreitens, dass die genannten bekannten Werkstoffe nicht die erfindungsgemäßen Eigenschaften aufwiesen, dies auch anhand von entsprechenden [X.]n demonstriert werden könne. Das Patentgericht habe die von der [X.] vorgelegten Prospekte aus-schließlich unter dem Gesichtspunkt zur Kenntnis genommen, ob aus diesen im Wege einer Beschreibung unmittelbar hervorgehe, dass die in ihnen aufgeführ-ten Heizkörper unter manuellen [X.]aufwendungen plastisch verformbar seien. Die fehlende Neuheit sei jedoch auch unter dem Gesichtspunkt angegriffen worden, dass die von ihr hergestellten und prospektierten [X.]/[X.] unter einer manuellen [X.]aufwendung plastisch verformbar seien. Das Patentgericht hätte sich daher zwingend auch mit dem Vortrag [X.] müssen, die Heizkörper/Heizpatronen seien tatsächlich unter manueller [X.]einwirkung verformbar. 3. Damit ist ein mit der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde rügbarer Verfahrensmangel weder nach Art. 103 Abs. 1 GG, § 100 Abs. 3 Ziff. 3 [X.] noch nach § 100 Abs. 3 Ziff. 6 [X.] dargetan. 10 a) Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist verletzt, wenn im Einzelfall deutlich wird, dass das Vorbringen überhaupt nicht zur Kenntnis genommen oder doch bei der Entscheidung nicht erwogen worden ist ([X.] 65, 293 [295]; 70, 288 [293]; 86, 133 [145f.]; [X.], [X.].Beschl. v. 11.9.2007 - [X.], GRUR 2007, 997 [998] [X.]. 17 - Wellnessgerät, [X.] Rspr.). Grund-11 - 6 - sätzlich ist jedoch davon auszugehen, dass das Gericht [X.] zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen hat. Das gilt auch dann, wenn das Gericht sich in den Gründen seiner Entscheidung hiermit nicht ausdrücklich beschäftigt hat. Erst dann, wenn das Gericht auf [X.] des [X.] zu einer Frage, die für das Verfahren von [X.] Bedeutung ist, nicht eingeht, kann dies auf die Nichtberücksichtigung des Vortrags schließen lassen, es sei denn, er ist nicht nach dem sich aus den sonstigen Darlegungen ergebenden Rechtsstandpunkt des Gerichts unerheb-lich oder offensichtlich unsubstantiiert (vgl. [X.] 86, 133 [146]; [X.]. aaO GRUR 2007, 998 [X.]. 17 - Wellnessgerät). b) Hiernach hat das Patentgericht den Anspruch der [X.] auf rechtliches Gehör nicht verletzt. Es hat die von der [X.] zur [X.] als druckschriftlicher Stand der Technik entgegen-gehaltenen Prospekte [X.] bis [X.] zur Kenntnis genommen und sich mit deren [X.] inhaltlich auseinandergesetzt. Das ergibt sich aus den Gründen der angefochtenen Entscheidung, wonach die genannten Druckschrif-ten zwar Heizkörper offenbarten, deren Außenmantel aus Kupfer bestehe, [X.] darin keine Angaben enthalten seien, ob diese Heizkörper bei Biegen bzw. Anpassen an die Kontur des [X.] unter manueller [X.]auf-wendung plastisch verformbar seien. 12 Zwar kann zum [X.] einer Druckschrift auch dasjenige gehören, was nicht ausdrücklich erwähnt wird, aus der Sicht des Fachmanns jedoch für die Ausführung der unter Schutz gestellten Lehre selbstverständlich ist und deshalb keiner besonderen [X.] bedarf, sondern "mitgelesen" wird, wobei die Einbeziehung von Selbstverständlichem keine Ergänzung der [X.] durch das Fachwissen erlaubt, sondern lediglich der vollständigen Ermittlung des Sinngehalts, d.h. derjenigen technischen Information, die der 13 - 7 - fachkundige Leser der Quelle vor dem Hintergrund seines Fachwissens [X.], dient ([X.] GRUR 2009, 382 [384] - [X.] [zur Veröffentlichung in [X.]Z vorgesehen]; vgl. auch [X.]Z 128, 270, 276 f. - elektrische Steckverbin-dung). Insoweit waren jedoch Ausführungen des Patentgerichts entbehrlich, weil darin [X.] des Tatsachenvorbringens der [X.] gelegen hat. In der Einspruchsbegründung ist unter [X.] auf den in dem Prospekt [X.] beworbenen [X.]typ [X.] mit einem Außenmantel ([X.]) aus Aluminium lediglich ausgeführt, dass ein solcher [X.] unter manueller [X.]aufwendung verformbar sei, ohne dass es hierzu eines Einsatzes irgendwelcher maschineller Vorrichtungen bedürfe. Die Einsprechende hat jedoch nicht aufgezeigt, dass dieser Umstand vom Fachmann als selbstverständliche Eigenschaft des prospektierten Rohr-heizkörpertyps "mitgelesen" wird. Daher war auch das Patentgericht nicht gehalten, sich in den Gründen der angefochtenen Entscheidung ausdrücklich mit dem [X.] der Entgegenhaltung unter dem genannten rechtli-chen Gesichtspunkt zu befassen, sondern konnte es stattdessen bei seinen allgemeinen Ausführungen zur [X.] der Prospekte [X.] bis [X.] belassen. Gleiches gilt für das Vorbringen der [X.], dass die in dem Prospekt [X.] gezeigten [X.] mit einem [X.] aus Kupfer unter manueller [X.]einwirkung verformbar seien. Auch hier hat die Einsprechende nicht darge-tan, dass der Fachmann dem Prospekt [X.] diese Eigenschaft ohne weiteres entnimmt, obwohl dazu keine Angaben gemacht werden, so dass es gesonder-ter Ausführungen des Patentgerichts im Hinblick auf den Anspruch der Einspre-chenden auf rechtliches Gehör nicht bedurfte. Der Rechtsbeschwerde kann auch nicht darin gefolgt werden, dass das Patentgericht übersehen habe, dass die fehlende Neuheit von der Einspre-chenden auch damit begründet worden sei, dass die von ihr gemäß den [X.] bis E3 hergestellten Heizpatronen und Heizkörper tatsächlich unter 14 - 8 - einer manuellen [X.]aufwendung plastisch verformbar gewesen seien. Die Rechtsbeschwerde stellt insoweit nicht auf den [X.] der entge-gengehaltenen Prospekte als schriftliche Beschreibung im Sinne von § 3 Abs. 1 Satz 2, [X.]. 1 [X.] ab, sondern darauf wie die dort beschriebenen Gegenstände vorbenutzt werden konnten. Unter dem rechtlichen Gesichtspunkt einer offen-kundigen Vorbenutzung im Sinne von § 3 Abs. 1 Satz 2, [X.]. 3 [X.] stellte sich das von der Rechtsbeschwerde angeführte Vorbringen jedoch bereits als offen-sichtlich unsubstantiiert dar und erforderte daher keine ausdrückliche Abhand-lung durch das Patentgericht. Allein die Behauptung, ein [X.], wie er in der Anlage [X.] unter der Bezeichnung [X.] gezeigt und beschrieben sei, sei unter manueller [X.]aufwendung verformbar, ohne dass es hierzu ei-nes Einsatzes irgendwelcher maschineller Vorrichtungen bedürfe, enthält kein den Tatbestand der offenkundigen Vorbenutzung ausfüllendes Tatsachenvor-bringen. Es fehlen jegliche Angaben zu Art, Ort und Zeit einer entsprechenden Vorbenutzung. Gleiches gilt für den auf den Prospekt Anlage [X.] bezogenen Vortrag der [X.], wonach im Falle des Bestreitens, dass die ge-nannten bekannten Werkstoffe nicht die erfindungsgemäßen Eigenschaften aufwiesen, dies auch anhand von entsprechenden [X.]n demonst-riert werden könne. Auch damit ist eine offenkundige Vorbenutzung nicht sub-stantiiert dargelegt. Hinzu kommt, dass sich das letztgenannte Vorbringen allein auf die Eignung der Werkstoffe (gemeint sind die von der [X.] zu-vor in der Einspruchsbegründung im Hinblick auf elektrische Heizkörper ge-nannten Werkstoffe Kupfer, Messing und Aluminium) bezieht, bei entsprechen-der Zurichtung manuell verformbar zu sein. Dieser Umstand war für sich ge-nommen nicht entscheidungsrelevant, weil es nicht auf die manuelle Verform-barkeit der Werkstoffe als solche ankam, sondern allein auf die manuelle [X.] elektrischer Heizkörper nach der Lehre aus Patentanspruch 1. - 9 - c) Der gesetzliche Begründungszwang dient nicht der [X.] des [X.]. Es soll vielmehr ausschließlich sichergestellt werden, dass das Patentgericht der Ver-pflichtung nachkommt, seine Entscheidung zu begründen. Für die unterlegene [X.] muss aus den schriftlichen Gründen der Entscheidung erkennbar sein, welche rechtlichen oder tatsächlichen Gesichtspunkte nach dem Willen des Pa-tentgerichts die getroffene Entscheidung tragen sollen ([X.]Z 39, 333, 337, 346 f. - [X.]; [X.]. GRUR 2007, 862 [X.]. 15 - [X.]; [X.] Rspr.). Hingegen rechtfertigt eine sachlich fehlerhafte oder unvollständige Begründung die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nicht ([X.]. GRUR 2006, 929 [X.]. 10 - Rohrleitungsprüfverfahren; [X.]. GRUR 2007, 862 [X.]. 16 - [X.]). 15 d) Danach genügt die angefochtene Entscheidung dem [X.]. Diese lässt erkennen, aus welchen Gründen das Patentgericht angenommen hat, dass die streitgegenständliche Erfindung auf einer erfinderi-schen Tätigkeit beruht. Der Entscheidung ist insbesondere zu entnehmen, dass das Wesentliche der streitgegenständlichen Erfindung in dem Gedanken liegt, den elektrischen Heizkörper nicht maschinell vorzuformen, sondern diesen so auszugestalten, dass er manuell, das heißt ohne - auch handbetätigbare - [X.] Vorrichtungen allein durch manuelle [X.]entfaltung in die Kontur des [X.] einlegbar und einformbar ist und dass dem [X.] dieser Gedanke auch nicht durch den entgegengehaltenen Pro-spekt [X.] nahe gelegt wird. 16 Das Patentgericht hat ausgeführt, dass in dem Prospekt [X.] darauf hin-gewiesen werde, der [X.] dürfe nicht durch Hammerschläge beschädigt werden, und der Abbildung 7.1 der Entgegenhaltung zu entnehmen sei, dass auch biegefertig gelieferte Heizkörper über eine Rolle - und somit unter [X.] - 10 - nahme einer Vorrichtung - gebogen würden. Somit zeige die Entgegenhaltung, dass zum Biegen der Heizkörper eine Vorrichtung, und sei sie manuell betrie-ben, erforderlich sei, was den Fachmann nicht zum Gegenstand des [X.] führe, weil dies gerade ausgeschlossen werde. Der Begründung des Pa-tentgerichts hält die Rechtsbeschwerdeführerin entgegen, dass der Hinweis, ein Hammer dürfe nicht eingesetzt werden, keinerlei Rückschlüsse darauf zulasse, welche Intensität an [X.] erforderlich sein könnte, um einen bestimmten [X.] Zweck zu erreichen. Zudem sei der Abbildung 7.1 der Entgegenhal-tung nicht zu entnehmen, dass der [X.] zwingend über eine Rolle gebogen werden müsse, und fixiere die Rolle im Übrigen lediglich den Umlenk-punkt für die Rolle, während die eingesetzten Kräfte lediglich manueller Natur seien. Es kann dahinstehen, ob die Beanstandungen der Rechtsbeschwerde gegenüber den Ausführungen des Patentgerichts durchgreifen. Denn die Rechtsbeschwerde macht mit ihren Beanstandungen keinen Begründungsman-gel im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 6 [X.] geltend. Sie rügt allein, dass die rechtlichen und tatsächlichen Erwägungen fehlerhaft gewesen seien, welche das Patentgericht zu der Annahme geführt haben, dass der Fachmann dem Prospekt [X.] keine Anregungen zum Auffinden mit manueller [X.]aufwendung verformbarer elektrischer Heizkörper entnehmen konnte. Die Beanstandungen der Rechtsbeschwerde betreffen mithin allein die inhaltliche Richtigkeit der an-gefochtenen Entscheidung, welche im Verfahren der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde aber - wie erläutert - nicht zu prüfen i[X.] 18 4. [X.] beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2 [X.]. 19 - 11 - II[X.] Eine mündliche Verhandlung hat der [X.]at nicht für erforderlich gehalten. 20 Scharen [X.] [X.]
Berger [X.] Vorinstanz: [X.], Entscheidung vom 01.07.2008 - 8 W(pat) 358/04 -