Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 26.11.2013, Az. X ZR 96/10

[X.]UNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
X ZR
96/10
verkündet am:

26. November 2013

Wermes

Justizamtsinspektor

als Urkundsbeamter

der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache
-
2
-
Der X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhandlung vom
26. November 2013
durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr.
Meier-[X.]eck, die Richter Dr.
Grabinski, Dr.
[X.]acher,
Hoffmann
und die Richterin Dr.
Kober-Dehm
für Recht erkannt:
Auf die [X.]erufung der [X.] wird das am 22.
Juni 2010 verkündete Urteil des 5.
Senats ([X.]) des [X.] und wie folgt neu gefasst:
Das [X.] Patent 103
08
538 wird dadurch teilweise für nichtig er-klärt, dass die Patentansprüche folgende Fassung erhalten:
1.
Verfahren zum Herstellen einer [X.]wand im [X.]oden, bei dem
-
zwei Paare von [X.]n (12, 12') an einer Unterseite ei-nes [X.] (20) einer [X.] (10) angeordnet sind und durch einen Antrieb (15, 15') in eine Drehbewe-gung versetzt werden,
-
an einer von den [X.]n (12, 12') abgewandten Ober-seite des
[X.] (20) eine Führungsstange (33) befestigt ist, mit welcher die [X.] (10) mit dem Rahmen (20) in den [X.]oden abgesenkt wird, wobei unterhalb der [X.] (12, 12') befindliches [X.]odenmaterial abgeräumt und ein [X.] (3) hergestellt wird, und
-
der [X.] (3) mit einer [X.]n Flüssigkeit aufge-füllt wird, wobei
-
die [X.] Flüssigkeit am Rahmen (20) in den [X.] (3) eingeleitet wird,
-
der Querschnitt des [X.] (20) kleiner als der [X.] (3) unter [X.]ildung eines [X.] -
3
-
(6) ausgebildet ist, durch welchen das abgeräumte [X.] von den zwei Paaren von [X.]n (12, 12') ge-zielt in einen rückwärtigen [X.]ereich (4) des [X.]es
(3) oberhalb des [X.] (20) gefördert wird,
-
das abgeräumte [X.]odenmaterial im [X.] (3) mit der [X.]n Flüssigkeit durchmischt wird,
-
das abgeräumte [X.]odenmaterial zumindest teilweise im [X.] (3) zum [X.]ilden der [X.]wand belassen wird, und
-
der Rahmen (20) von der Unterseite, an der die zwei Paare von [X.]n (12, 12') angeordnet sind, zu seiner Ober-seite, an der die Führungsstange (33) befestigt ist, hin ver-jüngend ausgebildet ist.
2.
Verfahren zum Herstellen einer [X.]wand nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die zwei Paare von [X.]n (12, 12') reversierend angetrieben werden.
3.
Verfahren zum Herstellen einer [X.]wand nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die [X.] (10) bei der Herstellung des [X.]es (3) zumindest zeitweise in eine alternierende Aufwärts-
/ Ab-wärtsbewegung versetzt wird.
4.
[X.] (10) zum Herstellen eines [X.]es, mit einem Rahmen (20) und zwei Paaren von [X.]n (12, 12'), welche
an einer Unterseite des [X.] (20) angeord-net sind, wobei der Querschnitt des [X.] (20) kleiner als der Querschnitt des [X.]es (3) unter [X.]ildung eines Frei-raumes (6) ausgebildet ist, durch den [X.] von den zwei Paaren von [X.]n (12, 12') gezielt an dem Rahmen (20) vorbei in einen rückwärtigen [X.]ereich (4) -
4
-
des [X.]es (3) oberhalb des [X.] (20) förderbar ist, am Rahmen (20) eine Zuführeinrichtung (41) zum Zufüh-ren einer Flüssigkeit in den [X.] (3) angeordnet ist,
wobei
-
an einer von den [X.]n (12, 12') abgewandten Ober-seite des [X.] (20) eine Führungsstange (33) befestigt ist und
-
der Rahmen (20) von der Unterseite, an der die zwei Paare von [X.]n (12, 12') angeordnet sind, zu seiner Ober-seite, an der die Führungsstange (33) befestigt ist, hin ver-jüngend ausgebildet ist.
5.
[X.] (10) nach Anspruch 4, dadurch gekenn-zeichnet, dass die zwei Paare von [X.]n (12, 12') eine für eine reversierende Drehbewegung geeignete Fräszahnan-ordnung aufweisen.
6.
[X.]wandfräsvorrichtung (1) zur Herstellung einer [X.]-wand, insbesondere
mit einem Verfahren nach einem der [X.] bis 3, mit
-
einem [X.] (30) und
-
einer [X.] (10) nach einem der Ansprüche
4 oder 5, welche im Wesentlichen vertikal verstellbar am [X.] (30) angeordnet ist, wobei
-
die [X.] (10) an dem [X.] (30) mittels einer [X.] verschiebbar geführt ist.
7.
[X.]wandfräsvorrichtung (1) nach Anspruch 6, dadurch [X.], dass die [X.] als Füh-rungsstange (33) eine Teleskopstange aufweist, an welcher die [X.] (10) gelagert ist.
-
5
-
8.
[X.]wandfräsvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche
6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Linearführungsein-richtung eine am [X.] (30) angeordnete Führungshülse (34) aufweist, durch welche die Führungsstange (33) hin-durchgeführt ist.
9.
[X.]wandfräsvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass am
[X.] (30) ein Stellantrieb, insbesondere ein Seilzug-Mechanismus (37), zum vertikalen Verfahren der Führungsstange (33) vorgesehen ist.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klägerin zu 2/3 und der [X.] zu 1/3 auferlegt.
Von Rechts wegen
-
6
-
Tatbestand:
Die [X.]eklagte ist eingetragene Inhaberin des am 27. Februar 2003 ange-meldeten [X.]n Patents 103 08 538 (Streitpatents).

Die Patentansprüche
1, 4 und 6 haben
folgenden Wortlaut:
"1.
Verfahren zum Herstellen einer [X.]wand im [X.]oden, bei dem
-
mindestens ein an einem Rahmen (20) einer [X.]wand-fräse (10) angeordnetes [X.] (12, 12') durch einen An-trieb (15, 15') in eine Drehbewegung versetzt wird,
-
die [X.] (10) mit dem Rahmen (20) in den [X.] abgesenkt wird, wobei unterhalb des [X.]es (12, 12') befindliches [X.]odenmaterial abgeräumt und ein [X.] (3) hergestellt wird, und
-
der [X.] (3) mit einer [X.]n Flüssigkeit aufge-füllt wird,
dadurch gekennzeichnet,
-
dass die [X.] Flüssigkeit am Rahmen (20) in den [X.] (3) eingeleitet wird,
-
dass das abgeräumte [X.]odenmaterial von dem [X.] (12, 12') gezielt in einen rückwärtigen [X.]ereich (4) des [X.]es (3) gefördert wird,
-
dass das abgeräumte [X.]odenmaterial im [X.] (3) mit der [X.]n Flüssigkeit durchmischt wird, und
-
dass das abgeräumte [X.]odenmaterial zumindest teilweise im [X.] (3) zum [X.]ilden der [X.]wand belassen wird.
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2
-
7
-
4.
[X.] (10)
zum Herstellen
eines [X.]es, mit einem Rahmen (20) und mindestens einem am Rahmen (20) angeordneten [X.] (12, 12'), wobei der Querschnitt des [X.] (20) kleiner als der Querschnitt des [X.]es (3) unter [X.]ildung eines [X.] (6) ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet,
-
dass durch den Freiraum (6) abgeräumtes [X.]odenmaterial von dem mindestens einen [X.] (12, 12') gezielt an dem Rahmen (20) vorbei in einen rückwärtigen [X.]ereich (4) des [X.]es (3) förderbar ist, und
-
dass am Rahmen (20) eine Zuführeinrichtung (41) zum Zu-führen einer Flüssigkeit in den [X.] (3) angeordnet ist.
6.
[X.]wandfräsvorrichtung (1) zum Herstellen einer [X.]-wand, insbesondere mit einem Verfahren nach einem der An-sprüche
1 bis 3, mit
-
einem [X.] (30) und
-
einer [X.] (10) nach einem der Ansprüche
4 oder 5, welche im Wesentlichen vertikal verstellbar am [X.] (30) angeordnet ist, wobei
-
die [X.] (10) an dem [X.] (30) mittels einer [X.] verschiebbar geführt ist."
Die Patentansprüche
2 und 3, 5 sowie 7 bis 9
sind unmittelbar oder mit-telbar auf die jeweils vorangehenden Patentansprüche
1, 4
und 6 zurückbezo-gen.
Die Klägerin hat
geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig, nicht so deutlich und [X.] offenbart, dass ein Fachmann die erfindungsgemäße Lehre
ausführen 3
4
-
8
-
könne,
und gehe über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung hinaus.
Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt.
Gegen diese Entscheidung wendet sich die [X.]eklagte mit ihrer [X.]erufung, wobei sie das [X.] zuletzt im Hauptantrag und in den [X.] nur noch mit gegenüber der erteilten Fassung geänderten
Patentansprüchen
verteidigt.
Die Klägerin beantragt, die [X.]erufung zurückzuweisen.
Im Auftrag des Senats hat Dr. Ing. P.

K.

, [X.],

, ein schriftliches Gutachten erstellt, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.
Entscheidungsgründe:
Die [X.]erufung der [X.]
ist zulässig und hat
im Umfang des zuletzt gestellten [X.] Erfolg.
I. 1.
Das Streitpatent betrifft
ein Verfahren zum Herstellen einer [X.]-wand im [X.]oden, eine [X.] zum Herstellen eines [X.]es so-wie eine [X.]wandfräsvorrichtung zum Herstellen einer [X.]wand.
Verfahren zum Herstellen
einer [X.]wand im [X.]oden waren
nach den Angaben der Streitpatentschrift bekannt. [X.]ei dem in der [X.]n Patentschrift
195 30 827 offenbarten
Zwei-Phasen-Verfahren werde in einer ersten Phase ein [X.] ausgehoben und der dabei anfallende [X.]odenaushub nach Über-tage
gefördert. Der derart hergestellte [X.] werde mit einer Stützsuspen-sion verfüllt und dadurch abgestützt. In einer zweiten Phase werde unter Ver-5
6
7
8
9
10
-
9
-
drängung der [X.] eine aushärtende Suspension in den [X.] eingebracht.
Demgegenüber werde bei dem aus der [X.]n Patentschrift
41 41 629
([X.]4) bekannten Ein-Phasen-Verfahren der [X.] von [X.]eginn an durch eine Suspension abgestützt, die durch Vermischen von ausgehobenem [X.]odenmaterial und einem [X.]indemittel übertage
hergestellt werde.
Diese Verfahren könnten mit einer [X.] durchgeführt wer-den, wie sie aus der [X.]n Patentschrift
34 24 999
bekannt sei. Eine sol-che Fräse verfüge über einen Fräsrahmen sowie an diesem befestigte, rotie-rend antreibbare [X.]. Die Fräse werde an einem Seil von einem [X.]aufahr-zeug abgesenkt und dringe aufgrund ihres Eigengewichtes in den [X.]oden ein. Die Führung der [X.] im [X.] erfolge über den Fräsrahmen, der sich an der Wandung des [X.]es abstütze. Von den [X.]n abge-räumtes [X.]odenmaterial werde von diesen einer am Fräsrahmen befestigten Absaugvorrichtung zugeführt und nach Übertage
gefördert.

In der Streitpatentschrift wird kritisch angemerkt, dass zur Herstellung der [X.] aufwändige, übertage
angeordnete Pump-, Misch-
und Speichereinrichtungen erforderlich seien.
2.
Dem Streitpatent liegt damit nach seinen Angaben das Problem ("die Aufgabe") zugrunde, ein Verfahren zum Herstellen einer [X.]wand im [X.]oden
sowie eine [X.] und eine [X.]wandfräsvorrichtung aufzuzeigen, mit denen eine [X.]wand möglichst einfach und wirtschaftlich hergestellt werden kann.
3.
Dies soll nach den Lehren aus den nebengeordneten [X.], 4 und 6
in der zuletzt von der [X.] verteidigten Fassung
wie folgt erreicht werden
(in eckigen Klammern die Gliederung des
Patentgerichts):
11
12
13
14
15
-
10
-
1.
Verfahren zum Herstellen einer [X.]wand im [X.]oden [1.0], bei dem

1.1
zwei Paare von
an einem Rahmen 20 einer [X.] angeordneten [X.]n 12, 12'
durch einen Antrieb 15, 15'
in eine Drehbewegung versetzt werden
[1.1.1, 1.1.2 und 1.a],
1.2
an einer von den [X.]n 12, 12'
abgewandten Oberseite des [X.] 20 eine Führungsstange be-festigt ist, mit welcher die [X.] 10 mit dem Rahmen 20 in den [X.]oden abgesenkt wird, wobei [X.] des [X.]es 12, 12'
befindliches [X.]odenmaterial abgeräumt und ein [X.] 3 hergestellt wird
[1.2.1, 1.2.2 und 1.b],
1.3
der Querschnitt des [X.] 20 kleiner ausgebildet ist als der Querschnitt des [X.]es 3, unter [X.]ildung eines [X.] 6, durch welchen das abgeräumte [X.]odenmaterial von dem [X.] 12, 12'
gezielt in einen rückwärtigen [X.]ereich 4 des [X.]es gefördert wird
[1.5.1 -
1.5.3
und 1.c],
1.4
der Rahmen 20 von der Unterseite, an der die zwei Paare von [X.]n 12, 12'
angeordnet sind, zu [X.], an der die [X.] befestigt ist, hin verjüngend ausgebildet
ist [1.d],
1.5
eine [X.] Flüssigkeit am Rahmen in den [X.] 3 eingeleitet wird
[1.4],
1.6
das abgeräumte [X.]odenmaterial im [X.] 3 mit der [X.]n Flüssigkeit durchmischt wird
[1.6],
-
11
-
1.7
das abgeräumte [X.]odenmaterial zumindest teilweise im [X.] 3 zum [X.]ilden der [X.]wand belassen wird
[1.7],
1.8
der [X.] 3 (so) mit der [X.]n Flüssigkeit (und dem dort belassenen [X.]odenmaterial) aufgefüllt wird
[1.8].
4.
[X.] zum Herstellen eines [X.]es [4.0]
4.1
mit einem Rahmen 20 [4.1],
4.1.1
dessen Querschnitt unter [X.]ildung eines [X.] kleiner als der Querschnitt des [X.]es ausgebildet ist [4.3.1 und 4.3.2],
4.1.2
an dem eine
Zuführeinrichtung 41 zum Zuführen einer Flüssigkeit in den [X.] angeordnet ist
[4.5.1 und 4.5.2] und

4.1.3
der von der Unterseite zu seiner Oberseite ver-jüngend ausgebildet ist,

4.2
mit zwei Paaren von [X.]n
12, 12'
[4.2],
4.2.1
die
an der Unterseite
des
[X.]
20 angeord-net sind
[4.2]
und
4.2.2
von denen
das durch den Freiraum abgeräumte [X.]odenmaterial gezielt am Rahmen vorbei in ei-nen rückwärtigen [X.]ereich 4 des [X.]es 3 förderbar ist [4.4.1 -
4.4.5], und
4.3
mit einer Führungsstange,
die an der den [X.]n (12, 12') abgewandten Oberseite des [X.] 20 be-festigt ist.
-
12
-
6.
[X.]wandfräsvorrichtung 1 zum Herstellen einer [X.]-wand [6.0] mit
6.1
einem [X.] 30 [6.1] und
6.2
einer [X.] 10 nach Anspruch 4 oder 5 [6.2.1], die
6.2.1
im Wesentlichen vertikal verstellbar am [X.] angeordnet ist [6.2.2 und 6.2.3] und
6.2.2
an dem [X.] 30 mittels einer Linearfüh-rungseinrichtung verschiebbar geführt ist [6.3].
[X.]ei Patentanspruch 6 handelt es sich mithin der Sache nach um einen Unteranspruch, bei dem eine [X.] nach Patentanspruch 4 (oder 5) durch Hinzufügung eines [X.]s (Merkmal 6.1) und die Angabe, wie die [X.] an diesem angeordnet und geführt ist (Merkmale 6.2.1 und 6.2.2) zu
einer "[X.]wandfräsvorrichtung"
weitergebildet wird.
4.
Das Patentgericht hat ausgeführt, der Gegenstand des Streitpatents gehe nach
dem Verständnis des Fachmanns -
der nach der Definition des Pa-tentgerichts, welcher der [X.] (vgl. auch Gutachten S. 2),
ein
Maschi-nenbauingenieur
mit besonderen Kenntnissen in Konstruktion und Einsatz von [X.]aumaschinen für den Tiefbau ist -
nicht über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinaus, in der sie ursprünglich eingereicht worden sei. [X.]ei der [X.] "gezielt"
in die Patentansprüche (Merkmale 1.3 und 4.2.2)
handle es sich lediglich um eine Klarstellung, denn mit der Angabe in der -
mit den Ursprungsunterlagen übereinstimmenden -
[X.], das abge-räumte [X.]odenmaterial werde erfindungsgemäß vom [X.] in einen rückwärti-gen [X.]ereich des [X.]es gefördert, werde implizit ausgesagt, ein Schwer-punkt der Erfindung liege gerade in dieser so und nicht anders gewollten [X.].
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-
13
-
Das Verständnis des Patentgerichts von der "gezielten"
Förderung ist nicht zu beanstanden. Das [X.] muss so beschaffen sein, dass es in der Lage ist, dem [X.]odenmaterial eine [X.]ewegung in die gewünschte Richtung und zu dem gewünschten Ziel vorzugeben. Entsprechend heißt es in der allgemei-nen [X.]eschreibung des Streitpatents, dass ein Grundgedanke der Erfindung [X.] liege, das von den [X.]n abgeräumte [X.]odenmaterial im [X.] durch die Wirkung der [X.] mit der [X.]n Flüssigkeit "in situ"
zu vermengen und dabei eine aushärtende Flüssigkeits-[X.]oden-Mischung [X.] (Rn. 13). Dass die Förderung allein
durch das [X.] erfolgt, ist nicht erforderlich.
Die gewünschte Richtung und der Ort, zu dem das [X.]odenmaterial geför-dert werden soll, wird durch den "rückwärtigen [X.]ereich des
[X.]es"
be-stimmt. Aus Sicht des Fachmanns, der nach den Erläuterungen des gerichtli-chen Sachverständigen "in
der vertikalen Vortriebsrichtung der [X.] in der [X.]"
denkt, ist damit
der
oberhalb des [X.] liegende [X.]ereich des [X.]es gemeint
(Gutachten S. 6). Entsprechend heißt es in der [X.]eschreibung, dass der rückwärtige [X.]ereich
ein [X.]ereich sein kann, der im [X.] oberhalb des [X.] ausgebildet ist (Rn. 13).
Der [X.]egriff eines [X.], der von der mit den [X.]n bestückten Unterseite zur Oberseite, an der eine Führungsstange befestigt ist, verjüngend ausgebildet sein soll, ist aus fachlicher Sicht dahin auszulegen, dass sich der Querschnitt des [X.] von seiner Unter-
zu seiner Oberseite hin verringert, wobei die konkrete Ausgestaltung in das Ermessen des Fachmanns gestellt ist. Durch diese Verjüngung wird der in Merkmal 1.3 geforderte [X.], welcher die gezielte Förderung des abgeräumten Materials in einen rück-wärtigen [X.]ereich des [X.]es oberhalb des [X.] ermöglichen soll. Aufgrund der Verjüngung des [X.] zur Oberseite hin ist es jedoch nicht mehr möglich, den Rahmen durch Wandkontakt im [X.] zu führen. [X.]ei einem derart sich nach oben verjüngenden Rahmen kann die Führung durch 18
19
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-
14
-
Wandkontakt auch nicht mehr durch die im Querschnitt größere Unterseite des [X.] sicher gewährleistet werden, weil dort die rotierenden [X.] [X.] sind, wie der gerichtliche Sachverständige bei seiner Anhörung [X.] hat.
Die Führung obliegt deshalb erfindungsgemäß
einer Führungsstange, an der der Rahmen mit seiner von den [X.]n abgewandten Oberseite befes-tigt ist und mit deren Hilfe die [X.] mit ihrem Rahmen in den [X.]oden abgesenkt werden soll. Entsprechend der in diesem [X.]egriff zum Ausdruck kommenden
Funktionsangabe
und unter [X.]erücksichtigung der Erläuterungen in der [X.]eschreibung ist hierunter eine Stange, insbesondere eine Teleskopstange, zu verstehen, mit welcher die [X.] im [X.] lateral geführt werden kann (Rn. 23). Im Hinblick auf Patentanspruch 1
gilt
dies
unabhängig von der in der [X.]eschreibung erwähnten besonderen Ausgestaltung einer Führungsstange als Teil einer [X.], mit der nach den Angaben der [X.] eine "besonders gute"
laterale Führung der [X.] [X.] werden soll (vgl. Rn. 23). Eine laterale Führung der [X.] im [X.] erfordert jedoch aus fachlicher Sicht, wie auch der Sachverständige bei seiner Anhörung ausgeführt hat, eine Führung der
Führungsstange an zwei Punkten, wobei die konkrete Realisierung einer solchen Führung durch die [X.] des Patentanspruchs 1 darüber hinaus nicht weiter festgelegt wird.
[X.] 1.
Das Patentgericht hat den Gegenstand der Patentansprüche 1, 4 und 6 als nicht patentfähig angesehen und dies hinsichtlich des [X.] und des [X.], der dem von der [X.] zuletzt im [X.]erufungs-verfahren gestellten Hauptantrag entspricht, im Wesentlichen wie folgt begrün-det:
Das Verfahren nach Patentanspruch 1 sei gegenüber dem Inhalt der ja-panischen [X.] 7-54334 (Anlage [X.], im Folgenden: [X.]) nicht neu. Die Vorveröffentlichung offenbare neben einer [X.] auch 21
22
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-
15
-
ausdrücklich ein Verfahren zum Herstellen einer [X.]wand im [X.]oden. [X.]ei diesem würden zwei an einem Rahmen 7 der [X.] angeordnete [X.] (Frästrommeln 8) durch einen Antrieb in eine Drehbewegung ver-setzt. Die [X.] werde mit dem Rahmen in den [X.]oden abgesenkt, wobei unterhalb der [X.] befindliches [X.]odenmaterial abgeräumt und ein [X.] (E1) hergestellt werde. Der [X.] werde mit einer [X.]n Flüssigkeit ("[X.]") ausgefüllt. Die [X.] Flüssigkeit werde am Rahmen in den [X.] eingeleitet. Wohin das abgeräumte [X.]odenmaterial von den Frästrommeln gefördert werde, sei zwar nicht explizit angegeben. Um

wie vorgesehen -
zur Durchmischung des abgeräumten Materials mit der ab-bindbaren Flüssigkeit über die [X.] 9 in deren Arbeitsbereich zu ge-langen, müsse jedoch
das Material zwangsläufig in den entsprechenden rück-wärtigen [X.]ereich des [X.]es gelangen, wo nach Figur 2 die [X.] 9 angeordnet seien. Im Übrigen verbleibe während der Vorwärtsbewe-gung der [X.] in Richtung des anstehenden [X.]odens
gar kein ande-rer Platz, wo das Material zur Ablage kommen könne, so dass es zwangsläufig von den [X.]n 8 über die [X.] 9 in einen rückwärtigen [X.]ereich des [X.]es gefördert werde. Diese zwangsweise Förderung erfolge auf-grund derselben Randbedingungen und Wirkungsmechanismen wie bei dem Verfahren nach dem Streitpatent, so dass diese auch gleichermaßen als "ge-zielt"
anzusehen sei. Das abgeräumte [X.]odenmaterial werde zumindest teilwei-se im [X.] zum [X.]ilden der [X.]wand belassen.

Auch die [X.] nach Patentanspruch 4 sei gegenüber der Entgegenhaltung [X.] nicht neu. Der Querschnitt des [X.] 7 der [X.]-wandfräse sei deutlich schmaler als die der [X.]breite entsprechende Au-ßenkontur der überstehenden Frästrommeln 8 und belasse damit einen ent-sprechenden Freiraum (Figur 2b). [X.] [X.]odenmaterial sei, wie bereits zu Patentanspruch 1 erläutert, durch den Freiraum gezielt an dem Rahmen 7 vorbei in einen rückwärtigen [X.]ereich des [X.]es förderbar. Am Rahmen 7 24
-
16
-
sei mit dem [X.] 7a auch eine Zuführeinrichtung zum Zuführen einer Flüssigkeit in den [X.] angeordnet.
Patentanspruch 6 fehle ebenfalls gegenüber der [X.] die Neuheit. Diese offenbare weiterhin ein [X.] mit einer vertikal verstellbaren Linearfüh-rungseinrichtung in Gestalt der Trägermaschine 1, an welcher die [X.]wand-fräse über eine auf-
und abwärts und also vertikal bewegbare [X.] angeordnet sei.
Schließlich offenbare die [X.] auch die in der Fassung des Hilfsantrags
I
bei den Patentansprüchen 1, 4 und 6 hinzugekommenen Merkmale, nämlich zwei Paare von [X.]n 8,
eine an der von den [X.]n 8 abgewandten Oberseite des [X.] 7 befestigte Führungsstange 3,
einen Rahmen 7, der im Querschnitt kleiner ausgebildet sei als die Kontur der [X.] 8, welche dem Querschnitt des [X.]es entspreche,
sowie einen Rahmen 7, der von der Unterseite, an der die zwei Paare von [X.]n 8'
angeordnet seien, zu seiner Oberseite, an der die Führungsstange 3 befestigt sei, hin verjüngend ausgebildet sei.
2.
Die
Ausführungen des Patentgerichts halten
der Nachprüfung im [X.]e-rufungsverfahren nicht
stand.
a)
Zutreffend ist das Patentgericht allerdings zu dem Ergebnis gelangt, dass Patentanspruch 1 in der erteilten sowie in der zuletzt von der [X.] im Hauptantrag verteidigten Fassung nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Soweit die [X.]eklagte meint, in der im Erteilungsverfahren erfolgten
Einfügung des Adverbs "gezielt"
im [X.] auf das Fördern des abgeräumten [X.] von dem [X.] in einen rückwärtigen [X.]ereich des [X.]es
sei
eine solche unzulässige Er-weiterung
zu sehen, kann ihr nicht gefolgt werden. Denn wenn
in den ursprüng-lichen Anmeldungsunterlagen ausgeführt wird, dass das abgeräumte [X.]odenma-25
26
27
28
-
17
-
terial erfindungsgemäß von dem [X.] in einen rückwärtigen [X.]ereich des [X.]es gefördert werde ([X.] 103 08 538
Rn. 11), liegt darin ohne weiteres auch ein planvoll herbeigeführter und damit "gezielter"
Vor-gang, wie das Patentgericht
zu
Recht ausgeführt hat.
Der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung war überdies ein Rahmen zu entnehmen, der von der Unterseite, an der zwei Paare von [X.]n angeordnet sind, zu seiner Oberseite, an der die Führungsstange befestigt ist, hin verjüngend ausgebildet ist. Eine solche Ausgestaltung wird da-rin zwar nicht beschrieben; sie ergibt sich für den Fachmann jedoch aus den zeichnerischen Darstellungen in den Figuren 1, 2, 7 und 8, die bei [X.] 20 jeweils einen Rahmen zeigen, der sich von der Unter-
zur Oberseite hin verjüngt
(zur Ursprungsoffenbarung eines Merkmals als zur Erfindung gehö-rend allein in einer Zeichnung vgl. etwa: [X.], Urteil vom 18. Februar 2010

Xa
ZR
52/08 Rn. 22, [X.], 599 -
Formteil). Aus fachlicher Sicht
ist [X.] eine die gezielte Förderung des abgeräumten [X.] mit dem [X.] in einen rückwärtigen (oberen) [X.]ereich des [X.]es begünstigen-de Ausgestaltung verbunden. Da dieser Vorteil sich -
wenn auch [X.] in unterschiedlichem Maße -
bei jeder sich nach oben verjüngenden Aus-gestaltung des [X.] ergibt, entnimmt er den genannten Zeichnungen auch eine entsprechend allgemeine Offenbarung und nicht nur eine Offenbarung der konkret in den Zeichnungen gezeigten
Form eines sich verjüngenden Rah-mens.
b)
Gleichfalls nicht zu beanstanden ist, dass das Patentgericht die in
Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung unter Schutz gestellte [X.] -
und nichts anderes gilt für die zuletzt von der [X.] im Hauptantrag verteidigte Fassung des Patentanspruchs 1 -
als so deutlich und vollständig offenbart angesehen hat, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Die [X.] der Klägerin, dass die Verfahrenslehre nicht ausführbar sei, soweit in Merkmal 1.5
eine "gezielte"
Förderung des abgeräumten [X.] von 29
30
-
18
-
dem [X.] in einen rückwärtigen [X.]ereich vorgesehen ist, werden durch das Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen nicht gestützt. Dieser äußert zwar Zweifel daran, ob die Ausstattung einer Fräse mit mindestens einem Fräs-rad und die Einleitung einer [X.]n Flüssigkeit am Rahmen bereits ein funktionierendes Verfahren sicherstellen. Abgesehen davon, dass [X.] in der Fassung des zuletzt von der [X.] gestellten [X.] zwei Paare von [X.]n vorsieht, hat der Sachverständige aber auch ausge-führt, dass die erfindungsgemäße Verfahrenslehre
durch eine entsprechende
Formgebung der [X.], des Werkzeugbesatzes, der Rahmenteile, der Aus-trittsdüse oder eine
spezielle geometrische Anordnung dieser Komponenten zueinander verwirklicht
werden kann (vgl. Gutachten S. 8). Damit ist die Verfah-renslehre aus Patentanspruch 1 ausführbar offenbart. Denn was dem [X.] aufgrund seines Fachwissens an Fachkenntnissen und Fertigkeiten zur Verfügung steht, bedarf keiner ausdrücklichen Erwähnung in der Patentschrift
und steht deshalb einer hinreichend deutlichen und vollständigen Offenbarung
unter dem Gesichtspunkt der Ausführbarkeit nicht entgegen (vgl. etwa [X.], Urteil vom 8. Juni 2010

X ZR 71/08 Rn. 39, [X.] 2010, 153 -
Substanz aus Kernen und Nüssen [Verfahrensanspruch]; Urteil vom 13. Juli 2010

Xa
ZR
126/07 Rn. 17, [X.], 916 -
Klammernahtgerät [Vorrichtungsan-spruch]).
c)
Dem Patentgericht kann jedoch nicht darin gefolgt werden, dass [X.] in der Fassung des [X.] (vor dem Patentgericht noch Hilfsantrag I) durch die [X.] neuheitsschädlich vorweggenommen werde.
Zwar führt das Patentgericht zutreffend und auch von der [X.]erufung nicht beanstandet aus, dass dem Fachmann in der [X.] ein Verfahren zum Herstellen einer [X.]wand gelehrt
werde, bei dem an einem Rahmen 7 einer [X.]-wandfräse angeordnete [X.] 8 durch einen Antrieb in eine Drehbewegung versetzt werden, die [X.] mit dem Rahmen 7 in den [X.]augrund E abgesenkt wird, wobei unterhalb der [X.] 8 befindliches [X.]odenmaterial 31
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19
-
abgeräumt und ein [X.] E1 mit [X.]r Flüssigkeit ([X.] und Zement) aufgefüllt wird,
und die [X.] über den Injektions-schlauch
6 aus dem [X.] 7a am Rahmen eingeleitet wird. Vom Of-fenbarungsgehalt der Entgegenhaltung nicht getragen wird aber die weitere Annahme des Patentgerichts, die [X.] offenbare dem Fachmann auch, das ab-geräumte [X.]odenmaterial von den [X.]n gezielt in einen rückwärtigen [X.]e-reich des [X.]es zu fördern, wie dies das Streitpatent in den Merkmalen 1.3 und 4.2.2 lehrt.

Der Vorveröffentlichung ist insoweit zu entnehmen, dass die unten [X.] Frästrommeln 8 den [X.]augrund [X.], während die beiden oben
befindlichen [X.] 9 das abgefräste [X.]odenmaterial verrühren und mit der [X.] vermischen, die über den [X.] aus dem [X.] am Rahmen 7 gepresst wurde ([X.]
Rn.
15 f.). Wohin das [X.]material nach Vermischung mit der [X.] gelangt, wird in der [X.] hingegen, wie auch das Patentgericht zutreffend gesehen hat
(Urteil
S. 24), nicht beschrieben. Selbst wenn dennoch mit dem Patentgericht und dem [X.] Sachverständigen angenommen wird, dass es für den Fachmann selbstverständlich ist und deshalb keiner besonderen Offenbarung bedarf (vgl. allgemein Senat, Urteil vom 16. Dezember 2008
[X.], [X.]Z 179, 168

Olanzapin), dass das [X.]odenmaterial mangels Alternative zwangsläufig in ei-nen rückwärtigen [X.]ereich des [X.]es gelangen muss (Gutachten
S. 9, Abs. 5), wird in der [X.] Patentschrift jedoch zumindest nicht gelehrt, dass das [X.]odenmaterial von den Frästrommeln 8 in diesen [X.]ereich gezielt ge-fördert wird. Vielmehr stellt es sich aus fachlicher Sicht so dar, dass das [X.] Fördern des [X.] in den rückwärtigen [X.]ereich des [X.]es durch die über diesen angeordneten [X.] 9 erfolgt, die bereits zum Verrühren des abgefrästen [X.] und zum Vermischen desselben mit der aus dem [X.] 7a strömenden [X.] eingesetzt werden (vgl. auch Technische [X.]eschwerdekammer 3.2.03 des [X.], Entscheidung vom 30. Mai 2012 Rn. 5.4, Anlage [X.]). Da die Frästrom-33
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20
-
meln das abgefräste [X.]odenmaterial den [X.] zuführen, sind sie nicht in der Lage, diesem [X.]ewegung und Richtung zum rückwärtigen [X.]ereich des [X.]es vorzugeben.
I[X.]
Das angefochtene Urteil erweist sich auch nicht aus anderen Grün-den als im Ergebnis richtig.
1.
Ausgehend von der [X.] war der Gegenstand der Patentansprüche 1, 4 und 6 des
Streitpatents in der zuletzt von der [X.] im Hauptantrag ver-teidigten Fassung auch nicht naheliegend.
Der Fachmann, der sich vor das Problem gestellt sah, ein Verfahren zum möglichst einfachen und wirtschaftlichen Herstellen einer [X.]wand im [X.]oden zu entwickeln, konnte der
[X.]
keine Anregung entnehmen, das von den Fräs-trommeln 8 abgeräumte [X.]odenmaterial durch diese gezielt in einen rückwärti-gen [X.]ereich des [X.]es zu befördern.
Nach den Erläuterungen des gerichtlichen Sachverständigen handelt es sich bei der [X.] im Ausgangspunkt um ein Einmischverfahren für "[X.]", bei dem Rührer oder Schnecken mit mehreren vertikalen Dreh-achsen verwendet werden und das Material nicht nach Übertage
gefördert wird, sondern im [X.] verbleibt. [X.]ei einem solchen Verfahren ist das Verbleiben des Materials im [X.] zwar selbstverständlich, weshalb es in der [X.] auch nicht besonders erwähnt,
sondern als selbstverständlich vorausgesetzt wird (vgl. Gutachten S.
9,
Abs. 4 und 5). Aus fachlicher Sicht war
bei einem solchen Verfahren eine für die Herstellung einer homogenen Wand erforderliche Durchmischung des [X.] mit dem Verbundmaterial "in situ"
allein durch die
[X.] nicht möglich. Vielmehr bedurfte es, wenn nicht überhaupt von diesem Ansatz abgewichen und die Durchmischung außerhalb des [X.] durchgeführt werden sollte,
besonderer Vorkehrungen zur In-situ-Durchmischung wie etwa des
Einsatzes
von [X.]ohrschnecken oder Kettenfräs-34
35
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37
-
21
-
vorrichtungen, die so tief wie der hergestellte [X.] reichen und dadurch den [X.]oden auf einer viel größeren Länge als eine allein bodenseitig mit [X.]n ausgestatte Fräse vermischen können oder
wie in der [X.] offenbart
einer Er-gänzung der bodenseitigen [X.] 8 mit
zusätzlichen
Mischwerkzeugen
in Gestalt von [X.] 9, die etwa mit
Rührpaddeln 9a ausgestattet sein können
(vgl. Gutachten
S. 20, oben). Danach
kann nicht angenommen werden, dass der Fachmann Anlass zu der Erwägung hatte, bei der in der [X.] offenbar-ten [X.] die [X.] ersatzlos wegzulassen und das [X.]material allein mit den Frästrommeln so zu fördern, dass es im [X.] mit der [X.]n Flüssigkeit vermischt werden kann. Hinzu kommt, dass eine solche Erwägung
allein nicht hinreichend gewesen wäre, sondern ihre Tauglichkeit relativ aufwendig hätte erprobt werden müssen, wie die [X.]eklagte unwidersprochen dargelegt hat.
Aus den vorstehenden Ausführungen folgt zudem, dass der Fachmann auch aus den weiteren von der Klägerin in diesem Zusammenhang vorgelegten Druckschriften, wie etwa der [X.]n Patentschrift 41 41 629 ([X.]4) oder der [X.] [X.]
Hei 11-269913 ([X.]1), bei denen das [X.]odenmaterial an die Erdoberfläche transportiert wird,
ebenso wenig [X.] erhielt, die
[X.]
bei der in der [X.] offenbarten [X.] ersatzlos wegzulassen, wie aus
der [X.]n [X.] 1 902 138 ([X.]5), die einen Kettenfräsausleger offenbart.
2.
Der Gegenstand der Patentansprüche 1, 4 und 6 des
Streitpatents in der von der [X.] zuletzt im Hauptantrag verteidigten Fassung wurde dem Fachmann auch nicht durch die
[X.] [X.] 9-273150 ([X.], im Folgenden:
[X.])
nahegelegt.
Der Entgegenhaltung konnte der Fachmann
ein Verfahren zum Erstellen einer [X.]wand im [X.]oden entnehmen, bei dem zwei an einem Rahmen 12 einer [X.] angeordnete [X.] 14 durch einen Antrieb in eine 38
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22
-
Drehrichtung versetzt werden und die
[X.] mit dem Rahmen 12 in den [X.]oden abgesenkt wird, wobei unterhalb der [X.] befindliches [X.] abgeräumt und ein [X.] hergestellt wird (vgl. [X.]
Rn. 12, Fi-gur
A). Das abgeräumte [X.]odenmaterial wird im [X.] mit einer abbindba-ren Flüssigkeit (Zementschlämmung) durchmischt, die -
jedenfalls nach der Darstellung in den Figuren A und [X.] -
am Rahmen 12 über Düsen 20 in den [X.] eingeleitet wird (vgl. [X.]
Rn. 12).
Aufgrund der in Figur A gezeigten Drehrichtung der beiden
[X.] wird die flüssige Mischerde an den Seiten des [X.] 12 vorbei nach und nach aufwärts geschoben, wobei zwar nicht ausdrücklich erwähnt wird, dass
die Mischerde
gezielt
in einen rückwärtigen [X.]ereich des [X.]es gefördert wird, dies aber vom Fachmann ohne weite-res mitgedacht wird, weil das Aufwärtsschieben
nach den weiteren Angaben der [X.] (vgl. Rn. 12 [X.])
zum "problemlosen Ausheben"
der Mischerde erfolgen soll
(ebenso:
Gutachten
S.
11, Abs. 5). Das abgeräumte [X.]odenmaterial wird schließlich auch teilweise im [X.] zum [X.]ilden der [X.]wand belassen, weil nach der [X.]eschreibung der [X.] der Rahmen, wenn eine bestimmte Tiefe des Aushubloches erreicht worden ist, angehoben wird, während in die Umge-bung der Fräse mit Druck eine Zementaufschlämmung abgegeben wird und diese mit der flüssigen Mischerde dadurch vermischt wird. Die Vermischung wird dabei durch ein drehendes Antreiben der angehobenen [X.] bewirkt
([X.]
Rn. 13 ff., Figur [X.]).
Das mit Zementaufschlämmung vermischte [X.]odenma-terial wird
zum [X.]ilden der [X.]wand verwendet ([X.]
Rn. 16, Figur C).
Die [X.] offenbart dem Fachmann jedoch keine Führungsstange, an wel-cher die [X.] abgesenkt wird (Merkmale
1.2
und 4.3). Vielmehr wird die Fräse von einem Kran, der auf der Erdoberfläche aufgestellt ist, über ein Drahtseil 18 aufgehängt abgestützt ([X.]
Rn. 8,
Figuren A und [X.]) und wird entsprechend bei
Wandkontakt des [X.] im [X.] auf-
und abwärts [X.], was sich
nach den Erläuterungen des gerichtlichen Sachverständigen dem Fachmann aufgrund seines Fachwissens nach [X.]etrachtung der zeichneri-schen Darstellungen der [X.] auch ohne ausdrückliche [X.]eschreibung erschließt. 41
-
23
-
Der [X.] ist im Übrigen auch kein
Rahmen
zu entnehmen, der von der Unterseite zu seiner Oberseite hin verjüngend ausgebildet ist (Merkmale
1.4
und 4.1.3).
Zur Verwendung einer
erfindungsgemäßen Führungsstange bei der in der [X.] offenbarten [X.] wurde der Fachmann auch nicht durch die [X.] angeregt. Dem Fachmann waren zwar teleskopierbare Stangen -
wie die
etwa in der [X.] gezeigte [X.] -
zur Auf-
und Abwärtsbewegung einer [X.] im [X.] an sich bekannt. Daraus ergab sich aber nur die Anregung,
das in der [X.] vorgesehene Drahtseil durch eine teleskopierbare Stange wie etwa die [X.] zu ersetzen. Hingegen folgte daraus noch kein Hinweis auf die Art der [X.]efestigung der teleskopierbaren Stange am Kran oder auf die Führung der Fräse im [X.]. In der [X.] wird lediglich allgemein beschrieben
und
gezeigt, dass der Fräsrahmen an der [X.] angebracht ist, ohne dass weiter spezifiziert
wird, wie diese Anbringung ausgestaltet ist. Aus fachlicher Sicht kam insoweit nach den Erläuterungen des gerichtlichen Sachverständigen als sich ohne weiteres ergebende Möglichkeit die übliche [X.]efestigung des [X.] über ein Drahtseil an der [X.] in [X.]e-tracht. Unter [X.]erücksichtigung eines entsprechend hohen Eigengewichts
des [X.] war es damit möglich, diesen im Schacht auf und ab zu bewegen. Eine solche mittels eines Drahtseils an einem Kran befestigte teleskopierbare
Stange genügt jedoch nicht den Anforderungen an eine Führungsstange im Sinne des Merkmals 1.2 des Streitpatents, da ein Pendeln des [X.] im [X.] möglich bleibt. Eine dies ausschließende
laterale Führung im [X.], wie sie
durch eine Zwei-Punkt-Führung
realisiert wird, war der [X.] jedoch auch aus fachlicher Sicht nicht zu entnehmen.
Nichts anderes gilt im Ergebnis,
wenn weiterhin die [X.] Offenle-gungsschrift 2000-160592 ([X.], nachfolgend: [X.]) in [X.]etracht gezogen wird. Die dort offenbarte [X.] 26 ist

insoweit zunächst nicht anders als die aus der [X.] bekannte [X.] -
an ihrem oberen Ende an einem Draht 14 befestigt, während an ihrem unteren Ende das Abtragwerkzeug 28 angebracht 42
43
-
24
-
ist ([X.]
Rn. 9 f.,
Figur 1). Die [X.] 26 aus der [X.] ist jedoch darüber hin-aus durch zwei [X.] 34 und 36 verschiebbar geführt, die an den Führungsschienen 8 und 10 verschiebbar gehalten sind
([X.] Rn. 10). Ob durch diese beiden [X.] eine sichere
laterale Führung der [X.] im [X.] bewirkt wird, ist bereits im Hinblick auf die Funktionsangabe
"[X.]"
und jegliches
Fehlen
eines Hinweises darauf,
dass damit auch Führungsaufgaben übernommen werden, nicht unzweifelhaft, wie auch die [X.]e-klagte eingewandt hat (vgl. aber auch Gutachten
S. 28). Zumindest
sind diese [X.] nach dem [X.] der [X.] aber nicht hinrei-chend, um eine sichere Führung des [X.] im [X.] zu bewirken, weil darüber hinaus die [X.] und 38 oberhalb der Kettenräder 64 und 52 (in Figur 2 der [X.] in Höhe der [X.]ezugsnummern 28 und 38
gezeigte) Führungsbleche aufweisen, die erkennbar eine Führung des [X.] im Schacht sicherstellen sollen. Selbst wenn demnach angenommen wird, dass der Fachmann, angeregt durch die [X.], die Kombination der darin gezeigten
Führungsstangenkonstruktion
mit dem in der [X.] offenbarten Fräsrahmen erwo-gen hätte, wäre damit noch nicht der Gegenstand der Patentansprüche 1, 4 und 6 in der zuletzt von
der
[X.] verteidigten Fassung offenbart. Denn es [X.] dann jedenfalls an einem sich von der Unterseite zur Oberseite verjüngen-den Fräsrahmen fehlen. Vielmehr wäre
eine solche Verjüngung aufgrund der für die sichere laterale Führung des [X.] im [X.] erforderlichen [X.] ausgeschlossen.
-
25
-
IV.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 [X.] i.V.m. §
92
ZPO.
Meier-[X.]eck

Grabinski

[X.]acher

Hoffmann

Kober-Dehm
Vorinstanz:
[X.]undespatentgericht, Entscheidung vom 22.06.2010 -
5 Ni 91/09 -

44